특 허 법 원
제 3 부
판 결
사건: 98허2160 권리범위확인(특)
원고: 1. A
2. B
원고들 소송대리인: 변리사 황병도
피고: 주식회사 C
대표이사 D
소송대리인: 변리사 김용인, 심창섭
변 론 종 결: 1998. 8. 27.
주 문
1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.
청 구 취 지
특허청이 1997. 9. 18. 96당1172호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
이 유
1. 기초 사실
갑 제1호증 내지 갑 제3호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.
가. 특허청에서의 절차의 경위
원고들은 명칭을 “자동차의 찌그러진 금속판을 원상태로 복구하는 방법”으로 하고 발명의 요지를 다음 나.항의 기재와 같이 하는 등록 제97703호 특허발명(출원일 1994. 2. 7., 등록일 1996. 4. 2., 이하 ‘이 건 특허발명’라 한다)의 특허권자이다.
피고는 원고에 대하여 발명의 요지를 별지 (가)호 도면과 별지 (가)호 설명서의 기재와 같이 하는 발명{이하 ‘(가)호 발명’이라 한다}이 이 건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 구하는 심판을 청구하였는바, 특허청은 위 심판사건을 96당1172호로 심리하여 1997. 9. 18. 다음 다.항의 기재와 같은 이유로 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결(이하 ‘이 건 심결’이라 한다)을 하였다.
나. 이 건 특허발명의 요지(특허청구의 범위)
(1) 원상태로 복구시키고자 하는 금속판의 일측에 금속판과 수평으로 형광등을 위치시키고, 형광등의 맞은 편에 작업자가 위치하여 금속판의 찌그러진 부분의 하부에 끝이 뾰족하고 끝부분이 휘어진 작업공구의 끝을 위치시키고, 형광등 그림자의 명암의 차이를 이용하여 작업공구의 끝을 금속판의 찌그러진 부분의 중심부의 하부에 정확하게 위치시킨 다음, 찌그러진 부분이 완전히 원상태로 복구될 때까지 지렛대 식으로 작업공구의 손잡이를 신속하게 탄성을 주어 가볍게 반복해서 누름으로써 자동차의 찌그러진 금속판을 원상태로 복구하는 방법.
(2) 제(1)항에 있어서, 찌그러진 금속판의 하부에 “S”형의 고리를 걸고 고리의 하부에 작업공구의 몸체를 걸어서 작업공구의 손잡이를 누름으로써 자동차의 찌그러진 금속판을 원상태로 복구하는 방법.
(3) 제(1)항 또는 제(2)항에 있어서, 금속판에 비친 형광등 그림자의 찌그러짐 및 명암의 차이를 이용하여 금속판의 찌그러진 부분의 중심부를 확인하는 것을 특징으로 하는 자동차의 찌그러진 금속판을 원상태로 복구하는 방법.
(4) 제(1)항 또는 제(2)항에 있어서, 형광등 그림자의 찌그러짐 및 명암의 차이를 이용하여 찌그러진 부분이 복구되는 상태를 확인하는 것을 특징으로 하는 자동차의 찌그러진 금속판을 원상태로 복구하는 방법.
다. 이 건 심결 이유의 요지
금속판의 찌그러진 부위에 비추어진 명암을 육안으로 식별하면서 갈고리 형상의 작업공구로 찌그러진 금속판을 펴는 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 출원전에 반포된 1993년 발행 Martin Tools 카탈로그에 의하여 공지된 것이라 하겠다.
다만 인용발명에서 일정 폭으로 검정 띠(102)가 칠해진 보오드(101)를 찌그러진 금속판 부위에 비치도록 하는 것은 찾아 볼 수 없으나 이는 찌그러짐을 용이하게 확인하기 위한 것으로 이 건 특허발명을 살펴보아도 검정 띠가 칠해진 보오드를 이용하여 찌그러짐을 확인하는 기술은 찾아 볼 수 없다.
따라서 (가)호 발명은 앞에서 살펴본 바와 같이 이 건 특허발명의 출원전에 공지된 기술이라 하겠고, 특허권은 신규성 있는 발명에 대하여만 부여되는 것이어서 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과 발생과 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지부분에 까지 권리범위가 확장되는 것은 아니므로 이 건 특허발명과 대비할 필요도 없이 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.
2. 이 건 심결의 적법 여부
가. 원고의 심결 취소사유의 요지
(1) 특허청 심판절차에서 피고가 공지 증거로서 제출하였던 카탈로그(갑 제4호증)은 진정성립이 인정되지 아니하고 오히려 위조된 것이고, 을 제2호증의 카탈로그에는 (가)호 발명과 동일 유사한 기술이 전혀 기재되지 않았으므로 이들 카탈로그들을 공지 판단의 증거로 삼을 수 없음에도 불구하고 이 건 심결이 이들 카탈로그를 증거로 채택하여 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 출원전에 공지된 것이라고 판단한 것은 위법하다.
(2) 이 건 특허발명은 찌그러진 차체에 형광등의 상을 맺히게 하여 그 상의 찌그러짐을 이용하고 (가)호 발명은 찌그러진 차체에 보오드의 상이 맺히게 하여 그 상의 찌그러짐을 이용하는바, 형광등을 이용하는가 보오드를 이용하는가의 차이점만 있을 뿐이지 양 발명 모두 이 건 특허발명의 핵심 기술인 찌그러진 상을 이용한다는 점에서 (가)호 발명은 이 건 특허발명과 실질적으로 동일한 발명으로서 이 건 특허발명의 권리범위에 속한다. (가)호 발명이 반사광을 이용하더라도 차체에 맺히는 상은 마찬가지이고, 그러한 차이로 인해 작업공정에 어떠한 기술적 차이가 나타나는 것은 아니다. 햇빛이 비치는 옥외에서 작업을 하는 경우도 (가)호 발명의 보오드의 상보다 이 건 특허발명의 형광등의 상이 더 명확히 맺히게 되는 효과를 갖는다.
나. 피고의 반론 요지
이 건 특허발명은 형광등을 이용하고 (가)호 발명은 검정띠가 칠해진 보오드를 이용하는 차이가 있어 기술적 수단이 전혀 상이하며, 이 건 특허발명은 반사되지 않은 그림자 상을 갖게 하고 (가)호 발명은 반사된 상을 얻는 것으로서 상반된 기술 사상을 가지며, 이 건 특허발명은 햇빛이 비치는 옥외에서는 그림자 상을 얻을 수 없어 실시가 곤란하나 (가)호 발명은 실내외를 불문하고 일정 광도만 있으면 실시가 가능하며, 이 건 특허발명은 2개의 형광등을 수평으로 배열하여 금속판에 근접시켜야 하나 (가)호 발명은 광원의 종류에 상관없이 실내를 밝혀 주기만 하면 되는 등의 현저한 효과의 차이가 있으므로 결국 양 발명은 균등관계에 있지도 아니하다.
다. 판단
(1) (가)호 발명이 공지인가에 대한 판단
특허청 심판절차에서 피고가 공지 자료로 제출하였던 갑 제4호증의 카탈로그는 진정성립이 인정되지 아니하고 달리 (가)호 발명이 공지임을 인정할 아무런 증거가 없음에도 불구하고 이 건 심결이 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 출원전에 공지된 것이라고 판단한 것은 위법하다(다만 후술하는 바와 같이 이러한 위법이 심결의 결론에 영향을 미치지는 아니한다).
(2) (가)호 발명이 이 건 특허발명의 권리범위에 속하는가에 대한 판단
(가) 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 그 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있고, 특허법 제42조 제4항은 특허청구의 범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 1 또는 2 이상 있어야 하며 그 청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 한다고 규정하고 있다. 위 법규정에 의하면 특허발명의 권리범위는 명세서의 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수 없다고 할 것이다(대법원 1992. 6. 23. 선고 91후1809 판결 등 참조).
(가)호 발명이 특허청구의 범위에 기재된 기술적 구성요소을 모두 포함하고 있으면 특허발명의 권리범위에 속하는 것으로 되고 기술적 구성요소를 하나라도 결여하고 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것으로 되지만, 더 나아가 형식적으로는 청구범위의 기재를 벗어나 특허발명의 기술적 구성요소를 결여하고 있는 것으로 보이더라도 그 결여된 구성요소 대신에 등가관계에 있는 다른 구성요소를 사용함으로써 실질적으로는 당해 발명의 요지를 그대로 이용하고 있는 경우에는 예외적으로 소위 균등론을 적용하여 침해를 인정하여야 할 것이다.
(나) 이 사건으로 돌아와 보건대, 이 건 특허청구의 범위 제1항{(가)호 발명이 청구항 제1항의 권리범위에 속하지 않으면 나머지 청구항들의 권리범위에도 속하지 않는 것으로 인정되기 때문에 청구항의 제1항의 발명과만 대비하도록 한다}의 기재에 의하면 이 건 특허발명은 ① 원상태로 복구시키고자 하는 금속판의 일측에 금속판과 수평으로 형광등을 위치시키고, ② 형광등의 맞은 편에 작업자가 위치하여 금속판의 찌그러진 부분의 하부에 끝이 뾰족하고 끝부분이 휘어진 작업공구의 끝을 위치시키고, ③ 형광등 그림자의 명암의 차이를 이용하여 작업공구의 끝을 금속판의 찌그러진 부분의 중심부의 하부에 정확하게 위치시킨 다음, ④ 찌그러진 부분이 완전히 원상태로 복구 될 때까지 지렛대 식으로 작업공구의 손잡이를 신속하게 탄성을 주어 가볍게 반복해서 누름으로써 자동차의 찌그러진 금속판을 원상태로 복구하는 방법을 보호범위로 청구하고 있다.
한편, (가)호 발명은 (가)호 설명서에 기재된 바와 같이 ① 원상태로 복구시키고자 하는 금속판의 일측에 금속판과 수직으로 일정한 폭으로 검정띠가 칠해진 보오드를 위치시키고, ② 보오드의 맞은 편에 작업자가 위치하여 금속판의 찌그러진 부분의 하부에 끝이 뾰족하고 끝부분이 휘어진 작업공구의 끝을 위치시키고, ③ 광원 반사를 이용하여 보오드의 위치를 움직여 검정띠가 찌그러진 부위의 1/2를 덮도록 조절한 후 보오드 그림자의 명암의 차이를 이용하여 작업공구의 끝을 금속판의 찌그러진 부분의 중심부의 하부에 정확하게 위치시킨 다음, ④ 찌그러진 부분이 완전히 원상태로 복구 될 때까지 지렛대 식으로 작업공구의 손잡이를 신속하게 탄성을 주어 가볍게 반복해서 누름으로써 자동차의 찌그러진 금속판을 원상태로 복구하는 방법에 관한 것인바, 청구항 제1항의 이 건 특허발명과 대비하면, 이 건 특허발명의 필수적 구성요소중 “형광등”의 구성요소 및 “형광등 그림자의 명암의 차이를 이용하여”라는 구성이 (가)호 발명에는 결여되어 있고 그 구성요소 대신에 “일정 폭으로 검정띠가 칠해진 보오드”와 “광원 반사를 이용하여 보오드의 위치를 움직여 검정띠가 찌그러진 부위의 1/2를 덮도록 조절한 후 보오드 그림자의 명암의 차이를 이용하여”의 구성요소가 치환되어 있다.
따라서 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 구성요소를 그대로 모두 포함하고 있는 것은 아니므로 이 건 특허발명의 문언 침해를 구성하지는 아니한다 할 것이다.
(다) 그렇다면 다음으로 균등 침해를 구성하는가에 대하여 보기로 한다.
무릇 균등 침해를 인정하기 위하여는 (가)호 발명이 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환하더라도 그 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 수행하여 실질적으로 동일한 작용효과를 가져오고 그러한 치환을 당해 발명이 속하는 기술 분야에 있어서 통상의 지식을 가진 소위 당업자가 (가)호 발명의 제조 시점에 있어서 용이하게 창작해낼 수 있었던 것으로서 (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시점에 있어서 공지된 기술과 동일하거나 그로부터 그 출원시에 당업자가 용이하게 창작해낼 수 있었던 것이 아니며 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명에서 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 사정이 없어야 할 것의 요건이 충족되어야 할 것이다.
이 사건으로 돌아와 보건대, (가)호 발명에서 치환된 구성요소인 보오드는 금속판에 있어서 찌그러진 부분의 중심부를 정확히 찾아내는 것을 도와주는 기능을 한다는 점에서는 이 건 특허발명의 대응되는 구성요소인 형광등과 실질적으로 동일한 기능을 한다 할 것인데, (가)호 발명은 광원 반사를 이용하여 보오드의 위치를 움직여 금속판에 비친 검정띠의 상이 찌그러진 부위의 1/2를 덮도록 조절한 후 보오드 그림자의 명암의 차이를 이용하여 찌그러진 부분의 중심부를 찾도록 하는 방법으로 실시되는데 반하여 이 건 특허발명은 형광등을 금속판의 찌그러진 부분에 비추어 찌그러진 부분과 찌그러지지 않은 부분에 있어서 형광등의 상의 명암의 차이를 이용하여 찌그러진 부분의 중심부를 찾도록 하는 방법으로 실시되므로, (가)호 발명은 광원이 반사되어 생기는 보오드의 상과 검정띠의 명암을 이용하는 방법으로 이루어지고 이 건 특허발명은 광원인 형광등 자체의 상의 명암을 이용하는 방법으로 이루어진다는 점에서 양 발명이 실질적으로 동일한 방법으로 이루어진다고 볼 수는 없다고 하겠고, 나아가 (가)호 발명은 실외의 자연광을 이용할 수 있고 보오드는 설치와 이동이 매우 간편한 장점이 있는 반면 이 건 특허발명은 실외의 자연광하에서는 형광등을 사용하더라도 그 효과가 크게 반감될 뿐만 아니라 형광등은 전원과 코드 등이 필요하여 그 설치와 이동이 매우 불편한 단점이 있어 양 발명의 작용효과를 실질적으로 동일하다 할 수는 없다 할 것이다{비록 이 건 특허발명에는 찌그러진 부분의 중심부를 (가)호 발명보다 더 정확히 찾을 수 있는 장점이 있다 하더라도 마찬가지이다}.
따라서 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 균등 침해도 구성하지 아니한다 할 것이다.
3. 결론
그렇다면 결국 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이므로 이 건 심결은 결론에 있어서 정당하여 원고의 이 건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
1998. 9. 17.
재판장 판사 박일환
판사 이장호
판사 이수완