AUD.PROVINCIALSECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA:00106/2018

AUDIENCIAPROVINCIAL DE

BURGOS

Sección003

Domicilio: PASEO DE LA AUDIENCIA Nº 10

Telf :947259950 - Fax : 947259952

N.I.G.:09059 42 1 2014 0010033

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000325 /2017

Juzgadoprocedencia : JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) de BURGOS

Procedimientode origen : OR4 ORDINARIO DEFENSA COMPETENCIA-249.1.4 0000605 /2014

RECURRENTE: GABINETE DE ESTUDIOS AMBIENTALES AGRONOMICOS INGENIEROS SL, ASOCIACIONABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA

Procurador/a: MARIA JOSE MARTINEZ AMIGO, MARIA JOSE MARTINEZ AMIGO

Abogado/a: DIEGO DEL NOGAL ELCOROBARRUTIA, DIEGO DEL NOGAL ELCOROBARRUTIA

RECURRIDO/A: CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACION GEOGRAFICA PROTEGIDA CARNE DE AVILA

Procurador/a: FERNANDO SANTAMARIA ALCALDE

Abogado/a: MARIO POMARES CABALLERO

LaSección Tercera de la Audiencia provincial de Burgos, integrada por los Ilmos.Sres. Magistrados don Ildefonso Barcala Fernández de Palencia ,Presidente, doña María Esther Villímar San Salvador , y don JoséIgnacio Melgosa Camarero ha dictado la siguiente.

S E NT E N C I A Nº. 106

EnBurgos, a veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOPor esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo deSala núm. 325/2017 , dimanante del Juicio Ordinario 605/2014, procedentesdel Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, sobre acción de nulidad de marca ydefesa competencia, en recurso de apelación interpuesto contra Sentencia defecha 17 de noviembre de 2016 , en los que aparece como parte apelante, GABINETEDE ESTUDIOS AMBIENTALES AGRONOMICOS INGENIEROS SL, y ASOCIACION ABULENSE DEEMPRESARIOS DE HOSTELERIA , representados por la Procuradora de lostribunales, doña María José Martínez Amigo, asistidos por el Abogado don Diegodel Nogal Elcorobarrutia; y, como parte apelada, CONSEJO REGULADOR DE LAINDICACION GEOGRAFICA PROTEGIDA CARNE DE AVILA, representado por elProcurador de los tribunales don Fernando Santamaría Alcalde, asistido por elAbogado don Mario Pomares Caballero, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra.Doña María Esther Villímar San Salvador, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º:Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: "Queestimando como estimo la Demanda presentada por el Procurador Sr. SantamaríaAlcalde, en nombre y representación del CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIONGEOGRAFICA PROTEGIDA CARNE DE AVILA, debo declarar y declaro el uso del signo "CHULETONDE AVILA C.R.", por parte de la ASOCIACION ABULENSE DE EMPRSARIOS DEHOSTELERIA, supone una infracción de la Indicación Geográfica Protegida"Carne de Ávila", con arreglo al art.13 del. Reglamento (UE)1151/2012 así como una conducta desleal, que el uso por la Mercantil GABINETEDE ESTUDIOS AMBIENTALES Y AGRONOMICIOS, INGENIEROS, S.L., de los nombres dedominio www.chuletondeavia.es y www.chuletondeavila.com.es supone unainfracción a la Indicación Geográfica Protegida "Carne de Ávila", conarreglo al art.13 del Reglamento (UE) 1151/2.012, así como una conductadesleal, debiendo declarar y declaro la nulidad de la marca española nº3106758"CHULETON DE AVILA" para servicios de restauración de la clase 43,sobre la base de los art.5.1.g ), 5.1.f ), 9.1.c ), 6.1.b ), 7.1.b ) y 64 enconexión con los art. 51 , 52 y 66 de la Ley de Marcas y del art.14 delReglamento (UE) 1151/2.012, asimismo debo condenar y condeno a la Asociacióndemandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, a retirar del tráficoeconómico todos los documentos, soportes, material publicitario o cualquierotro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción de laIGP "Carne de Ávila" y la conducta desleal, a estar y pasar por laanterior declaración de nulidad marcaria, librándose Oficio a la OficinaEspañola de Patentes y Marcas, con testimonio de la Sentencia, a fin de queproceda a inscribir la nulidad de la marca española nº3106758 "CHULETON DEAVILA", en el Registro de Marcas, debiendo ordenar y ordeno la publicaciónde la citada cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial,asimismo debo condenar y condeno a la Asociación demandada a restituir a lademandante en la cuantía económica en que se hubiere enriquecido injustamentela demandada, atendiendo al criterio del cálculo indicado en el Fundamento deDerecho Cuarto de esta Resolución, debo condenar y condeno, a la Sociedad"GABINETE DE ESTUDIOS AMBIENTALES AGRONOMICOS INGENIEROS, S.L." acancelar los nombres de dominio www.chuletondeavila.comwww.chuletondeavila.com.es, con expresa condena en costas a la partedemandada".

2º:Notificada la anterior resolución a las partes por la representación deGABINETE DE ESTUDIOS AMBIENTALES AGRONOMICOS INGENIEROS SL, y por larepresentación de ASOCIACION ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA, presentaronescrito interponiendo recurso de apelación. Y dado traslado a la otra parte,presentó escrito de oposición a dichos recursos dentro del plazo que le fueconcedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la AudienciaProvincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos,a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3º: Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó deponencia, señalándose para votación y fallo el día catorce de noviembre de dosmil diecisiete, en que tuvo lugar.

4º:En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidadeslegales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- I.- La parte actora, Consejo Regulador de la IndicaciónGeográfica Protegida ( en adelante IGP), " CARNE DE ÁVILA" formulademanda contra la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería y elGabinete de Estudios Ambientales y Agronómicos Ingenieros SL por la que solicita:

a)      ladeclaración de que el uso que la demandada viene haciendo de la marca mixta"CHULETON DE ÁVILA C.R"supone una infracción de la IGP "CARNE DEÁVILA "con arreglo al artículo 13 del Reglamento UE 1151/2012 , así comouna conducta de competencia desleal ;

b)      ladeclaración de que el uso que la demandada viene haciendo de los nombre dedominio < www.chuletondeavila.es > y < www.ch uletondeavila.com.es> supone una infracción de la IGP "CARNE DE ÁVILA", con arreglo alartículo 13 Reglamento UE 1151/2012 , así como una conducta desleal;

c)      lanulidad de la marca española n º 3106758 "CHULETÓN DE AVILA CR" paralos servicios de restauración(alimentación) de la clase 43, sobre la base delos artículos 5.1.g ), 5.1.f ), 6.1.c ), 6.1.b ), 7.1.b y 64 en conexión conlos artículos 51 , 52 y 66 de la ley de marcas y artículo 14 del Reglamento UE1151/2012 .

Y enconsecuencia solicita que se condene a la demandada: i ) a estar y pasar porlas anteriores declaraciones ; ii) a retirar del trafico económico tododocumento en el que hubiere materializado la infracción de la IGP " Carnede Ávila" ; iii) librar oficio a la OEPM para que inscriban la nulidad dela marca " Chuletón de Ávila" en el Registro de marcas ; iv) arestituir en la cuantía económica en la que se hubiera enriquecido injustamentela demandada, atendiendo al criterio del cálculo indicado en el apartado 6.2.3de los Fundamentos jurídicos v) al pago de las costas procesales .

II.-La sentencia de instancia y su Auto aclaratorio estima íntegramente la demandafrente a la demandada Asociación Abulense de Empresarios de la Hostelería enbase a que conforme al Reglamento UE 1155/2012 la denominación específica"Carne de Ávila " es una IGP comunitaria que goza de la proteccióndispensada por los artículos 13 y 14 del mismo; mientras que la marca mixta"Chuletón de Ávila" , para la clase 43 - servicios de restauración (alimentación) - , concedida por la OEPM el 30 de abril de 2014 , a laAsociación de empresarios codemandada constituye , sin lugar dudas , un uso comercialdirecto o indirecto del termino geográfico " Ávila" protegido por laIGP " " Carne de Ávila" de la demandante , y ambas paraproductos similares ( carne de vacuno) , que además se beneficia o aprovechaindebidamente de la reputación de la que goza la IGP (incurriendo en laprohibición prevista en el artículo 13.1.a) ; asimismo considera que constituyeun uso indebido, una imitación o evocación del verdadero origen de losproductos o servicios protegidos por la IGP de la actora , ya que contiene laexpresión Chuletón , producto cárnico y por lo tanto idéntico con el productoobjeto de protección por la IGP ; el elemento grafico o figurativo de la marcareproduce una res , lo que constituye una referencia adicional al producto dela demandante, los servicios protegido son iguales en ambos casos ; la marca"Chuletón de Ávila CR" es susceptible de inducir a error en relacióncon los amparados en la IGP " Carne de Ávila" y la procedenciageográfica que en el mismo se recoge. Igualmente considera que la actuación dela demandada constituye una infracción del artículo 15 de la Ley de Competenciadesleal , que considera como tal la simple infracción de normas jurídicas quetengan por objeto regular la actividad concurrencial, al vulnerar el ReglamentoUE 1151/2012 y la Orden del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación defecha 10 de noviembre de 1993 por el que se aprueba el Reglamento de ladenominación específica "Carne de Ávila" ( por error, dice, Chuletónde Ávila" ). También estima la acción de enriquecimiento injusto en lamisma forma solicitada por la actora ( artículo 32.1.6º LCD ).

III.-Se interpone recurso de apelación por la "Asociación Abulense deempresarios de hostelería" por los motivos que resume "en unaincorrecta valoración de la prueba, en infracción en la aplicación de la Ley y,al tiempo que considera que la sentencia adolece de falta de motivación" yen base a las siguientes alegaciones que extractamos:

-       Lo que la Asociación Abulense protege con su marca colectiva"Chuletón de Ávila CR" no es como dice lasentencia apelada, la carnefresca de vacuno procedente de una zona geográfica determinada , que es elproducto protegido por la IGP de la demandante, sino simplemente un producto derestauración , es decir, la marca no protege el Chuletón en cuanto carnefresca, sino la forma de cocinar y presentar a la mesa el producto típico de lagastronomía abulense , con el único propósito de marcar unos estándares decalidad para ser presentado al comensal ( grosor , peso, corte, ingredientes ,cocinado, etc.) que se determinan el Reglamento de uso de la marca ( doc. 5 dela contestación a la demanda).

-       Recalca que no se protege con la marca colectiva uno de losingredientes ( la carne fresca de vacuno), sinoel producto de restauraciónresultante, es decir se trata de proteger las características de presentación yde cocinado que deben concurrir en dicho plato típico.

-       La inclusión de la marca en la clase 43 (servicios derestauración) en lugar de incluirla en la clase 29 (productoscárnicos) no fueninguna treta para conseguir la inscripción de la marca sino que obedece paraprocurar la adhesión, en las condiciones contempladas en el propio Reglamentode uso, de las empresas de hotelería que prestan servicios de restauración asus clientes.

-       No existe competencia desleal dado que no concurren en elmismo mercado los oferentes de la carne fresca ylos restaurantes asociados. SEdice en el recurso que uso de la marca no constituye actos de engaño descritosen el artículo 5 LCD y argumenta al respecto de forma confusa y contradictoriaque: ..." yerra la sentencia al decir que ambos signos distinguen carne enel mercado, cuando la IGP " Carne de Ávila " sí designa carne en elmercado , pero no al Chuletón de Ávila que designa un plato tipo cocinado alestilo abulense con unas características concretas, cuyo ingrediente principales la carne de lomo alto o bajo de vacuno". Niega que el término "deÁvila" pueda inducir a engaño al consumidor.

-       Considera que no se ha acreditado el enriquecimiento injustoy rechaza su cálculo conforme a las cuotas queestablecía el Reglamento de usode la marca, cuotas que no se han pasado al cobro de los adheridos.

IV.-También se impugna por la otra codemandada " Gabinete de estudiosambientales Agronómicos ingenieros SL" alegando falta de legitimaciónpasiva ya que los dominios en Internet no se encuentran registrados a su nombrey, si antes lo estuvieron, fue por la ejecución de la prestación de serviciosentre ambas mercantiles ; el titular de hecho fue siempre la Asociación codemandadapor lo que Gabinete de Estudios no pudo cometer infracción alguna. Tambiéndenuncia incongruencia ultra petita en cuanto a las costas procesales dado quela actora no solicitó condena en costas para Gabinete de Estudios, sin embargola sentencia hace expresa imposición.

SEGUNDO.- Las Denominaciones de Origen Protegidas (en adelante DOP)y las Indicaciones Geográficas (en adelante IGP o IG) son derechos de propiedadindustrial de carácter colectivo que otorgan a sus titulares,operadores quecumplen las exigencias del correspondiente pliego de condiciones-, en formasimilar a otros derechos de la misma naturaleza, derechos de exclusiva yfacultades de exclusión, permitiendo prohibir a terceros el uso ilícito delnombre.

Suconfiguración es semejante, pues, al derecho de marca, en la medida en que lasDenominación de origen protegida y las Indicaciones geográficas, como signosdescriptivos y colectivos, permiten también a sus titulares identificar susproductos en el mercado. Ahora bien, mientras que las DOP y IGP se refieren alas que identifican un producto como originario de un lugar cuando determinadacalidad, reputación o característica se debe a tal origen, las marcasidentifican y distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otrasempresas.

LasDOP permiten establecer una conexión entre los parámetros de calidad delproducto y un área geográfica determinada, y sirven por tanto a losconsumidores para identificar los productos, cualificados por una mayorcredibilidad

Laimportancia económica y social de las DOP/ IGP y la exigencia de dotarlas de ungrado de protección uniforme ha determinado la producción de varios reglamentoseuropeos de indicaciones geográficas y denominaciones de origen , y en elámbito nacional español , mediante la Ley 6/2015 de 13 de mayo dedenominaciones e Indicaciones Geográficas protegidas de ámbito territorialsupraautonómico.

Losreglamentos europeos sobre registro de indicaciones geográficas vigentes sonlos siguientes: Reglamento (UE) 1151/2012 d e 21 de noviembre de 2012,del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de losproductos agrícolas y alimenticios; Reglamento (UE) 1308/2013 de 17 dediciembre de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea laorganización común de mercados agrícolas y por el que se derogan losReglamentos (CEE) 922/1972, (CEE) 234/1979, (CE) 1037/2001 y ( CE) 1234/2007,el cual incorpora a partir del art. 92 la reglamentación sobre lasdenominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales enel sector vitivinícola, y el Reglamento (CE) 110/2008 , de 15 de enerode 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición,designación, presentación, etiquetado y protección de las indicacionesgeográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE)1576/1989 del Consejo. Existe también un cuerpo de jurisprudencia del TJUErelevante en la interpretación de la normativa europea.

En elsector de los productos agroalimentarios que nos ocupa se encuentranreguladas en el Reglamento (UE) n º 1151/2012 (que deroga el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006).

ElConsiderando 18 del Reglamento 1151/2012 expresa del siguiente modo elfundamento de la protección dispensada a las DOP: " Los objetivosespecíficos que se persiguen con la protección de las denominaciones de origeny de las indicaciones geográficas son asegurar a los agricultores y productoresunos ingresos equitativos por las cualidades y las características de unproducto determinado o de su método de producción, y ofrecer información clarasobre los productos con características específicas vinculadas a un origengeográfico, para que los consumidores hagan sus elecciones de compra con mayorconocimiento de causa."

Por suparte el artículo 5. 2 señala que a los efectos del presente Reglamento, seentenderá por "indicación geográfica" un nombre que identifica unproducto:

a)      originariode un lugar determinado, una región o un país,

b)      queposea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que puedaesencialmente atribuirsea su origen geográfico, y

c)      decuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográficadefinida.

Elartículo 14 .1 establece que " Cuando una denominación de origen o unaindicación geográfica esté registrada en virtud del presente Reglamento, elregistro de una marca cuyo uso infrinja el artículo 13, apartado 1, y que serefiera a un producto del mismo tipo que la denominación de origen o laindicación geográfica será denegado si la solicitud de registro de la marca sepresenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de lasolicitud de registro de la denominación de origen o la indicación geográfica.Se anulará cualquier marca que se registre en contra de lo dispuesto en elpárrafo primer o.

Así,pues, son tres los presupuestos para la aplicación del artículo 14 .1 : que laIGP se encuentre inscrita en el registro comunitario ; que el uso de la marcainfrinja alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.1 del ReglamentoUE 1551/2012 y que la marca incluya productos del mismo tipo que los productosamparados por la IGP.

Puesbien, el precepto básico que determina el ámbito de protección de las DOP yIGP, viene constituido por el art. 13 del Reglamento, cuyo apartado primero esdel siguiente tenor:

"1.Los nombres registrados estarán protegidos contra:

a)      cualquieruso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos noamparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a losproductos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche dela reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicencomo ingredientes ;

b)      cualquieruso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origende los productoso servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompañade expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «producido como en»,«imitación» o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicencomo ingredientes;

c)      cualquierotro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, lanaturaleza o lascaracterísticas esenciales de los productos, que se emplee enel envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos alos productos de que se trate, así como la utilización de envases que por suscaracterísticas puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

d)      cualquierotra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdaderoorigen del producto .

Cuandouna denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegidacontenga ella misma el nombre de un producto considerado genérico, el uso detal nombre genérico no se considerará contraria a lo dispuesto en las letras a)y b) del párrafo primero. "

Lasimple lectura del precepto sugiere un sistema de protección que puedeadjetivarse de amplio y extensivo, para todas las denominaciones registradas ypara los agentes económicos de la zona de producción que se ajusten a las exigenciasdel pliego de condiciones relativo a dicha DOP / IGP. En este sentido seexpresa la STJUE de 20 de diciembre de 2017, asunto C-.393/16 en el conflictoentre la DOP "Champagne" utilizada en la denominación de un productoalimenticio y la denominación "Champagner Sorbet" que contienechampán :

31      Espreciso destacar, por un lado, que el ámbito de aplicación de la protecciónprevista en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2,letra a), del Reglamento n.º 1234/2007 y en el artículo 103,apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013 es especialmenteamplio en la medida en que dichas disposiciones se refieren a cualquier usocomercial directo o indirecto de una DOP o de una IGP y protegen éstas de taluso tanto por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego decondiciones del nombre protegido como por parte de productos no comparables enla medida en que ese uso aproveche la reputación de dicha DOP o de dicha IGP.El alcance de esta protección responde al objetivo, confirmado en el considerando97 del Reglamento n.º 1308/2013, de proteger las DOP y las IGP de todo uso quepretenda aprovecharse de la reputación asociada a los productos que cumplan losrequisitos correspondientes.

32      Porotro lado, las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la protecciónde las denominacionese indicaciones geográficas registradas, que se inscriben,como confirma el considerando 92 del Reglamento n.º 1308/2013, en la políticahorizontal de la Unión aplicable en materia de calidad, deben ser objeto de unainterpretación que permita una aplicación coherente de dichas disposiciones.

33      Aeste respecto, en primer lugar, el Reglamento n.º 1151/2012, cuyo considerando32 indica que tiene porobjeto garantizar un alto nivel de protección yadaptarlo al que se aplica al sector del vino, prevé, en suartículo 13, apartado 1, letra a), para los nombres registrados en virtud deeste Reglamento, una protección análoga a la prevista en el artículo 118quaterdecies, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1234/2007 y en elartículo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013 , yprecisa expresamente que dicha protección se aplica también a los productosutilizados como ingredientes.

TERCERO.- Sostiene la recurrente que la inclusión de su marcacolectiva " CHULETON DE ÁVILA C.R" en la clase 43 (servicios derestauración) no protege, como erróneamente dice la sentencia apelada , lacarne fresca de vacuno procedente de una zona geográfica determinada , que esel producto protegido por la IGP " Carne de Ávila" de la demandante,sino simplemente protege un producto de restauración , es decir , la marca noprotege el Chuletón en cuanto carne fresca , sino la forma de cocinar ypresentar a la mesa un producto típico de la gastronomía abulense , con el únicopropósito de marcar unos estándares de calidad para ser presentado al comensal( grosor , peso, corte, ingredientes , cocinado, etc.) que se determinan elReglamento de uso de la marca ( doc. 5 de la contestación a la demanda).

ElArtículo 3 del Reglamento de uso define la marca colectiva como " elproducto de restauración en su formas tradicionales de cocinado ( a la planchao a la brasa ) de las obtenidas del despiece del lomo alto y del lomo bajo delas canales de vacuno, en las condiciones establecidas en este Reglamento . Lassiglas C.R significan Calidad (C) en Restauración (R). Y sobre esas condicionesseñala el artículo 8 que el Chuletón de Ávila: " se elaborará enrestaurantes en las modalidades de asado, a la brasa o a la plancha . Aditivos:el producto admitirá como único aditivo, sal y en su caso, leve toque deaceite. Servicio: . Se servirá caliente, al punto demandado por el consumidor yen ningún caso recalentado. El peso mínimo de la pieza nunca será inferior a600 gr. El olor y el sabor de la pieza deben ser a carne asada, sin olores nisabor extraño. La pieza mantendrá su ternaza característica que debe permitirfácil tributación".

Comoafirma la sentencia apelada entendemos que a la luz de la protección amplia yextensiva que comporta el artículo 13.1. del Reglamento UE 1151/2012 , el usode la denominación " Chuletón de Ávila " para prestar servicios derestauración supone un acto comercial, directo o indirecto, de la IGP de laactora por tratarse de productos comparables y, además, implica unaprovechamiento de la reputación de la IGP protegida comunitariamente ,"Carne de Ávila "

Lamarca "Chuletón de Ávila CR" no puede limitarse , exclusivamente, alproducto de restauración o producto cocinado, sino que también comprende elproducto o materia prima principal que usa o comercializa, la carne fresca y suprocedencia geográfica. SE trata de términos comparables Chuletón (de carne) deÁvila. La denominación "chuletón" se refiere a un corte de la carnede vacuno (buey, vaca o ternera) y la denominación geográfica " " deÁvila" sugiere automáticamente su procedencia exclusiva de la razaAvileña-Negra ibérica que se produce de forma mayoritaria en Castilla y León yen Extremadura que es la IGP protegida comunitariamente. Igualmente, las siglasC.R. ( Calidad de Restauración) insertas en la marca, sugieren que ésta estárespaldada por el Consejo Regulador ( C.R.) de la IGP cuya sede está en laciudad de Ávila. Por lo que no cabe duda de que la marca de la Asociacióndemandada infringe el artículo 13.1.a) del Reglamento 1151/2012 al tratarse deproductos o servicios comparables y suponer su comercialización, unaprovechamiento de la reputación de la IGP.

Comodice la SAP Granada de 28/10/2015 (conflicto entre el producto protegido por laDOP comunitaria " Champagne " y la marca nacional " laChampagnería") , el uso de una marca similar a una denominación de origencomo nombre de un establecimiento , usada para aprovecharse de la fama de dichadenominación para atraer la atención de potenciales clientes, ofreciendo nosolamente productos propios de la denominación de origen sino otros diferentesy un servicio de restauración, no puede constituir acto legítimo , y vulnera elartículo reglamentario citado"

Porotro lado, la marca "Chuletón de Ávila " puede inducir a error alconsumidor acerca del verdadero origen del producto, supuesto del artículo13.1.d) del Reglamento 1151/2012 . En este punto también ha de darse razón a lasentencia de instancia.

Larecurrente entiende que siempre que se sigan las indicaciones de su Reglamentosobre la forma de cocinado del chuletón, aunque se elija otra especie de resvacuna, seguirá siendo "Chuletón de Ávila". Se discrepa de estaalegación.

El usode la marca "Chuletón de Ávila "puede producir al consumidor un errorsobre el verdadero origen del producto. El producto de restauración según suReglamento de uso es "una pieza del lomo alto y del lomo bajo de lascanales del vacuno", es decir, puede ser una res de ternera gallega,leonesa o importada de Alemania, procedencia que desconoce el consumidor cuandoacude al establecimiento de restauración. La marca "Chuletón ( de carne) de Ávila" que usan los asociados de la Asociación demandada puedeinducir a error al consumidor desde el momento en que la denominación geográfica" de Ávila" identifica la procedencia del chuletón con la carne deraza Avileña -Negra ibérica protegida por la IGP.

Sedice en el recurso que el objetivo de la marca demandada es la protección deltérmino "chuletón de Ávila" como uno de los platos típicos de laprovincia de Ávila. Ahora bien, entendemos que se trata de un plato típicosiempre y cuando se elabore con el producto estrella de Ávila que es la carneAvileña. Se dice también en el recurso que la marca demandada protege la formade cocinado de la carne según su Reglamente de uso, pero una preparación a labrasa o asada como la del chuletón de Ávila de la demandada ¿qué sustantividadidentificativa le hace diferente del chuletón vasco o cántabro, platos típicostambién de dichas regiones, sino es el origen de la ternera Avileña? A nuestromodo de ver, la fama del plato típico Chuletón de Ávila le viene mas por el usode la carne de raza avileña que por su forma de cocinado y preparaciónsiguiendo determinadas indicaciones específicas. Lo que busca el consumidorcuando acude a un restaurante de la provincia de Ávila no es tanto una forma depreparar la carne a la brasa o a la parrilla sino consumir un buen chuletón dela raza autóctona avileña cuyas propiedades están salvaguardadas por los controlesde calidad acreditados que garantiza su Consejo Regulador.

Enconsecuencia, como al momento de la concesión de la marca litigiosa no estabaaún en vigor la ley 6/2015 de 12 de mayo de Denominaciones de origen eindicaciones protegidas de ámbito supraautonómico, procede asimismo ladeclaración de nulidad de la marca mixta "chuletón de Ávila" conformeal artículo 5.1.g) de la Ley de marcas de 2001 que incluye entre lasprohibiciones absolutas para el registro de la marca que el signo pueda inducira error sobre la naturaleza, características o el origen geográfico delproducto o servicio . Como hemos reflejado anteriormente, el termino geográfico"de Ávila" genera en el consumidor la idea errónea sobre la calidad oprocedencia del chuletón que protege la marca de la demandada.

CUARTO.- Asimismo, el uso de la marca por la demandada comporta laconcurrencia de actos de competencia desleal. No avalamos la conclusión de lasentencia de instancia sobre la concurrencia de actos de competencia deslealincardinados en el artículo 15.2 de la LCD ( " Tendrán también n laconsideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tenga porobjeto la regulación de la actividad concurrencial), por el simple hecho deapreciarse la infracción del artículo 13.1 del Reglamento 1551/2012 . Lalegislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger el correctofuncionamiento del mercado, no el derecho de uso exclusivo de la DOP e IGP. Eltitular de protección es el mercado mismo, su ordenación y control. En nuestrocaso, la conducta de la Asociación demandada a través de sus asociados,titulares de establecimientos de restauración se proyecta en el mercado, encompetencia, con los productos ofertados por los ganaderos amparados en la IGP.Por conducta en el mercado con finalidad concurrencial debe entenderse, a losefectos de la LCD, que la conducta sea idónea para influir en el mercado,perjudique la posición concurrencial de una de las partes, beneficiandoobjetivamente, al menos de forma potencial, la posición de otros operadoreseconómicos que concurren en el mercado

Entodo caso, como se ha expresado, los actos de uso de la marca " Chuletónde Ávila " comporta la concurrencia de actos de engaño ( artículo 5 LCD )y actos de explotación de la reputación ajena ( artículo 2 LCD ).

Tambiénimpugna el recurso la sentencia porque estima la acción de enriquecimientoinjusto ex artículo 32.1.6º LCD . La sentencia no fundamenta la condena a lademandada por enriquecimiento injusto "en las cuota dejadas de percibirpor la actora como consecuencia de la conducta infractora de lademandada", sencillamente reproduce el enunciado del punto 6.2.3 delescrito de demanda.

Conformeal precepto citado solo procederá la acción de enriquecimiento injusto cuandola conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho deexclusiva u otra de análogo contenido económico. En este caso, resultaprocedente la indemnización de enriquecimiento injusto por cuanto la conductade la demandada ha lesionado la IGP "Carne de Ávila que constituye underecho en exclusiva del que es titular la demandante.

Lasentencia de instancia fija el importe indemnizatorio, conforme a lo solicitadopor la actora en su demanda , en la suma de las cuotas abonadas por cualquieroperador del mercado a la Asociación demandada en base a los conceptosprevistos en el artículo 34 del Reglamento de uso de la marca "Chuletón deÁvila": 120 euros por cuota de inscripción y de 25 euros trimestrales porcuota de mantenimiento de la marca y el número de establecimientos adheridosque figuraba en la página webchuletondavilaes gestionada por la AsociaciónAbulense de empresarios de Hostelería.

Laapelante impugna dicho cálculo porque dice que el juzgador a quo no ha tenidoen cuenta la prueba practicada en el juicio (certificado de la propiaAsociación -doc. 11 de la contestación- y testifical de los asociados) quedemuestra que ninguno de los adheridos a la marca ha abonado cantidad alguna ala demandada, ni la cuota de inscripción, ni las trimestrales, por lo que noexiste enriquecimiento injusto.

Ladeterminación del quantum indemnizatorio es de difícil prueba para la parteactora, por lo que los criterios de cuantificación propuestos son correctos yacordes con lo establecido en el propio Reglamento de uso de la marca. Otracosa distinta es que la Asociación Abulense de empresarios de Hostelería hayarenunciado, en contra de las propias reglas establecidas, a cobrar las cuotas alos asociados por el uso de la marca desde que fue reconocida por la OEPM,dejando de percibir las cantidades pertinentes. El que la recurrente dejara depercibir dicha cantidades de sus asociados no excluye que se llevara cabo laconducta desleal que se le imputa y que los socios adheridos hayan usado yaprovechado de la marca desde que fue concedida.

Enconsecuencia, por lo expuesto el recurso de apelación se desestima.

QUINTO.- También se impugna por la otra codemandada " Gabinete de EstudiosAmbientales Agronómicos Ingenieros SL" alegando falta de legitimaciónpasiva ya que los dominios en Internet no se encuentran registrados a su nombrey, si antes lo estuvieron, fue por la ejecución de la prestación de servicios ala Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería ; el titular de hecho fuesiempre la Asociación codemandada por lo que Gabinete de Estudios no pudocometer infracción alguna. También denuncia incongruencia ultra petita encuanto a las costas procesales dado que la actora no solicitó condena en costaspara Gabinete de Estudios, sin embargo la sentencia hace expresa imposición.

Larecurrente fue contratada por la Asociación para el asesoramiento y tramitaciónde la marca colectiva Chuletón de Ávila y dentro de esos servicios seencontraba la tramitación necesaria para la creación de una página web Mientrasse tramitaba la marca "Chuletón de Ávila", la recurrente se reservólos dominios para el momento en que la marca fuera concedida , poder publicarla web sobre dicha marca. Con posterioridad se llevó a cabo el cambio de losdominios a favor de la otra codemandada titular de los mismos.

Cuandola demandante formuló la demanda la titularidad de los dominios aparecían anombre de Gabinete de Estudios, y en consecuencia ostentaba la legitimaciónpasiva y su llamada a juicio estaba justificada. En el momento de contestarGabinete de Estudios jurídicos ya había trasmitido los dominios, pudo haberseallanado a la demanda antes de contestarla, y no lo hizo. En todo caso la parteactora, en el juicio aclaró sus peticiones, no solicitando la imposición decostas. Por ello el juzgador a quo, incurre en incongruencia - como se alegapor la apelante - al imponer las costas procesales en contra la peticiónformulada por la actora y en este punto debe ser estimado el recurso deapelación.

SEXTO.- Las costas del recurso interpuesto por la Asociación Abulense de Empresariosde la hostelería se imponen a esta parte apelante ( artículo 398.1 LEC ). ,mientras que no se hace expresa imposición de las costas del recursointerpuesto por Gabinete de Estudios Ambientales y Agronómicos Ingenieros SL (artículo 398.2 LEC ).

Vistoslos preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.

FALLAMOS

Que sedesestima el recurso de apelación interpuesto por la "ASOCIACION ABULENSEDE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA" y se estima parcialmente el recurso deapelación formulado por el "GABINETE DE ESTUDIOS AMBIENTALES AGRONOMICOSINGENIEROS SL", frente a la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2016 delJuzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos , en el juicio ordinario sobre marcas ydefensa de la competencia núm. 400/2016 y, en consecuencia se confirma lacitada sentencia, salvo en el particular de que no se imponen las costas de laprimera instancia a la codemandada Gabinete de Estudios Ambientales AgronómicosIngenieros S.L. Se imponen a la Asociación Abulense de Empresarios deHostelería las costas procesales devengadas por el recurso de apelacióninterpuesto, mientras que no se hace expresa imposición de las causadas por elrecurso formulado por "Gabinete de Estudios Ambientales AgronómicosIngenieros S.L.".

Asípor esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala,notificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION:Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistradaque la dictó estando celebrado el Tribunal audiencia pública en el día de lafecha, doy fe.-

AVISOLEGAL

Parala realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otrasresoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto conel Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-