Secciónnº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

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Recursode apelación 948/2017 -1

Materia:Juicio Ordinario

Órganode origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimientode origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 371/2016

Parterecurrente/Solicitante: AC MARCA PERSONAL CARE, S.L. (antes LABORATORIOSGENESSE S.L.)

Procurador/a:Miriam Sagnier Valiente

Abogado/a:David Pellise Urquiza

Parterecurrida: L'OREAL SOCIÉTÉ ANONYME

Procurador/a:Ignacio De Anzizu Pigem

Abogado/a:Salvador Ferrandis González

SENTENCIANº 378/2018

Cuestiones.-Acción de caducidad de marca por vulgarización.

Ilmos.Sres. Magistrados

DONJUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DONJOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DOÑAELENA BOET SERRA

EnBarcelona a seis de junio de dos mil dieciocho.

Parteapelante: AC MARCA PERSONAL CARE S.L. (antes, LABORATORIOS GENESSES.L.)

-Letrado:David Pellisé Urquiza

-Procurador:Miriam Sagnier Valiente

Parteapelada: LORÉAL SOCIETÉ ANONYME.

-Letrado:Salvador Ferrandis González

-Procurador:Ignacio Anzizu Pigem

Resoluciónrecurrida: Sentencia

-Fecha:11 de julio de 2017

-Demandante:LORÉAL SOCIETÉ ANONYME.

-Demandado:AC MARCA PERSONAL CARE S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El fallo de la sentencia apelada es del tenor literalsiguiente:

ESTIMOla demanda interpuesta por la representación procesal de D. Ignacio de Anzizu,en nombre y representación de LORELAL SOCIÉTÉ ANONYME, con los siguientespronunciamientos:

1.      DECLAROque el término AFTERSUN se ha convertido en la designación usual para productospara su usodespués de tomar el sol, careciendo de carácter distintivo paraidentificar un producto de una sola empresa, y en su consecuencia no puedeconstituir marca.

2.      DECLAROla caducidad de la marca nacional núm. 0390096 "AFTERSUN" por haberseconvertido en el comercioen la designación usual para los productos cosméticospara después del sol.

3.      DECLAROque la demandada carece del derecho a impedir que LOreal S.A. utilice en elmercado el términoAFTERSUN en relación con los productos post-solares o losproductos para después del sol, al haberse convertido dicho término endesignación usual para este tipo de productos.

4.      CONDENOa la demandada a estar y pasar por la anterior declaración, ordenando lacancelación de la marcanacional núm. 0390096 por haberse convertido en elcomercio en la designación usual para los productos cosméticos para después delsol; librando el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, enorden a la cancelación del citado registro de Marca.

5.      Seimponen las costas a la parte demandada.

DESESTIMOla demanda reconvencional interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dª.Miriam Sagnier, en nombre y representación de la mercantil LABORATORIOS GENESSES.L., y absuelvo a la parte demandada de todos los pedimentos formulados contraellos con expresa imposición de costas a la actora reconvencional.

SEGUNDO.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso deapelación por la representación procesal de la parte demandada. La partedemandante presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.-Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollocorrespondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, quetuvo lugar el pasado 22 de febrero de 2018.

Esponente el Ilmo. Sr. Don JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.Hechos probados

1.La demandante, LORÉAL SOCIETÉ ANONYME (en adelante, LORÉAL) interpuso demandasolicitando la declaración de caducidad de la marca española 03960096"AFTERSUN" para productos cosméticos para después del sol, al haberseconvertido dicho signo en la designación usual de ese tipo de productos(vulgarización). Para contextualizar convenientemente la controversia estimamosconveniente partir de la relación de hechos probados que contiene la sentenciaapelada, dado que no se discuten en esta segunda instancia:

1)      Lamercantil LOREAL SOCIÉTÉ ANONYME es una sociedad de nacionalidad francesadedicada a la fabricación, distribución y comercialización a nivel mundial detodo tipo de artículos de perfumería y cosmética.

2)      Dentrode la división L'Oréal Productos Gran Público, se sitúan los productosdistinguidos por la marcaGarnier, y entre sus productos solares cuenta con losproductos de protección y los "after sun", o productos para despuésdel tomar el sol.

3)      Garnierviene utilizando el término "after sun" desde el año 1998 bajo lamarca GARNIER - AMBRE SOLAIRE AFTER SUN LECHE HIDRATANTE- y desde 2002 secomercializa AMBRE SOLAIRE LECHE AFTER SUN REPARADORA INTENSIVA y AMBRE SOLAIRESPRAY AFTER SUN HIDRATANTE REFRESCANTE. (doc. 3 a 5 de la demanda.

4)      Laentidad LABORATORIOS GENESSE es titular de la marca española nº 0390096"AFTERSUN" solicitadael 21 de octubre de 1961 y registrada el 30 dejulio de 1962 para los siguientes productos en la clase 3 del NomenclátorInternacional de Niza: "esencias y perfumes, extractos, productos ypreparados de perfumería, de tocador, de belleza, de cosmética e higiene,champús y dentífricos; aceites esenciales, sales para baños, lociones para elcabello, tintes y fijadores para el mismo, brillantinas, coloretes, lápices debelleza, esmaltes y lacas para uñas" .(doc. 1 de la demanda.

5)      Confecha 8 de febrero de 2016 Laboratorios Genesse, S.L remitió carta a"Garnier - Grupo L'Oreal" por la quese instaba a los hoy demandantesa que se abstuvieran de utilizar el término Aftersun o las variantes After Suno After-Sun, tanto en productos como en material publicitario o internet. Tal cartafue contestada por L'Oreal el 1 de Marzo de 2016 (doc. 7 y 8 de la demanda).

6)      Confecha 10 de Junio de 2016 Laboratorios Genesse remitió nueva carta, debidamentecontestada porL'Oreal (doc. 9 y 10 de la demanda).

2.      LOREALalegó en el escrito de demanda que en el mercado español se viene utilizando demanera uniformeel término " aftersun" para productoscosméticos para después del sol, acompañando al efecto un estudio que contieneuna relación de fabricantes de productos que emplean el término " aftersun"para caracterizar ese tipo de productos (documento 11 de la demanda). Lademandada ha tolerado ese uso generalizado del término por todo tipo deoperadores, incluyendo sus competidores e intermediarios. Por todo ello, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 55-1º, apartado d) de la demandasolicitó que se declarara la caducidad del signo por vulgarización.

3.      Lademandada, tras reseñar que la acción ejercitada era de caducidad porvulgarización de la marcaAFTERSUN y no de nulidad absoluta, alegó que elcarácter usual en el comercio debe predicarse del concreto signo registrado(AFTERSUN) y no de expresiones similares, como "after sun" y/o"after-sun". Dado que estos términos son expresiones para designar eninglés productos post-solares, su uso puede tener, según las circunstancias decada caso, una razón de ser ajena a la marca registrada AFTERSUN, sin suponerni constituir el resultado de una vulgarización de la misma. En la contestaciónse destaca que existe una variada oferta de productos cosméticos o higiénicosdestinados a aliviar o reparar los efectos en la piel de una intensa exposiciónal sol designados con expresiones distintas, como "después del sol".Igualmente se expresa el esfuerzo en inversión publicitaria y la posición deliderazgo de los productos post-solares AFTERSUN de LABORATORIOS GENESSE, hastael punto de tener carácter notorio. En definitiva, en la contestación se adujoque faltan los presupuestos objetivo y subjetivo para caducar la marca, por loque interesó se desestimara íntegramente la demanda.

Porotro lado, la demandada LABORATORIOS GENESSE S.L., formuló reconvención, confundamento en los artículos 34 , 40 y 44 de la Ley de Marcas , solicitando quese declarara que el uso por la actora de las expresiones "aftersun" o "after-sun" infringe los derechos de marca deLABORATORIOS GENESSE y que se condenara a la demandada reconvenida al cese enel uso de eso signo.

4.      Laactora (demandada reconvencional) se opuso a la reconvención alegando que lamarca AFTERSUN noes notoria o renombrada, por cuanto, en coherencia con loafirmado en la demanda, se trata de un signo que describe un tipo de productopara la piel. Además, negó que existiera infracción puesto que LOREAL utilizael término " after sun" como una categoría de producto, juntocon su marca Delial/Garnier.

SEGUNDO.-La sentencia, el recurso y la oposición

5.      Lasentencia estima íntegramente la demanda y declara la caducidad del signo porvulgarización. De unlado, tras valorar la prueba practicada, llega a laconclusión que el signo " aftersun" se ha convertido en ladesignación usual de un producto de tratamiento corporal para después del sol.De otro lado, también concurre el elemento subjetivo, por cuanto la titular dela marca ha tenido una conducta pasiva en la defensa de la marca que hapropiciado la vulgarización. Además, también ha llevado a cabo una conductaactiva, al utilizar el signo en términos descriptivos junto a la marca ECRAM.La íntegra estimación de la demanda determina la desestimación de la demandareconvencional.

6.      Lasentencia es recurrida por la parte demandada. Alega, en primer término, que lasentencia incurreen incongruencia interna y en falta de motivación oexhaustividad, que justifica en el hecho de equiparar indiscriminadamente lamarca registrada AFTERSUN con las expresiones "after sun" y/o "aftersun"o con el hecho de haber soslayado cualquier referencia a un uso leal ojustificado de esas expresiones inglesas que tendrían amparo en los artículos37 b ) y 34 c) de la Ley de Marcas . Asimismo denuncia un relato sesgado dehechos probados, por haber omitido hechos que estima relevantes o por haberalterado el orden cronológico en el relato fáctico de la sentencia. Incardinaigualmente en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que lasentencia apelada se haya abstenido de examinar la reconvención comoconsecuencia de la previa estimación de la acción de caducidad. En cuanto alfondo del asunto, tras destacar los intereses tutelados por el artículo 55-1,apartado d) de la Ley de Marcas y la necesidad de que el precepto se interpretede forma restrictiva, considera que no concurren en el presente caso lospresupuestos objetivo y subjetivo de la caducidad por vulgarización.

7.      Laparte actora se opone al recurso y solicita que se confirme la sentenciaapelada por sus propiosfundamentos.

Parano resultar reiterativos nos referiremos a los argumentos de una y otra parteal analizar las distintas cuestiones que plantea el recurso.

TERCERO.-Sobre la incongruencia interna y la ausencia de exhaustividad de la sentenciaapelada.

8.      Elrecurso señala que la sentencia infringe los artículos 216 y 218 de la Ley deEnjuiciamiento Civil , porcuanto incurre en incongruencia interna y falta deexhaustividad o de motivación. Recordemos que el deber de congruencia, que larecurrente considera infringido, se resume en la necesaria correlación que hade existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitumy la causa de pedir, y el fallo de la sentencia. La congruencia, como requisitoineludible de la función judicial, está contemplada en términos generales en elartículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Forma parte de la tutelajudicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución , en tanto encuanto afecta al principio de contradicción. Una modificación sustancial de lostérminos del debate procesal se traduce, lógicamente, en indefensión para laspartes. La "incongruencia interna" a la que alude el recurso, no estanto un vicio de incongruencia propiamente dicho, sino un defecto de motivación.Como señala la jurisprudencia, la congruencia interna se refiere a lacoherencia o correspondencia entre lo razonado y lo resuelto, a fin de que nohaya contradicción entre la fundamentación jurídica y el fallo. También vieneconsiderándose por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que laincongruencia interna lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva en sudimensión del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.

9.      Ala motivación de las sentencias, por su parte, alude el artículo 216.2º de laLey de Enjuiciamiento Civil ,por el que "las sentencias se motivaránexpresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciacióny valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación delDerecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos yjurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándosesiempre a las reglas de la lógica y de la razón" . En definitiva, ycomo señala el Tribunal Supremo (sentencia de 3 de julio de 2013, ROJ 4246/2013), la motivación de las sentencias se identifica con la exteriorización deliter decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican undeterminado fallo. Como dice dicha sentencia, "para calificar unasentencia desde el punto de vista de la motivación, ha de tenerse en cuenta,sin embargo, que el derecho de los litigantes no les faculta a exigir que laargumentación sea exhaustiva en sentido absoluto ni que alcance a todos losaspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa - sentencias165/1.999, de 27 de septiembre , 196/2003, de 27 de octubre ,262/2006, de 11 de noviembre , y 50/2007, de 12 de marzo -,pero sí que se expongan las razones decisivas que permitan, en último término,la impugnación de la decisión - sentencias 56/1.987, de 5 de junio ,y 218/2.006, de 3 de julio - y, por ello, entenderlapreviamente".

10.     Eneste caso no advertimos ni incongruencia en sus distintas modalidades ni faltade motivación. Antes alcontrario, la sentencia valora exhaustivamente la pruebapracticada y analiza con rigor los requisitos exigidos para la caducidad de lamarca por vulgarización, tanto el objetivo como el subjetivo, requisitos queconcluye concurren en el presente caso. Cuestión distinta es que se pueda discreparde la valoración de la prueba o de las consecuencias jurídicas a las que llegala sentencia, discrepancia que no puede abordarse desde la perspectiva de lainfracción de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

11.     Eneste sentido, no existe contradicción alguna entre la fundamentación jurídica yel fallo. La íntegraestimación de la demanda es la lógica consecuencia de losargumentos expuestos en los fundamentos de derecho de la sentencia, en los quela juez a quo concluye que la marca registrada se ha convertido en ladesignación usual del producto y que la vulgarización se ha producido por lafalta de actividad del titular de la marca en la defensa del signo registrado ypor la propia conducta activa llevada a cabo por LABORATORIOS GENESSE, quetambién utiliza el término AFTERSUN de forma descriptiva. La sentencia equiparalas denominaciones "after sun" y/o " after-sun"con el signo registrado (fundamento 6.8), equiparación de la que se puededisentir, pero que no vicia de incongruencia la sentencia. La sentencia no tomaen consideración las limitaciones del derecho de marca que resultan de losartículos 37.b ) y 34.1.c) de la LM por cuanto estima que es irrelevante a losefectos de examinar la inactividad del titular.

12.     Porúltimo, aunque el recurso denuncie un relato sesgado de hechos probados, enrealidad no los discute.Simplemente estima que deberían haberse consignadootros hechos que la sentencia, siquiera implícitamente, no estima relevantes.El hecho de que la sentencia no haya examinado la acción de infracción de lamarca es la consecuencia necesaria de la íntegra estimación de la acción decaducidad. Al hilo de esa alegación, el recurso alude a la indebida admisión deun informe de mercado aportado por LOREAL con la contestación a la reconvencióny denuncia que no se hubiera admitido en la audiencia previa un informepericial aportado por la propia recurrente, esto es, refiere decisiones enmateria de prueba que nada tienen que ver con los defectos o vicios de lasentencia regulados en los artículos 216 y 218 de la Ley de EnjuiciamientoCivil .

CUARTO.-Sobre la caducidad de la marca por vulgarización.

13.     Elartículo 55.1, apartado d) de la Ley de Marcas dispone que "sedeclarara la caducidad de la marca cuando en el comercio se hubiera convertido,por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de unproducto o de un servicio para el que esté registrada" . Este preceptorecoge lo que doctrinalmente se conoce como "vulgarización de lamarca", esto es, cuando un signo inscrito como marca inicialmente permitíaidentificar el producto o servicio en el mercado y su origen empresarial, peroque con el tiempo pierde tal virtualidad, convirtiéndose en genérico. NuestroOrdenamiento acoge un sistema subjetivo o mixto, pues para que pueda apreciarsela caducidad por vulgarización de la marca es necesario que concurra un doblerequisito: En primer lugar, la conversión del signo en la designación usual deun género de productos o servicios (presupuesto objetivo); y, en segundo lugar,que tal conversión se haya producido como consecuencia de la actividad oinactividad del titular de la marca (presupuesto subjetivo).

14.     Lasentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 (ECLIES:TS:2008:7352) alude a los dospresupuestos de la vulgarización de la marca.Así, señala la Sentencia que "para que pueda apreciarse lavulgarización se exige, pues, en primer término, un elemento objetivo,consistente en que la marca se haya convertido en la designación usual delproducto o servicio para el que fue registrada" . En segundo lugar, adiferencia de los sistemas objetivos, en los que es suficiente que, conindependencia de la actividad del titular de la marca, esta haya devenido unmedio de designación usual del producto o servicio designado, la Ley de Marcas(tanto la de 1988, a la que se refiere la Sentencia, como la de 2001) exige queesta mutación haya tenido lugar "por la actividad o inactividad"del titular de la marca. La Sentencia analiza el presupuesto subjetivo de lasiguiente manera:

"De ello se desprende, como afirma la sentencia recurrida, que es menesterque haya existido una actividad de acción o de omisión por parte del titular dela marca que haya determinado su vulgarización, o, al menos, haya contribuido aella de manera relevante. La finalidad de la marca, como signo encaminado aponer en conocimiento de los consumidores el origen empresarial del producto oservicio, garantizando su calidad, fomentando la buena reputación comercial, yampliando su publicidad, se pierde con la vulgarización del signo que lacompone, razón por la cual la exigencia de una intervención causal por partedel titular de la marca introducida por la ley mediante una proposición decarácter instrumental ('por') -debe interpretarse como referida a una actividadconsistente en favorecer la pérdida de su carácter distintivo para aprovecharsede la titularidad -por medio del efecto publicitario y excluyente de la marcaconcedida inicialmente con la finalidad de identificar un origen empresarial- dela denominación usual de un producto o servicio valioso en el mercado. Por ellodebe considerarse acertada la posición de la sentencia recurrida, que parteimplícitamente de que no es necesario que la vulgarización de la marca se hayaproducido de manera exclusiva como consecuencia de la actividad del titular,sino que basta con que este haya contribuido de manera relevante a lavulgarización o a consolidar sus efectos.

Debeconsiderarse, como pone de manifiesto la doctrina, que la situación másfrecuente de vulgarización de la marca se produce ante la pasividad oinactividad del titular de la misma. Sin embargo, la LM 1988, así como laPrimera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (89/104/CEE) prevéque esta vulgarización puede producirse también por una «actividad» o conductapositiva del titular de la marca. La doctrina especializada considerasituaciones que se caracterizan en la práctica por la debilitación de la marcaa través de su utilización publicitaria y comercial constante en unión de unasegunda marca en relación con productos en los que la marca controvertida haadquirido una preponderancia significativa en el mercado, pues ésta es lasituación propicia para limitar las posibilidades de competencia de otrosempresarios impidiéndoles, mediante el ejercicio del ius prohibendi [derecho deprohibir], el uso de la denominación que ha pasado a ser la propia y usual delproducto designado."

QUINTO.-Sobre el requisito objetivo de la caducidad por vulgarización.

15.     Dela prueba practicada resulta que el término " aftersun" o losvocablos " after sun" se vienen utilizando en el mercado demanera uniforme para describir los productos cosméticos para después del sol. Atal conclusión llega la sentencia apelada, cuya valoración de la prueba compartimosplenamente a partir de los documentos que se acompañan a la demanda, documentosque relacionamos a continuación. De este modo, la demandante utiliza desde elaño 1998, junto con la marca GARNIER, la expresión "AMBRE SOLAIRE AFTERSUN LECHE HIDRATANTE". Y a partir del año 2002 comercializa el productoidentificado con el signo "AMBRE SOLAIRE SPRAY AFTER SUN HIDRATANTEREFRESCANTE" (documentos cuatro a seis de la demanda).

16.     Conla demanda se aporta como documento once un estudio realizado por la compañíaTHOMSONREUTERS fechado el 17 de febrero de 2016 en el que se identificanmultitud de productos cosméticos comercializados en España en los que aparecelos términos " after sun". En concreto esa expresión apareceen los productos de las siguientes marcas: AMAFI, ANNA MÖLLER, KORES,MONTIBELO, COOLA, PIZ BUIN, LA CHINATA, SOLCARE, APIVITA, BABARIA, BELLANATURA,EUCERÍN, GARNIER, GUERIAIN, HAWAIIAN TROPIC, ISDIN, LIERAC, MATY KY, NIVEA yORIFLAME. El término " aftersun" , es utilizado para designarproductos de tratamiento corporal para después del sol por la demandadaLABORATORIOS GENESSE, que lo emplea junto con la marca ECRAN, por el fabricantede los productos BELLE & SUN (folio 127) y por el de los productosDENENNES (folio 128). También se acompañan con la demanda (documento 12, folios178 y siguientes) reproducciones de productos de MERCADONA, BABARIA, AVENE ySHISEIDO identificados con los términos

"after sun".

17.     Elmismo informe recoge reportajes o páginas de los siguientes periódicos yrevistas en las que seidentifican los productos cosméticos para después del solcon el signo " after sun": EL MUNDO, STYLE LOVELY, TELVA,HOLA, MARIE CLAIRE, MUJER-HOY, NOSOTRAS.COMO y TENDENCIAS BELLEZA (folios 170 ysiguientes).

18.     Laparte actora, por otro lado, aporta numerosas referencias extraídas de laprensa o de blogs de bellezaen donde se emplea de manera descriptiva el término" aftersun" o las palabras " after sun"(documento 13, folios 188 y siguientes) .

19.     Losdistribuidores de productos cosméticos también utilizan el signo " aftersun" como una categoría de producto para referirse a las cremas olociones para después del sol, tal y como resulta del documento 14 de lademanda. Así, a título de ejemplo, la cadena de Perfumerías IF tiene unasección denominada "AFTER SUN", en la que se indica lo siguiente;" En las épocas de verano es muy importante que cuidemos nuestra pielcon productos que la protejan y nos la hidrate. En Perfumerías IF encontrarásuna gran selección de cremas After Sun para que tu piel no se resienta despuésde la exposición al sol" (folio 301). La cadena de perfumeríasBODYBELL utiliza de forma descriptiva la expresión " after sun"para referirse a las leches hidratantes o a las lociones hidratantes de NIVEA oECRAM. También El Corte Inglés o la web de farmacia online www.farmacia.es serefieren a los productos " after sun" como sinónimo deproducto para después del sol.

20.     Buenaprueba del carácter descriptivo del signo AFTERSUN es el uso que realiza lademandada LABORATORIOS GENESSE de su marca. Según resulta del documento 15 dela demanda, la demandada utiliza la marca ECRAN, que es el signo que identificael origen empresarial del producto. El término AFTERSUN, junto a la marcaECRAN, es utilizado en productos para después de tomar el sol, mientras quepara las cremas protectoras y de uso previo a la exposición al sol emplea lamarca ECRAN SUN.

21.     Losestudios de mercado corroboran cuanto venimos exponiendo. LABORATORIOS GENESSEaportó conla contestación un estudio encargado a la agencia especializada PUNTODE FUGA (documento 26). Aunque el estudio llega a la conclusión que la marcaAFTERSUN es conocida por una parte muy significativa de los encuestados (el83%), estimamos que la metodología utilizada no es correcta, ya que parte de lapremisa que dicho signo es conocido como una auténtica marca (a los encuestadosse les pregunta por el conocimiento de las marcas NIVEA, AFTERSUN, DELIAL,BABARIA, HAWAIIAN TROPIC, ECRAN y OTRAS MARCAS), cuando lo que se dilucida eneste procedimiento es si el término AFTERSUN es reconocido por el consumidorcomo un producto concreto o si se vincula con un origen empresarial determinado(LABORATORIOS GENESSE). Por ello nos parece más adecuado el estudio encargadopor LOREAL a la compañía GFK (documento cuatro de la contestación a lareconvención), que formula directamente a los encuestados la siguientepregunta: ¿Qué es para usted "aftersun"? Y para el 82% es unproducto o una crema para después del sol y sólo un 10% identifica el signo conuna marca.

22.     Porúltimo también estimamos relevante como medio de prueba el informe realizadopor el detectiveprivado Juan Manuel por encargo de LOREAL (documento cinco dela contestación a la reconvención, folios 856 y siguientes). El detective sepersonó en diferentes establecimientos especializados en perfumería así como engrandes superficies (Bodybell, Juteco, Douglas, Carrefour y El Corte Inglés),solicitando el producto "after sun". En todos los casos losdependientes ofrecían una amplia gama de productos de distintas marcas, estoes, los dependientes no identificaban el signo con la marca de LABORATORIOSGENESSE sino con un tipo de producto con distintas marcas y comercializados pordistintos fabricantes.

23.     Precisadolo que a nuestro modo de ver resulta de la prueba practicada, que coincide conlas conclusionesa las que llega la sentencia apelada, esto es, que el término" aftersun" se utiliza en el mercado para identificar unproducto de tratamiento corporal para después del sol, daremos respuesta a lasalegaciones del recurso en relación con el requisito objetivo, que cuestionanel método de análisis seguido.

-Imposibilidadde justificar la caducidad de la marca por vulgarización por el uso de signosdistintos al registrado, aunque semejantes.

24.     Alegala recurrente que la existencia en el mercado de signos semejantes (" aftersun" y/o "after-sun" ) podrá tener relevancia alanalizar el requisito subjetivo sobre el grado de diligencia del titular de lamarca, pero no en sede del requisito objetivo sobre el signo a vulgarizar. Endefinitiva, la demandada considera que sólo el uso generalizado de un signoidéntico (en este caso, " aftersun") permitiría declarar lacaducidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55.1, apartado d) de la Leyde Marcas .

25.     Nopodemos compartir los argumentos del recurso. El uso de signos similares puedeconvertir un signoregistrado en la denominación usual por los consumidores delproducto o servicio que identifica. Lo relevante es valorar si la marcaregistrada ha devenido ineficaz para distinguir el origen empresarial delproducto, cosa que estimamos ha ocurrido en el presente caso. "Aftersun", como hemos expuesto en los apartados anteriores, ha pasado a serun término descriptivo, que es utilizado por la mayor parte de fabricantes decremas corporales post-solares para designar ese producto, de tal suerte que lamarca registrada " aftersun" ha dejado de ser un signo quepermite identificar a un competidor (LABORATORIOS GENESSE) del resto deempresarios que compiten en el mismo mercado.

26.     Elloes así por la gran proximidad y semejanza de las expresiones "aftersun" y/o "after-sun" con la marca registrada "aftersun".Existe identidad fonética y conceptual, por lo que el consumidor no percibediferencias sustanciales entre dichos vocablos. Por ello, en línea con losostenido por la sentencia de instancia y por la apelada en el escrito deoposición, estimamos que el uso generalizado de las expresiones " aftersun" y/o "aftersun" ha sido determinante para lavulgarización de la marca de la actora AFTERSUN.

- Distincióny compatibilidad del uso del signo como genérico y conciencia del consumidor deestar ante una marca.

27.     Elrecurso señala que existe una natural tendencia de los consumidores, poreconomía de lenguaje, enutilizar la marca líder del mercado como designacióngenérica (la demandada cita como ejemplos el uso de la marca"cocacola" para identificar los refrescos de cola o de la marca"dónut" para las "rosquillas fritas blandas"). Y estima queesa utilización de marcas líderes como designaciones genéricas es o debe serintranscendente a los efectos de la caducidad. Esto es lo que ocurre, a suentender, con la marca AFTERSUN, que mantiene una elevadísima cuota de mercado(el 52% del total de los productos post-solares en España en el año 2015), quese extiende a toda la geografía española, cuyo uso se remonta a más de mediosiglo y en la que la demandada ha realizado importantes inversiones enpublicidad (más de 21.000.000 de euros en los años 2009 a 2015), tratándose deuna marca notoria.

28.     Descartamos,contra lo sostenido por la recurrente, que el signo AFTERSUN sea percibido comounaauténtica marca de éxito en el mercado y que se utilice por los consumidorescomo una designación genérica, pero con la consciencia de que se trata de unamarca, como acontece con los ejemplos citados en el recurso (donut o cocacola).El conocimiento generalizado del signo no lo es por el carácter notorio de lamarca sino por haberse convertido en la designación habitual de un tipo deproducto (cremas solares para después del sol). AFTERSUN ha perdido sucapacidad distintiva. La propia demandada utiliza junto a ese signo la marcaECRAN, que es la que identifica el origen empresarial y permite distinguir susproductos de los de sus competidores.

- Perspectivade los consumidores, irrelevancia del uso realizados por los competidores yumbrales cuantitativos para la vulgarización.

29.     Finalmenteel recurso aduce que la perspectiva relevante es la de los consumidores ousuarios finales,por lo que es irrelevante la posición de los intermediarios ola de los competidores, que tienen una tendencia natural al"parasitismo" de la marca líder. Por último, añade que el usocontinuado y usual necesario para la vulgarización ha de ser muy elevado,circunstancia que en el presente caso no se da atendido el grado deconocimiento que los consumidores tienen de la marca AFTERSUN (un 70% según elestudio de mercado aportado con la contestación como documento 26).

30.     Puesbien, en cuanto a los estudios de mercado ya los hemos valorado en los fundamentosanteriores,en los que hemos destacado la inidoneidad del método empleado por elestudio de la demandada, dado que sugería la respuesta al partir como premisaque la marca AFTERSUN es percibida como tal en el mercado, cuando lo que sedilucida en este procedimiento es si se ha convertido en un término descriptivode un producto concreto. En cualquier caso, aun cuando la perspectiva a la horade valorar la caducidad de un signo por vulgarización sea la de losconsumidores o la de los usuarios finales, en ningún caso es irrelevante laperspectiva de los intermediarios y de los competidores, dado que de lasactuaciones de esos agentes económicos es posible deducir cómo es percibido elsigno en el mercado. De este modo si, como ocurre en el presente caso, buenaparte de los competidores utilizan la expresión "after sun" o "aftersun" para comercializar, junto con sus respectivas marcas, productospost-solares y si en los lineales de las grandes superficies o en las webs deperfumerías se identifican con esa misma expresión un tipo de producto, esevidente que el signo "aftersun" ha pasado a ser un términodescriptivo y ha dejado de ser un signo que identifica en el mercado a unempresario y a sus productos.

31.     LasDirectrices de a EUIPO relativas al Examen de las Marcas de la Unión Europea,oportunamente citadaspor la apelada, expresamente señalan que habrá que teneren consideración para la declaración de caducidad la percepción de losprofesionales, como los vendedores (Parte D, Anulación, Sección 2ª, página 10).Dicen al respecto lo siguiente:

"2.3.3 Público destinatario.- Podrá declararse la caducidad de unaMUE de acuerdo con el artículo 58, apartado 1, letra b), del RMUE si la marcase ha convertido en la designación usual del producto o servicio no solo entrealgunas personas, sino entre la gran mayoría del público destinatario,incluidos los que participan en el comercio del producto o el servicio encuestión ( sentencia de 29/04/2004, C-371/02 , Bostongurka,EU:C:2004:275 , § 23, 26). La apreciación de si una marca se haconvertido en la designación usual en el comercio de un producto o de unservicio para el que está registrada debe llevarse a cabo no solo teniendo encuenta la percepción de los consumidores o usuarios finales sino también, segúnlas características del mercado de que se trate, tomando en consideración lapercepción de profesionales del ámbito como, por ejemplo, los vendedores(sentencia de 06/03/2014 C-409/12 , Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Sin embargo, en algunas circunstancias específicas, podría bastarcon que los vendedores del producto final no informen de manera habitual a susclientes de que el signo está registrado como marca ni presten a sus clientes,en el momento de la venta, el servicio añadido de indicarles la procedencia delos distintos productos que ofrecen (sentencia de 06/03/2014, C-409/12 ,Kornspitz, EU:C:2014:130 , § 23-25 y § 30)".

32.     Portodo lo expuesto, consideramos que concurre el requisito objetivo de lacaducidad, al haberse convertido la marca AFTERSUN en la designación usual delproducto para el que está registrada la marca (los productos para después delsol).

SEXTO.-Sobre el requisito subjetivo de la caducidad. La actividad o inactividad deltitular de la marca.

33.     Comovenimos exponiendo, el artículo 55.1.d) de la Ley de Marcas exige que laconversión de la marcaen designación usual de un producto o servicio tenga porcausa la "actividad o inactividad de su titular" . Lasentencia considera que también concurre el requisito subjetivo de lacaducidad, dado que la demandada ha consentido el uso del signo por loscompetidores, sin haber llevado a cabo una defensa de su marca. Losprocedimientos judiciales o de oposición administrativa, señala la sentencia,son de fecha muy reciente. La demandada, además, también ha llevado a cabo unaconducta activa que ha contribuido a la vulgarización, puesto que ha utilizadola marca AFTERSUN junto con otra marca (ECRAM). Por todo ello declara lacaducidad del signo.

34.     Elrecurso impugna las conclusiones de la sentencia apelada y sostiene la ausenciadel requisito subjetivopor los siguientes argumentos (en síntesis):

-Esirrelevante el uso simultáneo de la marca ECRAN asociado a la marca AFTERSUN.

-Lademandada ha actuado diligentemente ante la Oficina Española de Patentes yMarcas, impugnando de manera sistemática todo intento de registrar una marcaque incluya la expresión AFTERSUN. De igual modo ha formulado distintasreclamaciones, inclusive en la vía judicial.

-Eluso de las expresiones inglesas " after sun" y/o "after-sun"está afectado por las limitaciones que imponen los artículos 37.b y 34.1.c) dela Ley de Marcas .

Sobreel uso simultáneo de la marca ECRAM asociado a la marca AFTERSUN.

35.     Compartimoscon la sentencia apelada cuando concluye que LABORATORIOS GENESSE hacontribuidoactivamente a la vulgarización del signo AFTERSUN, al haberutilizado dicho signo junto con la marca ECRAM. No es controvertido que tantoen los envases del producto como en la actividad publicitaria llevada a cabopor la demandada los productos para el sol que comercializa LABORATORIOSGENESSE son ECRAN SUN, para la protección durante la exposición solar, y ECRANAFTERSUN, para el tratamiento posterior. Es decir, en realidad la demandada nohace un uso del signo AFTERSUN a título de marca, sino que, al igual que suscompetidores, dicho término lo reserva exclusivamente para la gama de productospara después del sol, dándole un sentido meramente descriptivo. Por tanto, lamarca que identifica a la demandada en el mercado y le distingue de otrosfabricantes es la marca ECRAN.

Sobrelas acciones llevadas a cabo por el titular en defensa de la marca.

36.     Tampocoapreciamos que la demandada haya actuado con diligencia en defensa de la marca.En efecto,cuando la expresión " aftersun" o " aftersun" viene siendo utilizada de forma generalizada desde hace muchosaños por la mayor parte de los productores de cremas solares, LABORATORIOSGENESSE justifica su actitud combativa contra ese uso sistemático del signomediante seis resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechamuy reciente (entre el 2 de abril de 2014 y el 4 de abril de 2017). Sólo constauna reclamación judicial, que se ha sustanciado ante el Juzgado de lo Mercantil2 de Las Palmas, que dictó sentencia el 1 de septiembre de 2016 (documento 33de la contestación).

37.     Losacuerdos alcanzados con las compañías FERRER INTERNACIONAL S.A., EROSKI yBIERIOSKA S.A.son del año 2016 (documentos 40,43 y 44 de la contestación). Lomismo cabe decir de los compromisos asumidos por otras seis compañías(documentos 45 a 50 y 69), todos ellos firmados en el segundo semestre del año2016, posteriores, por tanto, a la interposición de la demanda de caducidad deLOREAL. En definitiva, la demandada ha permitido o tolerado durante muchotiempo el uso de signos idénticos o muy similares a la marca registrada,iniciando acciones recientemente contra un número poco significativo deempresas.

Sobrelas limitaciones que afectan al titular de la marca por aplicación de losartículos 37.b ) y 34.2.c) de la Ley de Marcas .

38.     Alanalizar el requisito subjetivo de la caducidad por vulgarización, larecurrente alude a ciertos límitesque tendría la titular de la marca(LABORATORIOS GENESSE), que vendría obligada a respetar ciertos usos de lasexpresiones inglesas " after sun" y " after-sun".Da a entender la recurrente que algún uso por de esas expresiones por suscompetidores sería legítimo, en concreto, aquel que se ajuste a las pautas quese detallan en el fundamento 8.4º del recurso. Los límites serían los dispuestosen los artículos3 7.b ) y 34.2.c) de la Ley de Marcas , que dicen lo siguiente:

-Artículo37.b).- " El derecho conferido por la marca no permitirá a su titularprohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se hagaconforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (...) deindicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación delservicio u otras características de éstos."

-Artículo34.2, c).- "El titular de la marca registrada podrá prohibir que losterceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico (...)cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no seansimilares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta seanotoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sinjusta causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y eltitular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar unaprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de lanotoriedad o renombre de dicha marca registrada."

39.     Noestimamos que la inactividad de LABORATORIOS GENESSE en la defensa de suderecho se expliquepor los límites que le imponen dichos preceptos como titularde la marca registrada AFTERSUN. En primer lugar, el conocimiento generalizadode ese término no resulta del carácter notorio o renombrado de la marca sinodel hecho de haberse convertido en una expresión descriptiva de un tipo deproducto. En segundo lugar, la naturaleza, la especie o las características delos productos de tratamiento post-solares no determina necesariamente que debanpresentarse con la indicación " after sun" , pues es evidenteque en la lengua española se puede identificar el producto con otrasexpresiones. De hecho, en el escrito de contestación se reseñan productos dedistintas marcas en los que se utilizan la expresión "después delsol" o "post solar". En definitiva, en el recurso no sejustifica en qué medida el uso que LOREAL realiza de la expresión "aftersun" no se ajusta a las prácticas leales en materia comercial oindustrial y en qué se diferencia respecto del uso que puedan realizar otroscompetidores, cuando el etiquetado y los envases de los productos GARNIER de lademandante son similares a los productos de otros fabricantes.

40.     Enconsecuencia, estimamos que la marca AFTERSUN se ha convertido en ladesignación usual de losproductos de aplicación para después del sol y que esasituación objetiva de hecho se ha producido por la actividad e inactividad dela demandada. Concurren, por tanto, los requisitos del artículo 55.1.d), de laLey de Marcas para la caducidad, por lo que debe confirmarse la declaración decaducidad de la marca que realiza la sentencia apelada.

41.     Ladeclaración de caducidad determina que no pueda prosperar la acción deinfracción que LABORATORIOS GENESSE ejercita en la demanda reconvencional. Laactora reconviniente no puede invocar el registro de la marca AFTERSUN para impedirque LOREAL utilice las expresiones aftersun, after sun y/o aftersunen los productos post-solares o para después del sol.

Por loexpuesto, debemos desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentenciaapelada.

SEPTIMO.-De las costas procesales

42.     Conformeal artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se imponen las costas delrecurso a la recurrente.

Vistoslos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Desestimarel recurso de apelación formulado por la representación procesal de AC MARCAPERSONAL CARE S.L., antes denominada LABORATORIOS GENESSE S.L., contra lasentencia dictada en fecha 11 de julio de 2017 , que confirmamos, condenando ala recurrente al pago de las costas del recurso y con pérdida del depósito.

Contrala presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso decasación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en elplazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterioslegales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanselos autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vezfirme, a los efectos pertinentes.

Así,por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lopronunciamos, mandamos y firmamos.

AVISOLEGAL

Parala realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otrasresoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto conel Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-