SENTENCIA ES: APB:2018:6128
ANTECEDENTES DE HECHO:
La demandante L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME (“L’OREAL”) es una sociedad de nacionalidad francesa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización a nivel mundial de todo tipo de artículos de perfumería y cosmética.
Dentro de la división L'Oréal Productos Gran Público, se sitúan los productos distinguidos por la marca Garnier, y entre sus productos solares cuenta con los productos de protección y los "after sun", o productos para después del tomar el sol.
Garnier viene utilizando el término "after sun" desde el año 1998 bajo la marca GARNIER – AMBRE SOLAIRE AFTER SUN LECHE HIDRATANTE- y desde 2002 se comercializa AMBRE SOLAIRE LECHE AFTER SUN REPARADORA INTENSIVA y AMBRE SOLAIRE SPRAY AFTER SUN HIDRATANTE REFRESCANTE.
La entidad LABORATORIOS GENESSE, S.L. (“GENESSE”) es titular de la marca española "AFTERSUN" solicitada el 21 de octubre de 1961 y registrada el 30 de julio de 1962 para los siguientes productos en la clase 3: "esencias y perfumes, extractos, productos y preparados de perfumería, de tocador, de belleza, de cosmética e higiene, champús y dentífricos; aceites esenciales, sales para baños, lociones para el cabello, tintes y fijadores para el mismo, brillantinas, coloretes, lápices de belleza, esmaltes y lacas para uñas".
Con fecha 8 de febrero de 2016 GENESSE remitió carta a "Garnier - Grupo L'Oreal" por la que se instaba a L'OREAL a que se abstuviera de utilizar el término Aftersun o las variantes After Sun o After-Sun, tanto en productos como en material publicitario o internet. Tal carta fue contestada por L'OREAL el 1 de Marzo de 2016.
Con fecha 10 de Junio de 2016 GENESSE remitió nueva carta, que fue debidamente contestada por L'OREAL.
L'OREAL alegó en el escrito de demanda que en el mercado español se viene utilizando de manera uniforme el término "aftersun" para productos cosméticos para después del sol y acompaña un estudio que contiene una relación de fabricantes de productos que emplean el término " aftersun" para caracterizar ese tipo de productos. GENESSE ha tolerado ese uso generalizado del término por todo tipo de operadores, incluidos sus competidores e intermediarios. Por todo ello, solicitó que se declarara la caducidad del signo por vulgarización.
GENESSE, alegó que el carácter usual en el comercio debe predicarse del concreto signo registrado (AFTERSUN) y no de expresiones similares, como "after sun" y/o "after-sun". Dado que estos términos son expresiones para designar en inglés productos post-solares, su uso puede tener, según las circunstancias de cada caso, una razón de ser ajena a la marca registrada AFTERSUN, sin suponer ni constituir el resultado de una vulgarización de la misma.
En la contestación se destaca que existe una variada oferta de productos destinados a aliviar o reparar los efectos en la piel de una intensa exposición al sol designados con expresiones distintas, como "después del sol". Igualmente se expresa el esfuerzo en inversión publicitaria y la posición de liderazgo de los productos post-solares AFTERSUN de GENESSE, hasta el punto de tener carácter notorio. En definitiva, en la contestación se adujo que faltan los presupuestos objetivo y subjetivo para caducar la marca, por lo que interesó se desestimara íntegramente la demanda.
Por otro lado, GENESSE formuló reconvención, con fundamento en los artículos 34, 40 y 44 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM”), en la que solicitaba que se declarase que el uso por la actora de las expresiones "after sun" o "after-sun" infringe los derechos de marca de GENESSE y que se condenara a L'OREAL al cese en el uso de eso signo.
L'OREAL se opuso a la reconvención alegando que la marca AFTERSUN no es notoria o renombrada, sino que se trata de un signo que describe un tipo de producto para la piel. Además, negó que existiera infracción puesto que L’OREAL utiliza el término " after sun" como una categoría de producto, junto con su marca Delial/Garnier.
El Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona estimó íntegramente la demanda y declaró la caducidad del signo por vulgarización. De un lado, tras valorar la prueba practicada, llega a la conclusión que el signo "aftersun" se ha convertido en la designación usual de un producto de tratamiento corporal para después del sol. De otro lado, también concurre el elemento subjetivo, por cuanto la titular de la marca ha tenido una conducta pasiva en la defensa de la marca que ha propiciado la vulgarización. Además, también ha llevado a cabo una conducta activa, al utilizar el signo en términos descriptivos junto a la marca ECRAM. La íntegra estimación de la demanda determina la desestimación de la demanda reconvencional.
GENESSE presenta recurso de apelación en el que alega, en primer término, que la sentencia incurre en incongruencia interna y en falta de motivación o exhaustividad, que justifica en el hecho de equiparar indiscriminadamente la marca registrada AFTERSUN con las expresiones "after sun" y/o "aftersun" o con el hecho de haber soslayado cualquier referencia a un uso leal o justificado de esas expresiones inglesas que tendrían amparo en los artículos 37 b) y 34 c) de la LM. Incardina igualmente en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la sentencia apelada se haya abstenido de examinar la reconvención como consecuencia de la previa estimación de la acción de caducidad. En cuanto al fondo del asunto, tras destacar los intereses tutelados por el artículo 55.1 d) de la LM y la necesidad de que el precepto se interprete de forma restrictiva, considera que no concurren en el presente caso los presupuestos objetivo y subjetivo de la caducidad por vulgarización.
L'OREAL se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada por sus propios fundamentos.
RESUMEN:
La sentencia comienza por afirmar que el artículo 55.1 d) de la LM recoge lo que doctrinalmente se conoce como "vulgarización de la marca" y destaca que nuestro ordenamiento acoge un sistema subjetivo o mixto, pues para que pueda apreciarse la caducidad por vulgarización de la marca es necesario que concurra un doble requisito: en primer lugar, la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios (presupuesto objetivo); y, en segundo lugar, que tal conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca (presupuesto subjetivo).
En cuanto al requisito objetivo, la Audiencia Provincial considera que de la prueba practicada resulta que el término " aftersun" o los vocablos "after sun" se vienen utilizando en el mercado de manera uniforme para describir los productos cosméticos para después del sol. Buena prueba del carácter descriptivo del signo AFTERSUN es el uso que GENESSE hace de su marca, pues la demandada utiliza la marca ECRAN, que es el signo que identifica el origen empresarial del producto. El término AFTERSUN, junto a la marca ECRAN, es utilizado en productos para después de tomar el sol, mientras que para las cremas protectoras y de uso previo a la exposición al sol emplea la marca ECRAN SUN.
Alega GENESSE que la existencia en el mercado de signos semejantes ("after sun" y/o "after-sun") podrá tener relevancia al analizar el requisito subjetivo sobre el grado de diligencia del titular de la marca, pues sólo el uso generalizado de un signo idéntico (en este caso, "aftersun") permitiría declarar la caducidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55.1, apartado d) de la Ley de Marcas.
La Audiencia Provincial considera que el uso de signos similares puede convertir un signo registrado en la denominación usual por los consumidores del producto o servicio que identifica y que lo importante es valorar si la marca registrada ha devenido ineficaz para distinguir el origen empresarial del producto, cosa que estima ha ocurrido en el presente caso, pues "After sun" ha pasado a ser un término descriptivo, que es utilizado por la mayor parte de fabricantes de cremas corporales post-solares para designar ese producto, de tal suerte que la marca registrada "aftersun" ha dejado de ser un signo que permite identificar a un competidor (GENESSE) del resto de empresarios que compiten en el mismo mercado.
Ello es así por la gran proximidad y semejanza de las expresiones "after sun" y/o "after-sun" con la marca registrada "aftersun". Por ello, la Audiencia Provincial estima que el uso generalizado de las expresiones "after sun" y/o "aftersun" ha sido determinante para la vulgarización de la marca de la actora AFTERSUN.
Contra lo sostenido por GENESSE, la Audiencia Provincial descarta que el signo AFTERSUN sea percibido como una marca de éxito en el mercado y que se utilice por los consumidores como una designación genérica, pero con la consciencia de que se trata de una marca, como acontece con los ejemplos citados en el recurso (donut o cocacola). La Audiencia Provincial estima que el conocimiento generalizado del signo no lo es por el carácter notorio de la marca sino por haberse convertido en la designación habitual de un tipo de producto (cremas solares para después del sol). AFTERSUN ha perdido su capacidad distintiva. La propia demandada utiliza junto a ese signo la marca ECRAN, que es la que identifica el origen empresarial y permite distinguir sus productos de los de sus competidores.
Por otro lado, el recurso aduce que la perspectiva relevante es la de los consumidores o usuarios finales, por lo que es irrelevante la posición de los intermediarios o la de los competidores, que tienen una tendencia natural al "parasitismo" de la marca líder.
La Audiencia Provincial matiza que aun cuando la perspectiva a la hora de valorar la caducidad de un signo por vulgarización sea la de los consumidores o la de los usuarios finales, en ningún caso es irrelevante la perspectiva de los intermediarios y de los competidores, dado que de las actuaciones de esos agentes económicos es posible deducir cómo es percibido el signo en el mercado. De este modo si, como ocurre en el
presente caso, buena parte de los competidores utilizan la expresión "after sun" o "after sun" para comercializar, junto con sus respectivas marcas, productos post-solares y si en los lineales de las grandes superficies o en las webs de perfumerías se identifican con esa misma expresión un tipo de producto, es evidente que el signo "aftersun" ha pasado a ser un término descriptivo y ha dejado de ser un signo que identifica en el mercado a un empresario y a sus productos.
La Audiencia Provincial destaca que las Directrices de a EUIPO relativas al Examen de las Marcas de la Unión Europea, expresamente señalan que habrá que tener en consideración para la declaración de caducidad la percepción de los profesionales, como los vendedores.
En cuanto al requisito subjetivo de la caducidad, el artículo 55.1.d) de la LM exige que la conversión de la marca en designación usual de un producto o servicio tenga por causa la "actividad o inactividad de su titular". La sentencia considera que también concurre el requisito subjetivo de la caducidad, dado que la demandada ha consentido el uso del signo por los competidores durante mucho tiempo, sin haber llevado a cabo una defensa de su marca, pues los procedimientos judiciales o de oposición administrativa, son de fecha muy reciente. La demandada, además, también ha llevado a cabo una conducta activa que ha contribuido a la vulgarización, puesto que ha utilizado la marca AFTERSUN junto con otra marca (ECRAM).
En cuanto al uso simultáneo con la marca ECRAM, la Audiencia Provincial estima que en realidad la demandada no hace un uso del signo AFTERSUN a título de marca, sino que, al igual que sus competidores, dicho término lo reserva exclusivamente para la gama de productos para después del sol, dándole un sentido meramente descriptivo. Por tanto, la marca que identifica a la demandada en el mercado y le distingue de otros fabricantes es la marca ECRAN.
Al analizar el requisito subjetivo de la caducidad por vulgarización, GENESSE alega que el uso de las expresiones inglesas "after sun" y "after-sun" por parte de competidores sería legítimo en base a los límites dispuestos en los artículos 7.b) y 34.2.c) de la LM.
La Audiencia Provincial no estima que la inactividad de GENESSE en la defensa de su derecho se explique por los límites que le imponen dichos preceptos como titular de la marca registrada AFTERSUN, pues en el recurso no se justifica en qué medida el uso que L’OREAL realiza de la expresión "after sun" no se ajusta a las prácticas leales en materia comercial o industrial y en qué se diferencia respecto del uso que puedan realizar otros competidores, cuando el etiquetado y los envases de los productos GARNIER de la demandante son similares a los productos de otros fabricantes.
Por todo lo expuesto anteriormente, la Audiencia Provincial estima que la marca AFTERSUN se ha convertido en la designación usual de los productos de aplicación para después del sol y que esa situación objetiva de hecho se ha producido por la actividad e inactividad de la demandada. Concurren, por tanto, los requisitos del artículo 55.1.d), de la LM para la caducidad, por lo que debe confirmarse la declaración de caducidad de la marca que realiza la sentencia apelada.
La declaración de caducidad determina que no pueda prosperar la acción de infracción que GENESSE ejercita en la demanda reconvencional, pues no puede invocar el registro de la marca AFTERSUN para impedir que LOREAL utilice las expresiones aftersun, after sun y/o aftersun en los productos post-solares o para después del sol.
En base a lo anterior, desestima el recurso y confirma íntegramente la sentencia apelada.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante porque analiza de forma muy detallada el fenómeno de la vulgarización de la marca en nuestro ordenamiento jurídico y sus requisitos objetivo y subjetivo y precisa que para determinar si dicha vulgarización se ha producido, lo importante es valorar si la marca registrada ha devenido ineficaz para distinguir el origen empresarial del producto y que es posible dicha vulgarización aun cuando el símbolo empleado no es exactamente idéntico a la marca registrada.
Por otro lado siguiendo los criterios marcados por las directrices de la EUIPO aclara que aun cuando la perspectiva a la hora de valorar la caducidad de un signo por vulgarización sea la de los consumidores o la de los usuarios finales, en ningún caso es irrelevante la perspectiva de los intermediarios y de los competidores, dado que de las actuaciones de esos agentes económicos es posible deducir cómo es percibido el signo en el mercado uso simultáneo con la marca ECRAM.
Por último, resulta destacable el análisis de los límites dispuestos en los artículos 7.b) y 34.2.c) de la LM en relación con las expresiones en inglés “aftersun” y “after-sun” y la imposibilidad de justificar la inactividad de un titular en defensa de su marca en base a los límites que le imponen dichos preceptos.