SENTENCIA ES:APA:2018:709
ANTECEDENTES DE HECHO:
Carrefour, S.A. (en adelante “Carrefour”) es titular de la marca denominativa de la UE “CARREFOUR”, que tiene la consideración de marca renombrada, así como de la marca mixta de la UE “CARREFOUR EXPRESS”.
A mediados del año 2013, Carrefour tuvo conocimiento de la apertura en Madrid, de un supermercado denominado "CARREFOOD" y solicitó el cese en el uso de tal término al representante legal del citado establecimiento por medio de burofax de 5 de agosto de 2013.
En octubre de 2013 D. José presentó una solicitud de nombre comercial mixto ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (“OEPM”) con la denominación "CARREFOOD AMANA" para distinguir los servicios "tienda alimentación y carnicería" para la clase 35. Carrefour presentó oposición a la concesión de dicho nombre comercial, que fue estimada por medio de resolución de denegación de la OEPM de 14 de marzo de 2014.
Pese a ello, D. José y D. Segundo siguieron manteniendo el rótulo con el nombre “CARREFOOD” en su establecimiento.
Carrefour ejercitó una acción de infracción marcaria frente a D. José (solicitante del nombre comercial “CARREFOOD AMANA” y titular del apellido "AMANA", así como beneficiario de la licencia de actividad del supermercado) y D. Segundo (otro de los socios del negocio).
Además de una acción declarativa y de condena por infracción marcaria, Carrefour ejercitó una acción de cesación y remoción de efectos y solicitó la condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios, cuantificada de la siguiente manera: (i) Los daños en: 560,50 € por los gastos incurridos para la preparación de la demanda y, un porcentaje del 3% sobre la cifra de negocios que hayan obtenido D. José y D. Segundo por el uso del signo "CARREFOOD" en el supermercado, en base al daño causado por la dilución y menoscabo a la reputación de las marcas de Carrefour; (ii) los perjuicios en: los beneficios que hayan obtenido los demandados por razón de la identificación por su parte de un supermercado con el signo "CARREFOOD"; y (iii) de forma subsidiaria, y, como mínimo, la cantidad resultante de aplicar a la mencionada cifra de negocio, un porcentaje del 1%.
El Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 de Alicante dictó sentencia el 26 de septiembre de 2017, en la que estimó sustancialmente la demanda con imposición de costas a D. José y D. Segundo. La única pretensión de Carrefour que no fue estimada fue la condena al 3% sobre la cifra de negocios, dado que la demandante se había visto obligada a desistir de dicha pretensión ante la imposibilidad de obtener la información, como consecuencia de la absoluta falta de colaboración de los demandados.
D. José y D. Segundo presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
RESUMEN:
En primer lugar, la Sección 8º de la Audiencia Provincial de Alicante, en su condición de Tribunal de Marca de la UE comienza afirmando que es correcta la apreciación del Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 de Alicante al considerar que hay conexión entre signos y que la misma constituye una forma de aprovechamiento indebido o de ventaja desleal, siendo evidente que esa y no otra fue la intención de utilizar el signo “CARREFOOD” para identificar el supermercado de D. José y D. Segundo. Por tanto, confirma la existencia de infracción marcaria.
En segundo lugar, la Audiencia Provincial analiza la supuesta falta de legitimación pasiva alegada por los demandados en su escrito de apelación y desestima el motivo al entender que tanto D. José como D. Segundo participaban en la gerencia del supermercado y, por tanto, ambos son responsables de la infracción.
En cuanto a la cuantía de la indemnización, D. José y D. Segundo no han aportado pruebas para poder calcular su cifra de negocios, a pesar de su cercanía a las fuentes de prueba y de su obligación de llevar la contabilidad impuesta por el artículo 25 del Código de Comercio. Esta falta de información dio lugar a que Carrefour descartase la petición del 3% de la cifra de negocios, debido a la imposibilidad de calcular dicha cifra. Por ello, la Audiencia Provincial estima que resulta adecuado el método indirecto utilizado por el perito de acudir a criterios tributarios para la estimación de rendimientos, quedando comprendido en el daño emergente los gastos incurridos por Carrefour en la constatación de las actuaciones ilícitas de los demandados D. José y D. Segundo, en particular los requerimientos y gastos de investigador y de obtención de certificados de marca, condena a los demandados al reintegro de los beneficios fijados por el perito y por tanto, al pago de 31.236 euros, con expresa imposición de costas al considerar sustancial la estimación de la demanda sin apreciar dudas de hecho o de derecho.
En base a lo anterior, la Audiencia Provincial desestima el recurso y confirma la sentencia dictada en primera instancia.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante, pues pese a que el artículo 43.4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas dispone que el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para fijar la cuantía de los daños y perjuicios, resulta frecuente que el infractor se niegue a colaborar. Este pronunciamiento abre la puerta a que si el infractor se niega a facilitar tales documentos, pueda calcularse dicha indemnización en base a otros criterios, por ejemplo por un perito imparcial y en base a criterios tributarios, así como a incluir en la cuantía indemnizatoria gastos tales como el precio del informe del detective. De esta manera, se consigue evitar que el infractor pueda beneficiarse de su propia conducta obstruccionista.