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RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.910 - RJ (2019/0045852-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : WYETH HOLDINGS CORPORATION RECORRENTE : WYETH LLC

ADVOGADOS : ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459 PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA

ADVOGADO : TATIANA GARCIA SCHOFIELD E OUTRO(S)

INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA - "AMICUS CURIAE"

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ144889 LIVIA BARBOZA MAIA E OUTRO(S) - RJ182505

DANIEL GONÇALVES DELATORRE - RJ216572

INTERES. : WISTA LABORATORIES LTD

INTERES. : WARSAW ORTHOPEDIC INC

ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO INPI. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 56, CAPUT, DA LPI. MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA. PRECEDENTE DO STF.

1-                           Ação ajuizada em 11/9/2013. Recurso especial interposto em 10/4/2018 e concluso ao Gabinete em 24/6/2019.

2-                           O propósito recursal é definir se o prazo de vigência das patentes concedidas às recorrentes pelo sistema mailbox é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3-                           Tanto a legitimidade do INPI para propositura de ação cujo objetivo é a obtenção de provimento jurisdicional que declare a invalidade de registro patentário como o prazo para seu exercício decorrem expressamente da regra inserta no art. 56, caput, da LPI: “a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”.

4-                           O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 5- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).

6-                           A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

7-                           A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado.

8-                           Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

9-                           Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias recorrentes, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de interesses econômicos particulares.

10-                        Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

11-                        O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções das recorrentes não estiveram, em absoluto, desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO, pela parte RECORRENTE: WYETH HOLDINGS CORPORATION. Dr(a). BRUNA MARIA PALHANO MEDEIROS, pela parte RECORRIDA: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Dr(a). LÍVIA BARBOZA MAIA, pela parte INTERES.: ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA.

Brasília (DF), 05 de novembro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.910 - RJ (2019/0045852-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : WYETH HOLDINGS CORPORATION RECORRENTE : WYETH LLC

ADVOGADOS : ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459 PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA

ADVOGADO : TATIANA GARCIA SCHOFIELD E OUTRO(S)

INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA - "AMICUS CURIAE"

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ144889 LIVIA BARBOZA MAIA E OUTRO(S) - RJ182505

DANIEL GONÇALVES DELATORRE - RJ216572

INTERES. : WISTA LABORATORIES LTD

INTERES. : WARSAW ORTHOPEDIC INC

ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por WYETH LLC e WYETH HOLDINGS CORPORATION, com fundamento, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de patentes, ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI em face das recorrentes e de WARSAW ORTHOPEDIC INC e WISTA LABORATORIES LTD, devido à concessão de registros (patentes mailbox) com prazos de vigência supostamente contrários à legislação de regência.

Sentença: homologou os acordos relativos às patentes titularizadas por WARSAW ORTHOPEDIC INC e WISTA LABORATORIES LTD e julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face das recorrentes.

Acórdão recorrido: deu provimento, por maioria, com o quórum qualificado exigido pelo art. 942 do CPC/15, à remessa necessária e à apelação interposta pelo INPI, para julgar procedente “o pedido subsidiário de invalidação parcial dos registros das patentes dos réus de modo a determinar a retificação dos seus prazos de vigência, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 229 da Lei nº 9.279-96, em interpretação conjunta com o caput do artigo 40 do mesmo diploma” (e-STJ fl. 952).

Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial: interposto com fundamento na violação dos seguintes dispositivos legais:

(i)                            arts. 46 e 56 da Lei 9.279/96 (LPI), art. 54 da Lei 9.784/99, arts. 3º e 267, VI, do CPC/73, art. 1º do Dec. 20.910/32 e art. 2º do DL 4.597/42, em razão da ilegitimidade ativa do INPI e da prescrição da pretensão em relação às patentes PI9507323-0, PI9509710-4 e PI9504158-3;

(ii)                          arts. 40, caput e parágrafo único, 229, parágrafo único, e 229-B da LPI, pois, segundo argumentam as recorrentes, percebe-se, a partir de uma interpretação sistemática das normas precitadas, que a intenção do legislador foi a de conferir às patentes mailbox um prazo mínimo de proteção de 10 anos, de modo que, para as hipóteses em que os registros foram concedidos a partir de 2005, incide a regra do parágrafo único do art. 40 da LPI (10 anos de vigência a partir da data da concessão); e

(iii)                        art. 2º, caput e parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99, pois o acórdão recorrido teria violado os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação da aplicação retroativa de nova interpretação conferida à lei pela Administração Pública.

Admissibilidade: o Tribunal de origem negou seguimento à irresignação das recorrentes, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual, por ocasião do julgamento do subsequente agravo interno, foi convertido em recurso especial.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.910 - RJ (2019/0045852-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : WYETH HOLDINGS CORPORATION RECORRENTE : WYETH LLC

ADVOGADOS : ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459 PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA

ADVOGADO : TATIANA GARCIA SCHOFIELD E OUTRO(S)

INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA - "AMICUS CURIAE"

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ144889 LIVIA BARBOZA MAIA E OUTRO(S) - RJ182505

DANIEL GONÇALVES DELATORRE - RJ216572

INTERES. : WISTA LABORATORIES LTD

INTERES. : WARSAW ORTHOPEDIC INC

ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO INPI. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 56, CAPUT, DA LPI. MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA. PRECEDENTE DO STF.

1-                           Ação ajuizada em 11/9/2013. Recurso especial interposto em 10/4/2018 e concluso ao Gabinete em 24/6/2019.

2-                           O propósito recursal é definir se o prazo de vigência das patentes concedidas às recorrentes pelo sistema mailbox é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3-                           Tanto a legitimidade do INPI para propositura de ação cujo objetivo é a obtenção de provimento jurisdicional que declare a invalidade de registro patentário como o prazo para seu exercício decorrem expressamente da regra inserta no art. 56, caput, da LPI: “a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”.

4-                           O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 5- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).

6-                           A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

7-                           A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado.

8-                           Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

9-                           Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias recorrentes, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de interesses econômicos particulares.

10-                        Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

11-                        O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções das recorrentes não estiveram, em absoluto, desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.910 - RJ (2019/0045852-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : WYETH HOLDINGS CORPORATION RECORRENTE : WYETH LLC

ADVOGADOS : ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459 PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA

ADVOGADO : TATIANA GARCIA SCHOFIELD E OUTRO(S)

INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA - "AMICUS CURIAE"

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ144889 LIVIA BARBOZA MAIA E OUTRO(S) - RJ182505

DANIEL GONÇALVES DELATORRE - RJ216572

INTERES. : WISTA LABORATORIES LTD

INTERES. : WARSAW ORTHOPEDIC INC

ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é definir se o prazo de vigência das patentes concedidas às recorrentes pelo sistema mailbox é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

1.        RESUMO DA CONTROVÉRSIA.

A presente controvérsia não é inédita nesta Terceira Turma, haja vista o julgamento da questão jurídica ora submetida à análise por ocasião da apreciação do REsp 1.721.711/RJ (minha relatoria, DJe 20/4/2018).

Este voto, portanto, traduzirá o entendimento manifestado pelo órgão julgador naquela oportunidade.

Como é sabido, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) ajuizou diversas ações em face de titulares de patentes concedidas pelo sistema mailbox – dentre elas a presente –, pleiteando tutela jurisdicional que declarasse a nulidade dos registros, ao argumento de que o prazo correto de suas vigências seria de 20 anos a contar da data dos respectivos depósitos (de acordo com as disposições dos arts. 229 e 40, caput, da Lei 9.279/96), e não de 10 anos a partir da data das efetivas concessões, pois inaplicável a elas regra do art. 40, parágrafo único, da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Afirmou a autarquia que o cômputo indevido da duração dessas patentes, além de contrariar expressamente a lei de regência, tem como corolário o adiamento da entrada no mercado de medicamentos genéricos, em prejuízo da sociedade.

Alegou, ainda, a fls. 273/4 (e-STJ), que a causa da concessão de prazo equivocado decorreu de falha no seu sistema de processamento de dados (Sistema Integrado da Propriedade Industrial – SINPI), o qual não estava programado para conferir tratamento diferenciado (como passou a exigir a LPI) às patentes de medicamentos depositadas entre 1/1/95 e 14/5/97.

Já a tese defendida pelas recorrentes, em síntese, é de que elas não podem ser prejudicadas pela demora no exame de seus pedidos de patentes, fato atribuível, exclusivamente, ao INPI. Afirma que, segundo estipulado no art. 229-B da LPI, a autarquia deveria ter concluído a análise de seus requerimentos em 31/12/2004, o que não foi feito. Como consequência da impossibilidade de observância desse lapso temporal, o prazo de vigência da patente deve ser regido pela norma do art. 40, parágrafo único, da lei citada, que traduz o tempo mínimo de proteção garantido pela legislação brasileira.

2.        DA LEGITIMIDADE DO INPI E DA PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

Tanto a legitimidade do INPI para propositura de ação cujo objetivo é a obtenção de provimento jurisdicional que declare a invalidade de registro patentário como o prazo para seu exercício decorrem expressamente da regra inserta no art. 56, caput, da LPI – a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse –, de modo que se revela inviável de acolhimento as questões preliminares deduzidas pelas recorrentes.

3.        DO SISTEMA MAILBOX: BREVE EXPLANAÇÃO.

Até a incorporação do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), em 1/1/1995, o ordenamento jurídico brasileiro não reconhecia como patenteáveis, dentre outros, produtos ou processos referentes às áreas agroquímica e farmacêutica. O art. 9º do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) continha disposição expressa que impedia tal proteção.

Referido Acordo, parte integrante do tratado constitutivo da Organização Mundial do Comércio, estabeleceu, em seu art. 27.1, a proibição de se discriminarem áreas tecnológicas para fins de patente, o que obrigou os Estados membros a considerar patenteável qualquer invenção, de produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, sem restrições.

Em razão desse compromisso assumido no plano internacional, o Brasil precisou adaptar sua legislação. Antes da vigência do novo diploma legal (que viria a ser a Lei 9.279/96), implementou-se um mecanismo temporário que permitiu que os pedidos de patente para invenções antes não protegidas fossem ao menos depositados junto ao INPI, para garantir aos requerentes todos os efeitos daí decorrentes.

Tal sistema de transição objetivou não prejudicar os depositantes, que teriam, com o depósito, a delimitação de um marco temporal para avaliação do estado da técnica, conquanto o processamento do pedido não fosse ainda possível em razão da ausência de base legal para tanto. Esses requerimentos, em razão da natureza do sistema implementado, ficaram na “caixa de correio” (mailbox) do INPI, aguardando a entrada em vigor da nova legislação, para, então, serem processados e examinados.

Assim, consoante disposto no TRIPS (sobretudo no art. 70.8), começou-se a aceitar o depósito no INPI, de 1/1/1995 até 14/5/1997, de pedidos para essas chamadas patentes mailbox (relacionadas às áreas agroquímica e farmacêutica) cuja regulamentação específica, acrescida da parte administrativa/operacional a cargo da autarquia, foi estabelecida tão somente com a edição da Medida Provisória 2.006/99 (posteriormente convertida na Lei 10.196/01, que modificou a LPI).

4.        DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES SUBMETIDAS AO SISTEMA MAILBOX.

O privilégio garantido pelas patentes de invenção, consoante previsto no art. 40, caput, da LPI, perdura pelo prazo de 20 anos contados da data do respectivo depósito. Esse lapso temporal, segundo a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo, não pode – excetuadas as hipóteses de o INPI estar impedido de proceder ao exame do pedido por pendência judicial ou força maior – ser inferior a 10 anos da respectiva concessão.

Tratando-se, contudo, de patentes excepcionalmente depositadas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias (art. 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando proteção limitada unicamente ao lapso de 20 anos contados do dia do depósito (conforme estipulado pelo citado art. 40, caput). Eis o teor dos dispositivos mencionados:

Art. 229. [...]

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Portanto, segundo a dicção legal, o privilégio conferido ao recorrente lhe garante proteção a partir da data da concessão pelo órgão competente até o limite de 20 anos contados do dia em que o pedido foi depositado.

Observe-se que a aplicação desse prazo decorre de remição expressa feita por norma que trata especificamente de patentes mailbox (art. 229, parágrafo único), sendo unívoco o sentido da lei quanto ao ponto. O dispositivo sequer remete genericamente ao “teor do art. 40” ou “aos prazos do art. 40”, mas, deliberadamente, ao “prazo previsto no caput do art. 40” (20 anos contados do depósito).

Vale dizer, o fato de o texto do art. 229, parágrafo único, da LPI dispor que referido prazo de vigência está somente limitado àquele previsto no caput do artigo 40 afasta, como corolário, a incidência do prazo do respectivo parágrafo único (10 anos contados da concessão).

Este dispositivo legal (art. 40, parágrafo único, da LPI), ademais, não deve incidir sobre a presente hipótese fática por estar inserido em capítulo da lei que versa sobre regras gerais aplicáveis ao sistema ordinário de patentes, não podendo irradiar efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei (sistema transitório mailbox).

Noutro vértice, argumentam as recorrentes que não podem ser punidas com a redução indevida da duração de seu privilégio patentário em razão da demora na análise de seus requerimentos, fato imputável unicamente ao INPI.

Quanto ao ponto, convém lembrar que, segundo disposição do art. 229-B da Lei 9.279/96, os pedidos de patentes mailbox deveriam ser decididos até o prazo final de 31/12/2004, sendo certo que esse lapso não foi observado na hipótese (as patentes em questão foram concedidas entre os anos de 2005 e 2012).

Todavia, sobreleva destacar, de um lado, que referida norma não contém previsão específica a indicar que o prazo de vigência deva ser majorado no caso de a decisão da autarquia não ser proferida de acordo com a regra por ela veiculada. Na realidade, não há na LPI quaisquer consequências previstas, seja para o INPI, seja para o requerente, para a hipótese de descumprimento daquele dispositivo.

Na medida em que o sistema mailbox foi submetido expressamente pela Lei 9.279/96 a regras transitórias especiais que, por definição, excepcionam as normas gerais e, por isso, exigem interpretação restritiva, não se pode cogitar de reparar eventual dano causado pelo atraso no exame dos pedidos correlatos mediante ampliação do alcance de dispositivo que trata de hipótese distinta.

Destaque-se que a própria proteção ordinária conferida ao titular de patentes consiste em privilégio que excepciona a regra geral de nosso ordenamento jurídico, cujo objetivo visa assegurar a ampla concorrência e a livre iniciativa.

Não se pode chancelar, outrossim, que o descumprimento de uma norma (art. 229-B da Lei 9.279/96) possa conduzir à violação de outra (art. 229, parágrafo único). Mesmo que tenha havido (e ainda haja) uma significativa demora no exame dos pedidos de patentes pela autarquia responsável, trata-se de uma infeliz realidade que prejudica toda a sociedade, não se afigurando razoável impor novamente a ela o ônus decorrente dessa ineficiência operacional.

De outro lado, ao se proceder a uma interpretação teleológica da LPI, mormente no que se refere aos aspectos de proteção patentária, não se alcança conclusão diversa.

Isso porque o objetivo último de um sistema de patentes não é proteger, exclusivamente, a invenção, mas sim promover a atividade inventiva e o avanço tecnológico, com vistas a atender aos interesses da coletividade. O titular do invento, por óbvio, deve gozar de privilégio temporário, a fim de obter remuneração condizente com os custos de seu trabalho e o sucesso de sua invenção, mas o fim almejado é mais amplo: promover o desenvolvimento do País nos âmbitos científico, tecnológico, econômico e social. A proteção à patente de invenção, com atribuição de privilégio a seu titular, constitui, portanto, um fim imediato do sistema patentário, servindo de meio para alcance de uma finalidade mediata e maior.

É o que se extrai da norma do art. 5º, XXIX, da Constituição da República, segundo a qual a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Em razão desses objetivos traçados é que, uma vez transcorrido o prazo de exclusividade conferido ao titular da patente, o invento ingressa em domínio público, tornando-se, finalmente, passível de exploração por toda a coletividade.

Disso decorre que qualquer tentativa de extensão do prazo de vigência de patentes, e, por conseguinte, de sua entrada em domínio público, deve ser apreciada com cautela adicional, pois necessariamente importa em prejuízo para a sociedade.

Não se pode olvidar que há múltiplos agentes econômicos envolvidos direta e indiretamente com o sistema de patentes, de modo que não apenas os interesses do autor da invenção necessitam de proteção, devendo-se atentar e sopesar, igualmente, os interesses do Estado e dos consumidores, bem como os interesses concorrenciais.

Os efeitos negativos oriundos da extensão indevida do prazo de vigência das patentes, adiando a entrada em domínio público das invenções, são facilmente perceptíveis quando se trata de medicamentos, pois retardam o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento dos altos preços (prática estimulada pela ausência de concorrência). Tal situação contribui, por óbvio, para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o maior acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

Conforme apontado no estudo conduzido por RENATA MONTEIRO DE ALMEIDA e ALEXANDRE GUIMARÃES VASCONCELLOS, o Conselho Administrativo Brasileiro de Defesa Econômica - CADE chegou a resultados de que, no mercado farmacêutico brasileiro, os preços dos medicamentos sem patente caem em média 66%, de modo que, de fato, a extensão indevida de prazos de vigência, como na hipótese, impõe sensíveis custos a maior para seus adquirentes (Implicações da Indefinição do Prazo de Vigência das Patentes “Mailbox” para a Saúde no Brasil: Um Estudo de Caso de uma patente de Combinação de Fármacos para o Tratamento de HIV/AIDS. Cadernos de Prospecção. Salvador, v. 9, n. 4, p.376-385, out./dez.2016).

Também em razão do interesse público subjacente é que não encontra respaldo a alegação de que a revisão do prazo de vigência da patente estaria inviabilizada em razão da proteção da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança.

A concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares.

Não se desconhece o entendimento segundo o qual, “na avaliação da nulidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os princípios da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais à perpetuação do estado de direito” (RMS 25.219/PR, Sexta Turma, DJe 14/03/2011).

Todavia, na espécie, as particularidades que caracterizam a presente demanda ensejam conclusão em sentido distinto.

De efeito, a questão jurídica posta a desate extrapola, como antes assinalado, a mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias recorrentes, sendo certo que os efeitos do ato administrativo se irradiam por todo o tecido social, afetando diretamente o público consumidor e impondo restrições à esfera concorrencial, além de encarecer a execução de políticas públicas na área da saúde.

Desse modo, devidamente sopesados os interesses em conflito, não se afigura razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos das recorrentes, sendo certo que eventual prejuízo causado aos titulares de patentes pela demora do INPI não autoriza que tal ônus seja transferido à sociedade.

As dificuldades operacionais da autarquia, que possui 201.773 pedidos de patente pendentes de decisão final (https://bit.ly/35Amyyg, acesso em 14/10/2019), exige a implementação de políticas públicas sérias voltadas à aceleração dos processos de exame, passando pela integração a seus quadros de um número razoável de servidores com conhecimento técnico adequado, como vem sendo feito nos últimos anos.

No que concerne ao argumento de que entendimento no sentido ora exposto violaria o disposto no Acordo TRIPS, pois este veda tratamento discriminatório entre setores tecnológicos (art. 27.1), é necessário consignar que, cuidando-se de conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico. É o que se depreende do seguinte julgado:

[...]

PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO. - Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico ("lex posterior derogat priori") ou, quando cabível, do critério da especialidade.

[...]

(ADI 1480 MC, Tribunal Pleno, DJ 18-05-2001.)

Assim, considerando que a LPI é posterior ao Acordo TRIPS, não haveria, de acordo com esse entendimento – e dados os limites a serem observados no presente julgamento –, como simplesmente afastar a aplicação da letra da lei em razão do disposto no tratado, que lhe é antecedente.

Por fim, importa consignar que a partir da data da publicação do pedido de patente (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida) o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida, conforme estipulam os arts. 42 a 44 da LPI. Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo IINPI, as invenções das recorrentes, no particular, não estiveram, em absoluto, desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

5.        CONCLUSÃO

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial e MAJORO os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da parte adversa para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC/15).

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0045852-3 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.840.910 / RJ

Números Origem: 0132279-24.2013.4.02.5101 01322792420134025101 1322792420134025101

201351011322796

PAUTA: 05/11/2019 JULGADO: 05/11/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : WYETH HOLDINGS CORPORATION RECORRENTE : WYETH LLC

ADVOGADOS : ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459 PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA

ADVOGADO : TATIANA GARCIA SCHOFIELD E OUTRO(S)

INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA - "AMICUS CURIAE"

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ144889 LIVIA BARBOZA MAIA E OUTRO(S) - RJ182505

DANIEL GONÇALVES DELATORRE - RJ216572

INTERES. : WISTA LABORATORIES LTD

INTERES. : WARSAW ORTHOPEDIC INC

ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO, pela parte RECORRENTE: WYETH HOLDINGS CORPORATION

Dr(a). BRUNA MARIA PALHANO MEDEIROS, pela parte RECORRIDA: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Dr(a). LÍVIA BARBOZA MAIA, pela parte INTERES.: ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.