Andean Community

 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 22 de abril de 2021                                      

Proceso:	145-IP-2019
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador
Expediente de origen:	16-1594-RV-2S
Expediente interno del consultante:	17811-2018-00238
Referencia:	Conversión de la solicitud de patente de invención «PIEZA CERÁMICA AUTOAJUSTABLE DE ENSAMBLE PIRAMIDAL» en una solicitud de modelo de utilidad
Normas a interpretar:	Artículos 35, 80, 81, 85, 276 y 277 de la Decisión 486
Temas objeto de interpretación:	1.         Conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad 2.         Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente o la solicitud de la patente en trámite 3.         El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial
Magistrado ponente:	Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 00842-S-TDCA-DMQ-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, recibido físicamente el día 3 de abril del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 34, 35, 80, 81, 85 y 277 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2018-00238.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.        ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandantes: Víctor Velásquez Aristizábal

Andrés Velázquez Cruz

 

Demandado: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ─IEPI─

B.        ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1.         Si la solicitud de conversión de la patente de invención denominada «PIEZA CERÁMICA AUTOAJUSTABLE DE ENSAMBLE PIRAMIDAL» en una solicitud de modelo de utilidad presentada por los señores Víctor Velasquez Aristizábal y Andrés Velásquez Cruz, habría cumplido con los requisitos previstos en el Artículo 35 de la Decisión 486.

2.         Si la solicitud de la patente de invención denominada «PIEZA CERÁMICA AUTOAJUSTABLE DE ENSAMBLE PIRAMIDAL» habría caducado por la falta de pago de las tasas de mantenimiento anual; o si, por el contrario, el pago realizado por los demandantes con carácter previo al requerimiento de conversión de la referida solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad, cubriría tanto la solicitud de concesión de derechos del modelo de utilidad y las tasas de mantenimiento para asegurar la vigencia de dicho trámite.

C.        NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 34, 35, 80, 81, 85 y 277 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente, con excepción del Artículo 34 de la Decisión 486, por cuanto en el proceso interno no se controvierte la modificación de una solicitud de patente en los términos establecidos en dicha norma.

De oficio se interpretará el Artículo 276 de la Decisión 486[2] a fin de desarrollar el tema referido al complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial.

D.        TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad.

2.         Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente o la solicitud de la patente en trámite.

3.         El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial.

E.      ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad

1.1.     En el proceso interno, los demandantes alegaron que el IEPI ignoró la solicitud presentada en fecha 5 de marzo de 2013, mediante la cual aclaraban que, por un error involuntario se consignó como solicitud de concesión de derechos sobre la patente de invención «PIEZA CERÁMICA AUTOAJUSTABLE DE ENSAMBLE PIRAMIDAL», cuando dicha solicitud, correspondía en realidad, a un modelo de utilidad. En atención a ello, resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

1.2.     El Artículo 35 de la Decisión 486 establece la posibilidad de que se solicite la conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad:

«Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente».

1.3.     De acuerdo con lo dispuesto en la referida norma andina, la conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad puede ser requerida por el solicitante o puede ser propuesta por la oficina nacional competente del País Miembro respectivo. La conversión puede ser solicitada o propuesta por una sola vez, en cualquier momento o etapa del trámite. En caso que la oficina nacional competente proponga la conversión, el solicitante tiene la facultad de aceptarla o rechazarla. De ser rechazada, continuará el trámite de la solicitud primigenia (la solicitud de la patente de invención).

1.4.     La norma andina señala que el requisito esencial para que proceda la conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad, es que la naturaleza de la invención así lo permita. Es decir, que el objeto de la solicitud cumpla con los requisitos previstos en los Artículos 81 al 85 del Título III de la Decisión 486 para ser considerada como un modelo de utilidad. Adicionalmente, si se aprueba la solicitud de conversión, se mantendrá la fecha de la presentación de la solicitud inicial como fecha de prioridad.

1.5.     Con respecto a los requisitos para que el objeto de una solicitud de conversión sea considerado como un modelo de utilidad, corresponde señalar que el Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos:

«Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes».

1.6.     La doctrina sobre el tema expresa:

«Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico».[3]

1.7.     En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención[4].

1.8.     El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son[5]:

«a)    Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b)        Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.

c)         Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende». 

1.9.     El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a este una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine «invenciones menores». Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente:

«…La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin».[6]

1.10.  Por otra parte, el Artículo 82 de la Decisión 486 claramente dispone que no podrán ser considerados como modelo de utilidad las obras plásticas, de arquitectura, los objetos que tuvieren exclusivamente un carácter estético, ni tampoco los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

1.11.  Ahora bien, el Artículo 85 de la Decisión 486, establece las normas aplicables con relación a la patente de modelo de utilidad, conforme al siguiente enunciado:

«Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses».

1.12.  De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención.

1.13.  En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor al de una patente de invención, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana

1.14.  Por último, la oficina nacional competente podrá disponer el cobro de una tasa adicional para las solicitudes de conversión de una patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad en aplicación del Artículo 85 de la Decisión 486, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 277 de la misma norma[7], aclarando que, en caso de que la oficina nacional competente no disponga dicho cobro, el solicitante no está obligado a efectuar pago alguno. De ser el caso y si el solicitante no realiza este pago ni los pagos de las tasas anuales de mantenimiento previstas por el tarifario de la oficina nacional competente del País Miembro respectivo, sus efectos serán los previstos en el Artículo 80 de la Decisión 486, es decir, procederá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

1.15.  En atención a lo expuesto, se deberá determinar si el trámite de conversión de la solicitud de la patente de invención «PIEZA CERÁMICA AUTOAJUSTABLE DE ENSAMBLE PIRAMIDAL» en una solicitud de patente de modelo de utilidad cumplió con los supuestos normativos previstos en la Decisión 486 para su aprobación y vigencia.

2.         Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente o la solicitud de la patente en trámite

2.1.     En el escrito de contestación de la demanda, el IEPI reconoció el error material cometido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial al omitir la petición formulada por los solicitantes en cuanto a la conversión de la solicitud de la patente de invención «PIEZA CERÁMICA AUTOAJUSTABLE DE ENSAMBLE PIRAMIDAL» en una solicitud de patente de modelo de utilidad. Sin embargo, indicó que los solicitantes no cumplieron con la obligación de pago de las tasas de mantenimiento anual de la solicitud de patente en trámite, por lo cual, mediante providencia N° 2015-1233-IEPI-DNPI-UGP del 30 de septiembre de 2015, se resolvió declarar la caducidad de la solicitud; razón por la cual el Tribunal abordará el presente tema.

2.2.     La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado, a través de las oficinas nacionales correspondientes.

Al respecto, el Artículo 80 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente».

2.3.     En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite deberá pagarse las tasas anuales que establezcan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente de pleno derecho.

2.4.     El certificado vigente de una patente de invención concede a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas y judiciales, con el fin de evitar o cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho de propiedad industrial y de esta manera lograr las medidas de compensación o de indemnización correspondiente.

2.5.     Al no encontrarse vigente el certificado de patente de invención, debido a la caducidad de la patente, el titular carecería de legitimación activa para iniciar las acciones administrativas y judiciales correspondientes. Asimismo, el pago de la tasa anual de mantenimiento de la solicitud de la patente en trámite tiene como finalidad garantizar o mantener la vigencia del trámite de la solicitud de la patente.

2.6.     En conclusión, la caducidad como efecto principal de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente genera la imposibilidad para ejecutar actos de disposición sobre los derechos de patente y la pérdida de legitimidad para iniciar acciones administrativas y judiciales.

2.7.     Por lo tanto, se deberá verificar los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la solicitud de patente, a fin de determinar si prevalece o no el derecho del demandante sobre la solicitud de patente de invención «PIEZA CERÁMICA AUTOAJUSTABLE DE ENSAMBLE PIRAMIDAL».

3.         El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial

3.1.     En el proceso interno, los demandantes alegaron que realizaron el pago de la tasa oficial correspondiente a la solicitud de la patente de invención «PIEZA CERÁMICA AUTOAJUSTABLE DE ENSAMBLE PIRAMIDAL», y que al realizar la solicitud de conversión de la referida patente de invención el monto pagado era suficiente para cubrir tanto la solicitud de concesión de derechos del modelo de utilidad y las tasas de mantenimiento para asegurar la vigencia de dicho trámite; por lo cual, el IEPI no podía exigir un nuevo pago. En atención a ello, y a que en la Decisión 486 no se contempla o regula el supuesto mencionado, resulta necesario desarrollar el presente tema.

3.2.     El Artículo 276 de la Decisión 486, dispone lo siguiente:

«Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros».

3.3.     Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan «norma de clausura»[8], según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

3.4.     Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

«(…) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista».[9]

3.5.     En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.

3.6.     Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que «no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas».[10]

3.7.     Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

3.8.     No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.[11]

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N° 17811-2018-00238, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 22 de abril de 2021, conforme consta en el Acta 08-J-TJCA-2021.

Luis Felipe Aguilar Feijoó

SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.