Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de octubre de 2020

 

Proceso:                                                       150-IP-2019

Asunto:                                                         Interpretación Prejudicial

Consultante:                                                 Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen:                                 13-202736

Expediente interno del Consultante:        110010324000201500074 00          

Referencia:                                                   Registro del diseño industrial MOTONETA

Normas a ser interpretadas:                      Artículos 113, 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Temas objeto de interpretación:                1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección

                                                                       2. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias

                                                                       3. La novedad como requisitos de registrabilidad

                                                                       4. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca “manifiestamente” de novedad

5. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

Magistrado Ponente:                                   Hernán Rodrigo Romero Zambrano

           

VISTOS

El Oficio N^o 1208 del 05 de abril de 2019, recibido vía correo electrónico el 08 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 113, 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno No. 110010324000201500074 00; y,

El Auto del 06 de septiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.        ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:                           Piaggio & C.S.p.A.

Demandada:                            Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia

B.        ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1.         Si el diseño industrial solicitado a registro “MOTONETA”, cumple con lo determinado en el Artículo 113 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.         Si existen o no diferencias sustanciales y/o secundarias entre el diseño industrial “MOTONETA” y el diseño del antecedente D1 de fecha 20 de diciembre de 2011.

3.         Si el diseño solicitado a registro carecería de novedad en virtud del diseño presentado en D1.

4.         Si la SIC realizó el examen de oficio de novedad del diseño industrial “MOTONETA”.

5.       Si la oficina nacional competente goza de autonomía para tomar sus decisiones.

C.        NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113, 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

D.        TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.        Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección.

2.         La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias

3.         El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca “manifiestamente” de novedad.

4.         Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

E.        ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección

1.1.     El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud de que en el proceso interno Piaggio & C.S.p.A. manifestó que el diseño industrial solicitado a registro “MOTONETA” cumple con lo señalado en el Artículo 113 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.2.     El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera:

“Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

1.3.     La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que:

“La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.[2]

1.4.     En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad. En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.

1.5.     La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño”.[3]

1.6.     Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial.[4]

1.7.     De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.[5]

1.8.     Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486:

“Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.”

1.9.     El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad[6], sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).[7]

1.10.  Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)[8] en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

(i)         Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.[9]

(ii)        Visibilidad. Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.

(iii)      Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.

(iv)      Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.

1.11.  En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.[10]

1.12.  En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.

2.         La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias

2.1.     La SIC manifestó que el diseño industrial “MOTONETA” carece de novedad y tiene diferencias de carácter meramente secundarias al antecedente D1. Debido a lo antes expuesto, se analizará este tema.

2.2.     El artículo 115 de la Decisión 486 dispone que:

“Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.”

2.3.     El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones[11].

2.4.     El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

2.5.     Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial.

2.6.     Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios[12]:

“(1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;

(2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

(3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.”

2.7.     En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica[13] a nivel mundial.

2.8.     En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial[14], mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

2.9.     De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”[15].

2.10.  El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

Las diferencias secundarias

2.11.  El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación con diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistrable.[16]

2.12.  En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.[17]

2.13.  Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.[18]

2.14.  Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.[19]

3.         El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca “manifiestamente” de novedad

3.1.     Como en el proceso interno se señala que la SIC ha violado el Artículo 124 de la Decisión 486, se abordará el tema propuesto.

4.2.    El Artículo 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

“Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.”

4.3.    Del enunciado del Artículo 124 de la Decisión 486 se desprende lo siguiente:

a)         Una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días hábiles para que se presente una oposición, la autoridad examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos para acceder a registro.

b)         La autoridad nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad, por lo que no podrá denegar ninguna solicitud de diseño industrial argumentando la falta de novedad en base a los resultados que arroje una búsqueda de anterioridades en su base de datos. En consecuencia, de no existir oposiciones a la solicitud de registro basadas en un derecho anterior vigente, o en la falta de novedad del diseño industrial solicitado, el único análisis que la oficina debe realizar es si el objeto de la solicitud cumple con los requisitos contenidos en la definición del Artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del Artículo 116 de la misma normativa. La única excepción a dicho enunciado se advierte en el supuesto de que se haya presentado una oposición basada en un derecho anterior vigente; o, en la falta de novedad del diseño industrial solicitado.

c)         En el supuesto de que la autoridad nacional competente verifique que el diseño industrial solicitado carece manifiestamente del requisito de novedad podrá denegar de oficio la solicitud de registro.

Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad. Por lo tanto, la oficina nacional en estos casos no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan evidente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente debería argumentar la notoria ausencia de un aporte novedoso y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos. Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente[20].

4.4.    En consecuencia, se deberá analizar si el diseño industrial MOTONETA carecía de novedad manifiesta, de conformidad con los parámetros expresados en la presente Interpretación Prejudicial y, de esta manera, determinar si la oficina nacional competente cumplió con los requisitos de la normativa comunitaria al denegar el registro (artículo 126 de la Decisión 486).

4.         Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

4.1.     Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, en el cual el demandante sostiene que el diseño industrial ha sido concedido en otros países, el Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

4.2.     Sobre el tema, el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad[21].

4.3.     Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

4.4.     Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado[22] que si bien las oficinas nacionales competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras las ponen en contacto, sin que ello signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

4.5.     En este sentido, el principio de independencia de las oficinas nacionales competentes de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo País Miembro.

4.6.     Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiese sido presentada oposición. En el caso de que sea presentada oposición fundamentada, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ella, así como acerca de la concesión o denegatoria de la patente de invención[23].

4.7.     Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

4.8.     Con ello no se está afirmando que la oficina nacional competente de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que esta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite[24].

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 110010324000201500074 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoó

SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.