SENTENCIA
ES:APA:2020:301
ANTECEDENTES DE HECHO:
Las actoras Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid,
S.L. son titulares de las siguientes marcas: La Roca Village (tres marcas UE y
dos marcas españolas) y las marcas Las Rozas Village (dos marcas UE y dos
marcas españolas), registradas en lo que al pleito interesa en la clase 35. En
ambos casos las marcas españolas son denominativas con las palabras La Roca
Village o Las Rozas Village, mientras que las marcas de la UE son mixtas con
una composición en la que aparecen también dichos elementos denominativos:
marcas UE mixtas 10363711 y 3509031.
La demandada Iberebro, S.A. (en adelante, Iberebro) es titular de
las marcas españolas mixtas 3545901 Torre Village y 3545901 T Torre Village
cuya nulidad se solicita por el riesgo de confusión que su uso genera en
relación con los servicios de un centro comercial.
En primera instancia el Juzgado de Marcas de la Unión Europea
estimó íntegramente la demanda realizando, entre otras, las siguientes
declaraciones y condenas: i) declaración de nulidad de las dos marcas de la
demandada en base a los arts. 52.1 y 6.1.b. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas (en adelante, LM) por existencia de riesgo de confusión ; ii) declarar
la infracción de las marcas de la demandada respecto a los derechos de
exclusiva ostentados por las actoras; iii) condena al cese del uso de las
marcas de la demandante para distinguir los servicios de gestión y explotación
de centros comerciales y otros servicios estrechamente vinculados, incluso su
uso en Internet, adoptando las medidas necesarias para evitar que prosiga la
violación; y iv) condena al pago de multas coercitivas por día transcurrido
mientras subsista la infracción y hasta la cesación efectiva de la misma,
dejándose la cuantificación de dicha condena a la fase de ejecución de la
sentencia. Asimismo, desestima íntegramente la demanda reconvencional
presentada por la demandada solicitando la declaración de caducidad de las
marcas de las demandantes por falta de uso real y efectivo en España.
Iberebro interpone recurso de apelación por varios motivos, entre
los que figuran: i) infracción procesal por carecer de exhaustividad y
motivación por reproducir una sentencia del Tribunal Supremo, así como error en
la valoración de la prueba e ii) incongruencia omisiva respecto a la petición
de complemento de sentencia realizada y respecto a la notoriedad o renombre de
las marcas de la actora.
RESUMEN:
La Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso,
confirmando la sentencia de instancia en lo que a la acción por infracción y a
la acción por nulidad se refiere.
En primer lugar, desestima los argumentos en relación con las
infracciones procesales, repasando diferentes preceptos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) y llegando a la conclusión de que la
sentencia del juzgador de primera instancia está suficientemente motivada y
recordando que la falta de reclamación expresa e inmediata cuando hay trámite
para ello, como es el caso de la petición de complemento de una sentencia,
impide que la denuncia prospere ex novo ante el Tribunal.
En cuanto al análisis de la posible notoriedad o renombre de las
marcas de las actoras, la sentencia de instancia indica que “dado que queda
acreditada la existencia del riesgo de confusión sin necesidad de analizar el
carácter notorio o renombrado de las marcas de las entidades demandantes, puede
estimarse la acción declarativa de infracción marcaria, sin más razonamientos”
(FD4.14). El Tribunal de Marcas de la Unión Europea admite que este
razonamiento es escaso y que existe una “palmaria incongruencia omisiva de la
sentencia” (FD4.15) recordando que, si bien la legislación nacional al respecto
se refiere tanto a marcas notorias como a renombradas, el Reglamento
comunitario sólo alude a marcas renombradas. Sin embargo, la Audiencia
Provincial desestima el motivo del recurso porque entiende que “dicha
incongruencia ha sido consentida por ambas partes procesales, pues ninguna de
ellas activó el mecanismo procesal del complemento de sentencia, a fin de que
el juzgador a quo abordara el análisis de la notoriedad y/o renombre de las
marcas de las actoras. La incongruencia y la pasividad de las partes ante ella,
no es inane en cuanto al ámbito de la apelación (…) ambas partes han consentido
la omisión, aquietándose a la falta de análisis de las muchas cuestiones que la
infracción de las marcas renombradas conlleva, como por ejemplo, y como punto
de partida, la prueba de su notoriedad o renombre. Debería haber sido la
demandante la que, caso de interesarle a su estrategia procesal que sus marcas
tuvieran en ese procedimiento el carácter de notorias o renombradas, debería
haber planteado el complemento de la sentencia, pero no lo hizo (…) la cuestión
queda al margen de la apelación (…) quedará circunscrita, como se hiciera en la
sentencia de instancia con el beneplácito de las partes, al análisis de la
infracción desde la perspectiva del riesgo de confusión, y de la caducidad por
falta de uso de tales marcas infringidas” (FD4.15-24).
En segundo lugar, la Audiencia Provincial analiza la legitimación
para solicitar la caducidad por falta de uso con base en el art. 59.a LM,
desestimando el motivo del recurso dado que este mismo Tribunal, “en varias
resoluciones, ha negado la posibilidad de que, en la reconvención, se solicite
la declaración de caducidad por falta de uso de marcas que no se alegan
infringidas en la demanda. Lo cual guarda indudable conexión con la
legitimación de que estamos hablando: si la reconvención se refiere a marcas
y/o clases distintas de aquéllas cuya protección se impetra en la demanda, el
demandado reconveniente carece de legitimación para pretender su declaración de
nulidad o caducidad (…) por ello, si los títulos de propiedad industrial que se
consideran infringidos con el uso de la marca española de la demandada
(registrada par la clase 35) son las marcas UE y nacionales indicadas en la
demanda, para servicios de las clases 35 y 36, compartimos el criterio de que
la mercantil demandada carece de legitimación para solicitar la declaración de
caducidad de dichas marcas, para productos y servicios distintos de los
integrados en la clase 35, puesto que son los únicos que entran en colisión
directa y actual con los que aquélla ha intentado proteger mediante el registro
de su marca nacional” (FD6. 32 y 36).
Por último, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea hace una
comparación entre los signos enfrentados, comenzando por recordar lo que
establece la sentencia del TJUE en el caso C-342/97, de 22 de junio de 1999
(Asunto Lloyd Schuhfabrik) en cuanto a la definición del riesgo de confusión y
cuándo se puede dar. Asimismo, también realiza el juzgador de segunda instancia
un detallado análisis sobre cómo se debe realizar la apreciación global con
base en la impresión de conjunto de la marca para poder realizar una
comparación correcta, teniendo en cuenta, en particular, los elementos
distintivos y dominantes tanto desde un punto de vista gráfico, fonético o
conceptual o quién se supone que sería el consumidor medio en esta comparación.
Aplicado lo anterior al caso concreto, el Tribunal de Marcas de la Unión
Europea concluye que las nueve marcas oponentes tienen como característica
común la utilización del término Village junto con una localización geográfica
(La Roca o Las Rozas), situadas en centros comerciales, por lo que se puede
afirmar que estamos ante una familia de marcas con arreglo a lo estipulado en
la sentencia del TSJUE en el caso C-234/06 de 13 de septiembre de 2007 (Asunto
Bainbridge): “según esta sentencia, puede considerarse que existe una ‘serie’ o
‘familia’ de marcas, especialmente, bien cuando esas marcas anteriores
reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un
elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se
caracterizan por la repetición de un mismo elemento gráfico o denominativo que
las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un
mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria” (FD10.57). Este hecho
de que exista una familia de marcas tiene un peso importante en la valoración
del riesgo de confusión dado que la Audiencia Provincial concluye que “a la
vista de los razonamientos anteriores (similitud entre signos enfrentados, para
servicios idénticos, dirigidos a un consumidor medio), es la existencia de
riesgo de confusión, por cuanto el público pertinente puede creer erróneamente
que servicios de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los
designados con las marcas de la actora, o existe algún tipo de asociación o
vinculación entre las empresas titulares. El riesgo de confusión derivado de la
existencia de una familia de marcas anteriores sólo puede invocarse cuando se
cumplen cumulativamente dos requisitos. En primer lugar, las marcas anteriores
que formen parte de la ‘familia’ o de la ‘serie’ deben estar presentes en el
mercado, lo que sucede en el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho. En
segundo lugar, la marca posterior no sólo debe ser semejante a las marcas
pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan
relacionarse con ésta. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el
elemento común a las marcas seriales anteriores se utilice en la marca
solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente
en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto
(…) en el caso que nos ocupa, la partícula Village está presente en los signos
confrontados, y además lo hace en el mismo orden, como palabra final del
elemento denominativo dominante (La Roca Village / Las Rozas Village vs. Torre
Village) Nótese que la palabra Torre aparece en la marca resaltada en negrita,
diferenciada por tanto de la palabra Village). Se ha insistido por la apelante
en que el término Village carece de fuerza distintiva y no se ha acreditado su
secondary meaning (distintitividad sobrevenida) (…) sin embargo (…)
consideramos acreditada a la vista de la prueba (…) la palabra Village ha
adquirido, por su uso, un importante carácter distintivo, identificador de los servicios
prestados por las demandantes. Cierto es que el término Village puede ser
catalogado, en principio, de débil y poco distintivo de los servicios prestados
por las actoras (…) y numerosas marcas que también la emplean para servicios de
la clase 35 (…) no cabe negar el carácter genérico o descriptivo de término
Village (…) sin embargo, la prueba articulada por la parte demandante (…) pone
de manifiesto que el consumidor medio relaciona ya el término Village (…) con
un determinado origen empresarial. Muestra de ello es el millonario número de
visitantes de ambos centros comerciales (…) su posicionamiento en internet y
redes sociales, la abundante publicidad de las marcas en todo tipo de
publicaciones nacionales e internacionales (…) la distintividad sobrevenida (…)
permite otorgar protección a signos genéricos o descriptivos que, aun siendo
débiles y careciendo de carácter distintivo intrínseco, lo adquieren mediante
su uso (…) se trata en definitiva, de una cuestión probatoria y valorativa (…)
la conclusión a la que llega este Tribunal sería la misma, aunque no se
considerara la existencia de la familia o serie de marcas (…) el riesgo de
confusión seguiría presente” (FD10.60-71).
COMENTARIO:
Esta sentencia resulta interesante porque enfrenta dos marcas (Torre Village frente a Las Rozas Village y La Roca Village), tratando en detalle cuestiones frecuentes en este tipo de conflictos como son el renombre, la demanda reconvencional, la distintividad sobrevenida o la familia de marcas. Asimismo, también resulta interesante el fallo en relación a la legitimación activa para pedir la caducidad de una marca por falta de uso para una clase que quien solicita dicha caducidad no tiene porque “no se explica cómo la declaración de caducidad de los registros marcarios de las entidades demandantes para clases distintas de la clase 35 puede reportar una ventaja o utilidad a Iberebro” (FD6 31).