SENTENCIA
ES: APA:2019:367
ANTECEDENTES DE HECHO:
Allied Domecq Spirits &Amp; Wine Limited (“Allied”) es titular
de las marcas de la Unión Europea (MUE) “BEEFEATER”, entre las que se incluyen
marcas mixtas y la botella como marca tridimensional para la clase 33, a las
que atribuye la condición de renombradas.
Pernod Ricard España, S.A. (“Pernod”), es el distribuidor en
España de las botellas de ginebra de la marca “BEEFEATER”.
A partir del año 2016, la demandada Araba Foods 21, S.L. (“Araba”)
viene comercializando botellas de ginebra "SOTA DE BASTOS" y ofrece
en su página web www.arabafoods.com las referidas botellas que presentan un
aspecto externo similar a las botellas de “BEEFEATER”.
Además, Araba es titular de una marca española mixta, solicitada
el día 3 de noviembre de 2015 y concedida el día 28 de marzo de 2016 para
designar productos de la clase 33: ginebra. Dicha marca cuenta con una
representación gráfica, coincidente con la etiqueta que figura pegada a su
botella de ginebra, de aspecto similar a la etiqueta de “BEEFEATER”.
Allied y Pernod formularon demanda contra Araba ante el Juzgado de
lo Mercantil núm. 1 de Alicante, en su condición de Juzgado de Marcas de la
Unión Europea.
Allied ejercitó dos acciones acumuladas:
1) acción de violación de las marcas de la UE antes indicadas
frente a Araba por riesgo de confusión/asociación al amparo del artículo 9.2.b
y por la protección reforzada de las marcas renombradas del artículo 9.2.c del
RMUE, en relación con lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM);
2) acción de nulidad relativa frente a Araba, titular de la marca
española “SOTA DE BASTOS”, al ser incompatible con las marcas prioritarias de
Allied según dispone el artículo 52.1 en relación con los artículos 6.1.b y 8,
todos ellos de la LM.
Pernod, en cuanto distribuidor, ejercita una acción fundada en los
artículos 6 de la LCD sobre actos de confusión, 11 sobre actos de imitación y
12 sobre actos de explotación de la reputación ajena, en relación con el
artículo 32 de la LCD.
La sentencia de instancia estimó sustancialmente la demanda al
acoger la acción de infracción únicamente en la protección reforzada de la
marca renombrada y al rechazar que la acción de competencia desleal estuviera
fundada en el artículo 11 LCD. Asimismo, concretó las cuantías indemnizatorias:
66.062,48 € a favor de Allied por el lucro cesante derivado de la infracción marcaria;
42.391,33€ a favor de Pernod por los actos de competencia desleal y 58,08€ a
favor de Allied por daño emergente.
Frente a dicha sentencia Allied y Pernod presentaron recurso de
apelación, cuyas alegaciones principales son: (i) error en la valoración de la
prueba en cuanto a la infracción de las marcas de la UE, los actos de
competencia desleal y nulidad relativa de la marca española “BEEFEATER”; y (ii)
error en la determinación de la indemnización por lucro cesante, actos de
competencia desleal y daño emergente.
RESUMEN:
En primer lugar, en cuanto a la alegación de la inexistencia de
actos de infracción de las marcas de la UE de Allied, el Tribunal precisa que
la sentencia recurrida no fundamenta la infracción de las marcas en el riesgo
de confusión del artículo 9.2.b) del RMUE, sino en la protección reforzada de
las marcas renombradas del artículo 9.2.c) del RMUE, condición de las marcas
que constituye un hecho admitido por Araba.
En este sentido, hace referencia a la jurisprudencia del TJUE sobre
marcas renombradas (STJUE de 18 de junio de 2009, C487/07), conforme a la cual
uno de los presupuestos de la infracción de una marca renombrada es la
existencia del vínculo o conexión entre la marca y el signo del tercero, aunque
no llegue a existir confusión entre ellos.
Entiende el Tribunal que resulta muy ilustrativo el informe
pericial aportado con la demanda en el que se concluye, tras un extenso examen
comparativo de los signos, que "existe una evidente e injustificada
proximidad conceptual, formal y gráfica entre los productos “BEEFEATER” y “SOTA
DE BASTOS” que excede en mucho cualquier tipo de coincidencia casual fruto del
azar en el proceso creativo y de diseño". En consecuencia, el conjunto del
signo utilizado por Araba y la botella comercializada por ella evoca a modo de
vínculo o conexión con las marcas de Allied y la botella de ginebra distribuida
por Pernod.
No obstante, la infracción de las marcas renombradas no requiere
solamente el referido vínculo, sino que, además, exige la concurrencia de
alguna de estas tres circunstancias: (i) el perjuicio causado al carácter
distintivo de la marca anterior (dilución); (ii) el perjuicio causado al
renombre de dicha marca (degradación) y; (iii) la ventaja desleal que se
obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo).
Considera el Tribunal, que en este caso se dan los elementos que
caracterizan esta circunstancia de la ventaja desleal del carácter distintivo o
del renombre de la marca: (i) las marcas de Allied son renombradas; (ii) del
estudio de mercado aportado con la demanda se deduce el elevado grado de
conocimiento por el público destinatario de las características más relevantes
de las marcas y de la botella de los actores; (iii) existe un elevado grado de
similitud entre los signos por el elevado número de coincidencias y por el
impacto visual de conjunto; (iv) los productos son idénticos, en ambos caso,
son botellas que contienen ginebra.
En base a ello, concluye que el uso de los signos gráficos por
Araba y el conjunto de la botella que comercializa, tienen por finalidad atraer
la atención del consumidor habida cuenta de la reputación, fama y prestigio de
las marcas de Allied y de la botella comercializada por Pernod, de lo que se
aprovecha indebidamente Araba para obtener una ventaja comercial sin ofrecer a
cambio ninguna compensación económica.
En cuanto al segundo motivo alegado por Araba relativo a la
inmunidad registral, pues su conducta estaría amparada en el registro de su
marca española “SOTA DE BASTOS”, el Tribunal considera que la alegación carece
de relevancia, pues no existe ningún obstáculo para el ejercicio de la acción
de violación frente a un tercero titular de una marca nacional posterior de
conformidad con la doctrina establecida por el ATJUE de 10 de marzo de 2015
(asunto C-491/14).
Además, la falta de oposición por Allied a la solicitud por Araba
del registro de la marca española en nada impide el posterior ejercicio de la
acción de nulidad relativa, por ser incompatible con las marcas prioritarias como
admite el artículo 52.1, en relación con los artículos 6 y 8 de la LM.
En cuanto al tercer motivo invocado, relativo al distinto público
destinatario de los productos, porque el precio de las botellas de ginebra
registradas por Araba es muy inferior al precio de las botellas de las actoras,
el Tribunal entiende que estos factores secundarios de diferenciación (precio,
calidad y puntos de venta) carecen de relevancia en términos de infracción
marcaria. Solo procede comparar, de un lado, las marcas de la actora tal y como
están registradas y los productos que designan y; de otro lado, los signos del
infractor y los productos que éstos designan, sin hacer referencia a las
características del precio, calidad y canal de distribución en el mercado de
los productos.
Además, opina el Tribunal que el precio inferior del producto
comercializado por Araba pone de manifiesto aún más si cabe la concurrencia de
los requisitos de la dilución, degradación y parasitismo.
En cuanto al cuarto motivo, centrado en la relevancia
diferenciadora del elemento denominativo "SOTA DE BASTOS" y la figura
del personaje representado en la etiqueta de la botella comercializada por
Araba, el Tribunal cita la STJUE de 3 de septiembre de 2009 (asunto C-498-07,
Carbonell – La Española) y concluye que puede prevalecer el impacto visual del
conjunto del elemento figurativo del signo sobre el elemento denominativo o
sobre la posible diferencia en uno de los elementos gráficos.
En conclusión, el semejante impacto visual del conjunto del elemento
gráfico de los signos enfrentados prevalece sobre el diferente elemento
denominativo y sobre la diferente figura del personaje representado en ambos
signos, máxime cuando la modalidad infractora ha sido subsumida en la
protección reforzada de las marcas renombradas, que solo exige la existencia de
un vínculo o conexión y, no, confusión y desestima el motivo.
En cuanto al error en la determinación de la indemnización de
daños y perjuicios causados a Allied, a Pernod y el daño emergente, aclara el
Tribunal que el criterio denominado regalía hipotética al que se refiere el
artículo 43.2.b LM, la doctrina jurisprudencial mantiene que no procede la
prueba de la existencia de los daños.
En lo relativo a la indemnización por los actos de competencia
desleal, el Tribunal considera que el artículo 32.1.6ª LCD se remite a la
acción de enriquecimiento injusto al declarar: "sólo procederá cuando la
conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de
exclusiva u otra de análogo contenido económico".
Afirma el Tribunal que el enriquecimiento injusto se produce por
intromisión, en el sentido de que procede restituir al perjudicado las
cantidades obtenidas por haber invadido su derecho de exclusiva como único
distribuidor de las botellas de ginebra de la marca "BEEFEATER" en
España.
En este caso, se prescinde del daño concreto que haya podido
sufrir el perjudicado y se atiende únicamente al beneficio obtenido por Araba
mediante la comercialización de sus botellas de ginebra.
Así pues, en este caso resulta irrelevante para la determinación
de la indemnización la existencia de los daños causados a Pernod y desestima el
recurso.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante porque de ella se pueden extraer
importantes conclusiones:
En primer lugar, pone de manifiesto la posibilidad de que exista
infracción marcaria en casos en los que no existe ningún tipo de similitud
fonética, sino únicamente gráfica.
En segundo lugar porque matiza que, en el caso de marcas
renombradas, para que exista infracción no es necesario que exista riesgo de
confusión entre ambos signos, pero tampoco basta con el mero riego de
asociación, sino que se exige la concurrencia de alguna de estas tres
circunstancias: (i) el perjuicio causado al carácter distintivo de la
marca anterior (dilución); (ii) el perjuicio causado al renombre de dicha marca
(degradación) y; (iii) la ventaja desleal que se obtenga del carácter
distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo).
Del mismo modo, precisa que factores tales como precio, calidad y
puntos de venta carecen de relevancia en términos de infracción marcaria a la
hora de valorar el riesgo de confusión, y opina que un precio inferior pone de
manifiesto aún más si cabe la concurrencia de los requisitos de la dilución,
degradación y parasitismo.
Igualmente, en relación con el principio de inmunidad registral y
la existencia de una marca española, aclara que no existe ningún obstáculo para
el ejercicio de la acción de violación frente a un tercero titular de una marca
nacional posterior de conformidad con la doctrina establecida por el ATJUE de
10 de marzo de 2015 (asunto C-491/14) y que el hecho de no haber presentado
oposición no precluye la posibilidad de presentar una acción de nulidad ante
los tribunales.
Por último, aclara que para la aplicación de la regalía hipotética como criterio de indemnización no es necesario probar la concurrencia de daños y perjuicios.