Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

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Recurso de apelación 911/2019 -3

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantilart. 249.1.4) 337/2017

Parte recurrente/Solicitante: CENTRAL DE CARNES MADRID NORTE SA,LOS NORTEÑOS S.A., Industrias Carnicas los Norteños S.A.

Procurador/a: Francisco Jose Abajo Abril Abogado/a:

Parte recurrida: EUROESTRELLAS FRED SL

Procurador/a: Rafael Ros Fernandez

Abogado/a: Ferran Llaquet Ballarín

Cuestiones: infracción de derechos depropiedad intelectual y marcarios. Plagio de textos de catálogo sobre carnes.

SENTENCIA núm. 1624/2019 Composicióndel tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a veinte de septiembre de dos mil diecinueve.

Parte apelante: Central de Carnes Madrid Norte,S.A., Industrias Cárnicas Los Norteños, S.A. y Los Norteños, S.A.

Parte apelada: Euroestrelles Fred, S.L.

Objeto del proceso: Infracción derechos propiedadintelectual y de derechos marcarios.

Resolución recurrida: sentencia.

-             Fecha: 3 de octubre de 2018

-             Parte demandante: Euroestrelles Fred, S.L.

-             Parte demandada: Central de Carnes Madrid Norte, S.A., IndustriasCárnicas Los Norteños, S.A. y LosNorteños, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de lasentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " Que debodesestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por EUROESTRELLASFRED SL contra LOS NORTEÑOS SA e INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS SA, sincondena en costas.

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta porEUROESTRELLAS FRED SL contra CENTRAL DE CARNES MADRID NORTE SA, con condena encostas a la demandada. Concretamente:

1.- DECLARO que la mercantil demandada CENTRAL DE CARNES MADRIDNORTE SA ha vulnerado los derechos de propiedad intelectual que ostenta elactor sobre los textos del catálogo de PUJOL'S (documentos 12, 18 y 19 de lademanda).

2. CONDENO a la mercantil demandada CENTRAL DE CARNES a cesar encualesquiera usos de los citados textos del catálogo de PUJOL'S (doc. 12, 18 y19), incluyendo la prohibición de reanudarlo en el futuro, así como le ordeno ala retirada y destrucción a su cargo de todos los catálogos editados que esténen su poder y que incluyan los referidos textos, ya sean los textos originalesen castellano o la traducción de los mismos al inglés o a cualquier otroidioma.

3.- DECLARO que la mercantil demandada CENTRAL DE CARNES havulnerado los derechos de marca que ostenta el actor sobre la marca españolaregistrada con el nº 3.558.236.

4.- CONDENO a la mercantil demandada CENTRAL DE CARNES a cesar encualesquiera usos de la marca titularidad del actor, así como a la retirada ydestrucción a su cargo de todos los catálogos editados que estén en su poder yque incluyan la citada marca.

5.- CONDENO a la mercantil CENTRAL DE CARNES a indemnizar al actorpor los daños y perjuicios causados que se cifran en los siguientes importes:

a)          666,38 euros por gastos de investigación de la infracción.

b)          50.494,41 euros por la infracción marcaria

c)            35.133,14 euros por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cantidad que se verá incrementadaen aquella que resulte de reducir en un 70%, los beneficios de explotación de nuevos clientes obtenido por Central de Carnes durante el primer trimestre del ejercicio 2018, la cual se determinará en ejecución de sentencia conforme al art. 219 LEC. El cálculo del beneficio de explotación de nuevos clientes durante el primer trimestre de 2018 se hará calculando el 4,5% de los beneficios de explotación obtenidos por la compañía durante ese periodo de tiempo, cifra a la que luego se le aplicará la rebaja del 70%.

6.- CONDENO a la mercantil CENTRAL DE CARNES al pago del interésmoratorio legal del art. 576 LEC ".

SEGUNDO. Contra la anterior sentenciainterpusieron recurso de apelación Central de Carnes Madrid Norte, S.A.,Industrias Cárnicas Los Norteños, S.A. y Los Norteños, S.A. Admitido en ambosefectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo ysolicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaronlas actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votacióny fallo para el día 25 de julio pasado.

Ponente: magistrado JUAN F. GARNICA MARTÍN.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO . Términos en los que aparecedeterminado el conflicto en esta instancia.

1.           Euroestrelles Fred, S.L. interpuso demanda de juicio ordinariocontra Central de Carnes Madrid Norte, S.A.,Industrias Cárnicas Los Norteños,S.A. y Los Norteños, S.A. ejercitando frente a todas ellas acciones deinfracción de sus derechos sobre los textos insertos en un catálogo que utilizapara la comercialización de carnes. También ejercita una acción de infracciónde los derechos que ostenta sobre la marca que tiene registrada con el número 3558 235 "PUJOL'S - MADURADA COMO NINGUNA OTRA CARNE DEL MUNDO",solicitada el 21 de abril de 2015 y registrada el 10 de septiembre de 2015 parala clase 35 ("servicios de publicidad y promoción de ventas").

2.           Los hechos sustanciales en los que se funda la demanda son lossiguientes:

a)           Durante el último Salón Internacional de la Alimentación y lasBebidas, celebrado en Barcelona, los días 25a 28 de abril de 2016("Alimentaria 2016"), la demandada habría distribuido unos catálogos,editados por el GRUPO NORTEÑOS, que vendrían a reproducir la mayor parte de lostextos del catálogo de la actora y de su web. Dicha infracción no fue puntualsino que se habría cometido también en los catálogos del 2016 y 2017.

b)           La infracción de los derechos de propiedad intelectual de laactora se habría cometido también por lademandada a través de su página webwww.centraldecarnes.com, al reproducir nuevamente en la sección "NUESTRACARNE", la casi totalidad de los textos del catálogo de "PUJOLS"y de su web.

c)           Por último, la demandada también introdujo en los catálogosdistribuidos en la feria Alimentaria 2016 eleslogan "madurada como ningunaotra carne del mundo" que presidió el stand de la demandada duranteel citado evento. Dicho eslogan lo tiene registrado la actora como marca.

3. Las demandadas se opusieron a la demandaalegando:

a)           Falta de legitimación activa, con fundamento en que la actora noacredita la autoría de los textos presuntamente "plagiados" por lademandada ni tampoco que los mismos figuren en el supuesto catálogo del actorcorrespondiente al año 2014.

b)           Falta de legitimación pasiva, porque el "grupo empresarialLos Norteños" carece de personalidad jurídicapropia, siendo las empresasintegrantes del mismo, en su caso, las únicas responsables de sus actos.Concretamente, de los actos de infracción que se denuncian en la demanda sólosería responsable Central De Carnes, pues fue ésta la que participó en la FeriaAlimentaria 2016 así como la titular de la web cuyo contenido reproducepresuntamente esos textos titularidad del actor.

c)           En cuanto a la infracción marcaria denunciada, Central de Carnesreconoce haber hecho uso del eslogan"madurada como ninguna otra carne enel mundo" tanto en el catálogo que repartió en "Alimentaria2016" como en su stand . Ahora bien, niega que ello constituya unacto de infracción marcaria, por las siguientes razones:

i)             porque el elemento distintivo de la marca del actor es el apellidodel administrador "PUJOLS" mientras que"MADURADA COMO NINGUNAOTRA CARNE EN EL MUNDO" es simplemente un eslogan comercial que carece dedistintividad; y,

ii)            al no ser empresas competidoras, no se dirigen al mismo público,por lo que no hay riesgo alguno deconfusión entre el público.

d) En relación con la infracción de los derechos de propiedadintelectual, reconoce haber usado el catálogo que aporta la actora con sudemanda como documento 9 en la Feria Alimentaria de Barcelona del año 2016,pero niega que tal catálogo vulnere los derechos de propiedad intelectual delactor, por las siguientes razones:

i)             Porque el demandado desconocía los textos del catálogo del actor,por lo que es imposible que los hubierapodido plagiar; y,

ii)            Porque hay diferencias significativas en cuanto a la calidad,cuidado de imágenes, tintas, etc. de amboscatálogos.

e) Subsidiariamente, para el caso de estimarse las acciones deinfracción que se exponen en la demanda, se opone a la acción de daños yperjuicios con fundamento en las siguientes alegaciones:

i)             Inexistencia de daño. Tal es así que es en el año 2016, cuando laactora registró mayor facturación, alcontrario que la demandada, que registróla mayor bajada de su cifra de negocio.

ii)            En su caso, la cuantía indemnizatoria debería estar limitada alperiodo que va de abril de 2016 a octubrede 2016, fecha en la cual la demandadaencargó unos nuevos catálogos en los que ya no figuraba el eslogan comercialreferido.

iii)           Los catálogos litigiosos sólo se utilizan para cada feria y tienenun impacto mínimo con respecto a lasventas, de apenas el 2 %.

4.           La resolución recurrida desestimó la demanda frente a LosNorteños, S.A. e Industrias Cárnicas LosNorteños, S.A. estimando la alegaciónde falta de legitimación pasiva y estimó la demanda frente a Central de CarnesMadrid Norte, S.A. El fundamento de esa estimación reside, en cuanto a laacción de infracción de los derechos de propiedad intelectual, en consideraracreditada la infracción por haber reproducido Central de manera sustancial lostextos que figuraban en el catálogo de Pujols del 2014, aprovechándose así delesfuerzo creativo ajeno; todo ello, para generar en el mercado la asociación deideas de que los productos de Central de Carnes y de Euroestrellas tienen unasmismas propiedades y cualidades y que están sometidas a unos mismos procesos demaduración que son singulares y semejantes y que dotan a la carne que venden deunas determinadas propiedades que las hacen singulares frente a los demáscompetidores, lo que no se corresponde con la realidad. También considera laresolución recurrida que existe infracción marcaria, al apreciar que el esloganpresenta distintividad con independencia del término "Pujols" queincorpora y al haber reproducido la demandada el resto de su contenido de formaliteral.

5.           El recurso de las demandadas (de todas ellas conjuntamente), únicoque se ha producido frente a laresolución recurrida, se funda en los siguientesmotivos:

a) Error en la valoración de la prueba respecto de la autoría delos textos, la divulgación, la originalidad y el plagio, motivo genérico através del cual el recurso expresa su discrepancia respecto de la resoluciónrecurrida en los siguientes aspectos:

i)             Discute que pueda considerarse acreditada la autoría y divulgaciónde la obra de la demandante a partir de laprueba que ha tomado en consideraciónla resolución recurrida, que son documentos de producción unilateral o bientestimonios de sus propios empleados o personas vinculadas a la actora. Enopinión de las recurrentes, ninguna de las testificales permite sostener laidea de que los textos que se afirman plagiados fueran creados por el Sr. Porfirio.

ii)            Existencia de originalidad de la obra. Según la jurisprudencia, unsimple catálogo no ostenta originalidad yno hay en la obra esfuerzo creativoalguno sino que solo se ha realizado un corte y pega de textos de Internetdescribiendo el ganado y el tipo de alimento que consume. En opinión de lasrecurrentes, no se cumplen los presupuestos para considerar que exista plagio.

iii)           Respecto de la cuantificación de la indemnización, discrepa de loscriterios que ha aplicado la resoluciónrecurrida que estima que no han sidorespetuosos con la única pericial que se ha practicado, la aportada por suparte. También discrepa de los juicios de valor introducidos por la resoluciónrecurrida al fijar el importe efectivo del daño, que estima excesivo y que nose corresponde con las circunstancias del caso.

b)           Error en la valoración de la prueba respecto de la infracciónmarcaria e infracción de los apartados a ), b )y d) del art. 5 de la Ley deMarcas (LM ). Bajo ese título del motivo, combaten las demandadas que existainfracción marcaria, dado que no ha incluido en sus catálogos el signo que laactora tiene registrado sino solo una parte del mismo que son eslóganespublicitarios de dominio público y que carecen de carácter distintivo. Tambiéndiscute la cuantificación de la indemnización por este concepto.

c)           Error en la valoración de la prueba en cuanto a la cesación de usoy destrucción de ejemplares.

d)           Infracción de lo previsto en los arts. 394.1 y 394.2 LEC en cuantoa la imposición de las costas, al haberimpuesto las costas a Central por unaestimación parcial de la demanda y no haberlas impuesto a la actora por unadesestimación íntegra frente a dos de las demandadas.

SEGUNDO . Sobre la infracción depropiedad intelectual. a) Resolución recurrida

6. La resolución recurrida ha considerado acreditada la infracciónde los derechos de propiedad intelectual con fundamento en las siguientesconsideraciones:

a)           Está acreditada la autoría de los textos que Euroestrellasincorporó a su catálogo y los mismos no contienenexpresiones estereotipadas nide uso común en el ámbito del sector cárnico sino que se trata de textoselaborados.

b)           Los textos utilizados por Central en su propio catálogo sonprácticamente coincidentes, de forma quepuede considerarse que reproducensustancialmente la práctica totalidad de los textos que utiliza la actora, conla sustitución del denominativo Pujols por el correspondiente a la demandada.El resto de diferencias se refieren a elementos irrelevantes o bien al uso desinónimos. Por ello considera que tales coincidencias no pueden responder alsimple azar.

7. Que los dos textos son prácticamentecoincidentes, afirma el juzgado mercantil, no es un hecho que niegue la partedemandada. Al respecto, es muy ilustrativo el trabajo de yuxtaposición querealiza la parte actora, resaltando en rojo el texto copiado o coincidente, ennegro y entre corchetes, las variaciones del texto original que han sidosustituidas por expresiones equivalentes y en negrita, el texto adicionado alcatálogo de los NORTEÑOS y que no figura en el catálogo de "PUJOLS"los cuales se reproducen a continuación (nosotros añadiremos a la distinciónantes citada una característica más, pues realzaremos con una mayor grandarialas diferencias entre textos):

Tabla 1, Sabor, ternura y jugosidad.

Para tener la certeza de trabajar con las mejores carnes esimportante tener en cuenta los siguientes factores de calidad:

SABOR

Paladar y olfato se combinan para ofrecer al consumidor unaexperiencia única. El sabor y el aroma de una carne de calidad, los determinanfactores como la especie [raza], el sexo, la dieta y el método de maduración.Aunque sin duda, el arte de unas manos expertas en la cocción [preparación]será imprescindible para obtener lo mejor del producto [un resultadoexcelente].

TERNURA [TERNEZA]

La maduración incide positivamente en la ternura [terneza] de lacarne. La edad y el sexo del animal o la posición de los músculos sondeterminantes, pero también lo es envejecer [madurar] los lomos en cámarasespecializadas tras la matanza y el enfriamiento inicial.

JUGOSIDAD

La jugosidad de la carne se determina por la cantidad de agua ylípidos que se retienen durante la cocción [preparación] incrementando el sabory la ternura [terneza] de la carne.

La grasa intramuscular y el proceso de maduración mejora laretención del agua aumentando [aumenta] la jugosidad de la carne.

Tabla 2. Firmeza, olor e infiltración.

FIRMEZA

Una pieza de carne de calidad debe presentarse firme. Debe ceder ala presión pero no deshacerse al tacto y mantener su consistencia sin mostrarsedura.

OLOR

El olor de la carne diferirá según la especie [raza], edad y sexodel animal. Deberemos evitar piezas de carne que desprendan un olor rancio o pronunciado,ya que podría no encontrarse en un estado de consumo óptimo. *

INFILTRACIÓN DE GRASA MUSCULAR

El grado de infiltración de la grasa intramuscular en la chuletaes un factor clave en la calidad de la pieza. Durante la cocción [preparación],la grasa intramuscular se deshace [parte de la grasa se funde] debido a su bajopunto de fusión, permitiendo que la carne permanezca tierna, mucho más jugosa ycon un gran sabor.

TABLA 3. La selección.

LA SELECCIÓN DEL ANIMAL EN ORIGEN

En Pujol's [Grupo Norteños no solo criamos nuestro propio ganado,sino también] seleccionamos animales de productores de confianza, paragarantizar a nuestros clientes piezas de gran sabor, ternura y jugosidad.Adaptamos nuestra oferta a sus exigencias, ofreciendo piezas de carne que seadapten a sus platos y a las preferencias del consumidor.

La alimentación del ganado es un factor clave en la calidad de lacarne. Según el ganadero esta se realiza con pasto o con grano [:principalmente maíz y cebada]. En el primer caso se obtiene una carne con unagrasa de color paja amarillento mientras que en el segundo caso la grasa tienetonos más blancos.

En el mercado encontraremos diferentes especies [razas] de vacunoque se adaptan a los diversos objetivos de producción:

Razas criadas para carne:

Rubia gallega, Charolesa, Limusina [, Retinta, Simmental,Fleckvieh, Miñota] ...

Razas para producir leche:

Frison Holandés, Holstein-Friesian, Pardo Suiza ...

TABLA IV. Maduración.

MADURACIÓN TRADICIONAL CON TÉCNICAS AVANZADAS

La carne necesita su [un] tiempo [determinado] para ofrecernostodas sus cualidades de manera óptima. Una experta maduración es la clave. Y enPujol's [Grupo Norteños] maduramos con un proceso propio, único en el mundo[desde hace más de 30 años]. Recogemos la tradición de la maduración dry-agedy le incorporamos conocimientos y técnicas avanzadas que mejoran la calidad delproducto.

*

" La maduración mejora el sabor la ternura [terneza] y lajugosidad de una chuleta [la carne]" Tabla V. Tiempo.

TIEMPO

Los estudios científicos recomiendan una maduración mínima de lacarne de 14 días.* Es cierto que [Aunque] la carne sufre merma, pero esteproceso nos permitirá apreciar cambios significativos en el sabor, la ternura[terneza] y la jugosidad de la pieza.

*

DENOMINACIÓN DE VENTA SEXO EDAD

Ternera blanca Macho/Hembra Menor o igual a [De] 8 meses [de edado más joven]

Ternera Macho/Hembra Mayor de 8 meses hasta 12 meses [de edad]

Añojo Macho/Hembra Mayor de 12 meses hasta 24 meses [de edad]

Novillo/Novilla Macho/Hembra Mayor de 24 meses hasta 48 meses [deedad o más joven]

Cebón Macho castrado Menor o igual a [De] 48 meses [de edad o másjoven]

Buey Macho castrado Mayor de 48 meses [de edad]

Vaca Hembra Mayor de 48 meses [de edad] Toro Macho Mayor de 48meses

Reglamento (CE) nº 1760/2000

Tabla VI. Temperatura, humedad y aire.

TEMPERATURA

En la maduración, el control y la estabilidad de la temperaturason claves para un proceso enzimático óptimo. Una temperatura inadecuadaralentiza o acelera este [dicho] proceso.

HUMEDAD

La estabilidad de la humedad es imprescindible en la maduraciónpara controlar el metabolismo microbiano. Una humedad inadecuada ralentiza oacelera este [el] proceso.

AIRE

La ventilación y la circulación de aire en la cámara de maduraciónson esenciales para evitar el crecimiento de las bacterias, así como paraeliminar malos olores que puedan alterar la calidad de la carne.

Tabla 7. Madurada como ninguna otra carne en el mundo.

MADURADA COMO NINGUNA OTRA CARNE EN EL MUNDO

En Pujol's [Grupo Norteños] hemos desarrollado un método único demaduración, que nos permite obtener piezas de carne de máxima calidad, tiernas,jugosas y con el mejor sabor. b) El recurso

8. La discrepancia que expresa el recurso, tal y como hemosadelantado, aunque expuesta bajo el título de incorrecta valoración de laprueba, en realidad va mucho más allá y afecta a si concurren los presupuestosde fondo para que la obra que se afirma infringida tenga derecho a la tutelaque se reclama. En cuanto a las cuestiones fácticas, la discrepancia frente ala resolución recurrida se centra en la acreditación de la autoría de la obra.

c) La oposición

9. La actora se opone al recurso argumentando que la partedemandada no negó en su día ni la originalidad de la obra ni tampoco que en suscatálogos se hubiera reproducido la misma. Se limitó a argumentar la falta deprueba de que los catálogos de la actora de 2014 hubieran incorporado lostextos en cuestión. También afirma que no tiene fundamento la alegación deerror en la valoración de la prueba acerca de la autoría de la obra y de ladivulgación y se opone al resto de motivos del recurso. d) Valoración deltribunal

i) Sobre la alegación de cuestiones nuevas

10. Tiene razón la parte actora que una parte sustancial de lasalegaciones con las que la demandada funda su recurso son cuestiones nuevas, nointroducidas por la referida parte al contestar a la demanda, momento en el quese limitó a cuestionar la autoría y publicación de la obra que se afirmabainfringida en la demanda. Por tanto, conforme con lo que dispone el art.456.1 LEC , se trata de cuestiones que no pueden fundar válidamente elrecurso, por cuanto el mismo se ha de limitar a traer a la segunda instancialas cuestiones que ya hubieran sido objeto de la discusión en la primerainstancia. No obstante, ello no significa que no pueda el tribunal entrar en elexamen de los presupuestos de la acción ejercitada, entre ellos el examen de sila obra invocada presenta los requisitos para ser considerada como obra a losefectos de la tutela que ofrece el art. 10 del Texto Refundido de la Leyde Propiedad Intelectual (LPI, en lo sucesivo), en la medida en que elloes una cuestión que tanto podría haber sido objeto de examen de oficio por eltribunal en la primera instancia; por la misma razón lo puede ser en lasegunda, al tratarse de una cuestión de carácter esencialmente jurídico que noestá sometida al régimen del principio de la aportación de parte.

ii) Sobre la originalidad de la obra

11. De acuerdo con lo que dispone el art. 10.1 delReal Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando yarmonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en losucesivo, LPI) "(s)on objeto de propiedad intelectual todas las creacionesoriginales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medioo soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en elfuturo, comprendiéndose entre ellas:

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos,discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones decátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza".

12.         En nuestro caso, la obra que la demanda invoca consisteexclusivamente en el texto incorporado a unoscatálogos que la actora utilizapara publicitar la venta de carnes. Esa parte de la obra (los textos escritos)son separables del resto de la obra (las fotografías incorporadas al catálogo),por lo que son susceptibles de una protección autónoma, siempre que se cumplanlos requisitos que la justifican.

13.         Para que esa formulación expresiva en que consiste la obra puedaser objeto de protección como propiedadintelectual, es necesario que seaoriginal como obra literaria o en la subespecie de obra científica ( art. 10TRLPI ). En caso contrario no sería estimable la violación del derecho deexclusiva que confiere la propiedad intelectual.

14.         Sobre el contenido conceptual o el sentido que haya de darse alrequisito de la originalidad, la STS de 26de octubre de 1992 recuerda ladiscusión doctrinal entre la acepción subjetiva (equivalente a singularidad, nohaber copiado una obra ajena) y la objetiva (novedad, haber creado algodistinto a lo ya existente).

Si bien tradicionalmente imperó la concepción de la originalidadsubjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura,música, pintura, escultura...), ya que la creación implica cierta alturacreativa, hoy día, sin embargo, debido a que los avances técnicos permiten unaaportación mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimorastro de la personalidad de su autor) y unido al reconocimiento al autor dederechos de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad,que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea.

15.         Esta noción objetiva impone destacar el factor derecognoscibilidad o diferenciación de la obra, imprescindible para atribuir underecho de exclusiva, lo que requiere, al fin, que la originalidad tenga unarelevancia mínima, pues no resulta adecuado conceder derechos de exclusiva acreaciones que constituyen parte del patrimonio cultural común de la sociedad.Se ha dicho en este sentido que no se protege lo que pueda ser patrimonio comúnque integra el acervo cultural o que está al alcance de todos ( SSTS de fechas20 de febrero y 26 de octubre de 1992 , y de 17 de octubre de 1997 ).

16.         Podemos aceptar, por tanto, como hemos mantenido en anterioresresoluciones, que la nota de originalidadconcurre cuando la forma elegida porel creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla unarealidad singular o diferente por la impresión que produce en el consumidor, loque, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y,por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad.

17.         En todo caso, la STS de 5 de abril de 2011 concibe la noción de"creación original" del art. 10.1 de la LPI como"originalidadcreativa", suponiendo la creatividad "la aportación de un esfuerzointelectual -talento, inteligencia, ingenio, inventiva o personalidad...-". De ahí que la STS de 26 de noviembre de 2003 , enjuiciando un caso deplagio de varios pasajes o textos incluidos en un folleto o guía turística(sobre la riqueza monumental de Arcos de la Frontera), aprecie la infraccióndel derecho de autor sobre la base previa de reconocer a los pasajes copiados(admite la coincidencia casi total) la suficiente originalidad para ser objetode protección como obra intelectual, al afirmar que: "la exposicióndescriptiva contenida en las guías turísticas cuya paternidad pertenece aldemandante, reviste originalidad y creatividad literaria. No importa la idea,ni si los datos históricos reflejados eran conocidos, o novedosos; lo relevantees la forma original de la expresión -exposición escrita-. Y así lo advierte,con pleno acierto, el juzgador de primera instancia al resaltar "el propioy personal sentido expositivo del autor"".

18.         Indica asimismo la primera de las Sentencias citadas que laponderación de la suficiencia creativa dependerá de las circunstancias de cadacaso, pues son diversos los factores y aspectos que pueden incidir,correspondiendo su valoración en principio a los tribunales que conocen eninstancia, a cuyo efecto han de tomar en cuenta la pluralidad de elementos de convicciónque hayan podido proporcionarles las partes periciales, informes de expertos,revistas especializadas, exposiciones, certámenes, premios, etc.-, además delas máximas de experiencia comunes.

19.         Que la obra invocada por la actora es nueva, en el sentido de queno es simple reproducción de otrasanteriores, nos parece indiscutible a lavista de la prueba practicada en las actuaciones, ya que no se ha aportadoningún antecedente de que esos mismos textos se hayan utilizado anteriormenteen otros catálogos de carnes. Ahora bien, la cuestión es si es suficiente conello o bien es exigible un plus adicional de creatividad para que pueda serlereconocida la protección que brinda el art. 10LPI .

20.         Tampoco podemos ignorar la jurisprudencia comunitaria que conceptúala obra a estos efectos como"creación intelectual propia de su autor"y considera que la creación intelectual es propia de su autor cuando refleja supersonalidad, como sucede cuando el autor ha podido expresar su capacidadcreativa, al realizar la obra, tomando decisiones libres y creativas ( STJUEde 1 de diciembre de 2011, caso Painer (C-145/10 , EU:C:2011:7989 ,apartados 88 y 89). En cambio, cuando la expresión de los componentes delobjeto en cuestión viene impuesta por la función técnica, el criterio de laoriginalidad no se cumple, ya que las diferentes maneras de poner en prácticauna idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden.

21.         En nuestro caso, no podemos ignorar cuál es la finalidad a la queobedece la obra de la actora, esto es,servir de publicidad para la venta decarne de vacuno. De ello se deriva que el texto deba hacer referencia a lascuestiones esenciales que caracterizan ese producto y realzar su calidad, entrelas que se encuentran el sabor, el aspecto, la terneza, e incluso el olor, losanimales de origen o su alimentación. Por tanto, no existe originalidad algunaen el hecho de que en la obra de la actora se haga referencia a esascaracterísticas, que consideramos que son comunes y bien conocidas del productoque se pretende comercializar con el catálogo.

22.         Ahora bien, la cuestión está en que la referencia a esascaracterísticas puede hacerse de muy diferentesformas y puede existiroriginalidad en la concreta forma en la que se describen. En este sentido,aunque el texto no podemos considerar que sea especialmente creativo, ya que selimita a describir cada una de esas características de forma relativamentesencilla, no podemos desconocer que, al menos en alguno de los casos (porejemplo, cuando se describe el sabor), incorpora originalidad suficiente quejustifica que se le deba reconocer protección. No obstante, no podemos dejar dereconocer que la cuestión nos parece algo dudosa porque en su mayor parte lostextos no van más allá de limitarse a expresar un contenido que estácondicionado por la función técnica de la obra.

iii) Sobre la prueba de la autoría de la obra y de su divulgación

23.        Coincidimos con la valoración probatoria hecha por la resoluciónrecurrida, que considera que estáacreditado que el catálogo de la actora de2014 al que se incorporaba la obra que se afirma infringida es el que se aportacomo documento 12 de la demanda. El hecho de que del propio documento noresulte la fecha del mismo no impide tener como acreditado ese hecho, que fueaseverado por las testificales de empleados de la propia actora, así como porlas certificaciones de otros profesionales ajenos a la actora que intervinieronen la confección del catálogo (docs. 13 y 14 de la demanda). Y el mero hecho deque se trate de empleados de la actora o de persona relacionados con ellatampoco priva de valor a ese testimonio, particularmente porque la naturalezade los hechos a acreditar determina que esos testimonios sean precisamente losmás adecuados por su proximidad con la fuente de prueba.

24.        De acuerdo con lo que establece el art. 6LPI :

" 1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, aquien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que loidentifique.

2. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo osigno, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a lapersona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento delautor, mientras éste no revele su identidad ".

Por consiguiente, acreditado que la obra ha sido utilizada por laactora, ello es razón suficiente para que debamos presumir que es de su autoríapersonal, con independencia de quién haya sido quien materialmente la hubierarealizado.

25.         Similares consideraciones hemos de hacer respecto de ladivulgación de la obra. Consideramos, como laresolución recurrida y por lasmismas razones, que está bien acreditada. Y, por otra parte, la relevancia dela misma debe ser entendida desde la perspectiva del plagio, al pretender lademandada que no había existido el mismo sino simple coincidencia entre laspartes en sus textos. Creemos que la proximidad entre ambos textos es tanimportante que no es posible pensar en una simple coincidencia.

TERCERO. Sobre la indemnización derivada de la infracción de lapropiedad intelectual.

26.         La resolución recurrida ha condenado a la demandada Central deCarnes a indemnizar a la actora conla suma de 35.133,14 euros en concepto dedaños y perjuicios derivados de la infracción de propiedad intelectual y con lasuma de 666,38 euros en concepto de gastos de investigación de la infracción.Considera la resolución recurrida que la suma de 35.133,14 euros corresponde alos beneficios obtenidos por la demandada como consecuencia de la infraccióndurante el periodo que va desde abril de 2016 a abril de 2018 gracias alcatálogo infractor. Estima la resolución recurrida que la incidencia de loscatálogos infractores en la captación de nuevos clientes ha podido tener unaincidencia del 30 %, por lo que practica una rebaja del 70 % respecto de losbeneficios del periodo. También incluye una cantidad adicional, a fijar en lafase de ejecución, correspondiente a los beneficios del primer trimestre de2018.

27.         Central de Carnes discrepa de las conclusiones a las que en estepunto llega la resolución recurridaargumentando lo siguiente:

a)           No se ha tenido en cuenta que la demandada es una empresaimplantada en el sector desde 1990, conuna gran reputación y se ha incluido enla indemnización los beneficios obtenidos a partir de la facturación a clienteshabituales y a sectores y mercados en los que el folleto no tuvo incidenciaalguna. Estima que la indemnización debe efectuarse de acuerdo con el criteriode la pericial de la demandada que fija la incidencia en la suma de 301,30euros.

b)           No es procedente indemnización alguna correspondiente al primertrimestre de 2018 porque está acreditado que la demandada modificó loscatálogos en 2018, tal y como afirmó el propio actor durante la vista.

c)           Si se comparan los beneficios de 2016 con los de 2015 se puedeapreciar que solo se produjo un ligeroincremento en abril, mayo y noviembre. Yen 2017 los beneficios bajan todos los meses, salvo mayo y noviembre, conligeras subidas. Y la cifra de negocios global de 2016 bajó respecto la de2015, por lo que no puede considerarse que la infracción hubiera reportadobeneficio alguno al presunto infractor.

d)           La pericial del Sr. Teodosio , perito de la demandada y únicapericial que se ha practicado, acredita que unacampaña de marketing soloreporta un impacto negativo y que solo las campañas reiteradas y constantesproducen un mínimo impacto, que fija en un 2 % como máximo.

28. La parte actora considera que la cifra fijada es prudente ydebe ser confirmada. Argumenta su postura con las siguientes manifestaciones:

a)           No es aceptable que se pretenda atender a la diferencia de ventasentre un ejercicio y otro, ya que ello nocorresponde al criterio legal elegido.

b)          El catálogo se siguió utilizando hasta abril de 2018 porque el usode los catálogos se produce entre feriay feria y las ferias se celebran enabril.

c)           La recurrente no discute ni la cuantificación total de losbeneficios de explotación entre abril de 2016 ydiciembre de 2017 ni tampoco queel 4,5 % de los mismos corresponde a nuevos clientes. Ello determina que losbeneficios derivados de la explotación, correspondientes a clientes nuevos,ascienden a la suma de 117.010,47 euros en el periodo que va desde abril de2017 a diciembre de 2018, razón por la que es razonable que se haya fijado enla suma de 35.103,14 euros los beneficios, esto es, un 30 % de los mismos.

d)          No es razonable estimar que la efectividad de los impactospublicitarios en los beneficios sea exclusivamente de un 2 %, como afirma elperito de la parte demandada.

Valoración del tribunal

29.         No se discute por las partes que el criterio elegido por la actoraha sido el del apartado a) del art. 140.2 TRLPI ,consistente en los beneficios que hubiera podido obtener el infractor comoconsecuencia de la utilización ilegítima. La actora se limitó a fijar bases, sibien no aportó con la demanda, ni tampoco lo ha hecho luego durante el proceso,una pericial acreditativa de cuáles hayan sido tales beneficios, de manera quela única pericial de la que disponemos es de la aportada por la partedemandada.

30.         Hemos de coincidir con la resolución recurrida en la dificultadque entraña determinar cuál haya sidoel impacto de la infracción en losbeneficios que con la misma haya podido obtener la parte demandada. Por tanto,no basta con determinar cuáles hayan sido los beneficios del infractor duranteel periodo durante el que se prolongó la infracción y a partir de ahí procedera determinar qué proporción de los mismos corresponde a clientes nuevos sinoque es preciso hacer una imputación de qué parte de esos clientes nuevospodrían haberse conseguido como consecuencia de la infracción. Mientras para laresolución recurrida serían aproximadamente un 30 %, para la recurrente nosobrepasarían el 2%, porcentaje en el que se estima que debe ser fijado elimpacto de una campaña de marketing.

31.         Creemos que, en último extremo, la dificultad de determinar cuáles la incidencia causal de la infracciónen los beneficios del infractor es tanenorme que habrá que estar a un juicio de apreciación del tribunal, si bien haydatos relevantes que no pueden ser ignorados a la hora de hacer ese juicio,entre los que se encuentra el grado de implantación en el mercado delinfractor. En nuestro caso, tal y como afirma el recurso, no se trata de unrecién llegado sino de una empresa que llevaba muchos años implantada y quecontaba con un prestigio notable. Ello es determinante porque ese prestigio estambién un curso causal relevante a la hora de establecer a qué puede obedecerla captación de nuevos clientes.

32.         También es esencial determinar la incidencia causal que puedatener en los beneficios la utilizaciónde la obra infringida pues no se trata dedeterminar simplemente cuáles han sido los beneficios de alguna formarelacionados con la infracción sino los beneficios que haya podido reportar ala parte el uso de la obra infringida. Ello debe obligar a hacer un esfuerzovalorativo en relación con la incidencia que la misma haya podido tener en lacaptación de nueva clientela, lo que no resulta sencillo, si se considera quela captación de la clientela no consideramos que se haga de forma exclusiva, nitampoco de forma fundamental, a través de los catálogos, por más que los mismospuedan tener alguna incidencia en ello, al ofrecer una determinada imagen demarca.

33.         Y también creemos que constituye un dato relevante el relativo alcrecimiento o decrecimiento dela clientela por parte, particularmente, delinfractor. Es cierto que en este caso no se trata de un dato directamenterelevante, porque de lo que se trata es de determinar en qué medida lainfracción ha podido contribuir a la captación de la clientela, pero síconstituye un dato indirecto que nos puede llevar a enjuiciar en qué medida unanueva medida de marketing ha podido contribuir al incremento de la clientela.En ese sentido, como se afirma por la pericial de la parte demandada y puedederivarse de la evolución de las cifras de ventas durante los meses siguiente aque se inició la infracción, la incidencia de la misma debe considerarse muypoco apreciable. De ello sin duda que se deduce que también la incidencia de lainfracción en los beneficios obtenidos por el infractor ha de ser asimismoescasa, poco apreciable, casi simbólica.

34.         A partir de esos datos estimamos que el importe de laindemnización por todo el periodo, es decir, los dosaños (desde abril de 2016 aabril de 2018) durante los cuales se estuvo utilizando el catálogo que conteníala obra infringida la debemos fijar en la suma de 10.000 euros.

CUARTO. Sobre la infracción marcaria.

35.         La resolución recurrida ha considerado que concurre asimismoinfracción de la marca que tiene registrada la actora conel número 3 558 235 "PUJOL'S - MADURADA COMO NINGUNA OTRA CARNE DELMUNDO", para la clase 35 ("servicios de publicidad y promoción deventas") al haber utilizado la demandada el mismo eslogan que constituyeparte de la marca registrada, esto es, "madurada como ninguna otra carnedel mundo", al haberlo utilizado de forma idéntica a como la actora lotiene registrado tanto en sus catálogos como es su stand en la feria.Considera que con ello se genera confusión entre el público consumidor, quepuede llegar a pensar en que el origen empresarial de los productos de cada unade las partes es el mismo o que los productos que venden cada una de las partesposeen unas mismas cualidades al estar sometidos a una misma técnica de maduración,singular y distinta de las demás carnes que se venden en el mercado, cuandoello no es verdad. También afirma que ese riesgo de confusión se ve acentuadopor el hecho de que ese eslogan se introduce en un catálogo que copia lostextos del de la parte actora.

36.         El recurso de la parte demandada insiste en que nunca hainfringido la marca de la actora porque no laha usado tal y como la tieneinscrita, esto es, con el vocablo "Pujol's" encabezándola. Acepta queha usado el resto de contenido de la marca, si bien argumenta que se trata deun eslogan de carácter descriptivo que no puede ser apropiado por nadie en elmercado sino que esa mención y otra similar "La mejor carne del mundomadurada como ninguna otra carne en el mundo" son menciones publicitariasque forman parte del dominio público y que no están registrados ni podríanestarlo. La única razón por la que ha podido ser registrado ha sido que incluyeel término Pujol's que es lo único que le asegura al signo capacidaddistintiva.

También niega el recurso que sea cierto que la reproducción deleslogan haya sido literal y afirma que lo que se dice en su publicidad es"La mejor carne en el mundo madurada como ninguna otra", de forma quepuede apreciarse que el orden de las palabras no es idéntico.

37.         La actora se opone al recurso y alega que está acreditado el usode la marca de forma prácticamenteidéntica a como la tiene registrada, que estáadmitido el registro de eslóganes publicitarios como marca y que la propiademandada tiene reconocido por sus actos propios la infracción, ya que dejó deusar el eslogan una vez le requirió para que dejara de hacerlo imputándole lainfracción marcaria.

Valoración del tribunal

38.         Es incuestionable la posibilidad de que eslóganes publicitariospuedan ser registrados como marcas,siempre que reúnan las características quela legislación marcaria les atribuye. De hecho, tanto es así, que la demandadani siquiera niega la validez de la marca que la actora tiene registrada. Loúnico que niega es que la haya infringido pues estima que para ello hubierasido preciso que hubiera usado el signo en la misma forma que está registrado,lo que no ha ocurrido.

39.         El reconocimiento de la marca eslogan, llamada así porqueincorpora un conjunto, normalmente breve,de palabras con fines básicamentepublicitarios, ha planteado tradicionalmente cuestiones en orden a sureconocimiento. Especialmente, cuando su función es más promocional que deidentificación del origen empresarial de los productos o servicios a los que seaplica.

40.         En nuestra Sentencia de 9 de noviembre de 2010(ECLI:ES:APB:2010:11668 ) nos ocupamos de un supuestode marca integrada por uneslogan publicitario y recogimos el estado de la jurisprudencia comunitaria,que en aquel momento venía marcada por la importante STJCE de 21 de enero de2010 (caso Audi AG ) que estableció que:

"...las marcas compuestas por eslóganes publicitarios,distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o serviciosa que se refieren, pueden ser registradas a pesar de dicho destino publicitario;y, en cualquier caso, a la hora de apreciar el carácter distintivo de talesmarcas, el tribunal no puede aplicarle criterios más severos que los aplicadosa otros signos.

La falta de distintividad concreta derivaría de que, como afirmóel Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea en sus sentenciasde 5 de diciembre de 2002 (caso " real people, real solutions ") y de 3 de julio de 2003 (caso " best buy "),"el contenido semántico del signo denominativo, elemento principal ydominante de la marca de que se trata, indica al consumidor una característicadel servicio relativa a su valor comercial que, sin ser concreta, transmite unainformación de carácter promocional o publicitario que el público pertinentepercibirá ante todo como tal y no como una indicación del origen comercial delos servicios". Ahora bien, conviene aclarar que el Tribunal de PrimeraInstancia de la Comunidad Europea, cuando ha negado este carácter distintivo aun eslogan, en las dos sentencias citadas y en otras posteriores [SSTPICE24 de enero de 2008 (caso " safety 1st " ) y 2 de julio de2008 (caso " dream it, do it")], lo ha sido porque sólocumplía una función publicitaria".

41.         Más recientemente la jurisprudencia comunitaria sigue insistiendoen tales ideas. Buena muestra de ello esla Sentencia de la Sala 6ª del TribunalGeneral de 12 de mayo de 2015 (ECLI:EU:T:2016:287 ), en cuyo apartado 34 seafirma:

" Con otras palabras, debe considerarse que una marcaconstituida por un eslogan publicitario no tiene carácter distintivo si elpúblico pertinente sólo puede percibirla como una mera fórmula publicitaria. Encambio, debe reconocerse carácter distintivo a tal marca si, además de sufunción publicitaria, puede ser percibida desde el primer momento por elpúblico pertinente como una indicación del origen comercial de los productos oservicios de que se trate [ auto de 12 de junio de 2014, DelphiTechnologies/OAMI, C448/13 P, no publicado, EU:C:2014:1746 ,apartado 36, y sentencia de 24 de noviembre de 2015, Intervog/OAMI (meetme), T190/15 , no publicada, EU:T:2015:874 , apartado 20]".

42.         Aunque en muchos casos puede resultar complicado determinar cuándoun eslogan registrado comomarca tiene aptitud para poder distinguir el origenempresarial del producto, creemos que en nuestro caso no existe dificultadalguna para concluir que el eslogan que la actora tiene registrado junto con eldenominativo "Pujol's" carece absolutamente de tal aptitud, razón porla que no creemos que hubiera podido ser registrado independientemente de esedenominativo. En nuestra opinión, se trata de un mero eslogan publicitariorelativo a la calidad de los productos a los que se refieren los servicios depublicidad para los que la marca se encuentra registrada y carente en sí mismode los rasgos que le hubieran permitido ostentar carácter distintivo. Portanto, solo el término Pujol's le atribuye carácter distintivo, de forma que alno haber utilizado la demandada el eslogan acompañado de ese término no hapodido infringir el signo registrado por la actora.

43.         Incluso la clase para la que la actora tiene registrado el signo(35), y particularmente el carácter delos servicios (servicios de publicidad ypromoción de ventas) es bien indicativa del destino exclusivamente publicitariodel eslogan registrado. De manera que sin el denominativo Pujol's creemos quehubiera resultado completamente inútil como signo identificativo de un concretoorigen empresarial de los productos.

Por consiguiente, debemos también estimar este motivo del recursoy dejar sin efecto todos los pronunciamientos que están relacionados con lainfracción marcaria.

QUINTO. Costas.

44.         Estimada parcialmente la demanda frente a Central, no consideramosque existan razones que puedanjustificar la imposición de las costas,particularmente cuando las únicas dudas que hemos apreciado están asociadasprecisamente a si procedía estimar la única acción que ha resultado estimada,esto es, la de infracción de derechos de autor. Por eso creemos que laresistencia de la parte demandada frente a las pretensiones de la actora podíaconsiderarse justificada, al contrario de lo que ha considerado la resoluciónrecurrida para apreciar su mala fe. En nuestra opinión, no existen razones quejustifiquen la mala fe de ninguna de las partes y debe seguirse el criterioobjetivo del vencimiento en este punto, lo que justifica que no se impongan lascostas.

45.         En cambio, respecto de las costas de las demandadas absueltas porla apreciación de falta de legitimaciónpasiva, estamos completamente de acuerdoen las apreciaciones que hace la resolución recurrida para justificar que no seimpongan, dado que es creíble que la actora no estuviera al corriente de losdatos fácticos que han justificado esa absolución y que solo los haya podidoconocer a través del proceso.

46.         Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procedehacer imposición de las costas, alhaberse estimado parcialmente el recurso,razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituidoal recurrir.

FALLAMOS

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por Centralde Carnes Madrid Norte, S.A., Industrias Cárnicas Los Norteños, S.A. y LosNorteños, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 9 de Barcelona defecha 3 de octubre de 2018 , dictada en las actuaciones de las que procede esterollo, que modificamos en los siguientes sentidos:

a)           Dejamos sin efecto el pronunciamiento tercero y el cuarto, ambosrelativos a la infracción marcaria, asícomo el apartado b) del pronunciamientode condena quinto. En su lugar, desestimamos completamente las accionesmarcarias ejercitadas.

b)           Modificamos el pronunciamiento de condena del apartado c) y losustituimos por una condena por todoslos conceptos de infracción de propiedadintelectual por la suma de 10.000 euros.

No hacemos imposición de las costas de ninguna de las instancias yordenamos la devolución del depósito constituido.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en elplazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/oextraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia contestimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevarácertificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos dereutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidadcomercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-