“MÉTODOS Y SISTEMAS PARA CUBRIR Y SELLAR EN INTERIOR DE SISTEMAS DE TUBERÍAS” (Ecomadrifso, S.L.) vs. (Pipe Restoration Technologies, LLC), Resolución No 196/2019 decidida por la Audiencia Provincial de Madrid el 10 de abril de 2019
| Roj: SAP M 9686/2019 - ECLI: ES:APM:2019:9686 Id Cendoj: 28079370282019100825 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Madrid Sección: 28 Fecha: 10/04/2019 Nº de Recurso: 1222/2017 Nº de Resolución: 196/2019 Procedimiento: Recurso de apelación Ponente: ANGEL GALGO PECO Tipo de Resolución: Sentencia |
AUDIENCIA PROVINCIAL CIVIL DE MADRID Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0060410
Rollo de apelación nº 1222/2017
Materia: Propiedad industrial. Patentes
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid
Autos de origen: Juicio ordinario 360/2014 Apelante:ECOMADRIFSO, S.L.
Procurador/a: D. Ángel Rojas Santos
Letrado/a: D. Raúl Pinilla Risueño
Apelado: PIPERESTORATION TECHNOLOGIES LLC
Procurador/a: Dª Inés Verdú Roldán
Letrado/a: D. José Mariano Cruz García
SENTENCIA nº 196/2019
En Madrid, a 10 de abril de 2019.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de laAudiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integradapor los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique GarcíaGarcía y D. Francisco de Borja Villena Cortés, bajo el nº de rollo 1222/2017,interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 deMadrid en los autos 360/2014 de los que este rollo trae causa.
Las partes han actuado representadas y con la asistencia de losprofesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.
A N T E C E D E N T E S D E H E C HO
PRIMERO.- El procurador D. Ángel Rojas Santos, actuando en nombrey representación de ECOMADRIFSO, S.L. presentó el 9 de mayo de 2014 demandacontra PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC, en solicitud de sentencia que "declareque la patente ES 2430202 "Métodos y sistemas para recubrir y sellar elinterior de sistemas de tuberías" titularidad de PIPE RESTORATIONTECHNOLOGIES, LLC es nula, por falta de novedad implícita de lasreivindicaciones 1ª a 4ª y 9ª y por falta de actividad inventiva de todas sus reivindicaciones,subsidiariamente por contener materia no comprendida en la solicitud originariao, también subsidiariamente, por insuficiencia descriptiva, procediendo enconsecuencia ordenar su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcasy ello con imposición de las costas causadas a la parte demandada".
SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites, el Juzgado delo Mercantil dictó sentencia, con fecha 15 de junio de 2017, cuyo fallo es elsiguiente: "Que desestimando la demanda presentada por el ProcuradorSr. Rojas Santos en nombre y representación de ECOMADRIFSO, S.L. contra PIPERESTORATION TECHNOLOGIES, LLC, representada por la Procuradora Sra. VerdúRoldán, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones ejercitadasimponiéndole las costas procesales".
TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las parteslitigantes, ECOMADRIFSO, S.L. interpuso recurso de apelación, que, admitido ytramitado en legal forma, con oposición de la contraparte, ha dado lugar a laformación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial deMadrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha21 de febrero de 2019.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel GalgoPeco, que expresa el parecer del tribunal.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observadolas prescripciones legales, excepto en lo atinente al plazo para dictarsentencia.
F U N D A M E N T O S D E D E R E CH O
I. ANTECEDENTES RELEVANTES
1.- ECOMADRIFSO, S.L. (en adelante, "ECOMADRIFSO")presentó demanda contra PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC (en lo sucesivo,"PIPE") a fin de que se declarase la nulidad de la patente españolaES 2430202 (en adelante, "ES-202"), validación en España de lapatente europea EP 2099581. La parte actora basaba tal petición en: (i) faltade novedad; (ii) falta de actividad inventiva; y, con carácter subsidiario,(iii) el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal como fuepresentada (adicion de materia) y (iv) insuficiencia descriptiva.
2.- La patente ES-202, con el título "Métodos y sistemas pararecubrir y sellar el interior de sistemas de tuberías", contiene lassiguientes reivindicaciones:
"1. Un método para aplicar un sellador de fugas derecubrimiento de barrera a tuberías para arreglar las aberturas y grietas enlas tuberías, que comprende las etapas de:
generar y suministrar aire comprimido hasta aproximadamente 0,755m3/s (1600 CFM) y hasta aproximadamente 1379 kPa (200 psi) en un extremo delsistema de tuberías del edificio, para el secado y la limpieza de las paredesinteriores de tubería del sistema de tuberías del edificio;
generar un aire de aspiración por vacío de aire de hastaaproximadamente 0,519 m3/s (1100 CFM), en un segundo extremo del sistema detuberías del edificio, en donde la generación de aire comprimido y lageneración de vacío funcionan simultáneamente entre sí, mientras las paredesinteriores del sistema de tuberías del edificio se limpian y se secan con unaejecución en una sola pasada;
mezclar un material epoxi para formar un sellador de fugas derecubrimiento de barrera;
aplicar el sellador de fugas de recubrimiento de barrera con elaire comprimido generado a las paredes interiores de las tuberías sin tener queseccionar secciones de tuberías del sistema de tuberías, en donde la generacióndel aire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente entresí, mientras se aplica el recubrimiento de barrera líquida a todas las paredesinteriores limpias de todas las tuberías en el sistema de tuberías del edificiocon una ejecución de una sola pasada;
proteger las paredes interiores de las tuberías y sellar lasaberturas de fugas con un diámetro de hasta aproximadamente 3,175 mm (125milipulgadas); y
restaurar las tuberías del sistema de tuberías existente paraponerlo en servicio en menos de aproximadamente noventa y seis horas, caracterizadopor que
el material epoxi tiene un intervalo de viscosidad deaproximadamente 1,2 a aproximadamente 60 Pa.s (1.200 a 60.000 cps) medida atemperatura ambiente; y la etapa de aplicar el sellador de fugas derecubrimiento de barrera incluye la etapa de:
proporcionar y mantener presión positiva de aire a través delsistema de tuberías a un nivel de presión de por lo menos aproximadamente 10,34kPa (1,5 psi) sobre la superficie interna del sistema de tuberías hastaalcanzar el endurecimiento inicial del sellador de fugas de recubrimiento debarrera.
2. El método de la reivindicación 1, en donde el intervalo deviscosidad está entre aproximadamente 10 Pa.s yaproximadamente 60 Pa.s (10.000a 60.000 cps), cuando se mide a temperatura ambiente.
3. El método de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, quecomprende además la etapa de:
mezclar un material de rellenoadicional con el recubrimiento de barrera para rellenar además las aberturas defuga, en donde opcionalmente el material adicional de relleno incluye materialepoxi adicional.
4. El método de la reivindicación 3, en donde el material de rellenoadicional se selecciona del grupo que consisteen: escamas de vidrio, fibras devidrio, fibras de epoxi, mica, arcilla, sílice, corcho y plásticos.
5. El método de cualquier reivindicación precedente, en donde seutiliza de aproximadamente 100 a aproximadamente 300 milímetros de epoxi norellenada para las tuberías que tienen una longitud de aproximadamente 1,53 m(5 pies) a aproximadamente 9,1 m (30 pies), en donde las tuberías tienen undiámetro de aproximadamente 1,27 cm (1/2 pulgada) a aproximadamente 1,9 cm (3/4de pulgada).
6. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde seutiliza de aproximadamente 100 a aproximadamente 500 milímetros de epoxi norellenada para las tuberías que tienen una longitud de aproximadamente 1,53 m(5 pies) a aproximadamente 9,1 m (30 pies), en donde las tuberías tienen undiámetro de aproximadamente 2,54 cm (1 pulgada) a aproximadamente 3,06 cm (1pulgada y 1/4).
7. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde seutiliza de aproximadamente 100 a aproximadamente 700 milímetros de epoxi norellenada para las tuberías que tienen una longitud de aproximadamente 1,53 m(5 pies) a aproximadamente 9,1 m (30 pies), en donde las tuberías tienen undiámetro de aproximadamente 3,8 cm (1 pulgada y 1/2) a aproximadamente 5,0 cm(2 pulgadas).
8. El método de la reivindicación 3, en donde la epoxi mezclada tieneuna viscosidad de aproximadamente 1200 a aproximadamente 5000 cps y tiene porlo menos aproximadamente un 25% de relleno, o en donde la epoxi mezclada tieneuna viscosidad de aproximadametne 5001 a aproximadamente 10000 cps y tiene porlo menos aproximadamente un 20% de relleno.
9. El método de la reivindicación 3, en donde la epoxi mezclada tieneuna viscosidad de aproximadamente 10001 a aproximadamente 15000 cps y tiene porlo menos aproximadamente un 15% de relleno, o en donde la epoxi mezclada tieneuna viscosidad de aproximadametne 15001 a aproximadamente 25000 cps y tiene porlo menos aproximadamente un 10% de relleno, o en donde la epoxi mezclada tieneuna viscosidad de aproximadametne 25001 a aproximadamente 60000 cps y tiene porlo menos aproximadamente un 5% de relleno.
10. El método de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, quecomprende además la etapa de:
ajustar de manera selectiva lascapacidades del aire desde el generador de aire comprimido con un regulador enun intervalo entre aire no regulado y aire regulado de aproximadamente 1379 kPa(200 psi) dentro del sistema de tuberías, el control del regulador es operativopara seleccionar cualquier capacidad continua de aire entre los intervalos deaire no regulado y aproximadamente 1379 kPa (200 psi) de aire regulado.
11. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, endonde la etapa de mezclar el sellador defugas de recubrimiento de barreraincluye además la etapa de:
mezclar un primer componente líquido epoxi con un segundocomponente epoxi para formar una epoxi de dos partes en un recubrimientosellador líquido".
3.- El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando lademanda de ECOMADRIFSO, quien, disconforme con tal decisión, recurrió enapelación en solicitud de una nueva resolución estimatoria de sus pedimentos,manteniendo las mismas causas de nulidad invocadas en la primera instancia.
4. El recurso se articula en un apartado preliminar y otros seisapartados. El apartado preliminar carece de contenido impugnatorio. Lo mismopuede decirse del capítulo sexto, bajo la rúbrica "costas", en el quela parte apelante se limita a postular la aplicación del principio general devencimiento que gobierna la materia para el supuesto de que, prosperando elrecurso, sus pretensiones resultaran acogidas. El apartado primero, bajo larúbrica "Error en la valoración de la prueba. Crítica general a lasentencia" carece igualmente de concreto valor impugnatorio, en la medidaen que el discurso que en él se despliega se focaliza en subrayar la funciónrevisora del tribunal de segunda instancia también en lo concerniente a lavaloración probatoria efectuada por el de la primera instancia, y en realzar elvalor del dictamen aportado por esta parte frente al acompañado de contrario,censurando que ello no se haya plasmado en la sentencia impugnada, conremisión, en cuanto a la concreción de tales críticas, a lo apuntado enulteriores apartados.
5.- Así pues, es en los apartados segundo a quinto del escrito deinterposición del recurso donde podemos encontrar las claves de la impugnaciónde la sentencia. Cada uno de los apartados responde a una de las cuatro causasde nulidad invocadas en la demanda. Cabe observar que la demandante y aquíapelante, alterando el orden del escrito iniciador del procedimiento, dedica elprimero de estos apartados impugnatorios a la causa consistente en adición demateria, sin duda influida por el éxito de sus planteamientos en este puntoante la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes (EPO), que, conposterioridad a la celebración de la audiencia previa, en concreto el 31 demarzo de 2016, dictó resolución acogiéndolos, según obra documentado en autos (lacitada resolución se aportó por escrito registrado el 3 de mayo de 2016, y obraal t. 2, f. 1117 ss). No podemos olvidar, sin embargo, que la nulidad confundamento en la causa apuntada se postula en la demanda expresamente concarácter subsidario a la basada en la falta de novedad y la falta de actividadinventiva, y que en su apelación ECOMADRIFSO no ha renunciado a ninguna deestas dos. Es por ello que en el análisis del recurso prescindiremos del ordenque en él se nos propone, ciñéndonos al reflejado en la demanda.
6.- No obstante, antes de acometer tal empresa, consideramosadecuado aclarar la incidencia que en este proceso ha de reconocerse a laresolución de los órganos de la EPO a la que antes se hizo referencia.
II. SOBRE LA INCIDENCIA EN EL PLEITODEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN ANTE LA EPO PROMOVIDO EN PARALELO
7.- Tal como se adelantó, consta en las actuaciones que, con fecha31 de marzo de 2016, la Division de Oposición de la EPO resolvió revocar lapatente europea EP 2099581, representando la patente cuya nulidad aquí nosocupa la validación de aquella en España. Sustenta la División de Oposición sudecisión en que la reivindicación 1, tal como se concedió, incluye contenidoque excede del de la solicitud tal como fue presentada, en contra de loestablecido en el artículo 123.2 del Convenio de Munich sobre concesión depatentes europeas, de 5 de octubre de 1973 ("EPC"). Dicha resoluciónaparece documentada al t. 2, f. 1125 ss. La demandante y aquí apelante acompañócon una copia de la misma en su lengua original, inglés, una traducción alcastellano, t. 2, f. 1117, que no consta impugnada.
8.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 138 EPC, losTribunales de los Estados Contratantes pueden declarar nula una patenteeuropea, con efectos para el Estado Contratante de que se trate, incluso enaquellos supuestos en que las Divisiones de Oposición o, en su caso, lasCámaras de Recurso de la EPO hubieran decidido mantener la patente.
9.- Lo que no pueden hacer los tribunales de los Estados Contratanteses rehabilitar o mantener la validez de una patente europea que haya sidorevocada por las Divisiones de Oposición o las Cámaras de Recurso de la EPO. Eneste sentido, en el artículo 99.2 EPC leemos: "La oposición a lapatente europea afectará a la misma en todos los Estados Contratantes en losque produzca sus efectos".
10.- Pueden surgir de este modo situaciones conflictivas,derivadas de la existencia de procedimientos en paralelo ante la EPO y ante lasautoridades judiciales de los Estados contratantes en los que esté en juego lavalidez de la patente.
11.- El EPC no estableció ningún mecanismo en evitación de laseventuales disfunciones que, ante un escenario tal, podría ocasionar el que,tras pronunciarse los tribunales nacionales a favor de la validez de lapatente, la EPO dictase resolución revocando la patente europea de origen.Únicamente para el supuesto de pendencia de un procedimiento ante lasautoridades nacionales en el que se estén ejercitando acciones de violación,las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office"contemplan la posibilidad de que en los procedimientos de oposición y en losprocedimientos de recurso se aplique un procedimiento acelerado, a petición departe o cuando medie notificación del órgano jurisdiccional.
12.- Las soluciones adoptadas en las jurisdicciones afectadas hansido diversas. Hay ordenamientos que imponen la suspensión del curso delprocedimiento nacional, otros en los que la suspensión se deja a la decisióndiscrecional del tribunal, o en los que no se puede iniciar el trámite ante lasautoridades nacionales hasta que el procedimiento de oposición ante la EPO haconcluido o ha expirado el plazo para promoverlo.
13.- La normativa española no contempla específicamente elsupuesto. De este modo, en principio, ante un escenario de litigación enparalelo como el descrito, la suspensión del proceso seguido ante lostribunales españoles únicamente podría decretarse cuando las dos partesestuviesen de acuerdo.
14.- En el caso presente, al tiempo de promoverse la demanda eldemandante, junto con un tercero, había formulado ante la EPO oposición a lapatente raiz. No ha mediado solicitud conjunta de las partes interesando lasuspensión del curso de las actuaciones en contemplación de tal circunstancia.Es más, habiendo solicitado PIPE, en el trámite de audiencia previa, lasuspensión del procedimiento al amparo del artículo 42.3 de la Ley deEnjuiciamiento Civil ("LEC"), con fundamento en la pendencia delprocedimiento ante la EPO, ECOMADRIFSO manifestó su oposición, habiendoresuelto el juzgado por auto de 2 de febrero de 2016 (t.2, f. 1094) en sentidodesestimatorio, sin que contra el mismo se interpusiese recurso. Enconsecuencia, como se desprende del análisis recogido precedentemente, laexistencia de procedimientos paralelos ante la EPO no habría de suponer ningúnobstáculo para el desarrollo de las actuaciones.
15.- Llegados a este punto, conviene que nos detengamos en otracircunstancia sobrevenida en el curso del procedimiento. Nos referimos, en concreto,al hecho de que, por escrito registrado el 3 de mayo de 2016, ECOMADRIFSOaportó copia de la resolución de la División de Oposición de la EPO revocandola patente raíz, fechada el 31 de marzo del mismo año (vid. apartado 7 supra).
16.- Ya hemos visto que la consideración de que las resolucionesde la División de Oposición de la EPO no vinculan a los tribunales nacionales(así parece mantenerse en el auto del tribunal de la primera instancia de 2 defebrero de 2016 -vid. apartado 14 supra- y en la sentencia impugnada -pag. 18in fine) ha de ser convenientemente matizada cuando lo que se resuelve esrevocar la patente. De este modo, surge la cuestión de si el dictado de laresolución aportada a las actuaciones debería suponer algún obstáculo o condicionantea la hora de entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa, a la vista de loque establece el artículo 99.2 EPC (vid apartado 9 supra).
17.- Cabe observar al respecto que en el acto del juicio oral,celebrado el 22 de septiembre de 2016, PIPE aportó copia del escrito deexposición de motivos del recurso interpuesto contra la meritada resolución dela División de Oposición, fechado el 25 de julio de 2016 (t.3, f. 1141 ss.,copia al castellano en f. 1145 ss.).
18.- En este sentido, el artículo 106.1 CPE dispone que "Lasdecisiones de la Sección de Depósito, de las Divisiones de Examen, de lasDivisiones de Oposición y de la División Jurídica serán susceptibles derecurso. El recurso tendrá efecto suspensivo ". Este últimoinciso se entiende en el sentido de que la decisión recurrida carece de efectoslegales hasta que se resuelve el recurso (J 28/94, de 7 de diciembre de 1994, J3/95, de 28 de febrero de 1997).
19.- Así las cosas, hemos de concluir que la decisión de laDivisión de Oposición de continua referencia no supone obstáculo alguno paraentrar en el análisis de la nulidad de la patente española nº 2430202, nicondiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento dejuicio, quepa atribuir a la misma.
III. SOBRE LA FALTA DE NOVEDAD
20.- ECOMADRIFSO sostenía en su demanda que todas lascaracterísticas de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 y 9 de la patente ES-202están anticipadas en la traducción de patente europea ES 2017769 (validación dela patente europea EP 0299134), en adelante "ES-769". La parteacompaña dicha traducción con su demanda señalado como documento número 9 (t.1, f. 549).
21.- La sentencia dictada en la anterior instancia se pronuncia ensentido contrario. Focalízándose en las características técnicas recogidas enla parte caracterizante de la reivindicación 1, se apunta como motivo de taljuicio que de la información preexistente no podía deducirse de forma directa einequívoca los valores de viscosidad del material epoxi y de presión de aireallí reflejados, y que tales valores proporcionan ventajas específicas, cualesson, por lo que se refiere a la viscosidad, la mejor distribución del materialsellador por el interior del sistema de tuberías sobre el que se opera, y, encuanto a la presión del aire, el menor sufrimiento de las juntas del sistema.La sentencia continuaba señalando que, dada su condición de reivindicacionesdependientes, el carácter novedoso de la reivindicación 1 llevaba a predicar lamisma nota de la 2, 3, 4 y 9.
22.- El discurso impugnatorio de ECOMADRIFSO incorpora, comoelemento nuclear, el contenido del cuadro resumen incluido en el dictamen queacompañó con el escrito iniciador del proceso ("INFORME ESCUDERO"-documento número 7, al t.1, f. 226). En él se especifican cuáles son las característicastécnicas de la reivindicación 1 de la patente ES-202 que se encuentrandivulgadas expresamente y cuáles otras habrían de considerarse implícitamentedivulgadas en la patente ES-769. Hemos de observar que el cuadro incorporado alescrito de interposición del recurso no se corresponde exactamente con elrecogido en la fuente, pues falta la última de las filas recogidas en la página23 del dictamen (t.1, f. 248). También hemos de observar que PIPE no discuteque la patente ES-769 se tome como documento de referencia para juzgar lanovedad.
Respuesta del Tribunal
23.- A efectos de encuadrar sistemáticamente el debate,relacionaremos a continuacion las características de la reivindicación 1:
1.1. Método para aplicar un sellador de fugas de recubrimiento debarrera a tuberías,
1.2. para arreglas las aberturas y grietas en las tuberías,
1.3. que comprende las etapas de:
2. 1.generar y suministrar aire comprimido hasta aproximadamente0,755 m3/s (1600 CFM)
2.2. y hasta aproximadamente 1379 kPa (200 psi)
2.3. en un extremo
2.4. del sistema de tuberías del edificio,
2.5. para el secado y
2.6. limpieza
2.7. de las paredes interiores de tubería del sistema de tuberías deledificio;
3.1. generar un aire de aspiración por vacío de aire de hastaaproximadamente 0,519 m3/s (1100 CFM),
3.2. en un segundo extremo del sistema de tuberías del edificio,
3.3. en donde la generación del aire comprimido y la generación devacio funcionan simultáneamente entre sí,
3.4. mientras las paredes interiores del sistema de tuberías deledificio se limpian y se secan con una ejecuciónde una sola pasada;
4. mezclar un material epoxi paraformar un sellador de fugas de recubrimiento de barrera;
5.1. aplicar el sellador de fugasde recubrimiento de barrera con el aire comprimido generado a las paredesinteriores de las tuberías sin tener que seccionar secciones de tuberías delsistema de tuberías,
5.2. en donde la generación delaire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente entre sí,mientras se aplica el recubrimiento de barrera líquida a todas las paredesinteriores limpias de todas las tuberías en el sistema de tuberías del edificiocon una ejecución de una sola pasada;
6. proteger las paredes interiores de las tuberías y sellar lasaberturas de fugas con un diámetro de hastaaproximadamente 3,175 mm (125milipulgadas);
7. restaurar las tuberías del sistema de tuberías existente paraponerlo en servicio en menos de aproximadamente noventa y seis horas,caracterizado por que
8. el material epoxi tiene un intervalo de viscosidad deaproximadamente 1,2 a aproximadamente 60 Pa.s(1.200 a 60.000 cps) medida atemperatura ambiente; y
9. la etapa de aplicar el sellador de fugas de recubrimiento debarrera incluye la etapa de: proporcionar ymantener presión positiva de aire através del sistema de tuberías a un nivel de presión de por lo menos aproximadamente10,34 kPa (1,5 psi) sobre la superficie interna del sistema de tuberías hastaalcanzar el endurecimiento inicial del sellador de fugas de recubrimiento debarrera.
24.- Como ya se indicó, el juicio reflejado en la sentenciaimpugnada desechando los alegatos de falta de novedad se sustentan en lascaracterísticas identificadas en el apartado precedente con los números 8 y 9.
25.- La característica 8 constituye el primer elemento inventivorecogido en la parte caracterizante de la reivindicación 1. Consiste en que elmaterial epoxi empleado como sellador "tiene un intervalo deviscosidad de aproximadamente 1,2 a aproximadamente 60 Pa.s (1.200 a 60.000cps) medida a temperatura ambiente" . Sostiene ECOMADRIFSO quedicha característica ha de entenderse ya divulgada en la patente ES-769,columna 3, líneas 17 a 22 y columna 4, líneas 31 a 34, pasajes ambos incluidosen la descripción. En el primero, se explica que la resina adhesiva a emplearsegún la invención "presenta una viscosidad a 25ºC de al menos 2,10exp 4 m pa.s" , equivalente a 20 Pa.s; en el segundo, al describiruna realización de la invención, se señala que "la resina se preparó,respectivamente, de manera que presentaba una viscosidad de más de 2,10 exp4 m Pa.s a unos 25ºC ".
26.- La característica 9 integra el segundo elemento de la partecaracterizante y hace referencia a que "la etapa de aplicar el selladorde fugas de recubrimiento de barrera incluye la etapa de: proporcionar ymantener presión positiva de aire a través del sistema de tuberías a un nivelde presión de por lo menos aproximadamente 10,34 kPa (1,5 psi) sobre lasuperficie interna del sistema de tuberías hasta alcanzar el endurecimientoinicial del sellador de fugas de recubrimiento de barrera" . A juiciode ECOMADRIFSO esta característica se encuentra anticipada en la patenteES-769, la columna 4, líneas 19 a 23, en las que se lee lo siguiente: "Acontinuación se trabajó durante unos 8 minutos a una sobrepresión media de 1atmósfera aproximadamente con la potencia máxima del compresor y al (sic)adición de agente abrasivo".
27.- Lo que ECOMADRIFSO argumenta, en definitiva, es que un valorconcreto destruye la novedad de un rango en el que aquel se incluye. En apoyode sus tesis, la parte invoca las Directrices de Examen de la OEPM, apartado6.4.8 "Rangos de valores" y las "Guidelines for Examination inthe European Patent Office". En cuanto a estas últimas, en el escrito deinterposición del recurso ECOMADRIFSO no menciona ningún apartado en particular.Sí lo hace en el escrito de demanda, señalando el apartado "6.
28.- En lo referente a la cuestión de la presión del airecomprimido, sin perjuicio de lo que más adelante apuntaremos (vid. apartado 36infra), consideramos que la posición de la que parte ECOMADRIFSO resultafundada. En la reivindicación se indica un rango, del que únicamente se señalael límite inferior ("de por lo menos"), situado en"aproximadamente 10,34 Kpa", mientras que en el ejemplo que sedescribe en la patente ES 769 se alude a "una sobrepresión media" de101,3 kPa (es a lo que equivale 1 atmósfera). Es diáfano que para alcanzar esteúltimo parámetro resulta preciso que durante el lapso de tiempo que sirve parael cálculo del valor medio habría de trabajarse con presiones de la mismamagnitud al menos, esto es, por encima del umbral (y, por tanto, dentro delrango) señalado en la patente cuestionada.
29.- Por lo que se refiere al tema de la viscosidad del materialsellador, entendemos que el enfoque de ECOMADRIFSO ha de ser matizado. Hemos deobservar que, contrariamente a lo que nos quiere hacer ver ECOMADRIFSO, lapatente ES 769 no indica un valor concreto, sino un rango con límite superiorabierto. En efecto, en la descripción, al explicar qué resina adhesiva ha deemplearse según la invención se nos dice que la misma "presenta unaviscosidad a 25ºC de al menos 2,10 exp 4 m pa.s" (columna 3,líneas 17 a 22), lo que luego se incorpora a la reivindicación cuarta (columna6, líneas 21 a 25) con la siguiente formulación: "4. Procedimientosegún la reivindicación 1, en el que la resina adhesiva es una resina de doscomponentes, especialmente una resina apoxídica con endurecedor, cuyaviscosidad a 25º Cº es mayor que2.10 exp 4 m Pa.s" . Tampoco senos proporciona un ejemplo concreto dentro del intervalo señalado en la patenteES 202, toda vez que a lo que se hace referencia en la patente 769 es a unarealización en la que se utilizó una resina "que presentaba una viscosidadde más de 2,10 exp 4 m Pa.s a unos 25ºC ",pero no se especifica, ni se nos ha puesto de manifiesto que así debieradeducirse inequívocamente, que la viscosidad de la resina utilizada en larealización no fuera mayor de 60 Pa.s aproximadamente.
30.- Nos encontramos, por tanto, en un supuesto de solapamiento derangos. En esta materia, la EPO apunta dos criterios para la evaluación de lanovedad. Por una parte, se considera que son aplicables por analogía loscriterios establecidos para los subrangos ( T 17/85), en particular si lasolicitud de la patente contiene, en relación con el rango reivindicado, algunaenseñanza técnica nueva. Por otra parte, ha desarrollado el denominado "seriouscontemplation test", conforme al cual ha de valorarse si el experto en lamateria consideraría seriamente ("would seriously contemplate"), a laluz de los datos técnicos, aplicar la enseñanza técnica del documento yadivulgado en el intervalo de solapamiento, de modo que si podemos asumirrazonablemente que lo haría, deberíamos concluir que no concurre novedad ( T26/85). Tal esquema se recoge en las Guidelines for Examination at the EuropeanPatent Office, Part G, Chapter VI, 8. Las Directrices de Examen de la OEPMtambién se hace eco de él en Parte E, 6.4.10. Estas últimas señalan, enconcreto, que en el supuesto que nos ocupa, el examen de novedad debe partir dela pregunta de si en el intervalo de solapamiento la solicitud contiene algunaenseñanza técnica nueva. Si la respuesta es positiva, la patente es novedosa,siempre que en la anterioridad no se incluya un ejemplo específico que caigadentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido estéexcluido mediante un "disclaimer". Si la respuesta es negativa,deberá valorarse si el experto en la materia consideraría la posibilidad detrabajar en ese rango de solapamiento, caso en el que no habría novedad.
31.- Trasladando el anterior esquema de analísis al supuestoenjuiciado, observamos que en la sentencia se nos dice, señalando comoreferente el informe aportado por PIPE ("INFORME MENÉNDEZ" -t. 2, f.866)), que los valores comprendidos en los rangos reivindicados en la patentecuestionada ofrecen ventajas específicas, cuales son, por lo que se refiere ala viscosidad del material sellador, la mejor distribución de este por elinterior del sistema de tuberías sobre el que se opera y, en cuanto a lapresión del aire en la etapa de aplicación del sellador de fugas, el menorsufrimiento de las juntas del sistema. Se añade que de la informaciónpreexistente no podía deducirse directamente y con una probabilidad del 100%tal enseñanza.
32.- Ahora bien, lo que realmente se nos dice en el INFORMEMENÉNDEZ es que las condiciones de funcionamiento reivindicadas por PIPEpermiten el trabajo con resinas adhesivas con una viscosidad inferior a laindicada en la patente ES 769 y una presión de aire interior también inferior ala señalada en esta última, atribuyendo a esos menores valores las ventajas alas que se hace referencia en la sentencia, que hacen que el procedimientoobjeto de la invención resulte particularmente idóneo para trabajar en sistemasde tuberías de pequeño diámetro y de una forma más silenciosa (pag. 7 a 9 delinforme, t.2, f. 872-874).
33.- No se afirma, por tanto, que las ventajas técnicas que seaprecian se prediquen de los valores comprendidos en el intervalo desolapamiento (por encima de 20 Pa.s hasta aproximadamente 60 Pa.s ), quees el factor decisivo, sino de aquellos que, dentro del rango indicado en lapatente cuestionada, se localizan por debajo del límite inferior del intervaloen el que se produce el solapamiento.
34.- Sentado lo anterior, no ha quedado determinado en modo algunoque el experto en la materia no consideraría seriamente aplicar la enseñanzatécnica revelada en la patente ES 769 en el intervalo de solapamiento, o, enotros términos, trabajar en dicho intervalo de solapamiento, aspecto este cuyademostración, entendemos, corresponde a PIPE, toda vez que el empleo de resinaadhesiva con una viscosidad de más de 20 Pa.s ya formaba parte del estado de latécnica.
35.- A la vista de lo que antecede, debemos concluir que lacaracterística 8 sí debe considerarse anticipada.
36.- No es ese el caso, sin embargo, de la característica 9. Elanálisis de la parte recurrente se ha centrado en los parámetros relativos a lapresión del aire, obviando un aspecto nuclear de la característica en cuestión,cual es que la misma hace referencia a la etapa de aplicación del sellador defugas de recubrimiento de barrera. Cabe observar a este respecto que el pasajede la patente ES-769 que, según la parte recurrente, anticiparía lacaracterística que nos ocupa, no hace referencia a aquella fase delprocedimiento, sino a otra anterior, la de eliminación de revestimientosinternos, por utilizar la misma terminología que dicha patente, esto es, la delimpiado, nítidamente separada de allí denominada de recubrimiento interior o,en la terminología de la patente cuya nulidad se pretende, de aplicación delmaterial sellador. Así, en el párrafo siguiente de la patente ES-769 (columna4, líneas 28 a 42) se hace referencia a esta otra como una fase diferenciada("Después de", comienza el párrafo) y de su literatura no cabededucir clara e inequívocamente que durante la misma la presión del airehubiera de mantenerse en los parámetros indicados en el párrafo precedente, porcuanto únicamente se dice que, una vez preparadas las cargas de resina y trasintroducir la primera en el tubo de entrada de aire "Luego se conectóinmediatamente el aire comprimido y se sopló el tapón hasta que no se apreciabaninguna resistencia. A continuación se introdujo otro tapón de resina, etc.hasta cuatro veces en total. Solo después se constató la salida de resina delextremo del tubo" (columna 3, líneas 36 a 42) y, más adelante, en lareivindicación primera, tras la descripción de las diferentes fases delprocedimiento patentado, solo se hace referencia a "creándose lapresión diferencial necesaria para la circulación a través del conducto almenos en parte mediante la aspiración de aire por el extremo del conducto, esdecir, mediante presión negativa" (columna 6, líneas 10 a 14).
37.- No supone falta de novedad que tan sólo se anticipen algunasde las características técnicas en una anterioridad, sino que sería preciso queésta anticipase todas y cada una de las características técnicas de lainvención reivindicada. Si todas las características técnicas de la invenciónreivindicada no están directa e inequívocamente descritas en el documento delestado de la técnica habría novedad, la cual se enjuicia por mera comparaciónobjetiva con lo anteriormente conocido, y el problema se desplazaría alanálisis de otro requisito diferente, el de la actividad inventiva.
38.- A la luz de tales consideraciones, vistas las conclusionessentadas en el precedente apartado 36, cabe afirmar que resultan infundados losalegatos de falta de novedad respecto de la invención reflejada en lareivindicación 1. Y, por ende, respecto de las demás reivindicacionescuestionadas, dado su carácter dependiente. En consecuencia, el recurso ha deser desestimado en este particular.
IV. SOBRE LA FALTA DE ACTIVIDADINVENTIVA
39.- En su escrito de demanda, ECOMADRIFSO, con fundamento en elanálisis recogido en el INFORME ESCUDERO, argumentaba que todas lasreivindicaciones de la patente ES-202 adolecían de mérito inventivo frente a lacombinación de los documentos D1 y D2 o de los documentos D1, D2 y D3 anejos alreferido informe. Dichos documentos son los siguientes:
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40.- El informe en cuestión sigue el método"problema-solución". En él se identifica como estado de la técnicamás próximo el documento identificado como D1 y se señalan como diferenciastécnicas entre dicho documento y la reivindicación 1 de la patente impugnada lasdos características técnicas recogidas en la parte caracterizante de aquella(características 8 y 9 de la relación recogida en el apartado 23 de la presenteresolución).
41.- Siguiendo con tal esquema de análisis, en la demanda seestablece que los efectos técnicos derivados de las notas diferenciadorasseñaladas en el apartado precedente permiten resolver una serie de problemastécnicos. En concreto, se asume, en cuanto a la primera característicadiferenciadora (característica 8 de la relación recogida en el apartado 23 dela presente resolución), que identifica un grado de viscosidad de la resinaadecuado para recubrir efectivamente las grietas y roturas de la tubería, nodesprenderse de las paredes y evitar la generación de tapones. Y, en cuanto ala segunda característica diferenciadora (característica 9 de la relaciónrecogida en el apartado 23 de la presente resolución), que identifica unapresión en el interior de la tubería que hace que la resina discurra a lo largode la misma sin desprenderse o arrastrarse hacia la salida, "pero sinque resulte excesiva en aras a evitar su rotura por exceso de presión"(pág. 16 de la demanda). En este punto, la demanda se hace eco del contenidodel INFORME ESCUDERO, si bien con matices en cuanto al problema técnico quepermite resolver la segunda característica, pues en el informe no se incluye elpasaje que hemos entrecomillado (vid. pag. 27 del informe, t. 1, f. 252).
42.- Sobre esta base, el juicio de ECOMADRIFSO señalando la faltade mérito inventivo de las soluciones que aporta la patente impugnada seasienta en que las mismas resultarían obvias para un experto en la materiapartiendo del documento D1 y combinándolo con el documento D2, o en todo caso,en lo que se refiere al segundo de los problemas técnicos señalados, combinandolos documentos D1, D2 y D3.
43.- La sentencia rechaza las conclusiones que se alcanzan en lademanda. Haciéndose eco del INFORME MENÉNDEZ, sienta que lo novedoso delprocedimiento reflejado en la reivindicación 1 de la patente ES-202 es quepermite trabajar con resinas de baja viscosidad a temperatura ambiente y conpresiones menores que otros procedimientos conocidos en el estado de latécnica. Para a continuación señalar, como factor determinante del carácterinventivo o no de la reivindicación 1 de la patente ES-202, la respuesta quedeba darse a la cuestión de si, para solucionar el problema técnico planteado,un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y sinnecesidad de los experimentos y pruebas realizados por PIPE, habría llegado aconcretar los valores especificados en la patente. La juzgadora de la anteriorinstancia observa que el INFORME ESCUDERO, en el que se apoya la demandante, nose plantea dicha cuestión, limitándose a constatar que en el estado de la técnicaya se hacía referencia a unos valores (dentro de los rangos señalados en lapatente ES-202, podríamos añadir por nuestra parte) que se aplicarían en laejecución del método de inyección a presión de un material epoxi por elinterior de las tuberías, ya conocido como sistema para la reparación de fugasen tuberías.
44.- En su recurso, ECOMADRIFSO, apoyándose de nuevo en el INFORMEESCUDERO, insiste en su planteamiento de que la existencia de valorespreviamente divulgados incluidos dentro de los rangos reivindicados en lapatente cuestionada privaría a esta de novedad inventiva.
44.1.- Lo que se viene a decir en el INFORME ESCUDERO con relacióna la viscosidad del material epoxi (página 27, al t. 1, f. 252) es que,partiendo de la información divulgada en D1 (en concreto, en el párrafo 43 -t.1, f. 539-, en donde, señala el informe -tabla incluida en la página 17, alt.1-, se hace referencia a diversos materiales epoxi, pero sin contemplarexplícitamente el rango de viscosidad reivindicado en la patente ES-202), elexperto en la materia, en la búsqueda natural de ejemplos de resina epoxi quepudieran ser utilizados como material de recubrimiento y sellado en rangos desoplado similares a los descritos en la tabla 1 del D1 ( párrafo 38, al t.1, f. 538), se toparía con el documento D2, en el que se divulga (columna3, líneas 17 a 22 y columna 4, líneas 31 a 34 -t.1, f. 551) que la resina epoxia emplear es una resina que, posee, al menos, una viscosidad de 2.10 exp 4 mPa.s para los caudales comprendidos en la tabla inserta en la columna 3 delmismo documento, que se solapan con los valores de la tabla 1 del D1.
44.2.- Lo que nos dice el INFORME ESCUDERO con relación a lasobrepresión indicada en la parte caracterizante de la reivindicación 1 de lapatente ES-202 (característica 9) es que, partiendo de la información divulgadaen el documento D1 (en cuanto a la combinación de una presión positiva deentrada y una presión de succión negativa de salida -tabla incluida en lapágina 17, al t. 1, f. 242), el experto medio en la materia se plantearía deforma natural la búsqueda de ejemplos en el estado de la técnica que serefiriesen a medios alternativos de distribución de productos sellantes basadosen presión para la reparación de tuberías que evitasen el desprendimiento y/oarrastre de dichos productos por una excesiva succión en la salida de lasmismas. En esta búsqueda, prosigue el informe, el experto se encontraría con lodivulgado en los documentos D2 y D3.
El documento D2, al referirse en la columna 3, líneas 11 a 15 a "creándosela presión diferencial necesaria para la circulación a través del conducto almenos en parte mediante la aspiración de aire por el extremo del conducto, esdecir, mediante presión negativa" (lo que, como ya vimos -vid.apartado 36 supra-, pasó al texto de la reivindicación) y en la columna 4,líneas 19 a 23, a " sobrepresión media de 1 atmósfera aproximadamentecon la potencia máxima del compresor". El documento D3, al aludir, enel párrafo tercero de la página 316 (en la traducción española aportadacorresponde al párrafo tercero del f. f. 564), a que "la presión de lastuberías puede alcanzar 60 psi", que corresponde a 413,7 kPa, por lotanto dentro del rango reivindicado en la patente ES-202.
Respuesta del Tribunal
45.- Como señala el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de abrilde 2015 (ES:TS:2015:1940), "el examen de la actividad inventiva que serealiza para determinar la patentabilidad de una invención no se realizaelemento por elemento, sino sobre la invención como tal, considerada de modoconjunto, y es respecto de este conjunto del que debe decidirse si resulta o nodel estado de la técnica [...] de un modo evidente para el experto en lamateria. Esto es, no se enjuicia la actividad inventiva de sus característicastécnicas tomadas de forma aislada, sino de la solución global en que lainvención consiste".
46.- En similares términos se pronuncian las "Guidelines forthe Examination in the European Patent Office", Part G, Chapter VII,apartado 7 (" The invention claimed must normally be considered as awhole").
47.- No es este el criterio seguido por ECOMADRIFSO, pues, como sedesprende de lo reflejado precedentemente (vid. apartado 44 supra), su discursose sustenta en la contemplación diferenciada de los dos elementos integrantesde la parte caracterizante de la reivindicación 1 de la patente cuya validezpone en tela de juicio.
48.- Cierto es que, siguiendo las pautas señaladas en las"Guidelines for the Examination in the European Patent Office",cabria excepcionar aquellos supuestos en que la invención reivindicada sepresenta como mero agregado o yuxtaposición y no como una combinación dedeterminadas características técnicas, situación en la que bastaría condemostrar que tales características individualmente consideradas son obviaspara concluir que no hay mérito inventivo. Dicha situación se produciría, segúnlas Guidelines (haciéndose eco de lo establecido en T389/86 y T204/06), cuandola interacción de las características contempladas no produjera un efectotécnico combinado diferente de la suma de los efectos técnicos derivados deaquellas individualmente consideradas. Sin embargo, no parece ser este el casoque nos ocupa, en el que la correlación entre viscosidad del material derecubrimiento y la presión del aire en el proceso de aplicación del mismoaparece como un elemento clave, ateniéndonos a lo manifiestado por el técnicoque elaboró el informe aportado por PIPE (página 7, al t.2, f. 872), sin queello haya resultado desvirtuado en el INFORME ESCUDERO.
49.- Aunque prescindiéramos de las anteriores consideraciones, elanálisis de ECOMADRIFSO suscita graves reparos. Ya hemos visto cómo el problematécnico que vendría a resolver la segunda de las características técnicasincluidas en la reivindicación 1 de la patente en liza según el INFORMEESCUDERO no coincide con el indicado por ECOMADRIFSO en su escrito de demanda,al asumirse en este último como componente de dicho problema técnico el riesgode rotura por la utilización de una presión excesiva, aspecto este al que nohace referencia el informe (vid. apartado 41 supra). Por lo demás, aludiéndoseen el documento D2 a un valor específico de sobrepresión dentro del rangoreivindicado en la patente ES-202 únicamente a propósito de una fase concretadel procedimiento, no se justifica convenientemente lo obvio de aplicar esteúltimo valor en otra fase distinta, que es la que se contempla en la patentecuya nulidad se persigue. Del mismo modo, el documento D 3, en el pasaje que sedestaca, tras explicar que el procedimiento que en el documento se contemplaestá compuesto de tres fases, a saber, revisión y reparaciones necesarias antesdel revestimiento, preparación de la superficie de la tubería mediante elempleo de un material abrasivo impulsado por aire comprimido y, finalmente,aplicación del revestimiento, se limita a señalar que "la presión en lastuberías puede alcanzar 60 psi", apreciándose las mismas carencias encuanto a la justificación de que de ello resulta obvia la utilización en la fasede aplicación del revestimiento de una sobrepresión dentro del rango señaladopara dicha fase en la patente ES-202.
50.- En el mismo sentido, no ha resultado acreditado que laenseñanza reflejada en la invención cuestionada pudiera obtenerse a partir delestado de la ciencia existente por ensayos puramente rutinarios deprueba/error, como ECOMADRIFSO sostiene con el único fundamento de la lecturaque hace pro domo sua de lo dicho por el experto de la parte contraria en elsentido de que la invención reflejada en la patente ES-202 es "fruto desus investigaciones por el procedimiento de prueba y error".
51.- Por todo ello, los alegatos de que la invención reflejada enla reivindicación 1 adolece de actividad inventiva deben reputarse infundados.Juicio que resulta extensivo a los alegatos del mismo corte referentes a lasdemás reivindicaciones cuestionadas, dado su carácter dependiente. Enconsecuencia, el recurso ha de ser desestimado también en este particular.
V. SOBRE LA ADICIÓN DE MATERIA
51.- Los alegatos de la demanda en relación con este extremoapuntaban a que, de las características incluidas en la reivindicación 1 de lapatente europea EP 2099581, se introdujeron indebidamente durante elprocedimiento de concesión las que en la relación recogida en el apartado 23 dela presente resolución hemos identificado como 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2,3.3, 3.4, 5.1, 5.2 y 9. Una copia de la solicitud en lengua original inglesa(solicitud internacional PCT con número de publicación WO 2008/088317 A1) seacompañó con la demanda como documento número 2 (t.1, f. 123), junto con unatraducción al español generada por el sistema de traducción automática de laEPO (t.1, f. 167).
52.- La sentencia impugnada rechazó tales cargos con el argumentode que ninguna de las adiciones indicadas por ECOMADRIFSO afectaban a la partecaracterizante de la reivindicación 1 de la patente cuestionada.
53.- En su recurso, ECOMADRIFSO, tras subrayar lo inadecuado delcriterio que inspira la decisión del juez a quo, reitera sus alegatosiniciales, que vienen a reproducir lo señalado sobre este particular en elINFORME ESCUDERO.
54.- Antes de dar respuesta a esta cuestión, debemos apuntar unhecho acaecido durante el curso de las actuaciones que, entendemos, no puedeser ignorado. Estamos haciendo referencia a la resolución de la División de laOposición de la EPO de 31 de marzo de 2016 que revocó la patente europea EP2099581 al considerar que el objeto de aquella excede del contenido de lasolicitud tal como fue presentada. Dicha resolución no determina la suerte dela contienda, pero, como ya advertimos (vid. apartado 19 supra), constituye unelemento de juicio relevante que habremos de tener en cuenta en nuestroanálisis.
Respuesta del Tribunal
55.- Debemos comenzar señalando lo fundado de las críticas haciael motivo inspirador de la respuesta dada a la cuestión en la sentenciaimpugnada. La idea que subyace al artículo 123.2 CPE y, por ende, al artículo138.1.c) CPE, es que no se debe permitir a un solicitante mejorar su posiciónmediante la adición de contenido no divulgado en la solicitud inicialmentepresentada, pues lo contrario le proporcionaría una ventaja injustificada ypodría resultar lesivo para la seguridad jurídica de terceros que confiaron enel contenido de la solicitud inicial (G 1/93, de 2 de febrero de 1994). Téngaseen cuenta que la fecha de prioridad seguiría viniendo determinada por la depresentación de la solicitud. En este sentido, según tienen señalado conreiteración las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos de la EPO, el"contenido de la solicitud tal como se haya presentado" hacereferencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto,entendiendo por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos (atítulo de mera muestra, T 667/08, de 20 de abril de 2012). En sentencia de 3 demayo de 2013 (ES:APM:2013:10205) asumimos expresamente este criterio como pautade interpretación del artículo 138.1.c) CPE, a tenor del cual la patenteeuropea podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado Contratante,cuando el objeto de la misma exceda del contenido de la solicitud tal como fuepresentada. Debemos concluir, de este modo, que el hecho de que lasmodificaciones denunciadas no afectasen a la parte caracterizante no constituyemotivo para rechazar los alegatos de nulidad basados en la introducción deaquellas.
56.- Sentado lo anterior, los alegatos de la parte recurrenteprincipian señalando que las características que en su momento identificamoscomo 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 (vid. apartado 23 supra) no se deducirían de lasolicitud inicial. Tales características describen la primera de las fases delprocedimiento contemplado en la patente en los siguientes términos: "generary suministrar aire comprimido hasta aproximadamente 0,755 m3/s (1600 CFM) y hastaaproximadamente 1379 kPa (200 psi) en un extremo de tuberías del edificio".Aduce ECOMADRIFSO, ajustándose a lo señalado por el autor del informe queaportó, que aunque en la solicitud se localiza una referencia a "airecomprimido hasta aproximadamente 0,755 m3/s", tal referencia no serelaciona con un medio susceptible de generar y suministrar aire comprimido,sino a un equipo que se utiliza para la redistribución del aire.
57.- El INFORME ESCUDERO localiza tal referencia en el ejemplo dela página 20, líneas 25 a 27, y página 21, líneas 1 a 4 de la solicitud (setrata de la solicitud en lengua inglesa, a la que debemos entender hechas todaslas citas que en lo sucesivo hagamos). En dichos pasajes se alude a uncomponente de una de las realizaciones descritas en la solicitud, identificadocomo "200 MAIN HEADER AND DISTRIBUTOR" (cabezal y distribuidorprincipal), del que se señala que puede gestionar flujos de aire con un caudalde hasta aproximadamente 1600 CFM y una presión de aproximadamente 200 psi ( "Themain header 200 can manage air capacities ranging to approximately 1600 CFM andapproximately 200 psi"). En cuanto a la función que desarrolla en larealización, se señala que este elemento permite gestionar de forma segura losflujos de aire salientes del compresor hacia los otros componentes del equipo yla instalación sobre la que se actúa ( "The Main Header 200 providessafe air management capability from the air compressor [...] to the variousother equipment components and to both the piping system risers and fixtureoutlets..."). A la vista del texto de la solicitud, no nos queda sinomostrar nuestro acuerdo con los reparos expresados por ECOMADRIFSO. De lamención de los rangos contemplados en la patente a propósito de la capacidad deun elemento con la funcionalidad señalada no puede deducirse la característicafinalmente reflejada en aquella.
58.- En su escrito de oposición, PIPE trata de contrarrestar lasobjeciones señaladas por la contraria señalando que la solicitud incluye otrospasajes en los que podría considerarse reflejada la característica incorporadaal texto de la patente. En concreto, PIPE apunta la página 19, línea 22. Elpasaje en cuestión describe otro de los componentes de la realización,identificado como "100", en los siguientes términos: "395,850, 1100, 1600 CFM Compressors outfitted with...". La parte apeladasustenta su posición en la mención expresa a "1600 CFM Compressor".
59.- Sin embargo, otra vez se trata tan solo de la indicación dela capacidad de uno de los componentes que integran la realización que sedescribe en la solicitud, en este caso el compresor, en cuanto al caudal defluido que puede desplazar (no hay ninguna referencia a la presión de salida).Como señalamos en la sentencia de 3 de mayo de 2013 ya citada, debemos entenderque se ha producido una modificacion no autorizada de la solicitud de unapatente europea cuando como consecuencia de tal modificación el experto en lamateria se encuentra con una información que no deriva o no se deducedirectamente y sin ambigüedades de la que previamente se contenía en lasolicitud, incluso de forma implícita. Esto es lo que aquí sucede. Lo único quecabe deducir de lo que se dice en la solicitud es que en la realizacióndescrita puede utilizarse un compresor con capacidad para suministrar un flujode aire con un caudal de hasta 1600 CFM (0,755 m3/s).
60.- Observamos por la resolución de la Cámara de Oposición que seaportó a las actuaciones, que la batería argumental empleada por PIPE en esteprocedimiento es más limitada que la esgrimida ante aquel otro órgano. En suescrito de contestación y en el escrito de oposición al recurso, los alegatosde PIPE en el punto que nos ocupa se limitan a lo ya señalado. Ante la Cámarade Oposición de la EPO se adujo, adicionalmente, que los dos pasajes de lasolicitud describiendo los componentes a los que hemos hecho referenciaenseñarían al experto en la materia que el método contemplado requeriría lageneración y el suministro de aire comprimido con un caudal y una presión queno podrían superar aproximadamente 0,755m3/s y 200 psi, respectivamente, o, enotros términos, que el experto en la materia entendería al leer la solicitudtal como se presentó inicialmente que el flujo y las presiones que se usan enel procedimiento deben coincidir y coincidirían con los parámetros operablestanto del compresor como del equipo utilizado para controlar el flujo de aire.También aludió allí PIPE a que del diagrama recogido en la figura 3 sedesprende que el compresor (100) genera e introduce aire comprimido en uno delos extremos del sistema de tuberías del edificio.
61.- Como ya hemos dicho, tales alegatos no se reproducen antenosotros. Ello no obstante, a fin de ser exhaustivos ante la eventualconsideración de que se entendiesen implícitos en el discurso de la parterecurrente, señalaremos que compartimos la respuesta dada por la Cámara deOposición, en el sentido de que hacer referencia a un compresor que puedeutilizarse con un sistema de tuberías no es lo mismo que aplicar efectivamente,en el sistema o en un extremo del sistema de tuberías, un caudal de airecomprimido hasta el máximo que puede proporcionar el compresor, y que lo mismopuede decirse del pasaje relativo al cabezal o distribuidor, añadiendo, encuanto a este último, que incluso en el supuesto de que se conectaradirectamente en un extremo del sistema de tuberías del edificio sobre el que seopera, el pasaje solo enseña las capacidades de trabajo del componente, no losflujos y presiones gestionados efectivamente por el mismo durante elprocedimiento y, menos aun, aquellos efectivamente suministrados en un extremodel sistema de tuberías del edificio. La Cámara de Oposición igualmentedisiente del ulterior alegato (no vertido aquí tampoco) de que de ladisponibilidad de determinados flujos y presiones un experto en la materiadeduciría de forma directa y sin ambigüedades que tales flujos y presiones seutilizarán, observando que por aquel dato no cabe establecer que los rangosreivindicados de flujo y presión se utilicen efectivamente en su completud enel procedimiento, y aun menos que así se haga suministrándolos en el sistema detuberías del edificio. Hacemos también nuestra tal apreciación.
62.- Lo anterior alcanzaría para estimar el recurso. Con todo,hemos de señalar que el discurso que la parte recurrente despliega bajo larúbrica de adición de materia no permitida comprende otros alegatos queresultan igualmente atendibles.
63.- En tal sentido, la parte recurrente también tacha deindebidamente añadidas las características que hemos identificado como 3.1,3.2, 3.3 y 3.4 (vid. apartado 23 supra), las cuales integran la fase delprocedimiento descrito en la patente cuestionada consistente en " generarun aire de aspiración por vacío de aire de hasta aproximadamente 0,519 m3/s (1100CFM), en un segundo extremo del sistema de tuberías del edificio, en donde lageneración de aire comprimido y la generación de vacío funcionansimultáneamente entre sí, mientras las paredes interiores del sistema detuberías del edificio se limpian y se secan con una ejecución en una solapasada". Aduce la parte que la única referencia en la solicitud a"aire hasta aproximadamente 0,519 m3/s" se hace en relación con unfiltro colector de polvo y que aquella no contiene ninguna referencia a lageneración de aire comprimido y la generación de vacío funcionandosimultáneamente entre sí, mientras las paredes interiores del sistema detuberías del edificio se limpian y se secan de una sola pasada. En el INFORMEESCUDERO se señala como pasaje relevante el recogido desde la línea 18 de lapágina 26 hasta la línea 22 de la página 27. PIPE opone que del texto delpasaje de contrario señalado resultaría para un experto en la materia que elcomponente de la realización al que se alude puede referirse a un filtro devacío, y que las figuras 2C y 3 denotan que el generador de aire y el filtro encuestión operan simultáneamente para mantener una presión positiva en elinterior del sistema de tuberías.
64.- Por nuestra parte, cabe observar que, en efecto, en lasolicitud se alude a que el componente integrante de la realización descrita enella que aparece identificado como "600 Dust collection filter - Airfilter vacuum" opera generando un vacío en el sistema de tuberías (página27, línea 19), así como al funcionamiento simultáneo de esta pieza con elcompresor durante las fases de secado y limpiado (página 27, líneas 1, 4 a 6 y21 a 22, así como en la última etapa descrita en el diagrama de la figura 3),tal como señalara PIPE. Ahora bien, la única referencia que se hace al valorreflejado en la patente es al describirse la capacidad de filtrado del elementoen cuestión ("The filter 600 can be capable of filtering air in volumesup to approximately 1100 CFM" -página 27, línea 8). No encontramosindicador alguno que apunte hacia la generación de un flujo de aire deaspiración por vacío de aire de hasta aproximadamente 1100 CFM, que es lo querecoge la patente.
65.- Por lo demás, nada apunta PIPE en lo relativo a la existenciade referencias indicativas de que la limpieza y el secado tendrían lugar en unasola pasada.
66.- Igual consideración cabe hacer respecto de la defensa de PIPEfrente a los alegatos contrarios señalando el indebido añadido de lascaracterísticas que hemos identificado como 5.1 y 5.2 (vid. apartado 23 supra),las cuales integran la fase del procedimiento descrito en la patentecuestionada consistente en "aplicar el sellador de fugas derecubrimiento de barrera con el aire comprimido generado a las paredesinteriores de las tuberías sin tener que seccionar secciones de tuberías delsistema de tuberías, en donde la generación del aire comprimido y la generaciónde vacío funcionan simultáneamente entre sí, mientras se aplica elrecubrimiento de barrera líquida a todas las paredes interiores limpias de todaslas tuberías en el sistema de tuberías del edificio con una ejecución de unasola pasada", en la medida en que la parte no especifica ningunareferencia indicativa de que el recubrimiento tenga lugar de una sola pasada.
VI. COSTAS
67.- La suerte estimatoria del recurso comporta las siguientesconsecuencias en materia de costas: (i) las de primera instancia habrán de serimpuestas a PIPE, de conformidad con los artículos 398.1 y 394.1 LEC; (ii) noprocede hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las ocasionadaspor el recurso, a tenor de lo establecido en el artículo 398.2 LEC.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente ygeneral aplicación,
FALLO
La Sala acuerda:
1.- ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por ECOMADRIFSO,S.L. contra la sentencia dictada con fecha 15 de junio de 2017 por el Juzgadode lo Mercantil número 9 de Madrid en el procedimiento 360/2014.
2.- En consecuencia, REVOCAR la meritada sentencia, para ACORDAREN SU LUGAR ESTIMAR la demanda promovida por ECOMADRIFSO, S.L. contra PIPERESTORATION TECHNOLOGIES LLC, y, por ello:
2.1.- DECLARAR NULA la traducción de patente europea ES 2430202"Métodos y sistemas para recubrir y sellar el interior de sistemas detuberías".
2.2.- Condenar a PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES LLC al pago de lascostas de primera instancia.
3.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a lascostas generadas por el recurso.
De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de laDisposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial,procédase a la devolución del depósito consignado para recurrir.
Contra la presente sentencia las partes pueden interponer anteeste Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación,recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracciónprocesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fueraprocedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.
Así, por esta sentencia, lo acuerdan, mandan y firman losilustrísimos señores magistrados que constan en el encabezamiento de estaresolución.
AVISO LEGAL
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