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CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3888/2016

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José MaríaLlorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 504/2019 Excmos.Sres.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 30 de septiembre de 2019.

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia308/2016, de 20 de septiembre, dictada en grado de apelación por la SecciónVigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid , como consecuencia de autosde juicio ordinario núm. 1181/2010 del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 deMadrid, sobre propiedad intelectual.

Es parte recurrente Mediaset España Comunicación S.A. representadapor el procurador D. Manuel SánchezPuelles González-Carvajal y bajo ladirección letrada de D. Agustín González García.

Es parte recurrida ITV Global Entertainment Limited, representadopor la procuradora D.ª María Isabel Campillo García y bajo la dirección letradade D. Pedro Merino Baylos.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primerainstancia.

1.- El procurador D. Manuel Sánchez Puelles, ennombre y representación de Gestevisión Telecinco S.A., interpuso demanda dejuicio ordinario contra la mercantil ITV Global Entertainment Limited, en laque solicitaba se dictara sentencia:

"[...] en la que:

" 1º Declare la nulidad de los acuerdos denominados Heads osAgreement (Pasapalabra Heads of Agreement, Library Minium Commitment Heads ofAgreement y Format Production Heads of Agreement).

" Condene a ITV Global Entertainment Limited a restituir aGestevisión Telecinco S.A., las cantidades entregadas en virtud de esosinválidos acuerdos, con intereses, en la forma que se establece en el hechocuarto y el fundamento de derecho XI de esta demanda.

" 3º Condene a ITV Global Entertainment Limited a indemnizara Gestevisión Telecinco S.A. los daños y perjuicios ocasionados comoconsecuencia de la invalidez de los Heads of Agreement, con sus intereses, enla forma que establece en el hecho quinto y fundamento de derecho XII de estademanda.

" 4º Condene en costas a ITV Global Entertainment Limited encaso de oponerse a esta demanda".

2.- La demanda fue presentada el 22 de diciembrede 2010 y, repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, fueregistrada con el núm. 1181/2010 . Una vez fue admitida a trámite, se procedióal emplazamiento de la parte demandada.

3.- La procuradora D.ª Isabel Campillo García, enrepresentación de ITV Global Entertainment Limited, contestó la demanda yformulo reconvención, solicitando:

"[...] dicte en su día sentencia por la que:

" 1.- Desestime la demanda interpuesta por Tele 5, conexpresa condena en costas.

" 2.- Estime la reconvención, con los siguientes pedimentosdeclarativos y de condena:

" Declarativos:

" a) Que Tele 5 ha incumplido el Contrato "PasapalabraHeads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV.

" b) Que Tele 5 ha incumplido el Contrato "LibraryMinimum Commitment Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV.

" c) Que Tele 5 ha incumplido el Contrato "FormatProduction Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV.

" d) Que ITV ostenta derechos de exclusiva preferentes sobreTele 5 con respecto al formato del programa "Pasapalabra" (derechosde propiedad intelectual) y su denominación, ya sea como título del programa(derechos de propiedad intelectual) ya sea como marca notoria no registrada(derechos de propiedad industrial).

" e) Que el uso por parte de Tele 5 del formato del programa"Pasapalabra", desde el 01.02.2010, constituye una violación de losderechos de exclusiva de ITV sobre el formato.

" f) Que el uso por parte de Tele 5 de la denominación delprograma "Pasapalabra", desde el 01.02.2010, constituye una violaciónde los derechos de exclusiva de ITV sobre dicha denominación.

" g) Que la violación de los derechos de propiedadintelectual e industrial de ITV le ha ocasionado unos daños y perjuicios inre ipsa , que deben ser indemnizados por Tele 5.

" De condena. Condene a Tele 5 a:

" h) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

" i) A pagar a ITV la cantidad de 5.400.000 Euros conrelación al Contrato "Pasapalabra Heads of Agreement", más losintereses legales correspondientes incrementados en dos puntos.

" j) A pagar a ITV la cantidad de 7.975.000 Euros conrelación al Contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement",más los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos.

" k) A pagar a ITV la cantidad de 1.554.400 Euros conrelación al Contrato "Format Production Heads os Agreement", más losintereses legales correspondientes incrementados en dos puntos.

" l) A cesar inmediatamente, quedando además prohibida dereanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción,comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otraforma (sic) explotación, por sí o a través de terceros, del programa"Pasapalabra", así como de cualquier otro programa de televisión quetenga un formato idéntico o similar al del programa "Pasapalabra" oque tenga la denominación "Pasapalabra".

" m) A cesar inmediatamente, quedando además prohibida dereanudar en el futuro, el uso, por sí o a través de terceros, de ladenominación "Pasapalabra" en España, esté acompañada (o no) de otroselementos o palabras, para distinguir programas de televisión, juegosinformáticos, video juegos, juguetes, así como cualesquiera productos demerchandising relacionados con el formato del programa "Pasapalabra",con apercibimiento de desobediencia e indemnización coercitiva de 600 € diariosen aplicación del artículo 44 LM .

" n) A retirar del mercado cualquier medio, instrumento,material publicitario (en papel o internet) y productos de merchandising en losque se consigne la denominación "Pasapalabra".

" ñ) A retirar del mercado y a destruir todas las copias ilícitasdel programa "Pasapalabra" por ella producidas sin el consentimientode ITV, grabadas en cualquier tipo de soporte, hayan sido emitidos o no, asícomo de cualquier material o en Internet en el que se consigne la denominación"Pasapalabra", debiendo acreditar Tele 5 fehacientemente al Juzgadodicha retirada y destrucción.

" o) A indemnizar a ITV por los daños y perjuicios que le hacausado la violación de sus derechos de exclusiva sobre el formato en funciónde las consecuencias económicas negativas de la infracción, en particular, enfunción del beneficio que Tele 5 haya obtenido por (i) los ingresospublicitarios a consecuencia de los relacionados con la emisión del programa"Pasapalabra" (ii) y los ingresos obtenidos por la venta de productosde merchandising relacionados con el citado programa.

" p) A indemnizar a ITV por los daños y perjuicios que le hacausado la violación de sus derechos de exclusiva sobre la denominación"Pasapalabra", como título de la obra y/o como marca notoria noregistrada, en función del 1% de la cifra de negocios realizada por Tele 5 conel signo infractor, atendiendo al criterio establecido en los párrafos 210 ysiguientes (título de la obra) y 285 y siguientes (marca notoria no registrada)de este escrito.

" q) A publicar la sentencia en el diario El País y en eldiario Expansión.

" Todo ello, con expresa imposición de costas a laactora".

La representación procesal de Mediaset España Comunicación S.A.contestó a la demanda reconvencional, solicitando su desestimación y la imposiciónde costas a ITV.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes,el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid dictó sentencia50/2014, de 3 de febrero , con la siguiente parte dispositiva:

"Que desestimando íntegramente la demanda inicial formulada ainstancia de Gestevisión Telecinco, S.A., representada por el Procurador Sr.Sánchez Puelles y asistida del Letrado D. Agustín González García; contra laentidad ITV Global Entertaiment Limited, representada por la Procuradora Sra.Campillo García y asistida del Letrado D. Pedro Merino Baylos; debo absolver yabsuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas; con expresa condena encostas a la parte actora.

" Que estimando parcialmente la demanda reconvencionalformulada a instancia de la entidad ITV Global Entertainment Limited,representada por la Procuradora Sra. Campillo García y asistida del Letrado D.Pedro Merino Baylos, contra la mercantil Gestevisión Telecinco, S.A.,representada por el Procurador Sr. Sánchez Puelles y asistida del Letrado D.Agustín González García; debo:

" 1.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato "PasapalabraHeads of Agreement", causando daños y perjuicios a la actora;

" 2.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato "LibraryMinimum Commitment Heads of Agreement", causando daños y perjuicios ala actora;

" 3.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato "FormatProduction Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a lademandante;

" 4.- declarar que ITV ostenta derechos de exclusivapreferentes sobre Telecinco con respecto al formato del programa denominado"pasapalabra" y su denominación "pasapalabra", en cuantotítulo del formato y parte integrante de él;

" 5.- declarar que el uso por parte de la demandada Telecincodel formato del programa "pasapalabra", desde el 1.8.2012 enadelante, constituye una violación de los derechos de exclusiva de ITV sobre elformato;

" 6.- declarar que el uso por parte de Telecinco de ladenominación del programa "pasapalabra" desde el 1.8.2012 enadelante, constituye una violación de los derechos de exclusiva de lademandante sobre dicha denominación;

" 6.- condenar a la demandada a estar y pasar por lasanteriores declaraciones;

" 7.- condenar a la demandada Telecinco a abonar a la actoraITV la cantidad de 5.400.000 Euros con relación al contrato "pasapalabraheads of agreement", más los intereses ejecutorios del art. 576L.E.Civil desde esta resolución judicial;

" 8.- condenar a la demandada Telecinco a abonar a la actoraITV la cantidad de 7.950.000.-€ con relación al contrato "libraryminimum commitment heads of agreement", más los intereses ejecutoriosdel art. 576 L.E.Civil desde la fecha de esta Resolución;

" 9.- condenar a la demandada Telecinco a pagar a ITV lacantidad de 1.554.400.-€ con relación al contrato "format productionheads of agreement", más los intereses ejecutorios del art. 576L.E.Civil desde la presente Resolución;

" 10.- condenar a la demandada Telecinco a cesarinmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión,edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución,transformación y toda y cualquier otra forma explotación, por sí o a través deterceros, del programa "pasapalabra", así como de cualquier otroprograma de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa"pasapalabra" o que tenga la denominación "pasapalabra";

" 11.- condenar a la demandada Telecinco a cesarinmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, el uso, porsí o a través de terceros, de la denominación "pasapalabra" enEspaña, esté acompañada (o no) de otros elementos o palabras, para distinguirprogramas de televisión, juegos informáticos, video juegos, juguetes, así cornocualesquiera productos de merchandising relacionados con el formato delprograma

"pasapalabra'";

" 12.- condenar a la demandada Telecinco a retirar delmercado cualquier medio, instrumento, material publicitario (en papel oInternet) y productos de merchandising en los que se consigne ladenominación "pasapalabra";

" 13.- condenar a la demandada Telecinco a retirar delmercado y a destruir todas las copias ilícitas del programa"pasapalabra" por ella producidas desde el 1.8.2012 -inclusive- sinel consentimiento de ITV, grabadas en cualquier tipo de soporte, hayan sidoemitidos o no, así como de cualquier medio material o en Internet en el que seconsigne la denominación "pasapalabra", debiendo acreditar lademandada fehacientemente dicha retirada y destrucción;

" 14.- condenar a la demandada Telecinco a indemnizar a ITVpor las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidaspor la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra"pasapalabra" y productos de merchandising del programa en losque se consigne la denominación "pasapalabra", desde el día 1.8.2012en adelante; cuya cuantificación se realizará en ejecución de sentencia;

" 15.- condenar a la demandada Telecinco a publicar lasentencia en el diario El País y en el diario Expansión, a costa de lademandada;

" desestimando las demás pretensiones formuladas; sin hacerimposición de las costas de la demanda reconvencional".

SEGUNDO.- Tramitación en segundainstancia.

1.- La sentencia de primera instancia fuerecurrida en apelación por la representación de Mediaset España ComunicaciónS.A. (antes Gestevisión Telecinco S.A.). La representación de ITV GlobalEntertainment Limited se opuso al recurso.

2.- La resolución de este recurso correspondió ala Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitócon el número de rollo 305/2014 y tras seguir los correspondientes trámitesdictó sentencia 308/2016, de 20 de septiembre , cuyo fallo dispone:

"En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

" 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelacióninterpuesto por Mediaset Comunicación España, S.A. contra la sentencia dictadael 3 de febrero de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en elprocedimiento número 1181/2010 del que este rollo dimana.

" 2.- Y, como consecuencia de tal estimación parcial:

" 2.1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamientorecogido en el apartado 9 del fallo, para acordar en su lugar la desestimaciónde la demanda reconvencional formulada por ITV Global Entertainment Limited enel particular en que solicita la condena de Mediaset Comunicación España, S.A.a pagar la cantidad de

1.554.000 euros con relación al contrato "Format ProductionHeads of Agreement", más los intereses legales correspondientesincrementados en dos puntos (apartado k) del petitum).

" 2.2.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamientorecogido en el apartado 8 del fallo, para acordar en su lugar la condena deMediaset Comunicación

España, S.A. a pagar la cantidad de 1.106.000 euros con relaciónal contrato "Format Production Heads of Agreement", más el interésque después se dirá (apartado j) del petitum).

" 2.3.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamientorecogido en el apartado 15 del fallo, para acordar en su lugar la desestimaciónde la demanda reconvencional formulada por ITV Global Entertainment Limited enel particular en que solicita la condena de Mediaset Comunicación España, S.A.a publicar la sentencia en el diario El País y en el diario Expansión (apartadoq) del petitum).

" 3.-Estimar parcialmente la impugnación formulada por ITVGlobal Entertainment Limited contra la sentencia dictada el 3 de febrero de2014 por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en el procedimientonúmero 1181/2010 del que este rollo dimana.

" 4.- Y, como consecuencia de dicha estimación parcial:

" 4.1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamientorecogido en el apartado 14 del fallo en el particular en que circunscribe lacondena de Mediaset Comunicación España, S.A. a indemnizar a ITV GlobalEntertainment Limited por la comercialización de productos de merchandising alas ganancias obtenidas por dicho concepto a partir del 1 de agosto de 2012,para acordar en su lugar que Mediaset Comunicación España, S.A. habrá deindemnizar a ITV Global Entertainment Limited por las ganancias obtenidas portal concepto desde el día 1 de febrero de 2010, cuantificando en 454.218,99euros el importe que ha de abonarse por el periodo comprendido entre el 1 defebrero de 2010 y el 30 de junio de 2012, y defiriendo a ejecución de sentenciael cálculo de la indemnización por el concepto que nos ocupa correspondiente alperiodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y la fecha en que haya cesadola comercialización de productos de merchandising por parte de MediasetComunicación España, S.A.

" 4.2.- Condenar a Mediaset Comunicación España, S.A. al pagodel interés al tipo legal devengado por la suma a cuyo pago se le condena en elapartado 7 del fallo desde la fecha de presentación de la demandareconvencional, incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia deprimera instancia.

" 4.3.- Condenar a Mediaset Comunicación España, S.A. al pagodel interés al tipo legal devengado por la suma a cuyo pago se le condena en elapartado 2.2 de este fallo desde la fecha de presentación de la demandareconvencional, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presentesentencia.

" 5.- Confirmar los restantes pronunciamientos de lasentencia objeto de impugnación por Mediaset Comunicación España, S.A. e ITVGlobal Entertainment Limited.

" 6.-No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuantoa las costas generadas por el recurso de Mediaset Comunicación España, S.A.

" 7.-No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuantoa las costas generadas por la impugnación de ITV Global Entertainment Limited.

" De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de laDisposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial ,procédase a devolver el depósito realizado para recurrir".

Con fecha 7 de octubre de 2016 se dictó auto de aclaración cuyaparte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Procede rectificar el error material padecido en latranscripción de punto 2.2 del fallo de la sentencia dictada con fecha 20 deseptiembre de 2016 en el rollo de referencia, de modo que donde dice:

" 2.2.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamientorecogido en el apartado 8 del fallo, para acordar en su lugar la condena deMediaset Comunicación España, S.A. a pagar la cantidad de 1.106.000 euros conrelación al contrato "Format Production Heads of Agreement", más elinterés que después se dirá (apartado j) del petitum)".

" Debe decir:

" 2.2.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamientorecogido en el apartado 8 del fallo, para acordar en su lugar la condena deMediaset Comunicación España, S.A. a pagar la cantidad de 1.106.000 euros conrelación al contrato "Library Minimum Comitment Heads of Agreement",más el interés que después se dirá (apartado j) del petitum)".

" Contra esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio delque proceda contra la resolución a que se refiere".

TERCERO.- Interposición y tramitación delos recursos extraordinario por infracción procesal y recursos de casación

1.- La procuradora D.ª Isabel Campillo García, enrepresentación de ITV Global Entertainment Limited, interpuso recursoextraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesalfueron:

"Primero.- Artículo 469.1.2º LEC . Infracción de las normasreguladoras de la sentencia por vulneración del artículo 218 LEC (incongruenciaomisiva y motivación de las sentencias)".

"Segundo.- Artículo 469.1.4º LEC . Infracción de los derechosfundamentales de ITV a la tutela judicial efectiva, generadora de graveindefensión, debido a un error patente en la valoración de la prueba".

El motivo del recurso de casación fue:

"Primero.- Infracción de los artículos 7.1 del Código Civil ,en relación con el artículo 24 de la Constitución : 1.089 y 1.091 (en relacióncon los artículos 1.281 y 2.282 ); 1.101 y 1.124 ; 1256 , 1258 y 1.278 ; 1152 y1.124 todos ellos del Código Civil ".

El procurador D. Manuel Sánchez Puelles, en representación de MediasetEspaña Comunicación S.A., anteriormente denominada Gestevisión Telecinco S.A.,interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesalfueron:

"Primero.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC , porinfracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, al infringirla sentencia recurrida el deber de congruencia exigido por el artículo 218 dela LEC , en relación con el 459 y el 465.5, al fundar el fallo en cuestionesajenas al recurso de apelación, incurriendo así en incongruencia extrapetita".

"Segundo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.4ºde la LEC , se denuncia la valoración arbitraria, ilógica e irrazonable de laprueba por vulnerarse el derecho a la tutela consagrado en el artículo 24 de laConstitución .

" La sentencia considera que no se ha acreditado que elformato "21x100 End game" licenciado por MC&F a Einstein sealo mismo que lo que en España se conoce como "El Rosco". Se valora laprueba de manera arbitraria atendiendo a pautas ilógicas e inexplicablementealejadas de los cánones mínimos de razonabilidad".

"Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.4ºde la LEC , se denuncia la valoración arbitraria, ilógica e irrazonable de laprueba por vulnerarse el derecho a la tutela consagrado en el artículo 24 de laConstitución .

" La sentencia considera acreditado que el título del formatocuyos derechos gestiona ITV se traduce como "pasapalabra" (lo que asu vez le conduce a reconocer derechos exclusivos a ITV sobre ese término), sevalora la prueba de manera arbitraria atendiendo a pautas ilógicas einexplicablemente alejadas de los cánones mínimos de razonabilidad "21x100End game" licenciado por MC&F a Einstein sea lo mismo que lo queen España se conoce como "El Rosco". Se valora la prueba de maneraarbitraria atendiendo a pautas ilógicas e inexplicablemente alejadas de loscánones mínimos de razonabilidad".

"Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.2ºde la LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de lasentencia, al infringir la sentencia recurrida el deber de congruencia exigidopor el artículo 218 de la LEC ".

El motivo del recurso de casación fue:

"Primero.- Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 dela Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia infracción del artículo 1269 delCódigo Civil (en relación con los artículos 1261 , 1265 , 1270 , 1300 y 1303 deese mismo cuerpo legal ) y de la jurisprudencia que lo interpreta (enparticular, las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 dediciembre de 2006 -RJ 2006/9893 - y de 5 de mayo de 2009 -RJ 2009/2907), puesla sentencia recurrida no ha conferido el valor que se desprende de esadoctrina a la reticencia dolosa de ITV, quien omitió poner en conocimiento deTelecinco circunstancias influyentes y determinantes para la conclusión delcontrato "pasapalabra heads of agreement", conectadas con latitularidad sobre "El Rosco", de la que tenía el deber de informarsegún la buena fe y los usos del tráfico. La infracción invocada es esencialpara el fallo atendida la ratio decidendi de la sentenciarecurrida".

"Segundo.- Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 dela Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia infracción del artículo 1266 delCódigo Civil (en relación con los artículos 1261 , 1265 , 1300 y 1303 de esemismo cuerpo legal ) y de la jurisprudencia que lo interpreta (en particular,las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 13 de febrero de2007 -RJ 2007/716 - y de 4 de enero de 1982 -RJ 1982/179), pues la sentenciarecurrida no ha apreciado correctamente las razones por las que el errorpadecido por Telecinco merece ser considerado excusable y por ende invalidantede su consentimiento contractual. La infracción invocada es esencial para elfallo atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida".

"Tercero.- Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 dela Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia infracción del artículo 140.2 delTexto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la jurisprudencia quelo interpreta (en particular, las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayode 2011 -RJ 2011/3999 - y de 19 de febrero de 2016 -RJ 2016/542- ). Lainfracción invocada es esencial para el fallo atendida la ratio decidendi dela sentencia recurrida".

2.- Las actuaciones fueron remitidas por laAudiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas paracomparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala ypersonadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionadosen el encabezamiento, se dictó auto de fecha 20 de febrero de 2019, cuya partedispositiva es del tenor literal siguiente:

"1º) Inadmitir el recurso de casación y el recursoextraordinario por infracción procesal interpuesto por la representaciónprocesal de ITV Global Entertainment Ltd. y el recurso extraordinario porinfracción procesal formulado por Mediaset España Comunicación S.A. contra lasentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimoctava)de fecha 20 de septiembre de 2016 y su auto de aclaración de fecha 7 de octubrede 2016, en el rollo de apelación núm. 305/2014 , dimanante de los autos dejuicio ordinario núm. 1181/2010, del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid.

" 2º) Admitir el tercer motivo y no admitir los motivosprimero y segundo del recurso de casación interpuesto por la representaciónprocesal de Mediaset España Comunicación S.A. contra la sentencia dictada porla Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimoctava) de fecha 20 deseptiembre de 2016 y su auto de aclaración de fecha 7 de octubre de 2016, en elrollo de apelación núm. 305/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinarionúm. 1181/2010, del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid.

" 3º) Abrir el plazo de veinte días, a contar desde lanotificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito suoposición al recurso. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiestoen la secretaría.

" 4º) Con imposición de las costas de los recursos decasación y extraordinario por infracción procesal de ITV Global EntertainmentLtd. a la parte recurrente y con imposición de las costas del recursoextraordinario por infracción procesal de Mediaset España Comunicación S.A. ala parte recurrente, ambas partes perderán los depósitos constituidos a losefectos de interposición de estos recursos.

" Contra este Auto no cabe recurso alguno por disponerloexpresamente el art. 473.3 y el art. 483.5 de la LEC ". 3.- ITVGlobal Entertainment Limited se opuso al motivo tercero del recurso de casacióninterpuesto.

4.- Al no solicitarse por todas las partes lacelebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 deseptiembre de 2019, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Mediaset España Comunicación S.A. (en losucesivo, Mediaset) es titular del canal de televisión Telecinco. El 22 dediciembre de 2010, interpuso una demanda contra ITV Global EntertainmentLimited (en lo sucesivo, ITV), cuyas pretensiones aparecen recogidas en losantecedentes de esta sentencia. Muy resumidamente, solicitó que se declarase lanulidad de los denominados "Heads of Agreement" o principios deacuerdo suscritos entre ambas partes, cuyo objeto fundamental lo constituía lalicencia por parte de ITV a Mediaset de los derechos necesarios para laproducción y emisión en España del programa de televisión denominado"Pasapalabra", pues, alegaba, incurrió en un error esencial al suscribiresos acuerdos ya que ITV no era titular de los derechos de formato necesariospara la producción y emisión del programa ni de los derechos sobre su título.

2.- ITV se opuso a la demanda porque consideró queno concurría la causa de nulidad invocada. Además, formuló reconvención con laspretensiones que aparecen también recogidas en los antecedentes de estasentencia. Muy sintéticamente, alegó que Mediaset había incumplido los acuerdoscuya nulidad pretendía, por lo que solicitó que se declararan resueltos y se leindemnizaran los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.Asimismo, alegó que la producción y emisión del programa"Pasapalabra" por Telecinco durante varios años infringió losderechos de propiedad intelectual que ITV tenía sobre el formato y el título deese programa, por lo que ejercitó acciones de cesación, prohibición, remoción eindemnización.

3.- El conocimiento del litigio correspondió alJuzgado Mercantil núm. 6 de Madrid. En su sentencia, el juzgado desestimóplenamente la demanda de Mediaset y estimó en parte la demanda de ITV. Declaróque Mediaset había incumplido los acuerdos suscritos con ITV y que el uso porMediaset del formato y del título del programa "Pasapalabra"constituía una vulneración de los derechos que ITV ostentaba sobre uno y otro.Por ello, condenó a Mediaset a cesar en su conducta, con prohibición dereanudarla en el futuro, y a remover sus efectos. También condenó a Mediaset aindemnizar a ITV en diversas cantidades por el incumplimiento de los acuerdossuscritos y "a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativasderivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del usodel formato y título de la obra "pasapalabra" y productos de merchandisingdel programa en los que se consigne la denominación "pasapalabra",desde el día 1.8.2012", así como a publicar la sentencia en dos diarios.

4.- Mediaset apeló la sentencia e ITV la impugnó.La Audiencia Provincial estimó en parte tanto la apelación como la impugnación.En lo que aquí interesa, mantuvo la condena a Mediaset "a indemnizar a ITVpor las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidaspor la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra "pasapalabra"y productos de merchandising del programa en los que se consigne ladenominación "pasapalabra", desde el día 1.8.2012".

5.- Ambas partes han interpuesto sendos recursosextraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de laAudiencia Provincial. Solo ha sido admitido un motivo del recurso de casaciónde Mediaset, que impugna la condena "a indemnizar a ITV por lasconsecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por lademandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra"pasapalabra" y productos de merchandising del programa en losque se consigne la denominación "pasapalabra", desde el día1.8.2012".

SEGUNDO.- Formulación del motivo delrecurso de casación

1.- En el encabezamiento del motivo, se denunciala infracción del art. 140.2 del texto refundido de la Ley de PropiedadIntelectual (en lo sucesivo, TRLPI) y de la jurisprudencia que lo interpreta,en concreto, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 demayo de 2011 y 19 de febrero de 2016 .

2.- Como argumentos fundamentales de su recurso,Mediaset alega que "la sentencia recurrida, al confirmar elpronunciamiento del Juzgado de primera instancia relativo a la condena aTelecinco a indemnizar a ITV en el importe de las ganancias obtenidas comoconsecuencia del uso del formato y la denominación"pasapalabra" (incluyendo las ventas de merchandising ) desdeel 1 de agosto de 2012, pasa por alto el hecho de que ITV no hubiera podidoexplotar por sí misma el programa Pasapalabra". Según larecurrente, ITV "eligió [en su demanda reconvencional] un criterio decuantificación de los daños y perjuicios, el de los beneficios obtenidos porTelecinco con la explotación del programa ( art. 140.2.a) TRLPI ), que estáclaramente desconectado de la realidad, puesto que ITV solamente explota suformato mediante licencia, y ha decidido no optar, ni siquiera de manerasubsidiaria, por el criterio de la regalía hipotética".

TERCERO.- Decisión del tribunal: lautilización del criterio indemnizatorio de los beneficios obtenidos por elinfractor es procedente aunque el titular de los derechos infringidos noexplote directamente el formato televisivo objeto de la infracción

1.- El art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE delParlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respetode los derechos de propiedad intelectual, establece:

"[...] Cuando las autoridades judiciales fijen los daños yperjuicios:

" a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, comolas consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios,que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimosobtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de losfactores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción altitular del derecho;

" o

" b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán,cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tantoalzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánoneso derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorizaciónpara utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión".

2.- Esta directiva fue traspuesta mediante la Ley19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de losderechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normasprocesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios,que dio una nueva redacción al art. 140.2 TRLPI , en los siguientes términos:

"La indemnización por daños y perjuicios se fijará, aelección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

" a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas lapérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficiosque el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

" En el caso de daño moralprocederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicioeconómico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de lainfracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

" b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido elperjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar elderecho de propiedad intelectual en cuestión".

3.- Esta ley introdujo preceptos con un contenidocasi idéntico en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en la Ley17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 20/2003, de 7 de julio, deProtección Jurídica del Diseño Industrial.

4.- El sistema establecido en la Directiva2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspiraen el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina,posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triplecálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechosinmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casospodía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente yel lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restituciónal titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con lainjerencia.

5.- Esta tercera opción constituye en realidad unarestitución propia de una condictio por intromisión. No constituye unasolución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonialsufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que buscaevitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimoniallogrado con la infracción.

6.- La jurisprudencia española ya habíacontemplado esta solución en el caso de la protección de los derechos deexclusiva en la normativa de competencia desleal, puesto que la redaccióninicial del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal preveía como accionespropias de la competencia desleal, además de la "acción de resarcimientode los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo oculpa del agente", del apartado 5.º, la "acción de enriquecimientoinjusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídicaamparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenidoeconómico", en el apartado 6.º de este precepto. La sentencia de esta sala1348/2006, de 29 de diciembre , afirmó que "la acción de enriquecimientosólo procede si el acto de competencia desleal comporta la invasión de laesfera de exclusiva asegurada por el ordenamiento al actor" y que "laacción de enriquecimiento puede cumplir una función similar a la deresarcimiento".

7.- Sentencias posteriores, que interpretanpreceptos similares introducidos por la Ley 19/2006, de 5 de junio, en lasleyes sobre propiedad industrial, han abundado en esta línea. Lasentencia de esta sala 95/2009, de 2 de marzo , declara:

"Que la norma contenida en la letra c), del apartado 2 delartículo 43 de la referida Ley [de Marcas ] se inspira en la doctrina de las condictionespor intromisión, ya que contempla el supuesto de que a una persona afluyanvalores patrimoniales ajenos, por haberlos obtenido con invasión no autorizadadel ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes oderechos lesionados".

8.- En consecuencia, para que proceda larestitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que eltitular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial,ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorgaal titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuenciadel contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido.

9.- Por tal razón, para que proceda la restitucióndel beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular delderecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevanteel beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficioha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenidopatrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismopuedan obtenerse.

10.- La sentencia recurrida no infringe lajurisprudencia de este tribunal y, en concreto, no infringe las sentenciasinvocadas por la recurrente para justificar el interés casacional.

11.- La cita que el recurrente hace de un pasaje dela sentencia 98/2016, de 19 de febrero , que reproduce un párrafo de losconsiderandos de la Directiva 2004/48, que excluye que el objetivo deestablecer como criterio indemnizatorio el de la regalía hipotética seainstaurar una indemnización punitiva, es irrelevante, puesto que la AudienciaProvincial no ha acordado que se indemnice conforme al criterio de la regalíahipotética, ni una indemnización punitiva.

12.- Tampoco se ha vulnerado la doctrina sentada enla sentencia 351/2011, de 31 de mayo . En esta se enjuiciaba un litigio en elque el titular del derecho infringido, en ese caso una patente, había optadopor reclamar el perjuicio consistente en los beneficios que habría obtenidoprevisiblemente de su explotación, por lo que este tribunal consideró relevantela ausencia de explotación de la patente en España por parte de la demandante yexcluyó con base en tal circunstancia la procedencia de la indemnización solicitada.

13.- En el presente caso, ITV optó en sureconvención por utilizar, de entre los diversos criterios posibles, el de larestitución del beneficio obtenido por el infractor. Se trata de un criteriodiferente al del lucro cesante, pues, como se ha dicho, responde a la lógica dela restitución propia de la condictio por intromisión, en la que esirrelevante el beneficio que pudiera haber obtenido el titular del derecho deexclusiva, pues lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor y que no lecorrespondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explotacióndel derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento jurídicootorga a este una acción para obtener la restitución de ese rendimientoilícitamente obtenido por quien usurpó su posición jurídica y evitar de estemodo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor.

14.- Por tales razones, procede la desestimacióndel recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

CUARTO .- Costas y depósito

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , lascostas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida deldepósito constituido de conformidad con la disposición adicional

15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que leconfiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuestopor Mediaset España Comunicación S.A. contra la sentencia 308/2016, de 20 deseptiembre, dictada por la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial deMadrid, en el recurso de apelación núm. 305/2014 .

2.º- Condenar a la recurrente al pago de las costasdel recurso de casación, así como la pérdida del depósito constituido.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondientecon devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en lacolección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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