|
Resolución
Entrada
Nº 681452023
Proceso
de Oposición a la Solicitud de Registro N°288996-01 Y 289158-01 de las
Marca "TERAMIN Y TERAMIN DEFENSAS", en Clase 5 internacional,
propuesto por LABORATORIOS MALLEN en contra de LABORATORIOS FARSIMAN, S.A.
Mgda.
Ponente, Suplente Especial: JORGE LUIS GARCIA GARCIA
Sentencia
Apelada
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL. Panamá, treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro
(2024).
VISTOS:
Procedente del Juzgado Octavo de Circuito, Ramo de lo Civil, del Primer
Circuito Judicial, en GRADO DE APELACIÓN, el expediente
contentivo del PROCESO DE OPOSICIÓN a la Solicitud de
Registro N°288996-01 Y 289158-01 de las Marca "TERAMIN Y TERAMIN
DEFENSAS", en Clase 5 internacional, propuesto por LABORATORIOS
MALLEN, S.A., en contra de LABORATORIOS FARSIMAN, S.A. El recurso en
comento se presentó en contra de la Sentencia N°8 de 14 de febrero de 2023,
por la cual se resolvió:
“PRIMERO: ACCEDER a
la pretensión de la parte actora dentro del presente Proceso de Oposición a
las Solicitudes de Registro N°288996-01 y N°289158-01 correspondientes a
las marcas “TERAMIN” y “TERAMIN DEFENSAS” en la clase 5 internacional,
propuesto por LABORATORIOS MALLEN, S.A. en contra de LABORATORIOS
FARSIMAN, S.A.
SEGUNDO: NEGAR el
registro de las marcas “TERAMIN” y “TERAMIN DEFENSAS”, dentro de la clase 5
internacional, cuya inscripción solicitó LABORATORIOS FARSIMAN,
S.A., mediante solicitudes N°°288996-01 y N°289158-01, en la clase 5
internacional.
TERCERO: CONDENAR en
costas a la sociedad LABORATORIOS FARSIMAN, S.A., las cuales se
fijan en la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00). Los gastos
serán liquidados por Secretaría.
CUARTO: CONCEDER el
término de un (1) mes a las partes para que retiren las pruebas presentadas
durante el proceso, con la advertencia que, de no retirarse, se procederá
conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N°75 de 2015.
QUINTO: Una vez
ejecutoriada esta sentencia COMUNICAR lo resuelto a la Dirección General
del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHÍVAR el expediente previa
anotación de su salida en el libro de registro correspondiente”.
Ingresado el cuaderno a este Tribunal, se tramitó el negocio de conformidad
a lo pautado en el artículo 193 de la Ley N°35 de 10 de mayo 1996 y se
ordenó a las partes la presentación de sus alegatos dentro del término de
diez (10) días hábiles, fase procesal que fue aprovechada por ambas partes
(fs. 6-15 y 17-28).
Evacuadas las etapas de segunda instancia en este proceso, como no se han
encontrado vicios ni pretermisiones que pudiesen causar la nulidad de lo
actuado, se procede a dictar el fallo de fondo, para lo cual se adelantan
las siguientes consideraciones:
ARGUMENTOS DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgador de grado, sustenta la resolución impugnada expresando que la
solución de la controversia se encuentra en el resultado que arrojen las
labores de cotejo entre los signos, de tal manera que si al constatar los
signos que pretende registrar la demandada, cuentan con las aptitudes
necesarias para distinguir productos o si, por el contrario, encuentran
resistencia para coexistir con el signo previamente usado por la
demandante.
Sigue señalando el Juzgador primario que, es necesario ubicarse en la
posición del consumidor medio, siendo ni demasiado meticuloso ni demasiado
despistado, y en relación a los productos que los signos involucrados
distinguen, y; por otro, que el examen comparativo se realice atendiendo a
una rápida visión de conjunto de los signos en litigio, a los campos en que
la similitud pueda manifestarse (gráfico, fonético, conceptual, etc.), y
más que a las diferencias en detalles, a las semejanzas en general que
muestren los signos controvertidos.
En este sentido, observa el juzgador que, la marca registrada “TRIAMIN” y
las marcas impugnadas “TERAMIN” y “TERAMIN DEFENSAS”, a simple vista se
delatan semejanzas en su representación gramática, visual y fonética,
puesto que todas se encuentran escritas en mayúscula y en letra imprenta;
comparten o recogen cuatro letras en común, mismas que forman la parte
final de los tres signos, la cual es, “AMIN”, así como también el sonido de
la terminación de sus componentes “TRI AMIN ” y “TER AMIN” y “TER AMIN
DEFENSAS” es idéntico.
De igual manera manifiesta que, la parte demandada en sus alegatos indicó
que la marca registrada por la demandante “TRIAMIN”, está destinada al
tratamiento y profilaxis de la deficiencia de Vitamina D, y que de
conformidad con la Resolución N°550, de 28 de mayo de 2019, emitida por la
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas de Panamá, los profesionales de la
salud relacionados con la dispensación de suplementos vitamínicos con
propiedades terapéuticas tienen la obligación de informar al paciente y
orientarlo a fin de que lo utilice de forma adecuada.
Indica que, a pesar de que la inspección ocular practicada a un sitio web,
dejó constancia de que la demandante se refiere a las propiedades de la
vitamina D; no hay constancias probatoria que acredite que la marca
registrada por la demandante requiera de prescripción médica para su
expendio, ni tampoco ha comprobado dicha situación para las marcas que ésta
pretende registrar, y aún en ese caso estima que las similitudes son tan
significativas que al encontrarse ambas destinadas a amparar productos
farmacéuticos en la clase 5 internacional, no se podría asegurar una
coexistencia en el mercado pacífica, e incluso sugiere que podría generar
un riesgo para el consumidor de caer en confusiones, errores y/o engaños en
cuanto al producto que adquiere e incluso su asociación en lo que se
refiere a su procedencia empresarial.
Por último, expone que de acceder al registro de las marcas objeto de
impugnación implicaría la no tutela de los derechos que con primacía
adquirió la demandante y colegiría en no proteger al consumidor respecto de
su derecho a elegir libremente y con seguridad sin estar expuesto a
incurrir en errores, equivocaciones, confusiones y/o engaños en cuanto a
los productos que obtiene en el mercado, por lo que, accede a la pretensión
de la sociedad demandante.
POSICIÓN DE LA DEMANDADA-RECURRENTE
La Licenciada CARMEN CRISTINA GONZÁLEZ DE MOLINO, actuando
en representación de la firma forense JIMÉNEZ, MOLINO Y
MORENO, apoderados judiciales de LABORATORIOS FARSIMAN,
S.A., al sustentar la alzada, solicitó la revocatoria de la
sentencia recurrida, y en su lugar, no se acceda a la pretensión de la
actora, ordenándose continuar con el registro de las marcas impugnadas.
Indica la apoderada judicial que, el juzgador primario se equivoca en el
análisis del cotejo intermarcario y en cuanto a la valoración de las
pruebas lo que lo lleva a una conclusión errónea.
Señala la letrada que, existen reglas y criterios para llevar a cabo el
cotejo intermarcario, en donde no se trata solo de verificar cuantas letras
presentan en común y si las mismas están presentadas en mayúscula y/o en
letra imprenta, sino que para el mismo debe tomarse en consideración no
solo los aspectos gramaticales, ortográficos, fonéticos, visuales,
conceptuales sino también hay que determinar si se trata de marcas que
presentan términos o partículas de uso común en la clase, o si son evocativas
y por ende débiles, los productos, el tipo de consumidor a los que van
dirigidos, los canales de comercialización y por supuesto, el análisis bajo
las pautas de una visión de conjunto o integral de los signos, alejada de
la disección o desmembramiento de la marca al momento de incurrir en el
análisis, es decir, que la marca se analiza en su totalidad y no por
segmentos, incluyendo la diferenciación de marcas denominativas entre ellas
o marcas denominativas frente a marcas mixtas o marcas mixtas y/o figurativas.
En cuanto a la legitimidad activa de la demandante, cuestiona la falta de
formalidades presentes en el documento aportado para acreditar este hecho,
siendo el mismo el “Certificado de Registro N° 242510”, proferido por la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes de la República Dominicana, del cual señala no cuenta
con el requisito de verificación de Apostille, siendo objetado en el acto
de audiencia y sobre el cual considera no debió darsele valor probatorio
con respecto a la legitimación.
Manifiesta, sobre la coexistencia de marcas que, existen registros de
terceros al proceso, con el prefijo TRI y con la desinencia AMIN, como lo
son TRAMIN, RAFAMIN, TRI-REGOL y TRIM, que coexisten con la marca del
demandante, en tanto que las marcas impugnadas presentan el prefijo
TERA. En cuanto a la desinencia AMIN, indica que la misma es de uso
común para la clase 5, dado que AMIN viene de VITAMIN palabra en inglés,
que en el idioma español significa VITAMINA, la cual evoca el producto que
ampara la marca TRIAMIN. Cuestiona la pretensión de la actora de
impedir de que cualquier otra marca utilice la desinencia AMIN, dado que la
misma forma parte del principio activo de muchos medicamentos, lo cual
señala es común en la clase 5.
Hace referencia a la Resolución 550 de 29 de mayo de 2019, de la Dirección
Nacional de Farmacias y Drogas de Panamá, la que autoriza la
comercialización de productos vitamínicos, unicamente en los establecimientos
que cumplan con las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución,
indicando además que los profesionales de la salud vinculados a las
funciones de prescripción tienen la obligación de informar al paciente y
orientarlo para que lo utilice de manera adecuada y que si bien no se
venden bajo prescripción médica, su abuso trae consecuencias a la salud
humana, como la acumulación de calcio en la sangre, que puede causar
náuseas y vómitos, debilidad y micción frecuente, dolor de huesos y
problemas renales.
En lo referente a los prefijos de las marcas, manifiesta que la demandante
utiliza el TRI que significa TRES, mientras su representada utiliza el
prefijo TERA, que proviene del griego cuyo significado lo es MONSTRUO, o
como sinónimo de millón. En cuanto a la marca TERAMIN DEFENSAS, nos indica
que en este caso incluso se añade el término DEFENSAS, lo que añade algún
tipo de distintividad adicional y la distingue incluso de la misma marca
TERAMIN.
Por último, señala que bajo las reglas de análisis de marcas, de distintos
titulares, en materia de marcas farmacéuticas y relacionadas, aun cuando
presenten similitudes, pueden coexistir. Además de que la desinencia
AMIN forma parte del principio activo de muchos productos de la Clase 5, no
siendo la marca TRIAMIN, notoria ni famosa, por lo que no puede apelar a
una protección especial.
POSICIÓN DE LA DEMANDANTE-OPOSITORA
La Licenciada ISABELLA S. PAOLO, actuando en representación de
la firma forense CEDEÑO & MENDEZ, apoderados
judiciales de la sociedad LABORATORIOS MALLEN, S.A., se opuso
al recurso de alzada solicitando que las pretensiones y argumentos de la
demandada sean denegados y desestimados por improcedente, confirmando la
sentencia recurrida, en la cual se niega, suspende y ordena archivar el
trámite de Registro de las Solicitudes N° 288996-01 y 289158-01 de las
marcas “TERAMIN y TERAMIN DEFENSAS”, en clase 05 a nombre de LABORATORIOS
FARSIMAN, S.A.
Expresa la opositora que las marcas TERAMIN y TERAMIN DEFENSAS, son
similares en su aspecto ortográfico, gráfico, fonético y conceptual a la
marca TRIAMIN, en clase 05.
Señala que existen tres criterios que ayudan a apreciar la similitud de las
marcas en conflicto, el primero de ellos, establece que los signos deben
apreciarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva; el segundo
criterio hace referencia a que el cotejo debe efectuarse en los tres campos
en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico); y,
el tercero, es que debe atenerse más a las semejanzas generales que a las
diferencias de detalle.
Indica que, el numeral 9 del artículo 91, de la Ley 35 modificada por la
Ley 61 de 2012, prohíbe la similitud cuando la misma pueda llegar a causar
confusión, engaño o equivocaciones en el consumidor y en el caso de las
marcas TERAMIN y TRIAMIN al cotejarlas, se encuentran similitudes
destacadas que hacen que sean altamente similares a nivel ortográfico,
visual y fonético, ya que practicamente no existe distinción al
pronunciarlas, dejando el mismo recuerdo en la mente, lo que incluye al
consumidor.
Argumenta que la sola existencia de dos letras distintas entre las marcas
no son suficiente para que no se provoque confusión en el consumidor, lo
que traería consigo una disminución en la capacidad distintiva entre las
marcas.
Manifiesta que desde el año 2018, su representada posee la titularidad de
la marca TRIAMIN en clase 05, en la República de Panamá y desde el 2017 en
República Dominicana, sin contar que se utiliza desde muchos años antes, lo
que demuestra el mejor derecho adquirido por registro desde muchos años
antes a las solicitudes de registro que pretende realizar la demandada.
En cuanto a la no valoración que solicita la demandada, de la certificación
emitida en República Dominicana, nos señala que, aun cuando se procediera
de esta manera se debe tomar en consideración que se aportó la
certificación de registro de Panamá, la cual es del 2018, muy anterior a la
fecha en que solicita el registro la demandada.
Concluye la abogada que ambas marcas van dirigidas al
mismo público consumidor, comercializadas dentro del mismo mercado, siendo
solicitadas en la misma clase, amparan productos idénticos y ambas marcas
consisten en vitaminas utilizadas para aumentar las defensas de las
personas, para suplir una deficiencia.
CRITERIO DEL TRIBUNAL DE ALZADA
A fin de dar inicio al análisis jurídico de los aspectos en conflicto,
corresponde a este Tribunal delimitar la normativa aplicable al caso,
quedando reservado en la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la
Ley 61 de 2012; además del Decreto Ejecutivo N° 85 de 4 de julio de 2017;
así como por efecto del trato nacional que consagra el Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley N°41 de 13 de julio de
1995), por ser tanto el demandante como el demandado nacional de Estados
miembros de la Convención de París (Honduras, República Dominicana y
Panamá).
La atenta lectura del expediente advierte que la molestia de la recurrente
se centra, en lo que consideran indebida valorización, que llevó al
despacho primario a considerar similitudes gramaticales, visuales y
fonéticas de los vocablos que pretende utilizar el signo TERAMIN y TERAMIN
DEFENSAS de la demandada con la marca TRIAMIN de
la demandante. Acota que, dichas marcas pueden coexistir a pesar de las
similitudes existentes entre ellas y que tanto el prefijo TRI como la
desinencia AMIN, son de uso común para la clase 5, además de existir la
diferencia conceptual de los prefijos TRI y TERA, sin que esto crea
confusión, errores o engaños entre el público consumidor, al punto de que
un cliente por su coexistencia puede quedar confundido y esto pueda
causarle daño.
Es
importante señalar que no hay discusión alguna referente al mejor derecho
que tiene la sociedad demandante, en razón que posee certificado registral,
con anterioridad a la fecha en que fue presentada la solicitud de registro
impugnada, debemos entonces, determinar si existen o no elementos que
puedan llevar a confundir la mente del público consumidor, en cuanto a los
signos distintivos, respecto a los productos o servicios o a su
procedencia, dado que en caso que exista tal situación, como es conocido,
la misma está vedada por tanto en la legislación marcaria panameña
así como en la doctrina.
Lo
anterior, es lo que en la doctrina se conoce como la “confundibilidad”, la
cual establece que no puede registrarse marcas idénticas a otras
registradas para distinguir los mismos productos o servicios, debemos
determinar o analizar si en las marcas cotejadas son “idénticas,
semejantes o parecidas” en el aspecto “ortográfico, gráfico, fonético,
visual o conceptual” en la misma clase o similares, que puedan
provocar errores o confusión, es por ello que conviene citar el artículo
91, numeral 9 de la Ley 35 de 1996, reformada por la Ley 62 de 2012, cuya
prohibición nuestra ley señala:
No pueden
registrarse como marcas ni como elementos de éstas:
“9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el
aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca
usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para
distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a
los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o
identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del
público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos
productos o servicios, o a su procedencia...”
Igualmente corresponde citar el artículo 89 Ley 35 de 1996, reformada por
la Ley 62 de 2012, el cual define que debemos entender por marca: “es
todo signo, palabra, combinaciones de estos elementos o cualquier otro
medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un
producto o servicio en el comercio” mientras que el artículo 90 lex
cit., indica que puede constituir marcas, entre otros los siguientes
elementos: 1. Las palabras o combinación de palabras, incluidas las
que sirven para identificar personas; 2. Las imágenes, figuras, símbolos y
gráficos; 3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén
constituidas por elementos distintivos; 4. Las formas tridimensionales,
incluidos los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación
y hologramas; 5. Colores en sus distintas combinaciones; 6. Cualquier
combinación de los elementos que, con carácter enunciativo, se mencionan en
los numerales anteriores.
En
el caso en estudio, la sociedad demandada pretende el registro de las
marcas TERAMIN y TERAMIN DEFENSAS en la clase 5 de la Clasificación
Internacional, la cual comprende principalmente “Productos
farmacéuticos y veterinarios;..”, a lo cual se opone la sociedad demandante, LABORATORIOS MALLEN,
S.A.
Debemos indicar que
cuando se realiza el análisis a partir del cotejo, la doctrina en
derecho marcario, señala como regla básica, según explica el autor
OTAMENDI JORGE, en su obra Derecho de Marcas, “que las
marcas deben ser claramente distinguible. Es a la luz de este principio que
deben cotejarse las marcas. Sostiene el autor que la confundibilidad
existirá cuando por el parecido de los signos, el público consumidor puede
ser llevado a engaño, así nos explica sobre el 4.7.1 a) Cotejo sucesivo. Las
marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea (743). Esto es
lógico puesto que en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente
a sí a las marcas en pugna. Probablemente las verá separadas en el tiempo y
en el espacio. 4.7.1 b) Preponderancia de las semejanzas. El objetivo
primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas
confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas
que a las diferencias" (744), ya que éstas han de provocar la confusión.
Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas
no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los
elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot,
2003 pp.)
Cabe
manifestar que uno de los argumentos de la demandada es que existen reglas
y criterios para llevar a cabo el cotejo intercambiario, que no es tan
simple como verificar cuántas letras presentan en común y si las mismas
están presentadas en mayúsculas y/o en letra imprenta, expresa que el
cotejo intercambiario va más allá y así ha sido reconocido tanto por la
doctrina internacional como por nuestra jurisprudencia, en cuanto dicho argumento del recurrente, es de aclarar que no es en
la diferencias que se debe abordar el tema, sino que las semejanzas o
similitudes las cuales son las que precisamente lleven al error del
consumidor el no poder distinguir la marca, sobre el análisis comparativo
de la marca, referente a lo señalado en el numeral 9 del artículo 91 del Estatuto Marcario,
que ha sido citado en líneas anteriores.
Por
otro lado el recurrente hace mención que los prefijos TRI y TERA, no tienen
el mismo significado, ya que el primero se refiere a tres y el segundo a monstruo, o como sinónimo de millón,
esto nos lleva a discrepar del recurrente cuando advierte que la expresión
de las letras “TRI” de su representada es diferenciadora respecto de la
expresión “TERA”, al respecto debemos recordar que tal, como ha sido
plasmado en la doctrina, es de aplicación la regla de visión conjunta,
respecto a la percepción del consumidor en cuanto a la clase de producto o
servicio, y es que debemos analizarlas de manera simultánea, en
concordancia con el Juzgador de primera instancia, es por lo que
consideramos que es indistinguible, a primera vista, y aún más por su
similitud fonética, lo que puede producir confusión para el consumidor.
Cabe
señalar, que el último argumento de la parte recurrente-demandada, donde ha
manifestado que, en materia de marcas farmacéuticas se
presenten similitudes, pueden las macas coexistir. Además de que la
desinencia AMIN forma parte del principio activo de muchos productos de la
Clase 5, No obstante, lo anterior, debemos recalcar, que el público comprador de un producto no es especializado
en la materia, y aún más cuando se habla de fármacos, es necesario ponernos
en la posición del consumidor, toda vez que éste no se detiene
a realizar un minucioso o pormenorizado análisis de la marca que lleva, no
puede una persona sin estudios en farmacia, distinguir un fármaco de otro.
Es por ello, que habiéndose realizado un examen
sucesivo e irreflexivo de las marcas, advierte este Tribunal de Alzada que
existe un grado de semejanza del elemento gráfico, fonético y conceptual,
en el plano visual, siendo que no encuentra este Tribunal argumentos para
variar la decisión de primera instancia, por razón de que es más palpable
la posibilidad de riesgo de confusión, error y equivocación en el
consumidor, factor que motiva a impedir la coexistencia de ambos, es por lo
que procederá a confirmar dicha decisión, con la imperativa condena en
costas en razón de la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia, en
nombre de la República y por autoridad de Ley, CONFIRMA la
Sentencia N°8 de 14 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Octavo de
Circuito, Ramo de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, dentro del
Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro N°288996-01 y 289158-01 de
las Marca "TERAMIN Y TERAMIN DEFENSAS", en Clase 5 internacional,
propuesto por LABORATORIOS MALLEN en contra de LABORATORIOS FARSIMAN, S.A..
Se CONDENA en
costas de segunda instancia a la parte recurrente-demandada en la suma
de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00), a favor de la
demandante.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDO. JORGE LUIS GARCIA GARCIA.
SUPLENTE ESPECIAL
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
MGTR. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL III
|