Peru

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA

CAS. N° 3842-2014

LIMA

Sumilla: Se encuentra demostrado que existen semejanzas fonéticas entre los signos examinados ya que comparten el término AJINO, y que también tienen vinculación entre sí porque ambas marcas se refieren a productos o elementos relativos a condimentos y especias, vale decir, guardan conexión entre sí, lo cual podría hacer creer al público consumidor que el signo peticionado AJI-NO-BELL´S es una marca de la empresa URUMA Sociedad Anónima Cerrada (titular de la marca registrada), cuando en realidad pertenece a otra empresa; máxime si, los canales de distribución y comercialización se dirigen al mismo consumidor; por lo que existe riesgo de que pueda generar confusión en el público consumidor.

Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciséis.-

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:

VISTA; la causa número tres mil ochocientos cuarenta y dos guión dos mil catorce; con el acompañado en cuatro tomos; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; con la Interpretación Prejudicial remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina obrante a fojas noventa y uno del cuaderno de casación; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos Lama More  – Presidente, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Toledo Toribio y Malca Guaylupo; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

I.-  MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos veinte, contra la sentencia de vista de fecha quince de abril de dos mil trece, de fojas doscientos cincuenta y siete, que confirmando la sentencia apelada de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, obrante a fojas ciento noventa y cuatro, declaró fundada la demanda.

II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas ochenta del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de casación por las siguientes causales: i) Infracción normativa por afectación al derecho al debido proceso, señalando que, la Sala Superior ha afectado su derecho al debido proceso por cuanto no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, previamente a emitir pronunciamiento, la interpretación perjudicial de la norma aplicable al presente caso, de conformidad con lo ordenado por el artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, ii) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 136 inciso a) de la Decisión Andina N° 486, argumentando que, la sentencia de vista se aparta del sentido correcto de la norma citada, toda vez que como se advierte de autos, la Sala Superior asume que a pesar de la existencia de diferencia en el campo gráfico, existiría riesgo de confusión indirecta por la composición fonética del signo, lo cual es contradictorio al parámetro de análisis que establece la ley, porque justamente debe efectuar un análisis conjunto de los signos y no centrarse en una parte de los mismos, más aún si son términos arbitrarios que no tienen contenido concreto en la realidad social; en ese orden de ideas, la sentencia objeto del recurso, cae en contradicción al desconocer los criterios interpretativos establecidos por la ley para determinar el riesgo de confusión entre signos y porque evidencia una contradicción en su razonamiento pues si reconoce que existe diferencias en los signos y omite señalar que estos son arbitrarios. Por otro lado, no se puede sustentar que existiría riesgo de confusión solo en base al elemento fonético si se está ante un conflicto entre un signo mixto y un signo denominativo.

III.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1.1. Todo procedimiento administrativo tiene por finalidad la emisión de un acto que otorgue o deniegue un derecho solicitado por el administrado o, en el caso del procedimiento sancionador, la aplicación de sanciones por la comisión de una infracción; procedimiento que debe cumplir con las formalidades necesarias que exige la ley para que el acto emitido sea válido, el mismo que también debe contener la motivación y fundamentación del funcionario o entidad competente, por los cuales se decide otorgar o denegar el derecho solicitado, o aplicar la sanción correspondiente a la infracción cometida. A raíz de ello, nace el proceso contencioso administrativo, cuya finalidad se encuentra destinada a revisar, en sede judicial, los actos que se emiten en dicho procedimiento administrativo, ya sea porque se omitieron las formalidades establecidas o porque la decisión del funcionario no se encuentra ajustada a derecho.

1.2. El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS[1], indica que la finalidad de la acción contencioso administrativa o proceso contencioso administrativo prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado es el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Como se observa, el proceso contencioso administrativo surge como la manifestación del control judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, que pueden cometerse al interior de un procedimiento administrativo.

SEGUNDO: ANTECEDENTES DEL PROCESO

2.1. DEMANDA

Según el escrito de demanda obrante a fojas doce, la empresa Uruma Sociedad Anónima Cerrada pretende la nulidad de la Resolución N° 1204-2010/TPI-INDECOPI de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que confirma la Resolución N° 19913-2007/OSD-INDECOPI de fecha nueve de noviembre de dos mil siete, que otorgó el registro de la marca de producto “AJI-NO-BELL´S” solicitado por Supermercados Peruanos Sociedad Anónima, para distinguir sal, salsas, condimentos y especias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Como sustento, señala que el ocho de mayo de dos mil siete, la co-demandada Supermercados Peruanos Sociedad Anónima solicitó el registro de la marca del producto “AJI-NO-BELL’S”, ante lo cual Uruma Sociedad Anónima Cerrada formuló oposición por ser titular registral de la marca “AJI-NO-SEKAI” inscrita bajo el Certificado N° 63899, desde mil novecientos noventa y siete, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, consistentes en condimentos y polvos saborizantes; por lo que, de ser amparada la solicitud, conllevaría implícitamente a un riesgo de confusión en el público consumidor, ya que las marcas “AJI-NO-SEKAI” y “AJINO-BELL´S”, son idénticas o semejantes, en virtud del artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486. En cuanto a la nulidad pretendida alega que la Sala del Indecopi, no evaluó en forma debida la apelación, así como también se omitió evaluar los medios probatorios consistentes, en las solicitudes denegadas de marca por el Tribunal del Indecopi, como son: AHÍ-RI-CO de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, AJI-NO-SIBA, omitiéndose dolosamente. Existe riesgo de confusión al consumidor pues el prefijo “AJI-NO”, induciría a pensar que pertenecen a un mismo titular, así también, la confusión se generaría en el aspecto fonético, con el prefijo “AJI-NO”, que pertenece a ambas denominaciones con la misma cantidad de letras.

2.2. CONTESTACIÓN

Mediante escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil once, obrante a fojas ciento treinta y ocho, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual – Indecopi contesta la demanda indicando que la autoridad marcaria evaluó la aptitud distintiva del signo solicitado, a fin de determinar si resultaba confundible con la marca opositora registrada. Para ello, no solo se compararon los aspectos gráfico y fonético de los signos, sino que también se consideró el universo de marcas que coexistían en la clase 30 de Nomenclatura Oficial. Siendo, que se pudo advertir que la denominación AJINO constituía una expresión de uso común en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, razón por la cual su distintividad resultaba mermada, siendo que ya coexistían pacíficamente marcas conteniendo la palabra AJINO inscritas a favor de distintos titulares. Resulta fácil apreciar que existen distintas marcas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial que contienen el término AJI-NO o AJINO, con lo cual no se acredita que estos términos ya gozan de exclusividad; es importante aclarar que la existencia de términos adicionales en los signos que cumplen finalidad informativa son para dar o determinar las características de los productos.

2.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A través de la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, obrante a fojas ciento noventa y cuatro, se declara fundada la demanda, en consecuencia, nulas las Resoluciones del Tribunal del Indecopi N° 1204-2010/TPI-INDECOPI de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez y la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos N° 19913-2007/OSD-INDECOPI de fecha nueve de noviembre de dos mil siete; para que se emita resolución bajo los parámetros expuestos en la presente resolución. Como fundamento señala que: i) El Tribunal de la Comunidad Andina considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión; el Tribunal se ha pronunciado al respecto señalando que, el riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro o que dicho producto tiene origen empresarial diferente al que realmente posee; ii) En el presente caso en concreto se tiene que, el logotipo de la marca registrada “AJINO SEKAI” es una denominación genérica; en tal sentido, desde un punto de vista fonético “AJINO SEKAI” y “AJINO BELL´S”, si bien comparten el término AJINO, también lo es, que los términos SEKAI y BELL´S determinan que en conjunto su pronunciación es diferente, al tener algunas diferencias en la secuencia de letras y vocales; iii) En cuanto al aspecto gráfico, se tiene que apreciándose diferencias entre el signo a registrar y los elementos figurativos de la marca registrada, estos suscitan imprecisiones visuales en conjunto distintas. Además, los signos no evocan una idea o un concepto, por tanto, no se advierte similitud ideológica; iv) Si bien, Indecopi sostiene que el término AJINO es usado por varias marcas en la clase 30; también lo es, que estos registros corresponden solo a dos titulares, como son Uruma Sociedad Anónima Cerrada y Ajinomoto Co. Inc, por ende, no se puede colegir que dicho término tenga uso generalizado que lo convierta en elemento de uso común; resultando relevante para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión; y, v) En el presente caso, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas, el hecho de que los signos se encuentren confrontados por la denominación AJI-NO y AJINO, la misma es pronunciada de forma idéntica, lo cual constituye un supuesto de confusión indirecta. Siendo los adquirientes de los productos “sal, salsas, condimentos y especias” que se pretende distinguir con la marca solicitada, consumidores que no ponen mayor atención al momento de realizar su ejecución, además, al existir elementos comunes entre los signos, y semejanza en los productos que se pretenden distinguir; los adquirientes pueden pensar que el producto tiene el mismo origen empresarial o que ambas empresas tienen vinculación comercial; lo cual implica la existencia de un riesgo de confusión.

2.4. SENTENCIA DE VISTA

Ante la apelación formulada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, de fojas doscientos tres, se emite la sentencia de vista de fecha quince de abril de dos mil trece, obrante a fojas doscientos cincuenta y siete, que confirma la sentencia apelada que declaró fundada la demanda. Señala que a criterio del Colegiado, sí existe riesgo de confusión, debido a que, son fonéticamente muy similares por el mismo número de sílabas y con igual consecución de vocales (AJI-NO) como también que ambos signos contienen cinco sílabas que las componen, recayendo sobre esta sílaba la mayor fuerza de voz, no obstante se tenga el guión inserta en una de ellas como única diferencia solo gráfica más no fonética. De lo que resulta que entre ambos signos existen más similitudes que diferencias, generando en el consumidor confusión tanto sobre el producto como del origen empresarial de éste.

TERCERO: MATERIA DEL CONFLICTO JURÍDICO

3.1. Como se advierte, el recurrente Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi alega en su recurso de casación que existe infracción normativa del derecho al debido proceso, porque, la Sala Superior no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, previamente a emitir pronunciamiento, la interpretación prejudicial, conforme lo ordenan el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, alega que la sentencia de vista efectúa una interpretación errónea del literal a) del artículo 136 de la Decisión N° 486 porque se aparta del sentido correcto de la norma, asumiendo que a pesar de la diferencia en el campo gráfico, existiría riesgo de confusión indirecta por la composición fonética del signo, lo que resulta contradictorio, ya que se debe efectuar el análisis conjunto de los signos y no centrarse en una parte de los mismos, más aún cuando uno es un signo mixto y el otro denominativo.

3.2. Que, al haberse declarado procedente el recurso por la infracción normativa del derecho al debido proceso, corresponde efectuar su análisis a efectos de determinar la validez de la sentencia de vista, o si por el contrario se incurre en defectos insubsanables que motivan la nulidad del fallo emitido, correspondiendo ordenar la renovación del citado acto procesal; y, de ser el caso, de no ampararse, analizar la causal material restante igualmente declarada procedente. Ello por cuanto en el marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva que tienen valor constitucional, se debe velar por el cumplimiento de las normas sustantivas y procesales que garantizan al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal y la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios.

CUARTO: DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

4.1. El derecho fundamental al debido proceso, no solo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica- y que, en tal medida, es exigible por éstas (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)[2]. En ese sentido, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.

4.2. En concordancia con ello, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”.[3]

4.3. Dentro de estas garantías mínimas que todo órgano jurisdiccional debe respetar, tenemos que el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. Como se observa, este dispositivo expresa que se debe solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes supuestos: i) Cuando la sentencia aún es susceptible de recursos en el derecho interno, en cuyo caso constituye una facultad del juzgador; y ii) Cuando la sentencia ya no es susceptible de recurso impugnatorio, en cuyo caso, se debe suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial.

4.4. Concordante con ello, el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión N° 500, prescribe que: “Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”. Por consiguiente, se puede concluir que en los casos en que la sentencia a emitir ya no sea susceptible de recurso impugnatorio, el órgano jurisdiccional obligatoriamente deberá suspender el proceso y solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4.5. Siguiendo dicho criterio, mediante resolución de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, luego de declararse procedente el recurso de casación formulado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual – INDECOPI, se dispuso remitir copias certificadas de los actuados pertinentes al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efecto de que emita la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión N° 486, disposición que fue cumplida mediante Informe recaído en el Proceso N° 139-IP-2015 de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis que obra a fojas noventa y uno a ciento diecinueve del cuaderno de casación, donde respecto a la obligatoriedad de la interpretación prejudicial señala que: “(…) En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; (…). Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial”.[4]

4.6. En ese sentido, si bien la casación es un recurso extraordinario, cierto es que se debe considerar que al haberse admitido el recurso por las causales de: 1) Infracción normativa por afectación al derecho al debido proceso, y 2) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 136 inciso a) de la Decisión Andina 486, implica que este Supremo Tribunal se encuentra facultado para realizar un análisis sobre el fondo de la controversia, por lo que en ese sentido, su decisión o fallo, suplirá al emitido en segunda instancia. Por consiguiente, habiéndose ordenado la suspensión del proceso con la finalidad de solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el mismo que obra a fojas noventa y uno del cuaderno de casación, se puede determinar que se cumplió con la disposición prevista en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, motivo por el cual debe desestimarse este extremo del recurso al no existir afectación a su derecho al debido proceso.

4.7. Asimismo, tomando en consideración el Informe Prejudicial emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe verificar la interpretación que efectúa la Sala Superior respecto del artículo 136 inciso a) de la Decisión Andina 486, y además establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominado “AJI-NO-BELL´S” y la marca “AJINO SEKAI SAZONADOR”, que constituye el aspecto medular para resolver el presente proceso.

QUINTO: MARCAS: REQUISITOS DEL REGISTRO E IRREGISTRABILIDAD

5.1. “La marca, es entendida como el signo utilizado para la identificación de productos o servicios en el mercado y que sirve fundamentalmente para su diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie; constituye un bien inmaterial porque es creación de la mente o intelecto humano que requiere materializarse en cosas tangibles para ser percibidas por los sentidos, que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional”[5]. Por lo que, desde su inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente, confiere a su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica; siendo en este caso, la aptitud distintiva, el requisito esencial para su registro, por lo que, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan del referido requisito.

5.2. Como señala Baldo Kresalja Rossello[6]: “la marca no puede ser definida únicamente en razón a los productos o servicios que identifica o a dicha capacidad distintiva. Ello significaría circunscribirla a un plano estrictamente teórico. La marca –como signo vivo y operante– debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. Así, para que una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta función se verifique en el mercado, en el mismísimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores podrán diferenciar si los productos o servicios son realmente los que ofrece tal o cual empresario. En tal sentido, sólo en el mercado la marca llega a ser tal, y es solo ahí donde los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio”.

5.3. Respecto a los requisitos para el registro de marcas, el artículo 134 de la Decisión N° 486 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

5.4. Por su parte, el artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486 describe que no podrán registrarse como marcas los signos cuando: “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Coincidiendo con ello, nuestra legislación nacional, en el artículo 130 inciso a) de la Ley de Propiedad Industrial – Decreto Legislativo N° 823, establecía que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que presenten, en relación con derechos de terceros, algunos de los siguientes impedimentos: sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios que puedan inducir al público a error o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5.5. Respecto a los criterios para determinar si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al usuario, el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, que derogó el Decreto Legislativo N° 823, señala que la Dirección competente deberá tener en cuenta, principalmente, los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos, considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas. Asimismo, tratándose de signos denominativos como es el caso de autos, en adición a los criterios antes señalados, el artículo 46 señala que se debe tener en cuenta lo siguiente: i) La semejanza gráfico-fonética; ii) La semejanza conceptual; y, iii) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

5.6.   En ese contexto, se puede concluir que constituye uno de los supuestos de irregistrabilidad la semejanza con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación; por ello, con la finalidad de determinar la similitud entre los signos distintivos sometidos a comparación, se debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada, debiendo tenerse en cuenta la semejanza gráfica, fonética y conceptual, utilizando la apreciación sucesiva de las marcas considerando su aspecto de conjunto, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; situación que también fue advertida por la Sala Superior, conforme se desprende del primer considerando de la sentencia de vista y que forma parte de las disposiciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como se verifica del Informe Prejudicial, obrante a fojas noventa y uno.

SEXTO: DEL ANÁLISIS DEL CASO DE AUTOS:

6.1. Como se advierte, en el presente caso se viene discutiendo si el signo denominativo “AJI-NO-BELL´S”, cuyo registro es solicitado por Supermercados Peruanos Sociedad Anónima, resulta confundible o no con la marca mixta registrada “AJI-NO-SEKAI” (Certificado N° 63899), que pertenece a la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el recurrente sostiene en su recurso casatorio que existe una infracción normativa por interpretación errónea el inciso a) del artículo 136 de la Decisión N° 486 porque la sentencia de vista se aparta del sentido correcto de la norma citada, pues como se advierte de autos, la Sala Superior asume que a pesar de la existencia de diferencia en el campo gráfico, existiría riesgo de confusión indirecta por la composición fonética del signo, lo cual es contradictorio al parámetro de análisis que establece la ley, pues justamente debe efectuar un análisis conjunto de los signos y no centrarse en una parte de los mismos, más aún si son términos arbitrarios que no tiene contenido concreto en la realidad social.

6.2. Sobre el particular, el inciso a) del artículo 136 de la Decisión N° 486 es claro en señalar que no podrán registrarse como marcas los signos cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Siendo importante traer a colación la definición sobre el riesgo de confusión o de asociación expresada por el Tribunal de la Comunidad Andina: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (Proceso 70-IP-2008). Interpretación Prejudicial de dos de julio de dos mil ocho, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de veintiuno de agosto de dos mil ocho Marca: “SHERATON”)[7].

6.3. Como se dijo anteriormente, para determinarse las semejanzas entre dos signos capaces de inducir a confusión y error al consumidor, es importante seguir las reglas para el cotejo de los signos distintivos fijados en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075. Asimismo, se deberá tomar en consideración que el Tribunal de la Comunidad Andina precisa que la identidad o similitud en el caso de los signos denominativos se pueden presentar los siguientes supuestos: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.[8]

6.4. En el presente caso, las instancias de mérito coinciden en señalar que existe riesgo de confusión entre los signos “AJINO SEKAI” y “AJI-NO-BELL´S”, debido a que son fonéticamente muy similares por el número de sílabas con igual consecución de vocales (AJI-NO) y porque también ambos signos contienen cinco sílabas que las componen, recayendo la mayor fuerza de voz en la misma sílaba, no obstante que tenga el guión (-) inserta en una de ellas como única diferencia gráfica más no fonética, lo que da como resultado que entre ambos signos existan más similitudes que diferencias, generando en el consumidor confusión tanto sobre el producto como del origen empresarial de éste. Es más, la sentencia de primera instancia señala en el numeral diecinueve que la misma demandada reconoce en la Resolución N° 1204-2010/TPI-INDECOPI que existe similitud en cuanto a la vinculación por los productos que ambas comercializan, ya que se encuentran dentro de la misma clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

6.5. En consecuencia, conforme se desprende de la sentencia de vista, en el primer considerando determina las normas aplicables y los criterios que se deben evaluar para comprobar la semejanza entre dos signos que sean capaces de inducir a confusión a error al consumidor; seguidamente efectúa el cotejo de los signos y el riesgo de confusión, para luego determinar que entre los signos en conflicto existen más semejanzas que diferencias, al tener identidad gráfica y fonética, además de una vinculación entre los productos y servicios que se pretende distinguir, situación que puede provocar confusión en el público consumidor (segundo considerando). Circunstancia que permite concluir que los argumentos señalados por la parte recurrente carecen de veracidad por cuanto la Sala Superior en ningún momento se apartó del sentido correcto del artículo 136 inciso a) de la Decisión Andina 486, es decir, determina la semejanza del signo “AJI-NO-BELL´S” con “AJINO SEKAI” que podría causar un riesgo de confusión respecto de esta última, razón por la cual determina que se encuentra dentro de la causal de prohibición de registro de marcas establecido en el dispositivo legal antes denunciado.

6.6. Al respecto, podemos advertir que la marca registrada “AJINO SEKAI” (Certificado N° 63899) distingue los siguientes productos: Condimentos y polvos saborizantes, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especies y todos los demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Mientras que el signo solicitado “AJI-NO-BELL´S” distingue productos como sal, salsas, condimentos y especias de la misma clase 30 de la Nomenclatura Oficial. De donde se puede concluir que efectivamente tienen vinculación y conexión entre sí, dado que se dedican al comercio de condimentos; posición que también fue asumida por el juez de primera instancia, conforme se desprende del numeral dieciocho de la sentencia apelada.

6.7. En ese orden de ideas, queda demostrado que es correcta, la valoración efectuada por la Sala Superior, quien determina que existen semejanzas fonéticas entre los signos examinados ya que comparten el término AJINO, y que también tienen vinculación entre sí porque ambas marcas se refieren a productos o elementos relativos a condimentos y especias, vale decir, guardan conexión entre sí, lo cual podría hacer creer al público consumidor que el signo peticionado “AJI-NO-BELL´S” es una marca de la empresa Uruma Sociedad Anónima Cerrada (titular de la marca registrada), cuando en realidad pertenece a otra empresa; máxime si, los canales de distribución y comercialización se dirigen al mismo consumidor; por lo que existe riesgo de que pueda generar confusión en el público consumidor. Siendo ello así, estando demostrado que sí evaluó la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización, determinando su vinculación y conexión, debe declararse infundado este extremo del recurso.

IV.- DECISIÓN

Por tales consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos veinte; en consecuencia  NO CASARON la sentencia de vista de fecha quince de abril de dos mil trece, de fojas doscientos cincuenta y siete; en los seguidos por Uruma Sociedad Anónima Cerrada contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi y otro, sobre Acción Contencioso Administrativa; DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente Vinatea Medina.

S.S.

LAMA MORE

VINATEA MEDINA

RUEDA FERNÁNDEZ

TOLEDO TORIBIO

MALCA GUAYLUPO

Jrc/bma