Peru

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCION Nº 1224-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE : 707904-2017

 

SOLICITANTE : CAYLLAHUA QUISPE, ALEJANDRO

 

OPOSITORA : SONY CORPORATION

 

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO OPOSICIÓN

 

Lima, 12 de marzo de 2018

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 07 de junio de 2017, CAYLLAHUA QUISPE, ALEJANDRO, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación SONYU JEANS PREMIUM y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Para distinguir prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2017, SONY CORPORATION de Japón, formuló oposición señalando lo siguiente:

 

- Es titular de la marca SONY (certificado N° 62462), que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

- Las marcas SONY y SONY y logotipo, son notoriamente conocidas en el Perú y a nivel mundial.

- La denominación SONYU, que conforma el signo solicitado, es muy parecida a la denominación SONY de sus marcas.

- Dada la notoriedad de sus marcas, se puede asumir que el solicitante actúa mediando mala fe.

- Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

- Adjuntó una copia de los medios probatorios para la otra parte y señaló que copia de dichos documentos obra en los expedientes N° 678008-2016 y N° 679937-2016.

- Amparó su oposición en los Artículos 136 literales a) y h), 137 y 146 de la Decisión 486.

 

Con fecha 28 de setiembre de 2017, CAYLLAHUA QUISPE, ALEJANDRO, absolvió el traslado de la oposición formulada e indicó lo siguiente:

 

- El signo solicitado no causará confusión en el mercado, razón por la cual debe ser otorgado.

- La marca SONY de la opositora es notoriamente conocida en el rubro de los aparatos eléctricos y electrónicos, por lo que cuando el consumidor adquiera un producto de la clase 25 con el signo solicitado, no la va a asociar con la marca SONY, toda vez que dicha marca no comercializa productos de dicha línea.

- Existen marcadas diferencias entre el signo solicitado y las marcas de la opositora. En efecto, el signo solicitado será pronunciado como “Sonllu Jeans Premiun”, mientas que la marca de la opositora será pronunciada como “Soni”.

- Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

 

Con fecha 20 de octubre de 2017, la opositora reiteró los fundamentos de su oposición y precisó que dado el carácter notorio de su marca esta tiene una protección más ampliada. Asimismo, señaló que las resoluciones citadas por la solicitante no son de carácter vinculante.

 

2. CuestiONES en discusiÓn

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

 

(i) Si las marcas SONY y SONY y logotipo ostentan la calidad de notoriamente conocidas y, de ser el caso, si resulta aplicable lo establecido en el Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

(ii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo y la marca SONY (certificado N° 62462), registrada a favor de la opositora.

(iii) Si el signo ha sido solicitado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486.

 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

3.1 Informe de antecedentes.

 

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

 

a) SONY CORPORATION de Japón, es titular de las siguientes marcas:

 

- La marca de producto constituida por la denominación SONY, inscrita con certificado N° 62462, vigente hasta el 22 de julio de 2026, que distingue vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

 

- La marca de producto constituida por la denominación SONY STYLE, inscrita con certificado N° 61742, vigente hasta el 08 de marzo de 2020, que distingue ropa, calzado y sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

b) INOCENCIO CABELLO, TANIA MARLENI de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación ZONYË y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita con certificado N° 253054, vigente hasta el 09 de agosto de 2027, que distingue prendas de vestir, jeans; bermudas; pantalones chavos; chalecos; casacas; camisas; blusas; polos para damas, caballeros, niños e infantes, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

 

3.2. Notoriedad alegada por la opositora

 

SONY CORPORATION, al formular oposición señaló que las marcas SONY y SONY y logotipo ostentan la calidad de notoriamente conocidas.

 

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con acreditar la notoriedad de dicho signo, a fin de determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

3.2.1. Marco conceptual y legal

 

El Artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el Artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

 

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

 

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

 

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria.

 

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

 

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el Artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

 

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el Artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

 

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009^[1], la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del Artículo 136 de la Decisión Andina 486. 

 

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”.

 

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]"^[2].

 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto.

 

Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aún cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

 

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de la marca alegada por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

 

3.2.2. Análisis de la alegada notoriedad

 

En el presente caso, a efectos de acreditar el carácter notoriamente conocido de las marcas SONY y , la opositora solicitó que se tomen en consideración los medios probatorios obrantes en los expedientes N° 678008-2016 y N° 679937-2016.

 

Al respecto, la opositora adjuntó para la otra parte copias de los siguientes documentos que obran en los expedientes N° 678008-2016 y N° 679937-2016:

 

En el expediente N° 682896-2016

 

1. Impresión de consultas obtenidas en la página web de INDECOPI de diversos expedientes donde SONY CORPORATION es titular de diversas marcas con la denominación SONY (fojas 33 a 90).

2. Impresión del Ranking 2011 y 2012 “TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS” (fojas 91 y 92).

3. Artículo publicado en la Revista Forbes el 17 de diciembre de 2013 titulado “LAS 100 MARCAS MÁS VALIOSAS DEL MUNDO” (fojas 93 a 100).

4. Impresión del Ranking THE WORLD’S MOST VALUABLE BRANDS 2014, extraída de la página web: http://branddirectory.com/league_tables/table/global-500-2014 (fojas 101 a 103).

5. Artículo publicado en la Revista virtual de Gestión, el 19 de febrero de 2014, titulado “APPLE, SAMSUNG Y GOOGLE SON LAS MARCAS MÁS VALIOSAS DE 2014” (fojas 104 y 105).

6. Artículo publicado en la Revista Virtual THE GUILTY CODE, el 12 de mayo de 2016, titulado “ESTAS SON LAS 100 MARCAS MÁS VALIOSAS DEL MUNDO SEGÚN FORBES” (fojas 106 a 109).

7. Artículo publicado en la página web de RPP NOTICIAS, el 09 de junio de 2016, titulado “ESTAS SON LAS 100 MARCAS MÁS VALIOSAS DEL MUNDO” (fojas 110 a 113).

8. Capturas de pantalla de la página web de INTERBRAND, de los Rankings de los años 2014, 2015 y 2016 (fojas 114 a 120).

9. Impresiones de fecha 22 de diciembre de 2016, de la página web http://www.sony.net/, donde se advierte información de la compañía redactada íntegramente en inglés (fojas 121 a 124 y 162 a 173).

10. Informe corporativo de la empresa SONY^[3], de fecha 28 de abril de 2016, redactado íntegramente en inglés (fojas 125-161).

11. Impresiones de fecha 22 de diciembre de 2016, de la página web http://www.sony.com.pe/ (fojas 174 y 175).

12. Copia de la Resolución N° 2447-2009/CSD-INDECOPI, de fecha 04 de setiembre de 2009, recaída en el Expediente N° 370769-2008 (fojas 176 a 192).

13. Copia de la Resolución N° 1473-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 15 de julio de 2011, recaída en el Expediente N° 370769-2008 (fojas 193 a 198).

 

En el expediente N° 678008-2016:

 

14. Listado de los registros de las marcas SONY y SONY y logotipo, de propiedad de SONY CORPORATION, alrededor del mundo (fojas 227 a 277).

15. Copia de diversos certificados de registro y certificados de renovaciones de las marcas SONY y SONY y logotipo, otorgados en diversos países del mundo (fojas 278 a 351 y 642 a 1066).

16. Copia de la Gaceta publicada por la Oficina de Propiedad Intelectual de Turquía (fojas 352 a 354).

17. Impresión, de fecha 11 de setiembre de 2016, de un cuadro titulado WELL KNOWN MARKS, extraído de la página web http://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/wellknownmarks.a^[4], redactado íntegramente en inglés (fojas 355 a 369).

18. Copia de la Resolución N° 1057, de fecha 17 de enero de 2014, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (fojas 370 a 376).

19. Copia de la Revista titulada “FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN”, publicada por el AIPPI-JAPAN el año 2004 (fojas 377 y 378).

20 Impresión, de fecha 23 de febrero de 2011, de un cuadro subtitulado THE STATE ADMINISTRATION FOR INDUSTRY & COMERCE (SAIC) OF THE PEOPLE REPUBLIC OF CHINA RECOGNIZED 217 WELL-KNOWN TRADEMARKS FROM THE REGISTER OF TRADEMARKS (DATED: OCT. 08, 2010), redactado íntegramente en un idioma distinto al castellano (fojas 379 a 386).

21. Copia de las Decisiones N° D2000-1409, N° D2005-0633, N° D2004-1046, N° D2004-1040, N° D2001-0575, N° D2000-1007 y N° D2000-1372, emitidas entre el 16 de noviembre de 2000 y el 16 de agosto de 2005, emitidas por el WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER, redactadas íntegramente en un idioma distinto al castellano (fojas 387 a 415).

22. Copia de la sentencia del 4° Juzgado Civil del Tribunal de Comercio de Lisboa, de fecha 26 de febrero de 1999, redactada íntegramente en un idioma distinto al castellano (fojas 416 y 417).

23. Copia de las Decisiones N° B 1874091 y N° B 2332677, emitidas el 14 de diciembre de 2012 y el 02 de enero de 2015, respectivamente, por la OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET, redactadas íntegramente en un idioma distinto al castellano (fojas 418 a 433).

24. Impresiones de los diferentes productos de la marca SONY publicadas en Facebook y YouTube (fojas 434 a 437).

25. Impresiones de diversas publicaciones extraídas de varias páginas web redactadas íntegramente en un idioma distinto al castellano (fojas 438 a 463).

26. Impresión de los Ranking mundiales efectuados por INTERBRAND (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015), LAPTOP MAGAZINE (2011, 2012 y 2013), MILLWARD BROWN (2010, 2011 y 2012), PANELTEAM (2010), SUPERBRANDS (2014), APCO WORLDWIDE & DARDEN SCHOOL OF BUSINESS (2014), UTA BRAND STUDIO (2014), HAVAS MEDIA (2011, 2013 y 2015), NETBASE (2015 y 2016) y YOUGOV BRANDINDEX (2014) (fojas 464 a 491).

27. Listado de todos los rankings realizados a nivel mundial del 2007 al 2016, extraído de la página web http://www.rankingthebrands.com/Brand-detail.aspx?brandID=127 (fojas 492 a 495).

28. Estudio RANDSTAD, realizado por ICMA GROUP en el año 2014, redactada íntegramente en un idioma distinto al castellano (fojas 496 a 509).

29. Estudio REPTRAK 100, realizado por FORBES en el año 2014, redactada íntegramente en un idioma distinto al castellano (fojas 510 a 523).

30. Estudio REPTRAK 100, realizado por REPUTATION INSTITUTE en el año 2016, redactada íntegramente en un idioma distinto al castellano (fojas 524 a 528).

31. Información redactada en un idioma distinto al castellano, brindada el 2017 por FACTIVA, INC. (fojas 529 a 626).

32. 3 fotos de stand con productos SONY, sin fecha (foja 1067)

33. 13 fotos de la campaña de SONY, para el mundial FIFA 2014 (fojas 1068 a 1070).

34. 13 fotos donde se muestran diversos stand y estrados donde se advierte la marca SONY, sin fecha (fojas 1071 a 1073).

35. Impresión de 32 fotografías de la 4ta Convención Internacional de Fotografía & Video, llevado a cabo del 18 al 22 de agosto, no precisa año (fojas 1074 a 1084).

36. Presentación del auspicio de SONY en la inauguración del Mundial 2014, Embajada de Brasil (fojas 1085 a 1097).

37. Presentación de diversas campañas publicitarias de la marca SONY, 2014 (fojas 1098 a 1109).

38. Impresiones de Google Maps, donde se muestran las tiendas SONY en el Perú (fojas 1110 a 1115).

39. Traducción al español de las Decisiones N° D2000-1409, N° D2005-0633, N° D2004-1046, N° D2004-1040, N° D2001-0575, N° D2000-1007 y N° D2000-1372, emitidas entre el 16 de noviembre de 2000 y el 16 de agosto de 2005, emitidas por el CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION DE LA OMPI (fojas 1116 a 1151).

40 Traducción al español de las Decisiones N° B 1874091 y N° B 2332677, emitidas el 14 de diciembre de 2012 y el 02 de enero de 2015, respectivamente por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (fojas 1152 a 1173).

41. 02 capturas de pantalla de la página web de El Comercio, de fecha 29 de octubre de 2014 (foja 1178).

42. 02 capturas de pantalla de la página web de El Comercio, de fecha 21 de marzo de 2017 (foja 1179).

43. 01 captura de pantalla de la página web de BBC Mundo, de fecha 04 de julio de 2011 foja 1180).

44. 02 capturas de pantalla de la página web www.noticias.terra.com, sin fecha (foja 1181).

45. 01 captura de pantalla de la página web www.adlatina.com, de fecha 30 de marzo de 2017 (foja 1182).

46. 02 capturas de pantalla de la página web www.mdirector.com, de fecha 24 de marzo de 2017 (foja 1183).

47. 01 captura de pantalla de la página web www.marketingdirecto.com, de fecha 31 de octubre de 2008 (foja 1178).

48. 01 captura de pantalla de la página web www.technolgyreview.es, de fecha 07 de julio de 2016 (foja 1185).

49. 01 captura de pantalla de la página web revistamyt.com, de fecha junio de 2012 (foja 1186).

50. 01 captura de pantalla de la página web www.puromarketing.com, sin fecha (foja 1187).

51. 02 capturas de pantalla de la página web economipedia.com, del año 2015 (foja 1188).

52. 02 capturas de pantalla de la página web retos-directivos.eae.es, sin fecha (foja 1189).

53. 02 capturas de pantalla de la página web misedades.wordpress.com, de fecha 13 de mayo de 2013 (foja 1190).

54. 02 capturas de pantalla de la página web www.top10listas.com, de fecha agosto de 2013 (foja 1191).

55. 02 capturas de pantalla de la página web comofuncionaque.com, sin fecha (foja 1192).

56. 02 capturas de pantalla de la página web auriculares-bluetooth.com, de fecha enero de 2017 (foja 1193).

57. 02 capturas de pantalla de la página web www.reasonwhy.es, de fecha 31 de enero de 2017 (foja 1194).

58. 01 captura de pantalla de la página web www.telecinco.es, sin fecha (foja 1195).

59. 01 captura de pantalla de la página web matherea.com/branding-emocional/, sin fecha (foja 1196).

60. 01 captura de pantalla de la página web www.miguelangeltrabado.es, de fecha 07 de febrero de 2016 (foja 1197).

 

3.2.3. Evaluación de los medios probatorios

 

Previamente al análisis de los medios probatorios, cabe señalar que los documentos que no cuenten con fecha y/o sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de vista (07 de junio de 2017), no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad alegada por la opositora, en tanto tal condición debe acreditarse con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro contra la cual se opone.

 

Siendo así, no serán tomados en cuenta los siguientes medios probatorios:

 

- 3 fotos de stand con productos SONY, obrante a foja 1067, dado que no cuenta con fecha alguna.

- 13 fotos donde se muestran diversos stand y estrados donde se advierte la marca SONY, obrantes de fojas 1071 a 1073, dado que no cuenta con fecha alguna.

- Impresión de 32 fotografías de la 4ta Convención Internacional de Fotografía & Video, llevado a cabo del 18 al 22 de agosto, obrante de fojas 1074 a 1084, dado que si bien se precisa los días que se realizó dicho evento no se advierte año alguno.

- 02 capturas de pantalla de la página web de El Comercio, de fecha 21 de marzo de 2017, obrante a foja 1179, dado que es de fecha posterior al periodo relevante.

- 02 capturas de pantalla de la página web www.noticias.terra.com, obrante a foja 1181, dado que no cuenta con fecha alguna.

- 01 captura de pantalla de la página web www.puromarketing.com, obrante a foja 1187, dado que no cuenta con fecha alguna.

- 02 capturas de pantalla de la página web retos-directivos.eae.es, obrante a foja 1189, dado que no cuenta con fecha alguna.

- 02 capturas de pantalla de la página web comofuncionaque.com, obrante a foja 1192, dado que no cuenta con fecha alguna.

- 01 captura de pantalla de la página web www.telecinco.es, obrante a foja 1195, dado que no cuenta con fecha alguna.

- 01 captura de pantalla de la página web matherea.com/branding-emocional/, obrante a foja 1196, dado que no cuenta con fecha alguna.

 

(*) Las referencias a las fojas, corresponden a los expedientes

 

De la revisión de los demás medios probatorios, se desprende lo siguiente:

 

Ø De la impresión del Ranking 2011 y 2012 “TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS”, del artículo publicado en la Revista Forbes titulado “LAS 100 MARCAS MÁS VALIOSAS DEL MUNDO”, de la impresión del Ranking THE WORLD’S MOST VALUABLE BRANDS 2014, extraída de la página web: http://branddirectory.com/league_tables/table/global-500-2014, del artículo publicado en la Revista virtual de Gestión titulado “APPLE, SAMSUNG Y GOOGLE SON LAS MARCAS MÁS VALIOSAS DE 2014, del artículo publicado en la Revista Virtual THE GUILTY CODE titulado “ESTAS SON LAS 100 MARCAS MÁS VALIOSAS DEL MUNDO SEGÚN FORBES”, del artículo publicado en la página web de RPP NOTICIAS titulado “ESTAS SON LAS 100 MARCAS MÁS VALIOSAS DEL MUNDO”, de las capturas de pantalla de la página web de INTERBRAND, de los Rankings de los años 2014, 2015 y 2016, de la copia de la Revista titulada “FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN”, publicada por el AIPPI-JAPAN el año 2004, de la impresión de los Ranking mundiales efectuados por INTERBRAND (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015), LAPTOP MAGAZINE (2011, 2012 y 2013), MILLWARD BROWN (2010, 2011 y 2012), PANELTEAM (2010), SUPERBRANDS (2014), APCO WORLDWIDE & DARDEN SCHOOL OF BUSINESS (2014), UTA BRAND STUDIO (2014), HAVAS MEDIA (2011, 2013 y 2015), NETBASE (2015 y 2016) y YOUGOV BRANDINDEX (2014), del listado de todos los rankings realizados a nivel mundial del 2007 al 2016, extraído de la página web http://www.rankingthebrands.com/Brand-detail.aspx?brandID=127, y de las capturas de pantalla de diversas páginas web que contienen información sobre el valor y la posición a nivel mundial de la marca SONY; se advierte que la marca SONY se encuentra dentro de las marcas más reconocidas y valiosas del mundo, no obstante ello, dichos documentos no revelan el grado de conocimiento efectivo que tendría la marca citada entre el público consumidor pertinente en el Perú o cualquier otro país miembro de la Comunidad Andina.

 

Ø De las decisiones emitidas por el CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION DE LA OMPI y/o por la OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA, se debe manifestar que en la medida que tales pronunciamientos han sido emitidos por autoridades extranjeras, éstas no resultan vinculantes para el análisis que corresponde realizar a esta Comisión.

 

Ø Las impresiones de los diferentes productos de la marca SONY publicadas en Facebook y YouTube, 13 fotos de la campaña de SONY para el mundial FIFA 2014, la presentación del auspicio de SONY en la inauguración del Mundial 2014 en la Embajada de Brasil, la presentación de las campañas publicitarias en el año 2014 y de la impresión de Google Maps; permiten verificar la publicidad realizada respecto de la marca SONY. Asimismo, se aprecia que dicha marca tiene una amplia gama de productos y que la misma ha auspiciado el mundial FIFA 2014, apreciándose además la presencia de diferentes tiendas en distintos distritos de Lima.

 

Ø Del listado de diversos registros en diferentes países del mundo de la marca SONY, así como de las copias de los certificados de registro y los certificados de renovación, tan solo muestran la importancia que tiene la citada marca para su titular y la protección legal de la misma a nivel mundial; sin embargo por sí solos dichos documentos no resultan suficientes para acreditar que la misma tiene la condición de notoriamente conocida entre el público consumidor pertinente en el Perú u otro país de la Comunidad Andina, conforme alega la opositora.

 

Ø El informe corporativo de la empresa SONY^[5], la impresión del cuadro titulado WELL KNOWN MARKS, extraído de la página web http://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/wellknownmarks.a^[6], la impresión del cuadro titulado THE STATE ADMINISTRATION FOR INDUSTRY & COMERCE (SAIC) OF THE PEOPLE REPUBLIC OF CHINA RECOGNIZED 217 WELL-KNOWN TRADEMARKS FROM THE REGISTER OF TRADEMARKS (DATED: OCT. 08, 2010), la copia de la sentencia del 4° Juzgado Civil del Tribunal de Comercio de Lisboa, las diversas publicaciones extraídas de varias páginas web obrantes de fojas 438 a 463 y los estudios realizados por ICMA GROUP, FORBES y REPUTATION INSTITUTE; si bien contienen información respecto de la marca SONY, los mismos se encuentran en un idioma diferente al castellano, de lo que se puede inferir que dichos documentos no contienen información y/o publicidad proveniente o destinada al sector pertinente de nuestro país, ni de ningún otro país de la Comunidad Andina. En ese sentido, de dichos medios probatorios no se desprende el grado de conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega por parte del público consumidor pertinente en el mercado peruano o en otro país de la Comunidad Andina.

 

Asimismo, con la finalidad de acreditar la notoriedad invocada, la opositora adjuntó copias de las Resoluciones N° 2447-2009/CSD-INDECOPI, de fecha 04 de setiembre de 2009, emitida por la Comisión de Signos Distintivos; Resolución N° 1473-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 15 de julio de 2011, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI; y, la Resolución N° 1057, de fecha 17 de enero de 2014, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de las cuales se advierte lo siguiente:

 

Ø La Resolución N° 2447-2009/CSD-INDECOPI, de fecha 04 de setiembre de 2009, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, corresponde al procedimiento de registro de la marca mixta SONISTAR JAPAN y logotipo, solicitado por NEW ATHLETIC S.A.C., para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional, en el cual SONY KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SONY CORPORATION) formuló oposición alegando, entre otros fundamentos, la notoriedad de sus marcas SONY y SONY y logotipo.

 

Al respecto, en dicha Resolución la Comisión de Signos Distintivos determinó lo siguiente:

 

“(…) mediante Resolución Nº 006899-2007/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI reconoció la notoriedad de la marca SONY, señalando que los medios probatorios presentados por SONY KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SONY CORPORATION) en dicho procedimiento ya han sido materia de análisis por dicha Oficina mediante Resolución Nº 1351-2003/OSD-INDECOPI; y “pese al carácter dinámico y variable que reviste el complejo fenómeno de la notoriedad de una marca, la Oficina considera que la magnitud del reconocimiento efectuado, permite concluir que la marca SONY continua gozando de la calidad de notoriamente conocida, como signo distintivo que identifica aparatos de reproducción de sonido e imágenes, siendo por lo tanto merecedora de la protección especial que la ley otorga a este tipo de marca”.

 

En este orden de ideas, habiéndose verificado que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado por la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI en la Resolución Nº 006899-2007/OSD-INDECOPI sobre el carácter notorio de la marca SONY; aunado a la evaluación de los medios probatorios presentados en el presente expediente, se considera que la marca SONY sigue cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria, para distinguir aparatos de reproducción de sonidos e imágenes.

 

En conclusión, al haberse acreditado la notoriedad de la marca registrada SONY para identificar productos de la clase 09 de la Clasificación Internacional, ésta resulta merecedora de la protección especial que la Ley brinda a este tipo de marca, y a continuación corresponde analizar la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.”

 

Ø La Resolución N° 1473-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 15 de julio de 2011, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, corresponde a la apelación interpuesta por NEW ATHLETIC S.A.C. en el expediente N° 370769-2008, referido al procedimiento de registro de la marca SONISTAR JAPAN y logotipo, a la cual formuló oposición SONY KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SONY CORPORATION). En dicha resolución, se resolvió que CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre el recurso de apelación y se dejó firme la Resolución N° 2447-2009/CSD-INDECOPI, de fecha 04 de setiembre de 2009.

 

Ø La Resolución N° 1057, de fecha 17 de enero de 2014, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, corresponde a la apelación interpuesta por SONY CORPORATION en el procedimiento de registro de la marca mixta SONYCO, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, a la cual formuló oposición, en el extremo que solo denegó dicha marca en virtud del artículo 136 literal a) y no por el literal h).

 

Al respecto, en dicha Resolución la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia determinó lo siguiente:

 

“Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas, al haber sido valoradas en conjunto, dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios para darle a la marca SONY el status de marca notoria, se reconoce la notoriedad de dicha marca, entre los años 2005 y 2010, para distinguir: “aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores” propios de la clase 9 Internacional.

 

ARTICULO PRIMERO. Declarar la notoriedad de la marca SONY para identificar “aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores” de la Clase 9 Internacional dentro del periodo comprendido entre los años 2005 a 2010.”

 

Al respecto, conforme se desprende de la Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos, la marca SONY ostentaba la calidad de notoria, por lo menos hasta el momento de su emisión (04 de setiembre de 2009); mientras que la resolución emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, si bien se emitió el 17 de enero de 2014, en dicha resolución se reconoció la notoriedad de la marca SONY en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2010.

 

En ese sentido, al día de hoy, las referidas resoluciones no resultan suficientes para servir de sustento de la notoriedad alegada, dado que, considerando el carácter dinámico de la marca notoria, su antigüedad, no permite determinar que las condiciones que llevaron a reconocer la referida notoriedad se mantienen aún vigentes.

 

Asimismo, del análisis en conjunto de los medios probatorios detallados se puede advertir que la empresa opositora se ha preocupado por proteger su marca SONY en diversos países del mundo, invirtiendo dinero en campañas publicitarias, tal es así que dicha marca se encuentra entre las más recordadas y valiosas a nivel mundial; sin embargo, las pruebas presentadas por la opositora no resultan suficientes para acreditar que la marca SONY continúa gozando de la calidad de notoriamente conocida entre el público consumidor del Perú u otro País Miembro de la Comunidad Andina al tiempo de la evaluación de la presente solicitud de registro.

 

3.2.4. Conclusión

 

De lo anteriormente expuesto, luego de realizar el análisis conjunto de los medios probatorios aportados, se concluye que no se ha acreditado que las marcas SONY y SONY y logotipo gocen de la calidad de notoriamente conocidas en Perú o en algún País Miembro de la Comunidad Andina. En efecto, la Comisión considera que la información proporcionada por la opositora no es suficiente para crear certeza respecto del grado de implantación y conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega en el sector pertinente, aquello sin perjuicio del hecho de haberse acreditado su comercialización en el Perú, toda vez que no se verifica que el volumen publicitario mostrado por la opositora haya generado una implantación de las marcas SONY y SONY y logotipo en los consumidores, circunstancia que, evaluada en conjunto, no acredita la concurrencia de los factores a partir de los cuales se determina el carácter notoriamente conocido de un signo distintivo. Siendo así, en el presente caso no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Artículo 136 inciso h) de la Decisión Nº 486, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo.

 

3.3. Evaluación del riesgo de confusión

 

SONY CORPORATION sustentó su oposición en base a la marca SONY (certificado N° 62465), que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

 

En atención a lo expuesto es pertinente citar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

 

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

 

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

 

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

 

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, el riesgo de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

 

3.3.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

 

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

 

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el Artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

 

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

 

Por su parte, la marca registrada con certificado N° 62462, distingue vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se comprenden los productos que distingue la marca registrada.

 

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

 

3.3.2. Examen comparativo

 

El artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

 

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepción del consumidor medio;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

 

El artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que “tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) La semejanza gráfico-fonética;

b) La semejanza conceptual; y,

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

 

El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

 

El artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

 

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

 

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”

 

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

 

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente, además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

 

Previamente a realizar el examen comparativo, cabe señalar que la expresión JEANS PREMIUN, que conforma el signo solicitado no será tomada en cuenta en el examen comparativo, toda vez que la denominación ‘JEANS’, describe algunos de los productos que distingue dicha marca, a saber, pantalones vaqueros^[7], comprendidos en las prendas de vestir; en tanto que la denominación ‘PREMIUM’, resulta laudatoria, en tanto hace referencia al supuesto gran valor de los productos a los que se aplica.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo y la marca registrada SONY, se advierte que los signos no son semejantes.

 

Signo solicitado	Marca registrada
	SONY

 

En efecto, las denominaciones SONYU, elemento denominativo relevante del signo solicitado, y SONY, único elemento de la marca registrada, incluyen en su conformación sílabas distintas, SON-YU y SO-NY, lo que determina que los signos generen una impresión sonora de conjunto distinto.

 

Asimismo, desde el punto de vista gráfico, el hecho que el signo solicitado incluya en su conformación la representación estilizada de un corazón y la combinación de colores celeste y rojo determina que los signos generen una impresión visual de conjunto distinta.

 

3.3.3. Conclusión

 

No obstante el hecho de que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, al haberse determinado que no son semejantes, la Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado no produciría confusión en el público consumidor por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

 

3.4. Mala fe - aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486

 

La opositora señaló que, dada la notoriedad de sus marcas, se puede asumir que el solicitante actúa mediando mala fe. Asimismo, alegó que la presente solicitud también se encuentra incursa en la prohibición contenida en el Artículo137 de la Decisión 486.

 

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

 

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos^[8].”

 

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

 

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

 

De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

 

Por otro lado, si bien la opositora ha citado el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044, el análisis sobre actos de competencia desleal se realizará a la luz de lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486.

 

El artículo 137 de la Decisión 486 establece que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

 

Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

 

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(…) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario^[9]”.

 

En el presente caso, se tomarán en cuenta los medios probatorios señalados en el numeral 3.2.2. de la presente Resolución.

 

Analizados los medios probatorios, se advierte que, conforme se ha señalado previamente, se encuentran destinados a acreditar el carácter notorio de las marcas SONY y SONY y logotipo, lo cual no se verifica en el presente procedimiento, en ese sentido carece de sustento lo alegado por la opositora, ya que la mala fe alegada se sustentaba precisamente en el presupuesto de que sus marcas gozan del carácter de notoriamente conocidas.

 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión determina que no existen elementos que permitan establecer que CAYLLAHUA QUISPE, ALEJANDRO haya solicitado el presente registro mediando mala fe o con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, siendo necesario ponderar el hecho del conocimiento previo de las marcas de la opositora con otros elementos que permitan determinar tales conductas, lo cual no ha sucedido en el presente caso, más aún cuando se ha determinado que el signo solicitado y las marcas de la opositora no resultan semejantes.

 

De lo expuesto, al no haberse acreditado la supuesta mala fe y la conducta desleal atribuida a la solicitante, corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

 

3.5. Aplicación de la jurisprudencia invocada

 

- Aplicación de la jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

 

En el presente caso, ambas partes invocaron la aplicación de criterios contenidos en algunas resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: “Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

 

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

 

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente.

 

3.6. Examen de registrabilidad

 

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el Artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486, asimismo, no ha sido solicitado mediando mala fe y no se encuentra incurso en los supuestos del Artículo 137 de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.

 

Consideraciones finales

 

Cabe precisar que se han tenido a la vista las marcas SONY STYLE (certificado N° 61742) y ZONYË y logotipo (certificado N° 253054), que distinguen productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Al respecto, esta Comisión determina que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión con las marcas registradas citadas, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre ellas.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los Artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Declarar INFUNDADA la oposición formulada SONY CORPORATION de Japón y, en consecuencia, INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial a favor de CAYLLAHUA QUISPE, ALEJANDRO, de Perú, la marca de producto constituida por la denominación SONYU JEANS PREMIUM y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional; quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese         RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA Presidente de la Comisión de Signos Distintivos