Peru

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA

CAS. N° 3487 - 2010

LIMA

Lima, trece de noviembre de dos mil doce .-

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.

VISTA: Con los acompañados; la causa; La causa número tres mil cuatrocientos cuarenta y siete en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Magistrados Acevedo Mena, Chumpitaz Rivera, Yrivarren Fallaque, Morales González y Chaves Zapater; producida la votación con arreglo a ley, y de conformidad en el dictamen fiscal, se ha ernitido la siguiente sentencia:

1. MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito obrante a fojas ochenta y uno del cuaderno de apelación por la codemandada Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual - INDECOPI, contra la sentencia de vista de fojas sesenta y siete, de fecha catorce de mayo de dos mil diez, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que revocando la sentencia apelada que declara fundada la demanda interpuesta, en consecuencia declara nula la Resolución Administrativa  N° 1722-2007/TPI-INDECOPI, de fecha seis de setiembre del dos mil siete.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Mediante resolución suprema obrante a fojas ciento veintiuno del cuaderno de casación, de fecha veinticinco de abril del dos mil once, se declaró procedente el recurso de casación formulado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, por las causales de: a) Inaplicación del artículo 131 incisos a) y b) del Decreto Legislativo N° 823, pues pese a que la recurrida mencionada y advierte que los signos deben ser apreciados en conjunto, renuncia a la aplicación del criterio de confundibilidad establecido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo No. 823, que recoge uno de los criterios más importantes para analizar la existencia de confundibilidad de dos signos enfrentados, esto es, la impresión de conjunto con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, además de tampoco haber la sentencia recurrida dejado de aplicar otro trascendental criterio de comparación entre signos, el grado de percepción del consumidor medio de golosinas, establecido en el inciso b) del artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823 y es que tratándose de golosinas, el consumidor medio de los mismos está acostumbrado al cambio constante de forma de la marca, pues el consumidor (niños) se encuentra acostumbrado a que los empaques o las envolturas de las golosinas identificadas con las marcas de su preferencia también regularmente de presentación, sin embargo, conservan las denominaciones, en forma inalterable; b) Inaplicación del inciso a) del artículo 136 de la Decisión N° 486, pues la recurrida al haber inaplicado el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823, determinó que no advirtiera que el registro del signo solicitado podía generar confusión indirecta en el público consumidor de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

3. CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, con fecha veintiocho de mayo de dos mil nueve, se publicó la Ley N° 29364, norma legal que en su artículo 1°, modifica el artículo 386 del Código adjetivo[1], dispositivo que resulta aplicable en el caso de autos, si tenemos en cuenta que el recurso de casación se interpuso el veinte de julio de dos mil diez, según sello de recepción, de fojas ochenta y uno del tomo ll del expediente principal. Dicha, modificatoria establece que el recurso de casación se sustenta en las causales de infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial.

SEGUNDO: En el caso de autos, la decisión en la cual se apoya la Sala Superior para emitir pronunciamiento de fondo es que:

1. Del análisis de autos es evidente que el elemento figurativo de las marcas mixtas son las que prevalecen al tener mayor influencia en la mente del consumidor, por lo que es necesario determinar un examen comparativo de las marcas en conflicto; extrayéndose que en principio, si bien el signo que pretende registrar la demandante contiene la denominación TONY la cual es gráfica y fonéticamente idéntica a la marca TONY de la marca registrada a favor de Amay Comercial Inc., no obstante, la ubicación accesoria y casi irrelevante de tal denominación dentro de la configuración del signo distintivo, su reducida dimensión en relación con el elemento figurativo y el aspecto en conjunto del signo solicitado por la actora permiten determinar que en realidad en dicha marca prevalece el elemento gráfico por lo que es este elemento, en este caso, la figura del tigre sonriente con una bufanda levantando su brazo izquierdo, el que proporciona a tal signo de distintividad, siendo por consiguiente el elemento denominativo de carácter secundario; y que,

2. Del examen comparativo de ambos signos se aprecia que desde el punto de vista gráfico el signo solicitado contiene elementos relevantes, lo que crea un impacto visual de conjunto diferentes, y si bien la denominación “TONY” contenida en ambos signos son idénticos, sin embargo, desde el punto de vista gráfico y fonético, se advierte que en el signo solicitado prevalece el elemento gráfico lo cual le otorga un sentido distinto del que se extrae de la denominación contenida en la marca registrada, a lo que debe agregarse que la demandante es titular de otras marcas registradas en las cuales ha utilizado el logotipo materia de solicitud lo cual también influye en la apreciación del consumidor promedio.

TERCERO: Que, a efecto de resolver la presente causa resulta pertinente citar, el informe prejudicial, de fecha catorce de marzo de dos mil doce, Proceso 177-IP-2011 expedido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien señala: “En consecuencia, el Juez consultante debe analizar en el presente caso, si el signo TONY (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de Irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Al comparar una marca denominativa simple o compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las regias que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o si el gráfico: si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabradas donde se centra su fuerza Aina y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo. Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión N° 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro. NO registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un nesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de Irregistrabilidad. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.” (sic).

CUARTO: En relación a los supuestos de irregistrabilidad de una marca, la norma materia de denuncia casatoria, inciso h) del artículo 136 de la Decisión N° 486, norma supranacional que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, regula sobre la marca notoria, y cuyo tenor es similar al inciso d) del artículo 130 del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial, que señala: no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: inciso h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

QUINTO: Al respecto cabe resaltar que del artículo 136, inciso h), de la Decisión N° 486, se desprende que se prohíbe la inscripción de un signo distintivo en el registro de marcas en el caso que se trate de una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercia! o publicitario. Así, para prohibir el acceso al registro de un signo por afectar el derecho del titular de un signo notoriamente conocido, debe verificarse que su uso: i) Fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios. ii) Signifique un aprovechamiento injusto del prestigio del signo. iii) Implique la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

SEXTO: Que, en consecuencia, queda claro que en el presente caso, se debate una pretensión referida al riesgo de confusión que pudiera existir entre los consumidores acerca del origen empresarial del registro de la marca producto constituida por el diseño de un tigre sonriente y levantando el brazo izquierdo con una bufanda en la que se aprecia la denominación TONY escrita en letras características; todo en la combinación de colores rojo, anaranjado, azul oscuro, negro, blanco y amarillo conforme al modelo solicitado por Kellogg Company, el mismo que fuera solicitado para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza vinagre, salas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo, de la clase 30 de la nomenclatura oficial, que se contrapone a la marca previamente registrada mediante certificado No. 88481 “TONY” para distinguir “chocolatería y caramelos” de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

SÉTIMO: Que, debe tenerse en cuenta que la Marca, no viene a ser otra cosa que el signo utilizado para la identificación de productos o servicios que se ofertan en el mercado y que sirven para su identificación y diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie; constituye un bien inmaterial que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional; desde la inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente; en tal sentido, la marca confiere a su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica, previstos en la legislación vigente, en contrario, si el signo no cumple estos requisitos no podrá ser registrada.

OCTAVO: Doctrinariamente, ha quedado establecido que la confusión a que puede ser inducido el público consumidor en el mercado, puede ser de dos tipos: confusión directa, la que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentra marcados por dos signos iguales o similares de modo tal que el consumidor podría adquirir uno de ellos en la creencia que se trata de otro, y confusión indirecta, la que no está referida a los productos o servicios en sí, sino a su origen empresarial, es decir, que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado, respectivamente, por otro empresario, por lo que esperará una determinada calidad en los mismos, ello basado en la similitud que podría existir en los signos en conflicto, así como la posible identidad entre los canales de comercialización y distribución que pudiesen tener”[2].

NOVENO: Que, la protección del derecho sobre la marca registrada, tiene singular importancia tanto en la legislación nacional como en la supranacional, es por esta razón que el artículo 146 de la Decisión N° 486, en prevención del riesgo de confusión que se pudiera ocasionar en el público consumidor, la coexistencia de marcas de productos idénticos o similares, concordante con el artículo 146° del Decreto Legislativo N° 823, previene que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registre de la marca solicitada.

DÉCIMO: La apreciación de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, en el sentido que la ubicación accesoria y casi irrelevante de la denominación TONY dentro de la configuración del signo distintivo, su reducida dimensión en relación con el elemento figurativo y el aspecto en conjunto del signo solicitado por la actora que permiten determinar que en realidad en dicha marca prevalece el elemento gráfico, lo que proporciona a tal signo de distintividad, no es correcta, ya que la marca TONY, ya se encontraba registrada a favor de Amay Comercial Incorporated, en consecuencia el término TONY utilizado en los productos de la empresa Kellogg del Perú Sociedad Anónima Cerrada, implica riesgo de confusión. Además, mientras esté vigente el registro de la marca “TONY” a favor de la empresa Amay Comercial Incorporated, la incorporación al Perú de productos con una marca idéntica o similar no era posible por ser una marca registrada a favor de Amay Comercial Incorporated.

DÉCIMO PRIMERO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado: “(...) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende - caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro - con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”[3].

DÉCIMO SEGUNDO: Que de lo discernido, se concluye que la Sala en la sentencia de vista ha infringido el artículo 131 incisos a) y b) del Decreto Legislativo N° 823, así como el inciso a) del artículo 136 de la Decisión N° 486, pues pese a que la recurrida menciona y advierte que los signos deben ser apreciados en conjunto, renuncia a la aplicación del criterio de confundibilidad establecido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo N° 823, que recoge la tesis de la impresión de conjunto con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, además tampoco ha tenido en cuenta el grado de percepción del consumidor medio de golosinas; además la sentencia recurrida tampoco ha tenido en consideración lo dispuesto en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión N° 486, ni el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823, que determinó que no advirtiera que el registro del signo solicitado podía generar confusión indirecta en el público consumidor de productos de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

4. RESOLUCIÓN:

Declararon FUNDADO el recurso de casación, interpuesto a fojas ochenta y uno del cuaderno de apelación del tomo ll del expediente principal, por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, en consecuencia: CASARON la sentencia de vista obrante a fojas sesenta y siete del mismo cuaderno de apelación de fecha catorce de mayo de dos mil diez; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas doscientos del tomo I del expediente principal, su fecha dieciocho de diciembre del dos mil ocho que declara INFUNDADA la demanda; en los seguidos por Kellogg Company sobre Acción Contencioso Administrativa; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano”, conforme a Ley; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Yrrivaren Fallaque.

S.S.

ACEVEDO MENA SN

CHUMPITAZ RIVERA

YRIVARREN FALLAQUE

MORALES GONZÁLEZ

CHAVES ZAPATER

Rnp/Ab