Peru

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 0590-2003/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 135482-2001 acumulado al 130762-2001

 

ACCIONANTE / SOLICITANTE: ADIDAS - SALOMON AG

 

EMPLAZADA / OPOSITORA: POLI SHOES S.R.L.

 

Acción de cancelación por falta de uso - Pruebas que no acreditan el uso de una marca en relación a los productos para los que fue registrada

 

Procedencia de la oposición - Legítimo interés para formular oposiciones - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

 

Lima, dieciocho de junio de dos mil tres

 

I. ANTECEDENTES

 

Bajo expediente N° 130762-2001, con fecha 2 de julio del 2001, Adidas - Salomon AG (Alemania) solicitó el registro de la marca de producto TORSION, para distinguir calzado y sus partes y accesorios; suelas para calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 7 de setiembre del 2001, Poli Shoes S.R.L. (Perú) formuló oposición manifestando que:

 

(i)             Es titular de la marca de producto FLEX TORSION y figura, registrada bajo certificado Nº 101859, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)            De una simple comparación entre los signos en conflicto, se aprecia que el signo solicitado se encuentra incluido en la marca registrada, lo cual originaría confusión en el público consumidor.

 

Bajo expediente N° 135482-2001, con fecha 27 de setiembre del 2001, Adidas - Salomon AG solicitó la cancelación por falta de uso del registro correspondiente a la marca FLEX TORSION y figura, inscrita bajo certificado N° 101859, a favor de Poli Shoes S.R.L. Sostuvo que dicha marca no ha sido utilizada por el titular o por persona autorizada para distinguir todos y/o cada uno de los productos para los cuales fue registrada, durante los tres años precedentes a la fecha de inicio del presente procedimiento sobre cancelación de registro.

 

Con fecha 3 de octubre del 2001, Adidas - Salomon AG, absolvió el traslado de la oposición manifestando haber solicitado, bajo expediente Nº 135482-2001, la cancelación de la marca base de la oposición formulada por Poli Shoes S.R.L. Asimismo, manifestó haber solicitado y/o registrado la marca TORSION en diferentes países, razón por la cual se le debería conceder el registro que ha solicitado. Finalmente solicitó la acumulación del expediente correspondiente a la cancelación del registro de la marca FLEX TORSION y figura (expediente N° 135482-2001) al expediente sobre solicitud de registro de la marca TORSION (expediente N° 130762-2001).

 

Con fecha 24 de octubre del 2001, Adidas - Salomon AG presentó copia de la Resolución Nº 1025-2001 de fecha 15 de marzo del 2001, mediante la cual el Jefe de la Oficina de Propiedad Industrial de Bolivia, otorgó el registro de la marca TORSION, a favor de Adidas - Salomon AG, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

Mediante proveído de fecha 25 de octubre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por contestada la oposición formulada y, accediendo a lo solicitado por Adidas - Salomon AG, acumuló el expediente Nº 135482-2001 al expediente Nº 130762-2001.

 

Con fecha 15 de noviembre del 2001, Poli Shoes S.R.L. absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que, contrariamente a lo señalado por la accionante, viene utilizando la marca FLEX TORSION y figura “(…) en la fabricación, comercialización y distribución de plantas de calzado”. Asimismo presentó en calidad de prueba lo siguiente:

 

-      Cuatro (4) muestras físicas de plantas de calzado en las que se aprecia la marca FLEX TORSIÓN y figura y en cuya parte interna se consigna el código Z-211.

-      Copia legalizada de sesenta y seis (66) facturas comerciales emitidas por Poli Shoes S.R.L. desde 1994 hasta el año 2001, por la venta de plantas de calzado (Código Z-211).

 

Con fecha 4 de diciembre del 2001, Adidas - Salomon AG, manifestó que los medios probatorios presentados por la emplazada no demuestran el uso de la marca FLEX TORSION y figura, debido a que:

 

(i)             Las facturas correspondientes a los años 1994-1998 presentadas por la emplazada no acreditan el uso de la marca FLEX TORSION y figura dentro del plazo establecido por ley, esto es, dentro de los tres años precedentes a la fecha en la que solicitó la cancelación del registro correspondiente a la marca FLEX TORSION y figura (27 de setiembre del 2001).

(ii)            Las demás facturas presentadas por la emplazada, correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001 no acreditan la venta de ningún producto distinguido con la marca FLEX TORSION.

(iii)           Las muestras físicas de plantas de calzado sólo acreditan que la emplazada fabrica un producto al que se le aplica la marca FLEX TORSION y figura, pero no demuestra que el mismo haya sido comercializado dentro del plazo de tres años establecidos por la ley.

 

Con fecha 14 de marzo del 2002, Poli Shoes S.R.L. precisó que las muestras físicas de plantas de calzado que ha ofrecido en calidad de prueba consignan en su piso exterior la marca FLEX TORSION y figura y en la parte interior su código Z-211. Asimismo, señaló que las facturas que ha ofrecido en calidad de prueba sólo constituyen una muestra representativa de todas aquellas emitidas durante los últimos años, en las cuales aparece el código Z-211 correspondiente a sus productos FLEX TORSION y figura.

 

Con fecha 27 de marzo del 2002, Adidas - Salomon AG señaló que la emplazada sólo ha presentado facturas emitidas por la venta de productos identificados sólo por un código. Además no ha ofrecido ningún documento que acredite que dicho código corresponde a algún producto distinguido con la marca FLEX TORSION y figura.

 

Con fecha 6 de mayo del 2002, Poli Shoes S.R.L. presentó un acta, mediante la cual un notario público hace constar que, con fecha 17 de abril del 2002, pudo verificar en el local de la emplazada la existencia de un molde de dos tapas para planta de zapatilla con las siguientes inscripciones: FLEX TORSION y figura, Z-211, N° 36.

 

Con fecha 13 de mayo del 2002, Adidas - Salomon AG señaló que el acta notarial presentado por la emplazada sólo demuestra que el día 17 de abril del 2002 (esto es, con posterioridad al inicio del procedimiento de cancelación), existía en el local de Poli Shoes S.R.L. un molde de dos tapas para plantas de zapatilla con la inscripción FLEX TORSION y figura.

 

Con fecha 21 de octubre del 2002, Poli Shoes S.R.L. presentó copia de la solicitud de renovación del registro correspondiente a la marca FLEX TORSION y figura, así como copia de la Resolución N° 7171-2002/OSD-INDECOPI del 28 de junio del 2002, mediante la cual la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Adidas - Salomon AG y le otorgó el registro de la marca constituida por la representación tridimensional de una planta de calzado en la que aparecen las denominaciones POLI SHOES y FLEX TORSION.

 

Con fecha 31 de octubre del 2002, Adidas - Salomon AG, manifestó que los medios probatorios presentados por la emplazada con fecha 21 de octubre del 2002 no son idóneos para acreditar el uso de la marca FLEX TORSION y figura.

 

Mediante Resolución N° 1412-2002/OSD-INDECOPI de fecha 7 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación y, en consecuencia, canceló el registro de la marca FLEX TORSION y figura inscrita bajo certificado N° 101859. Asimismo, declaró improcedente la oposición formulada pero denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

(i) Respecto a la acción de cancelación:

 

-       De la revisión de los medios probatorios presentados por la emplazada, se advierte que algunas de las facturas fueron emitidas entre el 29 de setiembre de 1994 y el 15 de diciembre de 1997, esto es, con anterioridad al periodo relevante de tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, por lo que dichos documentos no resultan idóneos para acreditar el uso de la marca FLEX TORSION y figura.

-       Del análisis del resto de facturas, se advirtió que éstas han sido emitidas por la comercialización de plantas de calzado, las mismas que constituyen productos distintos a los calzados que distingue la marca registrada FLEX TORSION y figura, respecto de los cuales debe acreditarse el uso de la referida marca a efectos de impedir su cancelación. En tal sentido, si bien dichas facturas han sido emitidas por la comercialización de plantas de calzado con el código N° Z-211, el mismo que coincide con aquel que figura en las muestras físicas identificadas con la marca FLEX TORSION y figura, ello resulta irrelevante en el presente caso, toda vez que la marca cuya cancelación se pretende, distingue productos distintos a aquellos que dieron origen a la emisión de los referidos comprobantes de pago.

-       Precisó que aun cuando las suelas o plantas de calzado constituyen un insumo necesario en la fabricación de zapatos, dichos productos no se encuentran comprendidos dentro del género de “calzado” que distingue la marca en cuestión, el cual abarca “todo género de calzado, borceguí, abarca, alpargata, almadreña, etc., que sirve para cubrir y resguardar el pie y la pierna, incluidas medias y ligas”.

 

(ii) Respecto a la solicitud de registro de la marca TORSION:

 

-       Poli Shoes S.R.L. sustenta su oposición en la marca de producto FLEX TORSION y figura, registrada bajo certificado N° 101859, para distinguir calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible. Sin embargo, habiéndose cancelado el registro de dicha marca, la oposición antes referida deviene en improcedente al carecer de derecho que la sustente.

-       Del Informe de antecedentes, se ha podido verificar que la marca POLI SHOES FLEX TORSION y planta de calzado, se encuentra registrada a favor de Poli Shoes S.R.L., para distinguir calzados y vestidos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

-       Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado TORSION y la marca registrada POLI SHOES FLEX TORSION y planta de calzado, se advierte que ambos incluyen en su conformación la denominación TORSION, que no forma parte de otras marcas registradas en la misma clase a favor de otros titulares y que no sólo constituye el signo solicitado en su integridad, sino que además no ha perdido su individualidad en la conformación de la marca registrada.

-       Si bien la marca registrada incluye elementos denominativos adicionales, como la partícula FLEX, que forma parte de diversas marcas registradas de la misma clase, y la denominación POLI SHOES, éstas no resultan suficientes para eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los signos, ya que la presencia en ambos de la partícula TORSION podría originar que el público consumidor perciba al signo solicitado tan sólo como una variación de la marca registrada para distinguir una nueva línea de productos, generándose así la posibilidad de que se asocien a ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial.

-       En virtud de lo expuesto, no es posible la coexistencia de los signos en cuestión en el mercado.

 

Con fecha 5 de marzo del 2003, Poli Shoes S.R.L. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 1412-2002/OSD-INDECOPI en el extremo que canceló el registro correspondiente a su marca FLEX TORSION y figura. Además de reiterar sus argumentos, señaló que:

 

(i)             En el ámbito industrial y comercial es usual el empleo de códigos para la identificación de marcas y productos.

(ii)            Se debe tener en cuenta que la fabricación de plantas, que constituye su actividad principal, se encuentra comprendida en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 6 de marzo del 2003, Adidas - Salomon AG interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 1412-2002/OSD-INDECOPI en el extremo que denegó de oficio su solicitud de registro. Además de reiterar sus argumentos, señaló que:

 

(i)             Ha solicitado y/o registrado en diversos países del mundo la denominación TORSION, lo cual evidencia el mejor derecho que tiene a nivel internacional sobre dicho término.

(ii)            Al haber obtenido la cancelación del registro correspondiente a la marca FLEX TORSIÓN y figura, ostenta un derecho preferente para el registro de dicho signo, así como de la denominación TORSION.

(iii)           Es suficiente una simple comparación entre las marcas en cuestión para establecer que no son confundibles, por cuanto mientras el signo solicitado es denominativo y está constituido únicamente por el término TORSION, la marca registrada está compuesta por la representación tridimensional de una suela de calzado, dos figuras en forma de gotas que presentan a su vez líneas en alto relieve y por la frase POLI SHOES y FLEX TORSION.

 

Con fecha 26 de marzo del 2003, Adidas - Salomon AG absolvió el traslado de la apelación manifestando que el producto plantilla o suela es distinto al producto calzado. Constituye prueba de lo anterior, la Nomenclatura Oficial, en la cual se consignan dichos productos en forma independiente. Posteriormente presentó copia de la resolución mediante la que inscribió la renovación del registro correspondiente a la marca FLEX TORSION y figura hasta el 5 de marzo del 2013.

 

Con fecha 10 de abril del 2003, Poli Shoes S.R.L. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a)    Si Poli Shoes S.R.L. tenía legítimo interés para formular oposición contra el registro de la marca TORSION, solicitado por Adidas - Salomon AG.

b)    Si Poli Shoes S.R.L. ha acreditado el uso de la marca FLEX TORSIÓN y figura, para distinguir calzados de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

c)     Según sea el caso:

 

-      Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas FLEX TORSION y figura y POLI SHOES FLEX TORSION y representación tridimensional de una planta de calzado.

-      Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada POLI SHOES FLEX TORSION y representación tridimensional de una planta de calzado.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

a)    Se ha verificado que Poli Shoes S.R.L. (Perú) es titular de las siguientes marcas:

 

       

-        Marca de producto constituida por la denominación FLEX TORSION, dentro de una figura característica, según modelo, que distingue calzados de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 5 de marzo de 1993, bajo certificado N° 101859, vigente hasta el 5 de marzo del 2003.

 

-        Marca de producto constituida por la representación tridimensional de una planta de calzado, en cuya suela se aprecian dos figuras en forma de gotas, estas a su vez presentan líneas en bajo relieve, en la parte central de la suela se aprecian las denominaciones POLI SHOES y FLEX TORSION, en el perfil de la planta se aprecian tres franjas curvas, conforme al modelo, que distingue productos de calzados y vestidos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 83238, vigente hasta el 28 de agosto del 2012.

b)    En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de diferentes titulares, las siguientes marcas que incluyen la partícula FLEX en su conformación: FLEX GRIPPER, AEROFLEX, SUNFLEX, BUSSEMFLEX y logotipo.

 

2. Del interés requerido para formular oposición a una solicitud de registro

 

2.1 Marco legal y conceptual

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486, concordado en lo pertinente con el artículo 146 del Decreto Legislativo 823, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca.

 

Sobre el particular, Pachón/Sánchez Avila señalan que el concepto de legítimo interés no se puede confundir con el interés en defensa de la legalidad por el que cualquier persona dispondría de una acción popular o pública. El interés legítimo no puede confundirse con la existencia de un derecho subjetivo, pues puede ser que quien tenga un interés legítimo carezca de un derecho subjetivo. Así, el dueño de un predio riberano tiene un interés legítimo a que no se contamine el río, pero no tiene un derecho subjetivo a que no se contamine ese río. Por el contrario, quien tiene un derecho subjetivo tiene también un interés legítimo. Así, el dueño de un criadero de peces ubicado en una ciénaga tiene un derecho subjetivo a que no se contamine la ciénaga y un interés legítimo a que ello no suceda[1].

 

2.2 Del legítimo interés de Poli Shoes S.R.L. para formular oposición contra el registro de la marca TORSION

 

En el presente caso, se advierte que al momento de formular oposición (7 de setiembre del 2001) Poli Shoes S.R.L. era titular de la marca FLEX TORSION y figura, registrada bajo certificado Nº 101859, para distinguir calzados de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, la Sala considera que Poli Shoes S.R.L. -en su condición de titular de la marca en la que se sustentaba su oposición- tenía legítimo interés para formular la misma, contando con el elemento sustancial para intervenir en el proceso, esto es, la legitimación de la causa.

 

2.3 De la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo

 

Dentro de la tramitación de un proceso puede ocurrir que un determinado asunto no puede ser sometido ya a consideración de la Autoridad por una situación sobreviniente, como es el caso de quien actuaba en virtud del derecho sobre una marca que posteriormente es cancelada o declarada nula o del derecho de prelación que confiere el hecho de haber presentado una solicitud de registro con anterioridad y dicho registro le es denegado. En esta situación ya no cabe un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a consideración de la Autoridad, por haberse producido una sustracción de la materia.

 

Sobre el particular, el artículo 321 numeral 1 del Código Procesal Civil señala que: Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando….1. Se sustrae la pretensión el ámbito jurisdiccional.

 

Según Jorge W. Peyrano: ….puede suceder (y de hecho acontece con habitualidad) que un “caso justiciable” se torne en “no justiciable” interin se está tramitando y que ello obedezca a circunstancias extrañas al sentir de los participantes en el proceso. Si ello ocurre se estará ante un supuesto de “sustracción de  materia…(que)….no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida…”[2]

 

2.4 De lo actuado en el presente procedimiento

 

En el presente caso, se advierte que mediante Resolución Nº 1412-2002/OSD-INDECOPI de fecha 7 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por Poli Shoes S.R.L., por considerar que éste había perdido el legítimo interés con el que contaba a la fecha de formular dicho recurso.

 

En virtud de lo expuesto en el punto 2.2, esta Sala considera que la oposición al registro de la denominación TORSION, por parte de Poli Shoes S.R.L., en base a su marca registrada FLEX TORSION y figura, no puede ser declarada improcedente, puesto que fue formulada en base a un derecho vigente.

 

Por lo anterior, la Oficina de Signos Distintivos debió indicar que carecía de objeto pronunciarse sobre la oposición formulada por Poli Shoes S.R.L., en base a su marca registrada FLEX TORSION y figura, y no declararla improcedente.

 

Considerando el estado actual del proceso y en aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia que rigen el procedimiento administrativo, se deberá entender que al declarar improcedente la oposición formulada por Poli Shoes S.R.L., la Oficina de Signos Distintivos consideró que carecía de objeto pronunciarse respecto a dicha oposición formulada en base a la marca FLEX TORSION y figura.

 

3. Cancelaciones por falta de uso

 

3.1 Marco conceptual

 

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que a solicitud de persona interesada la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

 

Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

 

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional[3]. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.

 

3.2 Condiciones del uso de la marca

 

El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:

 

(i)             Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado.

(ii)            Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

 

Asimismo, establece que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

 

A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia[4] - que también resulta aplicable a la Decisión 486 - ha interpretado lo siguiente:

 

En cuanto a la forma, señaló que el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

 

En cuanto al elemento cuantitativo, indicó que la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano cuyo uso se pretende probar.

 

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiere usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.

 

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486 es al titular del registro a quien corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

 

3.3 Forma del uso de la marca

 

Dado que el uso de la marca debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso debe tenerse en consideración las características de cada marca y el tipo de marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

 

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)[5] en la cantidad que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto que se trate, puedan revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

 

Así, será distinto el criterio a fin de evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos) que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, joyas, etc.).

 

Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

 

Al respecto, cabe precisar que si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)[6], dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

 

Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

 

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado) así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

 

Por otro lado, el uso de la marca de servicio en la publicidad tiene más importancia que en la marca de producto. Lo más importante es ver si la publicidad basta para indicar que la marca se usa para identificar un origen empresarial determinado.

 

Finalmente, además de los criterios antes señalados, no debe olvidarse que todo documento o prueba que se presente u ofrezca deberá cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

 

3.4 Uso de la marca de producto FLEX TORSION y figura

 

En el presente caso, Poli Shoes S.R.L. ha presentado los siguientes medios de prueba a fin de acreditar el uso de su marca de producto FLEX TORSION y figura:

 

-      Cuatro (4) muestras físicas de plantas de calzado en las que se aprecia la marca FLEX TORSIÓN y figura y en cuya parte interna se consigna el código Z-211.

-      Copia legalizada de sesenta y seis (66) facturas comerciales emitidas por Poli Shoes S.R.L. desde 1994 hasta el año 2001, por la venta de las plantas de calzado (Código Z-211).

-      Acta notarial mediante la cual se hace constar que, con fecha 17 de abril del 2002, se verificó en el local de la emplazada la existencia de un molde de dos tapas para planta de zapatilla con las siguientes inscripciones: FLEX TORSION y figura, Z-211, N° 36.

 

De la revisión de las facturas comerciales antes mencionadas, se advierte que aquellas que obran de fojas 74 a 109 han sido emitidas entre el 29 de setiembre de 1994 y el 24 de setiembre de 1998, esto es, con anterioridad al periodo de tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la presente acción de cancelación (27 de setiembre del 2001). Por tal motivo y en virtud de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, dichas facturas no constituyen medios de prueba que acrediten el uso de la marca FLEX TORSION y figura, dentro del periodo exigido por la ley.

 

Realizado el análisis en conjunto de las demás pruebas presentadas por la firma titular de la marca registrada FLEX TORSION y figura, se concluye que tanto las facturas emitidas por la venta de plantas de calzado Z-211, dentro del periodo relevante antes mencionado (fojas 110 a 139), así como las muestras físicas de plantas de calzado Z-211 y el acta notarial mediante el cual se dejó constancia que la emplazada cuenta con un molde para la fabricación de la planta de calzado Z-211, acreditan el uso de la marca FLEX TORSION y figura para distinguir plantas o suelas de calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, esto es, acreditan el uso de dicha marca para distinguir productos diferentes para los que fue registrado (calzados exclusivamente).

 

Al respecto, cabe indicar que conforme se desprende de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, si bien tanto el calzado como las suelas se encuentran comprendidos en la clase 25 de dicha clasificación, éstos aparecen consignados en forma independiente[7]. Además, se ha tenido en consideración que, no obstante ser un insumo necesario para la fabricación de calzados, las suelas no se encuentran comprendidas dentro del género de “calzado”, el cual comprende “todo género de zapato, borceguí, abarca, alpargata, almadreña, etc., que sirve para cubrir y resguardar el pie”[8].

 

Finalmente conviene precisar que mientras el calzado constituye un producto final que generalmente puede ser adquirido en bazares y/o zapaterías; las suelas son insumos para la industria de calzado[9] que son adquiridos por fabricantes y/o renovadoras, quienes la usarán inclusive para la fabricación o reparación de calzados identificados con una marca diferente a la que distingue dichos insumos.

 

En ese sentido, se debe diferenciar las marcas usadas para distinguir calzados de aquellas que distinguen los insumos empleados para la fabricación de dichos productos, puesto que mientras las primeras servirán para que el público consumidor pueda identificar el calzado de su preferencia, las segundas permitirán que quien fabrica o repara calzados pueda identificar el insumo que considere el indicado para realizar su actividad.

 

Por lo anterior, las pruebas presentadas no acreditan la comercialización efectiva en el mercado de calzados de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, distinguidos con la marca FLEX TORSION y figura. Asimismo, no se ha verificado la existencia de alguno de los motivos que la ley establece para justificar la falta de uso de una marca.

 

En virtud de lo expuesto y al amparo de lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486, corresponde cancelar por falta de uso el certificado N° 101859, correspondiente al registro de la marca de producto FLEX TORSION y figura en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

Teniendo en cuenta el recurso de apelación interpuesto por Adidas - Salomon AG contra la resolución emitida en Primera Instancia en el extremo que le denegó de oficio el registro de la denominación TORSION en base a la marca registrada POLI SHOES FLEX TORSION y planta de calzado, esta Sala procederá a determinar si existe riesgo de confusión entre dichos signos.

 

4. Determinación del riesgo de confusión

 

A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error[10]- el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[11].

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344[12] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso Nº 50-IP-2000[13] en la cual se afirma que “la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

 

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

 

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

 

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

 

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)[14].

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión.  Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

 

De otro lado, en el proceso N° 2-IP-2000[15], el Tribunal Andino estableció que: “la labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

 

4.1 Similitud o conexión competitiva

 

En el presente caso, se advierte que algunos de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial distinguidos por los signos en cuestión son idénticos (calzados).

 

4.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos marcas son semejantes, es conveniente partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambas marcas simultáneamente. Más bien la marca que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde de la marca anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos marcas distintivas debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los procesos N°s 55-IP-2000[16] y 76-IP-2000[17].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el presente caso, se debe tener en cuenta que los calzados distinguidos por los signos en cuestión son examinados detenidamente antes de ser adquiridos. Cabe precisar que, para la identificación de dichos productos, el público consumidor se orienta a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos. En estos casos, es relevante el aspecto gráfico de los signos.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

En el caso de los signos mixtos, tales como la marca registrada que está constituida por un elemento denominativo y una forma tridimensional, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:

a)    que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b)    que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

 

Conforme lo señala Fernández - Novoa[18], “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

 

En el presente caso, conforme se puede apreciar a continuación, tanto la forma de calzado, como los elementos denominativos de la marca registrada son relevantes para identificar la dimensión característica del mismo:

Previamente a realizar el examen comparativo, es pertinente señalar que no por el hecho que una marca contenga un término de otra, implica que ambas sean confundibles entre sí. Esta circunstancia resulta irrelevante para el examen, ya que lo que importa es determinar si considerando los signos en su integridad éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables o no le otorgan la distintividad requerida.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado TORSION y la marca registrada POLI SHOES FLEX TORSION y planta de calzado, se advierte que ambos signos están constituidos por la denominación TORSION, la misma que además de ser el único elemento del signo solicitado, no ha perdido su individualidad al interior de la marca registrada.

 

Asimismo, cabe indicar que si bien la marca registrada está constituida adicionalmente por la partícula FLEX, que forma parte de diversas marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y POLI SHOES, razón social de la firma titular de dicha marca, éstas son insuficientes a efectos de diferenciar los signos en cuestión.

 

4.3 Riesgo de confusión

 

Cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que algunos de los productos distinguidos con los signos en cuestión son idénticos, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias existentes entre dichos signos, el hecho que incluyan la denominación TORSION[19] podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de las marcas registradas, o una nueva línea de los productos distinguidos con ella, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas que comercializan los productos distinguidos con dichas marcas.

 

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución N° 1412-2002/OSD-INDECOPI de fecha 7 de febrero del 2003 y, en consecuencia:

 

Primero.- CANCELAR por falta de uso el registro de la marca FLEX TORSION, registrada a favor de Poli Shoes S.R.L. (Perú), bajo certificado N° 101859, para distinguir calzados de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

Segundo.- DENEGAR el registro de la marca de producto TORSION, solicitado por Adidas - Salomon AG (Alemania), para distinguir calzado y sus partes y accesorios; suelas para calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

 

 

 

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

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