Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República
SENTENCIA
CASACIÓN N° 813-2008
LIMA
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:--------------------------
VISTA; la causa número ochocientos trece – dos mil ocho; con el acompañado; con el Informe de la Comunidad Andina; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Vocales Supremos Mendoza Ramírez, Acevedo Mena, Ferreira Vildózola, Vinatea Medina y Salas Villalobos; producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
1.- MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación obrante a fojas seiscientos diecisiete interpuesto por la Empresa demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta, representada por su Apoderado don Antonio Horacio Román Calzada contra la resolución de vista de fojas seiscientos, su fecha nueve de noviembre del dos mil siete, que confirmando la resolución apelada de fecha siete de agosto del dos mil seis, obrante a fojas cuatrocientos veintidós declara Infundada la demanda contencioso administrativa promovida contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otra.
2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:
Mediante resolución de fecha doce de mayo del dos mil ocho, que corre a fojas sesenta y ocho del cuaderno de casación, ésta Sala Suprema ha declarado procedente el recurso de su propósito por la causal prevista en el inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil, sobre interpretación errónea de una norma de derecho material, respecto de la cual se sostiene que la Sala de origen interpreta erróneamente el artículo 136 inciso h) de la Decisión N° 486 al establecer que dicha norma sólo puede ser invocada en el caso de marcas de fantasía, negando la especial protección marcaria que merece la marca Cristal, cuando lo cierto es que la protección ampliada debe alcanzar a todas las marcas que han adquirido la condición de notorias, estableciendo su protección con independencia del principio de especialidad; así la norma denunciada debe interpretarse en el sentido de otorgar automáticamente a la marca notoria la protección reforzada por ostentar dicha condición, debiendo denegarse el registro de un signo idéntico o semejante a otro notoriamente conocido, independientemente de que se trate de una marca de fantasía o no y cualquiera sea el producto o servicio al que se aplique dicho signo, pues el hecho de que la palabra “Cristal” tenga un significado en idioma castellano no restringe su derecho a impedir que terceros la utilicen como marca.
3.- CONSIDERANDO:
PRIMERO: Una cuestión fundamental a tener en consideración al analizar los presentes actuados es que desde el primero de diciembre del dos mil ha variado la legislación comunitaria que regula los aspectos de propiedad industrial en la subregión. En efecto, a la fecha de presentación de la solicitud de registro, el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial, es regulado por la Decisión 486, el mismo que entró en vigencia en la fecha indicada por disposición expresa del artículo 274 de la acotada Decisión.
SEGUNDO: Que en efecto, la solicitud de registro de la marca de producto “Cristal Dent” fue solicitada por Drogeria Los Andes Sociedad Anónima el 21 de enero de dos mil dos, encontrándose vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo artículo 136° modificó los alcances del artículo 130° de la Ley de Propiedad Industrial - Decreto Legislativo N° 823, publicado el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis.
TERCERO: El inciso h) del artículo 136° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
CUARTO: Que, un primer análisis de la norma acotada permite extraer la existencia de una limitación del registro como marcas de aquellos signos cuyo uso afecte indebidamente a un tercero; afección que se produce cuando el signo cuyo registro se solicita constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cualquiera sean los productos o servicios que represente el signo, siempre y cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios. Por consiguiente, no será suficiente que la marca sea notoriamente conocida, sino que además resulta necesario que el uso del signo fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, puede aprovechar el prestigio de este o diluir su fuerza distintiva.
QUINTO: En el caso de autos, se ha reconocido que la marca “CRISTAL” perteneciente a la demandante es una marca notoriamente conocida, por lo que en el proceso se buscó establecer si el signo solicitado a registro “CRISTALDENT” es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada “CRISTAL” o con sus productos o servicios que ella brinda.
SEXTO: Que en efecto, conforme a la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 recaída en el Proceso 086-IP-2008, la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decision del funcionario administrativo o en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza; por consiguiente corresponde establecer el riesgo de confusión y la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.
SÉTIMO: Que, la doctrina marcaria ha establecido uniformemente que existe confusión entre dos marcas cuando, comparando una con la otra, dejan la misma impresión o recuerdo. En ese contexto, para que se configure la confundibilidad, deben concurrir tres requisitos, a saber: que exista semejanza entre los signos enfrentados; que la identidad o semejanza sea de grado tal que lleve a engaño al público consumidor; y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o semejantes.
OCTAVO: Debe precisarse, no obstante, que la confusión en el derecho de marcas puede ser de dos tipos: confusión directa, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor podría adquirir uno de ellos en la creencia de que se trata del otro; y confusión indirecta, la cual está referida no a los productos en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto, pensando que es producido por otro empresario, por lo que esperará una determinada calidad en los mismos. En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir confusión, con un signo solicitado o registrado con anterioridad, va a depender tanto de las semejanzas existentes entre ellas, como de la naturaleza de los productos o servicios a los que estén destinados a identificar.
NOVENO: Que, analizando ambos factores, se advierte que la “vinculación de productos y/o servicios”, no constituye una excepción al Principio de Especialidad, sino que es consecuencia de la aplicación misma del referido principio; siendo el fenómeno de la notoriedad, en nuestro sistema, la única excepción al Principio de Especialidad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823, a efectos de establecer si dos signos son susceptibles de inducir a error o confusión al consumidor, se deberá tener en cuenta, entre otros criterios, la naturaleza de los productos y su forma de comercialización. Esta norma a su vez debe ser concordada con lo dispuesto por el artículo 151 de la Decisión 486, que establece que las clases de la Clasificación Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. De ello se sigue que para evaluar si existe, o no, vinculación entre productos o servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trate, sus canales de comercialización o distribución, si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.
DÉCIMO: Que, en el presente caso, del análisis de los productos consignados en la solicitud, y los productos de la Clase 32 que distinguen las marcas registradas a favor de la demandante, se verifica que no solo se trata de productos de distinta naturaleza, sino que además, entre ellos no existe vinculación económica susceptible de contribuir a que se genere riesgo de confusión en el mercado. En efecto, los productos que distingue la marca CristalDent, son artículos farmacéuticos, mientras que los productos relacionados con la marca registrada que distingue cervezas, se encuentran vinculadas al rubro de los negocios de bebidas, es decir, se trata de productos dirigidos a un distinto sector del público, que cumplen funciones distintas, y que son brindados u ofrecidos por empresas pertenecientes a distintos rubros.
UNDÉCIMO: De lo expuesto se concluye que, respecto a la marca registrada, no se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado; sin embargo, a efecto de emitir un pronunciamiento conforme a derecho, corresponde determinar si los signos en conflicto son, o no, similares. A tal efecto cabe señalar los criterios establecidos por el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, cuales son: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias. b) El grado de percepción del consumidor medio. c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
DUODÉCIMO: De conformidad con los criterios establecidos, corresponde realizar el examen comparativo entre el signo solicitado, CRISTALDENT, y la marca registradas a favor de la demandante (CRISTAL y logotipo). De este examen, se concluye que la semejanza existente entre los signos en cuestión, no es de grado tal que su coexistencia pudiera ser susceptible de inducir a confusión al público consumidor. En efecto, desde el punto de vista fonético se advierte que si bien el signo solicitado contiene el termino CRISTAL adicionalmente presenta la partícula DENT, lo que evidencia una entonación y pronunciación en conjunto distinta en relación a la marca registrada. Por su parte, desde el punto de vista grafico, se trata de signos que poseen distinta extensión al diferir en el numero de letras, así como por la grafias de las letras que conforman la partícula DENT de lo que se concluye que la escritura e impresión visual en conjunto de los signos resulte diferente.
DÉCIMO TERCERO: En consecuencia, se tratan de productos cuyos signos analizados en su conjunto permiten verificar su diferenciación por parte del público consumidor, lo que determina a su vez que la impresión visual de conjunto, que suscitan, sea la de constituir signos provenientes de diferente origen empresarial, no propiciando en el caso de la marca solicitada aprovechamiento de prestigio de tercero; menos aún implicaría dilución de su fuerza distintiva o debilitamiento de su capacidad de afección, pues ambos signos distinguen productos diferentes Por tanto, se concluye que en la sentencia de vista se ha producido una interpretación correcta del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que debe declararse infundado el recurso de casación.
4.- RESOLUCION:
Por estas consideraciones; y de conformidad con el dictamen fiscal; Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas seiscientos diecisiete por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta, contra la sentencia de vista de fojas seiscientos, su fecha nueve de noviembre de dos mil siete; CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; en los seguidos contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y otra sobre acción contencioso administrativo; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.-
S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
ACEVEDO MENA
VINATEA MEDINA
SALAS VILLALOBOS
Erh/Ucc.
EL VOTO DEL SEÑOR FERREIRA VILDÓZOLA; ES COMO SIGUE:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 384 del Código Adjetivo -que resulta aplicable supletoriamente en el proceso contencioso administrativo en virtud del artículo 33 y la Primera Disposición Final de la Ley N° 27584-, el recurso extraordinario de casación tiene por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; por tanto, éste Tribunal Supremo, sin más trámite, debe cumplir con su deber pronunciándose respecto de los fundamentos del recurso, por la causal declarada procedente.
SEGUNDO: Que, con relación a los fundamentos del recurso, debe tenerse en cuenta, que el presente proceso judicial ha sido promovido por la Empresa actora con la finalidad de que se declare la nulidad de las Resoluciones administrativas N° 1299-2003/TPI-INDECOPI y N° 010400-2003/OSD-INDECOPI, siendo que esta última, en primera instancia administrativa declaró Infundada la oposición formulada contra el registro de marca de producto “Cristaldent” para distinguir productos farmacéuticos en general de la clase cinco de la nomenclatura oficial; y, se ordene al Indecopi que declare fundada la observación por ella presentada, y en consecuencia se deniegue el registro de la marca de producto solicitada por Droguería Los Andes Sociedad Anónima de Perú.
TERCERO: Que, admitida la demanda y tramitada la litis con arreglo a ley, con fecha siete de agosto del dos mil seis, la Sala Superior ha declarado Infundada la demanda promovida por la Empresa demandante, básicamente debido a que: no se ha cuestionado la calidad notoriamente conocida de la marca Cristal; las marcas en cuestión no pertenecen a una misma clase de nomenclatura oficial; los productos que distinguen no son los mismos; si bien el signo solicitado contiene el término cristal que es idéntico a la marca opositora, adicionalmente presenta la partícula “dent” lo que determina que la pronunciación de conjunto sea distinta, sin que exista riesgo de confusión o de asociación entre el signo que se pretende registrar con la marca registrada “Cristal”; el término cristal no es un término de fantasía, sino que forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la nomenclatura oficial, ya que tiene varios significados en español; y finalmente que, en el presente caso la marca solicitada no ocasiona riesgo de dilución de la marca notoriamente conocida “Cristal” de propiedad de la Empresa actora.
CUARTO: Que, apelada dicha decisión, con fecha nueve de noviembre del dos mil siete, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República ha confirmado la resolución apelada con argumentos similares; siendo así, tenemos que, del contenido de la demanda, la fijación de puntos controvertidos y lo establecido en las instancias de mérito, queda claro, que en el presente caso se debate una pretensión referida al riesgo de confusión que pudiera existir entre los consumidores acerca del origen empresarial de los productos que identifican el signo solicitado por Droguería Los Andes Sociedad Anónima de Perú “Cristaldent” y la marca registrada “Cristal” cuyo titular es la Empresa demandante, cuya dilucidación incidirá definitivamente en la autorización o denegación del registro de marca solicitado.
QUINTO: Que, en principio, conviene precisar que la solicitud de registro de la marca de producto “Cristaldent” fue presentada por Drogería Los Andes Sociedad Anónima de Perú ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, con fecha veintiuno de enero del dos mil dos, estando vigente la Decisión N° 486 que sustituyó a la Decisión N° 344; por lo que, además tratándose, de una pretensión de invalidez de la resolución administrativa que otorga el registro de una marca de producto, que fue expedida con fecha tres de setiembre del dos mil tres, es aplicable, por temporalidad, al asunto materia de nuestro análisis la Decisión N° 486 bajo referencia, y el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial.
SEXTO: Que, definida la aplicación temporal de las normas, debe tenerse en cuenta que la Marca, no viene a ser otra cosa que el signo utilizado para la identificación de productos o servicios que se ofertan en el mercado y que sirven para su identificación y diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie; constituye un bien inmaterial que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional; desde la inscripción o depósito en la Entidad administrativa correspondiente; en tal sentido, la marca confiere a su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica; previstos en la legislación vigente; en contrario, si el signo no cumple estos requisitos no podrá ser registrado.
SÉTIMO: Que, siendo la marca un bien jurídico de carácter inmaterial, para su protección se requiere que sea susceptible de representación gráfica; por su parte, el elemento de perceptibilidad implica que el signo, que sirve para identificar un producto o servicio, deberá ser susceptible de ser captado por el hombre a través de los sentidos; en tanto, que la distintividad implica que el signo solicitado sea lo suficientemente capaz de identificar e individualizar el producto o servicio, distinguiéndolo de otros de la misma especie o clase.
OCTAVO: Que, con relación al requisito de la distintividad, el artículo 136 literal h) de la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concordante con el artículo 130 literal a) del Decreto Legislativo N° 823, previniendo el derecho de terceros y el riesgo de confusión que pudiera ocasionar el registro de marcas similares, ha establecido que no pueden registrarse como tales los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuere susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con éste tercero o con sus productos; o cuando constituya un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado; o la dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario.
NOVENO: Que, la protección del derecho sobre la marca registrada, tiene singular importancia tanto en la legislación nacional como en la supranacional, es por ésta razón que el artículo 146 de la Decisión N° 486, en prevención del riesgo de confusión que se pudiera ocasionar en el público consumidor, la coexistencia de marcas de producto idénticas o similares, concordante con el artículo 146 del Decreto Legislativo N° 823, previene que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada; igual disposición contiene el artículo 146 del Decreto Legislativo N° 823
DÉCIMO: Que, la protección jurídica de la marca, es tan importante en la legislación que el artículo 172 de la Decisión N° 486 concordante con el artículo 181 del Decreto Legislativo N° 823, Ley General de Propiedad Industrial prevé, que la oficina administrativa competente puede declarar de oficio o a petición de parte la Nulidad del registro de marca, esto último, cuando el depósito se haya concedido contraviniendo las normas previstas para el efecto en la legislación nacional o supranacional.
UNDÉCIMO: Que, en el presente caso, ha quedado establecido en las instancias de mérito, que no se ha cuestionado la calidad de notoriamente conocida de la marca Cristal, Igualmente, en las sentencias de primera y segunda instancia, y en la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, ha quedado establecido que el término Cristal, forma parte del elemento denominativo del signo solicitado “Cristaldent” y que existe similitud gráfica y fonética entre tales marcas; en consecuencia, para los fines de la presente litis, sólo resta dilucidar si existe riesgo de confusión en el público consumidor respecto de los signos confrontados.
DUODÉCIMO: Que, con relación al riesgo de confusión que se pudiera suscitar entre los signos confrontados, el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823, ha previsto cuales son los criterios objetivos que se deben tener en cuenta para efectuar un análisis de confundibilidad; en efecto, la norma ha precisado que se deben tener en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y e) Si el signo es parte de una familia de marcas”.
DÉCIMO TERCERO: Que, en el presente caso, éste Tribunal Supremo considera que, de la apreciación sucesiva de los signos, y teniendo en consideración la impresión en conjunto de las marcas confrontadas, con más énfasis en las semejanzas que en las diferencias que pudieran existir, queda claro que existen notables similitudes gráficas como fonéticas, que pueden ocasionar confusión entre el público consumidor; pues si bien el signo solicitado constituye una palabra compuesta, el elemento resaltante constituye el término CRISTAL, en tanto que, la partícula DENT está asociada a la clase de productos que pretende distinguir, por ello el consumidor medio de éste tipo de productos podría asimilar que se trata de productos que tienen un mismo origen empresarial; riesgo de confusión que se torna más evidente y gravoso para la Empresa actora, si se tiene en cuenta que la marca Cristal de su propiedad tiene el carácter de marca notoriamente conocida.
DÉCIMO CUARTO: Que, siendo ello así, resulta evidente que la resolución de vista materia del recurso extraordinario, ha incurrido en interpretación errónea del artículo 136 inciso h) de la Decisión N° 486, pues evidentemente el signo solicitado contiene la trascripción total de la marca notoriamente conocida “Cristal” que como ya se ha precisado es de propiedad de la Empresa demandante, de tal modo que su coexistencia en el mercado, independientemente de los productos que identifican, puede causar riesgo de confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos que distinguen; sin que la protección de la marca esté reservada únicamente a los términos de fantasía.
Por estas consideraciones; y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal: MI VOTO es porque se declare: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas seiscientos diecisiete por la Empresa demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta, representada por su Apoderado don Antonio Horacio Román Calzada; en consecuencia: NULA la resolución de vista de fojas seiscientos, su fecha nueve de noviembre del dos mil siete; y actuando en sede de instancia: SE REVOQUE la resolución apelada de fojas cuatrocientos veintidós, de fecha siete de agosto del dos mil seis; SE REFORME declarando Fundada la demanda contencioso administrativa promovida por la Empresa impugnante; NulaS las resoluciones administrativas N° 1299-2003/TPI-INDECOPI y N° 010400-2003/OSD-INDECOPI; SE DispONGA que la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi EXPIDA NUEVA RESOLUCIÓN, teniendo en consideración lo expuesto en esta sentencia suprema; SE ORDENE la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; en los seguidos contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otra; y los devolvió.- Señor Vocal Ponente: FERREIRA VILDÓZOLA.
S.S.
FERREIRA VILDÓZOLA mc/ov.
CONSTANCIA
Se deja constancia que en la fecha se ha llevado a cabo la vista de la causa con los Señores Vocales Mendoza Ramírez, Acevedo Mena, Ferreira Vildózola, Vinatea Medina, y Salas Villalobos.
Lima, 16 de abril del 2009.
MARLENE MAYAUTE SUÁREZ
Relatora