Peru

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala de Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 2748-2011/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 576-2005/OIN

 

SOLICITANTE :LIMOR DE COLOMBIA S.A.

 

Nulidad de Resolución de Primera Instancia: No corresponde - Caducidad de patente de invención - Pago de anualidades

 

Lima, dos de diciembre de dos mil once.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 24 de mayo de 2005, Limor de Colombia S.A. (Colombia) - reivindicando prioridad extranjera en base a la Solicitud N° 04-47842, presentada con fecha 25 de mayo de 2004, en Colombia – solicitó patente de invención para VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU FABRICACIÓN, cuyos inventores son Federico Patiño Toro y Benito Eugenio Gutiérrez, la cual consta de 16 reivindicaciones.

 

Mediante proveído de fecha 19 de junio de 2006, siendo preocupación de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías que la denominación de las invenciones que se publiquen en el Diario Oficial El Peruano guarden una relación adecuada con el objeto que se quiere patentar, procedió a modificar el título de la solicitud por: VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA DE BOOPHILUS MICROPLUS, ya que de la revisión del documento técnico definiría, de manera más adecuada la solicitud.

 

Con fecha 17 de julio de 2006, Limor de Colombia S.A. sugirió que  el título de la solicitud sea: VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN.

 

Mediante proveído de fecha 19 de julio de 2006, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el título propuesto por la solicitante.

 

Con fecha 19 de julio de 2006, se otorgó la orden de aviso N° 762-2005, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2006.

 

Mediante proveído de fecha 31 de julio de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, habiendo transcurrido el plazo legal para efectuar el pago por concepto de anualidad correspondiente al periodo 2008-2009, concedió a la solicitante un plazo de gracia de 6 meses contado a partir de la recepción de dicha notificación para presentar mediante un escrito dirigido a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías  dicho arancel con el recargo correspondiente.

 

Con fechas 25 de julio y 7 de agosto de 2008, Limor de Colombia S.A. adjuntó el comprobante de pago por concepto de anualidad y reintegro de la misma.

 

Mediante proveído de fecha 8 de agosto de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (antes Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías) tuvo presente el pago efectuado por concepto de anualidad correspondiente al periodo 2008-2009.

 

Con fecha 29 de octubre de 2008, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico CJE 20-2008, en el cual analizó el pliego de 16 reivindicaciones originalmente presentado, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 16 definen usos por lo que no cumplen con el artículo 14 de la Decisión 486.

 

Con fecha 12 de marzo de 2009, Limor de Colombia S.A. dio respuesta al Informe Técnico CJE 20-2008 adjuntando un nuevo pliego de 9 reivindicaciones y presentando argumentos técnicos destinados a levantar las observaciones formuladas por la examinadora de patentes.

 

Con fecha 29 de abril  de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico CJE 20-2008/A, en el que analizó el pliego de 9 reivindicaciones y los argumentos expuestos por la solicitante en su escrito de fecha 12 de marzo de 2009, señalando lo siguiente:

 

(i)          Modificación de la solicitud

-       El nuevo pliego de 9 reivindicaciones presentado mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2009, constituye una ampliación según el artículo 34 de la Decisión 486, por cuanto en la nueva reivindicación 1, la expresión “con pesos moleculares comprendidos entre 31.00 y  116.250 daltons, sin la presencia de proteínas inmunosupresoras entre 5.100 y 6.200 daltons, que produce anticuerpos contra toda la estructura de la garrapata Boophilus microplus alimentada con sangre de bovino inmunizado” no tiene soporte en las reivindicaciones y memoria descriptiva originalmente presentadas.

-       Las nuevas reivindicaciones 2 a 8 al ser dependientes de la nueva reivindicación 1 tampoco tienen soporte en las reivindicaciones y la memoria descriptiva originalmente presentadas, y la nueva reivindicación 9 al estar referida  a la nueva reivindicación 1 y comprender la expresión “extracción de proteínas inhibidoras” tampoco tiene soporte en las reivindicaciones y memoria descriptiva originalmente presentada.

 

(ii)         Nivel inventivo

-       Debido a que el pliego de reivindicaciones constituye una ampliación de la divulgación con respecto a la solicitud original y dado a que el solicitante basa el sustento del nivel inventivo en dicha ampliación entonces se reitera la falta de nivel inventivo.

 

(iii)       Conclusiones

-  Las reivindicaciones 1 a 9 constituyen una ampliación, según el artículo 34 de la Decisión 486.

 

Mediante Resolución Nº 7488-2009/DIN-INDECOPI, de fecha 29 de mayo de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada. Consideró que atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, se determina que el pliego de 9 reivindicaciones presentado el 12 de marzo de 2009 no puede ser considerado a efectos del análisis ya que constituye una ampliación de la divulgación inicial, por lo que considerando el pliego anterior se ratifica que las reivindicaciones 1 a 16 referidas a usos no son patentables de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del texto legal acotado y su interpretación en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 89-AI-2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 722, del 12 de octubre de 2001, que sólo considera patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos, motivo por el cual no procede acceder a la protección legal de lo solicitado.

 

Con fecha 1 de julio de 2009, Limor de Colombia S.A. interpuso recurso de apelación, deduciendo la nulidad de la Resolución Nº 7488-2009/DIN-INDECOPI, de fecha 29 de mayo de 2009, señalando lo siguiente:

 

(i)          Mediante Resolución Nº 748-2009/DIN-INDECOPI, basado en el Informe Técnico CJE 20-2008/A consideró que el texto de las reivindicaciones presentado el 12 de marzo de 2009, constituye una ampliación de la solicitud original, por cuanto en la reivindicación 1 no hay soporte en la expresión “con pesos moleculares comprendidos entre 31.00 y 116.250 daltons, sin la presencia de proteínas inmunosupresoras entre 5.100 y 6.200 daltons, que produce anticuerpos contra toda la estructura de la garrapata Boophilus microplus alimentada con sangre de bovino inmunizado”.

(ii)         En la memoria descriptiva se definió la vacuna como un medicamento biológico que contiene uno o varios antígenos o proteínas con peso igual o mayor a 10.000 daltons, con el fin de que al ser inoculado a un organismo apto, estimule la producción de anticuerpos específicos y produzca una inmunidad duradera. Al momento de ser requeridos en el Informe Técnico CJE 20-2008 en términos de claridad y solicitar indicar las características relevantes, lo único que se hizo fue precisar el rango de peso molecular del antígeno por encima de los 10.000 daltons, a la cifra entre 31.000 y 116.250 daltons.

(iii)       En el estado de la técnica y en muchos informes técnico de dominio público, entre ellos el documento EP0208507A2, publicado en 1987, se reportaba la presencia de componentes inmunosupresivos en un antígeno homogenizado de la totalidad de la garrapata adulta y reiteraban que el uso de la totalidad del cuerpo de la garrapata interfería con la generación de una respuesta inmune efectiva. Se mencionó en la memoria descriptiva de la presente invención la realización de pruebas de inmunodifusión hasta lograr seroconversión indicativa de reacción antígena-anticuerpo. Ello implicó un sinnúmero de ensayos hasta lograr eliminar las reacciones adversas de inmunosupresión en la integración de la totalidad de proteínas inmunogénicas, en este caso de larvas de Boophilus microplus.

(iv)       Al manifestar en la reivindicación 1 la no presencia de proteínas inmunosupresoras entre 5.100 y 6.200 daltons, lo único que se hizo es mostrar los resultados de seroconversión indicativa de reacción antígeno-anticuerpo; es decir, lo que esos estudios de inmunodifusión reflejaron en términos de inmunidad y de inmunosupresión. Esta aclaración está racionalmente sustentada con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial. Situación que se corroboró con la Elisa-I para detección de anticuerpos antigarrapata de animales inmunizados con la vacuna, donde más del 83.33% de animales inmunizados mostraban anticuerpos con niveles superiores al punto de corte de 0.673D O respecto de los animales de control.

(v)        Finalmente, se expresó en la reivindicación 1 que el mecanismo de acción de la vacuna produce anticuerpos contra toda la estructura de la garrapata Boophilus Microplus alimentada con sangre de bovino inmunizado. En la memoria descriptiva de la presente invención ya se había determinado que el empleo de la totalidad de la proteína de larva genera anticuerpos específicos que combaten en forma integral toda la estructura de la garrapata en sus fases de huevo, larva, ninfa y teleogina, de modo tal que controla y erradica en forma progresiva y definitiva este acaro. Es decir, que la vacuna en cuestión emplea un antígeno multiprotéico que ataca la totalidad del parásito con secuencia de ataque de otros sistemas hasta completar todas las estructuras y no un antígeno que reconoce y ataca específicamente el ganglión nervioso central, el intestino del parásito o el borde de cepillo del intestino. Lo anterior, por cuanto estos últimos antígenos presentan casos de cepas de muy baja susceptibilidad a la inmunización y un alto riesgo de creación de resistencia a la inmunización por mutación de la estructrura blanco.

(vi)       De otra parte el informe técnico consideró que el texto de la reivindicación 9 constituyó una ampliación de la solicitud original, por cuanto no hay soporte en la expresión “extracción de proteínas inhibidoras”. Dado que a la luz de la Decisión 486, se trata de una reivindicación dependiente referida a la nueva reivindicación 1, su alcance estará dado por la reivindicación de la cual depende.

(vii)      En todo caso la expresión objeto de análisis simplemente está señalando el efecto de una acción de terminación de la etapa de suspensión del antígeno, cuando se le separa de la solución buffer fosfatada. Es decir, la suspensión es la etapa que inicia con la adición de una solución de características determinadas y termina con el retiro de esa solución. Lo único que se aclaró es que en la terminación de la etapa se lograron niveles de inmunidad.

 

Respecto a la nulidad de la Resolución Nº 7488-2009/DIN-INDECOPI

 

(viii)     En el presente caso, adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones, el cual no fue tomado en cuenta por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías al momento de resolver, bajo la errónea afirmación de que “consistía en una ampliación de la invención” contenida en la solicitud inicialmente presentada.

(ix)       Por dicho motivo la resolución impugnada adolece de nulidad, al haberse pronunciado sin comprender todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, careciendo de una debida motivación, razón por la cual la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías no ha cumplido con el procedimiento administrativo.

(x)        El nuevo pliego de reivindicaciones debió ser aceptado y tomado en cuenta al momento de emitirse la resolución impugnada, debido a que las reivindicaciones allí contenidas son equivalentes en contenido a los documentos presentados inicialmente (reivindicaciones, descripción, dibujos y resumen), no implican una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente y cumplen con los requisitos de claridad y concisión.

 

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

 

Con fecha 25 de mayo de 2010, Limor de Colombia S.A. adjuntó el comprobante de pago por concepto de anualidad y reintegro de la misma.

 

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual tuvo presente el pago efectuado por concepto de anualidad correspondiente al periodo 2009-2010.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

De la revisión de lo actuado en el presente procedimiento, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a)    Si la Resolución Nº 748-2009/DIN -INDECOPI, se encuentra incursa en alguna causal de nulidad

b)    Si corresponde declarar la caducidad de la solicitud de patente de invención.

c)     De ser el caso:

 

·       Si las reivindicaciones  1 a 16 son patentables.

·       Si las reivindicaciones  1 a 16 cumplen con el requisito de claridad. 

·       Si lo solicitado como patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad, exigidos por ley.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Nulidad del acto administrativo

 

1.1 Marco legal

 

El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

 

1.     La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2.     El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14^[1].

3.     Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4.     Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

 

Asimismo, el artículo 11^[2] de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

 

1.2 Requisitos de validez de los actos administrativos

 

El artículo 3 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes:

 

1.     Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

2.     Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

3.     Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4.     Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5.     Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

 

De otro lado, el artículo 5 de la referida norma establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo:

 

(i)             El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

(ii)            En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.

(iii)           No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.

(iv)           El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

 

Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

 

1.3 Motivación del acto administrativo

 

El artículo 3.4 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

 

De otro lado, el artículo 6 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto.

 

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

 

Al respecto, cabe citar a Morón Urbina, quien señala que una de las funciones del deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador “(…) ya que representa la exteriorización de las razones en cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e impugnarla; o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el control (…). No sólo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto”^[3].

 

2. Sobre las modificaciones a las solicitudes de patentes

 

2.1 Marco legal y conceptual

 

De acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486^[4], el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.

 

Si se trata de las reivindicaciones, el solicitante puede restringirlas, para delimitar la parte que considera patentable, o ampliarlas, para abarcar el conjunto de la invención tal como haya sido divulgada inicialmente. En el caso de la descripción y los dibujos, las modificaciones tienen por objeto evitar todo desacuerdo con las reivindicaciones. Respecto de la totalidad de los documentos, las modificaciones deben contribuir a aclarar los pasajes obscuros, a precisar lo que esté indeterminado, etc., y no podrán implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

 

La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención  en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina^[5] señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada.

 

Indica que el solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones:

 

-        no implicar una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente;  y

-        cumplir con los requisitos de claridad y concisión.

 

Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, éstas no serán aceptadas.

El Manual^[6] precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptarán:

 

i)      documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita;

ii)     adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del artículo 34;  y

iii)    otras de naturaleza similar.

 

Asimismo, se admitirá la subsanación de errores materiales, considerándose como tales a los siguientes:

 

         i)    la corrección de un defecto gramatical o de suma; y

     ii)    la  corrección  de  una  cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio.

 

Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención (ej. ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) que no estaba en la solicitud inicialmente depositada deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud.

 

3. Análisis del caso concreto

 

En el presente caso, Limor de Colombia S.A.  en su recurso de apelación alega que la Resolución N° 748-2009/DIN-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2009, adolece de falta de motivación y vulnera el principio de debido procedimiento,  toda vez que no tuvo en cuenta el pliego de reivindicaciones presentado con su escrito de fecha 12 de marzo de 2009.

 

De la revisión de lo actuado se advierte lo siguiente:

 

-        Con fecha 24 de mayo de 2005, Limor de Colombia S.A. solicitó patente de invención para VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN, la cual consta de 16 reivindicaciones.

-        Con fecha 29 de octubre de 2008, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico CJE 20-2008, en el que analizó el pliego de 16 reivindicaciones originalmente presentado, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 16 definen usos por lo que no cumplen con el artículo 14 de la Decisión 486.

-        Con fecha 12 de marzo de 2009, Limor de Colombia S.A. dio respuesta al Informe Técnico CJE 20-2008 adjuntando un nuevo pliego de 9 reivindicaciones y presentando argumentos técnicos destinados a levantar las observaciones formuladas por la examinadora de patentes.

-        Con fecha 29 de abril  de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico CJE 20-2008/A, en el que analizó el pliego de 9 reivindicaciones y los argumentos expuestos por la solicitante en su escrito de fecha 12 de marzo de 2009, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 9 constituyen una ampliación, según el artículo 34 de la Decisión 486.

-        Mediante Resolución Nº 7488-2009/DIN-INDECOPI, de fecha 29 de mayo de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada. Señaló que el pliego de 9 reivindicaciones presentado el 12 de marzo de 2009 no puede ser considerado a efectos del análisis ya que constituye una ampliación de la divulgación inicial, por lo que considerando el pliego anterior se ratifica que las reivindicaciones 1 a 16 referidas a usos no son patentables de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del texto legal acotado y su interpretación en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 89-AI-2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 722, del 12 de octubre de 200

 

Conforme se señaló anteriormente, durante el trámite de una solicitud de patente en Primera Instancia, el solicitante puede realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas no impliquen una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente y cumpla con los requisitos de claridad y concisión. Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, éstas no serán aceptadas.

 

En el presente caso, al momento de emitir el Informe Técnico CJE 20-2008/A la examinadora de patentes consideró como textos a analizar:

 

-  Memoria descriptiva (M.D) originalmente presentado.

-  Pliego de dieciséis (16) reivindicaciones originalmente presentado.

-  Nuevo pliego de nueve (9) reivindicaciones y argumentos sobre nivel inventivo presentado mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2009.

 

A partir del análisis efectuado a dichos textos, la examinadora de patentes concluyó que el nuevo pliego de 9 reivindicaciones presentado por la solicitante mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2009, constituye una ampliación de la divulgación original, señalando lo siguiente:

 

“El nuevo pliego de 9 reivindicaciones presentado mediante el escrito de fecha 12 de marzo del 2009, constituye una ampliación del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; por cuanto, en la nueva reivindicación 1 la expresión “con pesos moleculares comprendidos entre 31.00 y 116.250 daltons, sin la presencia de proteínas inmunosupresoras entre 5.100 y 6.200 daltons, que produce anticuerpos contra toda la estructura de la garrapata Boophilus microplus alimentada con sangre de bovino inmunizado” no tiene soporte en las reivindicaciones y M.D. originalmente presentadas: las nuevas reivindicaciones 02-08 al ser dependientes de la reivindicación nueva 1 tampoco tienen soporte en las reivindicaciones y la M.D. originalmente presentadas; y la nueva reivindicación 09 al estar referida a la nueva reivindicación 1 y comprender la expresión “extracción de proteínas inhibidoras” tampoco tiene soporte en las reivindicaciones y M.D. originalmente presentadas”

 

Dicha opinión fue acogida por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías al expedir la Resolución Nº 748-2009/DIN-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2009, considerando lo siguiente:

 

“Atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se determina que el pliego de 9 reivindicaciones presentado el 12 de marzo de 2009 no puede ser considerado a efectos del análisis ya que constituye una ampliación de la divulgación inicial, por lo que considerando el pliego anterior se ratifica que las reivindicaciones 1 a 16, referidas a usos, no son patentables de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del texto legal acotado y su interpretación en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000 publicado en la Gaceta Oficial Nº 722 del 12 de octubre de 2001, que sólo considera patentables las invenciones referidas a productos o procedimiento, no los usos, motivo por el cual no procede acceder a la protección legal de lo solicitado”. (el subrayado es de la Sala).

 

En virtud a lo anterior, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías sí tuvo en cuenta el pliego de 9 reivindicaciones presentado por la solicitante con fecha 12 de marzo de 2009 al expedir la Resolución Nº 748-2009/DIN-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2009; sin embargo, dado que éste implicaba una ampliación de la divulgación inicial,  no fue aceptado por la Primera Instancia, lo que motivó que la denegatoria de la solicitud se fundamentara en las conclusiones arribadas por la examinadora de patentes  al emitir el Informe Técnico CJE 20-2008 en el que analizó el pliego de 16 reivindicaciones originalmente presentado, determinando que las reivindicaciones 1 a 16, referidas a usos, no son patentables de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del texto legal acotado y su interpretación en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000 publicado en la Gaceta Oficial Nº 722 del 12 de octubre de 2001.

 

En tal sentido, la Sala no advierte ningún vicio que determine la nulidad de la Resolución Nº 748-2009/DIN-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2009, dado que la misma se encuentra debidamente motivada habiendo expuesto la Autoridad Administrativa las razones que fundamentaron su decisión y la normativa pertinente que resultaba aplicable al caso en concreto. Además,  se ha cumplido con el procedimiento conforme lo establece la ley, razón por la cual no corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada.

 

4. El pago de anualidades

 

4.1 Marco legal

 

El artículo 80 de la Decisión 486^[7] (al igual que el artículo 53 de la Decisión 344^[8]) establece el pago de anualidades para mantener vigente la patente o la solicitud de patente, bajo sanción de declarar la caducidad de la misma.

 

La obligación de pago de la anualidad para mantener vigente la patente o la solicitud de patente se encuentra reglamentada por la Decisión 486, en los siguientes términos:

 

-        Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más anualidades juntas.

-        Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido.

-        Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena

-        La falta de pago de una tasa anual conforme al artículo 80 de la Decisión 486 producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

 

Cabe señalar que en los supuestos de falta de pago de una anualidad, transcurrido el plazo de gracia de seis meses a partir del vencimiento, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de vida de la patente o de la solicitud en trámite para el cual no hubiere sido abonada la anualidad.

Por su parte, el artículo 89^[9] del Decreto Legislativo 823^[10], establecía que las  tasas periódicas o anualidades deberían pagarse a partir del tercer aniversario de la presentación de la solicitud.

 

Cabe precisar que con la entrada en vigencia del Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI^[11], ha variado la forma del pago de anualidades, estableciéndose que las solicitudes de patentes de invención abonarán las tasas periódicas o anualidades desde el primer año^[12].

 

4.2 Aplicación al caso

 

En el presente caso, al haberse presentado la solicitud de patente de invención el 24 de mayo de 2005, el titular de la patente de invención estaba obligado al pago de la primera anualidad (correspondiente al periodo 2008-2009) el último día del mes de mayo de 2008 y a partir de dicha fecha efectuar los pagos siguientes mientras dura  el trámite de la solicitud y, de ser el caso,  todos los años de vida de la patente, en esa misma fecha o dentro del plazo de gracia seis meses otorgados por ley.

 

Sin embargo, conforme se advierte en los antecedentes de la presente resolución, Limor de Colombia S.A. solamente efectúo el pago por concepto de anualidad correspondientes a los periodos 2008-2009^[13] y 2009-2010^[14] adeudando la anualidad correspondiente al período 2010-2011.

 

Es importante notar que, la obligación del pago de la tasa de la anualidad para mantener vigente la solicitud de patente o la patente, es una disposición legal contenida en una norma de carácter imperativo y de cumplimiento automático,  que, sanciona el no pago de tal anualidad con la caducidad de la solicitud, y en su caso, de la patente (artículo 80 de la Decisión 486).

 

En tal sentido, los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de anualidad previsto en la Ley, sin necesidad de un requerimiento expreso por parte de la Autoridad.

 

Por las consideraciones expuestas y, habiéndose verificado que Limor de Colombia S.A. no cumplió con el pago de la anualidad correspondiente al período 2010-2011, se  determina que la solicitud de patente ha caducado.

 

5. Consideración final

 

En virtud a lo anterior, carece de objeto pronunciarse sobre los argumentos técnicos expuestos por Limor de Colombia S.A. en su recurso de apelación.

 

IV. RESOLUCION DE LA SALA

 

Declarar CADUCA la solicitud de patente de invención para VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN, presentada por Limor de Colombia S.A.

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Edgardo Enrique Rebagliati Castañón y Camilo Nicanor Carrillo Gómez

 

 

 

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/gh.