México

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1079/14-EPI-01-8

ACTOR: ******* ***** ** ******* ** *******

TERCERO INTERESADO: ******* ***** ** *******

México, Distrito Federal a uno de septiembre de dos mil quince.- Integrada la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA , por los CC. Magistrados que la componen, LicenciadosRAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN, como Instructor en el juicio yen su carácter de Presidente de la Sala, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y J UAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA; ante la C. Secretaria de Acuerdos que da fe, Licenciada TANIA MONROY CAUDILLO; una vez que ha quedado cerrada la instrucción y estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio número1079/14-EPI-01-8, promovido por ******* ***** ** ******* ** *******, en los términos siguientes:

R E S U L T A N D O

1º.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala el día 21 de agosto de 2014, compareció ******* ***** ** ******* ** *******, a través de su representante legal, demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio 25519 de 31 de julio de 2014 por el que el Subdirector Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó la cesación de efectos de la publicación del nombre comercial ***** ******* ***** ** *******; por los motivos y fundamentos ahí precisados.

2°.- Mediante acuerdo de fecha 29 de agosto de 2014, se admitió a trámite la demanda de nulidad, ordenándose que con las copias simples de la misma y de los anexos exhibidos se corriera traslado a la autoridad demandada y a la tercero interesada, para que en el término de Ley efectuaran su contestación y manifestaciones, respectivamente, asimismo, se le requirió a la demandada para que exhibiera el expediente administrativo del cual derivó la resolución impugnada.

3°.- Por oficio JNTF.2015.5894 ingresado el 7 de noviembre de 2014 en la Oficialía de Partes de este Tribunal, la autoridad demanda formuló su contestación a la demanda, desahogando el requerimiento realizado por proveído de 29 de agosto del mismo año.

4°.- Mediante acuerdo de fecha 5 de enero de 2015, se tuvo por apersonada a la tercero interesada y por admitidas las pruebas ofrecidas al haber presentado su escrito de manifestaciones el 18 de noviembre del año anterior.

5°.- Por auto de la misma fecha se tuvo por contestada la demanda, por admitidas las pruebas ofrecidas por la autoridad y por desahogado el requerimiento formulado. Asimismo, se otorgó a las partes término para formular alegatos.

6°.- Una vez transcurrido el término señalado en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declaró cerrada la instrucción del presente juicio a efecto de que se dictara la sentencia que en derecho corresponde, lo que se hace en los siguientes términos:

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- La competencia por materia y por territorio de esta Sala para conocer del presente asunto, se surte en la especie ya que ésta se encuentra en los supuestos previstos en los artículos 2, fracción II, 2 bis, 14, fracciones XI y XII, y 23, fracción VIII, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en el artículo 23 del Reglamento Interior de este Tribunal donde se prevé la existencia de una Sala que tendrá competencia material especializada para tramitar y resolver los juicios que se promuevan en contra de resoluciones definitivas dictadas con apoyo en la Ley de Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual.

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra debidamente acreditada en autos con la exhibición que de dicho documento hace la demandante, el cual hace prueba plena de conformidad con lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, así como con el reconocimiento expreso que de la misma hace la autoridad en su contestación a la demanda, en términos del artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

TERCERO.- ANTECEDENTES DEL ACTO IMPUGNADO. Con la finalidad de contextualizar esta resolución, se estima oportuna la cita de los siguientes antecedentes:

1. El 11 de octubre de 2013, el hoy actor presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de cesación de los efectos del nombre comercial ***** ******* ***** ** *******, por considerar que fue otorgada en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, fundado su actuación en el artículo 151, fracción I de la Ley de la Materia, en relación con las fracciones II, V y VII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

2. Mediante oficio 40501 de 2 de diciembre de 2013, se admitió a trámite la solicitud de declaración administrativa y se ordenó correr traslado con la solicitud a la misma, para que presentara su contestación.

3. El 18 de diciembre de 2013, la titular del nombre comercial dio contestación a la solicitud de declaración administrativa instaurada en su contra, oponiendo excepciones y defensas, objetando las pruebas de su contraria y ofreció pruebas.

4. Una vez tramitado en todas sus etapas el procedimiento contencioso administrativo, por oficio 25519 de 31 de julio de 2014, se emitió la resolución que por esta vía se impugna.

CUARTO.- SÍNTESIS DE ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS. En contra del acto antes señalado, la parte actora expone en sus conceptos de impugnación de manera esencial los siguientes argumentos:

a) Que la resolución impugnada es ilegal en términos de lo dispuesto en las fracciones II y IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

b) Que fue emitida en contravención a las disposiciones legales aplicadas, puesto que su contenido es contrario a lo preceptuado en el artículo 151, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el diverso artículo 91, fracciones II, V y VII de la Ley de Invenciones y Marcas.

c) Que la demandada fue omisa en fundar y motivar debidamente su determinación, al no haber atendido y desestimado la totalidad de los argumentos que le fueron planteados respecto a la causal de anulación relativa a que dicho signo se integra por palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se han convertido en la designación usual o genérica de los establecimientos que prestan los servicios que amparan.

d) Que la demandada fue omisa en fundar y motivar debidamente su determinación, al no haber atendido y desestimado la totalidad de los argumentos que le fueron planteados respecto a la causal de anulación relativa a que dicho signo es descriptivo de los servicios de ********* que se proporcionan en el establecimiento que se quiere identificar.

e) Que la demandada fue omisa en fundar y motivar debidamente su determinación, al no haber atendido y desestimado la totalidad de los argumentos que le fueron planteados respecto a la causal de anulación relativa a que dicho signo emplea una denominación relativa a una organización no gubernamental como son las ******** ******, a que se refieren la Ley Reglamentaria de ******** ******, referente al funcionamiento y validez de las mismas y el Reglamento para la ************ ** ****** * ******* otorgado por ******** ****** **************, publicados en el Diario Oficial de la Federación el ** ** ******* ** **** * ** ** ** ***** ** *****

En respuesta a lo anterior, la autoridad demandada sostuvo la legalidad del acto impugnado defendiendo los argumentos expuestos en su escrito de demanda.

Por su parte, la tercero interesada también argumentó a favor de la validez de los motivos y fundamentos contenidos en el acto impugnado.

QUINTO.- DETERMINACIÓN DE LA LITIS Y ESTUDIO DEL CASO. Los antecedentes previamente expuestos, el acto impugnado y los argumentos del actor, permiten fijar la litis de este juicio, que consiste en determinar la legalidad en la negativa de declaración administrativa de cesación de efectos del nombre comercial ***** ******* ***** ** *******.

Las pruebas ofrecidas por la actora con las que pretende sustentar sus argumentos son:

1. La resolución impugnada.

2. Expediente administrativo del cual derivó el acto impugnado.

A juicio de los suscritos Magistrados, algunos de los argumentos sintetizados en el cuarto considerando, son parcialmente fundados pero suficientes para declarar la nulidad solicitada, en atención a las consideraciones que se exponen a continuación:

En primer término es necesario establecer que la parte actora solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración administrativa de cesación de efectos del nombre comercial propiedad de la tercero interesada, con fundamento en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con diversos preceptos de la Ley de Invenciones y Marcas al considerar que la publicación del mismo se efectuó en contravención a las disposiciones de ésta última contenidas en las fracciones II, V y VII del artículo 91, toda vez que dicho nombre comercial se encuentra viciado por tratarse de un nombre comercial que se conforma por palabras comunes, usuales o genéricas; así como descriptivas o indicativas de la especie, reproduce o emplea la denominación de una organización no gubernamental.

Ahora bien, un nombre comercial es el signo distintivo que identifica un establecimiento industrial, comercial o de servicios, y normalmente se coloca como un rótulo en el exterior de dicho establecimiento.

Asimismo, es fundamental resaltar que la publicación de dicho signo en la Gaceta de la Propiedad Industrial es potestativo y no obligatorio para el usuario del mismo, ya que dicha publicación sólo tiene el efecto de establecer la presunción de buena fe en su adopción y uso, pero no lo tiene para generar derechos de exclusividad frente a terceros, ya que el sólo uso del mismo confiere el derecho al uso exclusivo y lo hace susceptible de protección.

Además, la protección del nombre comercial, abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial al que se aplique el nombre comercial y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores, ello en términos de los artículos 179 y 180 de la Ley de Invenciones y Marcas:

“Artículo 179.- El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido, sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores.”

“Artículo 180.- Quién esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaria de la Industria y Comercio la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo.”

Sobre las implicaciones del uso de un nombre comercial como generador de su uso exclusivo y consecuente protección, se han establecido distintas tesis, de las que conviene citar la siguiente:

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; XII, Agosto de 1993; Pág. 487.

NOMBRE COMERCIAL. NATURALEZA JURIDICA. El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil. Conforme a la Ley de Invenciones y Marcas (vigente hasta el 26 de junio de 1991), la fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo, y su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece una presunción de buena fe por parte de quien adopta el signo. La exclusividad del derecho de usar un nombre comercial se reconoce si efectivamente se está usando para distinguir una negociación mercantil; por lo que su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece la buena fe en su adopción y uso, pero, se insiste, el nombre comercial queda protegido sin necesidad de registrarlo, por el solo hecho de usarlo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de la Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas.

Ahora bien, los artículos 183 y 187 de la Ley de Invenciones y Marcas, señalan:

“ARTÍCULO 183.- No podrán publicarse los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo conducente, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.”

“ARTÍCULO 187.- El nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas.”

De donde se desprende las prohibiciones para la publicación del nombre comercial: que el nombre comercial carezca de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género y aquellos que contravengan lo dispuesto el artículo 91 de esa ley.

En este sentido, el artículo 91, fracciones II, V y VII, de la Ley de Invenciones y Marcas, señala lo siguiente:

“Artículo 91.- No son registrables como marca:

[…]

II.- Las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en designación usual o genérica de los productos o servicios que se trate de amparar;

[…]

V.- Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que se traten de protegerse con la marca incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestaciones de los servicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa.

[…]

VII.- Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como a designación de los mismos.

[…]”

Establecido lo anterior, de los preceptos antes citados, se advierte que no pueden publicarse los nombres que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que se conformen por palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en designación usual o genérica de los productos o servicios relacionados con el establecimiento.

Tampoco aquellos que se conformen por denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que se traten de proteger relacionados con el establecimiento, incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestaciones de los servicios.

De igual forma, no pueden publicarse los nombres que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como a designación de los mismos.

En este caso, a consideración de esta Sala y contrario a lo sostenido en el acto impugnado, el nombre comercial ******* ***** ** ******* carece de elementos que lo distingan con otros de su género, porque describe los servicios a los cuales se destina contenidos en la clase ** internacional, consistentes en ******* ******** * ** ********* *********** *** *******; de ahí que otros establecimientos de su género pueden hacer uso de las mismas o similares palabras para ofertar los mismos servicios, pese al uso de la palabra “*****.”

Lo anterior es así, porque la palabra “*****” designa a ************* ********** que surgieron, tanto en México como en otros países, como una alternativa a la instrucción considerada como oficial.

En México, el Decreto Reglamentario de las ******** ******, de ** ** ******* ** ****, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ** de noviembre del mismo año, en su artículo 1º, define lo que debe entenderse por ******** ******, para lo efectos de la misma ley, o sea, *** ************* ******** ********** *** ** ******** * *** ********* ********* *** ****** *** ****** ******** ********* ********** *********** ************ * ***********.

De ahí que si el término “*****” designa a una institución ******* sostenida por el esfuerzo y con elementos privados creadas como alternativa a la ********* *******, que para el caso de la tercera interesada tiene el objeto de ******** ********* * ********* *** *******, por lo que no puede decirse que la palabra “*****” sea una palabra susceptible de apropiarse de forma exclusiva a favor de persona alguna.

Sin que pueda argumentarse en contrario que la designación genérica de la palabra “*****” dejó de tener carácter genérico o descriptivo al ser derogada la disposición que lo creó, puesto que dicha derogación en manera alguna puede producir el efecto de liberar palabras que sirven para conformar marcas y no para distinguirlas dado el contexto histórico de su creación y las características que tienen en razón de su ****** ********* (alternativo frente a uno oficial).

Entonces, es dable señalar que las denominadas ******** ****** son un género pues designan a una institución ********* con un modelo independiente del considerado oficial, que se sostienen con recursos privados, pero que tienen reconocimiento oficial, y pueden abarcar todos los ******* ********** y muy distintas ramas de ************.

Precisamente por ello existen ******** ****** destinadas a la ed******* ********** *********** ************ * ************ como la ******* ***** ** ********** ** ******* ** ******* ***** *********** * ********** ** ****** * ** ******* ***** ** *******

En el caso de la tercera interesada, por Decreto de ** ** ***** ** ****, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, expedido por el entonces Presidente de la República Emilio Portes Gil, se concedió a la ******* ***** ** ******* el reconocimiento de validez de sus ******** desde su fundación.

Por lo expuesto, si los servicios que presta la tercera interesada y que identifica en el establecimiento antes indicado bajo el nombre comercial ******* ***** ** ******** son los relativos a ******* ******** * ** ********* *********** *** *******, evidente resulta que se designa a un *************** ********* *** ** ******** * *** ********* ******** *** ***** *** ****** ** ********* *** *******, sin que exista otro elemento que lo haga suficientemente distintivo.

De ahí que, en este caso es evidente la relación entre esa denominación y los servicios prestados en el establecimiento que distingue, aunado a que si por descripción se debe entender la representación cabal, detallada y por partes de una cosa, luego entonces la denominación ******* ***** ** ******* describe que se trata de un establecimiento (*******) sostenida con el esfuerzo y elementos privados (*****) en donde se ****** el *******.

De lo anterior, puede arribarse a la conclusión de que dicha denominación aplicada al establecimiento de la tercera interesada, conduce la mente del consumidor de manera inequívoca a los servicios que presta (**********) además de sus características y destino o finalidad (ser “*****” y “** ********* *** *******”), lo cual no se deduce de una operación mental compleja.

Con relación a este aspecto, es oportuna la cita de la jurisprudencia I.4o.A. J/89 consultable en la página 1606 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, Diciembre de 2010, que a la letra dispone:

CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS. Se acepta de una manera general como consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Por lo tanto, contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, sí puede ser susceptible de ser descriptivo como ya se vio en párrafos anteriores, ya que sí informa de manera directa lo concerniente a las características de los servicios: ******* ******** * ** ********* *********** *** ******* .

Concluir lo contrario generaría lesión a los intereses del resto de los competidores que tiene derecho a emplear las denominaciones ******** ***** * *******, lo que implica una desventaja comercial a favor del titular de la publicación en controversia, pues se debe recordar que la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en:

a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y,

b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

Lo que ocurre en la especie, pues todas aquellas instituciones reglamentadas como ******* *****, no podrían en todo caso denominarse como tales sin incurrir en alguna violación a las disposiciones en materia de propiedad industrial dada la publicación del nombre comercial controvertido.

Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia I.4o.A. J/102 (9a.) consultable en la página 1565 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, que a la letra dice:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO. El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. En congruencia con lo anterior, se está en presencia de un signo descriptivo cuando se refiere precisamente a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado. Asimismo, debe considerarse que las palabras extranjeras tienen tal carácter sólo cuando el consumidor promedio de los productos o servicios a que se refieren percibe directamente el carácter o función descriptivo de tal denominación. En ese sentido, la ratio legis del precepto en comento es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que todos éstos tengan derecho a usarla, para lo cual, lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las calidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente. Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en: a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y, b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Sin que obste el hecho que indica la autoridad en cuanto a que el nombre comercial sujeto a nulidad se constituye por los elementos ******* y *****, los cuales le fueron reconocidos por decreto presidencial publicado el ** ** ***** ** **** den el Diario Oficial de la Federación, pues de la revisión efectuada al Decreto de referencia, no se desprende que se hubiera reconocido como elemento de un nombre comercial las palabras ******* y *****, como lo refiere la demandada.

Esto es, el decreto en comento únicamente concedió a la institución en comento, reconocimiento y los privilegios contenidos en la Ley Reglamentaria de las ******** ****** publicado el ** ** ******* ** ****, sin embargo, no se hizo referencia como al reconocimiento de un nombre comercial, estrictamente hablando:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

Asimismo, tampoco pasa desapercibido por esta Juzgadora lo asentado en el acto impugnado en cuanto a que la solicitante de la declaración administrativa no acreditó que la denominación en controversia fuera descriptiva, pues de la lectura integral al escrito de solicitud presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 11 de octubre de 2013, el cual obra en la copia certificada del expediente administrativo del que derivó el acto impugnado, se desprende que la solicitante invocó la Ley Reglamentaria de las ******** ******, publicada en el Diario Oficial de la Federación del ** ** ******* ** ***** referente al funcionamiento y validez de las mismas, que al constituir un ordenamiento legal no está sujeto a prueba y la autoridad debió tomarlo en consideración.

Que si bien es cierto, se invocó para efecto de acreditar la hipótesis de la fracción II del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, ello no releva a la autoridad de efectuar un análisis sistémico de la solicitud y resolver lo que conforme a derecho corresponda.

Por lo tanto, se considera que el acto impugnado es contrario a lo previsto en el artículo 151, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el artículo 91, fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas, ya que se considera que el nombre comercial ******* ***** ** *******, sí es descriptivo de los servicios ******* ******** * ** ********* *********** *** *******, aunado a que, de acuerdo a lo ya asentado en párrafos anteriores, la autoridad fue omisa en exponer razonamientos válidos para desestimar la solicitud que le fuera planteada.

Además, son infundados los argumentos expuestos por la tercero interesada en cuanto a que su nombre comercial solo puede en todo caso, tener rasgos evocativos o sugestivos, pues como ya quedó asentado, la denominación ******* ***** ** ******* describe de manera directa los servicios ******* ******** * ** ********* *********** *** *******, pues se refiere a un establecimiento (*******) sostenido con el esfuerzo y elementos privados (*****) en donde se ****** ** ********

Ello porque de ser un signo evocativo o sugestivo no conduciría directa e inmediatamente a los servicios, pues aquellos describen o designan una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos, y en este caso se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento; en otras palabras, es necesario un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio, lo que no sucede en la especie, pues ******* ***** ** *******, de inmediato sin mayor análisis complejo ni uso de la imaginación refiere a una *********** ** ********* *** *******.

Lo anterior, se robustece con la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXVIII, Novena Época, correspondiente al mes de noviembre de 2008, página 1375, la cual dispone:

“PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ADJETIVOS (INCLUYENDO PALABRAS EXTRANJERAS) SON REGISTRABLES COMO MARCAS SI NO SE REFIEREN A LAS CUALIDADES ESENCIALES O PREDOMINANTES DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE DENOMINAN, AL TRATARSE DE SIGNOS EVOCATIVOS O SUGESTIVOS. Una denominación descriptiva es la que comunica inmediatamente al consumidor promedio la información sobre las características de un producto o servicio, y en términos del artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial no es registrable como marca. Por el contrario, los signos evocativos o sugestivos sí lo son, pues no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues describen o designan una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos, y en este caso se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento; en otras palabras, es necesario un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Por tanto, se concluye que los adjetivos (incluyendo palabras extranjeras) son registrables como marcas si no se refieren a las cualidades esenciales o predominantes del producto o servicio que denominan, al tratarse de signos evocativos o sugestivos”.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 160/2008. Tequila Cuervo, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Aunado a que si bien, la autoridad hubiera podido otorgar diversos registros marcarios que incluyen la denominación ******* *****, ello no convalida la legalidad del acto controvertido máxime que en el caso concreto, el nombre comercial en controversia no es distintivo.

Finalmente, se advierte que la tercero interesada en su escrito de apersonamiento, hace valer las excepciones de falta de acción y derecho y falta de interés jurídico.

Al respecto, de la lectura efectuada al escrito de contestación a la solicitud de declaración administrativa instaurada en contra de dicha tercero interesada, se desprende que son los mismos argumentos que en vía de excepciones se formulan en esta instancia los cuales ya fueron resueltos por la autoridad demandada en sede administrativa y que, en todo caso, si la persona moral que los hace valer considera que se debió declarar procedente alguna de esas excepciones, debió controvertirlo en las formas previstas para ello dentro de los términos legales contemplados para dicho efecto.

SEXTO.- DECISIÓN. En las relatadas consideraciones y dado que la litis del presente juicio consistió en determinar la legalidad en la negativa de declaración administrativa de cesación de efectos del nombre comercial ***** ******* ***** ** ******** se concluye que la autoridad actuó de manera ilegal pues el nombre comercial al ser descriptivo de los servicios que ampara se ubica en la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con la fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas.

De aquí que es procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita otra en la declare la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial ***** ******* ***** ** *******, actualizándose la causal de nulidad prevista en el artículo 51, fracción IV en relación con el 52, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

I.- Toda vez que la parte actora acreditó parcialmente en el presente juicio los extremos de su pretensión, en consecuencia;

II.- Se DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCION IMPUGNADA, misma que quedó detallada en el resultando primero de este fallo, para los efectos que se indican en la última parte considerativa.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos quien da fe.

TMC*

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: nombre del actor, nombre del tercero interesado, nombre comercial, denominación, servicios, clase, datos del diario oficial y nombre de leyes directamente relacionados con los servicios y con el registro, referencias a éstos, nombres de terceras personas ajenas a juicio; por considerarse información comercial confidencial , por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”