AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 MURCIA

SENTENCIA:00132/2018

Modelo:N10250

SCOPCIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Tfno.:968 229119 Fax: 968 229278

Equipo/usuario:002

N.I.G.30030 47 1 2015 0000755

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000020 /2018

Juzgadode procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de MURCIA

Procedimientode origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000341 /2015

Recurrente:MORE THAN ENGLISH SL, INICIATIVAS EN IDIOMAS SL

Procurador:IBAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ, IBAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ

Abogado:ESTHER GOMEZ ROMERO, ESTHER GOMEZ ROMERO

Recurrido:MERIDIANO IDIOMAS SLU

Procurador:MANUEL SEVILLA FLORES

Abogado:MARIA IDOYA AZPEITIA ALONSO

SENTENCIA Nº 132

Ilmos.Sres.

DonCarlos Moreno Millán.

Presidente

DonJuan Martínez Pérez

DonRafael Fuentes Devesa

Magistrados

En laciudad de Murcia, uno de marzo de dos mil dieciocho

EstaSección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelaciónlos presentes autos de procedimiento ordinario nº 341/2015 que se han tramitadoen el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia entre las partes, como demandantey ahora apelante, MORE THAN ENGLISH SLU e INICIATIVAS EN IDIOMAS SL,representadas por el/la Procurador/a Sr/a. Hernández Sánchez y dirigidas porel/la Letrado/a Sr/a Rivero Mena y como parte demandada y ahora apelada,MERIDIANO IDIOMAS SL representada por el/la Procurador/ a Sr/a. Sevilla Floresy dirigida por el/la Letrado/a Sr/a Azpeitia Alonso. Es Ponente el Iltmo. Sr.Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 2de noviembre de 2017 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: ".Quedesestimo la demanda promovida por el Procurador de las sociedades MORE THANENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L contra la mercantil MERIDIANOIDIOMAS, S.L.U., con expresa imposición de costas a las actoras."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación las demandantesinteresando su revocación y la estimación de su demanda. Se dio traslado a laotra parte, habiendo formulado oposición la demandada

TERCERO.-Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta AudienciaProvincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo20/2018, señalándose para votación y fallo el día 28 de febrero de 2018.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripcioneslegales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Planteamiento

1.      Lademanda que da origen a este litigio se formula por MORE THAN ENGLISH, S.L.U,como titular de la marca española denominativa número 2.553.527 "PUEBLOINGLÉS" para la Clase 41 concedida por servicios de "asesoramiento enmateria de educación y formación, curso de idioma inglés, traducciones ,conferencias en idioma inglés" e INICIATIVAS EN IDIOMAS SL, licenciatariaen exclusiva de la citada marca, que la utiliza en sus actividades, y en lo queaquí interesa, para denominar al programa de inmersión en el idioma inglés queorganiza e imparte consistente en el traslado del alumno durante un periodo deocho días a un entorno rural en el que sus habitantes son angloparlantes, loque permite el aprovechamiento y mejora del nivel de inglés. Esta mercantil sesirve para publicitar y comercializarlo de la web www.diverbo.es, siendotambién titular de la web www.puebloingles.com

Dirigesu demanda contra MERIDIANO IDIOMAS SL, que asimismo se dedica a la enseñanzade inglés, también mediante cursos intensivos de inmersión lingüística eninglés de 5 o 7 días, en grupos compuestos de forma paritaria por españoles ynativos anglosajones en pueblos de España (Biar, El Barco y San Martín de Trevejo),y que es titular de la página web www.estacioninglesa.es a través de la queoferta su programa de inmersión.

Dosson las conductas infractoras imputadas: a) el uso no autorizado de la marca"PUEBLO INGLÉS" como palabra clave en el marco de un servicio dereferenciación "AdWords" de Google, y b) el uso no autorizado yoculto de la marca "PUEBLO INGLÉS" en el código fuente de la páginaweb www.estacioninglesa.es como metaetiqueta. Consideran las actoras que deesta forma las búsquedas en internet en las que se emplee su marca arrojaranresultados en los que aparezca la web www.es tacioninglesa.es de la demandada,con menoscabo de la función indicadora y distintiva de la marca, con el riesgode confusión que supone

2.      Lasentencia, después de descartar las excepciones de falta de legitimación activade la licenciataria noinscrita, de falta de legitimación pasiva y de nulidad dela marca de la actora, desestima la demanda.

Enprimer lugar, no considera probado que la demandada haya incluido la marca dela actora en las metaetiquetas de su página web www.estacioninglesa.es, y ensegundo lugar, porque la contratación de "Pueblo inglés " comopalabra como palabra clave o keyword en el servicio de referenciación deAdwords de Google, no constituye una infracción marcaria, pues no menoscababaninguna de las funciones de la marca (ni la de indicación del origenempresarial ni su función publicitaria), con invocación de la STJUE de 23 demarzo de 2010 (caso Google y Louis Vuitton y otros) y de 22 de septiembre de2011 (caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer) y transcripciónparcial de la Sentencia del TS de fecha 15 de febrero de 2017, de la SentenciaTribunal de Marcas Español de 27 de junio de 2013 y de la del Juzgado de loMercantil y de

MarcaComunitaria nº1 de Alicante de 31 de octubre de 2013 (caso Orona contraCitylilf )

3.      Recurrela actora. Tras una alegación previa (que se trata de una consideración generalde la sentencia y delrecurso), aduce la infracción de la marca PUEBLO INGLESpor error en la valoración de la prueba, en concreto de los dictámenespericiales, sobre todo de las aclaraciones en el juicio, que reproduce inextenso. Entiende que la utilización por la demandada de la marca citada almismo tiempo en el marco de un servicio de referenciación en Internet como"Adwords" y de forma intensiva en el resto de todas las posibilidades(título de los anuncios, en la página web, urls), facilitan un mejorposicionamiento de la página web de MERIDIANO IDIOMAS en los resultados de búsquedasnaturales, ocasionando una confusión sobre la procedencia del servicio ysugerencia sobre la vinculación de MERIDIANO IDIOMAS y la marca PUEBLO INGLES.

Añadeque no se ha considerado (a) ni el carácter notorio de la marca PUEBLO INGLES,(b) ni la identidad aplicativa, al ofrecer y comercializar la demandada losmismos servicios que la actora, y que ( c) esa utilización de la marca PUEBLOINGLES por MERIDIANO IDIOMAS implica un menoscabo de la función esencial de lacitada marca, cual es la de distinguir en el mercado, en el caso que nos ocupa,los servicios de la actora (identificados como "PUEBLO INGLES") delos ofrecidos por los competidores, ocasionando, una confusión sobre laprocedencia del servicio y sugerencia sobre la vinculación de MERIDIANO IDIOMASy la marca PUEBLO INGLES

En laalegación segunda, reclama como indemnización de daños y perjuicios el 1% de lacifra de negocios generada por MERIDIANO IDIOMAS con los productos o serviciosilícitamente promovidos en el mercado, que cifra en 9.682,39€

4.      Aello se opone la demandada, que considera acertada la valoración de la pruebaque realiza la sentencia,ajustada a la jurisprudencia del TJUE y del TS,reconociendo que usa tanto en la URL como en el sistema de referenciaciónadword de Google las palabras "inglés" y "pueblo", pero nuncaen la concordancia o correlación exacta "pueblo inglés" , es decir,en la forma registrada por la actora

5.      Antesde proceder a su análisis, es preciso realizar varias consideraciones previas .

Enprimer lugar, se trata de una cuestión nueva suscitada en la apelación y porende inadmisible, la consideración de notoria de la marca de la actora. Enconsecuencia, no cabe ahora impetrar la especial protección de la que gozanestas marcas. Así lo impone el art 456LEC . Por todas STS de 12 de julio de2010 que señala lo siguiente:

"Cuandose habla de "novum iudicium" no se hace referencia a una apelaciónplena que permita ampliar el ámbito de la segunda instancia, sino de un nuevoconocimiento respecto del asunto tal y como se conformó anteriormente-"revisio prioris instantiae"-, que no puede ser ampliado, aunque síreducido (" tantum devolutum quantum apellatum", congruencia,prohibición de la reforma peyorativa)". Por lo tanto, no es posible, conocasión del recurso de apelación, plantear cuestiones nuevas ni deducirpretensiones distintas de las ejercitadas en la primera instancia, según elprincipio general del derecho "pendente apellatione, nihilinnovetur", positivizado en el artículo 456.1 de la Ley de EnjuiciamientoCivil . A este respecto, ha señalado el Alto Tribunal ( sentenciasde 30 de enero de 2007 y de 30 de octubre de 2008 , porejemplo) que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las queresulten totalmente independientes a las planteadas ante el tribunal a quo,sino también las que suponen cualquier modo de alteración o complementación delas mismas. "

Ellonos exonera de analizar si la marca de la actora ostenta esa cualidad. En todocaso, no es suficiente a estos efectos una resolución aislada de la OEPM en esesentido

Ensegundo lugar, a pesar de que en la demanda se identifican las dos conductasinfractoras citadas, en el recurso se hace más bien una valoración conjunta delcomportamiento de la demandada como revelador de una voluntad infractora de sumarca. Por su mayor claridad, daremos respuesta a las cuestiones planteadassiguiendo el esquema trazado en la demanda

Entercer lugar, para la comprensión de las conductas infractoras imputadas,procede discriminar entre "resultados naturales "(SEO) y"enlaces patrocinados" (SEM) en el motor de búsqueda en Internet queopera Google, como aparece en la STJUE de 23 de marzo de 2010. Seguimos paraello la exposición de la Sentencia de 31 de octubre de 2013 del Juzgado Nº1 deMarca Comunitaria (hoy de la Unión Europea)

Cuandoun internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras, el motorde búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras pororden decreciente de pertinencia. Éstos son los resultados «naturales» de labúsqueda.

Además,Google ofrece un servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords»,que permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clavepara que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor debúsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocionalaparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra bien en la partederecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la partesuperior de la pantalla, encima de dichos resultados.

Losenlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjuntode enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica mencionada.El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cadavez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calculaprincipalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante sehaya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Googley del número de veces en que los internautas pulsen en dicho enlace.

Lamisma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden deaparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del preciomáximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y dela calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugaren el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clicmás elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

Googleha establecido un procedimiento automatizado para la selección de palabrasclave y la creación de anuncios. Los anunciantes seleccionan las palabrasclave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace a su sitio.

Segundo.- El uso de la marca ajena en el sistema dereferenciación Adword

1.      Noes controvertido que la demandada ha contratado en el servicio remunerado dereferenciacióndenominado «AdWords» de Google un paquete de palabras clave okeyword (227 en diversa combinaciones y opciones, según el dictamen pericial dela demandada, folio 474 vuelto) y que al introducir "pueblo ingles"en el buscador Google aparece como anuncio el siguiente

2.      Respectode la conducta infractora imputada - el empleo por la demandada como palabrasclave("keyword advertising") en el marco de un servicio remunerado dereferenciación en Internet, de palabras que corresponden con marcas registradasajenas, sin contar con autorización del titular- existe ya una doctrinaconsolidada del TJUE

En lasentencia de 23 de marzo de 2010 de la Gran Sala (asuntos acumulados C-236/08 aC-238/08 , caso Google y Louis Vuitton y otros) al analizar si se trata de unuso que pueda menoscabar las funciones de la marca distingue entre lasdistintas funcionalidades; y respecto de la función esencial de indicación delorigen sienta la siguiente doctrina:

"83 La determinación de si dicha función de la marca resulta menoscabadacuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica auna marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular dedicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio.

84      Semenoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando el anuncio nopermite o apenas permiteal internauta normalmente informado y razonablementeatento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio procedendel titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si,por el contrario, proceden de un tercero (véase, en este sentido, la sentenciaCéline, antes citada, apartado 27 y jurisprudencia citada).

85      Ental situación, que se caracteriza, por otro lado, por la aparición instantáneadel anuncio en cuestión enrespuesta a la introducción de la marca en el área debúsqueda y por su coincidencia en pantalla con la marca, en su posición detérmino de búsqueda, el internauta puede verse inducido a error sobre el origende los productos o servicios de que se trate. En estas circunstancias, puestoque desencadena la aparición del anuncio, el uso que el tercero hace del signoidéntico a la marca, como palabra clave, puede denotar la existencia de unarelación material en el tráfico económico entre los productos y servicios deque se trata y el titular de la marca (véanse, por analogía, las sentenciasArsenal Football Club, antes citada, apartado 56, y de 16 de noviembre de2004,AnheuserBusch, C-245/02 , Rec. p. I-10989,apartado 60).

86      Tambiénpor lo que respecta al menoscabo de la función de indicación del origen,resulta útil tener en cuentaque la normativa de la Unión sobre comercio electrónicoinsiste en la necesidad de que la visualización de los anuncios en Internet seatransparente. Habida cuenta del interés en garantizar la lealtad de lastransacciones y la protección de los consumidores, subrayado en el vigésimonoveno considerando de la Directiva 2000/31, elartículo 6 de esta Directiva establece la norma de que la persona físicao jurídica en cuyo nombre se haga una comunicación comercial que forme parte deun servicio de la sociedad de la información debe ser claramente identificable.

87      Sibien se constata, de este modo, que la responsabilidad de los anunciantes enInternet puede generarseen aplicación de normas de otros ámbitos jurídicos,como las relativas a la competencia desleal, no deja de ser cierto que elsupuesto uso ilícito en Internet de signos idénticos o similares a marcas sepresta a un examen con arreglo al Derecho de marcas. Teniendo en cuenta lafunción esencial de la marca, que, en el contexto del comercio electrónico,consiste, en particular, en permitir a los internautas que recorren losanuncios mostrados en respuesta a una búsqueda sobre una marca concretadistinguir entre los productos o servicios del titular de la marca y los quetienen otra procedencia, debe facultarse al titular de la marca a prohibir quese muestren anuncios de terceros que los internautas pueden atribuirleerróneamente"

Porello concluye que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, casopor caso, con arreglo a estas pautas:

"89 Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculoeconómico entre dicho tercero y el titular de la marca, se constata unmenoscabo de la función de indicación del origen.

90Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, estan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata queun internauta normalmente informado y razonablemente atento no puededeterminar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que loacompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, porel contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también laconclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada."

Ensegundo lugar, respecto de la función de publicidad de la marca, es decir, lautilización de la marca para informar y atraer al consumidor, como elemento depromoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial, declara que eseuso " no puede menoscabar la función de publicidad de la marca."

Estadoctrina se reitera en la sentencia de 25 de marzo de 2010 de la Sala Primera(asunto C 278/08 ) en la que se suscita la misma problemática, pero no por eluso como keyword (palabra clave) de un signo idéntico a la marca ajena sino deun signo similar a ella (como puede ser el elemento denominativo de una marcadenominativa y figurativa), al indicar que las precisiones formuladas paraverificar si hay vulneración de la función de indicación de origen antesexpuestas son aplicables por analogía

En laposterior sentencia de 8 de julio de 2010 (en el asunto C 558/08, casoPortakabin Ltd, contra Primakabin BV ) en la que se seleccionó como palabrasclave la marca ajena y tres variantes para evitar que los internautas quehicieran una búsqueda pasaran por alto el anuncio por haber cometido pequeños erroresal teclear la palabra que constituye la marca ajena, reitera esta doctrina(apartados 35 y 54)

Deella se hace eco la Sentencia de 12 de julio de 2011 (asunto C 324/09, en elcaso L'Oréal SA y otros contra eBay y otros) y se traslada respecto del operadorde un mercado electrónico

Porúltimo, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, en el asunto C 323/09 (casoInterflora Inc. contra Marks & Spencer plc), por haber seleccionadocomo palabras clave la palabra «Interflora», así como las variantes derivadasde esa palabra con «errores leves» y expresiones que contienen la palabra«Interflora, cuya notoriedad no se discute, resume la doctrina jurisprudencialsobre el alcance del art 5 Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembrede 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones delos Estados miembros en materia de marcas, entonces vigente (el correlativo art34 LM ) en los siguientes términos:

"1)Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva..., y 9, apartado1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo... deben interpretarse enel sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que uncompetidor haga publicidad -a partir de una palabra clave idéntica a esa marcaque el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio dereferenciación en Internet sin el consentimiento del titular- de productos oservicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuandodicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

-       menoscaba la función de indicación del origen de la marcacuando la publicidad mostrada a partir de lapalabra clave no permite o permitedifícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atentodeterminar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden deltitular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, porel contrario, proceden de un tercero;

-       en el marco de un servicio de referenciación de lascaracterísticas del que se trata en el litigio principal, nomenoscaba lafunción publicitaria de la marca, y;

-       menoscaba la función de inversión de la marca si supone unobstáculo esencial para que dicho titular empleesu marca para adquirir oconservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse unaclientela fiel.

2) Losartículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentidode que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que uncompetidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente adicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un serviciode referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuandode ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácterdistintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dichapublicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad(difuminación).

Enparticular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba elcarácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a quedicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

Encambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir,concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabrasclave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente alos productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simpleimitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sincausar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás lasfunciones de la mencionada marca de renombre"

3.      Estadoctrina es acogida por el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de febrero de2016 (caso Masaltos) y de 15 de febrero de 2017 (caso Orona)

4.      Lasentencia impugnada se ajusta a esta doctrina jurisprudencial, por lo que no seaprecia el error alegado,si bien aclarando que la única función denunciada comomenoscaba es la función de indicación de origen, por lo que no cabe analizarninguna de las otras, más propias de las marcas notorias, que aquí ni siquierasería posible al no constar alegada es condición en la instancia

4.1     Frentea lo expuesto por los apelantes, no basta el mero uso de la marca ajena (o desus combinacioneso variantes) como palabra clave para afirmar que se haproducido infracción marcaria. Para ello es necesario que (a) el anunciosugiera la existencia de un vínculo económico entre el anunciante (aquí la apelada) y el titular o licenciatario de la marca (los actores) o (b) que el anunciosea tan impreciso sobre el origen de los servicios (cursos intensivos de inglésen pueblos de España) que un internauta no pueda determinar, sobre la base delenlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante(aquí, la apelada) es un tercero ajeno al titular o licenciatario de la marca(aquí, los actores) o si, por el contrario, está económicamente vinculado a losmismos

Juicioque debe hacerse teniendo en cuenta que el público pertinente está compuestopor internautas normalmente informados y razonablemente atentos . Y comodice la STJUE en el asunto Interflora (apartado 50)

"..el hecho de que algunos internautas hayan podido tener dificultades para captarque el servicio prestado por M & S es independiente del que proporcionaInterflora no basta para declarar un menoscabo de la función de indicación delorigen."

Delanálisis del anuncio antes reproducido, se comparte la conclusión de la sentenciaapelada, y no se puede afirmar la infracción denunciada ya que: i) no sugierevínculo económico entre la apelada y las apelantes, y ii) no es tan imprecisoque denote vinculación entre ellas, ya que un internauta normalmente informadoy razonablemente atento, acostumbrado a que al teclear una palabra consistenteen una marca en un motor de búsqueda aparezcan no solo ésta sino variasalternativas a los productos/servicios del titular de la marca, puededeterminar que el anunciante (la apelada) es un tercero no vinculado al titularde la marca PUEBLO INGLES, que aparece como resultado de búsqueda como enlacepatrocinado en mejor posición, según impresiones de búsquedas obrantes de losautos

4.2     Elque aparezca en el título del anuncio "Ingles Intensivo Pueblo-estacioninglesa.es" no desvirtúe lo anterior

En elrecurso los apelantes de forma reiterada (pag 18 y ss) destacan el papel deltítulo del anuncio en la estrategia de atraer la atención del usuario para quecliquee en el enlace del anuncio (la web del anunciante), y la falta de sentidogramatical del título empleado por la demandada.

Sincuestionar lo primero, respecto de lo segundo, siendo cierto que no se adecua alas reglas estrictas de la gramática, también lo es que no obstante ello dichacomposición es inteligible y aporta información sobre el contenido del anuncio:cursos de aprendizaje de inglés intensivos a practicar en pequeñas localidadeso pueblos. Ello se corrobora si acudimos al cuerpo del anuncio, en el que seexpone que los cursos para mejorar el inglés se realizan conviviendo connativos, y con una llamada a conocer los enclaves en los que tienen lugar.Interpretación conjunta del mensaje publicitario conjunta como un todo que esuna exigencia en la jurisprudencia publicitaria (entre otras SAP de Madrid,Sección 28ª, de 6 de mayo de 2011 y 28 de noviembre de 2016 o 31 de marzo de2017)

Peroes que, sobre todo, siendo verdad que aparecen en el título del anuncio los dostérminos que conforman la marca de la actora (Inglés- Pueblo), no concadenadosen la forma registrada, no podemos perder de vista que, al margen de no se hayadeclarado su nulidad, tales elementos denominativos tienen un carácterespecialmente débil desde el punto de vista distintivo para los servicios de laclase que identifican (cursos de idioma inglés por inmersión mediante laestancia en pequeños pueblos de España, sin precisar la salida a países dehabla inglesa)

Notenemos duda que esa marca no puede servir para monopolizar el uso de cualquiercombinación que las contenga cuando son unas expresiones (pueblo - inglés) quese refieren a características del servicio signado. Compartimos por ello laalegación en este sentido efectuada por la apelada

5.Procede,pues, la desestimación de la infracción marcaria por esa conducta

Tercero.- El uso no autorizado de la marca ajena comometaetiqueta

1.      Elotro comportamiento imputado en la demanda es el uso no autorizado de la marca"PUEBLO INGLÉS" enel código fuente de la página web de la demandada (www.estacioninglesa.es ) como metaetiqueta; es decir , el llamado Metatagging.

Estasmetaetiquetas se incluyen en el código fuente de un sitio web, no son visiblespara el usuario, y facilitan información a los motores de búsqueda sobre lossitios web, y las relevantes (según el propio perito de las actoras) a la horadel posicionamiento natural son la "metaetiqueta description"(proporciona una descripción breve de la página) y la "etiqueta title" (describe el título de un sitio web)

2.      LaSentencia no considera probado que la demandada haya incluido la marca de laactora en lasmetaetiquetas de su página web www.estacioninglesa.es. Y lo hacecon transcripción literal del dictamen pericial aportado por las propiasactoras, según el cual, al no aparecer concadenadas en ningún caso, " nopodemos afirmar que se esté utilizando la marca comercial "PuebloInglés" deliberadamente para ganar relevancia SEO, a pesar de que por elpropio funcionamiento del propio motor le otorgue esa relevancia"

3.      Enel recurso ya no se habla de "metatagging" sino que la utilizaciónpor la demandada de la marca de laactora en el título de los anuncios, en lapágina web y urls, facilitan un mejor posicionamiento de la página web deMERIDIA NO IDIOMAS en los resultados de búsquedas naturales

Siendodiscutible si ello violenta el ámbito de la apelación con arreglo al art 456LEC y su exégesis jurisprudencial, antes expuesta y a la que nos remitimos, locierto es que la contraparte no lo suscita ni alega que este planteamiento legenere indefensión alguna. Si a ello unimos que los datos fácticos sí fueroncontrovertidos en la instancia, y que lo que se viene en el recurso esprescindir de la calificación jurídica mantenida en la instancia, no vemosobstáculo en su análisis, sobre todo para evitar cualquier tacha de incongruencia,y el consiguiente complemento de sentencia

4.      Elque la apelada use en la URL (localizador de recursos uniforme disponibles eninternet formado por unasecuencia de caracteres, existiendo una URL para cadapágina de cada uno de los documentos de la world wide web , según definiciónempleada en la demanda) las palabras "inglés" y "pueblo",sin la concordancia o correlación exacta a la forma registrada por la actora(extremo admitido por la apelada) no constituye infracción marcaria por lassiguientes razones:

Enprimer lugar, la marca de la actora no puede impedir que terceros operadores enel mercado usen las palabras "pueblo " e " inglés " parapromocionar sus servicios de cursos intensivos de inglés en pequeñaspoblaciones, según lo antes razonado, que damos por reproducido para evitarinútiles reiteraciones

Ensegundo lugar, es el propio dictamen pericial de las actora el que concluye queno es posible afirmar que haya un uso de la marca "Pueblo Inglés" enla URL,s para ganar relevancia SEO ( folio 140)

Entercer lugar, no se explica ni justifica qué riesgo de confusión se genera conla conducta imputada, sin que sea trasladable en todo el precedente judicialinvocado de "metatagging" , pues el auto del Juzgado de MarcaComunitaria num 1, de 31 de enero de 2011 se refería a marcas notorias y alaprovechamiento indebido de las mismas

5.      Tampocolo es el que aparezcan 86 páginas de resultados naturales dentro del sitio webde la demandadawww.estacioninglesa.es en las que se utiliza las palabras"pueblo" e " inglés", pues ello no genera confusión algunacon el título marcario de la actora , al ser términos imprescindibles paradescribir los servicios ofertados

6.Encuanto al uso en el título del anuncio, nos remitimos a lo ya expuesto

7.Procede, pues, rechazar la infracción marcaria por estas conductas

Cuarto.- Costas

1.Ladesestimación del recurso implica la imposición de las costas de la alzada alapelante ( art. 398 LEC ) Vistas las normas citadas y demás de general ypertinente aplicación.

F A L L A M O S

Quedebemos desestimar el recurso de apelación formulado por MORE THAN ENGLISH SLUe INICIATIVAS EN IDIOMAS SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de loMercantil nº 1 de Murcia en fecha 2 de noviembre de 2017 , que confirmamosíntegramente, con imposición de las costas de la segunda instancia al apelante

Deseal depósito para recurrir el destino legal

Devuélvasela causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Asípor esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACION

Contraesta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y,conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante estaSala en el plazo de veinte días desde que sea no tificada, debiendoconsignar la cantidad de 50 € (por cada recurso que se interponga) para suadmisión conforme a lo establecido en la D. A. 15ª LOPJ y en su caso, la tasaprevista en la Ley 10/2012

AVISOLEGAL

Parala realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otrasresoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto conel Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-