SENTENCIA
ES: ES: APB:2019:10948
ANTECEDENTES DE HECHO:
En primera instancia la actora Euroestrelles Fred S.L. interpuso
demanda contra las codemandadas al entender que habían infringido sus derechos
sobre los textos de un catálogo usado para comercializar carne. Asimismo,
también ejercita una acción de infracción de derechos marcarios por vulneración
de su marca nacional 3558235 Pujols – Madura como ninguna otra carne del mundo,
registrada para la clase 35.
En su demanda la actora acusaba a las demandadas de una doble
infracción de derechos: 1) de propiedad intelectual por el uso de textos
originales de la actora tanto en los catálogos (editados por Grupo Los
Norteños) que la entidad Industrias Cárnicas Los Norteños S.A. distribuyó en el
Salón Internacional de Alimentación y Bebidas de Barcelona en los años 2016 y
2017, así como por el uso de los mismos en la web www.centraledecarnes.com 2)
de propiedad industrial por el uso del eslogan `Madura como ninguna otra carne
del mundo´ el estand de la codemandada Central de Carnes Madrid Norte, S.A. (en
adelante, Central de Carnes) en las referidas ferias.
Las demandadas se opusieron a la demanda con varios motivos: 1)
falta de demostración de autoría ni de que los textos figurasen en ningún
catálogo anterior de la actora 2) falta de legitimación pasiva ya que el Grupo
Los Norteños carece de personalidad jurídica propia y 3) falta de infracción
marcaria ya que el elemento distintivo de la marca es Pujols, mientas que `Madura
como ninguna otra carne del mundo´ es un mero eslogan comercial no distintivo.
En relación a la primera cuestión suscitada se añaden argumentos como que
existen diferencias significativas entre los catálogos o que el impacto de los
catálogos respecto a las ventas de las empresas es mínimo (un 2%).
El 3 de octubre de 2018 Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona
desestimó íntegramente la demanda contra los codemandados pero sí estimó
parcialmente la demanda interpuesta contra Central de Carnes Madrid Norte S.A. por
una infracción de derecho de propiedad intelectual así como una vulneración del
derecho marcario de la actora. Por ello, ordena retirar y destruir los
catálogos en liza y cesar en el uso de los textos disputados; cesar en el uso
de la marca de la actora e indemnizar a la misma con cantidades que superan los
90.000€ por ambos conceptos.
Las tres codemandadas interpusieron conjuntamente recurso de
apelación contra la citada sentencia basándose, entre otros, en 1) error en la
valoración de la prueba tanto de la autoría de los textos respecto a la
infracción del derecho de propiedad intelectual y 2) error en la valoración de la
prueba respecto a la infracción marcaria. Sobre este segundo motivo, las
apelantes consideran que no existe dicho vulneración ya que “no ha incluido en
sus catálogos el signo que la actora tiene registrado sino solo una parte del
mismo que son los eslóganes publicitarios de dominio público y que carecen de
carácter distintivo” (FD1). Las apelantes también discuten la cuantificación de
la indemnización.
RESUMEN:
La AP estima parcialmente el recurso de apelación dejando sin
efecto los pronunciamientos tercero y cuartos relativos a la infracción
marcaria, por lo que se desestiman completamente las acciones marcarias
ejercitadas. Asimismo, se reduce la condena pecuniaria a 10.000€ en concepto de
infracción de la propiedad intelectual.
En relación a la vulneración del derecho de propiedad intelectual,
la AP realiza una minuciosa evaluación de dicha infracción. De dicho análisis
destacar en primer lugar la comparativa terminológica que se hace de ambos
textos, resaltando posibles sinónimos como raza-especie, ternura-terneza o
cocción-preparación y sin poner en duda la afirmación del juzgado de lo
mercantil de que los dos textos son prácticamente coincidentes.
En segundo lugar, destacar el fallo en relación a la originalidad
de la obra. Sobre esta cuestión, la AP entiende que el verdadero motivo del
recurso no es la valoración de prueba, sino si concurren los presupuestos de
fondo para poder afirmar que el texto merece estar protegido por la propiedad
intelectual y en caso afirmativo valorar si ha existido una infracción. En el análisis
sobre la originalidad de la obra contenido en los apartados 14 – 22 del FD2,
tras hacer un barrido doctrinal y jurisprudencial de la materia la AP acaba
dando un veredicto claro pero con reservas: “no podemos ignorar cuál es la
finalidad a la que obedece la obra de la actora, esto es, servir de publicidad
para la venta de carne de vacuno. De ello se deriva que el texto deba hacer
referencia a las cuestiones esenciales que caracterizan ese producto y realizar
su calidad, entre las que se encuentran el sabor, el aspecto (…). Por tanto, no
existe originalidad alguna en el hecho de que en la obra la actora se haga
referencia de estas características (…) la cuestión está en que la referencia a
esas características puede hacerse de muy diferentes formas y puede existir
originalidad en la concreta forma en la que se describen. En este sentido,
aunque el texto no podemos considerar que sea especialmente creativo (…)
incorpora originalidad suficiente que justifica que se le deba reconocer su
protección. No obstante, no podemos dejar de reconocer que la cuestión nos
parece algo dudosa porque en su mayor parte los texto no van más allá de
limitarse a expresar un contenido que está condicionado por la función técnica
de la obra”. (FD2.21 y 22).
En tercer lugar, la indemnización se reduce sensiblemente respecto
a la primera instancia al entender la AP que no es objeto de litigio la
elección del apartado a del art. 140.2 TRLPI (beneficios que hubiera podido
obtener el infractor como consecuencia de la utilización ilegítima) pero sí la
cuantía en cuestión ya que la actora aportó las bases de dicho cálculo pero
nunca hizo lo propio con una pericial acreditativa de los beneficios. Así, la
actora entiende que la cuantía debería de ser un 30% de los beneficios del
infractor durante el periodo en el que se produjo la infracción, mientras que
para la recurrente ese porcentaje debería de ser del 2%. La AP resuelve esta
cuestión valorando 1) el grado de implantación previo que tenía el infractor en
el mercado 2) la incidencia causal entre los beneficios y la utilización de la
obra infringida y 3) el dato relativo a la evolución de la clientela.
En relación a la infracción marcaria, la AP recuerda que es
incuestionable la posibilidad de registrar los eslóganes publicitarios como
marcas pero, sin embargo, en el presente caso da la razón a los apelantes al
entender que la marca eslogan carece de carácter distintivo: “en nuestra
opinión (…) solo el término Pujol´s le atribuye carácter distintivo, de forma que
al no haber utilizado la demandada el eslogan acompañado de ese término no ha
podido infringir el signo registrado por la actora. Incluso la clase para la
que la actora tiene registrado el signo (35), y particularmente el carácter de
los servicios (servicios de publicidad y promoción de ventas) es bien
indicativa del destino exclusivamente publicitario del eslogan registrado” (FD3.42
y 43).
COMENTARIO:
Esta sentencia resulta interesante por el minucioso análisis que
hace en relación al plagio, y concretamente al concepto de la originalidad
dentro de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, resulta llamativo el
fallo de primera instancia en relación a la infracción de marca eslogan que
posteriormente la AP revoca.