Perú

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA

CAS. N° 10515-2013

LIMA

Sumilla: Registro de Marca: Para poder registrar una marca, no basta con tratar de registrar –por si sola- una Palabra en especial, para que ésta pueda considerarse como una marca que identifique el servicio que brinda una empresa, si por ejemplo existen otras marcas registradas con esa misma palabra pero que estas están compuestas de otras que las hacen visiblemente diferentes, es decir, contienen un elemento adicional que las hacen distintivos entre sí.

Lima, veintisiete de agosto de dos mil quince.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: -------------

VISTA: La causa número diez mil quinientos quince – dos mil trece; con el acompañado; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Señores Jueces Supremos: Tello Gilardi - Presidente, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez, Rueda Fernández y Lama More; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia:

I.- MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Editora Positivo Limitada de Brasil, obrante a fojas ciento noventa y uno, contra la sentencia de vista de fecha veinte de mayo de dos mil doce, obrante a fojas ciento sesenta y tres, que confirmó la sentencia apelada de fecha dieciocho de setiembre de dos mil doce, obrante a fojas ciento dieciocho, que declaró infundada la demanda; en los seguidos por la parte recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, sobre Acción Contenciosa Administrativa.

II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

Mediante resolución suprema de fecha treinta de enero de dos mil catorce corriente a fojas sesenta y uno del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Editora Positivo Limitada de Brasil, por las siguientes causales:

a) Infracción normativa del artículo 45 literal c) del Decreto Legislativo N° 1075 y del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, alegando que, la Sala Superior al momento de dictar su sentencia que es materia de casación ha desconocido la norma aplicable al presente caso, como es el Decreto Legislativo N° 1075 y aplicado erróneamente el artículo 136 inciso a de la Decisión Supranacional N° 486, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre dos signos distintos, pues no ha considerado que los servicios de la clase 41 internacional que identifica la marca registrada es distinta a aquellos que distingue la marca de su mandante, sumado al hecho de que se encuentra frente a signos diferentes, por lo que se sostiene que no existe confusión entre los signos en cuestión.

b) Infracción de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, alega la impugnante que el Colegiado Superior no ha sustentado las razones por las que considera que existe vinculación entre los servicios que distingue las marcas en conflicto, más aun cuando los servicios cubiertos por el signo registrado son especializados, con lo cual, el consumidor medio no se verá inducido a confusión o error.

III.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: Antecedentes.

1.1. Que, con fecha veinticuatro de enero de dos mil doce, la demandante Editora Positivo Limitada de Brasil interpone demanda contenciosa administrativa en contra del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, solicitando como pretensión, que el órgano jurisdiccional declare la nulidad parcial de la Resolución N° 2326-2011/TPI-INDECOPI del veintiuno de octubre de dos mil once, que confirmó la Resolución N° 276-2011/DSD-INDECOPI del siete de enero de dos mil once, que le denegó el registro multiclase del signo constituido por la denominación POSITIVO y logotipo, para distinguir productos de la clase 41 de la nomenclatura oficial; sustenta su demanda en el hecho que los signos materia análisis se encuentran destinados a identificar servicios que no guardan conexión competitiva, existiendo diferencias en el plano gráfico y fonético, los cuales permiten ser claramente advertidos, razón por la cual el signo cuyo registro era pretendido no se encuentra inmerso en la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión N° 486, siendo finalmente que el titular de la marca “POSITIVO SERVICIOS GRÁFICOS” no formuló cuestionamiento alguno.

1.2. Por escrito de fojas sesenta y ocho, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contesta la demanda manifestando que, el artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 prescribe que si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva, criterio que ha sido ratificado por el Tribunal de la Comunidad Andina, quien en su decisión respecto del proceso 140-IP-2009 precisa que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o asociación para que se configura la irregistrabilidad; en ese sentido, el elemento relevante contenido en la marca materia de autos conlleva a que el consumidor asocie la misma a la marca “Positivo Servicios Gráficos”, cuyo término “Positivo” resulta también el elemento relevante, configurándose por tanto lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión N° 486, advirtiéndose con ello que la resolución administrativa cuestionada fue emitida de acuerdo a ley.

1.3. Mediante sentencia de primera instancia del dieciocho de setiembre de dos mil doce (fojas ciento dieciocho), el Juzgado declaró infundada la demanda, fundamentando su decisión, en el hecho que la marca solicitada no puede ser registrada respecto de la Clase 41, debido a que, podría generar confusión indirecta en los consumidores, en la medida que puede inducir a éstos a creer que entre los signos analizados existe una vinculación, tanto por la identidad de algunos servicios que distingue los referidos signos como también por la identidad fonética existente entre ambos signos; además, que si bien el titular de la marca “POSITIVO SERVICIOS GRÁFICOS y logotipo” no ha formulado oposición contra la solicitud de inscripción de la demandante, ello no conlleva a la registrabilidad del signo solicitado, en tanto ello se encuentra supeditado a que la autoridad administrativa competente verifique que el uso del signo cuyo registro es peticionado no afecte el derecho de un tercero.

1.4. Por su parte, la sentencia de vista del veinte de mayo de dos mil doce (fojas ciento sesenta y tres), confirma la sentencia de primera instancia, sustentándose en que la denominación “Positivo” en ambos signos evoca un mismo concepto, consecuentemente, el signo “POSITIVO y logotipo” que pretende registrar la demandante carece del elemento distintivo suficiente que realmente pueda diferenciarlo de la marca registrada, existiendo además identidad fonética y el hecho de que ambos signos tengan relación con los productos incluidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la primera infracción normativa, se tiene que el artículo 45 literal c) del Decreto Legislativo N° 1075, indica que: “A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: (…) c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; (…)”. Asimismo, el artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina, prescribe: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

TERCERO: Que, la doctrina ha establecido que la confusión del consumidor puede darse de dos maneras: por confusión directa, la que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por dos signos iguales o similares de modo que el consumidor podría adquirir uno de ellos en la creencia que se trata del otro; y, por confusión indirecta, la que no está referida a los productos o servicios en sí, sino a su origen empresarial, es decir, que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado, respectivamente, por otro empresario, por lo que esperará una determinada calidad en los mismos, basado en la similitud  que podría existir en los signos en conflicto así como en la posible identidad entre los canales de comercialización y distribución que pudiese tener.

CUARTO: Que, en principio, este Colegiado Supremo considera importante señalar que el derecho a la propiedad intelectual tiene como objetivo proteger derechos intelectuales, es decir, derechos inmateriales o intangibles. Esta rama del derecho comprende el Derecho de Autor y el Derecho de Propiedad Industrial; así, en el presente caso, nos encontramos en el ámbito del derecho de propiedad industrial, el cual tutela las nuevas tecnologías o patentes y los signos distintivos, esto es, las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas de certificación, marcas colectivas y denominaciones de origen. Ahora bien, respecto a las marcas, éstas pueden ser marcas de productos o marcas de servicios, siendo que en el presente caso se encuentra referida a marcas de servicio; asimismo, el marco legal aplicable es la normativa Comunitaria Andina (Decisión N° 486) y la legislación nacional (Decreto Legislativo N° 823, publicado el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis)

QUINTO: Que, por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 70-IP-2014) el once de julio de dos mil catorce (fojas setenta y uno), concluye que, la aptitud para poder registrar una marca se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecida por los artículo 135 y 136 de la mencionada decisión, asimismo, indica que no son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión puedan causar en el público un riesgo de confusión o de asociación; además, para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer lo posible conexión competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas.

SEXTO: Que, entonces, como se advierte de lo tramitado en vía administrativa, la demandante solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituida por la denominación “POSITIVO y logotipo”, para distinguir –entre otro- la Case 41 relacionada a la “Información sobre educación, servicios educativos; organización de concursos (actividades educativas o recreativas); organización de competiciones deportivas; educación física; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; servicios de entretenimientos; préstamos de libros, servicios de bibliotecas ambulantes; servicio de campamento de vacaciones (actividades recreativas); publicación de libros; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargable; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; publicación de textos que no sean publicadas; organización de actividades deportivas y culturales”; por su parte, la marca registrada distingue estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

SÉPTIMO: Que, cabe mencionar que el artículo 134 de la Decisión N° 486 establece que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

OCTAVO: Que, según la Real Academia Española (RAE) se entiende por POSITIVO “a una afirmación cierta, efectivo, verdadero o que no ofrece duda, asimismo, dicho de una persona optimista, inclinada a ver un aspecto favorable de las cosas”; por ello, el signo POSITIVO y logotipo que se pretende registrar, por si sólo, carece de un elemento distintivo suficiente que realmente pueda diferenciarlo de la marca registrada “POSITIVO servicios gráficos y logotipo”, existiendo –no sólo- identidad fonética en ambas marcas, sino también ortográfica e incluso ideológica, pues esas marcas se relacionan en la Clase 41; es por eso, que ambas marcas no pueden coexistir en forma pacífica, toda vez que, un consumidor cualquiera podría confundirlas fácilmente, y pensar que ambas empresas tienen vinculación entre ellas; asimismo, se tiene que la marca que se pretende registrar no cumple con lo establecido en el artículo 134 antes mencionado, coligiéndose más bien, que de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 inciso f) y artículo 136 inciso a) de la norma en comento, el nombre de la citada marca es “genérico” y que, como se mencionó, puede causar un riesgo de confusión.

NOVENO: Que, por consiguiente, en el caso de autos, se puede concluir que la marca que se pretende registrar, por los servicios que ofrece, fácilmente puede conllevar a que un usuario promedio piense que ambas marcas tienen vinculación, lo que generaría confusión en el público consumidor de ese servicio; además, si bien existen otras marcas con el mismo nombre (POSITIVO), debe recalcarse que aquellas, están acompañadas de otras palabras que las notoriamente identificables e incluso pertenecen a una clase distinta, a excepción de la marca “Positivo servicios gráficos”, en la que pertenece a la misma clase que la marca que pretende registrar la demandante.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la infracción normativa del artículo 45 literal c) del Decreto Legislativo N° 1075 y del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se tiene que la primera norma citada, precisa: “A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: (…) c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; (…)”; por su parte, el inciso a) del artículo 136, indica: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Al respecto, la recurrente sustenta esa infracción en el hecho que, la Sala Superior ha desconocido el Decreto Legislativo antes mencionado, aplicando erróneamente el artículo 136 ya comentado, ello con el objeto que se determine la existencia de riesgo de confusión entre los signos cuestionados, ya que no ha considerado que los servicios que presta son distintos a la marca registrada, además que se encuentran ante signos diferentes, por lo que, no se evidencia confusión alguna entre ambas marcas. Entonces, se tiene que mencionar en primer lugar, que la recurrente no ha explicado con claridad como así, no se podría generar confusión entre ambas marcas si fonéticamente suenan igual, incluso el servicio que presta la marca registrada se relaciona con la marca de la demandante (esto es, el servicio está dirigido a la publicación de libros cuya actividad implica la labor de imprenta y diseño gráfico); aunado a ello, la palabra POSITIVO por si solo no puede considerarse como una marca que identifique el servicio que brinda la actora, pues, a diferencia de las otras marcas, las mismas están compuestas de otras palabras que la hacen visiblemente diferentes, es decir, contienen un elemento que la hacen distintivas entre sí.

DÉCIMO PRIMERO: Que, aunado a ello, la accionante no ha desvirtuado como así los servicios que presta no se vincularían con la marca registrada, toda vez que, la marca registrada distingue estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre prensa, diseño de folletos de la Clase 41, mientras que los servicios de la actora incluyen estudio de diseño gráfico; esto es, considerando la marca a registrar (POSITIVO) y los servicios, un consumidor puede creer que se trata de la misma empresa; por consiguiente, no se aprecia que exista infracción normativa como lo planteado por la demandante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, referente a la infracción de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, debe indicarse que esa norma puntualiza: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”;

DÉCIMO TERCERO: Que, respecto de la motivación el Tribunal Constitucional en el expediente N° 1480-2006-AA/TC, ha puntualizado que: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.

DÉCIMO CUARTO: Que, conviene hacer notar, que este Tribunal Supremo ha sostenido en reiteradas ocasiones, que el deber de motivación de las resoluciones judiciales, regulado por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, deben expresar el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; en tal sentido, habrá motivación adecuada de las resoluciones judiciales, siempre que la resolución contenga los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la decisión, que la motivación responda estrictamente a la ley y a lo que fluye de los actuados, pero además deberá existir una correspondencia lógica (congruencia) entre lo pedido y lo resuelto, de tal modo que la resolución por sí misma exprese una suficiente justificación de lo que se decide u ordena; en contrario, si la resolución infringe alguno de estos aspectos sustanciales de la motivación, se incurre en causal de nulidad contemplada por el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27524.

DÉCIMO QUINTO: Que, en atención a ello, la recurrente alega que el Colegiado Superior no ha sustentado las razones por las que considera que existe vinculación entre los servicios que distingue las marcas en conflicto, más aun cuando los servicios cubiertos por el signo registrado son especializados, con lo cual, el consumidor medio no se verá inducido a confusión o error; al respecto; por consiguiente, se desprende que la decisión contenida en la sentencia de vista objeto de análisis se encuentre fundada en una argumentación que ha sido construida válidamente por el Ad-quem sobre la base de premisas que no solo han se encuentran adecuadamente sustentadas en atención a los hechos acreditados en los autos (premisas fácticas) y el derecho aplicable a la controversia (premisas jurídicas), sino que, además, resultan idóneas para justificar lógicamente lo resuelto; y por el contrario, la demandante se ha limitado a tratar de indicar que la argumentación respecto del riesgo de confusión le atañe a la Sala Superior cuando era ella quien tenía que demostrar fehacientemente que no existía tal riesgo.

DÉCIMO SEXTO: Que, ende, no se evidencia la contravención de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado en los términos denunciados, ni al inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 364 del mencionado código, puesto que la cuestión controvertida, contrario a lo alegado por el impugnante, ha merecido una suficiente y debida motivación, conforme ha quedado establecido en la presente resolución.

IV.- RESOLUCIÓN:

Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Editora Positivo Limitada de Brasil, obrante a fojas ciento noventa y uno; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha veinte de mayo de dos mil doce, obrante a fojas ciento sesenta y tres; MANDARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Sobre Acción Contenciosa Administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rodríguez Chávez.-

S.S.

TELLO GILARDI

VINATEA MEDINA

RODRÍGUEZ CHÁVEZ

RUEDA FERNÁNDEZ

LAMA MORE

Rpt/Foms.