Pérou

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN Nº 0237-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE : 647827-2016

 

SOLICITANTE : SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY

 

OPOSITORA : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

 

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

OPOSICIÓN - LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

 

Lima, 16 de enero de 2018.

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 20 de enero de 2016, SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación HELADOS YÁMBOLY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Para distinguir productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; salsas (condimentos); hielo, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante escrito de fecha 04 de abril de 2016, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza, formuló oposición en base a los siguientes argumentos:

- Es una empresa multinacional de reconocido prestigio que se dedica principalmente a la producción y venta de helados, así como también de panetones, chocolates y una gran variedad de productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

- Como es de conocimiento público, su marca notoriamente conocida D’ONOFRIO tiene una amplia trayectoria e implantación de más de cien años en el mercado peruano; habiendo ganado desde sus inicios, el aprecio y reconocimiento del público consumidor.

- Dicho reconocimiento y prestigio ha quedado confirmado al haber sido considerada en el año 2014, como una de las veinte marcas más valoradas en el Perú, según el estudio realizado por la Consultora Internacional BrandAsset Valuator de Young & Rubicam Marks.

- Durante varias décadas ha desarrollado y mantenido una activa y cuidadosa estrategia comercial y de marketing a fin de posicionarla cada vez más en el mercado nacional, utilizando para ello diversos medios de difusión.

- En el Perú, además de una constelación de marcas denominativas conformadas por la denominación D’ONOFRIO, es titular también de una gran variedad de marcas^[1] figurativas y tridimensionales registradas y asociadas a su marca D’ONOFRIO.

- La mayoría de sus marcas presentan elementos resaltantes en común, tal es el caso de la combinación de colores amarillo, azul y celeste; dicha combinación es emblemática y asociada a su marca de helados D’ONOFRIO, y como consecuencia, a su origen empresarial.

- De lo expuesto, se advierte la extraordinaria implantación y prestigio de su marca D’ONOFRIO en sus distintas presentaciones, para los mercados de helados, chocolates y panetones es indiscutible; lo cual se acreditará con los medios probatorios que obran en autos.

- En efecto, dichos documentos son suficientes para acreditar el grado de conocimiento, duración, amplitud y extensión geográfica de utilización y promoción de su marca D’ONOFRIO.

- Así, se debe declarar la notoriedad de la marca denominativa D’ONOFRIO y para sus versiones de sus marcas mixtas en sus distintas presentaciones, tales como^[2]:

 , , ,   y .

- Se atreve a sostener que es una de las marcas peruanas, que por tradición, antigüedad, amplitud de difusión y volúmenes de venta, más importante de todos los tiempos.

- Asimismo, D’ONOFRIO posee elementos intrínsecos de carácter cualitativo que la hace merecedora de una protección especial típica de una marca renombrada, debido a los valores positivos de gran aceptación, calidad, buena reputación y prestigio.

- El signo solicitado en el presente procedimiento constituye una imitación de su marca notoriamente conocida , siendo susceptible de generar problemas de confusión y/o asociación en el público consumidor; lo cual se verificará del documento “Estudio denominado Recordación y Asociación de Helados y Material POP de Yámboly”.

- En efecto, el signo solicitado reproduce la misma impresión comercial distintiva y característica generada por la combinación de colores amarillo, azul y celeste, así también por el elemento ovoide que rodea a las denominaciones de los signos.

- Es evidente pues, que el signo solicitado ha sido estructurado a imagen y semejanza de su marca notoriamente conocida, inspirándose ilegalmente en ésta, lo cual viene atribuido no solo por las sospechosas e ilegales coincidencias formales y cromáticas antes señaladas, sino también por un hecho ulterior de carácter fáctico e incontrastable.

- Del mismo modo, se advertirá que el signo solicitado y su marca notoria distinguen helados.

- Por lo expuesto, corresponde la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

- Cabe precisar que no tiene ningún tipo de vinculación con el solicitante, ni con la empresa Helatony´s S.A.C., empresa que usa la marca YÁMBOLY y logotipo en el mercado.

- La vinculación entre el solicitante y la empresa Helatony´s S.A.C. es evidente, siendo el caso incluso que el solicitante actuó como representante de dicha empresa en diversos contratos de licencia de uso, tal como se acredita del expediente N° 260868-2005.

- Se advertirá que la presente solicitud ha sido solicitada para perpetrar, facilitar y consolidad actos de confusión desleal, además de haber sido solicitada de mala fe.

- Al respecto, debe considerarse, la implantación del signo apropiado; la valoración del riesgo de confusión efectiva, exigiéndose que el titular del signo apropiado haya sido utilizado con anterioridad en el mercado; analizar la similitud de los signos empleados en sus presentaciones en el mercado; la pertenencia de los mercados competitivamente conexos; y, la atención que presta el consumidor al reconocer la actividad económica, prestaciones o establecimiento presentado.

- Debe aplicarse artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, debiéndose considerar la implantación de su marca notoria, el uso de la misma en el mercado en sus distintas presentaciones, y la existencia de confusión; siendo relevante como son usados los signos en conflicto (empaques de helados)^[3] en el mercado.

- En efecto, el solicitante viene imitando sistemáticamente los distintos elementos marcarios, empaques y de presentación comercial (trade dress) que componen a su oferta comercial.

- Se debe tener en consideración que en el presente caso se está frente a productos de consumo masivo de la clase 30 de la Clasificación Internacional, razón por la cual es de esperar un grado de atención menor al normal de parte del público consumidor, lo cual incrementa las posibilidades de que se genere una confusión desleal en el mercado.

- Solicitó la confidencialidad de los medios probatorios que obran en el ANEXO 2; señalando que se trata de información cuya divulgación implicaría un perjuicio relevante para su empresa.

En efecto, acotó, dicha información constituye un secreto comercial; debe considerarse como resumen no confidencial la propia descripción de los medios probatorios del ANEXO 2; debe ser declarado como confidencial por un plazo indefinido; y, no ha sido divulgada a terceros.

- Solicitó que por convenir a sus intereses, se le convoque a una audiencia de informe oral a fin de que también pueda contar con la oportunidad de exponer verbalmente sus argumentos.

- Solicitó que al resolver la presente oposición, se tengan en cuenta los demás expedientes vinculados a éste, los cuales serán revelados oportunamente.

- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Amparó su oposición en los artículos 136 inciso h), 137 y 146 de la Decisión 486, así como en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044.

 

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia que los Miembros de la Comisión de Signos Distintivos en la sesión de fecha 11 de mayo de 2016, determinaron que corresponde declarar reservada y confidencial la información adjuntada como medios probatorios en el escrito de fecha 04 de abril de 2016, consistentes en: i) documento denominado Valor de las Ventas de Productos D’ONOFRIO; ii) documento denominado Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D’ONOFRIO; iii) cuatro (04) contratos de auspicio y publicidad suscritos con empresas de publicidad y/o terceros interesados en beneficiarse del uso de la marca D’ONOFRIO; y, iv) estudio denominado Recordación y Asociación de Helados y Material POP de Yamboly, por un plazo indefinido; ello de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1075.

 

Mediante proveído de fecha 17 de junio de 2017, se dispuso denegar el pedido de informe oral solicitado por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

 

Al absolver el traslado de la oposición, con fecha 04 de agosto de 2016, SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, argumentó lo siguiente:

 

- Es titular de las marcas YAMBOLY (certificado N° 106827) y YAMBOLY y logotipo (certificado N° 111700), que distinguen productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

- Asimismo, es titular de las marcas HELADOS YAMBOLY – Helado de Fresa con Cobertura de Yogurt (certificado N° 233911), YAMBOLY GOLD (certificado N° 233912) y FROZENT FRUIT (certificado N° 234683).

- Por convenir a sus intereses comerciales, celebró con la empresa Helatony’s S.A.C. contratos de licencia respecto de sus marcas registradas.

- En mérito de los contratos de licencia de uso, la empresa Helatony’s S.A.C. viene usando la marca YAMBOLY y su logotipo desde hace más de 10 años, en forma clara y transparente, con lo cual no existe posibilidad alguna de denunciar una supuesta mala fe.

- Si bien la opositora alegó la notoriedad de la marca D’ONOFRIO, a la fecha no existe una declaración expresa de notoriedad de dicha marca por parte de ninguna autoridad, por lo que no resulta aplicable la causal invocada por la opositora.

- Corresponde precisar que con la presente solicitud se buscar registrar YAMBOLY y no HELADOS YAMBOLY como afirma la opositora de forma dolosa (sic).

- No existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora debido a sus diferencias fonéticas, los cuales incluso han coexistido durante más de 10 años en el mercado sin que hubiese reclamo alguno de las partes.

- En el supuesto negado que la Comisión considere que su marca YAMBOLY es similar a la marca D’ONOFRIO, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 157 de la Decisión 486 (sic).

- La Comisión deberá tener en cuenta que la opositora no formuló oposición alguna contra el registro de sus marcas, ni tampoco la forma como han sido publicitadas.

- De otro lado, la opositora le acusa de estar cometiendo actos de competencia desleal y mala fe, haciéndolo responsable de los actos de comercio (panel publicitario) realizados por Helatony’s S.A.C.

- Sin embargo, lo que queda en evidencia es que su persona no desarrolla dicha campaña publicitaria, por lo que mal hace la opositora de sindicarlo como responsable de competencia desleal, cuando ella misma señala que es la empresa Helatony’s S.A.C.

- En el presente caso, fluye con total claridad la buena fe de su persona, al haber registrado su marca YAMBOLY desde el año 2005, y haber suscrito el correspondiente contrato de licencia de uso con la empresa Helatony’s S.A.C., para que los productos se encuentren plenamente identificados.

- Sin perjuicio de ello, y aun cuando no existe similitud entre la marca YAMBOLY con la marca D’ONOFRIO, es importante destacar los actos de imitación de iniciativa empresarial; siendo que el derecho de imitar deviene en desleal cuando se genera riesgo de confusión con la conducta adoptada. Es decir, el limite lo constituye el no uso de elementos protegidos por derechos de exclusividad vinculados a la propiedad industrial y el no afectar la competencia de manera desleal en el mercado.

- En el presente procedimiento, se ha cumplido con respetar el derecho de propiedad intelectual existente desde el año 2005, al haber registrado su marca YAMBOLY; y además se ha cumplido con diferenciar su marca YAMBOLY de D’ONOFRIO.

- Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

 

Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2016, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., señaló que se encuentra en conversaciones con la otra parte con miras a la suscripción de un acuerdo que ponga fin al presente procedimiento. Ante ello, solicitó la suspensión convencional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del Código Procesal Civil.

 

Mediante providencia de fecha 06 de octubre de 2016, se puso en conocimiento del solicitante de la solicitud de suspensión señalada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., a fin de que señale lo que considere pertinente.

 

Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2016, SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, señaló que efectivamente se encuentra en conversaciones con la otra parte a fin de que se ponga fin a la presente controversia. Así, solicitó la suspensión del presente caso por un plazo de dos meses a fin de que puedan concluir las negociaciones correspondientes.

 

Mediante Resolución N° 3519-2016/CSD-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016, la Comisión dispuso suspender el trámite del presente procedimiento, por un plazo de dos meses, contado a partir de a fecha de notificación de dicha Resolución.

 

Mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2017, SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de fecha 04 de agosto de 2016, respecto a que no se ha acreditado la notoriedad de la marca D’ONOFRIO; no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca D’ONOFRIO; y, su persona no ha cometido ningún acto de competencia desleal. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar lo siguiente:

 

(i) Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 3519-2016/CSD-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016.

(ii) Si las marcas D’ONOFRIO, , , ,   y tienen la calidad de notorias y de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

(iii) Si la presente solicitud de registro ha sido efectuada mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

3.1 Cuestiones previas

 

- Respecto de los registros marcarios del solicitante

 

En el presente caso, el solicitante señaló que es titular de las marcas YAMBOLY (certificado N° 106827) y YAMBOLY y logotipo (certificado N° 111700), que distinguen productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

Asimismo, acotó, es titular de las marcas HELADOS YAMBOLY – Helado de Fresa con Cobertura de Yogurt (certificado N° 233911), YAMBOLY GOLD (certificado N° 233912) y FROZENT FRUIT (certificado N° 234683).

 

Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo la decisión de las condiciones del signo solicitado y los antecedentes registrales del caso.

 

Siendo así, los antecedentes registrales invocados por el solicitante no determinarán el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

 

- Aplicación del artículo 157 de la Decisión 486

 

Asimismo, el solicitante dentro de sus argumentos señaló que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora debido a sus diferencias fonéticas, los cuales incluso han coexistido durante más de 10 años en el mercado sin que hubiese reclamo alguno de las partes. Al respecto, acotó que, en el supuesto negado que la Comisión considere que su marca YAMBOLY es similar a la marca D’ONOFRIO, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 157 de la Decisión 486 (sic).

 

Al respecto, resulta conveniente precisar que dicha norma^[4] se encuentra referida a las limitaciones conferidas por un registro marcario, esto es, específicamente a aquellos usos que no requieren la autorización del titular de una marca; supuestos que no corresponden ser analizados en el presente procedimiento, siendo que la materia en discusión en el presente procedimiento se circunscribe al análisis de la solicitud del registro de una marca y la oposición formulada contra dicho registro.

 

En tal sentido, en el presente caso no corresponde emitir procedimiento respecto del artículo invocado por el solicitante.

 

3.2 Informe de antecedentes

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

 

a) SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, de Perú, es titular de las siguientes marcas:

 

- La marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación YAMBOLY escrita en letras características; con una figura oval, en los colores blanco, amarillo, celeste, azul y rojo; conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 18 de enero de 2006, con certificado N° 111700, vigente hasta el 18 de enero de 2026, para distinguir helados comestibles, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, salsas (condimentos), de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

- La marca de producto constituida por la denominación YÁMBOLY GOLD y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 21 de enero de 2016, con certificado N° 233912, vigente hasta el 21 de enero de 2026, para distinguir helados de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

- La marca de producto constituida por la denominación HELADOS YÁMBOLY FRESATTO HELADO DE FRESA CON COBERTURA DE YOGURT y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 21 de enero de 2016, con certificado N° 233911, vigente hasta el 21 de enero de 2026, para distinguir helados de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

- Fue titular de la marca de producto constituida por la denominación YAMBOLY, inscrita el 24 de junio de 2005, con certificado N° 106827, vigente hasta el 24 de junio de 2015, para distinguir helados comestibles, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, salsas (condimentos) de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

b) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza es titular en la clase 30 de la Clasificación Internacional, de las siguientes marcas, entre otras:

 

Marca	Certificado
	99241
	196922
	197893
	10621
	10920
	248715
	171504
	248239

 

3.3 Levantamiento de suspensión

 

La Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del presente procedimiento por un plazo de dos meses, contado a partir de a fecha de notificación de la Resolución N° 3519-2016/CSD-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016.

 

Al respecto, las partes en el presente procedimiento fueron notificadas con dicha Resolución el 30 de diciembre del 2016.

 

En ese sentido, habiendo vencido el referido plazo, corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.

 

3.4 Notoriedad alegada por la opositora

En el presente caso, la opositora solicitó que se declare la notoriedad de la marca denominativa D’ONOFRIO y sus marcas mixtas en sus distintas presentaciones: , , ,   y respecto de helados, chocolates y panetones.

 

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con acreditar la notoriedad de dichas marcas, a fin de determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

3.4.1. Marco conceptual y legal

 

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

 

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

 

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

 

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria.

 

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

 

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

 

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

 

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009^[5], la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

 

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”.

 

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]"^[6].

 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

 

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas alegadas por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

 

3.4.2. Análisis de la alegada notoriedad

 

En el presente caso, la opositora adjuntó los siguientes medios probatorios:

 

● 01 CD (disco compacto) denominado ANEXO 1 que contiene los siguientes archivos:

- 23 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de chocolates identificados con la marca .

- 25 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitaros de chocolates identificados con la marca .

- 71 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de helados identificados con las marcas, , .

- 597 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitarios de helados identificados, entre otras marcas, con las marcas , , , difundidos entre el año 2003 al 2016.

- 5 archivos correspondientes a spots radiales de helados PEZIDURI / D’ONOFRIO

- 09 archivos PDF que contienen imágenes de la forma de comercialización de helados , , .

- 14 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de panetones , difundidos entre el año 2008 al 2015.

- 247 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitarios de panetones , difundidos entre el año 2008 al 2015.

- 1 archivo correspondiente a un spot radial de panetones D’ONOFRIO.

 

● 01 CD (disco compacto) denominado ANEXO 2 (declarado como confidencial) que contiene los siguientes documentos:

- Copia de “Contrato de locación de servicios y licencia de composiciones musicales” suscrito entre NESTLÉ S.A. y la empresa AUDIOPOST S.A.C. con fecha 06 de octubre de 2014.

- Copia de “Convenio comercial publicitario” suscrito entre NESTLÉ PERU S.A. y la ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE con fecha 18 de mayo de 2015.

- Copia de “Contrato de publicidad” suscrito entre NESTLÉ PERU S.A. y la empresa CUBOS PUBLICITARIOS S.A.C. con fecha 04 de diciembre de 2015.

- Copia de “Contrato de exhibición publicitaria N° 601-15” suscrito entre NESTLÉ PERU S.A. y la empresa PUNTO VISUAL con fecha 07 de diciembre de 2015.

- Copia de documento denominado “Valor de las Ventas brutas de productos D´ONOFRIO”, correspondientes a los años 2006 al 2015.

- Copia de documento denominado “Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D´ONOFRIO”, correspondientes a los años 2005 al 2015.

 

● Links y/o capturas de pantalla de las siguientes páginas web:

- http://mercadonegro.pe/

- http://elcomercio.pe/economia/

- http://www.nestle.com.pe/

- http://www.ilmessaggeroip.com/

- http://katiadocument.wordpress.com/tag/lucuma/

- http://viajesdeescritorio.blogspot.pe/

- http://laesquinadepulpin.blogspot.pe/

- https://www.youtube.com/

- http://www.arkivperu.com

- http://topopruebas.blogspot.pe/

- http://bellezavenezolana.net/

- http://www.javi270270.com/

- https://www.facebook.com

- http://rpp.pe/

- http://www.nitro.pe/dakar/

- http://alvarezsebastiandani.blogspot.pe

- https://www.flickr.com/

- http://peru.com/

- https://prezi.com/

- http://mind-blue.blogspot.pe

- http://venturamkt.blogspot.pe

- http://www.ciao.es/

- http://photos1.blogger.com/

- http://www.skyscrapercity.com/

- https://notasdelenovo.wordpress.com/

- http://charoechecopar.com/

- http://www.todoautos.com.pe

- http://www.alamy.com/

- http://travelwithg.com/

 

● Muestras físicas de:

- Un afiche publicitario del helado SIN PARAR.

- Una sombrilla.

- Un tacho de basura.

- Una lata de panetón.

- Cuatro encartes publicitarios.

- Un calendario perteneciente al año 2016.

- Veinticuatro afiches publicitarios.

- Una bolsa plástica.

- Un canguro.

- Un paquete de bolsas.

- Una libreta.

- Cinco stickers

- Un camisaco.

- Un polo.

- Un lapicero.

- Dos llaveros.

- Diecisiete envases y envolturas de helados.

- Cinco conos.

- Quince tapas.

- Un envase de cartón de bombones.

- Una bolsa de empaques.

 

3.4.3. Evaluación de los medios probatorios:

 

Previamente al análisis de los medios probatorios, cabe señalar que los documentos que sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de vista (20 de enero de 2016), no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad alegada por la opositora, en tanto tal condición debe acreditarse con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro contra la cual se opone.

 

De la revisión de los medios probatorios, se desprende lo siguiente:

 

● Del primer CD, se aprecian diversos encartes y/o afiches publicitarios, así como anuncios o spots publicitarios difundidos a través de la televisión y la radio promocionando chocolates identificados con la marca ; helados identificados con las marcas ,  y ; y, panetones identificados con la marca .

 

● Del segundo CD, que fue declarado como confidencial, se advierte lo siguiente:

 

- Del “Contrato de locación de servicios y licencia de composiciones musicales” suscrito entre NESTLÉ S.A. y la empresa AUDIOPOST S.A.C. con fecha 06 de octubre de 2014; se advierte que la primera contrató los servicios de la segunda para que se encargue, coordine y supervise la composición, arreglos musicales y grabación a emplearse en la campaña publicitaria de D’ONOFRIO Megamarca.

 

- Del “Convenio comercial publicitario” suscrito entre NESTLÉ PERU S.A. y la ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE con fecha 18 de mayo de 2015; se advierte que la segunda aceptó la presencia comercial de las marcas y/o productos D’ONOFRIO de forma exclusiva en sus instalaciones (CLUB), lo cual implica que mediante publicidad y/o comercialización de sus productos se posicione la marca D’ONOFRIO.

 

- Del “Contrato de publicidad” suscrito entre NESTLÉ PERU S.A. y la empresa CUBOS PUBLICITARIOS S.A.C. con fecha 04 de diciembre de 2015; se advierte que la primera alquiló elementos publicitarios de la segunda para la exhibición de publicidad relacionada con las marcas de D’ONOFRIO en diversos puntos de Lima.

 

- Del “Contrato de exhibición publicitaria N° 601-15” suscrito entre NESTLÉ PERU S.A. y la empresa PUNTO VISUAL con fecha 07 de diciembre de 2015; se advierte que la primera alquiló paneles publicitarios de la segunda para la exhibición de publicidad de sus marcas.

 

- Del documento denominado “Valor de las Ventas brutas de productos D´ONOFRIO”, correspondientes a los años 2006 al 2015; se aprecia información sobre los montos de comercialización de helados, chocolates, panetones y galletas D’ONOFRIO durante el referido periodo.

 

- Del documento denominado “Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D´ONOFRIO”, correspondientes a los años 2005 al 2015; se aprecia información sobre los montos invertidos para promocionar la marca D’ONOFRIO en televisión, cable, diarios, radios, revistas y suplementos, durante el referido periodo.

 

● De los diversos links y/o capturas de pantalla de las páginas web previamente detalladas, se aprecia lo siguiente:

 

√ La opositora adquirió D’ONOFRIO en el año 1997 por el valor de US$ 80 millones de dólares.

 

√ La reseña e historia sobre la llegada de D’ONOFRIO al Perú en el año 1897, la cual desde sus inicios ha sido reconocida por comercializar helados, y que fue el panetón D’ONOFRIO el primer panetón en venderse en el Perú. En efecto, en dichas reseñas se aprecia las primeras carretas en las que eran comercializados los helados D’ONOFRIO, y como a lo largo de los años han ido evolucionando y modernizándose.

 

√ El mercado de helados para el año 2015 ascendió a 817 millones de soles aproximadamente, del cual helados D’ONOFRIO posee un 85.1% de participación del mercado.

 

√ Aquellos encartes publicitarios utilizados para promocionar golosinas y helados D’ONOFRIO en los años 1953, 1964, 1973, 1978, 1981 y 1983.

 

√ En el portal de YouTube se pueden apreciar diversos spots publicitarios para promocionar panetones  y helados D’ONOFRIO y sus variaciones ,  y , los cuales fueron difundidos en su momento por la televisión en los años 1968, 1985, 1987, 19889, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2016.

 

√ Asimismo, en el portal de YouTube se puede apreciar un video correspondiente al microprograma D’ONOFRIO 2010, mediante el cual se promocionaron las diversas marcas de helados de D’ONOFRIO y sus variaciones ,  y . Cabe precisar que, dicho programa fue difundido por Panamericana Televisión en el año 2010.

 

√ Se aprecia también que la marca D’ONOFRIO y sus variaciones ,  y  relacionada con helados fue auspiciadora desde el año 2009 al 2015 de diversos programas de televisión de gran difusión, tales como: “AMOR, AMOR, AMOR” (Frecuencia Latina); “COMBATE” (ATV); “ESTO ES GUERRA” (América Televisión); “LA BATERIA” (Panamericana Televisión”).

 

√ La marca D’ONOFRIO y sus variaciones ,  y  relacionada con helados fue auspiciadora de importantes eventos desarrollados en nuestro país: “MISS HAWAIIAN TROPIC PERU 2015”; “CORSO WONG” (desde el año 2009); “ROCK IN BEMBOS” (año 2012); “RALLY DAKAR 2012”; “ACTIVACIÓN EN EL REAL PLAZA” (año 2012); “ROCK STAR 2013”; “CARREA D COLORES ALSKA 5K PLAYAS DEL SUR” (año 2016); asimismo fue auspiciadora del evento “EL GRAN RETABLO DE PANETÓN D’ONOFRIO” (año 2013).

 

√ Información sobre la evolución del marketing en la empresa D’ONOFRIO, así como fotografías que muestran cómo ha ido variando la estrategia y posicionamiento de la marca D’ONOFRIO y sus variaciones ,  y  relacionada con sus helados. Al respecto, se aprecia la forma como se comercializaban los helados en carritos D’ONOFRIO en el año 1986, así como el uso de dicha marca en polos, gorras, carritos, caretillas, sombrillas, mandiles, casacas, camisas, banner durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014.

 

√ En el año 2014, según el estudio realizado por la consultora internacional en valoración de marcas BrandAsset Valuator de Young & Rubicam Marks, la marca D’ONOFRIO fue seleccionada como una de las 20 marcas más valoradas en el Perú.

 

● De las muestras físicas previamente enumeradas, se aprecian los empaques y/o envases en los que son comercializados los helados identificados con las marcas D’ONOFRIO y sus variaciones, así como merchandising y aquellos objetos utilizados para la comercialización y/o distribución de tales productos, los cuales también contienen las referidas marcas.

 

Del análisis en conjunto de los medios probatorios, se advierte que la marca D’ONOFRIO y sus variaciones,  y  han sido amplia y constantemente promocionadas en nuestro país en relación a helados a través de distintos medios, tales como televisión (spots publicitarios y auspiciador de programas), radio, paneles, letreros, encartes, diversos eventos, campañas publicitarias, lo cual evidencia que la opositora ha invertido importantes sumas de dinero a fin de difundir sus productos con tales marcas o para el desarrollo de diversas estrategias publicitarias —tal como se aprecia en los cuadros de gastos publicitarios elaborados por la parte interesada y los contratos por publicidad— a fin de difundir dichas marcas entre los consumidores de helados de nuestro país, y, así conseguir posicionarlas en el mercado, siendo el caso incluso que en el año 2014, la marca D’ONOFRIO fue reconocida como una de las 20 marcas más importantes de nuestro país.

 

Adicionalmente, si bien no se han presentado comprobantes de pago que muestren la comercialización efectiva de los productos en cuestión, a través de la información contenida en las páginas web previamente citadas, es posible evidenciar que los helados D’ONOFRIO y sus variaciones han tenido altisimos niveles de venta a traves de los años a nivel nacional, lo cual incluso ha sido detallado en el documento “Valor de las Ventas brutas de productos D´ONOFRIO” correspondientes a los años 2006 al 2015; hecho que demuestra que la marca D’ONOFRIO y sus variaciones poseen una participación importante en el mercado de helados de nuestro país.

 

Así, dado el despliegue publicitario realizado en torno a la marca D´ONOFRIO y sus variaciones, así como los importantes niveles de venta de helados distinguidos con dichas marcas, demuestran su extenso grado de conocimiento entre los consumidores reales o potenciales de ese tipo de productos, así como de las personas que participan en los canales de distribución y comercialización.

 

Por todo lo expuesto, se concluye que la marca D´ONOFRIO y sus variaciones ,  y  constituyen signos ampliamente conocidos por el público consumidor del sector pertinente, debido a su amplia difusión, conocimiento, publicidad y uso constante con relación a helados de la clase 30 de la Clasificación Internacional, por lo que corresponde considerarlas como marcas notoriamente conocidas.

 

Sin perjuicio de ello, es de precisar que los medios probatorios aportados no resultan suficientes (en cantidad y/o volumen) para verificar el nivel de conocimiento e implantación de las marcas  (para helados) y (para panetones), entre el público consumidor, ni su grado de participación en el mercado peruano respecto a las demás empresas competidoras; por lo que en conjunto los documentos presentados no acreditan la notoriedad alegada de conformidad con la normativa Comunitaria Andina. En efecto, la mayoría de los medios probatorios valorados en autos se encuentran destinados a demostrar la notoriedad de las marcas D´ONOFRIO y sus variaciones ,  y  respecto de helados.

 

De otro lado, si bien se han acompañado medios probatorios respecto de la marca , la opositora no ha invocado la notoriedad de dicho signo, por lo que no corresponde pronunciarse en dicho extremo; no obstante ello,  los medios probatorios aportados no resultan suficientes (en cantidad y/o volumen) para verificar el nivel de conocimiento e implantación de dicha marca respecto de chocolates entre el público consumidor, ni su grado de participación en el mercado peruano respecto a las demás empresas competidoras; por lo que en conjunto los documentos presentados no acreditan la notoriedad alegada de conformidad con la normativa Comunitaria Andina.

 

3.5 Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

El artículo 136 de la Decisión 486 establece que  “no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

 

Del análisis del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, se advierte que antes de analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga protección en dicha norma, deben verificarse las siguientes condiciones:

 

- Que el signo solicitado constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido; y,

- Que el signo notoriamente conocido pertenezca a un tercero distinto al solicitante del registro.

 

En el presente caso, habiéndose determinado que las marcas D´ONOFRIO y sus variaciones ,  y  gozan de la calidad de notoriamente conocidas en el país en que se solicita el registro y teniendo en cuenta además que éstas pertenecen a un tercero distinto al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias.

 

SIGNO SOLICITADO	MARCAS NOTORIAS
	D´ONOFRIO

 

Analizados los signos, se advierte que el signo solicitado incluye algunos elementos figurativos y cromáticos de las marcas notorias mixtas, a saber, la figura oval u ovoide inclinada hacia su izquierda, así como la combinación de los colores amarillo, azul y celeste con similares tonalidades; por lo que nos encontramos frente a un supuesto de imitación^[7] de los elementos de las marcas notorias.

 

Habiéndose determinado que el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias mixtas, que pertenecen a un tercero, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; o un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

 

a)    Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

En el presente caso, esta Comisión procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas notorias ,  y .

 

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

 

En cuanto al riesgo de asociación, en doctrina^[8] existen dos tesis sobre el concepto de dicha figura, a saber, la tesis según la cual el riesgo de asociación tiene contornos más extensos que los del riesgo de confusión, y, por otro lado, la tesis según la cual el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión^[9]. Ahora bien, a criterio de esta Comisión, la figura del riesgo de asociación deberá ser analizada dentro de la de riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

 

Asimismo, para efectos de establecer si entre dos signos existe semejanza en grado de producir confusión, debe realizarse una apreciación sucesiva de los signos así como un examen de conjunto de los mismos, poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, tomando en cuenta el grado de percepción del consumidor medio, la naturaleza de los productos y su forma de comercialización, así como el carácter arbitrario o de fantasía del signo y si es parte de una de una familia de marcas.

 

Resulta necesario señalar que la notoriedad de un signo incide en el contenido del derecho sobre la marca. A medida que la marca de un empresario se difunde y consolida en el mercado, debe fortalecerse y ensancharse correlativamente el derecho subjetivo del empresario sobre la correspondiente marca. Así, cuanto mayor es la notoriedad, mayor es el riesgo de que el consumidor asocie dicha marca con otras más recientes.

 

En estos casos, para determinar la existencia del riesgo de confusión, es necesario realizar una valoración compleja de los signos y los productos o servicios a distinguir, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión entre dos signos es mayor cuanto mayor es la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

 

Por otro lado, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señaló que “las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta”. Al respecto, cabe señalar que si bien la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia únicamente al riesgo de confusión, en virtud de las razones expuestas precedentemente, debe entenderse que de conformidad con la citada Resolución, el eventual riesgo de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria también debe realizarse de manera más estricta.

 

Por lo tanto, dado el carácter notoriamente conocido de la marca de la opositora, corresponde otorgarle un nivel de protección superior a que se otorga normalmente a cualquier signo distintivo. En este sentido, el nivel de diferenciación que debe existir entre el signo solicitado y la marca notoria debe ser mayor al nivel que se exige en el común de los casos. Así, existirán casos en los que el signo solicitado podrá acceder al registro no obstante presentar algunas semejanzas con alguna marca registrada, sin embargo, ese mismo signo no podría ser registrado si las semejanzas se dan con una marca notoria.

 

- Productos a los que se refieren los signos en conflicto

 

En cuanto a los productos, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

 

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud  ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

 

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; salsas (condimentos); hielo, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, las marcas notorias identifican helados de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, a saber, helados.

 

Asimismo, los productos de pastelería y confitería que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los helados que identifican las marcas notorias, debido a que se tratan de productos utilizados de manera conjunta en actividades de repostería, encontrándose además dirigidos al mismo sector del público consumidor.

 

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

 

- Examen comparativo

 

El artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

 

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepción del consumidor medio;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

 

El artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que “tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) La semejanza gráfico-fonética;

b) La semejanza conceptual; y,

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

 

El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

 

El artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

 

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

 

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”

 

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

 

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

 

En el caso concreto, previamente a realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto, corresponde dejar establecido que la denominación HELADOS presente en el signo solicitado constituye un elemento genérico, debido a que designa a algunos de los productos que pretende distinguir dicho signo, por lo que no será considerado en el presente análisis.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado HELADOS YÁMBOLY y logotipo y las marcas notorias, se advierte que los signos en conflicto resultan semejantes.

 

SIGNO SOLICITADO	MARCAS NOTORIAS

 

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos se encuentran conformados de manera relevante, en su parte central, por una figura oval u ovoide inclinada hacia su izquierda, la cual en su interior contiene un elemento denominativo YÁMBOLY y D´ONOFRIO (en un caso, el término presenta una tilde y en otro, un apóstrofo) que sobresale del elemento figurativo, así como por la combinación de los colores amarillo, azul y celeste con similares tonalidades; todo lo cual determina que los signos en conflicto apreciados de forma sucesiva generen una impresión visual de conjunto semejante.

 

Cabe precisar que, si bien los signos en conflicto presentan distintos elementos denominativos en su conformación, ello no contribuye suficientemente a su diferenciación, toda vez que los consumidores a los que se encuentran destinados los signos, les pueden atribuir un mismo origen empresarial.

 

- Conclusión

 

Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, así como el hecho que se encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros productos vinculados, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

 

b)    Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

 

“La buena reputación de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una conjunción de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de la buena reputación requiere la aportación de cuantiosos recursos financieros y es, en definitiva, el resultado de las inversiones empresariales en los mercados y en el propio producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca que posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplicó en primer término y, por tanto, susceptible de utilización en conexión con otras prestaciones, o como instrumento publicitario”^[10].

 

En efecto, “el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más allá de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”^[11]. Siendo así, es necesaria “la protección de la aptitud traslativa de reputación y ornamental de la marca”^[12], la cual ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos desplegados por su titular.

 

Por ello, “la protección del renombre requiere, en suma, la tutela de la dimensión publicitaria, lo que presupone el aprovechamiento exclusivo de aquél sobre cuyas inversiones y esfuerzos se soporta ésta”^[13], toda vez que “la capacidad de una marca renombrada –entiéndase por ellas también a las marcas notorias de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y a lo señalado por el precedente citado– de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés de aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes va a facilitar la promoción comercial de éstos”^[14].

 

En efecto, el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria implica que ésta posea una imagen o prestigio entre el público consumidor. Así, la imagen y el prestigio que contiene la marca notoria deben ser transferibles a los productos o servicios que no son similares a los productos o servicios que distingue.

 

Así, “el propósito  perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”^[15].

 

Siendo así, “la protección del signo renombrado frente a conductas parasitarias de su reputación se sustenta sobre los propios valores que el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se ha asignado”^[16].

 

En el presente caso, conforme se ha determinado precedentemente, el signo solicitado y las marcas notorias son semejantes. Así, a criterio de esta Comisión las semejanzas existentes entre los signos bajo análisis permiten concluir que cuando el público consumidor de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional aprecie el signo solicitado, va a evocar a las marcas notorias ,  y

 

Por lo tanto, la imagen y el prestigio que proyectan dichas marcas notorias, son susceptibles de ser transferidos a los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

 

En ese sentido, se considera que de otorgarse el registro del signo solicitado, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, se produciría un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias; razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

 

c)     Riesgo de dilución

 

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que “en cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina –entiéndase la Decisión 486– no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas”.

 

Así, continúa señalando el precedente referido, “la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza”.

 

En efecto, la doctrina refiere que la protección excepcional de las marcas renombradas –entiéndase por ellas también a las marcas notorias de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y a lo señalado por el precedente citado– “surge cuando una marca idéntica o cuasi-idéntica a la marca renombrada es usada por un tercero para diferenciar productos que no guardan semejanza alguna con los productos a los que viene aplicándose la marca renombrada”^[17].

 

Al respecto, Montiano Monteagudo señala que “la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente. Ello es así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección: presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del público, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular”^[18].

 

En efecto, “no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva prestación tiene por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el consumidor ha de comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobación se podrá emprender una nueva transmisión. Si la explotación de la marca en conexión con productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendrá por efecto la extenuación de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo atiende a nuestro juicio, la protección frente a la dilución”^[19].

 

Es por ello que surge “la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que permitan acceder a este superior grado de protección […]. Si bien [se] permite el acceso a esta peculiar protección a todo signo renombrado, la propia naturaleza del riesgo –perdida de esa posición exclusiva– reconduce su ámbito exclusivamente a las marcas de alto renombre”^[20]. Asimismo, debe verificarse la existencia de una “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico”^[21].

 

En el presente caso, se advierte que las marcas notorias han alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentran conformadas por elementos distintivos, por lo que han adquirido un carácter especial; sin embargo, dado que los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos no existe riesgo de dilución de las marcas notorias.

 

--  Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

Por lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con las marcas notorias ,  y , así como un aprovechamiento injusto de su prestigio, se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

 

3.6 Actos de competencia desleal – Artículo 137 de la Decisión 486

 

La opositora alegó que se advertirá que la presente solicitud ha sido solicitada para perpetrar, facilitar y consolidad actos de confusión desleal, además de haber sido solicitada de mala fe.

 

Asimismo, señaló que debe aplicarse artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, debiéndose considerar la implantación de su marca notoria, el uso de la misma en el mercado en sus distintas presentaciones, y la existencia de confusión; siendo relevante como son usados los signos en conflicto (empaques de helados)^[22] en el mercado.

 

En efecto, concluyó, el solicitante viene imitando sistemáticamente los distintos elementos marcarios, empaques y de presentación comercial (trade dress) que componen a su oferta comercial.

 

Si bien la opositora solicitó la aplicación del artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044, el análisis sobre actos de competencia desleal se realizará a la luz de lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486.

 

Al respecto, cabe señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

 

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (…)”.^[23]

 

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

 

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo.

 

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto.

 

Asimismo, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

 

Por otro lado, el artículo 137 de la Decisión 486 establece que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

 

Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

 

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(…) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario^[24]”.

 

A fin de acreditar la mala fe y los actos de competencia desleal atribuidos al solicitante, se tendrán en cuenta los medios probatorios presentados por la opositora para acreditar la notoriedad de sus marcas, los cuales han sido señalados en el numeral 3.4.2. de la presente Resolución.

 

Asimismo, dentro de los CD presentados por la opositora se advierte los siguientes medios probatorios:

 

-  Carpetas denominadas “uso Yamboly” y “uso Donofrio y Yamboly” que contienen un video, diversas fotografías y cuadros comparativos.

- Informe denominado “Recordación y Asociación de helados y material POP de Yámboly”.

 

Al respecto, previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, es necesario hacer la siguiente precisión tomando en consideración lo alegado por la opositora.

 

● Respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (tradre dress)

 

Sobre el particular, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI^[25] ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)”.

 

En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser históricamente el más antiguo^[26]. En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general (apariencia o forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando bienes, o productos o servicios.

Al respecto, para determinar si el solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente si los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos que corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos^[27]:

 

- Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible.

- Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado.

- Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional.

 

● Análisis de los medios de prueba presentados

 

- Del video, diversas fotografías y cuadros comparativos contenidos en las carpetas denominadas “uso Yamboly” y “uso Donofrio y Yamboly”, si bien se evidencia el uso del signo YÁMBOLY, no es posible establecer que dicho uso corresponda al solicitante, siendo el caso incluso que dicho hecho ha sido negado por dicha parte.

 

- En el informe denominado “Recordación y Asociación de helados y material POP de Yámboly”, se advierte entre otras cosas, que en determinados mercados (Lima y Chiclayo), los elementos de mercadeo de D´ONOFRIO son asociados con los productos de Yámboly.

 

- De la revisión de los medios probatorios mencionados en el punto 3.4.2, se advierte que se ha acreditado que la marca D´ONOFRIO y sus variaciones ,  y  gozan de la calidad de notoriamente conocidas.

 

Ahora bien, cabe precisar que en el presente procedimiento corresponde evaluar la registrabilidad de un signo y no su uso en el mercado. Así, en el examen de registrabilidad de un signo no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho, por lo que no corresponde a esta Comisión evaluar las circunstancias bajo las cuales los productos a los que se encuentra referido el signo solicitado serán ofrecidos o prestados en el mercado. Siendo así, resulta irrelevante para el presente caso, lo alegado por la opositora respecto a la forma de uso que tendría el signo del solicitante, siendo que dicha situación solo será verificable una vez que un signo obtenga su registro y se encuentra en uso en el mercado.

 

No obstante lo señalado previamente, del análisis en conjunto de los medios probatorios se advierte que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, las marcas de la opositora,  y  fueron ampliamente promocionadas y difundidas en el mercado peruano, de ahí que fueron reconocidas como notorias, conforme se estableció en la presente Resolución.

 

Asimismo, se aprecia que el signo solicitado dentro de su conformación ha reproducido de manera sustancialmente similar algunos elementos figurativos y cromáticos de las marcas notorias de la opositora; ello debido a que los mismos se encuentran conformados de manera relevante, en su parte central, por una figura oval u ovoide inclinada hacia su izquierda, la cual en su interior contiene un elemento denominativo YÁMBOLY y D´ONOFRIO (en un caso, el término presenta una tilde y en otro, un apóstrofo) que sobresale del elemento figurativo, así como por la combinación de los colores amarillo, azul y celeste con similares tonalidades. Asimismo, se advierte que el signo solicitado pretende distinguir algunos de los mismos productos (helados) de la clase 30 de la Clasificación Internacional, respecto de aquellos publicitados y comercializados bajo las marcas notorias.

 

Es así que, se puede determinar razonablemente que el solicitante estuvo en la posibilidad de conocer, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, de las marcas de la opositora, es decir, era consciente de la amplitud del conocimiento de las marcas de dicha parte, por lo que al reproducir un signo sustancialmente semejante a aquellas marcas, ha pretendido aprovecharse del prestigio ganado por las marcas de la opositora en el mercado.

 

En ese sentido, en opinión de esta Comisión ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara al solicitante; razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición interpuesta en este extremo.

 

3.7 Aplicación de la jurisprudencia invocada

 

- De la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) del Indecopi

 

En el presente caso, la opositora y el solicitante invocaron la aplicación de criterios contenidos en Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) del Indecopi.

 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: “Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

 

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

 

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición normativa.

 

De otro lado, si bien la opositora ha solicitado la aplicación de los criterios establecidos en la Resolución Nº 1127-1998/TPI-INDECOPI, la cual constituyó un precedente de observancia obligatoria sobre notoriedad de marcas; corresponde precisar que en el presente caso se ha tenido en cuenta los criterios de Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009, último precedente de observancia obligatoria sobre notoriedad de marcas.

 

- Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

 

Asimismo, el solicitante invocó la aplicación de criterios contenidos en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

 

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

 

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

 

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que si bien es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de dicha Decisión; sin embargo, incurre en la prohibición de registro contemplada en el artículo 136 inciso h) de la referida normativa, así como el supuesto contenido en el artículo 137 de la Decisión Andina, además de haber sido solicito mediando mala fe, por lo que no corresponde acceder a su registro.

 

--Consideraciones finales

 

● En el escrito de oposición, si bien la opositora detalló una lista de diversas marcas figurativas y tridimensionales registradas en distintas clases de la Clasificación Internacional (fojas 16-18), las mismas no constituyen fundamento de la oposición, debido a que las mismas fueron citadas de manera informativa; siendo el caso incluso que la opositora no invocó la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

 

● Corresponde precisar que, si bien se ha detallado en el literal a) del punto 3.2. de la presente Resolución, que el solicitante es titular de marcas registradas que contienen en su conformación el término YAMBOLY; las mismas presentan adicionalmente elementos que en su momento permitieron su registro, lo cual no ocurre en el caso del signo materia del presente procedimiento. Ante ello, se deja a salvo el derecho de la opositora de iniciar las acciones que considere pertinente respecto de dichos registros.

 

● Cabe precisar que, se han tenido a la vista aquellas marcas detallas en el literal b) del punto 3.2 de la presente Resolución, con los cuales esta Comisión considera que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que presentan diferencias gráficas y/o fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Primero: Levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 3519-2016/CSD-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016.

 

Segundo: Declarar FUNDADA la oposición formulada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza, y; en consecuencia, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, de Perú.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y Comuníquese

 

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos