Chili

FOJA : 359 .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 4º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-1320-2008

CARATULADO : F.HOFFMANN-LA ROCHE/LABORATORI

Santiago, veinte de Julio de dos mil once

VISTOS:

Comparece a fojas 40 y siguientes la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, sociedad suiza, del giro industrial farmacéutico y la sociedad PRODUCTOS FARMOQUÍMICOS ROCHE LTDA., también denominada PRODUCTOS ROCHE LTDA., persona jurídica chilena, del giro farmacéutico, ambas representadas para estos efectos por don Sergio Amenábar Villaseca, abogado, todos con domicilio en Alonso de Córdoba N° 5151, piso 8, Santiago, e interponen demanda en juicio sumario de infracción a la propiedad industrial, en contra de LABORATORIOS SAVAL S.A., sociedad del giro farmacéutico, representada por su gerente general don Enrique Mario Cavallone Ravizza, químico y factor de comercio, ambos con domicilio en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 4.600, Renca, y en contra de éste último, en su calidad de persona natural, a objeto de que, acogiéndosela, se declare: 1) Que los demandados han infringido los derechos de las demandantes, emanados de las solicitudes de Patente de Invención N° 905-2003 y 1630-2003; 2) Que se condene solidariamente a los demandados: a) a cesar en los derechos específicos de esta demanda, calificados como infracción a la propiedad industrial; b) a retirar del comercio y destruir todos los productos de ácido ibandrónico referidos en el libelo, identificados con la marca comercial Dronaval® o cualquier otro; c) a no poder producir, vender, comercializar, usar mercantilmente o promover en el futuro, productos, procedimientos o usos que utilicen ácido ibandrónico, protegidos por solicitudes de patentes o patentes de F. Hoffmann-La Roche AG; d) al pago solidario de los daños que su conducta ilícita haya causado a F. Hoffmann-La Roche AG y Productos Roche Ltda., con anterioridad a esta demanda, o cause durante el transcurso del presente juicio, los que deberán ser determinados en cuanto a su especie y monto en la etapa de cumplimiento incidental del fallo o en juicio diverso; y e) la publicación en dos ediciones diferentes de la sentencia condenatoria en el diario “El Mercurio” de Santiago; 3) al pago de las costas de la causa, o bien, a lo que el Tribunal estime corresponder en derecho, conforme al mérito del procedimiento.

A fojas 84, tiene lugar el comparendo de estilo, con la asistencia de los apoderados de ambas partes. La demandada contesta por escrito que rola 68 y siguientes, que rectifica en la presente audiencia, y que forma parte integrante de la misma, requiriendo el rechazo íntegro del libelo, con expresa condenación en costas. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

A fojas 89, rectificada a fojas 207 vía recurso de reposición, se recibe la causa a prueba rindiéndose la que consta en autos.

A fojas 353, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO EL TRIBUNAL ACTUA DE OFICIO EN LA CORRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PRIMERO: Que, según se desprende del mérito de autos, a fojas 210, con fecha 16 de abril de 2010 la demandada rindió testimonial, dentro del probatorio, compareciendo en dicha oportunidad el testigo don Cristóbal Antonio Vallejos Ramos. A dicha audiencia compareció el apoderado del demandante, don Oscar Rodríguez Baeza.

SEGUNDO: Que, a fojas 263, la demandada, dentro del plazo legal, alegó entorpecimiento para rendir la testimonial relativa a los testigos citados judicialmente, doña Clara Verónica Reyes Santibáñez e Iván Aróstica Maldonado, cuya notificación rola a fojas 208 y que según la certificación receptorial de fojas 209, no comparecieron al llamado.

TERCERO; Que, dicho entorpecimiento se resolvió, en rebeldía del demandante, por resolución de fecha 6 de septiembre de 2010, de fojas 343, fijándose para la testimonial correspondiente, las audiencias de los días 22 y 23 de septiembre del mismo año.

CUARTO: Que, llegados tales días, la demandada hizo comparecer, nuevamente al testigo don Cristóbal Antonio Vallejos Ramos, situación del todo improcedente a la luz del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, que previene que la declaración constituye un solo acto que no puede interrumpirse sino por causas graves y justificadas. En esta segunda audiencia, el testigo ya individualizado depuso acerca de otros puntos de la interlocutoria de prueba, respecto de los cuales no había sido interrogado en la primera oportunidad. Tampoco se expuso, para justificar esta segunda intervención, el hecho de que al testigo le aquejara alguna causa grave y justificada para dejar inconclusa la primera audiencia en que prestó testimonio.

QUINTO: Que, en tales circunstancias y conforme lo prevenido en el artículo 84 el Código de Procedimiento Civil, el Tribunal, actuando de oficio, procede a anular dicha testimonial, como se señalará en lo resolutivo de la presente sentencia.

II.- EN CUANTO A LA TACHA DEDUCIDA POR LA DEMANDANTE:

SEXTO: Que, a fojas 344, la demandante tacha a la testigo presentada por la contraria doña Clara Verónica Reyes Santibáñez, por la causal del artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, fundándola en el hecho de que de lo expuesto por el testigo se desprende que tuvo una relación con la parte demandada, careciendo a su juicio de la imparcialidad necesaria para rendir testimonio.

SÉPTIMO: Que, la demandada, evacuando el traslado, solicita el rechazo de la tacha deducida, con costas, argumentando que la testigo no tiene en la actualidad ninguna relación laboral con Laboratorios Saval, por lo que no se dan los supuestos de la inhabilidad alegada. Además, en la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico da evidentes elementos de estabilidad para la seguridad del empleo lo que permitiría a los trabajadores deponer libremente en los juicios en que fueran presentados como testigos. Aún más, la testigo ha señalado no tener interés alguno en el resultado del juicio por lo que malamente puede ser catalogada de testigo parcial.

OCTAVO: Que, la testigo Sra. Reyes ha declarado ser de profesión químico farmacéutico y haberse desempeñado hasta noviembre de 2009 como Directora de Asuntos Regulatorios de Laboratorios Saval, y entre otras funciones lo relacionado con las patentes, añadiendo que no tiene interés alguno en el resultado del juicio.

NOVENO: Que, de los dichos de la testigo ha resultado acreditado que prestó, hasta el mes de noviembre de 2009, servicios remunerados para la demandada, bajo vínculo de subordinación y dependencia pero en la actualidad no mantiene ningún tipo de relación laboral o de otro tipo con ésta. El solo hecho de haber trabajado para la parte que la presenta a testificar no implica, de ninguna manera que carezca de la imparcialidad necesaria para rendir testimonio. Además, la doctrina y jurisprudencia han sido uniformes y contestes al señalar que el interés que se requiere para configurar la tacha interpuesta ha de ser del tipo pecuniario, es decir, que el resultado del juicio vaya unido a una recompensa económica, cuyo no es el caso en comento y tampoco se ha efectuado interrogación alguna para clarificar este punto.

DÉCIMO: Que, en base a lo precedentemente razonado, necesario será en definitiva, proceder al rechazo de la tacha deducida, como se indicará en lo pertinente del presente fallo.

III.- EN CUANTO AL FONDO:

UNDÉCIMO: Que, comparece a fojas 40 y siguientes la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, y la sociedad PRODUCTOS FARMOQUÍMICOS ROCHE LTDA., también denominada PRODUCTOS ROCHE LTDA., e interponen demanda en juicio sumario de infracción a la propiedad industrial, en contra de LABORATORIOS SAVAL S.A., y en contra de su gerente general don Enrique Mario Cavallone Ravizza, en su calidad de persona natural, a objeto de que, acogiéndosela, se declare: 1) Que los demandados han infringido los derechos de las demandantes, emanados de las solicitudes de Patente de Invención N° 905-2003 y 1630- 2003; 2) Que se condene solidariamente a los demandados: a) a cesar en los derechos específicos de esta demanda, calificados como infracción a la propiedad industrial; b) a retirar del comercio y destruir todos los productos de ácido ibandrónico referidos en el libelo, identificados con la marca comercial Dronaval® o cualquier otro; c) a no poder producir, vender, comercializar, usar mercantilmente o promover en el futuro, productos, procedimientos o usos que utilicen ácido ibandrónico, protegidos por solicitudes de patentes o patentes de F. Hoffmann-La Roche AG; d) al pago solidario de los daños que su conducta ilícita haya causado a F. Hoffmann-La Roche AG y Productos Roche Ltda., con anterioridad a esta demanda, o cause durante el transcurso del presente juicio, los que deberán ser determinados en cuanto a su especie y monto en la etapa de cumplimiento incidental del fallo o en juicio diverso,; y e) la publicación en dos ediciones diferentes de la sentencia condenatoria en el diario “El Mercurio” de Santiago; 3) al pago de las costas de la causa, o bien, a lo que el Tribunal estime corresponder en derecho, conforme al mérito del procedimiento. Sostiene que la sociedad F. Hoffmann-La Roche AG, es una de las principales fabricantes de productos farmacéuticos a nivel internacional, los que comercializa en Chile a través de Productos La-Roche Ltda. y entre otras, es titular de las siguientes solicitudes de patentes de invención:

* Solicitud de patente de Invención N° 905-2003 cuyo título de acuerdo con el pliego de reivindicaciones vigente es “Uso de un ácido ibandrónico o una sal del mismo para preparar un medicamento útil en la prevención o tratamiento de trastornos que comprenden un aumento patológico de la resorción ósea, especialmente osteoporosis”; y

* Solicitud de patente de Invención N° 1630-2003, cuyo título de acuerdo al pliego de reivindicaciones vigente es “Composición farmacéutica oral que contiene hasta 250 mg de ácido ibandrónico o sus sales fisiológicamente seguras, junto a adyuvantes en rangos de concentración definidos, correspondiente a una tableta recubierta; procedimiento para su preparación, útil para tratar enfermedades óseas”

Indica que tales solicitudes cubren inventos que refieren a productos, procedimientos o usos de los mismos, que incluyen el ácido ibandrónico, o sus sales, entre otras, tabletas recubiertas, fármacos éstos que se utilizan para tratar enfermedades óseas, entre otras, la osteoporosis.

Estas solicitudes, en tanto se encuentren vigentes o en trámite y, posteriormente, después de que su registro haya sido concedido, otorgan a la demandante, y a quienes ella autorice, el derecho exclusivo y excluyente sobre las invenciones que son su objeto y, consecuencialmente, el derecho a excluir a terceros no autorizados de la fabricación, uso o comercialización de tales soluciones tecnológicas medicinales.

Señala que el producto en el que fundamental pero no únicamente, se materializan los referidos usos, productos y procedimientos amparados por las solicitudes correspondientes, es aquel que lleva la marca comercial BONVIVA®, en comprimidos recubiertos de 150 mg que se administran oralmente y que están concebidos y formulados para poder ser suministrados eficazmente a los pacientes solamente una vez al mes, lo que representa una ventaja sobre otros medicamentos que pueden usar el mismo componente (ácido ibandrónico), el que de no mediar las invenciones de su parte, debe ser necesariamente administrado con mayor frecuencia, lo que constituye un problema, atendidas las contraindicaciones o efectos secundarios que se presentan y que se acentúan cuantitativamente por el uso más continuo y las que se manifiestan en episodios adversos y trastornos gastrointestinales tales como esofagitis y otras irritaciones al tubo digestivo.

Explica que durante el mes de diciembre de 2005, su parte tomó conocimiento que Laboratorios Saval S.A. había importado a Chile productos cuyo principio activo correspondía a ácido ibandrónico. Los apoderados de la demandante en dicha oportunidad, enviaron una carta, mediante Notario Público, al representante de la demandada, el Sr. Mario Cavallone Ravizza, por medio de la cual se le comunicaba la existencia de patentes de invención para tal compuesto. Posteriormente, durante el mes de mayo de 2006, la actora constató que Laboratorios Saval había presentado ante el Instituto de Salud Pública una solicitud de registro sanitario para ácido ibandrónico comprimidos recubiertos de 150 mg, citando ser similares al registro F-15366/05, correspondiente al ya mencionado producto Bonviva®. Relata que tal solicitud dio lugar al Registro Sanitario F-15693/06, que se refiere al producto de marca comercial DRONAVAL® de Laboratorios Saval S.A., que consiste precisamente en un medicamento de administración oral que contiene, de acuerdo a lo que se señala en el envase, un comprimido recubierto de administración oral de ácido ibandrónico, con una concentración de 150 mg, en la forma de su sal ibandronato sódico monohidrato, el que se administra al paciente una vez al mes. Señala que dicho producto contiene exactamente las mismas características que el producto Bonviva® de su representada, que es fabricado al amparo de la solicitud de patente de invención a que ha hecho referencia. De esta manera, ambos medicamentos tienen el mismo objetivo, tratar la enfermedad ósea conocida como osteoporosis; la forma de administración de uno y otro es la misma, es decir, vía oral; los comprimidos en ambos casos son recubiertos y la concentración de ácido ibandrónico en el fármaco Saval se encuentra dentro del rango de las patentes solicitadas por su parte, particularmente los 250 mg a que se refiere la patente N° 1630-2003. Además, entre los excipientes descritos en las solicitudes de su parte y los utilizados por Dronaval® hay claras equivalencias. Finalmente, al igual que el producto Bonviva®, el Dronaval® también se administra una vez al mes, característica esta última que es producto de la inventiva de F Hoffmann La Roche AG. Alega que el fármaco de la demandada pretende solucionar el mismo problema que se remedia mediante los inventos objeto de las solicitudes de patente de su parte, lo que lleva a la inequívoca conclusión que el medicamento Dronaval® lesiona el derecho exclusivo y excluyente que sustenta esta demanda. Explica que comprueba tal lesión, la circunstancia de que se obtuvo del Instituto de Salud Pública el registro o autorización sanitaria para el producto de Laboratorios Saval, registro éste necesario para poder comercializarlo en Chile y que figura bajo la solicitud N° RF 32073. Para la obtención del registro en cuestión citó como producto original el que es objeto del registro sanitario N° F.15366/05, correspondiente a Bonviva®, comprimidos recubiertos de 150 mg. Señala que conforme al reglamento del Sistema Nacional de Control de Procedimientos Farmacéuticos, Decreto Supremo de Salud N° 1876 de 1995, para obtener un registro sanitario de un producto farmacéutico nuevo, es necesario presentar una serie de antecedentes relativos a la seguridad y eficacia del medicamento, incluyendo costosos estudios farmacológicos selectivos y toxicológicos en animales, estudios clínicos y estudios farmacocinéticos, todos los cuales tuvo que acompañar su parte, en su oportunidad, para registrar el producto Bonviva® comprimidos recubiertos de 150 mg. Agrega que para registrar sanitariamente productos similares, también conocidos en el lenguaje farmacéutico como productos copia de los originales o nuevos, no se requiere la presentación de dichos estudios, explicando que los productos copia se definen en la normativa sanitaria como aquellos que contienen el mismo principio activo, en igual cantidad, por forma farmacéutica y la misma vía de administración que el nuevo u original, protegido por otro registro sanitario vigente. Sostiene que cuando Laboratorios Saval requirió la autorización sanitaria para su producto de ácido ibandrónico, reconoció que éste era similar o copia de Bonviva®, ya registrado con anterioridad para los mismos efectos por el Instituto de Salud Pública. De esta manera, estando tal producto protegido por invenciones que son objeto de patentes en Chile, la fabricación, comercialización y uso en el país del ácido ibandrónico de Laboratorios Saval lesiona o infringe el derecho exclusivo y excluyente que tiene su parte para fabricar, comercializar y usar de cualquier forma el objeto de las patentes ya referidas.

En cuanto al derecho indica que la violación de la exclusividad conferida a su cliente sobre las materias que están protegidas por las solicitudes de patentes de invención, constituye un acto que infringe, o al menos lesiona, los derechos otorgados por tales invenciones, razón por la cual demanda solidariamente a Laboratorios Saval y a su representante legal don Enrique Mario Cavanolle Ravizza como coautores del ilícito civil descrito en los párrafos anteriores. Agrega que la responsabilidad del gerente general de la demandada fluye de lo prescrito en el artículo 2317 del Código Civil, que señala que si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, en relación al artículo 133 de la ley 18.046 sobre Sociedad Anónimas que recoge la responsabilidad solidaria de los gerentes de dichas sociedades con aquélla a la que administran.

Indica que los inventos son una especie de creación intelectual actualmente protegida por la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, la que concede un resguardo especial que se constituye sobre el contenido inmaterial –la invención propiamente tal- objeto de una patente, que supone y reconoce la existencia de una creación intelectual anterior, y que es protegida desde el momento en que se solicita en el país. Conforme lo señala el artículo 39 de dicho cuerpo legal, las patentes de invención se concederán por un período de 20 años no renovables, contados desde la fecha de la solicitud. Reafirma tal hecho lo dispuesto en el artículo 52 letra d) de la misma ley, que castiga, incluso criminalmente, a los que imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, lo que se ve reforzado con lo dispuesto en el artículo 45, inciso tercero de dicha normativa, que señala que las reivindicaciones determinan el alcance de tales solicitudes de patentes. Agrega que sobre tal clase de protección existe una especie de propiedad, lo que resulta coherente con lo prevenido en los artículos 583 y 584 del Código Civil que ampara las producciones del talento o del ingenio, como objetos de tal derecho. Además, el derecho de propiedad sobre los inventos materia de una patente de invención, está tutelado y garantizado por la propia Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25. El primero reconoce a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. El segundo, en tanto, garantiza la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Sostiene que conforme a lo anterior, nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador, y previo pago de la indemnización correspondiente.

Explica que la solicitud y la patente de invención conceden un privilegio de exclusividad a su titular que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 19.039 alcanza a los productos obtenidos directamente de dicho procedimiento y que se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones. La exclusividad que confiere la ley es un privilegio de origen legal cuya aplicación se extiende a todo el territorio de la República. Una vez expirada la protección, la invención pasa a ser de dominio público.

Conforme a lo que señala, su representada, como titular de los inventos materia de las solicitudes ya individualizadas, tiene la titularidad exclusiva para fabricar, vender o comercializar en cualquier forma, el objeto de sus solicitudes de patente, extendiéndose tal derecho a Productos Roche Ltda., como distribuidor del mismo en Chile, bajo autorización del titular. Esta exclusividad se manifiesta en el caso en comento, sobre las solicitudes de patente N° 905-2003 y 1630-2003 ya referidas que protegen productos, procedimientos para su preparación y el uso para el elaborar ácido ibandrónico o sus sales en tabletas recubiertas de un contenido de hasta 250 mg para tratar enfermedades óseas, en particular, osteoporosis. Agrega que el hecho de que la demandada haya obtenido el registro sanitario para su producto que lleva actualmente la marca Dronaval®, dentro de la concentración y en la forma protegida por su representada, no la faculta para comercializar dicho fármaco, en conformidad a lo prevenido en el artículo 49 de la ley 19.039, sin la autorización previa de su parte.

De acuerdo a lo expuesto, Laboratorios Saval S.A., con la participación de su representante legal, fabrica, comercializa y usa mercantilmente el producto ácido ibandrónico en tabletas recubiertas de 150 mg, en la forma amparada por las solicitudes de patentes de invención de la actora, menoscabando el derecho de exclusividad que tiene ésta en torno a los actos de fabricación, comercialización y explotación mercantil de sus productos amparados por las tantas veces referidas solicitudes de patentes de invención. El menoscabo sufrido afecta el valor de los activos tecnológicos de su parte y por la otra disminuye el producto que la actora obtiene del objeto de sus inventos, como concurrencia de una fabricación, venta, distribución y explotación mercantil por parte de los demandados. Sostiene que la trasgresión se produce frente a un derecho expresamente reconocido por la ley, en consecuencia, estamos frente a caso de culpa legal por la cual deben responder solidariamente. Además, tal culpa se ve ratificada por la negligencia de los demandados puesto que en el año 2005 se les notificó notarialmente de la existencia de las solicitudes de patentes por parte de F. Hoffmann-La Roche AG., y porque la diligencia o cuidado que deben emplear las personas que se mueven en el ámbito farmacéutico debiera llevarlas, antes de fabricar y comercializar un producto, a determinar mediante la búsqueda correspondiente en el Departamento de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía, que no hay derechos de esta naturaleza solicitados o concedidos, que hagan ilícita la fabricación, comercialización o explotación mercantil de un determinado producto, el empleo de un procedimiento o la implementación de un uso, por haber derechos anteriores de terceros sobre los mismos. Además, el giro farmacéutico es el campo donde mayor importancia tienen los derechos de propiedad industrial.

DUODÉCIMO: Que, a fojas 84, en el comparendo de estilo, la demandada contesta por escrito que rola 68 y siguientes, que rectifica en tal audiencia, y solicita que forme parte integrante de la misma, requiriendo el rechazo de la demanda en todas sus partes, con expresa condenación en costas. Sostiene que su representada, Laboratorios Saval, en un prestigioso laboratorio farmacéutico nacional con más de 70 años en el país y que cuenta con un destacado grupo de profesionales destinados a la investigación química farmacéutica, sirviéndose para ello de la más moderna tecnología, lo que le ha permitido posesionarse como uno de los primeros actores en la industria farmacéutica nacional y latinoamericana, logrando un fácil y masivo acceso a medicamentos por parte de la población. Agrega que en el ámbito de la propiedad industrial, los privilegios de invención farmacéuticos son excepcionalísimos. En razón de la sensible materia sobre los que versan, habiéndose excluido del país la posibilidad de patentar medicamentos, la actual ley 19.039 sobre Propiedad Industrial consagra la protección de patentes sobre medicamentos, pero bajo especiales y restringidas condiciones. En efecto, el artículo 1 transitorio de dicho cuerpo legal, señala que solo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones químicas siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Añade que la ley 19.039 entró en vigencia el 30 de septiembre de 1991 lo que trae como consecuencia que solo pueden patentarse aquellos medicamentos en base a principios activos que no hayan sido de dominio público con anterioridad a dicha fecha, aclarando que el principio activo de un medicamento es una materia de cualquier origen capaz de producir cambios en los procesos fisiológicos o bioquímicos de los seres vivos, es decir, son sustancias químicas o biológicas a las que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento y que tiene una cualidad terapéutica que se pretende por medio de la ingesta del mismo. Explica que es una práctica habitual de parte de los laboratorios transnacionales, pretender patentar principios activos que no son susceptibles de privilegios industriales, procediendo a inscribir como patente de invención solo algunas formas en las que naturalmente se presentan dichos principios activos, o simplemente supuestos nuevos usos de los mismos, pretendiendo con ello la apropiación y monopolio del uso de una molécula que forma parte del conocimiento científico afianzado hace décadas en la comunidad médica mundial. En forma permanente, la actividad farmacéutica chilena se ve expuesta a la interpretación y ejercicio abusivo de supuestos derechos exclusivos por parte de poderosos laboratorios transnacionales que pretenden monopolizar la comercialización de moléculas no patentables, usando abusivamente acciones y procedimientos jurisdiccionales que el ordenamiento jurídico otorga, pero solo con fines instrumentales, es decir, para evitar o eliminar la competencia de los laboratorios locales. Agrega que la industria de laboratorios internacionales, en vez de competir en razón de parámetros objetivos de mercado como por ejemplo el precio y la calidad de un producto, pretenden arrogarse el privilegio de propiedad industrial omnicomprensivo, reñido con las reglas básicas de la libre competencia. Dada la naturaleza sensible de la actividad del rubro, tal pretensión tendrá como obvia consecuencia un menor acceso de los pacientes a medicamentos de una misma – o incluso mejor – calidad y a u menor costo. Añade que la demandante pretende el monopolio en el uso de principio activo sin antes haber obtenido una patente a su respecto, En efecto, la actora solicita el reconocimiento de un derecho exclusivo y excluyente en el uso de un principio activo con anterioridad a la concesión de una patente que proteja algún supuesto invento exigiéndose así el mismo estatus jurídico y de protección para una solicitud de patente que aquel que se otorga respecto de una patente efectivamente concedida. Refiere que la ley 19.039 regula el alcance y ejercicio de los derechos de la propiedad industrial y en su artículo 1 dispone que los derechos regulados comprenden las marcas, patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer, agregando que las patentes de invención son una categoría especial de privilegio industrial y se encuentran reguladas en el título III de dicho cuerpo legal, donde de señala que se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de la invención. Indica que los privilegios industriales, dentro de los cuales se encuentran los derechos de una patente de invención, se constituyen previo procedimiento de solicitud y registro del objeto cuya protección se pretende, en el Departamento de Propiedad Industrial. Para conceder este especial privilegio, se requiere que la invención sea nueva, tenga nivel inventivo y tenga aplicación industrial. Sostiene que el inciso primero del artículo 49 de la Ley 19.039 consagra el contenido del derecho que nace de una patente de invención, mientras que el artículo 48 del mismo cuerpo legal establece a partir de cuándo se otorga la protección de la misma. Añade que las patentes de invención, respecto de los medicamentos, son excepcionalmente concedidas, siendo habitual que el Departamento de Propiedad Industrial, rechace las solicitudes de patente, generalmente impetradas por laboratorios extranjeros, agregando que, conforme a la estadística, solo el 20% de las solicitudes de patentes derivan en privilegios industriales, esto es, en patentes concedidas. De la relación de hechos que efectúan la actora en su demanda, se desprende que ésta argumenta ser titular de una solicitud de patente, y este solo antecedente bastaría para rechazar la demanda, pues se trata de patentes solicitadas mas no concedidas. Como primer argumento de defensa, alega la ineptitud del libelo en conformidad al número 4 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, en razón de faltarle algún requisito legal en el modo de proponer la demanda, toda vez que la demandante no ha señalado con precisión ni claridad la petición de indemnización de perjuicios sometida al fallo del Tribunal, ya que erróneamente reserva la determinación de los perjuicios para la etapa de ejecución del fallo haciendo una inequívoca aplicación de los artículos 173 y 235 N° 6 del mismo cuerpo legal. La jurisprudencia ha sido clara al establecer que la primera norma es una disposición de índole procesal y se refiere a la indemnización de perjuicios por infracción de obligaciones de origen contractual y no a la reparación de un daño proveniente de delitos o cuasidelitos. Aún así, la actora debió suministrar al Tribunal los elementos o antecedentes necesarios para que, en la eventualidad de acogerse la demanda, se procediera a la regulación de los perjuicios demandados, añadiendo que la responsabilidad extracontractual demandada, necesariamente conlleva la existencia de un daño, y en conformidad al artículo 2314 del Código Civil, si no se demanda el daño, no existe petición o pretensión reclamada y en consecuencia el libelo ha de ser rechazado por ser inepto. A mayor abundamiento y de conformidad al artículo 108 de la Ley 19.039, la indemnización de perjuicios podrá determinarse, conforme a las reglas generales, o de acuerdo a alguna de las siguientes consideraciones:

1.- Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

2.- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción; o

3.- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido.

Alega que la demandante, al menos, debió indicar en su demanda cual alternativa, de las señaladas, escogió, esto es, si demandó conforme a las reglas generales o si optó por alguna de las fórmulas que contempla la ley. Además, la propia actora vacila en su pretensión al solicitar que se condene a los demandados a los perjuicios que su conducta ilícita “haya causado” o “que se causen durante el juicio”, y no a aquellos que efectivamente se pudieren haber causado. En una segunda línea de defensa, argumenta que la demanda debe rechazarse pues no se dan los presupuestos de la responsabilidad que se pretende imputar a Laboratorios Saval. Así, los elementos de la responsabilidad extracontractual deben concurrir copulativamente y son: a) el hecho ilícito; b) la capacidad como condición de imputabilidad; c) la culpa o dolo; d) el daño; y, e) el vínculo causal directo entre el hecho ilícito cometido con culpa o dolo y el daño. En relación al primer requisito, sostiene que la infracción normativa que acusa la actora no existe pues toda su argumentación se basa en dos solicitudes en trámite de patentes de invención y no en dos patentes concedidas pues la mera solicitud no otorga exclusividad al solicitante respecto de la supuesta invención. Así el artículo 39 de la Ley 19.039 invocado por su contraria, establece desde cuándo se cuenta el plazo de duración de una patente de invención pero no transforma una solicitud de patente en patente como pretende la demandante, agregando que solo una vez concedida la patente se otorga una protección retroactiva al titular de la misma respecto del período que medió entre la presentación de la solicitud y el otorgamiento de ésta, lo que no significa que estando aquélla pendiente, es decir, siendo incierta la concesión, el solicitante pueda alegar la exclusividad y exclusión como lo pretende la demandante, de otra manera, bastaría presentar una solicitud de patente respecto de cualquier invento para excluir automáticamente el uso o comercialización de cualquier objeto de similares características. Explica que la actora cita también el artículo 49 de la ley 19.039 para sostener que la exclusividad y exclusión demandadas comienzan desde la presentación de la solicitud de patente, sin embargo, el legislador se refiere al dueño de una patenten de invención y no al titular de una mera solicitud de patente. Además, la cita aislada que realiza referente a “el alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirá para interpretar las reivindicaciones”, dice relación con la definición del alcance de una patente o solicitud mas no a conceder derechos exclusivos al solicitante. En el mismo sentido ha de ser interpretado el artículo 52 letra d) de la cita normativa. Concluye en este punto indicando que la ley 19.039 protege los derechos que ésta le otorga al dueño de la patente, extendiendo dicha protección al período que media entre la presentación de la solicitud de patente y el otorgamiento de la misma, pero sólo desde el momento en que la patente sea otorgada. Agrega que la ley no ampara meras expectativas o esperanzas de derecho y lo que tiene el titular de una solicitud de patente es solo la mera expectativa de que ésta sea otorgada. De ello se deriva que los daños que se indemnicen deben ser ciertos y si hay incertidumbre acerca del otorgamiento de la patente, los daños alegados son inciertos. Además, el enriquecimiento ilícito o sin causa repugna al derecho y resulta evidente que de acogerse esta demanda, existe un riesgo cierto de enriquecer sin causa a la demandante si resulta que después de fallada, no se otorga la patente en cuestión. Pretender que los derecho de exclusividad y exclusión nacen desde la presentación de la solicitud de patente y pueden ejercitarse desde dicha solicitud daría lugar a inadmisibles situaciones monopólicas y de levantamiento de barreras de entrada absolutas a ciertos mercados pues, como ya expresó, bastaría con que una persona solicitara una patente de invención, aún a sabiendas que es improcedente, para poder impetrar la protección y derechos aludidos y así obtener durante un buen tiempo la exclusividad y exclusión señaladas en la importación, producción, comercialización del producto o procedimiento descrito en la solicitud. Resultaría casi irrelevante que después no se concediera la patente pues ya se habría posicionado en el mercado a costa de la imposibilidad de competir con otros agentes. Agrega que, aún más, el artículo 48 del mismo cuerpo legal dispone que otorgada la patente y después de pagarse los tributos correspondientes, se emitirá un certificado que otorgará protección a contar de la fecha en que se presentó la solicitud. Tal norma viene a refrendar la correcta interpretación del ámbito de vigencia temporal del ejercicio de los derechos que concede la ley 19.039, esto es, que solo una vez otorgada la patente nacen los derechos de exclusividad y exclusión asociados a ésta. Por lo demás, el demandante no ha acompañado el certificado a que hace mención la norma indicada. Añade que las normas de la Constitución Política de la República que cita la actora, artículo 19 N° 24 y 25, refuerzan la tesis en torno a que el derecho de propiedad que protege la carta fundamental se refiere a las patentes de invención, puesto que así lo cita textualmente la norma, y no a las solicitudes de patentes. Siguiendo con el análisis de los restantes requisitos de la responsabilidad extracontractual, alega que en la conducta de su representada hay una ausencia de dolo o culpa. Sostiene que el artículo 52 letra d) de la ley 19.039, condena al pago de una multa a beneficio fiscal, a los que maliciosamente imiten o hagan uso de invento con solicitud de patente en trámite. De la cita que efectúa la demandante se desprende que ésta le imputa a su parte una conducta dolosa y deberá ser aquella quien deba acreditar tal circunstancia, probando la intención sicológica de causar daño, al igual que deberá acreditar la negligencia, si lo que pretende imputar es culpa. Alega que su representada ha actuado dentro del ordenamiento jurídico y lo único que ha hecho es competir legítimamente con la transnacional demandante en la comercialización de principio activo que, insiste, no puede ser objeto de patente alguna, con distinta marca comercial y que solo tiene a su respecto una solicitud de patente en trámite. En cuanto al requisito de la existencia del daño, sostiene que éste es un elemento esencial de la responsabilidad extracontractual de modo tal que si éste no existe no hay responsabilidad alguna, es decir, no interesa la comisión de un hecho ilícito con culpa o dolo si no existe daño. En la especie, no se está ni siquiera en condiciones de admitir la existencia de daños, y tampoco hay valoración de los mismos por parte de la actora sino solo una mera especulación. Agrega que tampoco existe vínculo causal en la especie, pues no existe hecho ilícito y es dudosa la existencia de daños en el patrimonio de Roche, por lo que mal puede existir este vínculo causal. Finalmente y como tercer y último argumento, esgrime que la demanda debe rechazarse pues los demandantes carecen de legitimación activa para interponer la presente acción. Así el artículo 106 de la Ley 19.039 señala textualmente que: “El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente…” De conformidad a la norma citada, solo el titular de un derecho de propiedad industrial puede demandar civilmente, y el demandante solo detenta solicitudes de patentes de invención por lo que no es titular de derecho alguno en este sentido.

DÉCIMO TERCERO: Que, recibida que fuera la causa a prueba, el demandante acompaña la siguiente documental:

1.- A fojas 1 y 2, listado de Productos en Trámite de registro del período del 15 al 31 de mayo de 2006. Bajo la referencia N° 32073, figura Laboratorios Saval, con el compuesto ácido ibandrónico (ibandronato sódico monohidrato) similar a F 15366/05, Bonviva® comprimidos recubiertos 150 mg.

2.- A fojas 3, solicitud de publicación de extracto en el Diario Oficial, de patente de invención (1603-03) a realizarse en la edición del 23 de julio de 2004.

3.- A fojas 4, copia de solicitud de patente N° 1630-2003, efectuada por Hoffmann La-Roche AG relativa a “composición farmacéutica oral consistente en una dosis alta de bisfosfonatos o sales fisiológicamente seguras de los mismos como sustancias activas y su procedimiento de preparación”

4.- A fojas 6 y siguientes, copia de memoria descriptiva de la invención.

5.- A fojas 19, solicitud de publicación de extracto en el Diario Oficial, de patente de invención (905-03) a realizarse en la edición del 23 de abril de 2004.

6.- A fojas 20, copia de solicitud de patente N° 905-2003, relativa a “uso de ácidos bisfosfónicos o sus sales farmacéuticamente aceptables, en la preparación de medicamentos útiles en la prevención o tratamiento de trastornos que comprenden un aumento patológico de la resorción ósea, especialmente la osteoporosis”

7.- A fojas 22 y siguientes, memoria descriptiva de tal invención.

8.- A fojas 183 y siguientes, peritaje mediante difracción de Rayos X, de fecha 13 de noviembre de 2009, denominado “Estudio de Polimorfismo del principio activo Ácido Ibandrónico en medicamentos determinados”, elaborado por la Dra. María Teresa Garland Rodríguez, responsable del Laboratorio de Cristalografía, Departamento de Física Universidad de Chile y por don Andrés Alejandro Ibáñez Muñoz, ingeniero químico, responsable de la Difractometría de Polvo, Laboratorio de Cristalografía, del mismo departamento universitario, relativo a los medicamentos terminados, Bonviva® 150 mg. Ácido ibandrónico; serie RJ0359; fabricado en marzo de 2008, con vencimiento a marzo de 2010 e Idena 150 mg. Ácido ibandrónico; serie 57693, elaborado en marzo de 2007 con vencimiento a marzo de 2009.

9.- A fojas 190 y siguientes, peritaje mediante difracción de Rayos X, de fecha 13 de noviembre de 2009, denominado “Estudio de Polimorfismo del principio activo Ácido Ibandrónico en medicamentos determinados”, elaborado por los mismos profesionales ya referidos, relativo a los medicamentos terminados, Bonviva® 150 mg. Ácido ibandrónico; serie RJ0359; fabricado en marzo de 2008, con vencimiento a marzo de 2010 y Dronaval® 150 mg. Ácido ibandrónico; serie 056657, con expiración a mayo de 2009.

10.- A fojas 258 y 259, impresión de página computacional del Sistema de Consulta de Productos registrados en el ISP, relativa al registro F-15693/06 del producto Dronaval® comprimidos recubiertos de 150 mg. del titular Laboratorios Saval, régimen fabricación nacional.

11.- A fojas 260 y 261, impresión de página computacional del Sistema de Consulta de Productos registrados en el ISP, relativa al registro F-15366/05 del producto Bonviva® comprimidos recubiertos de 150 mg. del titular Roche Chile Ltda. régimen importado terminado.

DÉCIMO CUARTO: Que, la demandada, por su parte, acompaña la siguiente documental:

1.- A fojas 212 y siguientes, informe en derecho intitulado “Cuándo Se Adquiere El Derecho De Exclusividad Sobre Inventos a Que Se Refiere La Ley de Propiedad Industrial”, elaborado por el profesor en Derecho Administrativo don Iván Aróstica Maldonado.

2.- A fojas 218 y siguientes, protocolización de Expediente N° 000447-2003/OIN. INDECOPI, de la República del Perú, ante Notario Público don Enrique Mira Gazmuri, suplente del titular Raúl Undurraga Laso, de fecha 30 de noviembre de 2006, Resolución 001298-2006, mediante la cual se niega lugar a la solicitud de patente de invención de ácido bifosfónico y sus sales, presentada por F. Hoffmann- La Roche AG de Suiza, por tratarse de reivindicaciones no patentables por definir métodos terapéuticos de acuerdo a las normas de dicho país.

3.- A fojas 236, copia simple de sentencia de fecha 17 de diciembre de 2009, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol 2397-2008, caratulados “F.Hoffmann-La Roche con Laboratorios Recalcine S.A., fundada en los mismos antecedentes del presente juicio, rechazando la demanda, con costas.

DÉCIMO QUINTO: Que, además, se recibieron las respuestas a los siguientes oficios dirigidos por el Tribunal a petición de la demandante:

1.- A fojas 285 y guardado en custodia bajo el N° 2181-2010, copias autorizadas de expediente de solicitud de patente de invención N° 905- 2003, remitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, mediante Ord N° 173, de fecha 28 de julio de 2010, presentada por F.Hoffmann –La Roche AG, con fecha 10 de mayo de 2002, respecto al uso de ácidos bisfosfónicos o sus sales farmacéuticamente aceptables en la preparación de medicamentos útiles en la prevención o tratamiento de trastornos que comprenden un aumento patológico de la resorción ósea, especialmente de la osteoporosis. Con fecha 23 de abril de 2004, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos AG, se presenta en dicho proceso oponiéndose a la solicitud de patente por ser claramente un método terapéutico o forma de administración de una formulación lo cual está expresamente prohibido patentar en conformidad al artículo 37 letra d) de la ley 19.039. Además, este uso ya está reivindicado en las siguientes solicitudes y patentes nacionales: CL 176-1995, Registro 39.511; CL 178- 1995, Registro 41.759; CL 619-1995, Registro 41.722; CL 724-1995 Registro 39.904; CL 177-1995; CL 179-1995; CL 683-1997; y, CL 2378-1998. Con fecha 6 de mayo de 2003, la perito designada a propósito de la oposición, doña María Soledad Urrutia Freile evacua el informe respectivo concluyendo que, de acuerdo a los antecedentes que obran a esa fecha en la solicitud y sin perjuicio del pronunciamiento que en definitiva se realice, recomienda el rechazo del privilegio solicitado, toda vez que no reúne los requisitos de patentabilidad señalados en los artículos 33 y 37 letra d) que la ley de Propiedad Industrial establece. En los informes 2 y 3, evacuados por la misma perito a propósito de las objeciones planteadas al primer informe transcrito, recepcionadas con fechas 7 de noviembre de 2006 y 11 de marzo de 2008, la experta vuelve a recomendar el rechazo del privilegio solicitado, por los mismos fundamentos. La última gestión que figura en este proceso es la de fecha 2 de diciembre de 2008, a fojas 507, y corresponden a la complementación del solicitante en relación a la respuesta del informe pericial N° 3.

2.- Solicitud de patente N° 1630-2003, de fecha 20 de diciembre de 2010, presentada por la demandante, en relación a la “Composición farmacéutica oral consistente en una dosis alta de bisfosfonatos o sales fisiológicamente seguras de los mismos como sustancias activas y su procedimiento de preparación” Con fecha 6 de octubre de 2004, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos AG, deduce oposición a la solicitud en base a los mismos argumentos presentados a propósito de la gestión N° 905-2003. Con fecha 24 de marzo de 2006, la perito designada doña Katina Kipreos Marinakis, evacúa su informe recomendando el rechazo de la solicitud por cuanto no reúne los requisitos de patentabilidad señalados en el artículo 35 de la ley de Propiedad Industrial. En los informes 2 y 3, evacuados por la misma perito a propósito de las objeciones planteadas al primer informe transcrito, recepcionadas con fechas 19 de Abril de 2007 y 24 de junio de 2008, la experta vuelve a recomendar el rechazo del privilegio solicitado, por los mismos fundamentos. La última gestión que consta en este proceso se refiere a la de fecha 16 de marzo de 2010 mediante la cual se ordenó que los antecedentes pasaran a la Examinadora Sra. Denise Cartier U. para que evacuara un informe técnico.

3.- A fojas 296, Resolución RW 202/07, de fecha 7 de febrero de 2007, del Instituto de Salud Pública, mediante la cual dicho organismo concede a Laboratorios Saval el registro sanitario F 15693/06 respecto del producto farmacéutico Dronaval® comprimidos recubiertos 150 mg para su fabricación y venta en el país, de acuerdo a la Vigésima Novena Sesión de Evaluación de Productos Farmacéuticos Similares de fecha 10 de agosto de 2006.

4.- A fojas 314, Resolución Exenta 012360, de fecha 30 de diciembre de 2005, del Instituto de Salud Pública, mediante la cual inscribió en el Registro de productos Farmacéuticos bajo el N° 15.366/05 el producto farmacéutico Bonviva Comprimidos Recubiertos 150 mg a nombre de Productos Roche Ltda., para los efectos de su importación y venta en el país.

DÉCIMO SEXTO: Que, la demandada rinde testimonial a fojas 210 y a fojas 344, haciendo comparecer a estrados a los testigos don Cristóbal Antonio Vallejos Ramos y doña Clara Verónica Reyes Santibáñez, respectivamente, quienes legalmente examinados, sin que se dedujeren tachas respecto al primero y rechazada aquella deducida en relación a la segunda, contestes en los hechos, señalan al Tribunal, el primero, que efectivamente la demandante presentó las solicitudes de patentes N° 905- 2003 y 1630-2003, la primera de ellas intenta proteger un método de tratamiento y la segunda a una patente de formulación. En ambas, explica, los informes de los peritos de la INAPI, señalan que carecen de novedad y nivel inventivo y además, están excluidas de patentabilidad de acuerdo a la ley 19.039, por lo que en la actualidad no existe ningún privilegio industrial asociado a ambas y es imposible probar una infracción de patente. Lo anterior le consta por ser químico farmacéutico con más de 20 años de experiencia y tener un Magíster en ciencias farmacéuticas y haber estudiado en profundidad ambas solicitudes. La testigo Sra. Reyes, en tanto, sostiene que está en conocimiento de las solicitudes de patente N° 905-2003 y 1630-2003 puesto que en su calidad de encargada de patentes de Laboratorios Saval a esa época, las estudió para ver si tenían algún grado de infracción con aquella presentada por este laboratorio. En dicha evaluación constató que estas solicitudes corresponden a composiciones farmacéuticas y a su modo de ver y según los estudios que tiene en la materia, estaban descritas en el grado de arte, lo que fue ratificado por los informes periciales posteriores propios de la tramitación en los que se estableció que ninguna de ellas tenía algún grado de novedad ni nivel inventivo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en relación a la primera defensa esgrimida por la demandada, esto es, la ineptitud del libelo, ésta la hace consistir en la circunstancia de que la demandante, en forma errónea a su juicio, se reserva la determinación de los perjuicios para la etapa de ejecución del fallo, conforme a lo prevenido en los artículos 173 y 235 N° 6 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto cabe señalar que en esta parte, la defensa del demandado apunta a determinar si la demanda cumple o no con los requisitos necesarios para ser clara e inteligible, en conformidad a lo prevenido en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, si presenta los hechos en forma clara de manera tal que pueda elaborarse una adecuada defensa por la contraria. En este sentido es menester señalar que el demandante solicita que ambos demandados sean condenados a los perjuicios que le han sido causados por su actuar ilícito, cumpliendo de esta manera con la disposición citada, al formular claramente la petición que somete a la decisión del Tribunal. Cuestión diversa es reservar, como lo ha hecho, la determinación del monto de los mismos para la etapa de ejecución del fallo, y a este respecto también estableció los parámetros que deberán tomarse en cuenta en su oportunidad al invocar el artículo 108 de la Ley 19.039. En otras palabras, la procedencia o existencia de los perjuicios, que es en definitiva la petición formulada en su demanda, deberá ser analizada, en conjunto, con los restantes requisitos de la responsabilidad extracontractual que invoca y de hecho así fue recogido en la interlocutoria de prueba de fojas 89, modificada a fojas 207 y ello en nada obsta a que el actor reserve el monto de los mismos para la etapa de cumplimiento del fallo, pues así lo señaló expresamente y la disposición del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil lo permite, sin que de ésta pueda deducirse que solo tiene aplicación a la responsabilidad contractual como alega el demandado.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en base a lo razonado precedentemente tal alegación será desestimada, como se indicará en lo resolutivo de la presente sentencia.

DÉCIMO NOVENO: Que, como segunda defensa, el demandado argumenta que no se dan los supuestos de la responsabilidad extracontractual esgrimidos por el actor. Al efecto, para entrar al análisis de ellos debemos primeramente definir la responsabilidad extracontractual como aquella que proviene de la comisión de un delito o cuasidelito civil que ha inferido daño o injuria a otro, existiendo un nexo de causalidad entre ambos y que deriva en la obligación de indemnizar para aquél que comete el ilícito, recogida en el artículo 2314 del Código Civil.

VIGÉSIMO: Que, en cuanto al primer aspecto, esto es, la comisión de un delito o cuasidelito civil, el demandante lo hace consistir en el hecho de que presentó sendas solicitudes de patentes de invención, a saber, N° 905-2003 y 1630-2003, referidas, la primera,  al uso del ácido ibandrónico o sales del mismo, para preparar un medicamento útil en la prevención o tratamiento de trastornos de resorción ósea, especialmente la osteoporosis, y la segunda, a la composición farmacéutica oral de hasta 250 mg del mismo componente o sales fisiológicamente seguras, en versión tableta recubierta y su procedimiento de preparación. Al decir de los actores, tales solicitudes cubren inventos, procedimientos o usos del producto ácido ibandrónico o sus sales y en tanto se encuentren vigentes o en trámite y, posteriormente, después de que su registro haya sido concedido otorgan el derecho exclusivo y excluyente a su parte sobre tales invenciones y por lo tanto excluyen a terceros para la fabricación uso o comercialización de los mismos.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en este punto cabe hacer mención a lo dispuesto en el artículo artículo 2 de la ley 19.039 que señala que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitución Política de la República debiendo previamente obtener el título de protección correspondiente, de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Tales derechos adquirirán plena vigencia a partir de su registro, reconociendo derechos también al solicitante de la misma, bajo determinados presupuestos. Por su parte, el artículo 48 del mismo cuerpo legal dispone que una vez aprobada la concesión y después de acreditarse el pago de los derechos correspondientes se concederá la patente al interesado y se emitirá un certificado que otorgará protección a contar de la fecha en que se presentó la solicitud. En el caso en comento, el demandante no ha acreditado que las patentes objeto de las solicitudes N° 905-2003 y 1630-2003 hayan sido concedidas al interesado, ni tampoco que se hayan pagado los derechos correspondientes ni menos que se haya otorgado el respectivo certificado que otorga protección al invento. Al respecto, necesario es señalar que el mencionado certificado otorga derechos retroactivos al peticionario, cuyo punto de partida es la fecha de presentación de la solicitud de patente, derecho que comprende la exclusividad y exclusión en la comercialización y fabricación del invento amparado con ésta, sin embargo, como se expresó anteriormente, este derecho exclusivo y excluyente no es aplicable para el caso de que la solicitud se encuentre en trámite, como sucede con aquellas objeto de la presente demanda puesto que en este punto el solicitante tiene solamente una mera expectativa de ver nacer los derechos que la ley de propiedad industrial le confiere, una vez materializado el correspondiente registro.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, el demandado al obtener la autorización para la fabricación o comercialización del producto farmacéutico Dronaval® comprimidos recubiertos 150 mg, según da cuenta la Resolución RW 202/07, relacionada en el numeral 3) del motivo décimo quinto precedente, no ha lesionado derecho alguno del demandante, por ende, el primer requisito de la responsabilidad extracontractual no ha resultado acreditado en el proceso. Por lo demás, ambos productos Bonviva® y Dronaval® si bien tienen el elemento principal en idéntica proporción, el resto de la formulación difiere en cuanto a componentes y cantidades, según se desprende de la Resolución Exenta N° 012360 del año 2005, agregada a fojas 314, y de la resolución RW 1202/07 de fojas 296, respectivamente, puesto que en el acápite denominado “contenido”, aparece que los comprimidos de ambos productos farmacéuticos son diversos.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en relación a los siguientes supuestos de la responsabilidad demandada, cabe consignar que no habiéndose acreditado el hecho dañoso, no resulta posible tampoco establecer el vínculo causal entre tal conducta el daño supuestamente infligido y en este último punto tampoco el demandante ha rendido prueba alguna. En efecto, y si bien el actor se ha reservado la determinación de la especie y monto de los perjuicios para la etapa de cumplimiento del fallo resulta necesario que en este punto se acredite que, efectivamente, la fabricación y venta del producto Dronaval® le ha producido una merma o menoscabo en su patrimonio, cuestión de la que se ha abstenido de rendir prueba alguna, siendo de su cargo el onus probandi en este aspecto.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, el resto de la abundante prueba rendida en nada altera lo razonado precedentemente. Fundamentos por los cuales y visto lo dispuesto en los artículos 2, 39 y 48 de la Ley 19.039, artículos 1437, 1698, 1700, 1701, 1702, 1706, 1712, 2314, 2317 del Código Civil y artículos 83, 144, 160, 170, 173 254, 341, 375, 384 412 y 5680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil se resuelve:

I.- EN CUANTO EL TRIBUNAL ACTUA DE OFICIO:

Que, se anula de oficio la prueba testimonial rendida a fojas 347, con fecha 22 de septiembre de 2010, correspondiente a don Cristóbal Antonio Vallejos Ramos.

II.- EN CUANTO A LA TACHA DEDUCIDA POR LA DEMANDANTE:

Que, se rechaza, la tacha deducida a fojas 344, en contra de la testigo doña Clara Verónica Reyes Santibáñez.

III.- EN CUANTO AL FONDO:

1.- Que, se rechaza la excepción de ineptitud del libelo.

2.- Que, se rechaza la demanda de fojas 40 y siguientes, en todas sus partes, con costas.

Regístrese.

Notifíquese y archívense los autos en su oportunidad.

PRONUNCIADA POR DOÑA MARÍA PAULA MERINO VERDUGO. JUEZ TITULAR. AUTORIZA DOÑA CARMEN JULIA DEL RÍO SUMARÁN. SECRETARIA SUBROGANT

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, veinte de Julio de dos mil once.