JUZGADODE LO MERCANTIL Nº 3

VALENCIA

AvenidaDEL SALER,14 5º-ZONA ROJA

TELÉFONO: 96.192.90.39

N.I.G.:46250-66-1-2017-0002152

Procedimiento:Asunto Civil 000590/2017

S E NT E N C I A Nº 208/18

EnValencia, a tres de agosto de dos mil dieciocho.

Vistospor mí, Doña Montserrat Molina Pla, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantilde Valencia, los presentes autos sobre juicio ordinario n.º 590/2017, seguidosa instancia de D. Saturnino , representado por el Procurador D. Jesús QueredaPalop y asistido por la Letrada D.ª Diana Cuartero Campoy, contra la mercantilVILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., representada por la Procuradora D.ª LauraGirón Marín y asistida por el Letrado D. Álvaro Pérez Lluna, sobre derecho demarcas y competencia desleal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por la representación procesal D. Saturnino se formuló demanda de juicioordinario contra la entidad VILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., en la que, trasexponer en párrafos separados y numerados los hechos y fundamentos de derechoque estimó de aplicación, suplicaba se dictara sentencia por la que se declareel derecho prioritario del actor a uso de la denominación "ESTADIO DE LACERÁMICA" en el tráfico mercantil; que se declare que la entidad demandadaha incurrido en una conducta desleal; y que como consecuencia de lo anterior sela condene a cesar en el tráfico económico en el uso de la denominación"ESTADIO DE LA CERÁMICA", a retirar a su costa del tráfico mercantily de los documentos mercantiles y publicitarios cualquier referencia a dichosigno distintivo, incluido el rótulo del estadio de fútbol sito en Vila Real(Castellón); que se le condene a resarcir al actor por los daños y perjuiciosocasionados; al pago de una indemnización coercitiva de 600 euros por día hastael cese de su conducta; a la publicación de la sentencia a su costa en undiario de tirada nacional y otro de la Comunidad Autónoma; más el pago de lascostas procesales.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda se emplazó a la parte demandada para que en eltérmino legal compareciera en autos asistida de letrado y procurador ycontestara a la demanda, lo que verificó en tiempo y forma, interesando que sedesestimara la demanda, con condena en costas a la parte actora.

TERCERO.-Tras la contestación, la mercantil demandada principal, VILLAREAL CLUB DEFUTBOL, S.A.D., interpuso demanda reconvencional frente al actor en la que,tras exponer en párrafos separados y numerados los hechos y fundamentos dederecho que estimó de aplicación, suplicaba se dictara sentencia por la que sedeclare la nulidad de la marcas españolas n.º 3570680(5) y n.º 3575632(2),ordenando su cancelación registral de la OEPM; con imposición de costas alactor reconvenido.

CUARTO.-Admitida a trámite la demanda reconvencional se emplazó a la parte demandadapara que en el término legal compareciera en autos, asistida de letrado yprocurador, y contestara a la demanda, lo que verificó en tiempo y forma,interesando que se desestimara la demanda, con condena en costas a la parteactora.

QUINTO.-Por auto de fecha 14 de marzo de 2018 se declaró la falta de jurisdicción deeste Juzgado para conocer de la pretensión declarativa de nulidad de lasolicitud de marca 016206708 ante la EUIPO, al ser una cuestión que únicamentepuede suscitarse ante la propia EUIPO, pretensión planteada en la demandaprincipal, por lo que el procedimiento continuó únicamente respecto de laacción de nulidad marcaria, la acción de infracción marcaria y la acción de competenciadesleal.

SEXTO.-La audiencia previa se celebró con presencia de las partes sin que existieraacuerdo, ratificándose en sus escritos iniciales, admitiéndose las pruebasdeclaradas pertinentes consistentes en documental e interrogatorio de testigospor escrito.

SÉPTIMO.-Una vez recibidas la contestación de las testificales por escrito, se acordóabrir un plazo para presentar conclusiones por escrito, y una vez aportadas alas actuaciones, quedaron los autos pendientes de dictar sentencia por diligenciade ordenación de 13 de julio de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-La parte actora ejercita de forma acumulada una acción de infracción marcaria yde competencia desleal sobre la base de la titularidad por parte de D. Saturnino, de la marca denominativa española n.º 3570680, "ESTADIO DE LACERÁMICA". No obstante, atendida la demanda reconvencional que ejercitauna acción declarativa de nulidad de las marcas denominativas españolas n.º3570680, "ESTADIO DE LA CERÁMICA", y la n.º 3575632, "CERAMICSTADIUM", se considera necesario entrar a resolver con carácter previo laspretensiones de la demanda reconvencional, pues en caso de ser estimada haríainnecesario entrar a resolver sobre la demanda principal.

Laentidad demandada y actora reconvencional fundamenta la nulidad de las marcasdenominativas n.º 3570680 y n.º 3575632 titularidad del actor en la mala fe enel registro, pues era conocedor de la intención de cambiar la denominación delestadio de fútbol del Villareal por el de "ESTADIO DE LA CERÁMICA",dado que se publicaron informaciones y noticias que tuvieron enorme repercusiónpopular en la localidad de Vila Real, justo la semana anterior a la solicitudde la marca n.º 3570680 por el actor principal, lo que evidencia que su registrotenía la intención de impedir el uso de esa denominación en el estadio defútbol con aspiraciones especulativas, pues ni tan siquiera se acredita queejerciese actividad profesional relacionada con los servicios amparados.

Elactor y demandado reconvencional se opone a la nulidad de las marcas negando laexistencia de mala fe, puesto que "ESTADIO DE LA CERÁMICA" sólo erauna de las tantas posibilidades barajadas por la entidad demandada principal,incluso se dudó si el nombre sería en español o en inglés, y no es hasta enerode 2017 cuando se indica el nombre elegido; el encargo de estudio deantecedentes sobre su marca registrada lo hizo en junio de 2015 a un agente depatentes, con anterioridad a dichas publicaciones y noticias sobre la voluntadde la entidad demandada que se produjeron en julio de 2015; en todo caso, porparte de la entidad demandada no se ha hecho uso del signo "ESTADIO DE LACERÁMICA" ni "CERAMIC STADIUM" para rotular el estadio, pueshasta noviembre de 2016 no se decidió el nombre. Refiere que ha estado haciendoun uso pacífico de la marca desde su solicitud el 13 de julio de 2015, pues noes hasta diciembre de 2016 que el director financiero de la entidad demandadase puso en contacto con el actor principal manifestándole que habían conocidoel registro de su marca "ESTADIO DE LA CERÁMICA" y les interesabausarla como nombre del nuevo estadio del VILLAREAL CLUB DE FUTBOL.

Comose ha indicado al inicio del presente fundamento, se considera oportuno entrara resolver, en primer lugar, sobre la posible nulidad de las marcasdenominativas n.º 3570680, "ESTADIO DE LA CERÁMICA", y su homónimo eninglés, la marca n.º 3575632, "CERAMIC STADIUM", sobre la base delart. 51.1 b).

SEGUNDO.-La pretensión articulada en la demanda con carácter principal deriva de unaacción de nulidad del derecho de marca, arts. 51 y 52 LM .

Latitularidad del derecho de marca adquirida mediante su registro, art. 2.1 LM ,puede incurrir en especiales vicios que conlleven su nulidad jurídica,derivados de ciertas causas de invalidez en la forma o título material en quela persona que obtuvo el registro dispuso del signo distintivo al momento de suregistro. En tal sentido el art. 51.1 LM dispone que: " El registro dela marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto decancelación: a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y2 del art. 3 y en el art. 5 de la presente Ley . b) Cuando alpresentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe". Se trata de causas de nulidad absoluta y radical, bien por falta delegitimación en el sujeto que obtuvo el registro de la marca, art. 3 LM , bienpor incurrir el signo en prohibiciones absolutas, art. 5 LM , esto es, por suinhabilidad objetiva para constituir signo distintivo, o bien por haberseregistrado con mala fe. En este caso la acción para la declaración de nulidaddel registro así obtenido corresponde a una pluralidad de sujetos, previstos enel art. 59.a) LM .

Juntoa esas causas de nulidad absoluta, el art. 52 LM prevé otras de nulidadrelativa al señalar que: El registro de la marca podrá declararse nulomediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lodispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10". Es decir, existiese unaidentidad entre el signo distintivo registrado y otros anteriorespreexistentes, con los que choque. Ante ello, la acción de nulidad se atribuyeexclusivamente al titular de tales anterioridades, art. 59.b) LM .

Elefecto de declaración de nulidad es la cancelación del registro de marca obtenido,con efectos ex tunc , es decir, retroactivos al momento de su concesión,y la posibilidad de obtener, en caso de nulidad por obtención del registro conmala fe, de una indemnización por daños y perjuicios, art. 54 LM , sinperjuicio de la posibilidad de decretar la nulidad parcial, solo respecto aciertos productos o servicios designados en el registro.

TERCERO.-Respecto al registro de mala fe de las marcas n.º 3570680 y n.º 3575632, ambaspara la clase 41 del Nomenclator Internacional, " educación, formación,servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales", ysu nuli d ad al amparo del artículo 51-1 b) de la Ley marcaria.

Tal ycomo prevé, y ha sido reiterado en sentencias posteriores, la SAP de Valencia,sección 9, de 15 de mayo de 2013 (ROJ: SAP V 2366/2013 -ECLI:ES:APV:2013:2366 ): " Uno de los principios del ordenamientomarcario es la buena fe que ya el Legislador en la Exposición de Motivos de laLey 17/2001, da especial relevancia y significado al ser una regla imperativade comportamiento que modera el automatismo formal del nacimiento del derechode marca, basado en el carácter constitutivo del registro; configurando comouna causa de nulidad del registro de la marca, autónoma e independiente de lasdemás, la mala fe al momento en que opera la solicitud de dicho registro demarca. Por consiguiente es a ese momento de solicitud al cual hay que estarpara apreciar esa mala fe que la ley no determina y la jurisprudencia del TribunalSupremo cataloga en las sentencias de 21 julio 2000 y 22noviembre 2001 (si bien en aplicación de la precedente ley de marcas32/1988) como el conocimiento por el solicitante de la titularidad ajena de unamarca y su registro a sabiendas de ello. Posteriormente la sentencia de igualTribunal de 25-1-2007 determina que "La mala fe viene a ser elconocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmenteconsciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concretocomportamiento del sujeto que lo realiza". Posteriormente, la sentencia de17- 4-2009 la califica como una conducta desleal o deshonesta, desajustada alas pautas comerciales exigibles en el sector correspondiente. Por último y eninterpretación de la mala fe reglada en la vigente ley de Marcas, lasentenciadel Tribunal Supremo de 23-11-2010 dice "El artículo 51, apartado1, letra b), de la Ley 17/2.001 constituye una novedad en nuestroderecho, tomada de la norma - de naturaleza facultativa - que contiene el apartado2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE . Según ambos preceptos, lamala fe del solicitante del registro de una marca constituye causa de nulidadde éste. La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no ensentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situaciónjurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar decomportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes."

Noestá de más hacer referencia a los razonamientos vertidos por el Tribunal deJusticia de la Unión Europea en la sentencia de 11 de junio de 2009 (AsuntoLindt) sobre cuestión prejudicial planteada con relación a lainterpretación del art. 51, apartado 1, letra b) del Reglamento nº 40/94 ,sobre la marca comunitaria, (que prevé la declaración de nulidad de una marcacomunitaria, bien por la OAMI, bien por los tribunales de marca comunitaria,cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado demala fe). En este asunto, el órgano judicial que la planteó se preguntabacuáles eran los criterios pertinentes que deben tomarse en consideración con elfin de establecer si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitudde registro de un signo en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b),del Reglamento nº 40/94 . Las partes mantuvieron al respecto posturascontradictorias: una de las partes mantuvo que la mala fe queda acreditadacuando el solicitante de registro como marca de un signo tiene conocimiento dela utilización de un signo idéntico o similar para productos o serviciosidénticos o similares por un competidor que ha obtenido un derecho adquirido enal menos un Estado miembro, y solicita el registro del signo como marcacomunitaria con el fin de impedir que dicho competidor continúe utilizando susigno, con lo que el registro tiene por objeto eliminar competidores; otraparte, que actúa igualmente de mala fe un solicitante que registra una marcapara impedir que un competidor continúe utilizando un signo idéntico o similar,sabiendo, o debiendo saber, en el momento de presentar la solicitud deregistro, que el competidor ha obtenido un derecho adquirido mediante lautilización de tal signo para productos o servicios idénticos o similares quepueden dar lugar a confusión; otra parte, que basta que el solicitante hayatenido conocimiento de que otro operador económico utilizaba el signo que puededar lugar a confusión para que se considere acreditada la mala fe en el sentidodel artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Para laComisión de las Comunidades europeas, no constituyen elementos pertinentes elhecho de que un tercero venga utilizando un signo idéntico o similar que puedadar lugar o no a confusión, el hecho de que el solicitante conociese dichautilización ni tampoco el hecho que dicho tercero haya obtenido un derechoadquirido sobre el signo que utiliza.

Larespuesta del Tribunal de Justicia fue la siguiente: el momento pertinente paraapreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentaciónde la solicitud de registro por el interesado; la existencia de la mala fe delsolicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factorespertinentes en el caso; la circunstancia de que el solicitante sepa o debasaber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempoun signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede darlugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola,para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante; por consiguiente,procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en elmomento de presentar la solicitud de registro, con el fin de apreciar laexistencia de la mala fe, y, desde esta perspectiva, la intención de impedirque un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias,caracterizar la mala fe del solicitante, al igual que el hecho de que untercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similarque puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo gocede un cierto grado de protección jurídica, ya que, en tal caso, el solicitantepodría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con elúnico fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signoque ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios,pese a lo cual, no puede excluirse, que incluso, en tales circunstancias, elsolicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo,como pueda ser impedir que un tercero, recién llegado al mercado, pretendaaprovecharse de dicho signo copiándolo.

Endefinitiva, la mala fe del solicitante, al momento de presentación de lasolicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita laacción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe sepresume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos quedeterminen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético delartículo 7 del Código Civil . El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras ensentencia de 23 de mayo de 1994 , que " no cabe afirmar mala fe por elsimple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudieraentrar en colisión con otras marcas registradas ".

Lamala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas anterioresal momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marcaexistiendo mala fe se han reseñado la del distribuidor de productos que,sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento niautorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo unafinalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténticopropietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a laposición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y elmérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición. En todosestos casos, como se ha dicho, existe una situación preexistente, caracterizadapor la existencia de algún tipo de contacto, o relaciones previas, del titulardel signo con el solicitante que obtiene su registro.

En elcaso de autos, teniendo en cuenta tales dictados, debenvalorarse todas las circunstancias concurrentes cuando el actor principalsolicitó el registro de las marcas objeto de controversia, y así, constadocumentalmente y se acredita, que durante la semana del 5 de julio de 2015 ydías posteriores hubo numerosas publicaciones e informaciones locales que sehicieron eco de la intención de la entidad demandada y actora reconvencional decambiar el nombre del estadio de fútbol de Vila Real, y se hacía referencia a"ESTADIO DE LA CERÁMICA" como la opción más probable (docs. 6 y 7 dela contestación), valorando incluso la posibilidad de que se utilizara suhomónimo en inglés, y siendo que el actor vive y ejerce su profesión en lalocalidad de Vila Real, es difícil creer que no tomara conocimiento de lasnoticias e intenciones del club demandado y actor reconvencional.

Sibien en sus escritos iniciales refiere el actor principal que con anterioridada dichas publicaciones, el 13 junio de 2015, hizo un encargo de estudio deantecedentes a un agente de patentes sobre el signo "ESTADIO DE LACERAMICA" (párrafos anteriores al HECHO PRIMERO DOS de su escrito de contestacióna la reconvención), para evidenciar así que tal signo distintivo fue unaocurrencia propia y no influida por los hechos anteriores, examinado eldocumento 2 acompañado con su escrito de contestación a la reconvención, escierto que aparece fechado el 13 de junio de 2015 y se refiere al encargo a lamercantil QuickPatent sobre la viabilidad del registro, no obstante, practicadala testifical por escrito con dicha entidad, a la que se le remitió el doc. 2de la contestación a la reconvención, resultó ser muy esclarecedora, puesrefirió que cotejado el mail aportado por el actor principal como doc. 2 de lacontestación a la reconvención con sus archivos, han comprobado que dichodocumento está modificado en su fecha , pues dicho mail se les remitió porel actor no el 13 de junio de 2015 sino el 13 de julio de 2015, por el que lessolicitaba un informe de viabilidad, le contestaron remitiéndole formulariopara la solicitud de la marca que fue cumplimentado por el actor y recibida laautorización, presentaron la solicitud ante la OEPM de la marca "ESTADIODE LA CERÁMICA" registrada con el n.º 3570680, todas estas actuaciones serealizan el mismo 13 de julio de 2015, y se aporta documentación acreditativade todo ello; este hecho evidencia que no es cierto que el actor pensara en elsigno distintivo "ESTADIO DE LA CERAMICA" de forma espontánea, sinoconocedor de las serias intenciones del club deportivo demandado de utilizarlopara denominar el nuevo estadio de fútbol, tanto en castellano como su homónimoen inglés. La solicitud del registro de la marca no se presenta hasta el 13 dejulio de 2015, y ello ha quedado plenamente acreditado a pesar de que el actorprincipal y demandado reconvencional ha presentado un documento alterado en sufecha, es decir, cuando se habían sucedido con gran intensidad y repercusión enmedios de comunicación de la localidad, noticias, titulares y opinionesrelativas al estadio municipal, y con alusiones continuas a "ESTADIO DE LACERÁMICA", durante la semana anterior, desde el 5 de julio de 2015.

Otroshechos que llaman especialmente la atención y que deben tenerse en cuenta son,que el actor principal es titular registral de otras marcas y las mismas seregistraron, en su mayoría, para la clase 5, "Productos farmacéuticos,preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitariospara uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico oveterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas oanimales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntasdentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,herbicidas ."; en el hecho primero de su demanda principal, refiereque su actividad profesional está relacionada con la nutrición y cuidado dedeportistas profesionales, principalmente su actividad se centra encomercializar barritas, geles, y otros complementos alimentarios y estéticos;como doc. 8 de la contestación a la demanda y reconvención, se aporta eldepósito de las cuentas anuales del ejercicio 2016 de la mercantil InstitutoMediterráneo de Quelación, S.L., cuyo objeto social es la " fabricación,comercialización, venta al por mayor, menor y detalle, por cualquier medio, laintermediación, importación, exportación, almacenaje y distribución depreparados alimenticios, alimentos y sustancias dietéticas, productos y materiamédico y sanitario, infusiones medicinales, complementos alimenticios, bebidasenergéticas, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares u productos ymateriales afines.- La gestión de centros médico-sanitarios y de estética,nutrición, higiene y belleza", C.N.A.E. "1086-Elaboración depreparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos ",mercantil de la que el actor, D. Saturnino , es el socio único y eladministrador social único; por lo tanto, de las diferentes marcas de las quees titular, en concreto tiene 9 marcas registradas según el doc. 2 de sudemanda principal, 6 de ellas están directamente relacionadas con su actividadprofesional, pues se registraron para la clase 5; pero llama especialmente laatención que la marca "ESTADIO DE LA CERAMICA" y su homónimo eninglés, "CERAMIC STADIUM", no se registran para la clase 5 sino parala clase 41, que comprende actividades relacionadas con el deporte, lo que seconsidera una evidencia más de que lo que pretendía con tal registro no eraamparar el ejercicio de su actividad profesional para ser reconocido en elmercado con tales signos distintivos, sino que su finalidad era registrar unossignos distintivos siendo conocedor de que los mismos pretendían ser utilizadospor la entidad demandada, para impedir u obstaculizar su uso para denominar alestadio de fútbol de la localidad de Vila Real.

Sibien todo lo anteriormente expuesto se consideran indicios suficientes comopara apreciar la existencia de mala fe en el registro de las marcas n.º3570680(5), "ESTADIO DE LA CERAMICA", y su homónimo en inglés, lamarca n.º 3575632(2), "CERAMIC STADIUM", tampoco puede obviarse, quecon el documento 2 de la demanda principal se acredita la existencia de unamarca registrada en favor del actor principal para una clase también diferentea las demás, en concreto en la clase 3, y como se ha indicado, de las 9 marcasregistradas a su nombre 6 lo son para la clase 5, y las cuestionadas hoy aquílo son para la clase 41; pues bien, la clase 3, su objeto es " Preparacionespara blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones paralimpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos deperfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilaresno medicinales; dentífricos no medicinales. ", la marca combinada esSILKFEETS PIES DE SEDA, y la entidad demandada y actor reconvencional haaportado documentación acreditativa de que existe una marca estadounidenseanteriormente registrada a la del actor, también para la clase 3 delNomenclator Internacional, que es prácticamente idéntica, y de nuevo,casualmente la registra el actor para una serie de productos que nada tienenque ver con su actividad profesional, como lo hace con las marcas examinadas enel presente procedimiento.

De unavaloración en conjunto de toda la prueba practicada, si bien es cierto que laentidad demandada se limitaba a valorar a principios de julio de 2015 laposibilidad de denominar al estadio de fútbol del Villa Real "ESTADIO DELA CERAMICA", sin que podamos hablar de que efectivamente la demandadaprincipal pueda considerarse titular real de dicho signo pues todavía no habíahecho uso del mismo, debe tener en cuenta que no es menos cierto que el actorse apresuró, escasos días después de saltar a la luz la intención y el nombreque se barajaba como la posibilidad más real, a solicitar el registro del mismoel 13 de julio de 2015, y posteriormente su homónimo en inglés, siendo evidenteque conocía la intención del club al ser notoria su difusión pública; atendidala inexistencia de registros anteriores a nombre del actor principal queamparasen la clase 41; atendida la inexistencia de actividad profesionalrelacionada con el actor que esté dentro de los servicios amparados por laclase 41, pues su actividad profesional está desconectada de tales servicios;el registro a su nombre de otro signo distintivo, que es una marcaestadounidense previa, y que ampara productos y servicios de la clase 3, comola marca estadounidense, sin que tampoco exista conexión entre su actividadprofesional y los productos y servicios amparados por dicha clase; todo ello,nos permite concluir que procede la estimación de la demanda reconvencional, yconsiderar que las marcas españolas n.º 3570680(5) y n.º 3575632(2), fueronregistradas por el actor principal con mala fe.

Antela estimación de la demanda reconvencional, decae el objeto de la demandaprincipal, pues la premisa de la misma es la titularidad de la marca declaradanula por parte del actor, D. Saturnino .

QUINTO.-En la demanda principal se alude con carácter genérico en el suplico, que laconducta de la demandada principal, por los mismo hechos que considera queexiste infracción marcaria, es constitutiva de una actividad declarativa decompetencia desleal.

Seconsidera oportuno hacer referencia a la relación existente entre lalegislación marcaria y la legislación sobre competencia desleal.

La STSde 11 de marzo de 2014 trata con bastante detalle esta cuestión, posteriormentereiterada en sucesivas sentencias:

"20. Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudenciasobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedadindustrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio decomplementariedad relativa.

Comohicimos en laSentencia 586/2012, de 17 de octubre,, hay que partir de algunasconsideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas decompetencia desleal y la de marcas: "(p)ara resolver el conflicto deconcurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislacionescumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre unbien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia"erga omnes" que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha,protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previoregistro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare-.

Endefinitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripciónconstitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado -también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado yprovisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o elservicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dichalegislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectossustanciales-, no tal como es usado.

Por elcontrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, noel derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Estoes, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que sepractican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, eltitular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y elmercado mismo".

Elcriterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos:de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puedeconstituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse porun principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por laAudiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley decompetencia Desleal cuando "existe un derecho exclusivo reconocido envirtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos puedenactivar los mecanismos de defensa de su exclusiva").

Comose ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en loscriterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos esprocedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedadindustrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley deCompetencia Desleal.

De unaparte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatirconductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (enrelación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esoshechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas dedesvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados paraestablecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por lanormativa marcaria.

Deotra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal aconductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presenteuna faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que escomún con los criterios de infracción marcaria.

Y enúltima instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación deque el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en elcaso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las solucionesadoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevosderechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

Eneste sentido concluíamos en laSentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar:"(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, oambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea sufundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de lospresupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para quepuedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a lavez". "

Puesbien, de la propia demanda se deduce que el actor pretende que el hecho deapreciar la infracción marcaria, debe traer consigo la estimación de la acciónde competencia desleal, y fundamenta esta pretensión en la vigencia de la marcay el uso del signo distintivo, cuya nulidad ha sido declarada, lo que bastapara desestimar dicha pretensión.

CUARTO.-En atención al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas deeste procedimiento se imponen a la parte actora y demandada reconvencional.

Vistoslos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Queestimando la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesalde la mercantil VILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., contra D. Saturnino :

I.-Debo declarar y declaro la nulidad de la marcas españolas n.º 3570680(5) y n.º3575632(2), titularidad de

D. Saturnino.

II.-Debo ordenar y ordeno la cancelación del registro de las marcas españolas n.º3570680(5) y n.º 3575632(2), para la clase 41, a la Oficina Española dePatentes y Marcas y su publicación en el Boletín Oficial de Propiedad

Industrial

III.-Debo imponer e impongo el pago de las costas procesales generadas en elpresente procedimiento a la parte actora y demandada reconvencional, en lacuantía en que se tasen en incidente promovido al efecto.

Debodesestimar y desestimo la demanda principal interpuesta por D. Saturnino ,contra la mercantil VILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., con imposición de lascostas a la parte acctora

Contrala presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo deveinte días desde su notificación en este Juzgado para su resolución por laAudiencia Provincial de Valencia.

Asípor esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Laanterior sentencia ha sido publicada en legal forma, de lo que doy fe.

AVISOLEGAL

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