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BR178-j

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TJSP; Apelação Cível 1017267-63.2017.8.26.0004; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020

Registro: 2020.0000846985

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1017267-63.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STEIL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. - ME, é apelado SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os Drs. Wiliam Patricio e Marcelo Castelo Ferraresi.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.

São Paulo, 14 de outubro de 2020

CESAR CIAMPOLINI RELATOR

Assinatura Eletrônica

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Apelação nº 1017267-63.2017.8.26.0004

Comarca: São Paulo 1ª Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem

MM. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino

Apelante: Steil Comércio de Eletrônicos Ltda. ME Apelados: Siri Comércio e Serviços Ltda.

VOTO Nº 21.535

Ação cominatória, cumulada com pedido de índole condenatória por danos materiais, proposta pela titular da marca registrada “Rcell” contra empresa que a utiliza sem autorização. Sentença de procedência, afastada preliminar de mérito (prescrição). Apelação da ré.

Coincidência de abrangência territorial, que, em tempos de Internet, deve ser vista de modo menos restritivo. Potencialização, dada a utilização universalizada de buscas via mecanismos como por exemplo o do Google, da possibilidade de consulta simultânea de produtos pelo universo de compradores. Deste modo, o fato de a ré estar estabelecida a mais de 500 quilômetros da autora é menos relevante, não impedindo a concorrência desleal.

Especificidade: atuação no mesmo ramo de atividade, “lato” e “stricto sensu”, de venda de celulares e aparelhos de telefonia em geral.

Registro da marca “Rcell” no INPI, detido pela autora. Propriedade industrial (doutrina de DENIS BORGES BARBOSA). Uma vez concedida a marca pelo INPI, “há que se fixar como premissa a validade de tal concessão” (STJ, REsp 1.741.348, NANCY ANDRIGHI).

Condenação da ré a abster-se do uso da marca, bem como a pagar indenização pelos prejuízos sofridos pelas autoras, conforme se apurar em liquidação de sentença. Prejuízo causado que prescinde de comprovação, estando “in re ipsa” em casos de violação de propriedade intelectual,  posto  que  derivado “da natureza da conduta perpetrada” (STJ, REsp 1.677.787, NANCY ANDRIGHI).

Sentença mantida, também na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação desprovida.

RELATÓRIO.

Cuida-se de julgar apelação contra sentença (fls. 314/318) que julgou procedente ação cominatória em tema de direito marcário, cumulada com pedido de índole condenatória, que ostenta o seguinte relatório:

“SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (RCELL) ajuizou apresente 'Ação Inibitória Cumulada com Indenização por Perdas e Danos' em face de STEIL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. ME.

Alega, a requerente, que a parte ré tem se apropriado indevidamente de sua marca registrada (RCELL) para captação de clientela no mesmo segmento de mercado em que atua, qual seja, o de telefonia. Diante da prática de concorrência desleal e violação de sua propriedade industrial (da autora), pleiteia a procedência da demanda para determinar que a requerida se abstenha de utilizar a marca em comento, bem como para seja condenada a indenizar os danos materiais causados.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação. Preliminarmente, aduziu incompetência deste Juízo para julgamento da demanda e prescrição da pretensão autoral. No mérito, afirma que as empresas promovem a venda de seus produtos de modo distinto e miram público diverso. Que a autora adotou nome comum para sua marca nominativa, devendo se interpretar a colidência desta com o nome fantasia da ré de forma a observar a possibilidade de convívio. Por tais razões, não haveria confusão ao consumidor, violação do direito marcário da autora ou prática de concorrência desleal. Pleiteia, assim, a total improcedência do pedido inicial.

Houve réplica às fls. 250/252.

A decisão de fls. 253/254 acolheu a preliminar de incompetência, reformada pelo v. Aresto de fls. 300/313.” (fls. 314/315).

A preliminar de mérito foi rejeitada pelos seguintes fundamentos:

“Na hipótese dos autos, que trata de dano - razão pela qual, inclusive, justificou-se a competência deste Juízo para julgamento do feito, o prazo prescricional passa a correr da data da ciência, pela vítima, do injusto causado. Trata-se de aplicação da Teoria actio nata, onde a pretensão nasce somente a partir do inequívoco conhecimento do dano causado.

A data de constituição da ré é indiferente para que se analise o prazo prescricional do direito da autora, porque não decorre da lei que tal registro torne presumível sua existência a quaisquer terceiros. Portanto, competia, à requerida, demonstrar o fato impeditivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código deProcesso Civil), o que não ocorreu nos autos.

Afasta-se, assim, a preliminar de prescrição.” (fl. 315).

No mérito propriamente dito, o pedido cominatório foi julgada procedente:

“No mérito, é hipótese de procedência da ação.

O artigo 129, caput, da Lei de Propriedade Industrial, dispõe que 'a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)'.

O documento juntado às fls. 66/67 denota que o registro da marca nominativa 'R CELL' foi concedido à autora, sendo que, dentre as especificações, encontra-se àquele atinente a celular, comunicações por telefone, telecomunicações e serviços de telefonia.

A ré, por sua vez, confessa ser empresa que comercializa produtos de telefonia para o mercado, inclusive sob a denominação de 'R CELL'. Os documentos de fls. 71/73 comprovam a utilização do elemento nominativo.

Ora, é a exata hipótese de subsunção do caso à norma supramencionada.

Cumpre observar que o nome empresarial da ré não é 'R CELL', mas sim o seu nome fantasia que, com o que consta dos autos, não se sabe a partir de quando fora utilizado, ônus este que também competia à parte (fato impeditivo do direito do autor), ficando prejudicada a eventual aplicação do princípio da anterioridade para a justa mitigação do direito da autora.

Tendo em vista que a proteção da marca é para todo território nacional e que a ré não demonstrou utilizar-se do nominativo 'R CELL' como nome fantasia antes do depósito da propriedade pela requerente, é desnecessário, até porque não decorre da lei, que a autora tenha alguma filial no local onde está localizada a loja da demandada...

O fato de outras empresas utilizarem-se da nomenclatura 'RCELL' é indiferente, igualmente, para a lide havida entre as partes nesses autos. A violação ou não de direitos por terceiros não autoriza a violação aqui apurada.” (fls. 316/317).

O pedido de indole indenizatória, igualmente foi julgado procedente:

“Porque presente o ilícito civil (violação da propriedade industrial), surge o dever de indenizar, que para a hipótese dos autos se dá, por razoabilidade, através do artigo 210, inciso III, da Lei n.o 9.279/96, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Isso porque, embora o caput confira ao prejudicado a aplicação do critério mais favorável, não se pode afirmar ao certo que consumidores locais tenham deixado de comprar da autora para comprar da ré, até por não há loja da requerente no local.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da requerida em informar aos consumidores da região que a autora 'R CELL' não possui relação com aquela, não vislumbro necessidade.

As alegações de que a requerida se passou como se a autora fosse, ou como representante daquela, não restaram devidamente demonstradas nos autos, sendo injustificada sua condenação neste sentido.”(fl.317).

Eis o dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial para determinar que a ré se abstenha, em definitivo, de utilizar-se do nominativo "R CELL" em lojas físicas, internet, redes sociais etc., sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, a contar da inequívoca intimação desta. CONDENO a requerida, igualmente, ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, utilizando-se para tanto o critério do artigo 210, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial, atualizado do ajuizamento da ação através da Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Porque sucumbente na quase totalidade, arcará, a ré, com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação.” (fls. 317/318)

Embargos de declaração da parte sucumbente, a autora (fls. 321/324), foram acolhidos para esclarecimento acerca do valor das custas de apelação (fl. 325).

Apela a autora, fls. 328/357.

Apoda de nula a sentença, por cerceamento de defesa. Quando assim não se decidir, reiterando o que disse em contestação, que se julgue a ação improcedente in totum, ou ao menos que se pronuncie prescrição do pedido indenizatório.

Certificada à fl. 365 a falta de contrarazões.

Feito incluido anteriormente em mesa de julgamento virtual, nela julgado (fls. 371/391).

Posteriormente, mercê do recebimento de declaratórios da apelante (fls. 394/391), o julgamento foi anulado (fl. 400/402), posto que olvidada por este relator a petição de fls. 370, pela qual a apelante havia manistado oposição ao julgamento por este modo.

Procede-se, pois, a novo julgamento, em mesa telepresencial.

FUNDAMENTAÇÃO.

Face ao teor da contestação, rejeito a preliminar de cerceio de defesa.

É que, com a defesa, os fatos tornaram-se incontroversos.

Se antes já não se discutia fosse a autora detentora, perante o INPI (fl. 44, proc. 903480514) da marca Rcell, passou a ser certo, com o ingresso da ré na relação processual, também: a) que ela opera no mesmo ramo empresarial, de venda de equipamentos de telefonia e comunicação; e (b) ostenta na fachada de sua loja a palavra RCELL.

Sintomática dessa tranquilidade quanto aos fatos é esta assertiva das razões de apelação, que repete o que já vinha em contestação:

“E não é só, as impressões das logomarcas utilizadas pela Recorrida em suas apresentações na web e em material publicitário que estão acostadas às fls. 162-167, demonstram que a Apelada se utiliza da denominação “RCELL TELECOM”, que não se confunde com o nome fantasia “RCELL CELULARES E ELETRÔNICOS” utilizado pela Apelante.” (fl. 340).

Sendo esses os fatos que se há de apreciar nesta ação pela qual, primordialmente, a autora busca proteção de sua marca registrada, era desnecessária, realmente, como decidido na origem, a produção de mais provas. Para sentenciar, o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito havia tão só que valorar essas circunstâncias incontroversas, como dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos;

...

III         admitidos no processo como incontroversos; ...”.

Posto isso, fundamentando o voto, passo também a examinar os mesmos fatos, incontroversos, concluindo, assim como a sentença, pela existência do potencial de confundibilidade e pelo prestígio da marca registrada.

Como se sabe, para a aferição de eventual colidência entre marcas, ou entre marcas e nome empresarial, deve-se analisar, mais do que o critério de anterioridade, os de territorialidade e de especificidade.

Assim, no STJ, de segura relatoria:

“A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de 'alto renome' (ou 'notória', segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.” (REsp 1.204.488, NANCY ANDRIGHI; grifei; destaquei “territorialidade” e “especificidade” em negrito).

Territorialidade relaciona-se ao âmbito geográfico de proteção. Em tempos de Internet, e no meio da Internet, a possibilidade de conflito entre clientes das partes é evidente.

Os consumidores fazem buscas pelo Google antes de comprar. O fato de a ré estar estabelecida à mais de 500 quilômetros da autora é menos relevante, diante disso.

Como escreveu o MM. Juiz de Direito LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI na decisão de fls. 85/89, pela qual, a princípio, deferiu liminar à autora, posteriormente, sob minha relatoria, reformada pelo Tribunal:

“No tocante ao critério da territorialidade, tem-se que a sociedade autora ostenta caráter nacional, seja porque possui filiais em outros Estados além da sede em São Paulo-Capital [vide contrato social de fls. 46/53], seja porque realiza comércio em todo o país.

Diante desse caráter nacional, não há como se negar que a requerida, mesmo distante da sede da autora, valendo-se de nome fantasia idêntico à marca registrada, pode provocar confusão no consumidor, ao pensar que se trata de loja autorizada ou vinculada de qualquer maneira à demandante.

Confira-se pelas fotos de fls. 71/73: ao denominar-se como Rcell celulares e eletrônicos, em loja física e nas redes sociais, é absolutamente possível que o cliente imagine tratar-se de estabelecimento vinculado à marca da autora.” (fl. 87)

Especificidade, o segundo critério que cumpre observar, diz com a proteção da marca relativamente ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

A esse respeito, honrando-me com citação, o ilustre Dr. BEDENDI ponderou, na mesma decisão:

“Há sempre de se ter em mente que a proteção marcária presta-se a uma finalidade, qual seja, a de preservar a regular concorrência e evitar aquela desleal, parasitária e predatória. Nessa mesma linha, cito trecho de julgado do e. Desembargador Cesar Ciampolini da 1ª Câmara Reservada Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual resume com clareza qual a razão ontológica das patentes e dos registros:

Na dinâmica introduzida pela Lei 9.279/96, a colidência entre marcas (e mesmo a repressão aos atos de concorrência desleal) depende e deve ser analisada, sobretudo, diante do potencial de confusão junto aos consumidores. [Apel. 1119173-36.2016.8.26.0100, j. 04/10/2017]

E, na hipótese, como dito, existe possibilidade de confusão ao consumidor.” (fl. 87).

Não se pode, de fato, data venia, dar razão à postulação da apelante, sendo inegável o potencial de confundibilidade, decorrente de ambas as partes atuarem no ramo da venda de telefones. Essa atividade está dentro do rol daquelas protegidas pela marca, consoante registro que foi concedido à autora pelo INPI.

Aqui não se trata, ressalte-se, de mera semelhança fonética a induzir à confusão, mas sim de absoluta coincidência de grafia! Ambas as partes apresentam-se à comunicadade de compradores de telefones celulares como RCell.

Esse critério de confundibilidade, vis à vis noções do homem médio, sempre se enfatiza nos julgamentos das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, mormente quando as partes em litígio atuam no mesmo ramo de comércio, indústria ou serviços.

Além do precedente de minha relatoria antes referido, confiram-se:

“AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA

COM INDENIZAÇÃO. Rés que apresentam seus produtos com marcas figurativas em imitação àquelas de titularidade das autoras. Configurada a prática de comércio parasitário, em usurpação ao prestígio alheio, eis que há notória semelhança com as marcas registradas previamente pelas demandantes. Imitação sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores. Prática de concorrência desleal das rés. Determinação da sentença para que as requeridas, de modo geral, se abstenham de usar a marca deve ser mantida. Indenização por danos materiais que também deve subsistir, tal como fixada pelo Juízo a quo. Decisum que comporta, porém, alteração, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que os mesmos não restaram comprovados nos autos. Recurso das autoras improvido e recurso do réu provido em parte.”  (Ap.  0004428-84.2012.8.26.0008,  FRANCISCO

LOUREIRO, Louis Vuitton X Empório do Pano; grifei).

“Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios. Propriedade intelectual. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a violação de direito marcário titulado pela autora e afastando a indenização por danos materiais. Apelação da ré. Registro de marca mista titulada pela autora comprovado. Atuação no mesmo ramo de atividade. Sinais distintivos utilizados pela ré que violam os elementos nominativos e figurativos da marca da autora, causando confusão nos consumidores. Identidade fonética, reforçando o uso

parasitário. Danos morais que se encontram 'in re ipsa' em casos de violação de propriedade intelectual. Prazo para cumprimento das determinações insuficiente, diante das diligências necessárias para alteração do nome empresarial e do 'trade dress' da ré. Sentença parcialmente reformada, de modo a fixar o prazo de 30 dias para que a ré cesse definitivamente a utilização da marca em questão. Apelação a que se dá parcial provimento.” (Ap. 1010992-91.2015.8.26.0320, de minha relatoria; Visual Joias X Visual Pratas; grifei).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Demanda iniciada por autora que pretende a proteção da marca 'Inbox Shoes', supostamente violada pela utilização dos réus de designativo bastante semelhante ('Shoes Inbox') Inegável colidência entre os ramos de atuação empresarial dos litigantes e expressiva semelhança entre as marcas utilizadas Anterioridade na utilização da marca 'Inbox Shoes' pela autora Criação de domínio virtual e pedido de registro de marca que são anteriores aos dos réus Risco de confusão entre os consumidores e ilegal desvio de clientela Ordem de abstenção mantida Apelação improvida DANO MORAL Marca Violação ao direito de exclusividade conferido às autoras Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação das demandantes Prejuízo extrapatrimonial presumido Pedido de indenização por dano moral procedente Verba indenizatória mantida em R$ 10.000,00 Apelação improvida PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Lucros cessantes Violação ao direito de exclusividade da marca Início de prova do prejuízo material presente, coincidente com o registro do domínio pela ré Indenizatória procedente Apelação improvida Dispositivo: negam provimento.” (Ap. 1004633-77.2018.8.26.0011, RICARDO NEGRÃO; Inbox Shoes X Shoes Inbox; grifei).

“Processual civil. Ré, em recuperação judicial, que pediu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por ocasião da interposição do recurso de apelação. Benefício indeferido. Continuidade das atividades empresariais que permitiu à ré o pagamento dos credores. Suficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Recolhimento do preparo determinado, o que foi cumprido. Recurso da ré conhecido. Propriedade industrial. Marca. Reprodução indevida. Utilização de elementos fonéticos e gráficos da marca da autora Staroup pela ré Star*up. Ação inibitória e de reparação por danos morais e materiais. Apreensão de mercadorias com imitação da marca da autora. Elementos gráficos e fonéticos semelhantes que autorizam o reconhecimento da imitação da marca da autora. Exploração pelas marcas do mesmo segmento empresarial vestuário em jeans que confirma a concorrência desleal. Colidência não afastada pelas logomarcas diversas em razão da similitude fonética e gráfica dos signos. Risco de confusão dos consumidores, que podem ser induzidos a concluir que mercadorias da ré pertencem à família de produtos da autora. Risco de diluição da marca. Concorrência desleal reconhecida. Indenização por danos materiais que será objeto de liquidação de sentença, com escolha pela autora do critério de apuração. Dano moral in re ipsa. Indenização por dano moral fixada em R$ 50.000,00. Reforma da sentença no ponto em que se determinou a abstenção do uso da marca. Observância da tese firmada pelo E. STJ, por força de recurso repetitivo. Recursos parcialmente providos.” (Ap. 1096837-43.2013.8.26.0100, ALEXANDRE MARCONDES; Starup X Star*up; grifei).

“Ação condenatória Pretendida abstenção de uso de nome e pedido de indenização Autora titular da marca 'Ecokid' Utilização, pela ré, de expressão semelhante ('Ecokids') Pedido de registro formulado pela ré indeferido pelo INPI nos termos do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial ('a marca reproduz ou imita registros de terceiros')         Mesmo ramo de atividade   Possibilidade de confusão Ilicitude   Concorrência desleal Danos morais 'in re ipsa' Manutenção do valor adequadamente fixado Sentença mantida Honorários recursais cabíveis Recurso desprovido.” (Ap. 1087064- 95.2018.8.26.0100, MAURÍCIO PESSOA; Ecokid X Ecokids; grifei).

Assim o STJ exprimiu, certa feita, esse critério de exame da possibilidade de confusão de marcas, considerada a maneira como o homo medius vê as coisas, usando critérios que remetem ao art. 375 do CPC (regras de experiência comum, subministradas pela observação do que normalmente acontece):

“O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido” (REsp 1.342.741, LUIS FELIPE SALOMÃO; grifei).

De extrema a relevância para o presente julgamento, por outro lado, é o fato de a autora, ao contrário da ré, deter registro no INPI. Como obtempera DENIS BORGES BARBOSA, as marcas, “[s]ujeitas a registro, são propriedade industrial, a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, um direito de propriedade natural, decorrente da ocupação sobre a marca” (Proteção das Marcas, pág. 8).

Daí ter asseverado a Ministra NANCY:

Uma vez concedido o direito de uso exclusivo de sinal marcário (que se presume dotado de suficiente distintividade segundo os critérios técnicos do INPI), com antecedência em relação ao uso feito por terceiros, e não versando a ação acerca de pleito anulatório, há que se fixar como premissa a validade de tal concessão, devendo ser considerados, para solução da controvérsia, os efeitos legais que daí decorrem.” (STJ, REsp 1.741.348).

Irrelevante, anote-se, a circunstância a que se apegam as razões de apelação, de que a certificação pelo INPS tenha- se dado apenas para o uso conjunto de “R” + “cell”, posto que mais não pretende a autora do que a defesa da marca assim formada, Rcell. Nada postula quanto à letra “R”, ou à palavra “cell”. A letra “R” sozinha, assim como “cell” sozinho, jamais seriam marcas registradas, ou, quando muito, hipoteticamente, seriam ditas marcas tênues, fracas, a segunda delas (“cell”) evocativa. Mas, juntas, “R” + “cell”=Rcell, formam dístico que o INPI, corretamente, entendeu registrável, anotando, para evitarem-se dúvidas, no certificado copiado à fl. 44, não haver direito exclusivo de uso quer de “R”, quer de “cell”.

E, de todo o modo, para disso se dissentir, como faz a ora apelantes numa de suas linhas da defesa, ora reiterada em apelação, caber-lhe-ia ter batido às portas da Justiça Federal, chamando à lide também a autarquia.

À Justiça do Estado compete apenas julgar “[a]s questões acerca do 'trade dress' (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares”, como decidiu, em sede repetitiva, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.                                                                     CONCORRÊNCIA                                                                     DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1.                                     A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2.                                     No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (REsp 1.527.232, LUIS FELIPE SALOMÃO).

Prosseguindo, o pedido de condenação no ressarcimento de danos materiais, de fato, como decidido, era procedente, na linha de tradicional doutrina:

“A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente.” (GAMA CERQUEIRA, Tratado de Propriedade Intelectual, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129).

Como decidiu a preclara Ministra NANCY, em tema de propriedade industrial, “[o] prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da  natureza  da  conduta  perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença” (STJ, REsp 1.677.787).

E, quanto à arguição de prescrição, devia a preliminar ser, como o foi, rejeitada, exatamente pelos fundamentos sentenciais, antes transcritos, que ora ficam ratificados, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Bem ponderou o MM. Juiz de Direito a quo que não importa a data em que a ré tenha sido constituída. Vale aquela em que a autora teve ciência da utilização, em concorrência desleal, de sua marca. É o princípio da actio nata (Código Civil, art. 189).

E a data de ciência do ato de concorrência desleal, no caso dos autos, em que não faria sentido ouvir testemunhas a respeito, há de ser aquela do ingresso em Juízo com a presente ação, ou de atos disto preparatórios, outorga de procuração ad judicia a advogado, interpelação prévia ao ajuizamento etc. Quanto a estes atos, com efeito, a prova é possível e se faz documentalmente.

Foi desa maneira que decidiu o STJ, outra vez sob relatoria da Ministra NANCY:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA.

(…)

2. O propósito recursal é definir se as pretensões de abstenção de uso de marca e nome empresarial e de reparação de danos decorrentes da utilização não autorizada de sinais registrados estão prescritas.

(…)

4.    A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da actio nata), incidindosobre ela o prazo prescricional de 10 anos.

5.    A notificação extrajudicial, no particular, constitui instrumento hábil à comprovação de que o alegado uso indevido do signo distintivo era conhecido por seu titular, no mínimo, a partir da data nela aposta (momento em que poderia ter ajuizado a ação cabível), o que dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do decurso do prazo aplicável.

6.    O prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal, sendo que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado. Precedentes. - RECURSO ESPECIAL DE WALTER BELTRAME & CIA LTDA. CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ESPECIAL DE BELTRAME & IRMÃOS LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1.696.899).

Enfim como não prosperavam, mesmo, as teses de defesa, a saber, emprego de modo distinto de venda dos produtos, público diverso, inexistência de violação do direito marcário da autora ou de prática de concorrência desleal, ausência de prejuízo e prescrição era, realmente, de ser julgada procedente a ação, como o fez a sentença apelada em seu dispositivo. Fica ela, assim, confirmada por  seus  próprios  fundamentos (antes transcritos), na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Elevo os honorários sucumbenciais (§ 11 do art. 85 do CPC), de 10% para 20% do valor da condenação.

DISPOSITIVO.

Em rejulgamento do apelo, volto a negar-

lhe provimento.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais tratados, implícita ou expressamente, no julgamento.

Na hipótese, todavia, de apresentação de embargos de declaração, seu julgamento se dará necessariamente em meio virtual, devido às consequências da pandemia nos trabalhos do Tribunal.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI

Relator