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ACÓRDÃO

ACORDAM, em 8^a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA RECONVINDA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO DA RECONVINTE, COM DETERMINAÇÃO. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAETANO LAGRASTA (Presidente), RIBEIRO DA SILVA E LUIZ AMBRA.

Voto n. 20.690 - 8^a Câmara de Direito Privado

Apelação n. 994.09.338262-3 - São Paulo

Apelantes: Britânia Eletrodomésticos Ltda. e outro

Apelados: Grupo Seb do Brasil Produtos Domésticos Ltda. e outro

Proteção de marca e patente. Ação principal com pedido de declaração de inexistência de irregularidade. Reconvenção com pedido de abstenção de comércio, fabrico e exposição de produto similar e utilização da marca. Violação à proteção da marca e da patente caracterizada. Improcedência da ação principal mantida e parcial procedência da reconvenção com maior abrangência. Improvido o recurso da autora-reconvinda, parcialmente provido o da requerida-reconvente, com determinação.

Vistos.

Trata-se de ação declaratória, cumulada com pedido de antecipação da tutela, proposta por Britânia Eletrodomésticos Ltda em face de SEB S.A e Arno S.A, na qual pleiteia a declaração de que a exploração comercial do produto indicado na inicial não afronta direitos das requeridas.

As requeridas propuseram reconvenção (fls. 349 e ss.), com pedido de antecipação da tutela, na qual pleiteia que a autora se abstenha de comercializar, fabricar ou expor produto similar ao objeto da patente mencionada na inicial.

A ação foi processada sem a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 463 e ss.).

A r. sentença de fls. 1045 e ss., cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Assim, reconhecida a violação do privilégio de invenção, condenou-se a autora da ação principal na obrigação de se abster de comercializar o produto e indenizar pelos danos materiais, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Irresignadas, apelam as partes.

Britânia Eletrodomésticos Ltda sustenta, em síntese, ser descabida a violação da patente por equivalência, mesmo porque não se trata de inovação, nos termos do artigo 11 da LPI. Alega a necessidade de nova perícia. Aduz que o título da patente é nulo, nos termos do arts. 8^o e 13 da LPI. Afirma, ainda, que a LPI não protege a finalidade, mas o meio de se resolver o problema técnico (arts. 25 e 41). Alega, ainda, a inexistência de nexo de causalidade a justificar o pedido de indenização, tendo em vista a ausência de violação à patente ou ato de concorrência desleal. Pede o reconhecimento do princípio da livre concorrência (arts. 170, IV, da CF e 20, I, da Lei n. 8884/94). Afirma que o produto que comercializa possui tecnologia distinta daquela patenteada, as marcas utilizadas são diferentes e há diferença visual na apresentação do produto. Por fim, alega não haver razão para a condenação dos danos materiais nos parâmetros utilizados, mesmo porque não demonstrados os prejuízos, nos termos dos arts. 208 e 210, da LPI.

O Grupo SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda e outra sustentam, em síntese, que a perícia realizada concluiu que houve infração à patente por equivalência. Alegam que a utilização da marca enseja confusão no consumidor, tendo em vista a aparência das expressões "Líssima" e "Super Liss", nos termos dos artigos 5^o , XXIX, da CF, 2^o, III, da Lei n. 9279/96, e 14 do Decreto n. 2181/97. Pedem a majoração da multa arbitrada para o caso de descumprimento da determinação de abstenção de comercialização do produto e do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Recursos recebidos e respondidos. Distribuídos os autos, houve deferimento da antecipação da tutela (fl. 1148).

É o relatório.

Reitera-se, de início, o despacho de fl. 1241, com o seguinte teor: Não há prejudiciálidade, sendo que o retorno dos autos ao Acervo é pedido esdrúxulo, diante das reiteradas acusações de morosidade atribuída ao Poder Judiciário. O que está o peticionário a pretender é que haja julgamento(s) de acordo com seus interesses. Observa-se, ainda, que a afirmação inserida no despacho de fl. 1148 refere-se ao desfecho da demanda e obtenção final da tutela, como fundamento para a antecipação dos seus efeitos e não impede o julgamento do Acervo de processos. Acresce-se que, atento à determinação do CNJ, tendo já cumprido as metas programadas, com o julgamento dos processos assumidos do Acervo do Des. Álvares Lobo, inicio a apreciação de todos os processos de 2008 e 2009; e que, a partir da unificação dos tribunais desde abril de 2005 até junho de 2010, este Relator proferiu 9.432 votos.

Rejeita-se a tentativa de desqualificação do perito após resultado desfavorável, matéria, inclusive, objeto de decisão por esta C. Turma Julgadora (AI n. 694-4), mesmo por que o trabalho apresentado trouxe esclarecimentos suficientes e didáticos para o convencimento do magistrado e desta C. Turma Julgadora, nos termos do art. 131 do CPC.

Da análise da referida perícia, verifica-se que se pretende a proteção referente a acessório, ou seja, dispositivo para alisar cabelo, acoplado à saída do secador.

Destaca-se a conclusão de que tais diferenças devem ser atribuídas ao desenvolvimento técnico do produto posteriormente à data da prioridade da patente em questão (fls. 700/701), ou seja a atividade inventiva essencial da referida patente é o afunilamento propiciado pelos "chanfros" das superfícies de aperto e/ou apoio móveis (fl. 701).

Nesse sentido, pelas conclusões da perícia, verifica-se que, apesar das alegações da autora da ação principal de que seu desenho é diferente do utilizado pelas requeridas, houve contrafração por equivalência, ou seja, a autora beneficia-se da característica essencial da tecnologia objeto da proteção e que não foi considerada no estado da técnica, ou seja, o produto da autora-reconvinda infringe o ponto característico 1 da reivindicação independente 1 da patente n. PI 9914639-8 de titularidade da co-Ré-reconvinte SEB S/A, por equivalência, uma vez que as bordas arredondadas das superfícies de aperto e/ouapoio (lâminas) realizam "substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma forma produzem substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação" (fl. 715).

Sem consistência, portanto, a alegação de ausência de infração à proteção ou nulidade da patente, não só pelas conclusões da perícia, mas pelo fato de que esta alegação é contraria ao princípio da boa-fé objetiva e proibição do exercício arbitrário das próprias razões, devendo-se observar que a autora-reconvinda não apresentou medida judicial hábil para discutir a legalidade da patente antes de iniciar a comercialização de seu produto. Assim, não havendo contestação eficaz à patente, deve ser considerada válida e oponível a terceiros.

A razão está, ainda, com o perito, ao considerar que a utilização das marcas "Super Liss" e "Líssima" pode induzir o consumidor em erro, tendo em vista se tratar de aparelho com a mesma finalidade e a utilização do radical "LISS" associado aos superlativos "SSÍMA" ou "SUPER". Os produtos, destinado ao mesmo público, têm a mesma função, qual seja, secar e alisar o cabelo ao mesmo tempo, conforme ilustram as publicidades de fls. 748 e 751. Assim, tendo em vista a utilização de marca similar, em produto com a mesma finalidade, para o mesmo público e em publicidade semelhante, evidente que caracterizada a infração à proteção da marca, em prejuízo, não só das requeridas-reconvintes, mas dos consumidores e da sociedade em geral.

Correta a r. sentença, portanto, tendo em vista a necessidade de proteção do direito da propriedade industrial, nos termos dos artigos 5^o , XXIX, da CF, art. 11 e ss. do CC, 6^o, 8^o, 41, 122, 130, III da LPI, devendo-se, contudo, estender o reconhecimento da violação da propriedade da marca, conforme acima explicitado.

A indenização fixada na r. sentença, nos termos dos artigos 208 e 210, II, da LPI, porque não impugnada com critérios suficientes para afastar a razoabilidade e correção do critério nela adotado, deve ser mantida, tendo em vista a necessidade de ressarcimento dos prejuízos da requerida-reconvinte, evitando-se o enriquecimento sem causa. Ressalta-se a rejeição do pedido de danos morais, que não foi objeto de devolução nos apelos.

Assim, tendo em vista o reconhecimento da violação dos direitos decorrentes da patente e da marca, de rigor a manutenção da autora-reconvinda na abstenção da fabricação, comercialização ou exposição do produto identificado na inicial, ou outro que utilize a mesma tecnologia e utilização da marca "Super Liss", não havendo razão para o aumento da multa arbitrada, mesmo porque pode ser objeto de análise, conforme a conduta da autora no cumprimento da sentença, mantido, ainda, o critério para a aferição do valor da indenização por danos materiais.

Por fim, mantém-se o valor arbitrado a título de honorários, eis que baseado no valor da condenação, restando suficiente para a remuneração digna da profissão e nos parâmetros do art. 20 e seus parágrafos do CPC.

Afasta-se, por fim, tendo em vista a argumentação acima desenvolvida a violação, no julgamento, aos arts. 170, IV, da CF; 20, I, da Lei n. 8884/94; 8o, 11, 13, 25, 41, 208 e 210 da LPI.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora-reconvinda e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao das requeridas-reconvintes, determinando-se a comunicação imediata deste julgamento ao e. Relator do Mandado de Segurança n. 990.10.048987-9, e ao Des. Salles Rossi, que está com pedido de "vista".

CAETANO LAGRASTA

Relator