À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Communauté Andine

CAN084-j

Retour

Interpretación Prejudicial 517-IP-2019, acción por infracción de una patente de un modelo de utilidad. (Infracción de los derechos de propiedad industrial del modelo de utilidad «SELLOS PARA DUCTOS CON CABLEADO ELÉCTRICO»)



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de febrero de 2020

 

Proceso:                                                       517-IP-2019

Asunto:                                                         Interpretación Prejudicial

Consultante:                                                 Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia     

Expediente interno del Consultante:         110013199001201740180 01

Referencia:                                                   Infracción de los derechos de propiedad industrial del modelo de utilidad “SELLOS PARA DUCTOS CON CABLEADO ELÉCTRICO

Magistrado Ponente:                                   Hugo R. Gómez Apac

                                              

VISTOS

El Oficio No C-3257 del 23 de setiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 19 de noviembre de 2019, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 9, 81, 82, 83, 84, 85 y 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 110013199001201740180 01, y;

El Auto de 23 de enero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.       ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:            Tecnolub TPC & Redes Ltda. CI.

Demandada:              Codensa S.A. E.S.P.

B.       ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1.         La presunta infracción por parte de Codensa S.A. E.S.P. sobre los derechos de propiedad industrial de la empresa Tecnolub TPC & Redes Ltda. CI., por el uso indebido del modelo de utilidad denominado “SELLOS PARA DUCTOS CON CABLEADO ELÉCTRICO”.

2.         Sobre quién recae la legitimación activa para interponer la acción por infracción de patente de modelo de utilidad.

C.       NORMAS A SER INTERPRETADAS

1.         El Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 9, 81, 82, 83, 84, 85 y 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

2.         Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 81, 82, 84, 85 y 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes.

3.         No procede realizar la interpretación de los Artículos 9 y 83 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que en el proceso interno no se controvierten los temas específicos sobre el derecho de prioridad de un modelo de utilidad, ni la posibilidad de convertir la solicitud de un modelo de utilidad en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial.

4.         De oficio se interpretarán los Artículos 52, 238, 241 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2], a fin de desarrollar el tema correspondiente a la Acción por infracción de una patente de invención, el cual es aplicable a la figura del modelo de utilidad.

D.        TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad.

2.         Acción por infracción de una patente de un modelo de utilidad.

E.        ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad

1.1.     Como el caso bajo estudio versa sobre un modelo de utilidad, el Tribunal estima necesario determinar qué es el modelo de utilidad y cuáles son las normas que lo regulan en el marco del ordenamiento jurídico comunitario andino.

1.2.     El Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos:

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.”

1.3.     La doctrina sobre el tema expresa:

Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.[3]

1.4.     En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención[4].

1.5.     El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son[5]:

a)     Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b)        Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.

c)         Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.” 

1.6.     El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a este una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine “invenciones menores”. Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente:

… La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.[6]

1.7.     El Artículo 82 de la Decisión 486 claramente dispone que no podrán ser considerados como modelo de utilidad las obras plásticas, de arquitectura, los objetos que tuvieren exclusivamente un carácter estético, ni tampoco los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención. (párrafo nuevo para incluir el Artículo 82 de la D. 486)

1.8.     Ahora bien, el Artículo 85 de la Decisión 486, establece las normas aplicables con relación a la patente de modelo de utilidad, conforme al siguiente enunciado:

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

1.9.     De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención.

1.10.  En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor al de una patente de invención, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

2.         Acción por infracción de un modelo de utilidad[7]

2.1.     En vista que en el proceso interno se denuncia la presunta infracción por parte de Codensa S.A. E.S.P. sobre los derechos de propiedad industrial de la empresa Tecnolub TPC & Redes Ltda. CI., por el uso indebido del modelo de utilidad denominado “SELLOS PARA DUCTOS CON CABLEADO ELÉCTRICO, con el correspondiente resarcimiento de perjuicios, corresponde analizar la facultad que tiene el titular de un modelo de utilidad para iniciar una acción que proteja sus derechos, para lo cual el Tribunal reitera lo expresado en su jurisprudencia.

2.2.     El derecho al uso exclusivo nace una vez que el modelo de utilidad ha sido concedido por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 10 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud, conforme lo dispone el Artículo 84 de la Decisión 486.

Artículo 84.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.

2.3.     El derecho al uso exclusivo del titular de un modelo de utilidad, le confiere la facultad de explotarlo e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

2.4.     De acuerdo con lo antes expuesto, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:

·                Positiva: es la facultad de explotar el modelo de utilidad y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre este, tales como usarlo, licenciarlo o transferirlo.

·                Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular del modelo de utilidad para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre este.

2.5.     El Artículo 52 de la Decisión 486 hace mención precisamente al ius prohibendi aplicable mutatis mutandi[8] al modelo de utilidad en el siguiente sentido:

Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a)      cuando en la patente se reivindica un producto:

i)        fabricar el producto;

ii)       ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b)      cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i)        emplear el procedimiento; o

ii)       ejecutar cualquiera de los actos indicados en el Literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

2.6.     La norma antes citada, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular de un modelo de utilidad, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto del modelo de utilidad, entendida aquella como el uso integral de la misma y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación del modelo de utilidad, otorgado por la concesión del modelo de utilidad.[9]

2.7.     Es necesario, asimismo, dejar claramente establecido que el “ius prohibendi” del titular de un modelo de utilidad tiene su origen en un acto expreso emitido por una autoridad nacional competente, razón por la cual se puede considerar que una explotación no autorizada del producto reivindicado, realizada después de esta declaración administrativa, constituye una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el Artículo 238 de la Decisión objeto de interpretación.

2.8.     En consecuencia, si el modelo de utilidad reivindica un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

2.9.     De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular del modelo de utilidad fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto protegido, se estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo del modelo de utilidad y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.

2.10.  A su vez, la norma comunitaria con el fin de proteger los legítimos intereses del titular del modelo de utilidad, ha establecido en su Artículo 239 que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva, y la fecha de concesión del modelo de utilidad, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención.

Características de la acción por infracción de derechos sobre un modelo de utilidad

2.11.  El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber:

2.11.1.    Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a.      El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás, (párrafo 3 del Artículo 238).

         En caso de existir un contrato de licencia de uso de patente de modelo de utilidad —y siempre y cuando en dicho documento el licenciante haya otorgado de forma expresa al licenciatario la facultad para la defensa de los derechos de propiedad industrial—, el licenciatario podrá ejercer a su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen sin autorización el modelo de utilidad, caso contrario esta facultad es exclusiva del titular del modelo de utilidad.

b.      El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del Artículo 238).

2.11.2.    Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a.         Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

b.         Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso 116-IP-2004.

2.12.  El Artículo 241 de la Decisión 486 estableció una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial; lo que incluye el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Prescripción

2.13.  La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (Artículo 244 de la Decisión 486).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° 110013199001201740180 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

 

Gustavo García Brito

 MAGISTRADO

Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADO

 

Hernán Rodrigo Romero Zambrano

MAGISTRADO

 

Hugo R. Gómez Apac

MAGISTRADO

 

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

 

Hernán Rodrigo Romero Zambrano         PRESIDENTE

 

Luis Felipe Aguilar Feijoó

SECRETARIO

 

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



[1]          Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a)   doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,

b)   seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

Artículo 82.- No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

Artículo 83.- El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita. A efectos de esto último deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 35.

Artículo 84.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

[2]             Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a)   cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b)   cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.”

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

a)   el cese de los actos que constituyen la infracción;

b)   la indemnización de daños y perjuicios;

c)   el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

d)   la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

e)   la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f)    la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g)   la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

[3]               Daniel R. Zuccherino, Patentes de Invención, Editorial AD-HOC. S.R.L., 1998, Buenos Aires, p. 66.

[4]               Ver Interpretación Prejudicial N° 73-IP-2011 de fecha 9 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2032 del 22 de marzo de 2012.

[5]               Ver Interpretación Prejudicial N° 43-IP-2001 de fecha 24 de agosto de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 716 del 18 de septiembre de 2001.

[6]               Daniel R. Zuccherino, Patentes de Invención, Ob. cit., p. 68.

[7]               De modo referencial, ver las Interpretaciones Prejudiciales números 223-IP-2017 de fecha 16 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3472 del 5 de diciembre de 2018; y 20-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3057 del 6 de julio de 2017.

[8]               De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 85 de la Decisión 486 que expresamente establece:

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

[9]               Ver Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2010 de fecha 17 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1835 del 21 de mayo de 2010.