Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

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Recurso de apelación 1505/2018-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 1023/2016 Cuestiones.-Acción de caducidad de marca por no uso.

SENTENCIA núm.619/2019

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON MANUEL DÍAZ MUYOR

En Barcelona a dos de abril de dos mil diecinueve.

Parte apelante: HOLZER Y CIA S.A. DE CV

-Letrado: Nemesio Fernández Fernández Pacheco

-Procurador: Ángel Joaniquet Tamburini

Parte apelada: ANNCO, INC. A DELAWARE CORPORATION

-Letrado: Ana Padial Martínez

-Procurador: Ignacio López Chocarro

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 1 de junio de 2018

-Demandante: HOLZER Y CIA S.A. DE CV

-Demandado: ANNCO, INC. A DELAWARE CORPORATION.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta porparte de la entidad HOLZER Y CIA S.A. DE CV, contra la entidad ANNCO, INC. ADELAWARE CORPORATION, absuelvo a esta de la reclamación contra ellainterpuesta. Se imponen las costas del procedimiento a la parte actora".

SEGUNDO.- Contrala anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representaciónprocesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito deoposición al recurso.

TERCERO.- Recibidoslos autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedióal señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 28 defebrero de 2019.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.

1.           La demandante HOLZER Y CIA, S.A. DE C.V. (en adelante, HOLZER),compañía americana fundada en elaño 1945 y que cuenta con más de 65 años deexperiencia en relojería suiza, interpuso contra la demandada ANNCO, INC. ADELAWARE CORPORATION (en adelante, ANNCO) demanda de caducidad por no uso de lamarca nacional M 2555310 (0) "ANNTAYLOR", denominativa, que distinguelos siguientes productos de la clase 25 del Nomenclátor: "Prendasconfeccionadas de vestir, calzado, sombrerería". La marca fuesolicitada por la demandada el 15 de agosto de 2003 y concedida por la OficinaEspañola de Patentes y Marcas el 26 de febrero de 2004. La concesión fuepublicada en el BOPI el 1 de abril de 2004 (documento cuatro de la demanda).

2.           En la demanda se relata la situación de conflicto en Europa entrelas dos compañías, que se inició con elejercicio de las acciones de nulidad delas marcas comunitarias "ANNTAYLOR" y "AT ANN TAYLOR",propiedad de HOLZER, promovidas por la demandada ANNCO ante la EUIPO, que hansido invalidadas por la División de Cancelación por mala fe en el registro.Contra las resoluciones de la División de Cancelación HOLZER ha interpuesto loscorrespondientes recursos de apelación ante la División de Recursos de laEUIPO. De igual modo ambas partes están enfrentadas en distintos procedimientosde caducidad de marca por no uso y ANNCO ha formulado oposición ante la OEPM ala solicitud de la marca nacional "ANN TAYLOR" para productos de laclase 14.

3.           La actora alegó en la demanda que no ha encontrado ningún indiciode uso real y efectivo en el mercadoespañol de la marca de referencia, por loque, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 51 de la Ley deMarcas de 2001 , solicitó que se declarara la caducidad por no uso de la marca"ANNTAYLOR" y se ordenara la cancelación del registro.

4.           La demandada se opuso a la demanda afirmando que viene utilizandola marca ANNTAYLOR desde el año1954 en Estados Unidos para identificar prendasde vestir, habiéndose convertido en una marca nacional de referencia en elsector de la ropa y accesorios para mujeres. En el año 1982 solicitó porprimera vez el registro de la marca ANNTAYLOR en Estados Unidos y, atendido eléxito de la marca, posteriormente la registró en distintos países, entre ellosEspaña. Tras señalar que el conflicto, en realidad, se remonta al año 2003,cuando HOLZER interesó sin éxito que ANNCO le concediera una licencia de uso dela marca ANNTAYLOR y con el registro sorpresivo de esa marca en el InstitutoMexicano de la Propiedad Intelectual, en lo que interesa a este procedimientola demandada alegó que utiliza de forma efectiva la marca mediante lacomercialización de sus productos fundamentalmente a través de Internet. Portodo ello solicitó que se desestimara íntegramente la demanda.

SEGUNDO.- La sentencia, el recurso y la oposición.

4.           La sentencia, tras valorar la prueba practicada, tiene poracreditado el uso real y efectivo de la marca, en lostérminos exigidos por elartículo 39 de la Ley de Marcas . La sentencia alude a tal efecto a lapublicidad en distintos medios, la existencia de la página web y la venta deproductos identificados con la marca ANNTAYLOR (transacciones). Por todo ellodesestima íntegramente la demanda.

5.           La sentencia es recurrida por la demandante, que alega erróneavaloración de la prueba. En primer lugar,considera que no existe ninguna pruebade uso para prendas de vestir de hombre, calzado y sombrerería. Y, en segundolugar, en relación con las prendas de vestir para mujeres, la recurrenteconsidera que el uso acreditado es testimonial, por lo que no cabe hablar de"uso real y efectivo". Por ello solicita, de forma principal, que,con revocación íntegra de la sentencia, se declare la caducidad de la marcaANNTAYLOR en relación con todos los productos de la clase 25 para los que estáregistrada. Subsidiariamente solicita que se declare la caducidad parcial,limitando la cancelación a aquellos productos en lo que no se ha acreditado unuso genuino.

6.           La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme lasentencia por sus propios fundamentos.

TERCERO.- La caducidad por falta de uso en la Ley de Marcas.

7.           El artículo 39 de la Ley de Marcas (en su redacción vigente altiempo de interponerse la demanda) disponeque " si en el plazo de cincoaños contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubierasido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o serviciospara los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido duranteun plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sancionesprevistas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de lafalta de uso" . La sanción no es otra que la caducidad de la marca yla cancelación del registro (artículo 55, c/ de la Ley).

8.           Por su parte, de acuerdo con el artículo 58, "en la acciónde caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la mismademostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causasjustificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marcasi, en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años a que serefiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubierainiciado o reanudado un uso efectivo de la marca. No obstante, el comienzo o lareanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de lademanda de caducidad, plazo que empezar a correr en fecha no anterior a la deexpiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no utilización, no setomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso suhubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda decaducidad podría ser presentada" .

9.           Sobre el concepto de uso real y efectivo de la marca, lassentencias del Tribunal Supremo de 28 de marzode 2005 y 23 de junio de 2006 ,abordan extensamente el problema con intención de sentar doctrina. Teniendo encuenta que la Ley de Marcas de 2001, al igual que la de 1988 -a diferencia delDerecho Comunitario-, recoge dos adjetivos calificativos -real y efectivo-, elAlto Tribunal se hace eco de las dos interpretaciones doctrinales; así "mientraspara un sector - señala la última de las sentencias citadas - se tratade dos conceptos distintos, de modo que "efectivo" añade una ciertaintensidad al uso, para otra orientación se trata de una mera diferencia formalque no afecta al fondo, de manera que "real" no puede añadir unacualidad al uso que no estuviera ya comprendida en "efectivo". Ladoctrina jurisprudencial de esta Sala no se ha detenido en la distinción y serefiere, en síntesis, a un uso público y externo, y a presencia en elmercado" .

10.        A continuación, la misma sentencia cita, a modo de ejemplo, otrassentencias del propio Tribunal Supremo,como la de 5 de abril de 1994 , que noconsidera uso efectivo y real el documento para la comercialización, el encargode etiquetas a una entidad gráfica, y los documentos y facturas sobre supuestasoperaciones comerciales o la de 22 de enero de 2000, que exige "paraque exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha demanifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sidoconcedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular delderecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal unautilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derechoformal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse encuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase deproductos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentesen el caso concreto, y específicamente excluye las actuaciones aisladas que noentrañan, por tanto, un uso continuado de la marca" .

11.        Las mismas sentencias del Tribunal Supremo y la Sentencia de laSección 15 de la Audiencia Provincialde Barcelona de 8 de febrero de 2006 ,aluden a la doctrina del TJCE y, en concreto, a la sentencia de 11 de marzo de2003, en la que se declara que el artículo 12.1º de la Directiva "debeinterpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un "usoefectivo" cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste engarantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los quehaya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercadopara tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyoúnico objetivo sea el mantenimiento de los derechos concedidos por lamarca."

12.        La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debebasarse en la totalidad de los hechos ycircunstancias apropiados paradeterminar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, losusos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate paramantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de losservicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios,las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de lamarca.

CUARTO.- Sobre el uso de la marca "ANNTAYLOR" por la demandada. Valoración del tribunal.

13.        La sentencia de instancia, como hemos adelantado, tiene poracreditado un uso real y efectivo de la marcapara todos los productosregistrados (prendas de vestir, calzado y sombrerería) a partir de lossiguientes hechos:

-ANNCO comercializa sus productos desde el año 1954 y tieneregistradas sus marcas en numerosos países, también en España. Aunque no cuentacon un establecimiento físico, la comercialización en nuestro país se lleva acabo a través de los dominios www.anntaylor.com y www.anntaylor.es, a los quese puede acceder desde España. En concreto, entre el mes de diciembre de 2011 aenero de 2014 se han registrado 57.934 entradas.

-ANNCO ha llevado a cabo campañas publicitarias en distintosmedios de comunicación (documento 7.1 y 7.2).

-ANNCO ha acreditado 851 transacciones en España entre los años2005 y 2014 (documento 11 de la contestación), por importe de 151.000 dólares,y entregas efectivas entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016 por un importetotal de 20.573,94 dólares (documento 12).

14.        La actora, por el contrario, considera que no consta ningún uso enrelación con prendas de vestir parahombres, calzado y sombrerería, pues soloconsta la venta de un único par de zapatos, y que las transacciones de prendasde vestir para mujeres, por su escasa relevancia, no implican un uso real yefectivo de la marca. En cuanto a la presencia de la marca ANNTAYLOR en mediosde comunicación, estima que la documental aportada refiere noticias genéricastipo blog y no compañas publicitarias propiamente dichas. Por último, en relacióna la web, destaca que sólo está en inglés y que el dominio español redireccionaal usuario a la web inglesa www.anntaylor.com.

15.        Pues bien, antes de sacar nuestras propias conclusiones, estimamosconveniente revisar todo el materialprobatorio. En este sentido, no escontrovertido que ANNCO inició su actividad en New Haven (Connecticut, EstadosUnidos) en el año 1954 y que es titular de distintos registros internacionalesde la marca "ANNTAYLOR" o "ANN TAYLOR" para ropa, zapatos yotros complementos. Por lo que se refiere a España, la demandada solicitó enagosto de 2003 la marca española 2.555.310 "ANNTAYLOR", que le fueconcedida en febrero de 2004 para prendas de vestir, calzado y sombrerería.

16.        Tampoco se cuestiona que en España, a diferencia de otros países,ANNCO no tiene tiendas propias nicuenta con establecimientos físicos. Portanto, comercializa sus productos únicamente a través de Internet (venta online ) y, en concreto, por medio de la web www.anntaylor.com, que fuevisitada entre los años 2005 a 2013 desde España en 57.934 ocasiones, segúnresulta del informe de Google Analytics que se acompaña a la contestación comodocumento diez. En cualquier caso, la web sólo puede ser visualizada en inglés.Aunque la demandada es titular de los nombres de dominio www.anntaylor.com ywww.anntaylor.es (documento nueve de la demanda), el dominio españolredirecciona al usuario a la web inglesa. Ello no obstante, al menos desdejunio de 2013 figura España como país de destino en envíos internacionales y elproceso de compra, una vez iniciado, se sigue por defecto en español (asíresulta del acta notarial acompañada como documento ocho). Además, los preciosestán en dólares y en euros. En cuanto al contenido de la web, constaacreditado que en todo el periodo relevante ANNCO ha venido ofreciendo prendasde mujer, zapatos y otros complementos, entre los que se encuentran lossombreros.

17.        Por lo que se refiere a las transacciones efectivas, el total depedidos efectuados desde España entre 2005y 2014 asciende a 851, por un importetotal de 151.000 dólares (documento diez). Por otro lado, la demandada acreditaque entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016 entregó a consumidoresespañoles en domicilios sito en España 191 artículos, valorados en 20.573,94dólares (documentos 11 y 12 de la contestación). No se cuestiona que tanto enlos propios artículos como en el packaging aparece la marca ANNTAYLOR.

18.        Por lo que se refiere a la publicidad en medios de comunicaciónespañoles, la demandada aporta impresiones de diarios digitales (LA VANGUARDIA,ABC, GLAMOUR y FASHION NETWORK) de los años 2013 y 2015, que dan cuenta de lacolaboración de alguna actriz en la presentación de colecciones de ANNTAYLOR oimpresiones sobre noticias de la empresa americana (documentos 7.1 y 7.2).

19.        Precisado el alcance del uso de la marca, a la vista de la pruebapracticada, estimamos, al igual que lasentencia apelada, que ANNCO ha realizadoun uso de la marca ANNTAYLOR en los términos exigidos por el artículo 39 de laLey de Marcas al menos en relación con prendas de vestir. Ciertamente, la merapresencia de una marca en un sitio web no es, por sí misma, suficiente parademostrar un uso genuino de la marca. Las directrices de la EUIPO exigen queese uso se fortalezca con otras evidencias de que el sitio web se ha visitadoy, en particular, que un cierto número de clientes ha realizado pedidos debienes o servicios relevantes a través de la web en el periodo pertinente. Elnúmero de visitas, por tanto, se considera una prueba útil del uso, máxime sise realizan en distintos momentos y desde distintos lugares. En este caso,consta que la web de la demandada ha sido visitada desde España por un númeroelevado de usuarios (más de 57.000 vistas en tres años), lo que implica, por símismo, una presencia efectiva del signo en el mercado español.

20.        Además, junto al ofrecimiento de los productos en la web, tambiénha quedado acreditado un númerosignificativo de pedidos a través de dicha web(891 entre los años 2005 y 2013, por 151.000 euros) y 191 entregas de artículosconcretos a lo largo de todo el territorio nacional entre el 7 de febrero de2013 y el 22 de diciembre de 2016. Los certificados de las entregas realizadaspor la empresa Borderfree contienen una información detallada de cada envío,con indicación de la fecha, lugar de entrega, descripción del artículo oartículos y forma de pago. Es cierto que el volumen comercial alcanzado bajo lamarca ANNTAYLOR no es excesivamente alto. Ahora bien, ese uso se extiende a lolargo de todo el periodo relevante, se produce en distintos puntos del mercadoespañol y se realiza de forma regular, lo que nos permite concluir que existeun uso real y efectivo. Por todo ello, debemos descartar la caducidad del signopara prendas de vestir, sin distinguir, a estos efectos, entre ropa para mujery ropa para hombre. Como indica el escrito de oposición, no es razonabledistinguir entre subgrupos o categorías, dentro del género "prenda devestir", por lo que, probado el uso de la marca para ropa de mujer, loestá también para prendas de vestir en general.

21.        Mayores dudas nos suscita la nulidad parcial que se postula en lademanda, con carácter subsidiario, paracalzado y sombrerería, en la medida quela demandada sólo ha logrado acreditar una única entrega efectiva de un par dezapatos y dentro de los tres meses previos a la interposición de la demanda. Esposible que entre los 891 pedidos efectuados entre los años 2005 a 2013 se hayarealizado alguna entrega adicional de zapatos o sombreros, pero no podemostenerlo por acreditado. Ahora bien, unos y otros son complementoscomercializados frecuentemente por empresas que tiene por actividad principalla venta de productos de confección textil, como las prendas de vestir. Esosproductos de complemento (calzado y sombrerería) se viene ofreciendo en elmercado a través de la web de ANNCO desde el año 2003 conjuntamente y de igualmodo que las prendas de vestir. Esto es, la promoción comercial de losproductos de moda y otros accesorios es compartida, por lo que hemos deconcluir que si no se han producido más transacciones es por no haber obtenidouna mejor respuesta por parte de los usuarios. Y como señalan en sus escritoslas partes, el Tribunal General de la Unión Europea tiene dicho que laexigencia del uso efectivo no se puede evaluar en función del éxito comercialde la empresa.

22.        En definitiva, no podemos desgajar unos productos (calzado ysombrerería) de otros (prendas de vestir),cuando todos ellos se ofrecen deigual modo en el mercado por medio de una misma web que identifica a España comolugar de destino, cuando son productos complementarios y cuando se beneficiande las mismas campañas de promoción publicitaria.

23.        En el recurso se pone en valor, para justificar la caducidadparcial del registro, la Decisión de la Oficina dePropiedad Intelectual delReino Unido de 17 de junio de 2017 (documentos cuatro y cuatro bis de lademanda), que dirimió una controversia idéntica a la que aquí atañe (la marcainglesa también se solicitó en agosto de 2003 para prendas de vestir,sombrerería y calzados), que resolvió la caducidad de la marca para todos losproductos del registro excepto para las prendas de vestir femeninas. Sin embargo,la demandada ha acreditado con el escrito de oposición que dicha resolución fuerevocada en segunda instancia por Decisión de 26 de enero de 2018 (documentouno del escrito).

Por todo ello, debemos desestimar el recurso y confirmar lasentencia apelada.

QUINTO.- De las costas procesales.

24.        Pese a desestimarse el recurso, estimamos que la cuestión relativaa la caducidad parcial del registro (paracalzados y sombreros) suscita seriasdudas de derecho, por lo que no imponemos las costas en ninguna de las dosinstancias. En este punto modificamos la sentencia apelada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinenteaplicación.

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representaciónprocesal de HOLZAR Y CIA S.A., DE C.V., contra la sentencia dictada en fecha 1de junio de 2018 , que confirmamos, a excepción de las costas de primerainstancia, que no se imponen a ninguna de las partes. Sin imposición de lascostas del recurso y con pérdida del depósito.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podráninterponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, anteeste tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación,conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio deesta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevarácertificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos dereutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidadcomercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-