Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

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Recurso de apelación 1716/2018-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantilart. 249.1.4) 858/2017

Cuestiones.- Acción de caducidad de marca por no uso. Legitimaciónactiva

SENTENCIA núm.796/2019

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En Barcelona a seis de mayo de dos mil diecinueve.

Parte apelante: JACOBSEN ENTERPRISES S.L.

-Letrado: Emilio Hidalgo Hernández

-Procurador: Ignacio Anzizu Pigem

Parte apelada: WASA REAL ESTATE S.L.

-Letrado: Estrella Álvarez Montes

-Procurador: Estefanía Soto García

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 18 de julio de 2018

-Demandante: JACOBSEN ENTERPRISES S.L.

-Demandado: WASA REAL ESTATE S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Elfallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"Desestimo la demanda interpuesta por la representaciónprocesal de JACOBSEN ENTERPRISES S.L. y absuelvo al demandado de todos lospedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas."

SEGUNDO.- Contrala anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representaciónprocesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito deoposición al recurso.

TERCERO.- Recibidoslos autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedióal señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 11 deabril de 2019.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.

1.           La entidad demandante JACOBSEN ENTERPRISES S.L. interpuso demandasolicitando la caducidad porfalta de uso de la marca denominativa núm.2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE" para productos de la clase 16ª(revista destinada al mercado inmobiliario), que figura en la OEPM inscrita anombre de la demandada WASA REAL ESTATE S.L. En la demanda se señala que lasúltimas publicaciones de la revista datan del año 2003 y que la demandada no hahecho un uso real y efectivo durante cinco años en la forma establecida en laLey de Marcas.

2.           Estimamos conveniente para la resolución del recurso partir de larelación de hechos probados contenida enla sentencia apelada, que en loesencial no son discutidos en esta segunda instancia, a salvo alguna valoraciónque se cuestiona en el recurso y a la que daremos respuesta:

1)           La mercantil demandada, WASA REAL ESTATE, S.L. fue creada en elaño 1982 en Suecia por los hermanos D.Cesareo y D. Claudio constituyendo lasociedad en España en el año 1998 (doc. 2 y 3 de la contestación).

2)            La demandada es titular de la marca denominativa n.º 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE", para productode la clase 16ª (Revista destinada al mercado inmobiliario) solicitada el 17/11/1998, publicada la última renovación el 01/03/2009 (doc. 2 de la demanda).

3)           D. Elias trabajó como Sales Manager de la demandada WASA REALESTATE, S.L. durante más de 20 años(doc. 5 de la contestación y hechos probadosde la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017 ).

4)           Que el 20 de septiembre de 2012 las partes del presenteprocedimiento suscribieron un contrato (doc. 4 dela contestación) por el cualse transmite la marca WASA REAL STATE (por un precio de 50.000 euros), así comosu fondo de comercio (por un precio 6.000 euros).

5)           En virtud del citado contrato JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. explotael negocio y la marca en todas las posiblesvertientes de WASA, así la cláusulaCUARTA del citado contrato establece "el Sr. Cesareo podrá adoptar elnombre de WASA CONSULTING, S.L., además de trabajar, bajo dicha denominaciónsocial de forma ilimitada, y sin condición de ningún tipo, siendo ésta la únicaacepción de WASA que quedará permitida al Sr. Cesareo tras la cesión de lamarca al Sr. Elias " (doc. 4 de la contestación).

6)           Que JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. no ha abonado el precio pactado enel citado contrato (doc. 6 de lacontestación y hechos probados de la Sentenciadel JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017 ).

7)           Que el actor interpuso ante el JPI nº 7 de Marbella demanda deresolución del contrato de compraventa dela marca/negocio contra el demandadofinalizando en primera instancia por sentencia de fecha16/06/2017 por la que se desestima la resolución del contrato, estandopendiente de recurso de apelación (doc. 7 de la contestación).

8)            La actora JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. solicitó el 17 de enero de 2016 la marca nº 3.594.708 "WASA REALESTATE" para distinguir los servicios incluidos en la clase 36ª del Nomenclátor, publicada en el BOPI el 29 de enero de 2016. El 15 de marzo de 2016 consta la oposición formulada por la marca nº 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE", denominativa para los productos de la clase 16ª (doc. 13 de la demanda) denegada por Resolución de 07/07/2016, pendiente de firmeza al haber sido recurrida en vía contencioso-administrativa (hechos probados de la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017 ).

9)            Que la entidad demandada (WASA REAL ESTATE S.L.) inició ante laOficina Española de Patentes y Marca lostrámites para registrar a su nombre lamarca WASA REAL ESTATE, habiéndosele concedido mediante Resolución de 29/03/2017,pendiente de firmeza (hechos probados de la Sentenciadel JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017).

10)            Constan pantallazos de lapágina web www.wasarealestate.com a fecha de 8 de febrero de 2018 y pantallazode la web www.wasa.es a fecha de 8 de febrero de 2018 (doc. 8 de lacontestación).

11)        El actor ha hecho uso de la web www.wasa.es desde el 2012 hastaenero de 2016 (doc. 9 de la contestación).

12)        No existen dominios de páginas web que incorporen la denominaciónWASA REAL ESTATE GUIDE, lo que sededuce del acta notarial de presencia otorgadael pasado día 13 de marzo de 2017 (doc. 10 y 11 de la demanda).

13)        Consta www.wasaconsulting.com como página web en construcciónsegún se deduce del acta notarial depresencia otorgada el pasado día 19 deabril de 2017 (doc. 11 de la demanda).

3.           Como hemos dicho, la demandante solicitó que se declarara lacaducidad de la marca WASA REAL ESTATEGUIDE por no haber sido utilizada deforma real y efectiva durante el plazo de cinco años, de conformidad con lodispuesto en los artículos 39 y 55 de la Ley de Marcas .

4.           La demandada, tras poner de manifiesto que por contrato de 20 deseptiembre de 2011 transfirió a la propiademandante JACOBSEN ENTERPRISES sunegocio, incluida la marca, sostuvo que la marca viene siendo utilizada enInternet a través de los dominios www.wasa.es y www.wasarealestate.com, que sonexplotados por la actora, todo ello amparado en el contrato suscrito por ambaspartes. Así mismo alegó que el no uso de la marca por WASA REAL STATE estaríajustificado, conforme a lo establecido en el artículo 39.2º, apartado a/, de laLM , dado que la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 deMarbella mantiene la vigencia del contrato hasta que no se resuelva laapelación.

SEGUNDO.- Lasentencia, el recurso y la oposición.

5.           La sentencia desestima íntegramente la demanda al considerar queJACOBSEN ENTERPRISES carece deinterés legítimo para postular la caducidad, alhaber adquirido la marca que pretende caducar. El comprador de la marca que nola usa, señala la sentencia, carece de legitimación para solicitar lacaducidad. De aceptarse la legitimación del demandante, la sentencia estima queel no uso de la marca por su titular registral estaría justificado ( artículo39.4º dela Ley de Marcas ).

6.           La sentencia es recurrida por la parte actora. En cuanto a lafalta de legitimación activa, que no fue opuestapor la demandada en el escritode contestación, la recurrente considera que tiene interés legítimo, no tantopor haber solicitado la marca WASA REAL ESTATE para servicios de la clase 36,sino por la competencia comercial entre las partes y los conflictos en los queestán involucrados. A partir de ahí, la impugnación de la sentencia sefundamenta en los siguientes motivos (en síntesis):

(i)           Cuestiona que se atribuya a la demandante la condición de titularde la marca WASA REAL ESTATE GUIDE,cuando no es controvertido que no pagó elprecio convenido (50.000 euros) y que, con arreglo a la estipulación terceradel contrato, la falta de pago determinaba el retorno automático de la marca ala demandada. En el recurso se justifica el impago al haber advertido que lamarca estaba registrada para un producto (revista destinada al mercadoinmobiliario), cuando el demandante pretendía adquirir la marca para prestarservicios inmobiliarios. La oposición por la demandada al registro de la marcaWASA REAL ESTATE para servicios de la clase 36 o la falta de inscripción de latransmisión de la marca corroboran que la marca WASA REAL ESTATE GUIDE espropiedad de la demandada.

(ii)          La actora JACOBSEN ENTERPRISES no ha hecho uso de la marcadenominativa WASA REAL ESTATE GUIDEpara los productos para los está concedida(revista inmobiliaria), sino la marca WASA REAL ESTATE que utiliza paraservicios inmobiliarios prestados, fundamentalmente, por Internet. Por elloconsidera que la marca combatida no ha sido usada en los últimos cinco años.

(iii)        No concurren causas justificativas de la falta de uso ( artículos39.4 º y 58.1º de la Ley de Marcas ), porcuanto dichos preceptos sólo amparanel no uso por causas independientes de la voluntad de su titular.

(iv)        No existe prueba alguna del uso real y efectivo de la marca WASAREAL ESTATE GUIDE. El artículo 39.2º,apartado a), de la LM , sólo amparavariaciones en el signo, sin modificar su carácter distintivo, lo que no es elcaso.

7.           La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme lasentencia apelada por sus propios fundamentos.

TERCERO.- Lacaducidad por falta de uso en la Ley de Marcas.

8.           El artículo 39 de la Ley de Marcas (en su redacción vigente altiempo de interponerse la demanda) disponeque " si en el plazo de cincoaños contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubierasido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o serviciospara los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido duranteun plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a lassanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativasde la falta de uso" . La sanción no es otra que la caducidad de lamarca y la cancelación del registro (artículo 55, c/ de la Ley).

9.           Por su parte, de acuerdo con el artículo 58, "en la acciónde caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la mismademostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causasjustificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marcasi, en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años a que serefiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubierainiciado o reanudado un uso efectivo de la marca. No obstante, el comienzo o lareanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de lademanda de caducidad, plazo que empezar a correr en fecha no anterior a la deexpiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no utilización, no setomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso suhubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda decaducidad podría ser presentada" .

10.        Sobre el concepto de uso real y efectivo de la marca, lassentencias del Tribunal Supremo de 28 de marzode 2005 y 23 de junio de 2006 ,abordan extensamente el problema con intención de sentar doctrina. Teniendo encuenta que la Ley de Marcas de 2001, al igual que la de 1988 -a diferencia delDerecho Comunitario-, recoge dos adjetivos calificativos -real y efectivo-, elAlto Tribunal se hace eco de las dos interpretaciones doctrinales; así "mientraspara un sector - señala la última de las sentencias citadas - se tratade dos conceptos distintos, de modo que "efectivo" añade una ciertaintensidad al uso, para otra orientación se trata de una mera diferencia formalque no afecta al fondo, de manera que "real" no puede añadir unacualidad al uso que no estuviera ya comprendida en "efectivo". Ladoctrina jurisprudencial de esta Sala no se ha detenido en la distinción y serefiere, en síntesis, a un uso público y externo, y a presencia en elmercado" .

11.        A continuación la misma sentencia cita, a modo de ejemplo, otrassentencias del propio Tribunal Supremo,como la de 5 de abril de 1994 , que noconsidera uso efectivo y real el documento para la comercialización, el encargode etiquetas a una entidad gráfica, y los documentos y facturas sobre supuestasoperaciones comerciales o la de 22 de enero de 2000, que exige "paraque exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha demanifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sidoconcedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular delderecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal unautilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derechoformal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse encuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase deproductos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentesen el caso concreto, y específicamente excluye las actuaciones aisladas que noentrañan, por tanto, un uso continuado de la marca" .

12.        Las mismas sentencias del Tribunal Supremo y la Sentencia de laSección 15 de la Audiencia Provincialde Barcelona de 8 de febrero de 2006 ,aluden a la doctrina del TJCE y, en concreto, a la sentencia de 11 de marzo de2003, en la que se declara que el artículo 12.1º de la Directiva "debeinterpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un "usoefectivo" cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste engarantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los quehaya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercadopara tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyoúnico objetivo sea el mantenimiento de los derechos concedidos por lamarca."

13.        La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debebasarse en la totalidad de los hechos ycircunstancias apropiados paradeterminar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, losusos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate paramantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de losservicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios,las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de lamarca.

CUARTO.- Sobre eluso de la marca WASA REAL ESTATE GUIDE por la demandada. Legitimación deldemandante. Valoración del tribunal.

14.        Como hemos adelantado al delimitar los términos del debate, lademandada alegó que la marca WASAREAL ESTATE GUIDE estaba siendo utilizada porla propia demandante en Internet, en concreto, a través de los dominios wasa.esy wasarealestate.com que utiliza JACOBSEN ENTERPRISES para los servicios inmobiliariosque presta, uso amparado en el contrato de cesión de marca y del negocioinmobiliario suscrito por las partes el 20 de septiembre de 2012. En todo caso,alegó que la falta de uso por la demandada estaría justificada, de acuerdo conel artículo 39.4º de la Ley de Marca , pues ese mismo contrato impedía a lademandada usar el signo "WASA" (salvo los signos WASA CONSULTING).

15.        Frente a esa alegación, la sentencia apelada concluye que eldemandante, que adquirió la marca de lademandada y decidió no usarla, carece deinterés legítimo para solicitar la caducidad, dado que por contrato WASA REALESTATE tenía prohibido usarla. Por ello, conforme a lo dispuesto en el artículo59-1º, apartado a), niega que la actora tenga legitimación activa.

16.        Compartimos, en lo sustancial, los argumentos de la sentenciaapelada y coincidimos con ella cuandoconcluye que el interés de JACOBSENENTERPRISES para instar la caducidad de la marca no es legítimo. No se puedeanalizar la pretensión de la actora y su legitimación prescindiendo de hechosque inexplicablemente se ocultan en la demanda y que se introducen en lacontestación, como son (en síntesis):

1º) Que la demandante JACOBSEN ENTERPRISES firmó con la demandadael 20 de septiembre de 2012 un contrato por el que WASA REAL ESTATE letransfería la marca de su propiedad, conjuntamente con el negocio inmobiliarioque explotaba, contrato que impedía a la demandada usar el signo WASA, aexcepción del nombre WASA CONSULTING S.L.

2º) Que, amparado en ese contrato, JACOBSEN ENTREPRISES vieneutilizando la marca WASA REAL ESTATE desde el año 2012 para distinguir losservicios inmobiliarios que presta, fundamentalmente, por Internet.

3º) Que pende un litigio entre las partes ante el Juzgado dePrimera Instancia 7 de Marbella, iniciado por la demanda de nulidad y,subsidiariamente, de resolución del contrato, interpuesta por la actora y queha sido desestimada en primera instancia.

4º) Que, en último término, existe un conflicto entre las partessobre la marca, que tiene su origen en el hecho de haber transmitido lademandada una marca (WASA REAL ESTATE) que no coincide exactamente con la marcaregistrada (WASA REAL ESTATE GUIDE) y en la circunstancia de estar registradala marca para un producto de la clase 16ª (revista destinada al mercadoinmobiliario), cuando el interés real de la demandante lo es por una marca paraservicios inmobiliarios en general.

17.        JACOBSEN ENTERPRISES S.L., sociedad propiedad del Sr. Elias , quetrabajó veinte años para la demandada y que adquirió el negocio explotado poresta, justifica su legitimación combatiendo un hecho declarado como probado enla sentencia apelada: que JACOBSEN ENTERPRISES S.L. es titular de la marca WASAREAL ESTATE GUIDE por haberla adquirido de la demandada. Tras precisar que lamarca identificada en el contrato es WASA REAL ESTATE (documento cuatro), elrecurso sostiene que la marca retornó automáticamente a la demandada, dado queJACOBSEN ENTERPRISES S.L. no pagó el precio estipulado (estipulación tercera).Esto es, la recurrente sostiene que la obligación de usar la marca por WASAREAL ESTATE S.L. revivió al haber incumplido el propio demandante el contrato yal haber quedado este resuelto de facto. No podemos aceptar semejanteargumentación y mucho menos que pueda ser utilizada en un proceso de caducidadde marca, cuando existe otro pleito en que se dilucida la vigencia del contratoy el objeto real de lo transmitido.

18.        Como hemos adelantado, conforme al artículo 59.1º, apartado a/ dela Ley de Marcas (en su redacciónaplicable al caso), que regula la legitimaciónactiva para el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso, el interésdel demandante ha de ser "legítimo". En este caso, las circunstanciasexpuestas deslegitiman por completo el interés que pueda ostentar la demandantepara instar la caducidad. En efecto, el contrato suscrito por ambas partes el20 de septiembre de 2012, por el que la demandada WASA REAL ESTATE, comovendedora, transfería a JACOBSEN ENTERPRISES, no sólo la marca WASA REALESTATE, sino también el negocio inmobiliario que explotaba, impedía a lademandada el uso de la marca en la misma medida que amparaba el uso que desdeentonces lleva a cabo JACOBSEN ENTERPRISES del signo WASA REAL ESTATE enInternet. Según el contrato, la demandada venía obligada a modificar sudenominación social y únicamente se autorizaba al Sr. Cesareo (administrador deWASA REAL ESTATE S.L.) a utilizar el nombre de WASA CONSULTING.

19.        Por tanto, desde el año 2012 sólo JACOBSEN ENTERPRISES estabafacultada par usar la marca registradaWASA REAL ESTATE GUIDE o la versiónabreviada del signo al que se hace referencia en el contrato (WASA REALESTATE). No creemos que deba dilucidarse en este pleito si la marca transferidaa la demandante, registrada para una revista impresa, le facultaba también autilizarla par identificar una revista inmobiliaria on line o un portalde Internet. En cualquier caso, es incontestable que ese uso le estaba vedadopor contrato a la demandada. Por ello el ejercicio de la acción de caducidad esabusivo y no consideramos, al igual que la sentencia apelada, que el interés dela demandante sea legítimo.

20.        De igual modo consideramos ilegítimo y contrario a las exigenciasde la buena fe, que ha de presidir elejercicio de cualquier derecho, sostenerque la marca retornó a la demandada por un incumplimiento de la propiademandante, que no pagó el precio convenido y que, por tal motivo, WASA REALESTATE S.L. debería haber reanudado su uso, máxime cuando no se discute queJACOBSEN ENTERPRISES ha continuado utilizando la marca en Internet. Existe unpleito pendiente, resuelto en primera instancia de forma favorable para lademandada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Marbella, en el que seanaliza el alcance y la vigencia del contrato. En todo caso, la facultadresolutoria compete exclusivamente al contratante cumplidor, que puede optarpor exigir el cumplimiento del contrato.

21.        En este contexto tampoco creemos que la oposición de la demandadaante la Oficina Española de Patentesy Marcas del registro de la marca WASA REALESTATE por JACOBSEN ENTERPRISES para servicios de la clase 36, denegado porresolución de 7 de julio de 2016 o el registro de la misma marca en el año 2017por la propia demandada justifique la actuación de la actora. Parece razonableque la demandada defienda el registro, no obstante la transmisión de la marca ala demandante por contrato de 20 de septiembre de 2012, al haberse incumplidoel contrato por JACOBSEN ENTERPRISES y ante una eventual resolución delcontrato.

22.        Rechazada la legitimación del demandante, debemos desestimar elrecurso y confirmar la sentenciaapelada, sin entrar a analizar si, comosostiene la demandada, el no uso de la marca está amparado por el artículo39.4º de la Ley de Marcas o si ha existido un uso real y efectivo de la marca,que WASA REAL ESTATE justifica en el propio uso realizado por la actora.

QUINTO.- De lascostas procesales.

23.        Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley deEnjuiciamiento Civil , se imponen a la recurrentelas costas del recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinenteaplicación.

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representaciónprocesal de JACOBSEN ENTERPRISES S.L., contra la sentencia dictada en fecha 18de julio de 2018 , que confirmamos, con imposición de las costas del recurso ala recurrente y pérdida del depósito.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podráninterponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, anteeste tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación,conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio deesta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevarácertificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos dereutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidadcomercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-