Pérou

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0976-2017/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 616992-2015/DSD

DENUNCIADA : EDILZA S.R.L.

Acción de oficio – Infracción a las normas de Propiedad Industrial – Uso indebido de la Denominación de Origen PISCO

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de noviembre de 2013, Jonathan Robert Contreras Delgado interpuso denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del INDECOPI – Arequipa contra Edilza S.R.L. – entre otros¹ – alegando que ésta produciría y comercializaría el destilado denominado EL MÁRQUES DE PAZ SOLDÁN ACHOLADO. Al respecto, manifestó que el uso de la palabra ACHOLADO en las etiquetas de los referidos productos en forma central y evidentemente resaltada, así como el uso de una botella que posee una gota en bajo relieve, de contorno alargado y pico angosto, es capaz de inducir a confusión al consumidor, quien pensará que el producto en venta es PISCO, cuando no lo es. A fin de acreditar lo señalado presentó una botella del producto EL MARQUÉS DE PAZ-SOLDAN ACHOLADO.

Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de enero de 2014, emitida en el Expediente N° 234-2013/CPC-INDECOPI-AQP, la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI – Arequipa dispuso declinar la competencia para conocer la denuncia presentada y remitió el expediente a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, al considerar que se trata de presuntas afectaciones a la Denominación de Origen PISCO, así como infracciones a los derechos y normatividad que de ella se desprenden, ante lo cual se le asignó el Expediente N° 573359-2014.

Por otro lado, mediante cartas de fecha 12 de mayo de 2014, el Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen PISCO, informó a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI haber advertido que la empresa

Edilza S.R.L. ofrece en el mercado un producto bajo la marca EL MARQUÉS DE PAZ SOLDAN ACHOLADO DESTILADO DE UVAS QUEBRANTA – ITALIA, en cuya etiqueta se señala y anota los siguientes insumos: Pisco Italia, Pisco quebranta, destilado de uvas, destilado de pasas y agua desionizada. Agregó que la etiqueta principal llama a confusión a los consumidores, ya que se quiere dar la impresión que se trata de PISCO ACHOLADO. Presentó fotocopia de las etiquetas que se usan en los productos.

Mediante proveído de fecha 14 de enero de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, dispuso iniciar un procedimiento de investigación en contra de la empresa Edilza S.R.L., por la presunta elaboración y/o comercialización de bebidas alcohólicas identificadas con la denominación EL MARQUÉS DE PAZ-SOLDAN ACHOLADO, envasadas en botellas que poseen una gota en bajo relieve, de contorno alargado y pico angosto.

Con fecha 14 de julio de 2015, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el local de Edilza S.R.L., ubicado en calle Sáenz Peña N° 123, Miraflores, Arequipa, levantándose un acta en la cual se dejó constancia que se verificó el uso de la denominación EL MARQUÉS DE PAZ-SOLDÁN ACHOLADO DESTILADO DE UVAS QUEBRANTA – ITALIA, además de tomar una botella de muestra y dos fotografías de la misma.

Con fechas 21 de julio, 19 y 31 de agosto y 14 de septiembre de 2015, Edilza S.R.L. manifestó lo siguiente:

(i) El producto elaborado por su empresa no es PISCO, sino un destilado de pasas que se elabora en base a pasas y Piscos de diversas uvas, lo cual le da la configuración de ACHOLADO, y cuyo proceso industrial está regulado y protegido por la normativa de Propiedad Industrial.

(ii) Cuenta con el registro de la marca EL MARQUÉS DE PAZ-SOLDAN, así como con la respectiva autorización sanitaria, cumpliendo con las normas sobre publicidad y rotulado correspondientes.

(iii) En cuanto al etiquetado de su producto este se ha efectuado de acuerdo a la Ley N° 28405, concordante con el Código del Consumidor Ley N° 29571, considerando su marca registrada y la referencia al producto destilado de pasas y Piscos.

(iv) El uso del término ACHOLADO no se encuentra prohibido, por lo que de acuerdo a los principios generales del Derecho e interpretación de la norma, no debe efectuarse o hacerse distinción donde la Ley no distingue, más aún si el proceso productivo del término acholado obedece al uso de materia prima como son las pasas y piscos de diversas variedades.

(v) El Presidente del Consejo Regulador no es autoridad o instancia competente para determinar si el producto induce a error o confusión del consumidor, siendo la única instancia competente el INDECOPI.

(vi) La botella de gota es una botella genérica que fabrica la empresa Owens Illinois S.A., por lo que cualquier persona la puede adquirir y usar libremente para envasar cualquier tipo de bebida, alcohólica y no alcohólica.

(vii) No existe ninguna norma legal que establezca que el término ACHOLADO puede ser asociado únicamente al producto PISCO, así como tampoco existe normal alguna que señale que la botella de gota debe ser utilizada únicamente en relación con dicho producto.

(viii) Los ingredientes de su producto EL MARQUÉS DE PAZ-SOLDÁN ACHOLADO DESTILADO DE UVAS QUEBRANTA – ITALIA son: Pisco Quebranta, Pisco Italia, destilado de uvas, destilado de pasas y agua desionizada, siendo que de tales ingredientes, obtienen la tipicidad que quiere otorgar a su producto.

(ix) Las normas sanitarias de la DIGESA obligan, como condición para otorgar el Registro Sanitario del producto, la consignación en la contra etiqueta, los ingredientes y suministros de los que está hecho el producto.

(x) El comprador de un destilado de uvas no se verá sorprendido, dado que el precio del mismo es inferior a un producto de Pisco. El precio del destilado de pasas es de S/. 12,00 Soles mientras que el PISCO no baja de S/. 27,00 Soles. Asimismo, en la etiqueta del producto no se ha mencionado que el producto es PISCO. De igual modo, el código de barras correspondiente al producto hace referencia al “Destilado de pasas El Marqués de Paz-Soldán x 750 c.c. S/.12,00”.

(xi) Hace 20 años que su empresa vende el destilado de pasas EL MARQUÉS DE PAZ- SOLDÁN, siendo este un producto muy conocido en la ciudad de Arequipa. En tal sentido, las personas de dicha ciudad no podrían ni engañados ni sorprendidos al momento de comprar un Pisco o un destilado.

Adjuntó medios probatorios a fin de sustentar sus argumentos de defensa.

Mediante Resolución de fecha 19 de noviembre de 2015, en el presente Expediente N° 616992-2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso – entre otras medidas – iniciar denuncia de oficio contra Edilza S.R.L., por la presunta infracción a la Propiedad Industrial en materia de signos distintivos, según lo establecido en el artículo 155 de la Decisión 486, aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 212 de dicha Decisión, así como en virtud a lo dispuesto en el artículo 214 de la norma antes citada, informándole que las sanciones aplicables en caso que se declare fundada la denuncia interpuesta son las previstas en el artículo 120 del Decreto Legislativo Nº 1075. Asimismo, corrió traslado de la misma a la denunciada por el plazo de 5 días hábiles para que presente sus descargos.

Con fecha 11 de diciembre de 2015, Edilza S.R.L. absolvió el traslado de la denuncia formulada en su contra señalando lo siguiente:

(i) Solicitó hacer valer los escritos ya presentados durante el trámite del presente expediente.

(ii) Su empresa tiene más de 30 años en la producción de PISCO y siendo la primera destilería arequipeña con Denominación de Origen PISCO N° 003.

(iii) No ha incurrido en ninguna infracción que perjudique al PISCO.

(iv) La palabra ACHOLADO significa una “mezcla de razas”, por lo que usó para una de las variedades del PISCO que es producto de la mezcla de más de una variedad de uvas y/o Piscos en la elaboración de dicho PISCO.

(v) Cualquier consumidor sabe que su producto no es un PISCO sino un destilado producto de la mezcla de varios destilados como piscos y destilado de pasas con agua.

(vi) Si el Consejo Regulador desea evitar posibles confusiones con la palabra PISCO, tendría que publicarse una norma legal que restrinja el uso de las palabras ACHOLADO, PURO, MOSTO VERDE, únicamente para el PISCO, así como también la botella de gota.

Con fechas 5 y 11 enero de 2016, Edilza S.R.L. señaló lo siguiente:

(i) Si un nicho de mercado que quiere un producto con aroma y sabor a uvas sin ser Pisco, a un precio inferior al del PISCO, se tiene que obtener un licor destilado, con cierta tipicidad y grado alcohólico.

(ii) Así, existe un público que quiere un destilado con cierto sabor que se consigue agregando determinados porcentajes de Piscos, además de pasas hidratadas y destiladas.

(iii) El destilado no le quita mercado al PISCO, como tampoco le quita mercado al que quiere tomar y pagar por un zumo de naranja.

(iv) No existe ninguna Ley, que prohíba usar el PISCO, como insumo de otro producto. Sin embargo, el empresario si se encuentra obligado, por la Ley de Rotulado, a registrar en la etiqueta los insumos que en dicho producto intervienen.

(v) El público sabe que es un pisco acholado y cómo se elabora, por lo que también conoce que en el PISCO no interviene otra cosa que no sea mosto de uva recién fermentado. Así, en un producto en el que intervienen pasas y agua, sabrá que no se trata de PISCO.

(vi) Se debe defender el PISCO, bajando los impuestos del PISCO y difundiendo sus virtudes, desde la educación escolar.

Mediante Resolución N° 168-2016/CSD-INDECOPI de fecha 20 de enero de 2016, la Comisión de Signos Distintivos:
Primero.- Declaró FUNDADA la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial iniciada de oficio contra Edilza S.R.L., por afectar el prestigio de la Denominación de origen Pisco, a través, del uso indebido de la denominación ACHOLADO.
Segundo.- SANCIONÓ a la denunciada con una multa equivalente a 1 UIT.
Tercero.- PROHIBIÓ a Edilza S.R.L. el uso indebido de la denominación ACHOLADO, para bebidas alcohólicas. Es de precisar que esta prohibición no impide en ningún modo la promoción, distribución y comercialización de productos en los que se utilice la Denominación de Origen PISCO junto a la denominación ACHOLADO y que hayan sido elaborados o producidos por personas que cuentan con la autorización de uso correspondiente, cumpliendo además con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Denominación de Origen PISCO.
La Comisión basó su resolución en las siguientes consideraciones:
Infracción de derechos de Propiedad Industrial
Determinación del signo utilizado por la denunciada

(i) Teniendo en cuenta los medios probatorios que obran en el expediente y de su valoración en conjunto, se advierte que la denunciada ha empleado la denominación EL MARQUEZ DE PAZ-SOLDÁN ACHOLADO, para distinguir bebidas alcohólicas de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

Examen del supuesto uso indebido de la Denominación de Origen PISCO

(ii) En el presente caso, la denunciada ha ofrecido en venta bebidas alcohólicas con el signo EL MARQUEZ DE PAZ-SOLDÁN ACHOLADO, el cual es susceptible de generar una supuesta confusión entre dichas bebidas alcohólicas, que ostentan la denominación ACHOLADO, envasadas en botellas que poseen una gota en bajo relieve, de contorno alargado y pico angosto, con respecto a las bebidas alcohólicas que ostentan la denominación de origen PISCO.

(iii) Realizado el examen comparativo se advierte que los signos en conflicto son semejantes desde el punto de vista conceptual, dado que al estar conformado el signo objeto de cuestionamiento por la denominación ACHOLADO, ésta aludirá a un tipo² de PISCO reconocido en el Reglamento de la Denominación de Origen PISCO, en el que se usan dos o más cepas distintas, aromáticas y no aromáticas, siendo en consecuencia los signos confrontados susceptibles de suscitar en la mente de los consumidores un mismo concepto. En efecto, el término ACHOLADO es reconocido e identificado por el consumidor como una variedad de la Denominación de Origen PISCO, siendo que dicho término no se aplica a ningún otro tipo de bebida alcohólica, por lo que la relación con la Denominación de Origen es directa e inequívoca. En tal sentido, ambas denominaciones transmitirán un mismo contenido conceptual, lo cual generará en el consumidor que las mismas se asocien inequívocamente.

Conclusión

(iv) En primer término, debe tenerse presente que, de conformidad con el artículo 214 de la Decisión 486, se protegerá toda denominación de origen contra “El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión (...) incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor”, por lo que la protección conferida por ley a la denominación de origen PISCO, no debe entenderse como limitada a los casos en los que, a través del uso de signos arraigados a la cultura pisquera, se incluya dicha palabra en los productos sino además cuando sea posible que el consumidor sea inducido a confusión, haciéndole creer que se trata de PISCO cuando no lo es, perjudicando así el prestigio adherido a la denominación de origen protegida.

(v) En ese orden de ideas, la Comisión entiende que, en este caso, el empleo de la palabra ACHOLADO, es capaz de inducir al consumidor a inferir que el producto comercializado y ofrecido en venta es PISCO, afectándose así la Denominación de Origen y con ello, el valor que ella tiene en el marco de una política de promoción de los productos nacionales.

(vi) En consecuencia, atendiendo a lo establecido en los considerandos anteriores, teniendo en cuenta que la denunciada ha comercializado bebidas alcohólicas en botellas características en cuyas etiquetas se ha empleado la denominación ACHOLADO, induciendo a error al público consumidor, se concluye que incurrió en una infracción de derechos de propiedad industrial sancionable de acuerdo a lo estipulado por los artículos 214 y 155, literal d), de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la denuncia formulada en su contra.

Imposición de la sanción

(vii) En el presente caso, la denunciada incurre en la presente infracción al haber comercializado (bebidas alcohólicas) en cuyas etiquetas se ha empleado la denominación ACHOLADO, induciendo a error al público consumidor.

(viii) Por tanto, corresponde imponer a Edilza S.R.L. la sanción de multa, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075.

(ix) A efectos de graduar el monto de la multa a imponerse, además de lo mencionado anteriormente, debe tomarse en cuenta lo siguiente:

• La denunciada comercializó (bebidas alcohólicas) en botellas características en cuyas etiquetas se ha empleado la denominación ACHOLADO, induciendo a error al público consumidor.
• Es de tener en cuenta que la presencia de la denominación ACHOLADO – el cual además se encuentra aplicado a una botella característica de Pisco (botellas que poseen una gota en bajo relieve, de contorno alargado y pico angosto) – dará a entender al público consumidor que los productos en los cuales se consigne dicho término, se trataría de productos con la Denominación de Origen PISCO, lo cual no obedece a la realidad.
• Se debe tener en cuenta el daño que puede generarse en el prestigio adherido a la Denominación de Origen Protegida.

(x) En virtud de lo expuesto, el monto de la multa a imponer, a fin de generar efectos disuasivos, debe quedar establecido en 1 UIT.

Sobre el cese de uso del signo objeto de cuestionamiento

(xi) En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción por parte de Edilza S.R.L., corresponde dictar la prohibición de uso de la denominación ACHOLADO, para bebidas alcohólicas.

Con fecha 5 de febrero de 2016, Edilza S.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) Interpone recurso de apelación a efectos de que se declare nula y sin efecto la resolución impugnada, así como la multa que le fuera impuesta.

(ii) El INDECOPI ha reconocido que no existe norma legal alguna que restrinja el uso de la palabra ACHOLADO al PISCO y, sin embargo, la sanciona con una multa por supuestamente haber infringido una norma que no existe.

(iii) El INDECOPI la ha sancionado porque al usar la botella de gota para su destilado supone que ello causa confusión en el público consumidor, sólo por el hecho de que algunos PISCOS (no todos, ni la mayoría) utilizan tales botellas. Cabe señalar que se trata de una botella genérica, esto es, que cualquier persona puede comprar para darle el uso que vea más conveniente a su libertad de uso y empresa.

Con fecha 29 de marzo y 19 de abril de 2016, Edilza S.R.L. señaló que ha convenido retirar voluntariamente la denominación ACHOLADO de las etiquetas de su producto EL MARQUÉS DE PAZ-SOLDÁN. A fin de acreditar tal afirmación, acompañó una muestra de la nueva etiqueta de dicho producto en la cual la expresión ACHOLADO ha sido reemplazada por el término UVAS.

Con fecha 19 de septiembre de 2016, Edilza S.R.L. ha señalado que el artículo 38 del Reglamento de Uso de la Denominación de Origen PISCO establece que “quienes utilicen PISCO como insumo de otros productos podrán (no dice deberán, luego no es obligatorio) solicitar al Concejo Regulador autorización para el uso del emblema de este último, a efectos de acreditar al consumidor y al mercado que el producto empleado como insumo ostenta la Denominación de Origen PISCO y ha sido además verificado por el Concejo Regulador” (sic.). En tal sentido, se advierte que no está prohibido el uso de PISCO como insumo de otros productos, siendo que no se requiere solicitar autorización para usar PISCO como insumo. Adjuntó fotografías de una serie de productos que incluyen al PISCO como insumo.

Con fecha 5 de diciembre de 2016, Edilza S.R.L. presentó un encarte del supermercado Vivanda, en el cual se aprecia que en dicha cadena se ofrecen 20 marcas de PISCO, siendo que ninguna de ellas usa la botella de gota, por tanto, no se puede señalar que el solo uso de dicha botella llevará a los consumidores a pensar que se trata de PISCO.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

(i) Si la Resolución N° 168-2016/CSD-INDECOPI de fecha 20 de enero de 2016 ha sido emitida incurriendo en alguna causal de nulidad.

(ii) De ser el caso:

─ Si Edilza S.R.L. ha incurrido en infracción a los derechos de Propiedad Industrial por el uso indebido de la Denominación de Origen PISCO.
─ Determinar las sanciones que corresponde imponer a la denunciada.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Nulidad del acto administrativo

1.1. Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11³ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

1.2. De los requisitos de validez

Debe tenerse en cuenta que el artículo 3 de la Ley 27444 establece que son requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. De otro lado, el artículo 5 de la referida norma establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo:

(i) El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

(ii) En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.

(iii) No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.

(iv) El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

1.3. Aplicación al caso concreto

En su recurso de apelación, Edilza S.R.L. ha solicitado que se declare nula y sin efecto la resolución impugnada, así como la multa que le fuera impuesta.

Al respecto, de la revisión del recurso de apelación presentado por Edilza S.R.L. se advierte que ésta se encuentra realizando un cuestionamiento a la evaluación y a la decisión adoptada por la Primera Instancia, es decir, se encuentra cuestionando el fondo de la resolución.

En principio, la Sala conviene en precisar que el solo hecho de estar en desacuerdo con la decisión final de la Autoridad no determina la existencia de una causal de nulidad o la vulneración de un derecho o garantía del procedimiento en dicha resolución.

Cabe indicar que, en la resolución apelada se exponen las razones de la Comisión para considerar que se ha acreditado la configuración del acto infractor, así como aquellas que determinan la imposición de sanciones a la denunciada.

En consecuencia, la Resolución N° 168-2016/CSD-INDECOPI de fecha 20 de enero de 2016 se encuentra debidamente motivada, por lo que mantiene su eficacia y validez.

No obstante lo anterior, a continuación se procederá a analizar los argumentos que cuestionan el fondo de la resolución impugnada, alegados por la denunciada.

2. Sobre el uso de las Denominaciones de Origen

2.1. Marco legal y conceptual de las Denominaciones de Origen

El artículo 201 de la Decisión 486 define a las denominaciones de origen como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos.

Esta definición fue tomada de la Ley - Tipo para los Países en Desarrollo sobre la Protección de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1975, basada ésta en el Acuerdo de Lisboa para la protección de las apelaciones de origen en 1958⁴.

2.2. De la titularidad sobre las Denominaciones de Origen

El vínculo de calidad existente entre el producto y el área geográfica de la que adopta su designación ha llevado a los Estados a justificar una protección especial, autónoma, para las denominaciones de origen, a fin de salvaguardar los intereses de los productores que han generado y mantenido las características particulares del producto y su reputación y prestigio, así como los intereses del público consumidor y de las economías domésticas.

Respecto de la titularidad de la denominación de origen, debe indicarse que ésta, por ser un bien público, pertenece a la colectividad nacional o regional, según el caso, de manera inalienable e imprescriptible, y su salvaguardia suele corresponder a la autoridad pública o al Estado.

En la legislación peruana, la denominación de origen se considera parte del patrimonio nacional y, por ende, se encuentra bajo el control del Estado.

Así, el artículo 88 del Decreto Legislativo 1075 (Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial) precisa que el Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

2.3. De las autorizaciones de uso de las Denominaciones de Origen

De acuerdo a lo establecido en el artículo 207 de la Decisión 486, la autorización para utilizar una denominación de origen cuya protección hubiese sido declarada por la Oficina competente, deberá ser solicitada ante ésta por las personas que:

a. Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

b. Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

c. Cumplan con otros requisitos requeridos por las oficinas nacionales competentes.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 210 de la Decisión 486, la autorización para el uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en dichas normas.

2.4. De las infracciones por uso indebido de la Denominación de Origen

El artículo 212 de la Decisión 486⁵ señala que únicamente pueden hacer uso de la denominación de origen los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación, siendo estos los únicos autorizados a emplear la expresión “Denominación de Origen” en sus productos.

El artículo 214 de la Decisión 486⁶ dispone que el uso de la denominación de origen por parte de una persona no autorizada será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial y, por tanto, será objeto de sanción, aun cuando este uso se acompañe de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que puedan crear confusión en el consumidor.

Por su parte, el artículo 155 de la Decisión, aplicable a las denominaciones de origen por remisión de su artículo 212, faculta al titular de ésta (el Estado peruano) a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, entre otros aplicar un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha otorgado tal signo o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos⁷.

Dicho artículo establece, además, en su literal d), que el Estado tiene el derecho de impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo idéntico o similar a la Denominación de Origen respecto de cualesquiera productos o servicios, cuanto tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

3. Determinación de la infracción

Conviene señalar que, conforme señala Gonzalo Gutiérrez⁸ , para la defensa del PISCO es necesario adoptar una serie de medidas tanto en el ámbito nacional como en el internacional, tales como el estricto cumplimiento de las normas que regulan la elaboración de este producto, de manera que se preserve de la forma más estricta su condición de denominación de origen (…). Junto a ello es indispensable que se ejerza una activa represión contra el uso incorrecto de la misma.

Dentro de esta línea, la Oficina (hoy, Dirección) de Signos Distintivos realiza permanentemente campañas de fiscalización del uso adecuado de la denominación de origen PISCO, practicando inspecciones de oficio en calidad de requerimiento de información en diversos locales, principalmente en centros comerciales, supermercados y otros a fin de verificar el uso apropiado de la denominación de origen PISCO.

3.1. Determinación del signo usado por la denunciada

De la revisión de las pruebas que obran en el expediente y de las afirmaciones de la propia denunciada, se advierte que Edilza S.R.L. ha identificado bebidas alcohólicas – en particular, un destilado – de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial bajo el signo EL MARQUÉS DE PAZ-SOLDÁN, el cual ha sido utilizado conjuntamente con la denominación ACHOLADO, conforme a la información contenida en el acta levantada con ocasión de la diligencia de inspección llevada a cabo el 14 de julio de 2015 en el local de la denunciada. Cabe señalar que el producto antes referido contaba con la siguiente conformación:

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso corresponde analizar si el uso de la denominación ACHOLADO vulnera las disposiciones establecidas en la Decisión 486 para el uso de la Denominación de Origen PISCO.

3.2. Examen del supuesto uso indebido de la denominación ACHOLADO

En el presente caso ha quedado acreditado que la denunciada ha comercializado bebidas alcohólicas de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial que incorporaban en sus botellas la denominación ACHOLADO.

Sobre el particular, corresponde anotar que conforme a lo señalado en el artículo 212 de la Decisión “la utilización de denominaciones de origen queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación”, siendo éstos los únicos autorizados a emplear la expresión “Denominación de Origen” en sus productos.

Por su parte, el artículo 214 de la Decisión 486 establece que “el uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor” (subrayado agregado).

El supuesto contenido en el artículo en mención se refiere a los casos en los que una Denominación de Origen es utilizada en asociación con indicaciones adicionales a través de las cuales se pretende confundir al consumidor. En efecto, la conducta infractora descrita en la norma en referencia presupone el uso de la Denominación de Origen – este caso, de la Denominación de Origen PISCO – mas no se refiere al uso independiente de indicaciones que, por sí solas, generen – supuestamente – confusión en el consumidor respecto de la naturaleza del producto objeto de cuestionamiento.

Por otro lado, el artículo 155 de la Decisión, aplicable a las Denominaciones de Origen por remisión de su artículo 212, en su literal d) establece que el Estado tiene el derecho de impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo idéntico o similar a la Denominación de Origen respecto de cualesquiera productos o servicios, cuanto tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

En el presente caso, de la verificación del producto bajo análisis se advierte que el mismo no incluye ni en su etiqueta ni en su contra etiqueta la referencia a la Denominación de Origen PISCO como indicativo del producto comercializado.

Más aún, se advierte que el producto denominado EL MARQUÉS DE PAZ-SOLDÁN ACHOLADO incluye en su etiqueta la frase DESTILADO DE UVAS QUEBRANTA – ITALIA, la cual indica a los consumidores el tipo de producto del que se trata, a saber, un destilado de uvas y no un PISCO.

Además, el producto materia de análisis incluye en su contra etiqueta la descripción de los ingredientes utilizados para su elaboración, a saber: Pisco Italia, Pisco quebranta, destilado de uvas, destilado de pasas, agua desionizada.

Sobre el particular, esta Sala advierte que si bien en la descripción de los ingredientes se hace referencia a destilado de uvas, destilado de pasas y agua desionizada, así como a dos tipos de PISCO (quebranta e Italia), dicha mención no se ha efectuado con la finalidad de indicar que el producto bajo análisis es PISCO, sino únicamente con fines informativos. Asimismo, corresponde señalar que dicho uso en el apartado de los ingredientes del producto no ha sido sustento de la denuncia de oficio formulada en contra de Edilza S.R.L., la cual fue iniciada teniendo como sustento únicamente el uso de la denominación ACHOLADO y de la botella de gota en asociación con el producto comercializado por dicha empresa.

Precisamente, el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen PISCO, aprobado por la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución N° 2378-2011/DSD-INDECOPI de fecha 14 de febrero de 2011, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, establece que el PISCO ACHOLADO es aquel obtenido de la mezcla de:

• Uvas pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas.
• Mostos de uvas pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas.
• Mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.
• Piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.

En tal sentido, a criterio de esta Sala el uso conferido por la denunciada al término ACHOLADO no se encuentra infringiendo las normas que protegen la Denominación de Origen PISCO.

Finalmente, respecto del uso de la botella de gota por parte de la denunciada para envasar su producto, esta Sala conviene en señalar que, aunque en la práctica comercial dicho envase sea utilizado por algunos productores de PISCO, no existe norma alguna que reserve su uso para la comercialización de dicho producto, por lo que – en aplicación del principio de tipicidad⁹ que rige los procedimientos sancionadores – su uso no puede ser sustento de una infracción a los derechos de Propiedad Industrial del Estado sobre la Denominación de Origen PISCO.

En consecuencia, se determina que Edilza S.R.L. no ha incurrido en una infracción a los derechos de Propiedad Industrial, por lo que corresponde declarar infundada la denuncia de oficio formulada en su contra.

4. Determinación de las sanciones y prohibición de uso de la denominación ACHOLADO

Al haberse declarado infundada la denuncia iniciada de oficio en contra de Edilza S.R.L., no corresponde imponerle sanción alguna, ni prohibirle el uso de la denominación ACHOLADO en asociación con su producto EL MARQUÉS DE PAZ-SOLDÁN DESTILADO DE UVAS QUEBRANTA.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolución N° 168-2016/CSD-INDECOPI de fecha 20 de enero de 2016 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial iniciada de oficio contra Edilza S.R.L.

Segundo.- Dejar SIN EFECTO la Resolución N° 168-2016/CSD-INDECOPI de fecha 20 de enero de 2016, en los extremos que:
─ Sancionó a Edilza S.R.L. con una multa equivalente a 1 UIT.
─ Prohibió a Edilza S.R.L. el uso indebido de la denominación ACHOLADO, para bebidas alcohólicas.

Tercero.- Remitir copia del presente expediente a la Comisión de Protección al Consumidor, así como a la Comisión de Competencia Desleal, a fin de que evalúen la posible vulneración de normas bajo su competencia.

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/jc.

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1. Jonathan Robert Contreras Delgado interpuso denuncia, además, contra:
─ Empresa Muñoz Najar S.A.C. Industria Licorera, con RUC N° 20100187494, la cual produciría y comercializaríael destilado “ALFERADO ACHOLADO”.
─ Empresa Agroindustrial Viñas El Socabón S.R.L., con RUC N° 204541061736, la cual produciría y comercializaría el destilado “VITOREÑO ACHOLADO”.

2. El artículo 4.3. del Reglamento de la Denominación de Origen Pisco estipula que el Pisco Acholado es el Pisco obtenido de la mezclas de:
● Uvas pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas.
● Mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.
● Mostos frescos frescos completamente fermentado (vinos frescos) de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.
● Piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.

3. Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

4. Astudillo Gómez. Las Denominaciones de Origen. Estudio comparado, Caracas 1992, p. 27.

5. Artículo 212.- La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.
Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN".
Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.

6. Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

7. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

8. Cfr. Gutiérrez Gonzalo El Pisco. Apuntes para la Defensa Internacional de la Denominación de Origen Peruana, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima 2003, p. 27.

9.Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(…)
Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.