Pérou

Corte Suprema de Justicia de la República

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA

CASACIÓN N°8738-2013

LIMA

SUMILLA: Respecto al riesgo de confusión o asociación el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Lima, veinte de abril de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-

VISTA; la causa número ocho mil setecientos treinta y ocho – dos mil trece, votado en la fecha, habiéndose llevado la vista de la causa el día quince de marzo de dos mil diecisiete, con los expedientes principal, apelación, administrativo y cuadernillo de casación; con lo expuesto en el dictamen Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; en audiencia pública, integrada por los señores Jueces Supremos: Lama More – Presidente, Wong Abad, Arias Lazarte, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

1) RECURSO DE CASACIÓN:

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, Ocean Nutrition Canada Limited, de fecha diecisiete de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ciento diecinueve del cuadernillo de apelación, contra la resolución dictada el trece de marzo de dos mil trece, obrante a fojas setenta y cinco del citado cuadernillo, que confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución número diez, de fecha cuatro de junio de dos mil diez, obrante a fojas ciento setenta del expediente principal, que declaró infundada la demanda de impugnación de resolución administrativa.

2) CAUSALES DEL RECURSO:

Mediante resolución de fecha ocho de enero de dos mil catorce, obrante a fojas cincuenta y cuatro del cuadernillo de casación, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante, por las causales de: a) Contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso; y, b) Infracción normativa de los artículos 136° literal a) y 134° literal a) de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial; bajo los siguientes términos: En cuanto a la denuncia señalada en el literal a),  precisa la parte recurrente que la Sala de Mérito no ha cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas andinas aplicables al presente proceso, tal como lo ordena el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Respecto al literal b), con relación a esta norma la parte recurrente alega que los artículos mencionados en el literal  b) establecen cuando una marca es distintiva y cuando es o no es confundible con otra. En ese sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, señala, no solo no aplicó dichas normas, sino que no solicitó la obligatoria interpretación prejudicial de dichas marcas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3) CONSIDERANDO:

PRIMERO: Según se aprecia de fojas veintiocho del principal, el presente proceso es iniciado con motivo de la demanda contencioso administrativa formulada por Ocean Nutrition Canada Limited, a través de la cual pretende lo siguiente: Pretensión Principal: Se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 2347-2008/TPI-INDECOPI, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil ocho, que resolvió confirmar la Resolución N° 4651-2008/OSD-INDECOPI, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil ocho, que denegó el registro de la marca de producto Ocean Nutrition Canada solicitada por Ocean Nutrition Canada Limited; y, Pretensión Accesoria: Se ordene al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante Indecopi) conceda el registro de la marca Ocean Nutrition Canada a favor de Ocean Nutrition Canada Limited, para distinguir: “aceite de pescado, aditivos alimenticios funcionales, suplementos nutricionales y suplementos dietéticos derivados de organismos marinos que no sean para uso médico de la Clase 29 de la Clasificación Internacional”.

SEGUNDO: Para sustentar esta pretensión, el demandante señala que, el cuatro de setiembre de dos mil siete, solicitó el registro de la marca del producto Ocean Nutrition Canada para distinguir: “aceite de pescado, aditivos alimenticios funcionales, suplementos nutricionales y suplementos dietéticos derivados de organismos marinos que no sean para uso médico de la Clase 29 de la Nomenclatura Oficial”. Asimismo, con fecha trece de diciembre de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el aviso por el cual se comunicó de la solicitud presentada, dentro del término de treinta (30) días hábiles, sin que se formulara oposición al registro de la marca, lo que significó que ningún titular de marca registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Nomeclatura Oficial, considere que la marca solicitada era confundible con las marcas de su propiedad. Sin embargo, con fecha veinticuatro de marzo de dos mil ocho, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi dicto la Resolución N° 4651-2008/OSD-INDECOPI denegó de oficio el registro solicitado; considerando que se encuentra registrada a favor de Isbrahim Trading S.A.C. la marca Ocean Blue y etiqueta (Certificado N° 120150) para distinguir productos de la Clase 29 de la Nomenclatura Oficial; por ende, el signo solicitado es confundible con dicha marca.

TERCERO: Por medio de la sentencia recurrida, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la decisión de primera instancia, en virtud a que advierte que en el caso de autos, efectuada la comparación en el ámbito fonético, entre la marca solicitada (Ocean Nutrition Canada) y la marca registrada (Ocean Blue), se verifica que el elemento relevante es la palabra “Ocean”, fonéticamente igual en ambos casos, tanto más que el referido vocablo hace referencia al mar o productos del mar. Concluye, que se aprecia que existe vinculación competitiva entre algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada; indica, que los productos hidrobiológicos y los derivados de la marca registrada comprenden a los productos provenientes del mar, los que tienen la misma naturaleza que los suplementos nutricionales y suplementos dietéticos derivados de especies marinas; agrega la citada Sala Suprema que, pretenden distinguir el signo solicitado, esto es, alimentos elaborados con productos del mar. Asimismo, si bien es cierto que el signo solicitado y la marca registrada presentan diferencia a nivel gráfico y fonético, también lo es, que el elemento relevante del signo solicitado “Ocean”, se encuentra comprendido íntegramente en la marca registrada, lo que genera que sea susceptible de generar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, pudiéndose atribuirle el mismo origen empresarial, o considerar que entre las empresas productoras existe una vinculación de relación o económica, por lo que no puede darse la coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada como se pretende.

CUARTO: Frente a dicho fallo el demandante interpone recurso de casación, el que, previa su calificación, fue declarado procedente por infracciones normativas de carácter material y procesal; y teniendo en cuenta que esta última está referida a la garantía constitucional al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, debe tenerse presente que en el caso sea acogida se tornaría imposible emitir un pronunciamiento de fondo, ya que no sería posible el estudio de las infracciones de carácter material; ello en razón que de declararse fundada la causal procesal obligaría que los autos sean repuestos al estado en que se produjo el vicio o defecto precisado.

QUINTO: En tal sentido, analizando la primera infracción normativa denunciada,debemos indicar que la norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico; sin embargo, si dicha labor fuera libre y sin límites, existirían un sin número de interpretaciones como operadores jurídicos, es por ello que el sistema normativo, a fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, instituyó la figura de la interpretación prejudicial, contemplado en el artículo 32° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, puede ser: consulta facultativa, o consulta obligatoria. La primera de ellas, contemplada en el artículo 122° del Estatuto del Tribunal de la Comunidad Andina, establece que el juez nacional no sea la única o última instancia ordinaria que pueda elevar la consulta prejudicial al Tribunal, sin suspender el proceso. Mientras que la segunda, contemplada en el artículo 123° del Estatuto del Tribunal de la Comunidad Andina, el juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar la consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial; entonces esta debe ser considerada como una herramienta obligatoria del sistema jurídico comunitario andino, pues con ella se está salvaguardando la validez y coherencia del ordenamiento jurídico comunitario, por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

SEXTO: Respecto de la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido en el Proceso 03-IP-93 lo siguiente: “La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que de allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

6.1.- Por otro lado, en relación a la obligación de solicitar y tener a la vista la interpretación prejudicial antes de expedir sentencia de fondo, el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, si bien en su fundamento cuarenta y uno señala: “(…) Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o revisión, con las características básicas anteriormente anotadas. A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón, y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales (…)”[1].

6.2.- Sin embargo, posteriormente señala también que “(...) el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. (…) Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial”, y ante ello se formula la siguiente pregunta: “¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, que debe hacer el juez de conocimiento?”; a continuación del mismo fundamento 41 del citado documento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, responde a dicha interrogante, esbozando dos hipótesis; en una de ellas asume que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia; en tal caso precisa que si la norma interna prevé la declaración de nulidad o invalidez de la sentencia por tal motivo, entonces devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane la omisión y emita nueva sentencia; no obstante, el propio Tribunal se pone en el supuesto que la norma interna no prevea lo descrito anteriormente, y que en tal circunstancia el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, entonces este debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

6.3.- Es decir, aun cuando el recurso interpuesto sea extraordinario, el Tribunal admite la posibilidad que el juez que conoce de este recurso pueda expedir sentencia sustitutiva, si es que el ordenamiento interno lo prevé, en cuyo caso debe solicitar previamente la interpretación prejudicial y expedir la respectiva sentencia.

SÉPTIMO: Corresponde precisar que en nuestro país, si bien el recurso de casación no es en estricto un recurso ordinario sino extraordinario, no obstante, se admite la posibilidad que, en determinados casos, la Corte que conoce de este recurso pueda actuar en sede de instancia –como si fuera instancia de mérito- y expedir la denominada sentencia sustitutiva, pronunciándose sobre el fondo del asunto controvertido, en cuyo supuesto resulta válido que, en la tramitación de este recurso, al declararse procedente el mismo, previamente se solicite la correspondiente interpretación prejudicial, y con vista a ella se expida la respectiva sentencia; entonces la alegación del recurrente, en el sentido que la sentencia de vista, objeto de impugnación, al no haber tenido a la vista dicha interpretación resultaría nula, no es admisible.

7.1.- En el presente caso, si bien se advierte que en los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, no se ha cumplido con esta formalidad; cierto es que se verifica que el recurso de casación ha sido declarado procedente por causales procesales y materiales, lo cual permite establecer que esta Corte Suprema se encuentra habilitada a realizar un análisis del fondo de la controversia, entendiéndose que este fallo suplirá a la emitida en segunda instancia, encuadrándose dentro del supuesto establecido por el Tribunal de la Comunidad Andina, por lo que esta omisión se ve subsanada con el informe de interpretación prejudicial solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha ocho de enero de dos mil catorce; dicho informe fue remitido con fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, con la asignación del Proceso 38-IP-2014; en el consta la interpretación prejudicial respecto al caso materia de análisis; por consiguiente, le corresponde a este Supremo Tribunal emitir un pronunciamiento del fondo tomando en cuenta los lineamientos fijados en el presente informe. En consecuencia, respecto a esta causal de infracción al debido proceso, debe declararse infundado.

OCTAVO: Respecto a la segunda infracción señalada en el literalb), esta hace referencia a la norma comunitaria que corresponde ser aplicada; en relación a este agravio debemos indicar que la Decisión 486 en su artículo 134° establece como marca a “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, podrá registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poseer aptitud distintiva para que no exista confusión al momento que los consumidores procedan a elegir”[2].  

NOVENO: Continuando con el análisis, cabe recordar que la marca[3], entendida como el signo utilizado para la identificación de productos o servicios en el mercado  y que sirve fundamentalmente para la diferenciación respecto de otros productos o servicios  de la  misma especie, constituye  un bien  inmaterial  que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional. En ese sentido, desde su inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente, la marca confiere a su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica. Así lo define el artículo 134° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme se ha indicado en el considerando anterior. Dicho esto, la marca cumple diversas funciones en el mercado, y así tenemos: 1) Diferencia los productos o servicios que se ofertan; 2) es indicadora de la procedencia empresarial; 3) indica la calidad del producto o servicios que identifica; 4) concentra el goodwill del titular de la marca; y, 5) sirve como medio para publicitar los productos o servicios.

DÉCIMO: De la misma manera, según el artículo 134° de la Decisión 486, se establece como principales requisitos para el registro de marcas a: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; donde la primera de las nombradas está referida al carácter distintivo de la marca que le permite al consumidor realizar la elección del bien o servicio que desea adquirir; y respecto al segundo requisito, está referido al signo a registrar como marca sea descrito ya sea en palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc. de tal manera que sus características puedan ser apreciados por quien los observe. Ante ello, también es importante el elemento de perceptibilidad, respecto de lo cual el Tribunal ha precisado en el Proceso 82-IP-2014, lo siguiente: “(…) La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos (…)”[4].

DÉCIMO PRIMERO: Ahora bien, en el fundamento setenta y ocho del proceso citado en el anterior considerando se señala que: “(…) el literal a) del artículo 135° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134° de la misma normativa, es decir, un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación grafica o de perceptibilidad”. En relación al requisito de distintividad, el artículo 136° literal a) de la citada Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

DÉCIMO SEGUNDO: En el presente caso, la controversia se centra en determinar si al comparar los signos “Ocean Nutrition Canada”  (denominativo) y Ocean Blue y etiqueta (mixto) para productos de la Clase 29 de la Nomeclatura Oficial, son similares o no. Estando a que para Indecopi el signo solicitado –denominativo- induce a confusión indirecta al consumidor, en vista de la existencia previa del signo –mixto- ya que el público consumidor podría considerar que el signo solicitado constituye una variación de la marca previamente registrada, por lo que es necesario enfocar lo relacionado al riesgo de confusión.

DÉCIMO TERCERO: En este contexto, el demandante denuncia la infracción de los artículos 134° literal a) y 136° literal a) de la Decisión 486, aduciendo que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República ha inaplicado los criterios contenidos en estas normas para determinar una marca distintiva o si es confundible o no con otra marca.

DÉCIMO CUARTO: Sobre ello, cabe recordar que, respecto al riesgo de confusión o asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”[5].

14.1 Para ello, corresponde tener en cuenta que para efectuar una comparación de marcas, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos[6].

14.2 Para el presente caso, corresponde determinar los conceptos de signos denominativos y signos mixtos. En el primero, o también llamado nominales o verbales, se utiliza expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurado que integra un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual[7]. Mientras que el segundo, se compone de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor[8].

14.3 De lo expuesto, al efectuar el cotejo de los signos del presente caso, se puede verificar que el elemento que prevalece es el denominativo “Ocean”, que hace referencia al “océano” y de productos de mar; de esta manera ambos signos sugieren al consumidor o al usuario ciertas características o cualidades del producto o servicio, con lo cual hace factible el uso de su imaginación y del entendimiento para relacionarla con aquel signo.

DÉCIMO QUINTO:  En virtud a ello, al realizar el análisis el operador debe tratar de colocarse en el mayor grado posible dentro de la situación en que se encontrarían los posibles adquirentes de los productos o servicios afectados, teniendo en cuenta el grado de percepción del consumidor medio y la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, sin dejar de atender al carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado, ya que estas últimas circunstancias podrían modificar el contexto en el cual los signos son apreciados por el consumidor o incluso introducir variaciones en el carácter de los signos que les provean mayor o menor distintividad.

DÉCIMO SEXTO: En ese orden de ideas, al someter a comparación el signo Ocean Nutrition Canada que pretende registrar el demandante, y la marca Ocean Blue registrada por Isbrahim Trading Sociedad Anónima Cerrada se verifica a simple vista que el signo predominante es “Ocean” en el cual recae todo el peso del significado del producto o servicio a ofrecerse, más aún que ambos pertenecen a la misma Clase 29 de la Nomeclatura Oficial; lo cual hace más evidente la existencia de riesgo de confusión entre dichos signos; aunado a ello, corresponde también analizar respecto a la conexión competitiva en ambos productos; de lo que se  advierte que ambos pretenden registrar un producto para distinguir “aceite de pescado, aditivos alimenticios funcionales, suplementos nutricionales y suplementos dietéticos derivados de organismos marinos que no sean para uso médico de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Al respecto, el Tribunal en el Proceso 82-IP-2014[9] ha establecido algunos criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos; analicemos cada uno de dichos criterios y su efecto en el caso de autos: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; que en el presente caso la conexión se ha producido, pues ambos pertenecen a la Clase 29 de la Nomeclatura Oficial; b) canales de comercialización; que en el caso de autos, ambos productos se adquieren del consumidor común; c) similares medios de publicidad; esto es los medios de difusión de los productos, por lo que si los mismos productos se difunden por una publicidad general tales como: radio, televisión y prensa, es probable que se presente una conexión competitiva, o los productos serán competitivamente conexos; en el caso de autos, tenemos que ambos productos van dirigidos a productos alimenticios y complementarios, siendo su publicidad el mismo medio; d) relación o vinculación entre productos; al respecto, se puede indicar que al existir cierta relación entre los productos se puede crear una conexión; y así en el presente caso, ambos productos están dedicados a los alimentos derivados del mar, el cual genera una vinculación entre uno y otro, por encontrarse dentro del mismo mercado consumidor, los cuales pueden influir en una asociación que realiza el consumidor sobre el origen empresarial de dichos bienes, generándose una eventual confusión, al considerar el usuario que ambos productos provengan del mismo productor; e) uso conjunto o complementario de productos; referido al uso en conjunto de los productos, lo que en el caso de autos, no es probable, puesto que el consumidor o usara uno y no el otro producto, al ser ambos similares, resulta innecesario el consumo de ambos a la vez; sin embargo, no se descarta que el usuario/consumidor podría suponer que ambos productos se podrían complementar; y, f) mismo género de los productos; esto es, que pese a que están en diferentes clases y tengan diferentes funciones o finalidades, si tienen iguales características puede generar confusión; que en el presente caso se advierte similitud en la características en el producto en sí. Concluyéndose, de esta manera que además existe una conexión competitiva en dichos productos, por cumplirse los literales antes mencionados.

DÉCIMO OCTAVO: Conviene mencionar, a estos efectos, que el riesgo de confusión indirecta se presenta cuando a pesar de poder diferenciar adecuadamente los productos o servicios distinguidos por una marca respecto a los demás similares en el mercado, el consumidor –ya sea especializado-, piensa que en dichos productos tienen un origen empresarial diferente al que realmente poseen, al considerar que la marca que los identifica es una variación de otra registrada. Que en el caso de autos, además de existir identidad en el signo, el riesgo de confusión aumenta, al encontrarse ambos dirigida al mismo sector de consumidores.

DÉCIMO NOVENO: En este sentido, cabe indicar que lo expresado en la sentencia de vista, se encuentra acorde a los lineamientos establecidos por el Tribunal de la Comunidad Andina, conforme lo indicado precedentemente, pues se advierte que es posible el riesgo de confusión entre ambos signos, más aún la evidente existencia de una conexión competitiva de ambos.

VIGÉSIMO: Otro aspecto cuestionado es la no existencia de oposición y declaración de oficio de la denegatoria; ante ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha emitido reiterativos pronunciamientos respecto a los requisitos que debe tener “(…) el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad; el cual deberá contener como principales características que: 1) El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubiera presentado oposiciones o no hubiera solicitud expresa de un tercero; 2) El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134° de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los articulo 135° y 136° de la misma norma. En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136° literal a), es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”[10]. De esta manera, la demandada se encuentra facultada a proceder a realizar el examen de registrabilidad de la marca cuyo registro se solicita, conforme lo ha realizado con las resoluciones administrativas que se pretenden anular; verificándose de las mismas que este análisis de oficio ha sido correctamente sustentando en cada uno de sus rubros, especificando el motivo por el cual considera que la marca solicitada no puede registrarse, siendo su sustento fundamental el riesgo de confusión a generarse entre ambas marcas, cumpliéndose con ello con el principio de motivación de los actos.

VIGÉSIMO PRIMERO: Siendo ello así, y estando a la interpretación prejudicial,  obrante a fojas sesenta y uno del cuadernillo de casación, y del análisis efectuado en los considerandos precedentes,  se advierte que los fundamentos expuestos en la demanda como sustento de la pretensión impugnatoria, no corresponden ser amparados, por lo que lo resuelto se encuentra acorde a ley, pues la demanda debió ser desestimada en razón a que no se cumple con los presupuestos señalados en los artículos 131° y 132° del Decreto Legislativo N° 823, ni se satisface con la exigencia prevista en los artículos 135° y 136° de la Decisión 486, aplicables al presente caso.

4) DECISIÓN:

Por estas consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, Ocean Nutrition Canada Limited, de fecha diecisiete de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ciento diecinueve del cuadernillo de apelación; en consecuencia, NO CASARON la resolución dictada el trece de marzo de dos mil trece, obrante a fojas setenta y cinco del citado cuadernillo, que confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución número diez, de fecha cuatro de junio de dos mil diez, obrante a fojas ciento setenta del expediente principal, que declaró infundada la demanda incoada; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, sobre proceso contencioso administrativo; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama More.-

S.S.

LAMA MORE

WONG ABAD

ARIAS LAZARTE

CARTOLIN PASTOR

BUSTAMANTE ZEGARRA

Isd/Oaa