Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República
SENTENCIA
CAS. N° 175 - 2011
LIMA
Lima, veinticuatro de junio de dos mil catorce.-
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:
VISTA la causa; con el acompañado, con lo expuesto en el Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; con el Informe de Interpretación Prejudicial; en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha con los Vocales Supremos Walde Jáuregui - Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Malca Guaylupo; oídos los informes orales; se emite la siguiente sentencia:
1. RECURSO DE CASACIÓN:
Se trata del recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de fecha veinte de agosto de dos mil diez, obrante a fojas ciento noventa y seis contra la sentencia de vista de fecha doce de noviembre de dos mil nueve, obrante a fojas ciento setenta y siete, que confirmando la sentencia apelada de fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, obrante a fojas ciento doce, declara fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N° 0487-2007/TPl- INDECOPI y la Resolución N* 16379-2006/0SD-INDECOPI.
2. CAUSALES DEL RECURSO:
Mediante resolución de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas ochenta y nueve del cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación por infracción normativa de: a) Inaplicación del principio tantum devolutum quantum apellatum contenido en el artículo 370 del Código Procesal Civil, contraviniéndose por extensión el principio de congruencia procesal previsto en el artículo VII del Título Preliminar, y en el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil; señalando el recurrente que la Sala de mérito al emitir la sentencia de segundo grado ha dejado de ejecutar la ley procesal que manda e impone respecto al pronunciamiento de todos los extremos del recurso de apelación, ni mucho menos se ha emitido un juicio de valor respecto a criterios para establecer las semejanzas en las marcas utilizadas por las empresas; por lo que, se ha vulnerado el artículo 370 del Código Procesal Civil; b) Inaplicación de los incisos a), b) y c) del artículo 131 y del inciso b) del artículo 132 del Decreto Legislativo N° 823; alegando el recurrente que estos establecen los criterios obligatorios de confundibilidad que debe tener en cuenta el juzgador al momento de realizar el examen comparativo entre dos signos; y, sobre el inciso b) del artículo 132 del Decreto Legislativo N° 823, precisa que dicha norma establece los criterios de comparación entre dos signos denominativos, señalando que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema al emitir su pronunciamiento debió tener en cuenta lo dispuesto en estas normas, no obstante, no ha hecho referencia a ellas. Precisa además, que no se ha evaluado los signos FOLESEN y ROSELEN de manera conjunta, sino que se ha procedido a descomponer la unidad gráfica y fonética de los signos para encontrar diferencias entre sus elementos aisladamente considerados, sin ningún tipo de criterio técnico, sobre todo el criterio legal de impresión de conjunto de los signos, sino que además desnaturaliza el proceso natural de evaluación de los signos que discurre en la mente del consumidor al encontrarse frente a estos.
Además que no se ha efectuado la diferencia entre la confusión directa e indirecta, por el contrario, la sentencia cuestionada ha precisado que los signos en conflicto no serían confundibles; y, c) Infracción de los artículos 136 inciso a) y 151 de la Decisión N° 486.
3. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante este proceso UNIMED DEL PERÚ Sociedad Anónima, solicita la nulidad e ineficacia de la Resolución N° 487-2007/TPI-INDECOPI, de fecha trece de marzo de dos mil siete, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, que confirma la Resolución N° 16379-2006/OSD-INDECOPI de fecha veintinueve de setiembre de dos mil seis, que otorgó el registro de la marca del producto FOLESEN, solicitado por Valle Lamara Sociedad Anónima Cerrada, para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.
SEGUNDO: Demanda que fue declarada fundada en primera instancia y confirmada por la sentencia de vista de fecha doce de noviembre de dos mil nueve, toda vez que resulta evidente el riesgo de confusión al que puede ser inducido el público consumidor respecto de las marcas en conflicto, dada la clara similitud gráfica y fonética que no permitirá a un consumidor medio distinguir un bien respecto del otro al no existir en el signo solicitado la capacidad suficiente para ser distintivo, resultando irrelevante para el presente caso el que los productos pertenezcan a clases diferentes pues como se ha establecido, existe vinculación competitiva entre los productos en referencia, lo que no evitará el hecho de que un consumidor medio procurará asociar el signo de la demandada con el signo registrado de la demandante.
TERCERO: Según se ha explicado, a través del recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI se denuncian tanto infracciones normativas de carácter in iudicando como infracciones de carácter in procedendo. En ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in procedendo se emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre esta infracción, pues resulta evidente que de estimarse la misma, carecería de objeto pronunciarse sobre las demás causales, al encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales.
CUARTO: En virtud a lo señalado en el considerando anterior, el recurrente denuncia la infracción normativa por inaplicación del principio tantum devolutum quantum apellatum contenido en el artículo 370 del Código Procesal Civil, contraviniéndose por extensión el principio de congruencia procesal previsto en el artículo VII del Título Preliminar, y en el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, alegando para ello que la Sala de mérito al emitir la sentencia de vista ha dejado de ejecutar la referida norma procesal que manda e impone el pronunciamiento sobre todos los extremos del recurso de apelación, y mucho menos se ha emitido un juicio de valor respecto a los criterios para establecer las semejanzas en las marcas utilizadas por las empresas; por lo que se ha vulnerado el citado artículo 370 del Código Procesal Civil.
QUINTO: Al respecto, cabe recordar que si bien el debido proceso, en su manifestación de derecho a la motivación, impone al Juez el deber de absolver adecuadamente la totalidad de los extremos que razonablemente han sido objeto de debate en el proceso, manteniendo la debida concordancia entre aquello que resuelve y lo pedido por las partes, no debe perderse de vista que nuestro legislador ha previsto en el diseño actual del proceso civil una serie de reglas que precisan los alcances de este deber, en vista al momento y circunstancias en las cuales se lleva a cabo la actividad judicial, los cuales en modo especial se aplican a la actuación del tribunal de revisión. Así, por ejemplo, la prohibición de reformatio in peius, recogida en el artículo 370 del Código Procesal Civil, impide al órgano de revisión pronunciarse en condiciones que coloquen al apelante en una posición más perjudicial a la que tenía antes de apelar, aun cuando ello significara una solución más adecuada al caso; mientras que, por otro lado, el segundo párrafo de este artículo establece también otra limitación a las posibilidades de pronunciamiento del tribunal de apelación, al señalar que cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación.
SEXTO: En ese mismo sentido, se reconoce pacíficamente dentro de la doctrina procesal -y así lo ha declarado nuestra jurisprudencia[1]- que si el Juez Superior tiene plenitud para poder revisar, conocer y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el juez inferior, la extensión de los poderes de la instancia alzada está presidida por un postulado que limita el conocimiento del superior históricamente en el aforismo tantum appellatun quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante.
SÉTIMO: En el caso concreto, se advierte a fojas ciento veinte ocho, el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra la sentencia de primera instancia emitida por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que estuvo dirigida, entro otros, a cuestionar el extremo de la sentencia referida a los criterios establecidos en el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823, tales como: la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto en conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; el grado de percepción del consumidor medio; y la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación. Los cuales que de una revisión de la sentencia de vista, se aprecia que han sido debidamente resueltos tanto en el sétimo y noveno considerando de la referida sentencia, y que le permiten concluir que no es posible la coexistencia en el mercado de las marcas enfrentadas debido al riesgo de confusión que podría generarse en los consumidores.
OCTAVO: En atención a lo expuesto precedentemente, se concluye que la sentencia recurrida no ha infringido los artículos que se denuncian en el cuarto considerando de la presente resolución, ya que la misma ha sido emitida con observancia del principio de congruencia contenido en el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales establecido en el artículo 139 inciso 5 de nuestra Constitución Política. Principio de congruencia mediante el cual se exige que el Juez, al pronunciarse respecto a una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones que ante él hayan sido formuladas. En ese sentido y de acuerdo a lo desarrollado en el considerando anterior, se aprecia que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien actúa en segunda instancia, ha resuelto el recurso de apelación de manera congruente, desarrollando los fundamentos de hecho y derecho que desestiman los agravios planteados por el recurrente en el mencionado recurso impugnatorio. En consecuencia, este extremo del recurso de casación debe ser desestimado.
NOVENO: Con relación a la segunda infracción denunciada, cabe indicar que el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823, establece que: “A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; (...)”. Por su parte, el artículo 132 inciso b) de la precitada norma, estipula que: “Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131, se tendrá en cuenta lo siguiente: (...) b) La semejanza conceptual, (...)”.
DÉCIMO: Por lo que de una revisión de la sentencia de vista, se aprecia en el sétimo considerando de la misma, que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, establece que: “(...) de la impresión de conjunto de las marcas en disputa, tienen similar composición (FOLESEN/ROSELEN), igual extensión, misma cantidad de sílabas y secuencia de vocales que la componen, difiriendo únicamente /en las sílabas con que inician (FO/RO) y las cuales no resultan relevantes para distinguir sustancialmente los signos analizados (...)”.
Por otra parte, en el noveno considerando de la sentencia mencionada se afirma que (...) si bien los signos enfrentados distinguen en principio productos que no pertenecen a la misma clase (...); sin embargo, se aprecia que algunos de los productos tienen similar naturaleza, uso y finalidades dado que en algunos casos ciertos productos pueden ser utilizados conjuntamente para un mismo propósito y, en su caso, pueden constituir materias primas de otros, lo que evidencia una vinculación competitiva entre los productos de ambas clases, además que por esta misma razón existe una probabilidad cierta que tengan los mismos canales de comercialización. Asimismo, en el décimo considerando se establece que: “En cuanto a la comparación de los signos en el plano conceptual, este carece de base en tanto se advierte que dicho aspecto no fue materia de análisis en el procedimiento administrativo, ni ha sido alegado por la entidad recurrente al contestar la demanda”.
DÉCIMO PRIMERO: En ese sentido, se puede apreciar que la Sala Suprema revisora sí ha aplicado los criterios establecidos en los artículos 131 incisos a), b) y c); y, 132 inciso b) del Decreto Legislativo N° 823, en virtud de los cuales se advierte que los signos ROSELEN y FOLESEN tienen similitudes tanto fonéticas y de escritura, aplicando para ello criterios tales como su aspecto en conjunto y con un mayor énfasis en las semejanzas de las mismas que en sus diferencias. En consecuencia, a través del presente proceso judicial y lo determinado por las instancias de mérito, se han realizado todas las comparaciones que por Ley se exige para establecer la existencia del riesgo de confusión entre dos signos. Por lo tanto, éste extremo del recurso también deviene en desestimado.
DÉCIMO SEGUNDO: Finalmente, mediante Resolución Suprema de fecha cinco de setiembre de dos mil once, se ha declarado de oficio la infracción normativa de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión N° 486, debido a que los jueces de las instancias de mérito han aplicado normas del derecho comunitario, no obstante ello, la causa principal no ha sido remitida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la interpretación prejudicial de los citados artículos, en resguardo de los derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva. Por lo que esta Sala Suprema ordena remitir el cuaderno de casación a dicho Tribunal, quien a través del proceso 113-IP-2013, concluye respecto al artículo 136 literal a) de la Decisión N° 486, el cual regula las causales de irregistrabilidad de marcas; que el riesgo de confusión deberá ser analizado sujetándose a las i) reglas de comparación de signos, ii) la similitud fonética y ii) la conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.
DÉCIMO TERCERO: Con respecto a las reglas de comparación de signos, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, estas se resumen en cuatro reglas básicas, que comprenden: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto: y, d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. Por otra parte, sobre la similitud fonética señala que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido familiar, dependiendo de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Y sobre la conexión competitiva debe analizarse los siguientes factores: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Canales de comercialización, c) Similares medios de publicidad, d) Relación o vinculación entre productos, e) Uso conjunto o complementario de productos; y, f) Mismo género de los productos.
DÉCIMO CUARTO: Al respecto, la sentencia de vista establece que de la impresión de conjunto de las marcas en disputa se advierte que estas tienen similar composición, igual extensión, misma cantidad de sílabas y secuencia de vocales que las componen, difiriendo únicamente en las sílabas con que inician y que no resultan relevantes para distinguir sustancialmente los signos materia de análisis, pues se pierden en la pronunciación de cada signo, originando una similar entonación en ambos casos y generando una impresión visual semejante, lo que implica que son confundibles fonéticamente, en escritura y lectura. Y, teniendo en cuenta lo indicado por la Sala Superior, quien sustenta su decisión basándose en la aplicación de los artículos 136 literal a) de la Decisión N° 486; 130 inciso a), 131 y 132 del Decreto Legislativo N° 823, determina que entre la marca FOLESEN y ROSELEN existe conexión competitiva, y atendiendo a la semejanza entre las marcas comparadas, resulta razonable creer que exista un riesgo de confusión. En consecuencia, se aprecia que las normas que regulan los criterios a tener en cuenta para irregistrabilidad de un signo como marca que pueda ocasionar un riesgo de confusión han sido aplicadas al caso de autos por las instancias de mérito; razones por las cuales este extremo del recurso igualmente deviene en desestimado. Por otra parte, sobre el artículo 151 de la Decisión N” 486, cuya infracción ha sido declarada de oficio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica que no se interpretó por ser adecuado al caso de autos. Por lo que no se requiere de mayor análisis.
4. DECISIÓN:
Por tales consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de fecha veinte de agosto de dos mil diez, obrante a fojas ciento noventa y seis; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fecha doce de noviembre de dos mil nueve, obrante a fojas ciento setenta y siete; en los seguidos por UNIMED DEL PERÚ Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y otro sobre impugnación de resolución administrativa; MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Vocal Ponente: Acevedo Mena.-
SS.
WALDE JÁUREGUI
ACEVEDO MENA
VINATEA MEDINA
RUEDA FERNÁNDEZ
MALCA GUAYLUPO
Jbs/Isg