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SOLICITANTE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0890-2016/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 558351-2013/DSD

ACCIONANTE: BODEGAS ESMERALDA S.A.

EMPLAZADA: LUIS LIMACHE HUANCA

Cancelación Parcial de marca por falta de uso: Fundada.

Lima, seis de abril de dos mil dieciséis.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de diciembre de 2013, Bodegas Esmeralda S.A. (Argentina) solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca de producto constituida por la denominación AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo, que distingue, licores, vinos, aguardientes, licor macerado de frutas y licores para después de las comidas, bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza) de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 133089, a favor de Luis Limache Huanca (Perú) manifestando que no ha sido usada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la presente acción de cancelación, por su titular, ni por licenciatario u otra persona autorizada para ello.

Mediante escrito de fecha 15 de abril de 2014, Luis Limache Huanca absolvió el traslado de la cancelación interpuesta, manifestando que el registro de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089) no puede ser cancelado ya que está siendo utilizado en el mercado; para acreditar lo antes mencionado, presentó los siguientes medios probatorios:

1. Copia de un contrato privado de licencia de uso de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089) a favor de Tradición Tacneña “El Álamo E.I.R.L.”

2. Copia de 163 boletas de ventas de los productos AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089) de los años 2013, 2012 y 2011.

3. 9 Etiquetas de los productos de AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089).

4. Resolución de la Comisión de Signos Distintivos de un caso anterior de la opositora con un tercero.

5. Copia de factura N° 75939 emitida por la empresa Arequipa Expreso Marvisur.

6. Copia de factura N° 0130906 emitida por la empresa Soluciones de Empaque.

7. Listado de plan de pagos de crédito de la Caja Municipal Arequipa a favor de la emplazada.

8. Informe de Laboratorio “JCMA” de Arequipa sobre análisis del vino de la emplazada.

9. Invitación del gobierno Regional de Tacna sobre capacitación vinícola.

10. Licencia municipal de Pachía sobre funcionamiento y venta de vinos de la emplazada.

11. Copia de la Boleta N° 000884 del Grupo A y C del Perú de compra de aditivos para la emplazada.

12. Partida registral de su empresa.

13. Ficha RUC de su empresa.

14. Constancia de trabajador en su empresa.

15. Constancia de la Municipalidad de Calana de participación ferial de la emplazada.

16. Constancia de la Municipalidad de Calana de ventas de productos de la emplazada.

17. Licencia de funcionamiento de Tradición Tacneña “El Álamo”, vendedora de vinos de la emplazada.

18. Boleta de Perúgráfica sobre impresión de etiquetas.

19. Partida Registral N° 11038311 de Tradición Tacneña “El Álamo” vendedora de vinos de la emplazada.

20. Fincha RUC de Tradición Tacneña “El Álamo”.

21. Contrato de venta de uva a la emplazada.

22. Partida de matrimonio de los esposos Luis Limache Huanca y María Teodosia Saavedra.

23. DNI de los esposos.

24. Secuencia fotográfica de locales e instalaciones de su empresa.

25. Constancia del Gobierno Regional de Tacna sobre trámite de registro de DIGESA para su empresa.

26. Revista El Álamo de Tacna con reportajes completos a la fundación de Tradición Tacneña.

27. Revista Imágenes del Perú en la que se destaca la elaboración de los vinos de la emplazada del año 2007.

28. Revista El Álamo en la que se destaca los productos de la emplazada del año 2008.

29. Revista Imágenes del Perú en la que se destaca los vinos de la emplazada del año 2010.

30. Revista Imágenes del Perú que publicita los productos de la emplazada en el año 2011.

31. Revista de marketing de Imágenes del Perú que publicita los productos de la emplazada del año 2003.

32. Tríptico turístico donde se publicitan los productos de comidas y vinos de la marca El Álamo consumidos por peruanos y extranjeros que visitan en Tacna el establecimiento comercial de los esposos Luis Limache Huanca y María Saavedra.

Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2014, Bodegas Esmeralda S.A. manifestó que de la evaluación de los medios probatorios presentados advirtió que no resultan suficientes para acreditar el uso de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089). Asimismo, solicitó una audiencia de exhibición de las boletas originales presentadas por la emplazada y los libros de ventas.

Con fecha 26 de agosto de 2014, se llevó acabo la exhibición de pruebas conforme se advierte en el acta de la audiencia que obra en el presente expediente a fojas 316.

Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2014, Luis Limache Huanca manifestó, entre otros, que su marca está siendo usada y adjuntó nuevos medios probatorios:

- Copia de participación en ferias, emitida por la región Tacna.

- Fotos donde se aprecia la exposición de los productos de su empresa.

- Copia de la ficha RUC de su empresa.

- Ficha de la partida registral de su empresa “AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAS EL ALAMO S.R.L.

- Copia de 108 boletas de ventas.

Mediante Resolución N° 2727-2014/CSD-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación iniciada por Bodegas Esmeralda S.A. y canceló parcialmente el registro de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089), quedando registrada para distinguir únicamente vinos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto consideró lo siguiente:

- En el presente caso, no se tomarán en cuenta las facturas emitidas a favor de Agropecuaria y Agroindustria El Álamo S.R.L. y Luis Limache Huanca, toda vez que los mismos no se encuentran dentro del plazo relevante.

- De la revisión en conjunto de los medios probatorios presentados, se advierte que los mismos acreditan el uso de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089), para distinguir vinos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, dentro del periodo de prueba relevante, los cuales además han sido comercializados en cantidades razonables , lo que demuestra la puesta en el comercio de los productos identificados con dicha marca y por ende, su disponibilidad en el mercado en la cantidad que corresponde de acuerdo a la naturaleza de los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

- Así, dado que los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en cuestión para todos los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, para los que se concedió el registro de la marca, corresponde restringir la lista de productos consignados en el registro, la cual en adelante comprenderá únicamente vinos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 30 de septiembre de 2014, Bodegas Esmeralda S.A. interpuso recurso de apelación, manifestando lo siguiente:

- La resolución emitida por la Comisión no cumple con lo dispuesto por Ley, ya que la misma ha sido emitida sin observar la debida motivación con que todo acto administrativo debe contar a fin de salvaguardar el derecho al debido procedimiento administrativo.

- En ningún extremo de la resolución apelada, la Comisión fundamenta jurídicamente las razones por las cuales considera que los medios probatorios presentados son suficientes para acreditar el uso de la marca materia de cancelación.

- Por lo anterior, solicitan que se declare la nulidad de la resolución apelada por haber sido emitida en evidente omisión de sus requisitos de validez y contravenir lo estipulado en las leyes y normas reglamentarias.

- Sin perjuicio de lo anterior, proceden a cuestionar los medios probatorios presentados:

1) De las boletas de ventas aportadas: Además de la venta de comida, se puede apreciar la venta de vino en botella a granel con el término ÁLAMO y en algunos casos AL, siendo emitidas por la empresa Tradición Tacneña El Álamo E.I.R.L. que ofrece servicios de restauración a través de sus signos Rest. Campestre El Álamo y logotipo, conforme se aprecia en la parte superior derecha y en el centro de todas las boletas de ventas presentadas.

Asimismo, indicó que el logo que aparece en las boletas difiere del logotipo de la marca materia de cancelación.

Por otro lado, si bien se presentaron etiquetas de vino que contienen la reproducción de la marca materia de cancelación, en las boletas de ventas no se aprecia dicha marca, toda vez que únicamente se advierte el término Álamo, el cual no se encuentra registrado y no es objeto de cancelación.

Finalmente, agregó que teniendo en consideración que el vino es un producto de consumo masivo, la emplazada acredita la venta de 2 unidades al día.

2) De los medios probatorios en el cual se identifica a la empresa Agroindustrias El Álamo E.I.R.L.: Se deberá desestimar dichos medios probatorios, toda vez que se trata de una persona jurídica ajena al procedimiento que no cuenta con la correspondiente autorización de uso de la marca materia de cancelación. Asimismo, no se deberá tener en consideración al listado del plan de pagos de la Caja Municipal de Arequipa.

3) De las revistas, tríptico y la carta menú del Restaurant Tradición Tacneña: Dichos medios probatorios no cuentan con fecha cierta en la cual se verifique que se encuentran dentro del periodo de los tres años de uso, mientras que otros que si tienen fecha, se encuentran fuera del periodo para acreditar el uso.

4) De la consignación del nombre comercial en las boletas: Los medios probatorios presentados deben consignar expresamente la marca registrada, es decir, tal cual se registró.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Por otro lado, con fecha 10 de octubre de 2014, Luis Limache Huanca interpuso recurso de reconsideración en el extremo que se cancelaron los otros productos que distinguía su marca, sin embargo, mediante resolución 3255-2014/CSD-INDECOPI de fecha 11 de noviembre de 2014, la Comisión de Signos Distintivos la declaró infundada.

Mediante escrito de fecha 8 de junio de 2015, Luis Limache Huanca absolvió el traslado de la apelación interpuesta, manifestando lo siguiente:

- Reiteró que con los medios probatorios presentados si se acredita el uso efectivo de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089).

- Se deberá tener en consideración que al momento de emitir una boleta resulta una exageración consignar el nombre completo de la marca, es por eso que únicamente se identifica con el tipo de producto, vino, y la reducción de la marca, ALAMO.

Con fecha 12 de febrero de 2016, Luis Limache Huanca reiteró sus argumentos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si la Dirección de Signos Distintivos ha incurrido en alguna causal de nulidad al emitir la Resolución N° 2727-2014/CSD-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2014.

b) De ser el caso, si se ha acreditado el uso de la marca de producto AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Luis Limache Huanca es titular de la marca de producto constituida por la figura de una casa que contiene la denominación AGROINDUSTRIAS “EL ALAMO”, así como la figura de un árbol, unos barriles, botellas y arbustos; en los colores marrón, verde y blanco, conforme al modelo, que distingue, licores, vinos, aguardientes, licor macerado de frutas y licores para después de las comidas, bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza) de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 133089, vigente hasta el 29 de noviembre de 2017.

2. Extremos apelados

Mediante Resolución N° 2727-2014/CSD-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación iniciada por Bodegas Esmeralda S.A. y canceló parcialmente el registro de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089), respecto de aguardientes, licor macerado de frutas y licores para después de las comidas, bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza) de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, quedando registrada la marca materia de cancelación para distinguir únicamente vinos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

Ahora bien, teniendo en consideración que únicamente Bodegas Esmeralda S.A. ha interpuesto recurso de apelación en el extremo que no se ha cancelado la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089) en su totalidad, no corresponde a la Sala pronunciarse en el extremo que se canceló parcialmente la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089) respecto de aguardientes, licor macerado de frutas y licores para después de las comidas, bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza) de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

3. Nulidad del acto administrativo

3.1 Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14^[1].

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11^[2] de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

3.2 Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

De otro lado, el artículo 5 de la referida norma establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo:

(i) El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

(ii) En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.

(iii) No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.

(iv) El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

3.3 Motivación del acto administrativo

El artículo 3.4 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Al respecto, cabe citar a Morón Urbina, quien señala que una de las funciones del deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador “(…) ya que representa la exteriorización de las razones en cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e impugnarla; o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el control (…). No sólo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto”^[3].

3.4 Aplicación al caso concreto

Al interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 2727-2014/CSD-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2014, Bodegas Esmeralda S.A. señaló que se deberá declarar la nulidad de ésta, toda vez que dicha resolución no cumple con lo dispuesto por Ley, ya que la misma ha sido emitida sin observar la debida motivación con que todo acto administrativo debe contar a fin de salvaguardar el derecho al debido procedimiento administrativo.

Al respecto, de la revisión de la Resolución N° 2727-2014/CSD-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2014, se evidencia en el punto 3.2 de la referida resolución, la Comisión expone las razones por las cuales se considera que en su opinión los medios probatorios presentados por Luis Limache Huanca resultan suficientes para acreditar el uso de su marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089). Asimismo, se advierte que la resolución antes mencionada guarda coherencia en todos sus considerandos.

Por lo anterior, la Sala concluye que la Comisión de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 2727-2014/CSD-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2014 de acuerdo a ley y de acuerdo con los principios que rigen todo procedimiento administrativo, no habiendo incurrido en causal de nulidad.

4. Cancelaciones por falta de uso

4.1 Marco conceptual

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada si son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

4.2 Cancelación parcial del registro

El tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

De acuerdo a esta disposición, en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, la autoridad ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado.

Según sea el caso, la Autoridad deberá decidir si dispone que la marca mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en el registro o si limita los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente utilizados en el mercado; todo en función a las pruebas que se aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se conoce como cancelación parcial del registro.

El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 - al igual que la normativa anterior - establece que toda persona interesada podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación (artículo 165). En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial).

Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite una cancelación "parcial", la Autoridad - en aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo IV del Título Preliminar y 145 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - deberá encausar dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de la marca materia de la cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomará conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso.

La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenía bajo el régimen anterior, esta figura constituye una herramienta útil que contribuye a que la cancelación cumpla de mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustración, conviene señalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos jurídicos como el español y el Sistema Comunitario Europeo.

4.3 Condiciones del uso de la marca

El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:

(i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y

(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia[4] – que también resulta aplicable a la Decisión 486 – ha interpretado lo siguiente:

- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005 (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486):

(i) La norma dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

(ii) La norma establece –refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada– que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:

i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o

ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

La intención de la norma –a criterio de la Sala– no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”, como ha considerado la Oficina de Signos Distintivos. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486[5] .

Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta útil tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:

Marca “X”	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
	{a, b, c, d, e, f, g}	{a, b, c, d}	{e, f, g}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{c}	{a, b, d y demás}	{c}
	{a, b, c, d y demás}	{a, b, c, d}	{y demás}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al “y demás”]	{a, b, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b⁺} [b⁺ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece o es similar a b]	{a, c, d, e, f, g}	{b}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{m} [m no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a “a, b, c, d, e, f o g”]	{a, b, c, d, e, f, g}	{ø}

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

4.4 Forma del uso de la marca

Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)[6] en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)[7], dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado.

Finalmente, además de los criterios antes señalados, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

4.5 Uso de la marca de producto AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089)

En el presente caso, Luis Limache Huanca, a fin de acreditar el uso de su marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (Certificado N° 133089) que distingue productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, ha presentado los siguientes medios probatorios: