Royal Decree No. 929 of June 211942, as last amended by Legislative Decree No. 499 of October 8 1999
Trademark law (Published in the Official Journal ofthe Italian Republic No. 203, of August 29 1942)
English Translation by Societa Italiana Brevetti, Rome - Milan - F lorence -Varese - Verona
Title I TRADE MARK RIGHTS AND USE
Subtitle I TRADE MARK RIGHTS
Art. 1
1 . The rights ofthe proprietor of a registered trade mark consist in the right to make exclusive use of the mark. The proprietor has the right to prohibit third parties, not having his authorisation, from using: a) a sign identical with the trade mark for goods or services identical with those in respect of which the trade mark is registered; I b) a sign identical with or similar to the registered mark, for identical or similar goods or services if, by virtue ofthe identity or similarity ofthe signs and the identity or similarity ofthe goods or services, a risk of confusion may arise on the part ofthe public, which may also consist in a risk of association ofthe two signs; c) a sign identical with or similar to a mark registered for dissimilar goods or services, ifthe registered mark enjoys a reputation in the Country and if use ofthe sign without due cause permits the taking of unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute ofthe mark. 2. In the cases referred to in paragraph 1, the proprietor of the mark may in particular prohibit third parties from affixing the sign to the goods or their packaging; from offering the goods, from putting them on the market or from stocking them for said purposes, or from offering or supplying services under the sign; from importing or exporting goods under the sign, from using the sign in business correspondence and in advertising.
Art. 1 bis
1. The rights to a registered trade mark do not entitle its proprietor to prohibit third parties from using in their economical activity: a) their name and address; b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical ongm, time of production of the product or rendering of the service or other characteristics of the product or service; c) a trade mark when it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts; provided that the use is in accordance with the principles of honest practice and therefore is not in a trade mark sense, but only in a descriptive sense. 2. The rights to a registered trade mark furthermore do not entitle its proprietor to prohibit use of the mark for goods put on the market in the European Economic Community under the mark by the
1 Added by Legislative DecreeNo. 198 ofMarch 19 1996. 1
proprietor or with his authorisation. This limitation of the powers of the proprietor however does not apply when there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, in particular when their condition is changed or impaired after they have been put on the market.
Art. 2
1. The persons who perform the duties of guaranteeing the origin, nature or quality of certain goods or services, may obtain a registration for special marks as collective marks, and have the right to authorise manufacturers or merchants to use said marks. 2. The regulations governing the use of collective marks, the control thereofand the relevant sanctions must be attached to the application for registration; any amendment to these regulations must be communicated by the proprietors to the Italian Patent and Trade Mark Office, referred to in article 52 below, so that they may be included among the documents attached to the application. 3 . The provisions of paragraphs 1 and 2 are also applicable to foreign collective marks registered in the Country of origin, provided that the latter grants reciprocity oftreatment to Italy. 4. By derogation from article 18, paragraph 1, letter b), a collective mark may consist of signs or indications which may serve in trade as a designation of the geographical origin of the goods or services. In this case, however, the Office may (by means of a grounded decision), refuse the registration when the marks applied for could create situations of unjustified privilege, or be otherwise detrimental to the development of other similar initiatives in the area. In this regard, the above mentioned Office may solicit the opinion of governmental bodies and interested or competent agencies and bodies. Once granted, the registration of a collective mark consisting of a geograpliical name does not entitle the proprietor to prohibit third parties from using the same name in the course of trade, provided that such use is in accordance with the principles of honest practice and is therefore limited to the function ofindicating the origin. 5. Collective marks are subject to any other provision of the present Law, as long as it does not contrast with the nature of said marks.
Art. 3
1 . The renewal ofthe first registration of a mark or in any case of a registered mark belonging to the same proprietor, or to his assign, in accordance with article 5, takes place by a registration for renewal.
Art. 4
1. The exclusive rights considered in this Decree are granted with registration. 2. The effects of a first registration subsist from the filing date of the application. In the case of renewal, the effects subsist from the expiry ofthe prior registration. 3. Save for the provision of article 1, paragraph 1 , letter c), a registration is effective only with regard to the goods or services listed in the registration and to similar goods or services. 2 4. A registration has a duration often years from the above date, except in the case of renunciation by the proprietor. 5. A renunciation becomes effective upon its recordal in the register of trade marks referred to in article 10 ofPresidential Decree No. 540 ono June 1 972, and notice thereofmust be published in the Bulletin referred to in article 80 ofthe present Decree.
Art. 5
2 Amended by Legislative Decree No. 198 ofMarch 19'1996. 2
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1 . A registration may be renewed for the same prior mark, with respect to the same kind of goods or services in accordance with the International classification of goods and services under the Nice Agreement of 15 June 1957 and subsequent amendments. 2. However, modifications of non distinctive elements which do not substantially alter the identity of the mark originally registered are permitted. 3. Renewal is effected for ten year terms. 4. Renewal of the registration of a mark which has been transferred for some of the goods or services is effected by each proprietor separately. 5. The initiation and duration of the effects of registration remain unchanged for marks registered with the World Intellectual Property Organisation in Geneva.
Art. 6
Subject to the limits and conditions set forth in the following article, the Ministry of Industry and Commerce may grant, by special decree, a temporary protection to new marks affixed to goods or materials relative to the rendering of services displayed in official or officially recognised national or International exhibitions, held in the State territory or in a foreign Country granting reciprocity of treatment.
Art. 7
1. The temporary protection dates back the priority ofthe registration in favour ofthe proprietor..or. his assign to the date of delivery of the product or material relative to the rendering of services\:for the exhibition and is effective provided that an application for registration is filed within six months,from
·the date of delivery and in any case not later than six months from the opening ofthe exhibition. 2. In the case of an exhibition held in a foreign Country, if a shorter term is provided, an application for registration must be filed within that term. 3. Among marks for goods or services delivered for the exhibition on the same date, the mark for which an application for registration has been filed first has priority. 4. The aforesaid dates must be indicated by the interested party and cited in' the certificate of registration, upon their verification by the Italian Patent and Trade Mark Office.
Art. 8
[ 1 .] With respect to the registration of marks with the World Intellectual Property Organisation in Geneva - WIPO - the provisions ofthe International Conventions in force remain effective. [2.] International trademarks registered with the World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Geneva - under the Madrid Agreement concerning the international registration of marks and the Protocol relating thereto adopted in Madrid on June 27, 1 989 designating Italy as a country in which- protection is sought, must meet the requirements provided for by this decree in respect of national trademarks. [3.] The Italian Patent and Trade Mark Office carries out the examination of international trademarks designating Italy, in accordance with article 29, paragraph 1 , numbers 1) and 2).3
Art. 8 bis4
1 . International trademarks designating Italy may be the object of observations and of oppositions in
3 Second and third paragraph added by Legislative Decree No. 499 of October 8 1999. 4 Art. 8 bis to Art. 8 quinquies added by Legislative Decree No. 499 of October 8 1999.
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accordance with the provisions of articles 32 to 33 bis . 2. Observations and oppositions against an International trademark designating Italy under the Madrid Agreement and the Protocol relating thereto are submitted to the Italian Patent and Trade Mark Office and their respective filing periods run from the first day of the month following that ofthe publication in the "Gazette OMPI des marques internationales".
Art. 8 ter
1. The Italian Patent and Trade Mark Office shall, if it considers the mark unsuitable for registration in whole or in part, or ifan opposition thereto has been filed by a third party, issue a provisional refusal of the International registration and notify the WIPO, as provided for by article 5 of the Madrid Agreement and the Protocol relating thereto. 2. The provisional refusal provided for by paragraph 1 is issued within one year for International registrations based on the Madrid Agreement and eighteen months for those based on the Protocol relating thereto. The periods run from the dates respectively indicated in the cited international conventions . 3 . In the case of a provisional refusal, the trademark is afforded the same protection as that of a trademark filed with the Italian Patent and Trade Mark Office.
Art. 8 quater
1 . The proprietor of an International registration against which the provisional refusal mentioned in paragraph 1 of article 8 ter has been notified to the WIPO may, within the deadline fixed by the:1talian Patent and Trade Mark Office and through an agent as provided for by article 77, paragraphs 4iand 5, file his own arguments or request a copy of the notice of opposition on the basis of which the provisional refusal has been issued. In the latter case, the Italian Patent and Trade Mark Office. shall fix a further period for filing the arguments. 2. In case the proprietor of the International registration does not file his arguments in the prescribed manner within the period indicated in paragraph 1, the Italian Patent and Trade Mark Office issues the final refusal and notifies the WIPO. 3. The Italian Patent and Trade Mark Office notifies the WIPO any final decision concerning International trademarks designating Italy.
Art. 8 quinquies
1 . In the event of a trademark designating Italy on the basis of the Madrid Protocol being subsequently cancelled, in whole or in part, upon request of the Industrial Property Office of origin, its proprietor may file an application for registration for the same sign with the Italian Patent and Trade Mark Office. The said application takes effect from the date ofthe International registration and shall enjoy any recognised priority, or from that of the recordal ofthe territorial extension concerning Italy. 2. The application shall be filed within a period of three months running from the date on which the International registration is cancelled and may concern only the goods and services contained therein in respect ofItaly. 3. The application is governed by the current provisions for national applications .
Subtitle II TRADE MARK USE
Art. 9
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1 . In the case of prior use by third parties of an unregistered mark which is not known or is known only locally, said third parties are entitled to continue to use the mark, also in advertising, within the limits of the local use notwithstanding the registration of the mark.
Art. 10
1 . Use of a registered mark after the relevant registration has been declared null is prohibited, when the grounds of nullity make use of the mark unlawful.
Art. 11
1 . A mark may not be used in a manner contrary to law, nor in particular in a manner likely to create a risk of confusion on the market with other signs known to distinguish other parties' enterprises, goods or services, or, by virtue of the manner and context in which it is used, to mislead the public in any way, in particular as to the nature, quality or origin of the goods or services, or to infringe a third party's copyright, industrial property right or any other exclusive right.
Art. 12
[ 1 .] A merchant may affix his mark to the goods he sells but he may not suppress the mark of the manufacturer or dealer from whom he has received the products or goods.
Art. 13
1 . The adoption as a firm, business or corporate name and as a signboard of a sign identical with or similar to another party's mark is prohibited if, by virtue of the identity or similarity of the business of the proprietors of those signs and the goods or services for which the mark has been adopted, a risk of confusion may arise on the part of the public, which may also consist in a risk of association of the two signs. 2. The prohibition referred to in paragraph 1 extends to the adoption as a firm, business or corporate name and as a signboard of a sign identical with or similar to a mark registered for dissimilar goods or services, which enjoys a reputation in the Country if use of the sign without due cause permits the taking of unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the mark .
Art. 14 repealed
Art. IS
1 . A mark may be transferred for all or some of the goods or services for which it has been registered. 2. A mark may be licensed, even not exclusively, for all or some of the goods or services for which it has been registered and for the whole or a part of the State territory, provided that, in the case of a non-exclusive license, the licensee expressly undertakes to use the mark to distinguish goods or services identical to those put on the market or rendered under the same mark in the State territory by the proprietor or other licensees. 3. The proprietor of a trade mark may enforce the right to the exclusive use of the mark against the licensee who contravenes the provisions of the licensing agreement with regard to its duration, the manner of use of the mark, the nature of the goods or services for which the license is granted, the territory in which the mark may be used or the quality of the goods manufactured and of the services rendered by the licensee. 4. In any case, the transfer and license of the mark must not cause any deceptiveness in those features
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of the goods or services which are essential for appreciation by the
public.
Title II TRADE MARK SUBJECT MATTER AND PROPRIETOR
Subtitle I SUBJECT MATTER OF REGISTRATION
Art. 16
1 . Any new sign which can be represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, sounds, the shape of the goods or their packaging, colour combinations or tonalities, provided that they are capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises and save for the provisions of articles 18 and 21, may be registered as a trade mark.
1 . According to the preceding article 16, signs are not new if, on the filing date ofthe application::.. a) they consist exclusively of signs which have become customary in the current language orAn! the established practices ofthe trade; b) they are identical with or similar to a sign already known as a mark or distinctive sign of goods or services manufactured, put on the market or rendered by other parties for identical or similar goods or services, if by virtue ofthe identity or similarity ofthe signs and the identity or similarity of the goods or services, a risk of confusion may arise on the part ofthe public, which may also consist in a risk of association of the two signs. Marks which in accordance with article 6 bis of the Paris Union Convention (Stockholm text, July 14, 1967) are well-known by the concerned public, also by virtue of the knowledge obtained in the Country as a result of the promotion of the mark, are likewise considered known. Prior use of the sign, when it is not known or it is known only locally, does not prejudice novelty. Prior use ofthe sign by the applicant or his assignor is not a bar to registration; c) they are identical with or similar to a sign already known as a firm, business or corporate name and as a signboard adopted by other parties if, by virtue of the identity or similarity of the signs and the identity or similarity of the business they carry out and the goods or services for which the mark has been registered, a risk of confusion may arise on the part of the public, which may also consist in a risk of association of the two signs . Prior use of the sign, when it is not known or it is known only locally, does not prejudice novelty. Prior use ofthe sign by the applicant or his assignor is not a bar to registration; d) they are identical with a mark already registered in the Country by other parties or having effect in the Country pursuant to an application filed at an earlier date or having effect from an earlier date on the basis of a priority right or a valid seniority claim, for identical goods or services; e) they are identical with or similar to a mark already registered in the Country by other parties or having effect in the Country pursuant to an application filed at an earlier date or having effect from an earlier date on the basis of a priority right or a valid seniority claim, for identical or similar goods or services, ifby virtue ofthe identity or similarity ofthe signs and the identity or similarity of the goods and services, a risk of confusion may arise on the part of the public, which may also consist in a risk
5 Article amended by Legislative Decree No. 198 ofMarch191996 and subsequently by Legislative Decree No. 499 ofOctober 81999.
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of association of the two signs;
f) in the cases referred to in letters d) and e), an earlier mark which has expired by more than two years, or three in the case of a collective mark, or which can be considered forfeited for non-use in accordance with article 42 below at the time of the filing of a claim or counterclaim for nullity does not prejudice novelty; g) they are identical with or similar to a mark already registered in the Country by other parties or having effect in the Country pursuant to an application filed at an earlier date or having effect from an earlier date on the basis of a priority right or a valid seniority claim, for dissimilar goods or services, when the earlier mark enjoys a reputation in the Community, if it is a Community mark, or in the Country and when use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute ofthe earlier mark; h) they are identical with or similar to a mark which is already well-known in accordance with article 6 bis of the Paris Union Convention (Stockholm text, July 14, 1967), for dissimilar goods or services, when the conditions referred to in letter g) exist. 2, For the purposes of paragraph 1 , letters d), e) and g), earlier applications are assimilated to prior registrations provided their consequent registration.
Art. 18
1 . In addition to signs different from those set forth in article 16, the following may not be the subject of a trade mark registration: a) signs contrary to the law, public policy or accepted principles ofmorality; b) signs consisting exclusively of generic denominations of goods or services or descrip.tive indications relating thereto, such as signs which may serve, in trade, as a designation of the'··kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or time of production of the goods or ofthe rendering ofthe service, or other characteristics ofthe product or service; c) signs consisting exclusively of a shape imposed by the very nature of the goods, of a shape of goods which is necessary to obtain a technical result or of a shape which gives substantial value to the goods; d) escutcheons and other signs referred to in the pertinent International Conventions in force, in the cases and under the conditions set forth in such Conventions; as well as signs including badges, emblems and escutcheons which are of public interest, unless the competent authority has authorised their registration; e) signs capable of deceiving the public, in particular as to the geographical origin, nature or quality of the goods or services; f) signs the use of which would constitute infringement of a third party's copyright, industrial property right or any other exclusive right belonging to a third party.
Art. 19
1 . By derogation from articles 17, paragraph 1, letter a) and 18, paragraph 1, letter b), those signs which, by virtue ofthe use which has been made ofthem, have acquired a distinctive character, prior to the date of application for registration, may be the subject of a trade mark registration.
Art. 20 repealed
Art. 21
[1 .] Portraits of persons may not be registered as marks without their authorisation and, after their death, without the authorisation of their spouse and children; in their absence or after their death, of
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their parents or other ascendants; and, in the absence or after the
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degree inclusive.
[2.] Personal names different from the applicant's may be registered as marks provided that use thereof does not i ure the reputation, credit or dignity of those who are entitled to bear such names. The Italian Patent and Trade Mark Office has however the power to subordinate registration to the authorisation set forth in paragraph 1 of the present article. In any case, registration shall not prevent those entitled to the name from using it in the firm name oftheir choice. [3 .] If well-known, the following may be registered as marks only by those entitled to them or with their authorisation or with the authorisation of the persons referred to in paragraph 1: personal names, signs used in artistic, literary, scientific, political or sports fields, denominations and abbreviations of exhibitions and events, and non-profit bodies and associations, as well as the characteristic emblems thereof
Subtitle II TRADE MARK PROPRIETOR
Art. 22
1 . A trade mark registration may be obtained by anyone who is using, or intends to use the mark in connection with the manufacture or trade of goods or the rendering of services in his undertaking or subsidiary undertakings or undertakings using it with his authorisation. 2. A trade mark registration may not be obtained by anyone who has made the application in bad faith. 3. Trade mark registrations may be obtained also by State, Regional, Provincial and Municipal Administrations.
Art. 23 6
1 . A trade mark registration may be granted to foreigners not having in the State territory the enterprises from which the goods or services distinguished by said mark originate, if the applicants' Countries grant reciprocity oftreatment to Italian citizens. 2. Citizens ofthe Countries which have ratified and made the Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property rights effective, which was adopted in Marrakech on April 1 5, 1994, are accorded the same treatment provided for Italian citizens. 3. All benefits in trade mark matters which are, have been or will be recognised in the State territory in favour of foreigners by international Conventions are to be considered extended to Italian citizens.
Art. 24
1. The proprietor ofa foreign mark or his assign is entitled to obtain, in accordance with International Conventions, the registration of a mark which has been previously registered abroad, and to which reference is made in the application.
Title III APPLICATION, EXAMINATION AND REGISTRATION
6 Added by Legislative DecreeNo. 198 ofMarch 19 1996. 8
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Art. 25
1 . An application for registration of a trade mark must be made by the person entitled to obtain the same in accordance with this Decree or with International Conventions, or by his assign. 2. When a final judgement establishes that a person other than the applicant is entitled to the registration of the mark, such person, if the registration has not yet been granted and within three months from the final judgement, may at his choice: a) take over the application for registration in his own name and assume the capacity of applicant in every respect; b) file a new application for registration which, provided that its subject mark is substantially identical with that of the original application, has effect from the filing or priority date of the original application, which in any case ceases to be effective; c) obtain the rejection ofthe application. 3 . If the registration has been granted in the name of a person other than the one entitled to it, the latter may at his choice: a) obtain a court judgement, having retroactive effects, ordering the transfer to his name of the certificate ofregistration; b) enforce the nullity ofthe registration granted in the name ofthe person not entitled to it.
Art. 26
[1.] The application must be accompanied by a specimen of the mark and must indicate the kind of goods or services to be distinguished by the mark. [2.] Regulations may lay down special provisions concerning the information to be supplied in specific cases and the documents to be filed in support of each application, including those for International registrations in accordance with the Conventions in force. [3 .] In the case of a priority claim deriving from an application filed abroad, or from the display ofthe goods or materials relative to the rendering of services, the applicant shall file documents and information proving the existence of the priority with the Italian Patent and Trade Mark Office.
Art. 27
[ 1 .] Each application may cover only one mark. [2.] If the application covers more than one mark, the Italian Patent and Trade Mark Office shall request, assigning a term, the party concerned to limit his application to a single mark, with permission to file separate applications for the remaining marks, having effect from the date of the first application. [3.] An appeal to the Board of Appeals referred to in article 53 below, suspends the term assigned by the Office.
Art. 28
1 . If a renewal is applied for a mark consisting of an alteration of the distinctive elements of the prior mark, the Italian Patent and Trade Mark Office shall request, assigning a term, the party concerned to amend the application for renewal to an application for first registration having effect from the date of the application for renewal. 2. In the case ofan appeal to the Board, the provisions ofthe preceding article apply.
Art. 29
[ 1 .] The examination of an application, the formal regularity ofwhich has been recognised, is directed
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to ascertain:
1) whether, in the case of collective marks, article 2 ofthis Decree can apply; 2) whether the word, design or sign, can be registered as a mark in accordance with articles 16, 17, paragraph 1 , letter a), 18, paragraph 1 , letters a), b), c), d), e) and 21; 3) whether the conditions referred to in article 23 are met; 4) in the case referred to in article 24, whether the conditions set forth in International Conventions are met. [2.] If the above mentioned conditions are not met, the Italian Patent and Trade Mark Office rejects the application.
Art. 30
[ 1 .] In the case of a mark including words, designs or signs having a political significance or a highly symbolic value, or including heraldic elements, the Office shall forward, prior to registration, a' specimen ofthe mark and whatever else may be required, to the interested or competent governmental bodies in order to hear their opinion, in accordance with the provision ofthe following article. [2.] The Office has the power to proceed in accordance with the preceding paragraph if there exists a doubt as to whether the mark may be contrary to public policy or accepted principles ofmorality.
Art. 31
[ 1 .] Ifthe interested or competent body referred to in the preceding article issues an opinion contrary to the registration ofthe mark, the Office rejects the application.
1. Within sixty days following the publication ofthe trade mark application as provided for by article 35, paragraph 1, any interested.party may, without thereby becoming a party to the registration proceedings, address the Italian Patent and Trade Mark Office written observations, explaining the grounds on which the mark should not be registered ex officio. 2. Ifthey are deemed pertinent and relevant, the observations shall be notified by the Italian Patent and Trade Mark Office to the applicant, who may file his own arguments within a period of thirty days from the notification.
Art. 32 bis
1. Within three months following the publication of the trade mark application provided for by article 35, paragraph 1, notice of opposition to the registration ofthe trade mark may be entered: In order to be admissible, the said opposition must be in writing, must specify the grounds on which it is made and must be documented. 2. Those legitimated to enter an opposition are the proprietor of an earlier registered trade mark; whoever has applied to register a mark on an earlier date or which claims a priority or seniority; the exclusive licensee ofthe trade mark; the persons, bodies and associations referred to in article 2 1 . 3 . The grounds for refusal that can be raised by opposition against the registration of the mark are those provided for by article 17, paragraph 1, letters d) and e), insofar as all or a part of the goods or services in respect ofwhich registration has been applied are concerned, as well as the lack of consent to registration on the part ofthose entitled to the right, mentioned in article 2 1 .
Art. 32 tel'
7 Art. 32 to Art. 32 quinquies added by Legislative Decree No. 499 of October 8 1999. 10
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1 . Within thirty days from expiry of the period mentioned in article 32 bis, paragraph 1, the Italian Patent and Trade Mark Office notifies the opposition to the applicant, who may file his written arguments within the period set by the Office itself. 2. In the course of the opposition proceedings, the Italian Patent and Trade Mark Office m ay at any time invite the parties to file within the peremptory period of thirty days any additional documents, arguments or observations in respect of the allegations, arguments and observations of the other parties. 3 . On request ofthe applicant, the opponent who is the proprietor of an earlier trade mark registered for at least five years, shall furnish suitable documents to prove that the said trade mark has been the object of effective use by him or with his consent in connection with the goods or services in respect of which the trade mark has been registered and on which the opposition is based, or that there are legitimate reasons for non-use. In the absence of proof to this effect, which must be furnished within thirty days from the notification of the request by the Italian Patent and Trade Mark Office, the opposition shall be rejected. If the effective use is proved for a part only of the goods or services in respect of which the earlier trade mark has been registered the trade mark shall, for the sole purpose of the examination ofthe opposition, be deemed to be registered in respect ofthat part only of the goods or services. 4. At the end ofthe opposition proceedings the Italian Patent and Trade Mark Office shall either reject the application, in whole or in part, if it results the mark may not be registered for all or a part only of the goods or services indicated in the application, or shall reject the opposition.
Art. 32 quater
1 . The proceedings of an opposition entered on the basis of article 32 bis, paragraph 2, by the proprietor of a trademark application is suspended until the said mark is registered. Equally, the proceeding of an opposition based on an International trade mark is suspended until the period for refusal or for entering opposition against the said trade mark has expired or the relevant examination or opposition proceedings have been concluded. 2. The opposition proceeding may be suspended, on request of the applicant, if a decision is pending on the nullity or revocation of the trade mark on which the opposition is based, or in connection with the ownership ofthe r ight to registration under article 25, until a final decision is rendered. On request ofthe applicant, the suspension may subsequently be revoked. 3 . In the event of multiple oppositions against the same mark, those following the first opposition are joined with the latter .
Art. 32 quinquies
[ 1 .] .If the applicant intends gaining protection ofthe trade mark abroad under the Madrid Agreement, the Italian Patent and Trade Mark Office shall proceed to its registration and carry out the relevant inscriptions even if an opposition has been entered. [2.] Ifthe trade mark application has not yet been published as provided for by article 35, paragraph 1 , the publication o f its registration pursuant to paragraph 1 i s accompanied b y a notice that such publication is the starting period for opposition provided for by articles 32 bis and following. [3 .] Acceptance ofthe opposition determines the total or partial cancellation ofthe trade mark.
Art. 338
[ 1 .] The decision by which the Italian Patent and Trade Mark Office rejects a trade mark application in
8 Amended by Legislative Decree No. 499 of October 8 1999. 1 1
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whole or in part, or declares an opposition inadmissible or rejects it, is notified to the parties who, within thirty days from the date of the notification, have the possibility of entering an appeal before the Commission mentioned in article 7 1 , paragraphs 1 and 2, of Royal Decree No. 1 127 of June 29 1 939 and subsequent modifications.
Art. 33 bis9
1 . The opposition proceedings are concluded if: a) the mark on which the opposition is based has been declared null or revoked by a final decision; b) the opposition is withdrawn; c) the trade mark application which is being opposed is withdrawn or is rejected by a final
decision; d) whoever has entered the opposition ceases to be legitimised pursuant to article 32 bis, paragraph
2.
Art. 34
1. The registration does not preclude the exercise of judicial actions concerning the validity or proprietorship ofthe mark.
Art. 35
1 . The Office publishes a notice of applications and registrations effected and a specimen ofthe marks in the Bulletin referred to in article 80 ofthe present Decree. 2. Once the application has been filed, the specimens of the mark and, in general, the documents relative thereto are made available for public inspection.
Title IV REGISTRATION FEES
Art. 36
1 . The registration of a trade mark is subject to the following fees: a) application fee for first registration; b) first registration fee to be computed on the basis of the number of classes referred to in the International classification of goods and services under the Nice Agreement of 1 5 June 1957 and subsequent amendments; c) renewal fee, also to be computed on the basis of the number of classes referred to in said International classification. 2. For the International registration of a mark the application fee must be paid in addition to the fees established by the International Conventions.
Art. 37 repealed
Art. 38
1 . The application fee and the first registration fee must be paid prior to the filing ofthe application.
9 Added by Legislative Decree No. 499 of October 8 1999. 1 2
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2. Likewise, the renewal fee must be paid prior to the filing ofthe relevant application. 3. Ifan application is rejected or voluntarily renounced before the registration is granted, the fees paid, except the application fee, are refunded.
Art. 39 repealed
Art. 40
1. When, due to an evident error or any other excusable reasons, a fee has been paid incoinpletely or in any case irregularly, the Italian and Patent Trade Mark Office may also accept the belated balance ofthe payment.
Title V REGISTRATIONS FORFEITURE AND NULLITY
Art. 41
1. A trade mark becomes forfeited in the following cases: a) if, in consequence of acts or inactivity of its proprietor, the mark has become the common name in the trade ofthe product or service; b) if, by virtue ofthe manner and context in which it is used by its proprietor or with his autholiisation for the goods or services for which it is registered, the mark becomes capable of misleading the public, in particular as to the nature, quality or origin ofthe goods or services; c) ifthe mark has become contrary to the law, public policy or accepted principles ofmorality.
Art. 42
1 . A mark furthermore becomes forfeited if it has not been put to genuine use by the proprietor or with his authorisation, for the goods or services for which it has been registered, within five years from registration or if such use has been suspended for a continuous period of five years, unless the non-use is justified by a legitimate cause. 2. Both use of the mark in a modified form not altering its distinctive character and affixing in the Country the mark to goods or their packaging for export purposes constitute use of the mark within the meaning ofthe present article. 3. Except for the case of rights to a mark acquired by third parties through application or use, forfeiture cannot be enforced when, between the expiry of the five year period of non-use and the filing of a claim or counterclaim for forfeiture, genuine use of the mark has been started or resumed. However, if the proprietor makes preparations for the commencement or resumption of use of the mark only after having become aware that a claim or counterclaim for forfeiture is about to be filed, such commencement or resumption are disregarded if they did not occur at least three months prior to the filing of the claim or counterclaim for forfeiture; such period however is relevant only if it has elapsed after the expiry ofthe five year period ofnon-use. 4. Furthermore, forfeiture for non-use shall not occur if the proprietor of a non-used mark is at the same time the proprietor of one or more similar marks still in force, of which at least one is being genuinely used to distinguish the same goods or services.
Art. 43
1 . A mark furthermore becomes forfeited if the proprietor omits the controls set forth in the
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regulations governing the use of a collective mark.
Art. 44 repealed
Art. 45 repealed
Art. 46 repealed
Art. 47
1. Save for the provisions ofthe following article, a mark is null: a) if it lacks any of the requisites set forth in article 16 or if there exist any of the bars set forth in article 17; b) if it is in contrast with the provisions of articles 18 and 22, paragraph 2; c) if it is in contrast with the provisions of article 21; d) in the case set forth in article 25, paragraph 3, letter b).
Art. 47 bis
1. By derogation from article 47, paragraph 1, letters a) and b), in connection with articles· 17, paragraph 1, letter a) and 18, paragraph 1, letter b), a mark cannot be declared null if, prior to the filing of a claim or counterclaim for nullity, the sign has acquired a distinctive character by virtue of the use which has been made of it.
Art. 47 ter
1. If the grounds for forfeiture or nullity of a trade mark exist in respect of only some of the goods or services for which the mark has been registered, the forfeiture or nullity affects only those goods or services.
Art. 48
1. The proprietor of an earlier trade mark according to article 17, paragraph 1, letters d), e), g) and h),!O and the proprietor of a right of prior use which is known not only locally, who have tolerated for five consecutive years use of a later identical or similar registered mark, while being aware of it, are not entitled, on the basis oftheir earlier mark or prior use, either to apply for the declaration of nullity ofthe later mark or to oppose use ofsuch mark for the goods or services for which said mark has been used, unless the later mark has been applied for in bad faith. The proprietor of the later mark may not oppose use ofthe earlier one or the continuation ofthe prior use. 2. The preclusion ofthe claim for nUllity referred to in paragraph 1 extends also to third parties. 3. The provision of paragraph 1 also applies to the case of a mark registered in violation of articles 18, paragraph 1, letter f) and 21.
Title VI RECORDALS
10 Added by Legislative Decree No. 198 ofMarch 19 1996. 1 4
Art. 49
[ 1 .] Save for the provisions of article 1 5 above, the following must be made public by recordal with the Italian Patent and Trade Mark Office: 1) deeds inter vivos, with or without consideration, constituting, modifying or transferring personal or property beneficial uses or security interests concerning national marks; 2) deeds of partition, company deeds, deeds of settlement, deeds of surrender relative to the rights considered in the preceding number; 3) judgements establishing the existence of the deeds set forth in the preceding numbers, when such deeds have not been previously recorded. Judgements establishing the nUllity, annulment, termination, rescission, revocation of a recorded deed must be noted in the margin ofthe recordal ofthe deed to which they refer. Furthermore, judicial claims to obtain the judgements referred to in the present article may be recorded; in such a case, the effects of the recordal of the judgement date back to the date of recordal ofthejudicial claim; 4) wills and deeds proving the intestate succession and the judgements relative thereto.
Art. 50
[1 .] The recordal is subject to the payment of a prescribed fee. [2.] In order to obtain a recordal, the applicant must file a proper application for recordal, enclosing a certified copy of the public deed, or either the original or a certified copy of the private deed",duly authenticated. Whenever authentication is not possible, the Italian Patent and Trade Mark Office has the power to allow therecordal of non-authenticated private deeds. [3.] The Office, having examined the formal regUlarity of the deeds, proceeds, without delay, to the recordal which has effect from the filing date ofthe application. [4.] The applicant, within 30 days, may appeal to the Board of Appeals against a rejection issued by the Office. [5.] The order ofthe recordals is determined by the order in which the applications are filed. [6.] Omissions or inaccuracies not inducing absolute uncertainty with respect to the deed which is to be recorded or with respect to the mark to which the deed refers, do not affect the validity of the recorda! .
Art. 51
[ 1 .] The deeds and judgements referred to in article 49 above, except the wills and the other deeds and judgements set forth in number 4, until they are recorded, are ineffective against third parties who have by any title acquired and legally maintained rights to a mark. [2.] In the concurrence ofmore than one assignee of the same right from the same proprietor, the one who has recorded his title first prevails. [3.] Wills and deeds proving the intestate succession and the judgements relative thereto are recorded for the sale purpose of establishing the continuity oftransfers.
Title VII ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL SYSTEM
Art. 52
[1.] The Italian Patent and Trade Mark Office within the Ministry ofIndustry and Commerce, referred
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to in article 70, paragraph 1, of Royal Decree no. 1 127 of 29 June 1939 concerning patents for industrial inventions, performs the services pertaining to the matters governed by this Decree. [2.] With respect to the procedures set forth in said article 70, paragraph 2 (no longer in force), the powers of said Office with respect to the matters governed by this Decree shall also be taken into account.
Art. 53
[ 1 .] Those appeals allowed by this Decree against actions taken by the Italian Patent and Trade Mark Office shall be decided by the Board of Appeals referred to in article 71, paragraphs 1 and 2 of Royal Decree No. 1 127 of29 June 1939 , concerning patents for industrial inventions. [2.] The members of said Board, as well as technical experts, may be selected among both officials actively serving and retired officials, provided that the categories of officials from which the selection is to be made are those set forth in said article 7 1 and any other provision of such article is complied with.
[3.] The Board issues its judgements and the grounds thereof, after having heard the interested parties or their representatives or agents and having considered their written arguments. [4.] The remaining provisions of said article 71 and those of articles 72 and 73 of Royal Decree No. 1 127 of29 June 1939 are likewise applicable to trade mark matters .
Art. 54
[ 1 .] The Board of Appeals referred to in the preceding article acts also as an advisory office for the Ministry of Industry and Commercell not only in matters of patents for industrial inventions and in matters of industrial utility and ornamental models, but also in matters oftrade marks.
Art. 55
[ 1 .] Legal actions in trade mark matters have the nature of personal property actions.
Art. 56
[ 1 .] Actions concerning marks already registered or in the course of being registered and actions concerning marks registered with the World Intellectual Property Organisation in Geneva, in so far as their effects in the State territory are involved, are brought before the judicial authorities of the Country, irrespective ofthe citizenship, domicile or residence ofthe parties. [2.] Such actions are brought before the judicial authority ofthe defendant's domicile; however, when the defendant does not have his residence, home or elected domicile in the State territory, said actions are brought before the judicial authority where the plaintiff has his domicile or residence; when neither the plaintiff nor the defendant has an actual or an elected domicile in the State territory, the judicial authority ofRome has jurisdiction. [3 .] The indication of domicile entered in the original certificate of registration constitutes election of domicile for the purposes of determining the jurisdiction and for any administrative and judicial notification.
Art. 57
II Renamed "Ministry ofProductive Activities".
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[ 1 .] Whenever actions are based on facts which allegedly injure the plaintiff's rights, these actions may be brought before the judicial authority having jurisdiction in the place where the facts have been committed. '
Art. 58
1 . The burden of proving the nullity or forfeiture of a registered mark lies in any case on the party contesting it. 2. Proof of forfeiture for non-use may be provided by any means, including presumptions of facts. 3. When established in a final judgement, forfeiture and nullity of a mark have effects erga omnes.
Art. 58 bisl2
1 . Where a party has presented serious indications to support his claims and has specified documents, evidence or information possessed by the adverse party which may confirm said indications, he may obtain that the judge order this evidence to be produced or that the judge acquires the information through interrogatory ofthe adverse party. The party may also obtain that thejudge orders the adverse party to provide the information aimed at identifying those persons involved with the manufacture and distribution ofthe infringing goods or services. 2. The judge, in granting the orders above described, shall adopt the appropriate measures to protect reserved information, having heard the defendant.
Art. 5913
1 . Actions directed at obtaining a declaration ofrevocation or nullity of a trade mark may be brought by any interested party and initiated ex officio by the public prosecutor . Nevertheless, actions directed at obtaining a declaration of nullity of a trade mark on the basis of one ofthe grounds provi ded for by article 17, paragraph 1 , letters b), c), d), e), g) and h), or for the mark being in contrast with the provisions of articles 18, paragraph 1 , letter f) or with the provisions of article 2 1, and in the case of article 25, paragraph 3, letter b), may be brought only by the proprietors of earlier rights mentioned in the said articles. 2. Actions for revocation or nullity of a trade mark must be brought against all those who are entered in the original certificate ofregistration as having a right in the mark. 3. The relevant judgements shall be entered in the original certificate of registration by the Italian Patent and Trade Mark Office.
Art. 60
1 . A copy of the Statement of claims of every civil action in matters of registered marks must be communicated to the Italian and Patent Trade Mark Office by the claimant. 2. Whenever the aforesaid communication has not been effected, the judicial authorities, at any stage ofthe proceedings and prior to deciding on the merits, order that such a communication be effected. 3. The clerk ofthe court must transmit a copy ofthe relative judgements to said Office.
Art. 61 14
[ 1 .] The owner oftrade mark rights for trade marks which have been registered or are in the course of
12 Added by Legislative Decree No. 198 ofMarch 19 1996. 13 Amended by Legislative Decree No. 499 of October 8 1999 14 Amended by Legislative Decree No. 198 ofMarch 19 1996. 1 7
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being registered may request the description or seizure of some or
all the articles produced in violation of these rights as well as the means employed in the production of such articles and of the elements of proof concerning the reported violation. Suitable means are in the last case adopted to guarantee the protection of confidential information.
Art. 62 15
1 . Unless differently provided in the subsequent paragraphs, the proceedings provided for under Art. 61 are ruled by the rules of the Civil Procedure Code concerning the provisional measures of description and seizure. 2. The description and the seizure shall be carried out by a law officer with the assistance, where needed, of one or several experts and with the help ofwhatever photographic or other technical means may be required for the investigation. 3. The interested persons, or their representatives, may be authorised to attend the operations or to be assisted by technicians oftheir choice. 4. Paragraphs 2 and 3 of sect. 693, Civil Procedure Code, do not apply to the description. In the meaning of sect. 697 of the Civil Procedure Code, the character of exceptional urgency has to be evaluated in the sense ofnot prejudicing the working ofthe measure. Sections 669-octies, 669-novies, 669-undecies and 675 ofthe Civil Procedure Code are also applied to the description. 5. After expiration of the term of sect. 675 Civil Procedure Code, the description and seizure operations already begun may be completed, but other operations based on the same measure can not be started; it is in any case possible to request the judge to dispose further measures of description or seizure during the proceeding on the merits. 6. Description and seizure may concern articles owning to subjects even not identified in the request, provided they concern articles manufactured, offered, imported or put on the market by the .. party against which the aforementioned actions have been issued and provided that such articles are not intended for personal use. The report of the seizure and description operations, with the request and the action, must be served on the third whom belong the articles on which the description and the seizure were issued, within 1 5 days from the conclusion ofthe above operations, otherwise they shall lose their effects.
Art. 6316
1 . The owner of trade mark rights for trade marks which have been registered or are in the course of being registered can request an injunction to be issued against the manufacture, the marketing or the use of what constitutes infringement, according to the rules of the Civil Procedure Code concerning the provisional measures. 2. By pronouncing the injunction, the judge can fix an amount due for each violation, or each case of non-compliance that may be found in the future or for any delay in the execution ofthe order.
Art. 64
1 . By derogation from the provisions of articles 61 and 62 and save for the requirements of criminal law, the articles recognised to be an infringement ofa registered mark cannot be subject to seizure but only to description as long as they remain within the precincts of an official or officially recognised exhibition held in the State territory or are in transit to or from the same. 2. When the articles come from abroad, in order to obtain the description, the petitioner must prove that he is the proprietor ofthe mark in Italy and in the Country of origin ofthe articles.
15 Amended by Legislative Decree No. 198 ofMarch 19 1996. 1 6 Amended by Legislative Decree No. 198 ofMarch19 1996. 1 8
Art. 65
[ I .] The judicial authorities may order that the judgement issued as a consequence of an infringement of a registered mark be published, as a whole or in summary, or in regard to the formal judgement only, in one or more newspapers indicated by said authorities, at the expense ofthe losing party.
Art. 66
[ I .] The judgement establishing an infringement of a mark or an injury of the rights deriving therefrom, may order the destruction of the words, designs or signs whereby such infringement or injury has been committed. Destruction may include the packaging and, when the judicial authorities deem it appropriate, also the product or the material relative to the rendering of services, should this be necessary to suppress the infringing mark. [2.] The judgement providing for compensatory damages, at the request of a party, may liquidate them in a lump sum quantified on the basis of the records of the proceedings and of the presumptions deriving therefrom. It may also fix a sum due for each violation or non-observance subsequently established and for any delay in the execution ofthe orders set forth in the judgement. [3.] Neither an order for removal or destruction of the things constituting infringement of the rights to the mark nor an order to restrain use thereof may be issued, when they belong to persons using them in good faith for personal or domestic purposes. [4.] Any dispute arising during the execution ofthe orders mentioned in this article is decided, with a final order, by the President of the court or by the judge who issued the judgement setting f0rth the aforesaid orders, having heard the parties and having obtained summary information.
Art. 67
I . Anyone affixing false words or indications to an article tending to give the impression that the mark distinguishing it has been registered, or that the article bearing it has been patented, is punished with an administrative fine of one hundred thousand to one million lira. 2. Anyone contravening the provisions of articles 10 and 12 is punished, even if there has not been damage to third parties, with an administrative fine ofup to four million lira, unless the fact constitutes a criminal offence.
Title VIII PROVISIONS FOR ITALlAN TERRITORIES OVERSEAS
Articles 68-72 omissis
Title IX GENERAL AND TRANSITORY PROVISIONS
Subtitle I GENERAL PROVISIONS
Art. 73 repealed
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Art. 74
[ 1 .] The applications referred to in this Decree must be addressed to the Italian Patent and Trade Mark Office. [2.] They must, along with the documents attached thereto, be drawn up in Italian. An Italian translation must accompany all documents in languages other than Italian.
Art. 75 repealed
Art. 76
1 . The applicant or his agent, if any, must in each application indicate or elect his domicile in the Country for all communications and notifications to be made in accordance with this Decree. Changes of domicile must be communicated to the Office which notes them on the original certificate of registration. 2. In the absence of indication or election of domicile, or if the Office is notified of the cessation of the elected domicile in accordance with the preceding paragraph, and until a new election of domicile in the Country is communicated, the aforesaid communications and notifications are made by affixing a copy ofthe deed, or a notice of its contents, on the notice board ofthe Italian Patent and Trade Mark Office. 3. Changes ofthe name of the proprietor of a mark must be communicated to the Office, along with supporting documents, so that they may be entered in the original certificate of registration.
Art. 77
1 . No one is required to be represented by a qualified agent in procedures before the Italian Patent and Trade Mark Office; individuals and legal entities may act through their employees, even if not qualified, or through employees of another affiliated company. 2. The appointment of one or more agents, when it is not done by a separate deed, authenticated or not, may be made by a special letter of appointment, subject to payment of a prescribed fee. 3. The appointment of agent conferred with a letter of appointment is valid only for the purpose indicated therein and is limited to relations with the Italian Patent and Trade Mark Office. 4. The appointment of agent may only be conferred to agents registered in the roll kept for this purpose by the Italian Patent and Trade Mark Office. 5. The appointment ofagent may also be conferred to an attorney at law registered in the pertinent bar.
Art. 78
1 . An application to obtain an action, for which the payment of a fee is required, cannot be accepted when it is not accompanied by a document certifying that such a payment has been made. 2. Payments may also be made by persons other than the proprietor ofthe mark.
Art. 78 bis
1 . The applicant or the proprietor of a mark who, though having used the utmost diligence, was not able to meet a deadline with the Italian Patent and Trade Mark Office or with the Board ofAppeals, is reinstated in his rights if the impediment has, as a direct consequence, the rejection of an application for registration or ofa petition relative thereto, or forfeiture of a registration or loss of any other right or the right to appeal.
20
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2. Within a period of two months from the cessation of the impediment, the omitted act must be carried out and a petition for reinstatement, along with the indication ofthe facts and justifications as well as supporting documents, must be filed. 'The petition cannot' be accepted 'if a year has elapsed since the expiry ofthe term which was not observed. 3. Within thirty days from notification, an appeal to the Board of Appeals may be filed against the rejection of a petition for reinstatement issued by the Office. The Board of Appeals decides on the petition for reinstatement ofthe right to appeal. 4. The provisions of this article are not applicable: to the term referred to in paragraph 2, to the term to claim priority rights, to the term the observance of which affects the application of article 4, paragraph 3 of Presidential Decree no. 540 of 30 June 1972, to the term set in accordance with article 27, paragraph 2 ofthe present Decree.
Art. 78 ter
1 . Anyone who has made serious and genuine preparations or has commenced use of the mark in the period between the loss of the exclusive right, or of the right to acquire it, and the reinstatement in accordance with article 67 bis, may request reimbursement for the expenses borne unless said preparations or use occurred in bad faith.
Art. 79
1 . The register of applications, that of original certificates and the relative documents are available for public inspection. 2. Anyone may inspect and obtain information on registrations, recordals and annotations, as well as copies ofapplications and relative documents, by means of a certificate or extract. 3. Such certificates and extracts, as well as the authentication of copies of deeds and documents, are subject to the payment ofthe prescribed fees.
Art. 80
1 . Publications set forth in this Decree are made in the "Bulletin of Patents of Inventions, Models and Trade Marks" referred to in article 97 of Royal Decree no. 1 127 of 29 June 1939 concerning patents for industrial inventions . 1 his. The Italian Patent and Trade Mark Office may edit the Bulletin also by means of computer supported programs. I ?
Subtitle II TRANSITORY PROVISIONS
Articles 81-86 omissis
These articles, even though not officially repealed, are no longer relevant and therefore been omitted.
Schedules A, B, C attached to Royal Decree no. 929 ofJune 21 1 942 have been abolished.
I? Added by Legislative Decree No. 499 of October 81999. 2 1
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Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929 Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati
(G.U. 29-08-1942, n. 203, Serie Generale)
Titolo I DIRlTIO E USO DEL MARCHIO
Capo I DIRlTII DI MARCHIO
Art. 1
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; I b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
Art. 1 bis
1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purchè l'uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva. 2. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono inoltre al titolare di esso di vietare l'uso del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità Economica Europea con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perchè il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Art. 2
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. 2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere comunicate a cura dei
I Aggiunto dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198. l
titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. 3. Le disposizioni dei commi l e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purchè in esso sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento. 4. In deroga all'art. 1 8, comma 1, lettera b), un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purchè quest'uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. 5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni della presente legge in quanto non contrastino
con la natura di essi.
Art. 3
l. La rinnovazione del marchio di prima registrazione o comunque di un marchio registrato spettante allo stesso titolare o al suo avente causa, ai sensi dell'art. 5, ha luogo mediante una registrazione di rinnovazione.
Art. 4
1. I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione. 2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente. 3. Salvo il disposto dell'art. 1 , comma 1 , lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini. 2 4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare. 5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d'impresa di cui all'art. lO del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1 972, n. 540, e di essa deve essere data notizia nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto.
Art. 5
1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza 1 5 giugno 1 957 e successive modificazioni. 2. Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identità del marchio inizialmente registrato. 3. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni. 4. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari. 5. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.
Art. 6
Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, può essere accordata, mediante decreto del ministro per le corporazioni, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali od internazionali, ufficiali od
2 Comma sostituito dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198. 2
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ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.
Art. 7
l . La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione. 2. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine. 3 . Tra più marchi per prodotti o servizi consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione. 4. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nell 'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 8
Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativ.o protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1 989, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si.; @ richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma l, numeri l) e 2).3
Art. 8 bis4
l. I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità al disposto degli articoli da 32 a 33 bis. 2. Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione nella "Gazette OMPI des marques internationales".
Art. 8 ter
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'OMPI. 2. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 1 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni internazionali. 3. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 8 quater
3 Secondo e terzo comma aggiunti dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447. 4 Articoli dall'8 bis all'8 quinquies aggiunti dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447. 3
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1. Entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto provvisorio di cui al comma 1 dell'articolo 8 ter, tramite un mandatario ai sensi dell'articolo 77, commi 4 e 5, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni. 2. Qualora entro i termini di cui al comma 1, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia,
Art. 8 quinquies
l . Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data della registrazione internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l 'Italia, 2, La domanda è depositata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia. 3 . Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.
Capo II USO DEL MARCHIO
Art. 9
1, In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
Art. lO
1. E' vietato a chiunque di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.
Art. 11
l. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in ispecie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
Art. 12
Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Art. 13
1, E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile
4
all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Art. 14 abrogato
Art. 15
1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, i l licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari . 3. Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro i l Iicenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, a l modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio.. in .' cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri · dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Titolo II OGGETTO E TITOLARE DEL MARCHIO
Capo I OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE
Art. 16
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un' impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21 .
Art. 175
1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo 1 6, i segni che alla data del deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
5 Articolo modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198 e successivamente dal D. Lgs. 8 ottobre 1999, D. 447. 5
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Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni; f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi.del. successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullitàj/ g) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in' seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; h) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g). 2. Ai fini previsti dal comma 1 , lettere d), e) e g), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.
Art. 18
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre'ai segni diversi da q uelli indicati all 'art. 16: a) i segni contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi di riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; d) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse; nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione; e) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
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Art. 19
1. In deroga agli articoli 17, comma 1 , lettera a), e 1 8, comma 1 , lettera b), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
Art. 20 abrogato
Art. 2 1
I ritratti d i persone non possono essere brevettati, come marchi, senza i l consenso delle medesime, e , dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. I nomi di persona, diversi da quello di chi chiede il brevetto, possono essere brevettati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'ufficio centrale dei brevetti ha tuttavia facoltà di subordinare la concessione del brevetto, anche in tal caso, al consenso stabilito al primo comma del presente articolo. In ogni caso, la concessione del brevetto non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche nella ditta da lui prescelta. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche, oltre che ai nomi, alle denominazioni e alle,sigle.
Capo II TITOLARE DEL MARCHIO
Art. 22
1 . Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di util izzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 2. Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede. 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
Art. 23 6
1 . La registrazione di marchio a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento. 2. Ai cittadini degli Stati che hanno ratificato e dato esecuzione all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 1 5 aprile 1 994, è accordato il trattamento previsto per i cittadini italiani. 3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani.
Art. 24
1. Il diritto di ottenere, ai sensi delle Convenzioni internazionali, la registrazione di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.
6 Articolo modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198. 7
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Titolo III DOMANDA, ESAME E RE GISTRAZIONE
Art. 25
1. La domanda di registrazione del marchio d'impresa, deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerla ai sensi di questo decreto e delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa. 2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta: a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente; b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta: a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione; b) far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto.
Art. 26
La domanda deve essere accompagnata dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere. Il regolamento potrà dettare speciali disposizioni a riguardo delle indicazioni da fornirsi nei vari casi e dei documenti da prodursi a corredo di ciascuna domanda, anche per le registrazioni internazionali ai sensi della convenzioni vigenti. In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio, di richiedente fornirà all'Ufficio italiano brevetti e marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità.
Art. 27
Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. Se la domanda riguarda più marchi, l'ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Il ricorso alla commissione dei ricorsi, di cui al successivo art. 53, sospende il termine assegnato dall'ufficio.
Art. 28
1 . Se la rinnovazione sia chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l ' interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di brevetto di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione. 2. Si applicano, nel caso di ricorso alla commissione, le disposizioni del precedente articolo.
Art. 29
L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accettare: 1) se può trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi;
8
2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 1 6, 1 7, comma l, 1 8, commal, lettere a), b), c), d), e), e 2 1 ; 3) se concorrono le condizioni di cui all'art. 23; 4) se, nell'ipotesi di cui all'art. 24, concorrono le condizioni volute dalle convenzioni internazionali.
Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
Art. 30
Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'ufficio, prima della registrazione, invierà l'esemplare del marchio e quant'altro potrà occorrere, alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l 'avviso, in conformità di quanto è disposto nell'articolo seguente. L'ufficio ha facoltà di provvedere ai termini del precedente comma in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 31
Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui al precedente articolo, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'ufficio respinge la domanda.
Art. 32 7
1 . Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio a norma dell'articolo 35, comma l, qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali i l marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione. 2. Le osservazioni se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 32 bis
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio prevista dall'articolo 35, comma l, può essere presentata opposizione alla registrazione del marchio. Detta opposizione, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata. 2. Sono legittimati all'opposizione il titolare di un marchio anteriormente registrato; chi ha depositato domanda di registrazione di "lin marèhio in data anteriore o che rivendica una priorità o una preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 2I. 3. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 1 7, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 2 1 .
Art. 32 ter
1. Scaduto il termine di cui all'articolo 32 bis, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica entro trenta giorni l'opposizione al richiedente, il quale può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio stesso. 2. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può in ogni momento invitare le parti a presentare nel termine perentorio di trenta giorni, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti .
7 Articoli dal 32 al 32 quinquies aggiunti dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447. 9
3 . Su istanza del richiedente, l 'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, fornisce i.documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell 'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l 'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi. 4. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti o servizi indicati nella domanda, ovvero respinge l'opposizione.
Art. 32 quater
1 . Il procedimento di una opposizione proposta ai sensi dell'articolo 3 2 bis, comma 2, dal titolare di una domanda di marchio è sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del pari, il procedimento di una opposizione basata su un marchio internazionale è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione avverso la registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione. 2. Il procedimento di opposizione può essere sospeso, su istanza del richiedente, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 25, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Su istanza del richiedente la sospensione può essere successivamente revocata. 3. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
Art. 32 quinquies
Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid, l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia già stata proposta una opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni. Se la domanda di marchio non è già stata pubblicata ai sensi dell'articolo 35, comma 1 , la pubblicazione della registrazione avvenuta a norma del comma 1 è accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione di cui agli articoli 32 bis e seguenti. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del maròhio.
Art. 33 8
Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda di registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facoltà di presentare ricorso alla commissione di cui all 'articolo 71 , primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1 939, n. 1 127, e successive modificazioni.
Art. 33 bis 9
l. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) l'opposizione è ritirata;
8 Articolo modificato dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447. 9 Articolo aggiunto dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447. 10
c) la domanda di marchio oggetto di opposizione è ritirata o rigettata con decisione definitiva; d) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 32 bis, comma 2.
Art. 34 1. La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio.
Art. 35
l. L'Ufficio pubblica la notizia delle domande e delle registrazioni effettuate e l'esemplare dei marchi nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto. 2. Avvenuta la presentazione della domanda, gli esemplari del marchio e in genere i documenti relativi sono posti a disposizione del pubblico.
Titolo IV TASSA DI REGISTRAZIONE
Art. 36
l. La registrazione del marchio d'impresa è soggetta alle seguenti tasse: a) tassa di domanda di prima registrazione; b) tassa di prima registrazione, da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'accordo di Nizza 1 5 giugno 1 957 e successive ,"'o modificazioni; c) tassa di rinnovazione, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla medesima classificazione internazionale.
2. Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse stabilite dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda.
Art. 37 abrogato
Art. 38
1. La tassa di domanda e la tassa i prima registrazione devono essere pagate prima del deposito della domanda. 2. Del pari, la tassa di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda: 3. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.
Art. 39 abrogato
Art. 40
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una rata venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
Titolo V DECADENZA E NULLIT À DEL MARCHIO
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Art. 41
1. Il marchio d'impresa decade nei casi seguenti: a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio; b) se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; c) se il marchio sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume,
Art. 42
l , Il marchio decade altresÌ se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi. 3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se,il·
titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo chev,sta per essere proposta la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso. 4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
Art. 43
1 . Il marchio decade altresÌ per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
Art. 44 abrogato
Art. 45 abrogato
Art. 46 abrogato
Art. 47
1 . Il marchio è nullo salvo il disposto dell'articolo seguente: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 1 6 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 1 7; b) se è in contrasto col disposto degli articoli 1 8 e 22, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell'art. 2 1 ; d) nel caso dell'art. 25, comma 3 , lettera b).
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Art. 47 bis
1. In deroga all'art. 47, comma l, lettere a) e b), in relazione agli articoli 1 7, comma l, lettera a), e 1 8, comma l, lettera b), il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. ".
Art. 47 ter
l. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.
Art. 48
l. II titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 1 7, comma 1 , lettere d), e), g) e h) lO, e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso 2. La preclusione all'azione di nullità di cui al comma l si estende anche ai terzi. 3. La disciplina del comma l si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f), e dell'art. 2 1 .
Titolo VI TRASCRIZIONE
Art. 49
Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'ufficio italiano brevetti e marchi, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente art. 15: 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali; 2) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti considerati nel numero precedente; 3) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano. stati precedentemente trascritti; Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale di riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; 4) i testamenti e gli atti provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.
Art. 50
La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura
IO Aggiunto dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.
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privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. L'ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Contro il rifiuto dell'ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla commissione dei ricorsi. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul marchio a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione.
Art. 51
Gli atti e le sentenze di cui al precedenteart. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze al n. 4, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio. Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
Titolo VII ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURlSDIZIONALE
Art. 52
Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il ministero delle corporazioni, l'ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'art. 70, comma primo, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali . Nei provvedimenti previsti dal richiamato art. 70, comma secondo, sarà tenuto conto anche delle attribuzioni di detto ufficio nei riguardi della materia regolata da questo decreto.
Art. 53
Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite alla commissione dei ricorsi, di cui all'art. 7 1, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1 127, sui brevetti per invenzioni industriali. La scelta dei componenti la commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata, indicate nel richiamato art. 71 , e ogni altra disposizione di tale articolo. La commissione provvede con sue sentenze motivate, udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte. Nella materia dei marchi d'impresa hanno altresÌ applicazione le altre disposizioni del richiamato art. 7 1 e quelle dei successivi art. 72 e 73 del medesimo regio decreto 29 giugno 1939, n. 1 127.
Art. 54
La Commissione dei ricorsi, di cui al precedente articolo, ha altreSÌ funzione consultiva del Ministero deIIe corporazioni Il oltre che nella materia dei brevetti per invenzioni industriali e nella materia dei brevetti per modelli industriali, di utilità e ornamentali, anche nella materia dei marchi d'impresa.
Art. 55
Il Ora Ministero delle attività produttive. 14
Le azioni in materia di marchi d'impresa hanno carattere di azioni mobiliari.
Art. 56
Le azioni in materia di marchi già registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti. Tali azioni si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'autorità giudiziaria di Roma. L'indicazione di domicilio annotata nell'attestato originale di registrazione vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
Art. 57
Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.
Art. 58
l. L'onere di provare la nullità o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna. 2. La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici. 3. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
Art. 58 bis 12
l. Qualora una parte abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione. 2. Il giudice nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la-tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
Art. 59 13
1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di uno degli impedimenti previsti dall'articolo 1 7, comma l, lettere b), c), d), e), g) ed h), per il contrasto del marchio con il disposto degli articoli 18, comma 1, lettera f), o con il disposto dell 'articolo 21, e nel caso dell'articolo 25, comma 3 , lettera b), può essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori d i cui ai predetti articoli. 2. L'azione di decadenza o di nullità del marchio è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.
12 Articolo aggiunto dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198. 13 Articolo sostituito dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447. 15
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3. Le relative sentenze sono annotate nell'attestato originale di registrazione a cura dell'Ufficio italiano brevetti e lTIarchi.
Art. 60
1 . Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di marchi registrati deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio. 2. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata. 3. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle relative sentenze.
Art. 61 14
Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
Art. 62 15
1 . Salvo quanto direttamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 6 1 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro. 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l 'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici di altra natura. 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669 octies, 669 novies, 669 undecies e 675 del codice di procedura civile. 5. Decorso il termine dell'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento ; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti; importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed i l provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 63 16
1 . Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta l 'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari . . 2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
I Articolo sostituito dal D.Lgs. 19 marzo 1 996, n. 1 98. 15 Articolo sostituito dal D.Lgs. 19 marzo 1 996, n. 1 98. 16 Articolo sostituito dal D.Lgs. 1 9 marzo 1 996, n. 1 98. 16
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Art. 64
1 . In deroga a quanto è disposto negli articoli 6 1 e 62 e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si rawisi una violazione di marchio registrato, finché figurino nel recinto di un' esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. 2. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del marchio in Italia e nel Paese di provenienza degli oggetti.
Art. 65
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti sul marchio registrato sia pubblicato, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.
Art. 66
La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione è stata commessa. La distruzione può comprendere gli involucri e, quando l'autorità giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o il materiale inerente alla prestazione del servizio, se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto. La sentenza che prowede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. Delle cose costituenti violazione di diritti di marchio non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Art. 67
1. Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, oppure tendenti a far credere che l 'oggetto contraddistinto sia brevettato, è punito con la sanzione amministrativa·da lire centomila a lire un milione. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni, anche quando non vi si danno al terzo, chiunque contrawiene al disposto degli articoli 10 e 1 2.
Titolo VIII DISPOSIZIONI PEI TERRITORI ITALIANI D'OLTRE MARE
Art. 68
I brevetti per marchi d'impresa, nonché quelli per marchi collettivi, conseguiti nel Regno, spiegano effetto anche nei territori della Libia e delle isole italiane dell'Egeo. I brevetti medesimi, se richiesti da cittadini e sudditi italiani e ad essi concessi, spiegano altresì effetto nei territori dell'Africa orientale italiana.
Art. 69
1 7
Oltre ai brevetti di cui al precedente articolo, aventi effetto anche nei territori italiani d'oltre mare, o in parte di questi ultimi, i puè> altresì far luogo alla concessione di brevetti che spieghino effetto locale, limitatamente o al territorio della Libia o ai territori dell'Africa orientale italiana, a norma degli articoli seguenti. Le domande di concessione dei brevetti anzidetti aventi effetto locale, con i documenti comprovanti i l versamento delle tasse prescritte, devono essere depositate presso i governi generali territorialmente competenti. La concessione di detti brevetti è effettuata dai medesimi governi generali, i quali provvedono altresì alle prescritte pubblicazioni nei propri giornali o bollettini ufficiali. In generale, le attribuzioni dell'ufficio centrale dei brevetti sono adempiute, per tali brevetti con effetto locale, dagli anzidetti governi territorialmente competenti.
Art. 70
Tanto ai cittadini e sudditi italiani, quanto agli stranieri, a condizione di reciprocità, se hanno stabilimenti nel territorio della Libia, rispettivamente, nei territori dell'Africa orientale italiana, possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come brevetti di primo deposito.
Art. 71
Agli stranieri titolari di brevetti conseguiti nel regno, anche se non hanno stabilimenti nei territori dell'Africa orientale italiana, a condizione di reciprocità, possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come estensione dei medesimi brevetti conseguiti nel Regno.
Art. 72
Sussistendo le condizioni stabilite nei precedenti art. 68, 69, 70 e 71 , questo decreto ha efficacia anche nei territori specificati negli articoli medesimi. In ogni caso, restano fermi i diritti nascenti da adesioni ad accordi internazionali, nei riguardi dei territori considerati nelle adesioni stesse. Il ministro per l'Africa italiana potrà stabilire speciali disposizioni, con proprio decreto, per l 'applicazione nell'Africa italiana del presente e dei precedenti art. 69,70 e 7 1 , ai sensi degli art. 45 e 56, rispettivamente dei regi decreti 3 dicembre 1934, n. 2012, e l giugno 1 936, n. 1 0 1 9, e successive modificazioni.
Titolo IX DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 73 abrogato
Art. 74
Le domande previste nel presente decreto debbono essere dirette all'ufficio italiano brevetti e marchi. Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati . Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.
. Art. 75 abrogato
Art. 76
18
l. Il richiedente o il mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il. suo, domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente decreto. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, che li annota nell'attestato originale di registrazione. 2. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma primo e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell 'Ufficio italiano brevetti e marchi . 3 . I mutamenti del nome del titolare del marchio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nell'attestato originale di registrazione.
Art. 77
1 . Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato, o per mezzo di un dipendente di altra società collegata. 2. La nomina di uno 0 più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. 3 . Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio italiano brevetti e marchi. 4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 5. Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.
Art. 78
1. La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento. 2. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del marchio.
Art. 78 bis
1. Il richiedente o il titolare di un marchio che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di registrazione o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza della registrazione o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. 2. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l 'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione, con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. 3. Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del comma terzo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 27, comma secondo, del presente decreto.
Art. 78 ter
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1 , Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare il marchio nel periodo cOl11preso fra la perdita dell'esch,lsiva o del dirittp di acquistarla e la reintegrazione ai sensi dell'art. 78 bis può chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute, salvo il caso in cui tali preparativi o uso siano avvenuti in malafede.
Art. 79
1 . La raccolta delle domande, quella degli attestati originali e i relativi documenti sono accessibili al pubblico. 2. Chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni, nonchè copia delle domande e dei relativi documenti. 3, Tali certificati o estratti, nonchè l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte,
Art. 80
1 , Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi" di cui all'art, 97 del regio decreto 29 giugno 1 939, n, 1 127, sui brevetti per invenzioni industriali. 1 bis. Il bollettino può essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informaticL I7
Capo II DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 81
I marchi già trascritti al momento dell'entrata in vigore di 'questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme della legge anteriore, salvo il disposto del precedente art, 48. Ai fini dell'applicazione del medesimo art. 48, i l decorso del termine stabilito in tale articolo ha inizio alla data dell'entrata in vigore di questo decreto.
Art. 82
La trascrizione dei marchi, avvenuta ai sensi della legge 30 agosto 1 868, n. 4577, cessa da ogni effetto alle scadenze di cui appresso: a) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata depositata da otto anni o più, al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento dell'anno &deposito successivo a quello in corso al momento anzidetto; b) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata invece depositata da meno di otto anni, al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento del decimo anno di deposito. Salvi tali termini di scadenza, anche per la concessione di brevetti di rinnovazione dei marchi anzidetti valgono le disposizioni del precedente art. 5, comma primo e secondo.
Art. 83
I marchi non trascritti, già in uso legittimamente alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere brevettati entro un anno da tale data, previa verifica dei requisiti richiesti da questo medesimo decreto. La sussistenza dei requisiti previsti nel precedente art. 1 7 e degli impedimenti di cui all'art. 1 9, primo comma, deve valutarsi, in tal caso, con riferimento alla data alla quale risale l'uso effettivo dei medesimi
17 Comma aggiunto dal D,Lgs. 8 ottobre 1999, n, 447, 20
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marchi non trascritti.
Art. 84
Le domande di brevetti per marchio e le domande per la trascrizione dei relativi atti, già depositate fino all'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia per quando riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.
Art. 85
Dalla data di entrata in vigore di questo decreto, stabilita nel seguente articolo, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa, le leggi di cui appresso: l ) la legge 30 agosto 1 868, n. 4577, concernente i marchi e i segni distintivi di fabbrica; 2) il regio decreto 29 luglio 1 923, n. 1 970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli art. 5 e seguenti.
Sono altresì abrogati, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa: l) gli art. da l a 1 8 delle disposizioni approvate col regio decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprietà industriale per la colonia Eritrea; 2) l'articolo unico, lettera c), del regio decreto 20 aprile 1 91 3, n. 371 , riguardante la protezione della proprietà industriale nella Libia; 3) il decreto governatoriale 5 novembre 1 93 1 , sull'estensione al possedimento delle isole italiane dell'Egeo delle disposizioni relative alla tutela dei marchi di fabbrica e di commercio in vigore nel regno; 4) il regio decreto 1 5 novembre 1 938, n. 2 194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'Africa 0rientale italiana delle anzidette disposizioni sulla proprietà industriale per la colonia Eritrea; 5) il regio decreto 1 5 novembre 1 93 8, n. 21 95, contenente norme finanziarie in materia di marchi e segni. distintivi di fabbrica e di commercio nell'Africa orientale italiana.
Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo regolamento. Tuttavia, resta ferma l'applicazione sia delle disposizioni che comunque interferiscono nella materia dei marchi, contenute nelle leggi speciali sulla difesa del prodotto italiano in generale, sulla disciplina, difesa o garanzia di determinati generi di prodotti, sulla disciplina, riserva o divieto dell'uso di determinate parole come marchi, sia delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nel regno e nelle colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.
Art. 86
Il governo del Re emanerà il regolamento per l'applicazione di questo decreto, che entrerà in vigore il l settembre 1 942-XX. Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, continueranno ad avere attuazione, nella materia dei marchi d'impresa, in quanto applicabili, le preesistenti d isposizioni regolamentari sui marchi e segni distintivi di fabbrica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella A
Prospetto delle tasse soppressa
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