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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO

 

SENTENCIA

 

EXPEDIENTE N: 5570 – 2011

DEMANDANTE: EXQUISITECES PERUANAS S.A.C

DEMANDADA: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual

MATERIA: Nulidad de resolución administrativa

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE

Lima, veintiuno de agosto de dos mil quince.-

 

Con el expediente administrativo acompañado, de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Superior en el dictamen de fojas 308 a 313; con la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 174-IP-2014, obrante de fojas 288 a 302; e interviniendo como ponente el señor Juez Superior Wong Abad, se emite la presente sentencia.

 

I. EXPOSICIÓN DE LOS AGRAVIOS

 

PRIMERO.- Resolución apelada.- Es materia de grado la apelación interpuesta por la demandante Exquisiteces Peruanas S.A.C contra la sentencia dictada con fecha 23 de setiembre de 2013, obrante de fojas 244 a 255, que declara infundada la demanda de fojas 120 a 130 subsanada a folios 140.

 

SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de apelación.- La apelante señala como principales argumentos en su medio impugnatorio lo siguiente:

 

A).- “El cuestionamiento a INDECOPI cuando presentó el expediente administrativo al Juzgado y ahora a la sentencia que estamos impugnando es: ¿Dónde están estos medios probatorios que adjuntamos ante INDECOPI? Porque, al dar lectura al expediente CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, se ha podido verificar que ante su Despacho no han entregado los mismos, pese a que al contestar la demanda, debieron entregarle con todos los adjuntos llevados a lo largo del procedimiento administrativo. Apreciamos acá una nulidad evidente en la sentencia impugnada, pues al parecer no se ha enviado el expediente administrativo completo, lo cual hubiese permitido que el Juzgador de primera instancia y a su turno la Sala revisora del Poder Judicial pueda apreciar la veracidad de nuestros argumentos, dicho acto vicia el pronunciamiento de primera instancia y obliga por lo menos a un nuevo pronunciamiento acorde a Derecho.” (Véase a folios 24/247).

 

B).-  “… con escrito 23 de diciembre de 2010, se solicitó informe oral y visita inspectiva. Ambos que sin motivación alguna nos fue denegada tal como obra en autos a fojas once. INDECOPI, argumenta en su contestación que es potestativo. Sin embargo, la falta de motivación hace que no se trate de un ejercicio potestativo sino arbitrario de INDECOPI hecho proscrito desde cualquier punto de vista que respete un Estado de Derecho. Dicha actuación solo generó una afectación a nuestro derecho a la defensa sin expresar motivo suficiente más que argumentos que no se encuentran encima de nuestra Carga Magna, la cual nos garantiza una tutela judicial efectiva y un debido proceso.” (Véase a folios 247).

 

C).- “… la resolución emitida, ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que forman parte del contenido constitucional protegido del derecho al debido proceso, motivo por el cual es evidente que podía ser analizado, sin que sea posible declarar infundada nuestra demanda.

 

Por lo que al tener el expediente administrativo en su Despacho, y no haberse pecado (sic) que faltan medios probatorios adjuntados a lo largo del procedimiento administrativo, tal como el CD (donde se puede apreciar una entrevista realizada a los consumidores y los mismos mencionan que reconocen a Mapys por su forma) y empanadas de diversas empresas que se dedican a este rubro pastelero de la clase 30.”

 

Siendo estos hechos los que han vulnerado el derecho al debido proceso de nuestra representada consagrado en el numeral 3° del artículo 139 de la Carta Magna.” (Véase a folios 251).

 

D).- “Conforme podrá apreciar el Colegiado en su oportunidad, la sentencia que estamos impugnando sin mayor sustento considera que nuestro producto no es reconocido en el mercado, pese a la acreditación a nivel administrativo de dicho hecho y lo expuesto en nuestra demanda y la presente apelación demuestran lo contrario, atendiendo a las especiales características de nuestro producto, que fácilmente el Colegiado podrá apreciar que no corresponde a la clásica empanada que producen el resto de competidores en el mercado, bastando para ello la revisión de las propias fotografías que se han incluido en la sentencia y respecto de las cuales el Juzgador no ha hecho una apreciación adecuada.” (Véase a folios 252).

 

II. ANÁLISIS

 

PRIMERO.- Constituye pretensión postulada por la demandante, que se declare la nulidad de la Resolución Nº 01453-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de julio de 2011, que confirmó a la Resolución N°1330-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 26 de agosto de 2010, que denegó el registro de la marca tridimensional del producto denominado MAPY’S al considerar que dicho producto no cumplía con el requisito de distintividad. Y como pretensión subordinada solicitó se le conceda el registro de la forma tridimensional del mencionado producto.

 

SEGUNDO.- De los actuados administrativos se tiene que con fecha 22 de febrero de 2010 Exquisiteces Peruanas S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de una empanada para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

A través de la Resolución N° 13130-2010/DSD-INDECOPI del 26 de agosto de 2010 se denegó el registro del signo tridimensional solicitado a registro al considerar que era capaz de identificar los productos que pretende distinguir empanadas, productos de pastelería y confitería de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, al no presentar alguna característica particular a fin de diferenciarlo de los demás productos que se venden en el mercado.

 

Apelada esta resolución por la ahora demandante se expide la Resolución N° 1453-2011/TPI-INDECOPI de fecha 13 de julio de 2011, a través de la cual se confirmó a la Resolución N° 13130-2010/DSD-INDECOPI y como consecuencia de ello se denegó el registro de la marca tridimensional solicitada a registro por encontrarse incurso dentro de la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

 

TERCERO.- El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que el producto solicitado a registro presenta escasas características que lo diferencien de los demás productos de su misma clase y que se ofrecen en el mercado, por lo cual posee un escaso carácter distintivo que lo hace estar incurso en la prohibición de registro establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

 

CUARTO.- Consecuentemente, atendiendo a lo actuado en sede administrativa, los fundamentos de la apelación de sentencia formulados y lo resuelto por el juzgado, procederemos a analizar si efectivamente la marca tridimensional solicitada a registro se encuentra incursa dentro de la prohibición establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 y, como consecuencia de ello se determinará si resulta arreglado a derecho que la entidad administrativa haya denegado su registro.

 

QUINTO.- Sin embargo, antes de efectuar el examen respectivo es importante señalar qué se entiende por el signo distintivo denominado “marca”, así tenemos que el artículo 134 de la Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial-, establece que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. (Resaltado nuestro).

 

Es decir, la función esencial de la marca es la de distinguir productos o servicios de un competidor, de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado, éste carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado, y al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio, que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

 

Asimismo, en los literales e) y f) señala que podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(…)

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;(…)

 

SEXTO.- Ahora bien, entrando al tema de fondo tenemos que según el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 establece que: “No podrán registrarse como marcas los signos que (…) b) carezcan de distintividad.”

 

En ese sentido debe tenerse en cuenta que, la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los identifique, seleccione y los distinga del resto de productos de su misma categoría. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

 

SÉTIMO.- Ahora bien, conforme se indicó en el segundo fundamento de la presente resolución, en el caso que nos ocupa la demandante solicitó el registro de una marca de producto tridimensional para distinguir empanadas, productos de pastelería y confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, siendo denegada de oficio por la autoridad administrativa.

 

Es decir, en el presente caso nos encontramos frente a un signo tridimensional, el cual se encuentra previsto en el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 cuando se señala que podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos como la forma de los productos, sus envases o envolturas.

 

OCTAVO.- En ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 174-IP-2014 en relación a la marca tridimensional señala:

 

“A la clasificación de marcas denominativas, gráficas o mixtas, se une una categoría nueva, la de las marcas tridimensionales. Las marcas tridimensionales cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.”

 

NOVENO.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 174-IP-2014 señala que a fin de determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca se deberá tener en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado.

 

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando al Tribunal de Justicia Europeo precisa: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios…”[1]

 

Ahora bien, analizando el caso concreto tenemos que el producto (empanada), se encuentra vinculado a los productos que se distinguen en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, tales como harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería.

 

Siendo así, tenemos que la solicitante pretende registrar como marca tridimensional un producto de panadería “empanada” cuya forma y apariencia se puede apreciar según el siguiente gráfico[2]:

 

 

 

En ese sentido, se puede advertir del gráfico, que su diseño constituido por una forma redondeada y bordes dentados no constituyen características suficientes a fin de darle la distintividad requerida, ya que el público consumidor lo seguirá percibiendo como una empanada, sin atribuirle un origen empresarial determinado.

 

De esta manera, el signo tridimensional solicitado a registro para distinguir empanadas, productos de pastelería y confitería de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, dada las escasas diferencias que presenta en relación con las demás de su clase, hará imposible que el consumidor al cual va dirigido logre diferenciarla del resto de los productos de su tipo, careciendo por tanto de la distintividad requerida.

 

Por otro lado, si bien la marca solicitada cumple con el requisito de ser susceptible de representación gráfica según lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486 al tratarse de un signo tridimensional, el mismo se encuentra incurso dentro de las prohibiciones absolutas establecidas en el artículo 136 literal b) al carecer de distintividad.

 

En consecuencia, el argumento expuesto en el literal D) merece ser rechazado.

 

DÉCIMO.- La apelante alega vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso, toda vez que no se habrían adjuntado al expediente administrativo medios probatorios que fueron presentados en sede administrativa, tales como el CD donde se aprecia una entrevista realizada a consumidores quienes declaran conocer a Mapys, empanada, por su forma.

 

Sobre el particular, cabe precisar que se advierte del expediente administrativo que la apelante ha aportado los siguientes medios probatorios:

 

Links de distintos blogs y espacios web relacionados con el producto denominado Mapys; factura emitida por la empresa Acril Max de la elaboración de los moldes acrílicos; fotos de las diversa variedad de pasteles y/o empanadas; fotografías de moldes de madera y acrílicos; copia simple de certificado de registro de marca de producto MAPY’S & MAPY’S; copia simple de acta de custodia de secreto empresarial; copias de recortes periodísticos del producto denominado MAPY’S y MAPY’S; trípticos y propaganda de la variedad de productos MAPY’S.

 

De una lectura de la resolución administrativa recurrida y de la sentencia emitida apreciamos que tanto INDECOPI como el juzgado tuvieron en cuenta y valoraron dichos medios de prueba antes detallados, los mismos que no llegaron acreditar la distintividad necesaria para acceder al registro de la marca tridimensional solicitada.

 

En efecto, con los medios probatorios aportados, la recurrente solo ha llegado acreditar que el establecimiento donde expende sus productos tiene cierto reconocimiento por parte del público consumidor, el mismo que cuenta con publicidad variada, no llegando acreditar con dichos medios de prueba la distintividad necesaria, la cual exige que el consumidor asocie la forma de su producto (empanada) con su origen empresarial.

 

Ahora bien, en relación al CD que la apelante presentó en el procedimiento administrativo y que no aparece en el expediente, debemos manifestar que dicha omisión no constituye una justificación suficiente para declarar la nulidad de la resolución administrativa, toda vez que tal y como lo ha manifestado la propia recurrente, el mismo contiene entrevistas realizadas a un grupo de consumidores quienes señalarían reconocer al producto Mapy’s (empanada) por su forma.

 

Sin embargo, dando por ciertos los hechos acreditados por dichas pruebas, la opinión del Colegiado no cambiaría, dado que el video resulta insuficiente para acreditar la distintividad requerida al no constituir un estudio técnico especializado efectuado a nivel nacional o distrital, por una empresa experta en el ramo estadístico.

 

En consecuencia, se aprecia de la apelada que la a quo expresó las razones suficientes que la llevaron a declarar infundada la demanda, no advirtiéndose falta de motivación al expedirse la resolución recurrida.

 

Por lo tanto, los agravios expuestos en los literales A) y C) merecen ser rechazados.

 

DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto al agravio expuesto en el literal B) en relación al informe oral solicitado y denegado por la autoridad administrativa, debemos manifestar que de conformidad con el artículo 137 del Decreto Legislativo 1075:

 

“(…) cualquiera de las partes podrá solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de derecho. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala, según la importancia y trascendencia del caso…”

 

De esta manera, según la norma citada, la concesión del informe oral es una facultad discrecional de la administración más no una obligación, razón por la cual atendiendo las particularidades del caso el Tribunal del Indecopi decidió denegar la solicitud de uso de la palabra, al contar con los elementos suficientes para emitir su decisión.

 

Asimismo, es necesario relevar que la recurrente no ha expresado de qué manera las actuaciones omitidas habrían evitado la actuación de pruebas o argumentos necesarios para hacer valer sus derechos.

 

Por consiguiente, este argumento debe ser desestimado.

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Siendo así, corresponde confirmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, al no encontrarse la Resolución N° 1453-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de julio de 2011, incursa en ninguna causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley 27444.

 

III).- DECISIÓN:

 

Por los fundamentos expuestos:

 

CONFIRMARON la sentencia contenida en la Resolución número catorce dictada con fecha 23 de setiembre de 2013, obrante de fojas 222 a 235, que declara infundada la demanda de fojas 120 a 130.

 

En los seguidos por Exquisiteces Peruanas S.A.C. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y otra sobre Nulidad de Acto Administrativo. Notifíquese y devuélvase.- JMWA/tlls

 

WONG ABAD TORRES GAMARRA

 

DÁVILA BRONCANO

 

Juzgado de Origen:   24 JECA con sub especialidad en temas de mercado.

Juez Glenda Morella Zegarra Bravo

Expediente N 5570-2011

Especialista Carlos Enrique Solis Sánchez