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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala de Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 1453-2011/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 413508-2010

 

SOLICITANTE : EXQUISITECES PERUANAS S.A.C.

 

Registro marca de Producto – Falta de Distintividad

 

Lima, trece de julio de dos mil once.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 22 de febrero de 2010, Exquisiteces Peruanas S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores)^[1]; conforme al modelo, para distinguir empanadas, productos de pastelería y confitería, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Mediante Resolución N° 13130-2010/DSD-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado constituido por la forma tridimensional de una empanada no es capaz de identificar en el mercado los productos que pretende distinguir en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, tales como empanadas, productos de pastelería y de confitería.

(ii) En efecto, el signo solicitado constituido por la forma tridimensional de una empanada, no presenta alguna característica particular a fin de diferenciarlo de los demás productos que se ofrecen en el mercado, ya que la forma redonda con bordes dentados constituyen características que presentan algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que el mismo no va permitir al público consumidor determinar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir en comparación con los productos elaborados por sus competidores.

(iii) El signo solicitado no cuenta con otros elementos denominativos, gráficos y cromáticos adicionales, que le doten la distintividad necesaria para acceder a registro.

(iv) En conclusión, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

 

Con fecha 22 de setiembre de 2010, Exquisiteces Peruanas S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) Producto del trabajo de una pareja de esposos, se pudo dar forma al denominado pastel Mapy’s, el cual es parecido a las empanadas, pero con características superiores.

(ii) La forma particular de sus productos es debida a la utilización, en un inicio, de un molde de madera diseñado exclusivamente para su producto.

(iii) Dicha forma particular es una característica distintiva de su producto, el cual ha sido denominado como MAPY’S, conllevando a que sus consumidores relacionen directamente la forma del producto con su marca.

(iv) La forma de su producto es reconocida por sus comensales, pudiendo éstos observar su forma y diferenciarla de los de la misma especie.

(v) Su empresa es titular de la marca MAPY’S MAPY’S MUCHO MÁS QUE UNA EMPANADA y logotipo (Certificado Nº 146585^[2]), la cual fue solicitada debido al gran apogeo de sus productos.

 

Presentó medios probatorios para acreditar lo expuesto y solicitó que se oficie al señor Armando Ato Mendoza y a la empresa Acril Max S.A.C., quienes se encargan de la elaboración de los moldes con los que preparan sus productos, a fin de que éstos puedan dar fe de la complejidad y particularidad de los mismos.

 

Con fecha 23 de diciembre de 2010, Exquisiteces Peruanas S.A.C. solicitó la realización de un informe oral y de una visita inspectiva en su local, a fin de que la Autoridad pueda observar claramente la forma particular de sus productos.

Mediante proveído de fecha 11 de enero de 2011, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual informó que los Vocales de la Sala, en su sesión de fecha 5 de enero de 2011, consideraron denegar el uso de la palabra solicitado, debido a que los argumentos expuestos por la solicitante resultan suficientes a efectos de resolver el presente caso.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo tridimensional solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Cuestión previa

 

Exquisiteces Peruanazas S.A.C. ha solicitado lo siguiente:

-            Se oficie al señor Armando Ato Mendoza y a la empresa Acril Max S.A.C., quienes se encargan de la elaboración de los moldes con los que preparan sus productos, a fin de que éstos puedan dar fe de la complejidad y particularidad de los mismos.

-            Se realice una diligencia de inspección en el local de su empresa, a fin de que se aprecie la particularidad de los moldes y de los modelos de los productos que ofrece en el mercado.

 

Al respecto, la Sala conviene en precisar que en el presente caso no resulta necesario acceder a los pedidos efectuados por la solicitante, debido a que en el presente caso únicamente corresponde analizar si el signo solicitado a registro cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

 

2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado

 

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

 

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

 

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96^[3] -durante la vigencia de la Decisión 344^[4]-, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria.

 

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-2005^[5], ha señalado que: “Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL)”.

 

Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: “En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo – refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 – con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

 

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.

 

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

 

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

 

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal^[6] u otras razones^[7] tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

 

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

 

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

 

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

 

2.1 Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, Exquisiteces Peruanas S.A.C. ha solicitado el registro de la forma tridimensional de una empanada, para distinguir empanadas, productos de pastelería y de confitería, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Al respecto, la solicitante ha manifestado que el signo solicitado a registro no constituye la forma típica de una empanada, ya que presenta elementos característicos o adicionales que han permitido que el público consumidor logre identificarlo con su origen empresarial. Para ello, ha presentado diversos medios probatorios, tales como reportajes escritos, publicidad en Internet y un DVD en donde se aprecia una entrevista realizada a su negocio en el programa de Gastón Acurio.

Sobre el particular, la Sala conviene en precisar que si bien la forma tridimensional solicitada a registro, representa la figura de una empanada con características diferentes a las empanadas que se ofrecen típicamente en el mercado –como el hecho de que el modelo solicitado no presenta la forma de media luna y que es de forma cóncava para, según lo señalado por la propia solicitante, lograr tener mayor capacidad para su relleno–; el público consumidor sí lo percibirá como una empanada, mas no como un signo que representa un origen empresarial determinado.

 

En efecto, la solicitante no ha logrado acreditar que el público consumidor identifique y asocie plenamente la forma de la empanada representada por la forma tridimensional solicitada, con su origen empresarial; siendo que únicamente ha acreditado que el local en donde ofrece al público sus productos tiene cierto reconocimiento y es objeto de diversa publicidad.

 

Cabe precisar que si bien en su recurso de apelación la solicitante ha señalado que el producto representado por la forma tridimensional no es una empanada, sino que se trata de un producto nuevo y distinto, al cual ha denominado “MAPY’S”; se debe tener en consideración que, de la revisión de los propios medios probatorios presentados por Exquisiteces Peruanas S.A.C., ésta reconoce que los productos que ofrece en el mercado son empanadas, las cuales contarían con un alto grado de calidad y buen sabor.

 

A mayor abundamiento, la marca MAPY’S MAPY’S MUCHO MÁS QUE UNA EMPANADA!!! y logotipo^[8], que tiene registrada a su favor, para publicitar sus productos, también hace referencia a empanadas.

 

En efecto, tal como ha sido previamente señalado, la solicitante no ha logrado acreditar que el público consumidor logre asociar la forma de sus productos con su origen empresarial.

 

En consecuencia, atendiendo a que el signo solicitado constituido por la forma tridimensional de una empanada, no resulta capaz de identificar un origen empresarial determinado, no corresponde acceder a su registro.

 

Por lo expuesto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución Nº 13130-2010/DSD-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2010, que DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindican colores); conforme al modelo, solicitado por Exquisiteces Peruanas S.A.C.

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

 

 

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

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