Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.00.3-2017/0019387

Recurso 935/2017

SENTENCIA NUMERO 600/2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero Magistrados:

D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª María Soledad Gamo Serrano

En la Villa de Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mildiecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, deeste Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso de apelación número935/2017, interpuesto por la mercantil Novartis Pharma AG, representada por elProcurador de los Tribunales don Ángel Quemada Cuatrecasas, contra la resoluciónde 3 de agosto de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas,desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictadael 26 de enero de 2017 que resolvió denegar la solicitud de realización de lasanotaciones oportunas en el Registro de Patentes para reflejar la situación denulidad ex tunc del CCP 200700043. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLADE PATENTES Y MARCAS, representada por la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la mercantil Novartis PharmaAG se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentadoen fecha 6 de octubre de 2.017 contra los actos antes mencionados, acordándosesu admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fueemplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito enel que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que considerópertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentenciapor la que se Declare que no son conformes a Derecho las Resoluciones de laOficina Española de Patentes y Marcas de fechas 26 de enero de 2017 y 3 agostode 2017, anulándolas y se condene a la Oficina Española de Patentes y Marcas ainscribir en el Registro de Patentes la situación de nulidad del CCP 200700043y a publicarla en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial.

SEGUNDO.- La representación procesal de laAdministración General del Estado contestó a la demanda mediante escrito en elque, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables,terminó pidiendo la desestimación del recurso.

TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito aprueba, tras el trámite de conclusiones, con fecha 19 de septiembre de 2019 secelebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo conclusopara Sentencia.

CUARTO.- Por Acuerdo de 25 de julio de 2019del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TribunalSuperior de Justicia de Madrid, se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo.Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria delMagistrado Iltmo. Sr. D. Manuel Ponte Fernández.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier CanabalConejos, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene porobjeto la impugnación de la resolución de 3 de agosto de 2017 dictada por laOficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzadainterpuesto contra la resolución dictada el 26 de enero de 2017 que resolviódenegar la solicitud de realización de las anotaciones oportunas en el Registrode Patentes para reflejar la situación de nulidad ex tunc del CCP 200700043.

La citada resolución deniega la solicitud en base a las siguientesconsideraciones:

"el art. 15 del Reglamento (CE) Consejo nº 469/2009, delParlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificadocomplementario de protección para los medicamentos, efectivamente dispone que"el certificado será nulo: c) si la patente de base se declara nula o selimita de forma que el producto para el cual fue expedido el certificado dejade estar incluido en las reivindicaciones de la patente de base; o si una vezcaducada la patente de base hubiera motivos de nulidad que hubiesen justificadola declaración de nulidad o la limitación". En este sentido, hay queentender que la revocación equivaldría, por sus efectos a la nulidad.

Ahora bien, el apartado 2 de este mismo art. 15, establece que"cualquier persona podrá presentar una demanda o interponer una acción denulidad del certificado ante el órgano competente, en virtud de la legislaciónnacional, para anular la patente de base correspondiente". Esto ha deinterpretarse en el sentido de que un certificado solo puede ser declarado nulopor los tribunales, pues según el art. 86 ter de la Ley Orgánica, 6/1985, de 1de julio, del Poder Judicial es competencia de los Juzgados de lo Mercantil lasdemandas en las que se ejerciten acciones relativas a propiedad industrial,entre las que se encuentran las acciones de nulidad. Por tanto, esta Oficina noes competente para declarar la nulidad del certificado.

Por lo expuesto, no procede atender a la petición de que se anuleel expediente C200700043".

En alzada se expresó lo siguiente:

"[...] A este respecto debemos aclarar que la nulidad no esalgo automático sino que debe declararse la misma, independientemente de loobvio del motivo de la misma, como parece ser el caso, según mantiene elrecurrente. Así, debe ser el órgano competente el que declare dicha nulidadpara que posteriormente se pueda proceder a su publicación. En efecto, debemosmantener de este modo el criterio plasmado en la resolución recurrida al ser deaplicación el artículo 15.2 del Reglamento (CE) nº 469/2009 que remite a lalegislación nacional para determinar el órgano competente para conocer de unaacción de nulidad, como realmente es la presente. De este modo, debe acudirseal artículo 86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del PoderJudicial, para comprobar que el órgano competente para conocer las demandas enlas que se ejerciten acciones relativas a la Propiedad Industrial, como son lasacciones de nulidad, son los Juzgados de lo Mercantil.

Por todo lo cual, se considera que la OEPM no es competente paradeclarar la nulidad del CCP 200700043."

SEGUNDO.- La recurrente muestra sudisconformidad con las resoluciones impugnadas. Señala que la nulidad del CCP200700043 como consecuencia automática de la nulidad de su patente de baseresulta directamente de la aplicación del artículo 15.1 c) del Reglamento CCP,y también se desprende del artículo 68 del Convenio de la Patente Europea, asícomo de la normativa y jurisprudencia española en materia de nulidad de actosadministrativos.

Expresa que la nulidad de pleno derecho de un acto administrativotiene efectos ex tunc, es decir, que el acto nulo no produce efectos desde quese produjo -carece de efectos ab initio- sin necesidad de que sea declarada lanulidad mediante la intervención del juez y los efectos ex tunc de la nulidad delCCP 200700043 también se desprenden del artículo 68 del Convenio de la PatenteEuropea en relación con el artículo 5 del Reglamento CCP, dado que deconformidad con el artículo 68 del Convenio de la Patente Europea, la nulidadde la patente EP '932 tiene efectos ex tunc y conforme al artículo 5 delReglamento CCP los derechos y obligaciones del CCP son los mismos que los de supatente de base y ello porque un CCP es un título de propiedad industrial cuyafinalidad es prolongar temporalmente los efectos de una patente para undeterminado producto protegido por dicha patente y debidamente autorizado porlo que en la medida que un CCP prolonga los efectos de su patente de base, traecausa de la misma, y se establece entre ambos títulos una conexión intrínseca.

Expresa que su nulidad no requiere una declaración de nulidad porlo que la OEPM simplemente tendrá que constatar una circunstanciaincuestionable como es la nulidad del CCP, a la vista de la revocación de lapatente de base, y tendrá que proceder a ejecutar las medidas que comoconsecuencia de dicha revocación prevé la normativa aplicable. Y estas medidasno son otras que la inscripción en el Registro de Patentes y la publicación enel BOPI de la nulidad del CCP, de conformidad con el artículo 17.1 del ReglamentoCCP.

Entiende que entendemos que la denegación por parte de la OEPM dela inscripción en el Registro de Patentes y de la publicación en el BOPI de lasituación de nulidad del CCP 200700043 resulta contraria al propósitoperseguido por el Reglamento CCP, de garantizar una protección armonizada ycoherente en todos los Estados miembros, previstos en los Considerandos (7) y(8) de dicha norma:

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se opusoa la demanda Aduciendo, en primer lugar, la falta de jurisdicción del ordencontencioso-administrativo para conocer del recurso si éste se dirige alanálisis de acciones relativas a propiedad industrial, entre las que seencuentran las acciones de nulidad, al tratarse de una cuestión puramente mercantil,que corresponde a tal orden jurisdiccional y, en concreto a los Juzgados de loMercantil tal y como dispone el artículo 86.ter citado, de la LOPJ, LO 6/1985,de 1 de julio. Ello determina la concurrencia de una causa de inadmisibilidadamparada en los artículos 69 a) y 3 a) LJCA, en relación con el artículo 22.1LOPJ.

TERCERO.- Es objeto de discusión en elpresente procedimiento el derecho de NOVARTIS a que la OEPM inscriba en elRegistro de Patentes y publique en el BOPI la situación de nulidad del CCP200700043, de conformidad con lo previsto en los artículos 15.1 c) y 17.1 delReglamento CCP.

Del contenido de los escritos de las partes la cuestión objeto dedebate se centra en determinar si la nulidad del CCP 200700043 en base alartículo 15.1 c) del Reglamento CCP es automática o si es exigible que la mismasea declarada expresa y formalmente por alguna autoridad, previamente a suinscripción en el Registro de Patentes y a su publicación en el BOPI y ello enbase a que la patente europea EP 1 096 932 ("EP '932") de la que eratitular la recurrente fue revocada por la Oficina Europea de Patentes("OEP") mediante resolución de su Cámara de Recursos de 7 de octubrede 2015 y, previamente, la OEPM había concedido previamente a NOVARTIS elcertificado complementario de protecci6n n° 200700043 ("CCP200700043").

El artículo 15.1 del Reglamento CCP establece los supuestos en losque un CCP será nulo, y en su apartado c) prevé que un CCP será nulo si lapatente de base se declara nula:

"si la patente de base se declara nula o se limita de formaque el producto para el cual fue expedido el certificado deja de estar incluidoen las reivindicaciones de la patente de base, o si una vez caducada la patentede base hubiera motivos de nulidad que hubiesen justificado la declaración denulidad o la limitación."

Por su parte, el artículo 15.2 del Reglamento CCP simplementeestablece la facultad de cualquier persona de interponer una acción de nulidadde un CCP, lo que podrá hacer ante el mismo órgano que resultaría competentepara anular la patente de base del CCP en virtud de la legislación nacionalaplicable. El tenor literal de este artículo es el siguiente:

"Artículo 15. Nulidad del certificado

[...]

2. Cualquier persona podrá presentar una demanda o interponer unaacción de nulidad del certificado ante el órgano competente, en virtud de lalegislación nacional, para anular la patente de base correspondiente."

Por último, el artículo 17.1 del Reglamento CCP establece laobligación de la OEPM de publicar la nulidad de un CCP en aquéllos supuestos enlos que el CCP sea nulo en aplicación del artículo 15 del mismo Reglamento CCPen los siguientes términos:

"Artículo 17. Publicación de la caducidad o de la nulidad.

1. Si el certificado caduca con arreglo al artículo 14, letras b),c) o d), o si es nulo con arreglo al artículo 15, la autoridad a que se refiereel artículo 9, apartado 1, publicará un anuncio de dicha caducidad o de dichanulidad."

Por su parte el artículo 68 del Convenio sobre concesión dePatentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 establece que"La solicitud de patente europea, así como la patente europea a la quehubiere dado lugar, se considerarán no haber producido desde su origen, total oparcialmente, los efectos previstos en los artículos 64 y 67, según que se hayarevocado la patente en todo o en parte durante un procedimiento deoposición".

El objetivo fundamental del Reglamento 469/2009, como conreiteración ha declarado el TJUE, consiste en garantizar una protecciónsuficiente para fomentar la investigación en el sector farmacéutico quecontribuya de modo decisivo a mejorar constantemente la salud pública yconforme a sus artículos 3 a 5 está indisolublemente asociado a la patente debase.

Se ha de partir de la base de que conforme al artículo 10,apartados 2 y 3, del Reglamento CCP corresponde a la autoridad competente enmateria de propiedad industrial del Estado miembro que haya expedido o para elcual se haya expedido la patente de base y en el que se haya obtenido la autorizaciónde comercialización prevista en el artículo 3, letra b (art. 9.1 delReglamento) de expedir el correspondiente certificado por lo que tambiénresultará competente para todos aquellos actos derivados de la caducidad onulidad de dicho certificado.

Ahora bien la cuestión no se queda en la naturaleza del CCP sinoen la posibilidad de efectuar un control jurisdiccional sobre los efectos de lanulidad declarada por la Cámara de Recursos que es lo que, a la postre, viene asostener el Oficina cuando como en supuestos como el de autos no hay tercerosque se opongan a la validez del CCP sino que es el propio titular el que instala publicación de dichos efectos.

Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su art. 86ter. 2, señala que: "2. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo,de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil,respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas acompetencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad,así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional sepromuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles ycooperativas", como también es cierto que el CCP es un título de propiedadindustrial, por lo que las acciones contra el mismo se deberían dilucidar antedicha jurisdicción pero tal no es el caso de autos en el que dicha jurisdicciónno ha conocido de la acción de nulidad sino que la misma proviene de la citadaCámara y lo que debe hacer la Oficina es proceder a la cancelación del CCP loque determina la publicación de dicha cancelación por la nulidad declarada. Ensuma, el recurso se estimará.

CUARTO.- Según lo dispuesto en el apartadoprimero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de laJurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen ala parte demandada las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuantoa la minutas del Letrado de la parte recurrente, atendida la complejidad delcaso enjuiciado, el contenido de los escritos de contestación y la actividaddesplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador quecorrespondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás degeneral y pertinente aplicación.

FALLAMOS

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por lamercantil Novartis Pharma AG, representada por el Procurador de los Tribunalesdon Ángel Quemada Cuatrecasas, contra la resolución de 3 de agosto de 2017dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria delrecurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 26 de enero de2017 que anulamos y, en su consecuencia, la Oficina deberá inscribir en elRegistro de Patentes la situación de nulidad del CCP 200700043 y publicarla enel Boletín Oficial de Propiedad Industrial.

Expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con ellímite máximo establecido en el último Fundamento Jurídico de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, quedeberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contadosdesde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito depreparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en elartículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conjustificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitucióndel depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LeyOrgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado elrecurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de suimporte en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección,cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0935-17 (Banco de Santander, Sucursal c/Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documentoResguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferenciabancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBANES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente2612-0000-93-0935-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto dela transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demásdatos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos yfirmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. José Ramón Chulvi Montaner Dª María Soledad Gamo Serrano

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