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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN Nº 1417-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE : 719536-2017 / 719537-2017 (Acumulados)

 

DENUNCIANTE : LATAM AIRLINES GROUP S.A.

 

DENUNCIADA : ATRAPALO PERU S.A.C.

 

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

Lima, 20 de marzo de 2018

 

1. ANTECEDENTES

 

1.1 Antecedentes del expediente acumulado N° 719536-2017 / Nº 719537-2017

 

● Mediante escrito del 24 de mayo de 2017, LATAM AIRLINES GROUP S.A. interpuso una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de GOOGLE PERÚ S.R.L. y ATRÁPALO PERÚ S.A.C.^[1], sobre la base de las siguientes marcas:

 

Marcas	Clases	Certificados
LATAM	35,37,38 y 39	13702
LATAM AIRLINES PERU	35,37,38 y 39	13966

 

La conducta imputada a ATRÁPALO PERÚ S.A.C. fue el uso de las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves para identificar la comercialización de pasajes en línea que realiza. La Mesa de Partes del Indecopi le asignó, a dicha denuncia, el número de expediente N° 706049-2017.

 

La denunciante, entre otras cosas, solicitó el otorgamiento de medidas cautelares[2].

 

● Mediante escrito del 26 de junio de 2017, LATAM AIRLINES GROUP S.A. presentó una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de GOOGLE PERÚ S.R.L., GOOGLE INC y ATRÁPALO PERÚ S.A.C., sobre la base de las siguientes marcas:

 

Marcas	Clases	Certificados
LATAM	35,37,38 y 39	13702
LATAM AIRLINES PERU	35,37,38 y 39	13966

 

La conducta imputada a ATRÁPALO PERÚ S.A.C. fue el uso de la denominación LATAM como palabra clave para identificar la comercialización de pasajes en línea que realiza. La Mesa de Partes del Indecopi le asignó, a dicha denuncia, el número de expediente N° 710341-2017.

 

La denunciante, entre otras cosas, solicitó el otorgamiento de medidas cautelares[3].

 

● Teniendo en cuenta que en los expedientes N° 706049-2017 y 710341-2017 antes mencionados se interpusieron denuncias por infracción a los derechos de propiedad industrial contra más de una denunciada, y con la finalidad de tener un mejor manejo y control de las acciones, mediante proveídos del 06 de septiembre de 2017, se dispuso la formación de expedientes adicionales, procediéndose a la numeración por medio de la Mesa de Partes del Indecopi a efectos de continuar el trámite de los mismos respecto de las denuncias interpuestas contra de ATRAPALO PERÚ S.A.C. A dichos expedientes se les asignaron los números 719536-2017 y 719537-2017.

 

En atención a lo señalado, considerando que los expedientes N° 719536-2017 y N° 719537-2017 están relacionados en lo correspondiente a las denuncias dirigidas en contra de ATRÁPALO PERÚ S.A.C. la Secretaría Técnica resolvió acumular el expediente N° 719537-2017 al expediente N° 719536-2017.

 

En ese sentido, se dispuso que en lo sucesivo las cuestiones relacionadas con lo solicitado mediante escritos del 24 de mayo de 2017 y 26 de junio de 2017, precedentemente consignados, relacionados con la denuncia interpuesta en contra de ATRÁPALO PERÚ S.A.C., debían ser dirigidas únicamente al expediente N° 719536-2017.

 

Por otro lado, cabe mencionar que en los expedientes N° 706049-2017 y N° 710341-2017 se dispuso la tramitación de las denuncias formuladas únicamente contra GOOGLE INC. y GOOGLE PERU S.R.L.

 

1.2. Argumentos de la denuncia

 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. alegó lo siguiente:

 

- Google Perú S.R.L. comercializa las palabras LAN y LATAM como palabras claves (keywords) para objeto de meta y referencia de búsqueda.

- ATRÁPALO PERÚ S.A.C. usa las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves, para identificar la comercialización de pasajes en línea que realiza.

- Google Perú S.R.L. presta un servicio de enlaces patrocinados, denominado GOOGLE ADWORDS, mediante el cual brinda un lugar privilegiado a ciertas páginas web —previa celebración de un contrato privado y oneroso— en el resultado de las búsquedas realizadas por los usuarios.

- Google Perú S.R.L. ofrece a sus usuarios una serie de enlaces a sitios o páginas web, los cuales son visualizados por el usuario como un resultado esperado a la introducción de una o varias palabras. Este tipo de servicio constituye el servicio gratuito que comúnmente ofrece cualquier buscador. Frente a este hecho, existe un sistema paralelo que consiste en la implementación de un sistema especial mediante el cual se requiere hacer un pago para recibir determinados privilegios (aparición al inicio de los resultados) conocido como ADWORDS o PALABRAS CLAVE.

- La plataforma Google Adwords es un servicio remunerado prestado por Google Perú S.R.L. a sus clientes, mediante el cual, una vez realizado el pago a dicho buscador, pone a disposición una o varias palabras (keywords) escogidas por el usuario comprador, a fin de que los potenciales clientes de internet de este último, a través de un click puedan acceder a su página, donde ofrece determinados productos y/o servicios.

- El denominado servicio de Adwords permite a los usuarios de internet que deseen publicitar, por ejemplo, una página web, o un negocio de oferta de productos y/o servicios, seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas por los usuarios en el motor de búsqueda, arroje como resultado privilegiado un enlace a la página web de dicho usuario.

- En el servicio de Google Adwords, el usuario anunciante es quien escoge la palabra clave y redacta el mensaje comercial e inserta el enlace a su página web. Por su parte Google Perú S.R.L. en su plataforma Google Adwords permite el uso de palabras clave (keywords) las cuales pueden ser seleccionadas por varios operadores para posteriormente ofrecer sus servicios asociados de almacenamiento y poner a disposición enlaces patrocinados acompañados de un breve mensaje comercial que es introducido por el anunciante que adquirió dicha palabra. En ese sentido, el usuario anunciante abona una cantidad por el servicio de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces cada vez que un usuario pulse en su enlace patrocinado.

- Cuando un usuario visita el buscador de Google y realiza una consulta, por ejemplo, “telescopio para principiantes”, Google muestra una serie de resultados orgánicos (resultados gratuitos) como vínculos a artículos referidos a la venta de telescopios o sitios web para personas que se inician en el uso de telescopio. Asimismo, muestra anuncios de Adwords (publicidad pagada) que enlazan con empresas en línea que venden telescopios u ofrezcan clases referidos al uso de los mismos y que han pagado para aparecer allí.

- El sistema Google Adwords es entonces una nueva forma de publicidad por la que un anunciante paga para que aparezcan sus anuncios en las búsquedas al introducir una palabra clave (keywords).

- Google Perú S.R.L. ha comercializado y recibido un beneficio económico (a través de la celebración de contratos de comercialización de los signos LATAM y LAN) de un tercero no titular de las marcas, así como también ha implementado el sistema para que la empresa Atrápalo Perú S.A.C. haga uso de dichos signos para identificar la comercialización de sus pasajes en línea, ya que, a través de los mismos, miles de usuarios de internet pueden acceder, entre otras, a su página web https://www.atrapalo.pe/vuelos/aerolineas/latam-peru_lp.html, lo que constituye una infracción a sus derechos de marca sobre los signos LAN y LATAM.

- Las palabras escogidas por la denunciada, LATAM y LAN, corresponden a marcas registradas, las cuales, al ser usadas en internet, permiten que los usuarios accedan a su página web, por medio de la comercialización sus billetes aéreos.

- De la Constatación Notarial del 17 de mayo de 2017, se puede apreciar que, cuando se digitan de manera conjunta las palabras VUELOS LAN, aparece el link “Vuela con Atrápalo”, el cual conduce a la página de la denunciada https://www.atrapalo.pe/vuelos/aerolineas/latam-peru_lp.html?gclid=CKWqxtfD-dMCFVVLDQodbeQGsg.

- En caso de digitar la palabra VIAJES LATAM en el buscador www.google.com.pe aparece el link “Vuelos con Atrápalo”, el cual conduce a la página de la denunciada. Asimismo, se puede apreciar la palabra “ANUNCIO” lo cual pone de manifiesto que se trata de un anuncio publicitario en el que, de manera previa, se contrató con Google la compra del Adword LAN y/o LATAM.

- El contrato de compra de Adword que celebra Google Perú S.R.L. y Atrápalo tiene como objetivo la comercialización de una marca registrada a cambio de una suma de dinero, es decir, lucra en mérito de una marca registrada; por lo que, independientemente de si existe perjuicio o no, está haciendo uso no autorizado de la misma.

- La comercialización en línea de pasajes, así como la organización de viajes, excursiones, entre otros servicios relacionados, ha aumentado en los últimos años; por ello, la venta bajo esta modalidad determina que sus marcas sean de interés para los agentes que revenden los pasajes en línea, como es el caso de la denunciada.

- Las palabras LAN y LATAM, escogidas y usadas por la denunciada, constituyen marcas registradas; en ese sentido, dicha situación es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que el consumidor puede vincular a ambas empresas.

- La conducta efectuada por ATRAPALO PERU S.A.C. se encuentra incursa dentro del supuesto establecido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

 

LATAM AIRLINES GROUP S.A., adjuntó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

 

- Copia de las Resoluciones N° 3604-2016/DSD-INDECOPI y N° 7015-2016/DSD-INDECOPI.

- Copia de la Resolución N° 4646-2006/OSD-Ra-INDECOPI.

- Copia del Certificado N° 35724 y de sus asientos registrales.

- Copia del Contrato de Licencia de uso de marca.

- Copia de la adenda al Contrato de Licencia de uso de marca.

- Copia del Acta de Constatación Notarial de fecha 21 de marzo de 2017 emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria.

- Copia del Acta de Constatación Notarial de fecha 17 de mayo de 2017 emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria.

- Copia del Acta de Constatación Notarial de fecha 23 de junio de 2017 emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria.

 

En ese sentido, solicitó lo siguiente:

 

- Se disponga como medida cautelar que ATRÁPALO PERÚ S.A.C. cese el uso de las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves.

- Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

 

1.3. Admisión, traslado y medidas cautelares

 

Mediante Resoluciones del 12 de junio de 2017[4]; 14 de agosto de 2017[5] y 01 de agosto de 2017[6], de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre otros aspectos— admitir a trámite la denuncia y correr traslado de la misma a la denunciada por el plazo de cinco días hábiles.

Asimismo, mediante proveídos del 14 de junio de 2017[7] y 01 de agosto de 2017[8], la Secretaría Técnica informó que la Comisión de Signos Distintivos, en sus sesiones realizadas en las fechas antes referidas, decidió denegar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante.

 

1.4. Contestación de denuncia

 

Mediante escritos del 22 y 24 de agosto de 2017, ATRÁPALO PERÚ S.A.C. señaló lo siguiente:

 

-- El uso de palabras claves es la forma de publicitar los productos o servicios que ofrecen las plataformas digitales; por lo que resulta equiparable a la publicidad que se hace de una marca en un establecimiento comercial físico, en el que se colocan afiches, banners o posters.

-- No está vulnerando los derechos de la denunciante ni trasgrediendo alguna de las funciones de la marca, ya que en la publicidad que realiza precisa el origen empresarial de los servicios que ofrece.

-- Del Acta de Constatación Notarial de fecha 21 de marzo de 2017, emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria, se puede observar que se efectuó la búsqueda de la palabra LAN, la misma que no corresponde a un uso cuestionado en el presente procedimiento; sin perjuicio de ello, de los resultados es posible determinar que el uso de una palabra, como la constatada, corresponde a una forma usual de hacer publicidad de un producto o servicio en plataformas digitales.

-- Del Acta de Constatación Notarial de fecha 23 de junio de 2017, emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria, únicamente se verifica la consignación de ATRÁPALO PERÚ S.A.C. al final de la página web www.atrapalo.pe.

-- Del Acta de Constatación Notarial de fecha 17 de mayo de 2017, emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria, se puede observar que al consignar la frase VUELOS LAN aparece un resultado relacionado con su empresa; sin embargo, al efectuar la misma búsqueda el 17 de julio de 2017 ya no se verifica el mismo, con ello queda demostrado que los resultados varían dependiendo de diversos factores.

-- En su página web precisa a los usuarios que los vuelos que buscan corresponden a servicios ofrecidos por la denunciante.

-- Tanto en la actualidad, como antes de la interposición de la presente denuncia, mantiene relaciones comerciales con la denunciante, la misma que inclusive le ofrece incentivos mensuales con el fin de vender la mayor cantidad de pasajes aéreos de LATAM.

-- Su empresa y la denunciante son integrantes de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), la misma que representa a 275 aerolíneas.

-- El ser un agente de viajes IATA le otorga ventajas, entre las que se encuentran, la autorización para vender billetes aéreos, nacionales o internacionales, a nombre de las aerolíneas.  

 

ATRÁPALO PERÚ S.A.C., adjuntó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

 

- Copia de 35 (treinta y cinco) facturas electrónicas emitidas por la denunciada a favor de la denunciante, con sucursal en Perú, entre los años 2016 y 2017.

- Copia de 06 (seis) correos electrónicos cursados, en el año 2017, entre la denunciante y la denunciada.

- Copia de 03 (tres) facturas y una constancia emitidas por la IATA a favor de la denunciada.

- Copia de una carta, del 08 de agosto de 2016, remitida por la denunciante a la denunciada.

 

Finalmente, solicitó que se requiera a la denunciante la siguiente información[9]:

 

- Confirmar si a la fecha sostiene alguna relación comercial con GOOGLE PERÚ S.R.L.

- Presente información referente a su participación en IATA.

- Informe acerca de los incentivos brindados a quienes adquieren sus productos para ser ofrecidos al público consumidor.

- Presente una copia clara de la captura de pantalla adjuntada al Acta de Constatación Notarial del 23 de junio de 2017.

 

1.5. Escrito adicional presentado por la denunciante

 

Mediante escrito del 23 de agosto de 2017, LATAM AIRLINES GROUP S.A. señaló lo siguiente:

 

- Los argumentos expuestos por la denunciada no tienen sustento, dado que sólo busca evadir su responsabilidad.

- La denunciada (usuario anunciante) es quien ha escogido las palabras claves y redactado el mensaje comercial insertado en su dirección web.

- Si bien en la página web de la denunciada se aprecia la referencia a que LATAM es quien presta el servicio de transporte aéreo, ello no la exime de responsabilidad.

- Si es que no se hubiese usado su marca, el usuario de internet no hubiese podido acceder a la dirección web de la denunciada.

- La denuncia interpuesta en contra de ATRÁPALO PERÚ S.A.C. es por infracción de derechos de Propiedad Industrial y no por actos de competencia desleal.

- La interpretación que hace la denunciada de la jurisprudencia invocada es incorrecta.

- El hecho que la denunciada pertenezca a IATA, no significa que pueda hacer uso de sus marcas LAN y/o LATAM.

- La relación comercial que pueda tener con la denunciada tampoco la faculta a usar las marcas LAN y/o LATAM.

 

1.6. Audiencia de conciliación

 

De la Constancia de Asistencia del 20 de septiembre de 2017, se verifica que en la misma se hizo referencia a la asistencia de la parte denunciada a la audiencia de conciliación programada para ese día, la misma que no se llevó a cabo debido a la inasistencia de la denunciante.

 

1.7. Escrito adicional presentado por la denunciada

 

Mediante escrito del 03 de octubre de 2017, ATRÁPALO PERÚ S.A.C. señaló lo siguiente:

 

- El uso que realiza de los signos resulta equiparable a la promoción de productos o servicios que se hace en establecimientos físicos.

- Pese a la denuncia interpuesta en su contra, a la fecha, sigue mantenido relaciones comerciales con la denunciante.

- La denunciante reconoce que, de la revisión de su página web, se aprecia que LATAM es quien presta el servicio.

- Los consumidores reconocen que el ingresar a su página web le facilita el acceso a información, productos y/o servicios ofertados por proveedores de distintos servicios.

- Por medio de una comunicación del 04 de septiembre de 2017, la representante de la denunciante le hizo llegar las nuevas políticas de venta de LATAM y las disposiciones relativas al uso de sus marcas, las mismas que tendrán vigencia a partir de los 30 días de su recepción.     

 

Asimismo, adjuntó la impresión de una presentación denominada Políticas de venta LATAM, la misma que habría sido recepcionada el 04 de septiembre de 2017.

 

1.8. Informe de antecedentes

 

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que LATAM AIRLINES GROUP S.A., es titular de las siguientes marcas:

 

(i) La denominación LATAM, inscrita el 01 de marzo de 2016, con certificado N° 13702, vigente hasta el 01 de marzo de 2026, que distingue servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos; publicidad exterior, organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales; servicios de consultas e informaciones en materias comerciales y de negocios; servicios de información comercial;  difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios; servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada; servicios de marketing, incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales; explotación y compilación de datos matemáticos o estadísticos; comercio electrónico y agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado a través de redes mundiales informáticas de comunicación o por correo; agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado a través de venta por catálogos; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; selección de personal, de la clase 35, servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; reparación, instalación, reparación y manutención de toda clase de productos, incluyendo aeronaves y naves; servicios de conservación manteniendo el objeto su condición original, sin cambiar, ninguna de sus propiedades; servicios de engrase, recauchado y vulcanización de neumáticos para vehículos; tratamiento preventivo contra la herrumbre para productos de la clase 12 (en particular, vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática); estaciones de servicio; lavado, limpieza y lustrado de productos de la clase 12 (en particular, vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática); asistencia en caso de averías de productos de la clase 12 (en particular, vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática); montaje, armado y ensamble de estructuras metálicas y no metálicas para construcción; servicios de alquiler de herramientas o de materiales para la construcción; servicios de alquiler de bulldozer y de máquinas para la construcción, dirección y supervisión de obras de construcción; servicios de pintura, empapelado, albañilería, de la clase 37, servicios de telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino; servicios de comunicación personal, a saber, servicios de envío de llamadas, servicios de manejo de llamadas; servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en redes de computación globales; servicios de comunicación a través de redes mundiales de informática; oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; facilitación de acceso a bases de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicios de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicaciones de red digital; alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobby, apoyo computacional y temas de interés general; servicios de programas hablados, radiados y televisados; emisiones televisadas y radiofónicas; difusión de programas de televisión y radiofónicos; agencias de información y de prensa, de la clase 38, transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos, valores y todo tipo de productos por cualquier medio; asistencia en caso de avería de vehículos, asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de transporte; servicios de alquiler de productos de la clase 12 (en particular, vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática); servicios de estacionamientos y/o aparcamiento; agencia de turismo; organización de cruceros, excursiones y viajes; servicios de información relativos a los viajes por medio de una red global de computación; servicios de agencia de viajes; principalmente suministro de facilidades en línea para la información de tiempo real con otros usuarios de computadoras relativas a viajes; servicios de boletines o tablas electrónicas en relación con información de viajes; reservas para los viajes, visitas turísticas, acompañamiento de viajeros; asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de turismo y viajes; almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribución por cualquier medio de todo tipo de productos, mercancías, documentos y valores; asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de almacenamiento de productos; almacenamiento de toda clase de datos y documentos electrónicos, especialmente aquellos relacionados con el transporte de pasajeros y todo tipo de artículos y productos; organización de viajes, de la clase 39 de la Clasificación Internacional.

 

(ii) La denominación LATAM AIRLINES PERU, inscrita el 05 de mayo de 2016, con certificado N° 13966, vigente hasta el 05 de mayo de 2026, que distingue publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, de la clase 35, servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, de la clase 37, telecomunicaciones, de la clase 38 y trasporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes, de la clase 39 de la Clasificación Internacional.

 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

 

(i) Si se encuentra acreditado el uso, por parte de la denunciada, de los signos objeto de cuestionamiento y, de ser así, si dicho uso infringe el derecho de propiedad industrial alegado por el denunciante.

(ii) De ser el caso:

a. La sanción que corresponde imponer a la denunciada por la infracción incurrida.

b. Si corresponde ordenar la aplicación de las medidas definitivas.

c. Si corresponde disponer el pago de las costas y costos del procedimiento a favor de LATAM AIRLINES GROUP S.A.

 

3.2 ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

3.1 Cuestión previa

 

- Respecto a la invocación de jurisprudencia extranjera

 

En el transcurso del trámite del presente procedimiento, LATAM AIRLINES GROUP S.A., hizo referencia, a fin de acreditar los argumentos esgrimidos, a los siguientes pronunciamientos: Sentencia del Tribunal de Justicia del 23 de marzo de 2010 (C-236/08 a C-238/08), Case 5-8098000013263: Reclamación de marcas comerciales de Adwords de Google (ES), Sentencia N° 67/2014 y Sentencia N° 105/2016.

 

Sobre el particular, cabe precisar que los referidos pronunciamientos, en la medida que han sido emitidos por autoridades extranjeras, no afectan ni condicionan el análisis que corresponde realizar a esta Comisión, por lo que las resoluciones invocadas no tienen efectos vinculantes en el presente procedimiento. 

 

3.2 Infracción a los derechos de propiedad industrial

 

3.2.1 Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

 

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es “atribuido” a quien obtiene el registro de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155, literales a, b, c y d, prescribe: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (…); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (…)”.

 

En el presente caso, la Comisión se pronunciará con relación a las marcas del denunciante, inscritas con certificados Nº 13702 y Nº 13966 las mismas que constituyen base de su denuncia.

 

3.2.2 Determinación del signo utilizado por la denunciada

 

Para estos efectos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

 

● Lo manifestado por el denunciante y los medios probatorios que presentó consistentes en:

 

- Copia de las Resoluciones N° 3604-2016/DSD-INDECOPI y N° 7015-2016/DSD-INDECOPI.

- Copia de la Resolución N° 4646-2006/OSD-Ra-INDECOPI.

- Copia del Certificado N° 35724 y de sus asientos registrales.

- Copia del Contrato de Licencia de uso de marca.

- Copia de la adenda al Contrato de Licencia de uso de marca.

- Copia del Acta de Constatación Notarial de fecha 21 de marzo de 2017 emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria.

- Copia del Acta de Constatación Notarial de fecha 17 de mayo de 2017 emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria.

- Copia del Acta de Constatación Notarial de fecha 23 de junio de 2017 emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria.

 

● Lo manifestado por la denunciada y los medios probatorios que presentó consistentes en:

 

- Copia de 35 (treinta y cinco) facturas electrónicas emitidas por la denunciada a favor de la denunciante, con sucursal en Perú, entre los años 2016 y 2017.

- Copia de 06 (seis) correos electrónicos cursados, en el año 2017, entre la denunciante y la denunciada.

- Copia de 03 (tres) facturas y una constancia emitidas por la IATA a favor de la denunciada.

- Copia de una carta, del 08 de agosto de 2016, remitida por la denunciante a la denunciada.

- Impresión de una presentación denominada Políticas de venta LATAM, la misma que habría sido recepcionada el 04 de septiembre de 2017.

 

Evaluados los actuados referidos, se advierte que:

 

● De la copia de las Resoluciones N° 3604-2016/DSD-INDECOPI y N° 7015-2016/DSD-INDECOPI, se verifica, tal como se indicó en el informe de antecedentes de la presente resolución, que LATAM AIRLINES GROUP S.A. es titular de las marcas base de denuncia.

 

● De la copia de la Resolución N° 4646-2006/OSD-Ra-INDECOPI, se verifica la inscripción de la licencia de uso de la marca LAN, con Certificado N° 34534, que concede LAN AIRLINES S.A. a favor de LAN PERU S.A. Cabe mencionar que dicha marca que no es base de la presente denuncia.

 

● De la copia del Certificado N° 35724 y de sus asientos registrales, se verifica que el mismo corresponde al registro de la marca LAN, de titularidad de LAN AIRLINES S.A. Cabe mencionar que aquel signo no es base de la presente denuncia.

 

● De la valoración en conjunto de la copia del Contrato de Licencia de uso de marca y de la copia de la Adenda al Contrato de Licencia de uso marca, se verifica que LATAM AIRLINES GROUP S.A. otorgó a favor de LAN PERÚ S.A. la licencia de uso no exclusiva sobre 14 marcas de su titularidad, las mismas que se encuentran enumeradas en dicho contrato.

 

● De la copia del Acta de Constatación Notarial de fecha 21 de marzo de 2017, se verifica que el Notario Público de Lima Óscar Eduardo González Uría, ingresó a la página web www.google.com.pe  y consignó como patrones de búsqueda o palabras claves: a) LAN, b) LATAM, c) LATAN, d) vuelos LATAM, e) pasajes LATAM, f) pasajes LAN, g) promociones LATAM, h) promociones LAN, i) ofertas LATAM, j) ofertas LAN, k) viajes LATAM y l) viajes LAN.

 

Al respecto, si bien una de las búsquedas arrojó como resultado la aparición del enlace www.atrapalo.pe/vuelos/latam, del análisis de dicho documento no es posible determinar que el mismo le corresponda a Atrápalo Perú S.A.C., ya que no se desprende algún dato que permita su vinculación, por tanto, no se puede relacionar la conducta imputada[10] con dicha parte.

 

● De la copia del Acta de Constatación Notarial de fechas 17 de mayo de 2017 y 23 de junio de 2017, se verifica que el Notario Público de Lima Óscar Eduardo González Uría, ingresó a la página web www.google.com.pe y consignó como patrones de búsqueda o palabras claves: a) vuelos LAN y b) viajes LATAM; asimismo, ingresó a la página web www.atrapalo.pe.

 

Del ingreso a la web www.google.com.pe y de la consignación de palabras claves      a) vuelos LAN y b) viajes LATAM, se obtuvieron los siguientes resultados:

 

 

 

 

Del ingreso a la página web www.atrapalo.pe, se obtuvo el siguiente resultado:

 

 

Al respecto, del análisis del contenido de ambas actas se puede desprender que al digitar las palabras claves LAN y LATAM en el buscador de google, éste otorga como resultado, entre otros, el siguiente enlace www.atrapalo.pe/ofertas/latam el mismo que por medio de un “click” lleva a la página web www.atrapalo.pe, la cual corresponde a Atrápalo Perú S.A.C.

 

● De la copia de 35 (treinta y cinco) facturas electrónicas, de 06 (seis) correos electrónicos y de una carta del 08 de agosto de 2016.

 

Al respecto se verifica lo siguiente:

 

a) Las facturas fueron emitidas por la denunciada a favor de la denunciante, con sucursal en Perú, entre los años 2016 y 2017, por conceptos relacionados con: “cumplimiento meta incentivo”, “comisión boletos” y “comisión R.V”

b) Los correos electrónicos fueron cursados entre las partes del presente procedimiento, en el año 2017, por medio de los cuales representantes de LATAM AIRLINES GROUP S.A. informan a la denunciada, entre otras cosas, que cuentan con tarifas promocionales a diversos destinos, las cuales deben ser ofrecidas a sus clientes antes de su vencimiento. Asimismo, se cita a ATRAPALO PERÚ S.A.C. a capacitaciones que tendrán como finalidad informarle acerca de las nuevas tarifas de LATAM AIRLINES GROUP S.A. y de su nuevo modelo de ventas de vuelos.

c) La carta del 08 de agosto de 2016 fue remitida por la denunciante a la denunciada por medio de la cual se informa a ésta última acerca del nuevo portal de LATAM AIRLINES GROUP, el cual les permitiría contar con una mejor comunicación. En dicha carta consignan el user y password otorgados a la denunciada.

 

● De la copia de 03 (tres) facturas y una constancia emitidas por la IATA[11] a favor de la denunciada se desprende que ATRAPALO PERÚ S.A.C. forma parte de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO[12].

 

● De la impresión de una presentación denominada Políticas de venta LATAM, la cual habría sido recepcionada el 04 de septiembre de 2017 por parte de ATRAPALO PERÚ S.A.C., se advierte que por medio de la misma LATAM AIRLINES GROUP S.A. le habría informado acerca de los nuevos términos y condiciones, los cuales incluyen, entre otros aspectos, puntos relacionados con el uso de la marca.  

 

 

En virtud a lo expuesto y considerando la valoración conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada usó las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves con la finalidad de que su enlace web, por medio del cual comercializa pasajes en línea, actividad que viene siendo identificada con el signo ATRAPALO, aparezca como uno de los resultados de búsqueda.

 

Así, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de LATAM AIRLINES GROUP S.A., corresponde a la Comisión establecer si se ha configurado la infracción prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, conducta imputada a la denunciada. En ese sentido corresponde evaluar la misma.

 

3.2.3 Evaluación de la conducta imputada a la denunciada

 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. sustentó su denuncia en la titularidad de sus marcas detalladas en el numeral 1.8. de la presente Resolución.

 

Al respecto, como es sabido, la marca es aquel signo que sirve para distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de información que permite no sólo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio de su preferencia, sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores.

 

En base a estas consideraciones se le reconoce al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, derecho que lo faculta a accionar contra aquellos que pretendan usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con el suyo, afectando su derecho de exclusiva.

 

En el presente procedimiento, la denunciante manifestó que la conducta realizada por la denunciada vulnera lo establecido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, el mismo que tipifica como infracción al siguiente comportamiento:

 

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

 

(…)

 

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. (…)”

 

Para la configuración del supuesto de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una marca o un nombre comercial contemplado en el literal d) del artículo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente[13]:

 

● El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

 

a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”, por lo tanto, se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca o el nombre comercial infringido (e.g., uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas).

 

b) La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades comerciales con ánimo de lucro que excedan el ámbito de la esfera privada[14].

 

c) La protección conferida excede el principio de especialidad, por ende, se protegerá la marca o el nombre comercial, aunque el signo usado en el comercio distinga o se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada o el nombre comercial respecto al cual se demostró el primer uso en el comercio.

 

● Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado[15].

 

● Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada o al nombre comercial respecto al cual se demostró el primer uso en el comercio, para distinguir productos o servicios idénticos, se presumirá el riesgo de confusión. Al efecto, los signos en conflicto deben ser exactamente iguales.

 

Previamente a determinar si la conducta denunciada es susceptible de infracción resulta pertinente indicar que Google Adwords corresponde a un servicio brindado por Google LLC, el mismo que consiste en la asignación de palabras claves[16] a los usuarios de dicho servicio (anunciantes) interesados en asociar enlaces patrocinados a sus sitios web cuando sus clientes o usuarios introduzcan, como criterios de búsqueda, dichas palabras.

 

Dicho ello, de acuerdo a lo expuesto y a lo desarrollado en el numeral 3.2.2. de la presente resolución, si bien se puede verificar que la denunciada usó las denominaciones materia de denuncia LAN y LATAM como palabras claves, dicho uso tenía como finalidad que su enlace web aparezca como uno de los resultados de búsqueda y no identificar con ellas su actividad relacionada con la comercialización de pasajes en línea, toda vez que, de los medios probatorios, se desprende que dicha actividad viene siendo identificada con el signo ATRÁPALO. 

 

Asimismo, el hecho que la denunciada use las mencionadas denominaciones como palabras claves (con la finalidad de que los usuarios, al digitalizar las mismas, accedan, por medio de sus enlaces, a las opciones de servicios brindados por ATRÁPALO PERÚ S.A.C.), no resulta determinante para poder concluir que la comercialización de pasajes en línea efectuada por la denunciada sea identificada con los signos LAN y/o LATAM, más aun teniendo en cuenta que de la verificación del contenido de la página web de la denunciada[17], en todo momento, su actividad es identificada con el signo ATRÁPALO.

 

 

Cabe mencionar que, si bien dentro del contenido de la imagen consignada previamente se observa la referencia a la palabra LATAM, ello no quiere decir que la comercialización de los pasajes en línea se identifique con dicha denominación, sino por el contrario, la mencionada alusión tiene como finalidad que el usuario, al navegar dentro de dicha web, cuente con toda la información relacionada con la empresa que finalmente operará el vuelo que realizará y cuyos pasajes pudo adquirir por medio de la intermediación efectuada por ATRÁPALO.

 

De igual manera, se ha verificado que ATRÁPALO PERÚ S.A.C., por medio de su página web, pone a la venta pasajes aéreos que la misma denunciante ha puesto a su disposición, conforme se desprende de las facturas y de los correos electrónicos presentados

 

Por las consideraciones señaladas, en la medida que la denunciante no ha logrado acreditar que las palabras claves LAN y/o LATAM distingan la comercialización de pasajes en línea por parte de la denunciada, no obstante corresponderle la carga de la prueba conforme a ley[18], corresponde declarar infundada la denuncia formulada por LATAM AIRLINES GROUP S.A., al no encontrarse enmarcada dentro del supuesto previsto por el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

 

3.3 Imposición de la sanción

 

No habiéndose verificado la existencia de infracción, la Comisión determina que no corresponde imponer sanción a las denunciadas.

 

            3.4 Medidas definitivas

 

En la medida que no se ha verificado la existencia de una infracción por parte de la denunciada, la Comisión determina que no corresponde otorgar medidas definitivas.

 

Costas y costos del procedimiento

 

El artículo 126 del Decreto Legislativo Nº 1075, que regula la aplicación de las costas y costos en los procedimientos de infracción, establece:

 

«A solicitud de parte, la autoridad nacional competente podrá ordenar que la parte vencida asuma el pago de los costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el Indecopi».

 

Al respecto, al haberse determinado que la denuncia por infracción resulta infundada, corresponde declarar improcedente el pedido de costas y costos solicitado por LATAM AIRLINES GROUP S.A.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Primero: Declarar INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por LATAM AIRLINES GROUP S.A., de Chile, contra ATRAPALO PERU S.A.C. de Perú.

 

Segundo: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de sanción efectuado por LATAM AIRLINES GROUP S.A. de Chile.

 

Tercero: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de medidas definitivas efectuado por LATAM AIRLINES GROUP S.A., de Chile.

 

Cuarto: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos efectuado por LATAM AIRLINES GROUP S.A. de Chile.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese         RAAUGUSTO MELONI GARCÍA Presidente de la Comisión de Signos Distintivos