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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 2089-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 694474-2017/DSD

 

ACCIONANTE: NELSON PÉREZ HUAMÁN

 

EMPLAZADA: INDULATEX LTDA.

 

Cancelación de registro por falta de uso de marca mixta.

 

Lima, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 22 de febrero de 2017, Nelson Pérez Huamán (Perú) solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca de producto constituida por la denominación DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo[1] (Certificado Nº 185723), por falta de uso, inscrita a favor de Indulatex Ltda. para distinguir utensilios y recipientes para el menaje, la cocina y el aseo doméstico e industrial, en especial cepillos, esponjas y guantes (de caucho, látex y otros materiales) para el menaje y la cocina de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, por cuanto la referida marca no ha sido usada por su titular o licenciatario o persona autorizada alguna en los últimos tres años y tiene interés en solicitar el registro de la marca DELFÍN para identificar guantes para el menaje y la cocina de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 26 de mayo de 2017, Indulatex Ltda. (Colombia) absolvió el traslado de la cancelación manifestando que ha comercializado y promocionado productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial identificados con su marca registrada en Perú y Colombia.

 

Adjuntó medios probatorios consistentes en facturas y publicidad.

 

Con fecha 19 de junio de 2017, Nelson Pérez Huamán manifestó lo siguiente:

 

(i) Los documentos presentados por la emplazada no logran acreditar el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, por cuanto contienen denominaciones distintas a la marca registrada y carecen de elementos gráficos.

 

(ii) Las facturas emitidas entre el 22 de febrero de 2014 al 22 de febrero de 2017 no deberán ser tomadas en cuenta, por cuanto no han sido emitidas dentro del periodo relevante.

 

(iii) Las facturas presentadas no contienen sello y firma que acredite el pago de las mismas, por lo que no demuestran la efectiva comercialización de productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.

 

(iv) Los afiches presentados no corresponden a la marca materia de cancelación, sino a los productos denominados GUANTE BICOLOR MAGISTRAL o GUANTE BICOLOR CALIBRE.

 

(v) Considerando que los productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial son productos de consumo masivo, los documentos válidos presentados por la emplaza no resultan suficientes para acreditar el uso.

 

Con fecha 12 de julio de 2017, Indulatex Ltda. adjuntó medios probatorios adicionales para acreditar el uso de la marca objeto de cancelación.

 

Mediante Resolución Nº 2847-2017/CSD-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta y, en consecuencia, CANCELÓ el registro de la marca de producto constituida por la denominación DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo, inscrita bajo Certificado N° 185723. Consideró lo siguiente:

 

(i) Los medios probatorios presentado constituidos por comprobantes de pago, así como encartes, publicidad y la información contenida en los mismos no constituyen medios probatorios que demuestren el uso de la marca DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo, en tanto el signo consignado en dichos documentos difiere de la forma en la que fue registrada la marca materia de cancelación.

 

(ii) Las diferencias existentes entre los signos utilizados y la marca registrada bajo Certificado N° 185723 no se limitan a aspectos secundarios, sino, por el contrario, a elementos relevantes que alteran su carácter distintivo constituido por el elemento denominativo DELFÍN GUANTES BICOLOR y el elemento gráfico consistente en la representación de un delfín, figuras irregulares y la representación estilizada de una mano, los cuales no se encuentran presentes en el signo utilizado y/o se encuentran de manera distinta.   

 

Con fecha 25 de octubre de 2017, Indulatex Ltda. interpuso recurso de apelación adjuntando medios probatorios con el fin de acreditar la comercialización de productos con la marca objeto de cancelación y manifestando lo siguiente:

 

(i) La marca objeto de cuestionamiento presenta como elemento relevante la denominación DELFÍN, por lo que las muestras presentadas demuestran que la marca es utilizada manteniendo sus elementos esenciales.

 

(ii) La autoridad debe considerar la totalidad de los medios probatorios presentados, en virtud al principio de presunción de veracidad.

 

No obstante que el accionante fue notificado con apelación interpuesta, no absolvió el traslado correspondiente.

 

II CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo, inscrita bajo Certificado N° 185723, a favor de Nelson Pérez Huamán, para distinguir productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.

 

III ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que Indulatex Ltda. es titular del registro de la marca  de producto DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo (se reivindica colores[2]), conforme al modelo, para distinguir utensilios y recipientes para el menaje, la cocina y el aseo doméstico e industrial, en especial cepillos, esponjas y guantes (de caucho, látex y otros materiales) para el menaje y la cocina de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 1 de marzo de 2012, con Certificado N° 185723, vigente hasta el 1 de marzo de 2022.

 

 

2. Cancelaciones por falta de uso

 

2.1 Marco conceptual

 

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

 

2.2 Condiciones del uso de la marca

 

El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:

 

(i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y

 

(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

 

Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

 

A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia[3] – que también resulta aplicable a la Decisión 486 – ha interpretado lo siguiente:

 

- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

 

- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

 

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiese usado dentro de los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.

 

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca.  Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

 

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005 (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486), modificada por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016 (precedente de observancia obligatoria que modifica el precedente aprobado mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI):

 

(i) La norma dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad, sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

 

(ii) La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

 

La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

 

a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

 

b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue se deberá verificar no solo si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género. El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina automáticamente que se deba mantener la vigencia del registro  con relación a dicho género de  productos o servicios, ello estará condicionado a que los productos o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido en el registro de la marca, caso contrario corresponderá reducir o limitar los productos o servicios identificados con la marca únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado. 

 

La intención de la norma – a criterio de la Sala – no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486[4] .

 

Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta útil tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:

 

Marca “X”	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
	{a, b, c, d, e, f, g}	{a, b, c, d}	{e, f, g}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{c}	{a, b, d y demás}	{c}
	{a, b, c, d y demás}	{a, b, c, d}	{y demás}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista, pero pertenece al “y demás”]	{a, b, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista, pero pertenece a b; sin embargo, no guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista, pero pertenece a b, además guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]	{a, c, d, e, f, g}	{b}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{m} [m no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a “a, b, c, d, e, f o g”]	{a, b, c, d, e, f, g}	{ø}

 

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

 

2.3 Forma del uso de la marca

 

Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

 

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)[5] en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

 

Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

 

Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

 

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)[6], dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

 

Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

 

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

 

Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado.

 

Finalmente, además de los criterios antes señalados, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso

 

2.4. Uso de la marca de producto DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo (Certificado N° 185723)

 

En atención a lo indicado en el numeral precedente, para efectos de analizar el uso de una marca en el mercado, se deben verificar los siguientes criterios:

 

a) Que el signo que el titular de la marca utiliza en el mercado sea idéntico a la marca registrada, salvo que las diferencias estén referidas a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

 

b) Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca.

 

c) Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde. 

 

Cabe precisar que para la evaluación o análisis del segundo y tercer criterio es necesario que se haya cumplido con acreditar el cumplimiento del primero.

Asimismo, una vez cumplido el primer criterio, de acuerdo con lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, debe acreditarse el uso de la marca materia de cancelación, dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

 

A fin de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación, la emplazada presentó los siguientes medios probatorios:

 

- Un CD conteniendo los siguientes documentos:

 

a) 107 facturas emitidas por Indulatex S.A. entre el 13 de enero de 2014 al 23 de febrero de 2017 por concepto de comercialización de guantes identificados como GUANTES BICOLOR C25 DELFIN o GUANTES BICOLOR C35 DELFIN, entre otros productos, a favor de distintas personas naturales y jurídicas ubicadas en varias ciudades de Colombia.

 

b) 3 facturas emitidas por Indulatex S.A. entre el 31 de mayo de 2016 al 11 de noviembre de 2016 por concepto de comercialización de guantes identificados como GUANTES BICOLOR C25 DELFIN o GUANTES BICOLOR C35 DELFIN, entre otros productos, a favor de distintas personas jurídicas ubicadas en Lima, Perú.

 

c) 3 afiches publicitarios correspondientes al establecimiento identificado como “Alkosto”, emitidos entre el 31 de julio de 2015 al 21 diciembre de 2016, donde se aprecia publicidad de diversos productos, entre ellos, guantes identificados con el siguiente signo:

 

 

d) 3 afiches publicitarios correspondientes al establecimiento identificado “Almacenes LA14”, emitidos entre el 17 al 31 de mayo de 2016, 15 al 31 de agosto de 2016 y 1 al 31 de diciembre de 2016, respectivamente, donde se aprecia publicidad de diversos productos, entre ellos, guantes identificados con el siguiente signo:

 

 

e) Publicidad denominada "MakroMania", emitida entre el 19 de marzo al 31 de abril de 2014, donde se aprecia publicidad de diversos productos, entre ellos, guantes identificados con los siguientes signos:

 

 

f) Publicidad de la Tienda "Olímpica", emitida entre el 15 al 30 de setiembre de 2016, donde se aprecia publicidad de diversos productos, entre ellos, guantes identificado con el siguiente signo:

 

 

g) Certificado sobre exportaciones realizada de los guantes DELFIN de fecha 25 de abril de 2017, realizado por el revisor fiscal de Indulatex Ltda. (se detallan las exportaciones realizadas por su empresa a Perú y Venezuela de guantes entre los años 2014 al 2017).

 

h) Certificado sobre exportaciones realizada de los guantes DELFIN de fecha 25 de abril de 2017, realizado por el revisor fiscal de Indulatex Ltda.     (se detallan las ventas en Colombia de guantes entre los años 2014 al 2017).

 

i) Certificado sobre exportaciones realizada de los guantes DELFIN de fecha 25 de abril de 2017, realizado por el revisor fiscal de Indulatex Ltda. (se detallan facturas que corresponden a la venta de guantes entre los años 2014 al 2017).

 

j) Cuadro en Microsoft Excel con los conceptos “ventas históricas Ventas Históricas EXPORTACION GUANTE BICOLOR C25 DELFIN” y “Venta Histórica en Colombia GUANTE BICOLOR C25 DELFIN” correspondiente a los años 2014 al 2017.

 

k) 11 facturas emitidas por Grupo Bresca S.A.C. entre el 6 de octubre de 2016 al 16 de octubre de 2017, por concepto de comercialización de guantes identificados con los signos DELFÍN, MAGISTRAL y SUPER INDUSTRIAL a favor de distintas personas naturales y jurídicas ubicadas en Lima y Callao.

 

l) 6 imágenes de publicidad correspondiente a guantes de la marca DELFIN, sin fecha.

 

Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la emplazada, conviene señalar que, considerando que la presente acción de cancelación se ha interpuesto el 22 de febrero de 2017, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 165 de la Decisión 486, la emplazada debe acreditar el uso de la marca materia de cancelación, en el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2014 y el 22 de febrero de 2017.

 

En virtud a lo antes expuesto, no se tomarán en cuenta los siguientes medios probatorios:

 

Las facturas emitidas entre el 13 de enero al 13 de febrero de 2014 y 23 de febrero de 2017, toda vez que han sido emitidas con anterioridad y/o posterioridad al periodo antes indicado.

Las 6 imágenes de publicidad por no tener fecha cierta de su puesta a conocimiento del público consumidor.

 

Por otro lado, si bien existen medios probatorios que han sido emitidos por Indutalex S.A. y Grupo Bresca S.A.C., teniendo en consideración que éstos han sido presentados por la emplazada, se entienden que corresponden a empresas autorizadas por la titular de la marca, por lo que sí serán tomados en consideración en el presente análisis.

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, de la revisión de los medios probatorios que sí serán tomados en cuenta presentados por Indulatex Ltda. a fin de acreditar el uso de su marca de producto DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo (Certificado Nº 185723), se advierte que:

 

a) Respecto al uso del signo objeto de cancelación

 

De la evaluación conjunta de las facturas de venta y publicidad presentadas por la emplazada, se advierte que ésta ha venido empleando en el mercado los siguientes signos:

 

 

Tal como se indicó en el numeral 2.2, el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

 

En estos casos, deberán valorarse las variaciones a fin de determinar si afectan o no la capacidad distintiva de la marca y si producen una impresión diferente o similar.

 

Si bien los signos utilizados por la emplazada incluyen en su conformación las denominación DELFÍN de manera predominante, no se aprecian los otros elementos figurativos y cromáticos relevantes que conforman a la marca objeto de cancelación, es decir, la figura estilizada del dibujo de un delfín, en el que su cuerpo se encuentra haciendo una forma curva y flotando sobre silueta estilizada de una mano; por lo que, apreciados los signos en conjunto, se advierte que los signos utilizados en el mercado por la emplazada difieren de la marca registrada, tal como se advierte a continuación:

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no ha quedado demostrado que los guantes que comercializa la emplazada se encuentren identificados con la marca materia de cancelación conforme fue registrada, es decir, respecto a los elementos figurativos que la conforman.

 

En tal sentido, la emplazada no ha logrado demostrar el uso de la marca DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo (Certificado Nº 185723).

 

b) Respecto a los productos y la cantidad y modo

 

En atención a lo anterior, no resulta necesario evaluar si el signo utilizado por la emplazada fue para distinguir los productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial y si correspondía a la cantidad y modo de comercialización por la naturaleza de los productos.

 

c) Conclusión

 

Por lo expuesto precedentemente, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, corresponde cancelar por falta de uso el registro de la marca DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo (Certificado Nº 185723).

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Indulatex Ltda., en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 2847-2017/CSD-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2017, que CANCELÓ el registro de la marca DELFÍN GUANTES BICOLOR y logotipo (Certificado N° 185723), inscrito a favor de Indulatex Ltda., para distinguir utensilios y recipientes para el menaje, la cocina y el aseo doméstico e industrial, en especial cepillos, esponjas y guantes (de caucho, látex y otros materiales) para el menaje y la cocina de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

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