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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN N° 2267-2015/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE: 529018-2013

 

SOLICITANTE: CHEMMER ENTERPRISE CO., LTD.

 

OPOSITORES: MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C.

VALLADARES TENA, JOEL WILBER

 

MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

OPOSICIÓN - LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

 

Lima, 01 de setiembre 2015

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 15 de abril de 2013, CHEMMER ENTERPRISE CO., LTD., de Taiwán, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Para distinguir adhesivos (pegamentos) para la papelería o casa, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se ha verificado que MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C. y VALLADARES TENA, JOEL WILBER, ambos de Perú, interpusieron oposición al registro del signo solicitado.

 

1.1. Con relación a la oposición formulada por MONTREAL  IMPORTACIONES S.A.C.  

 

Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2013, MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C., de Perú, formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es una empresa que inició sus operaciones comerciales el año 2009 para la importación de distintos artículos para el hogar y la oficina, entre ellos, de su producto distinguido por la marca GALAXX (certificado N° 169560), para identificar pegamentos.

- El signo solicitado carece de aptitud distintiva, toda vez que no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual distinga los productos que se pretenden distinguir, de los demás que se ofrecen en el mercado, en tanto no reviste de alguna característica particular que permita determinar un origen empresarial determinado; por el contrario, para el consumidor consistirá tan solo en “la forma irregular de una tapa de pegamento”.

- De otorgarse el registro del signo solicitado, que consiste en la forma usual del producto que pretende distinguir (pegamentos), se limitaría a los competidores la posibilidad de usar dicha forma, la cual es necesaria e indispensable para la presentación del mismo, bloqueándoseles el acceso al mercado. 

- En efecto, la forma tridimensional solicitada constituye la forma usual de los pegamentos a distinguir, la misma que es utilizada ampliamente en el mercado nacional e internacional por distintos fabricantes, al igual que sus productos GALAXX.

- Todas ellas tienen las mismas características: (i) una tapa que termina en una punta angulada, (ii) lados donde sobresalen aletas de agarre y (iii) base circular que va al cuerpo del envase.

 

Citó jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considera aplicable al caso.

Amparó sus argumentos en lo establecido en el artículo 135 incisos b), c) y d) de la Decisión 486.

Adjuntó medios probatorios.

 

Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2013, la solicitante absolvió el traslado de la oposición formulada por MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C. manifestando lo siguiente:

 

- Las formas usuales o básicas de las tapas de pegamento son de forma alargada con terminación en punta para la expulsión del pegamento.

- En el mercado peruano existen diversas tapas de pegamento que si bien tienen en común uno o más elementos, la forma del envase solicitado presenta características propias que la hacen distintiva en relación a otras que ya existen en el mercado.

- Así, existen por ejemplo tapas alargadas con punta redonda, otras con punta plana, unas cilíndricas y otras cónicas, las cuales coexisten en el mercado sin problema alguno.

- Se remite a muestras físicas que se encuentran en el expediente N° 529019-2013.

 

Citó jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considera aplicables al caso.

 

1.2. Con relación a la oposición formulada por VALLADARES TENA, JOEL WILBER

 

Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2013, VALLADARES TENA, JOEL WILBER, de Perú, formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es titular en el Perú de la marca SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO y logotipo (certificado N° 181280), que distingue productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

- Solicitó el registro de la marca SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO WWW.ADIOSSEALAGLORIA.COM.PE y logotipo (expediente N° 484744-2012), para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

- Las estructuras tridimensionales de las tapas de pegamento que la solicitante pretende registrar a su favor, están contenidas en sus marcas previamente citadas.

- En efecto, dichas tapas tienen forma de cono con la punta ovalada, con cuatro segmentaciones en alto relieve distribuidos alrededor de las mismas.

- Al ser idénticos dichos elementos, el consumidor medio creerá que el signo solicitado es una variación de sus marcas.

- Los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

- La solicitante actuó mediando mala fe y con la intención de cometer actos de competencia desleal.     

- El propósito de la presente solicitud de registro es sacarlo del mercado mediante el registro de un elemento muy particular que conforma sus marcas, como es la tapa.

- En tal sentido, la presente solicitud de registro no debe asumirse como una mera casualidad, sino como un acto planeado por la solicitante que busca adquirir derechos exclusivos de propiedad industrial para quebrar la competencia.

 

Amparó sus argumentos en lo establecido en los artículos 136 inciso a), 137 y 146 de la Decisión 486.

Adjunta muestras físicas.

 

Mediante escrito de fecha 09 de agosto de 2013, la solicitante absolvió el traslado de la oposición formulada por VALLADARES TENA, JOEL WILBER manifestando lo siguiente:

 

- Las formas usuales o básicas de las tapas de pegamento son de forma alargada con terminación en punta para la expulsión del pegamento.

- En el mercado peruano existen diversas tapas de pegamento que si bien tienen en común uno o más elementos, la forma del envase solicitado presenta características propias que la hacen distintiva en relación a otras que ya existen en el mercado.

- Existen tapas alargadas con punta redonda, otras con punta plana, unas cilíndricas y otras cónicas, las cuales coexisten en el mercado sin problema alguno.

- Los signos en conflicto son diferentes. En efecto, el signo solicitado corresponde a una marca tridimensional (con volumen), mientras que la marca registrada es figurativa, la misma que está compuesta por un empaque con diversos y variados elementos que no guardan semejanza alguna con el signo solicitado.

- Se remitió a muestras físicas que se encuentran en el expediente N° 529019-2013.

- Citó jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considera aplicables al caso.

 

Mediante Resolución N° 733-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de marzo de 2014, la Comisión de Signos Distintivos dispuso SUSPENDER el trámite del expediente de vista hasta que se resuelvan de manera definitiva en la vía administrativa los expedientes N° 500084-2012 y N° 484744-2012.

 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

La Comisión conforme a los antecedentes expuestos deberá determinar lo siguiente:

 

(i) Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 733-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de marzo de 2014.

 

(ii) Respecto de la oposición formulada por MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C.

 

- Si el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 incisos b), c) y d) de la Decisión 486.

 

(iii) Respecto de la oposición formulada por VALLADARES TENA, JOEL WILBER.

 

- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas y/o solicitadas a favor del opositor.

- Si el signo ha sido solicitado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

3.1. Levantamiento de suspensión

 

La Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del presente expediente, hasta que se resuelvan en forma definitiva en la vía administrativa los expedientes N° 500084-2012 y N° 484744-2012.

 

Al respecto, mediante Resolución N° 764-2014/TPI-INDECOPI, de fecha 08 de mayo de 2014, recaída en el expediente N° 500084-2012, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual,  confirmó la Resolución N° 1041-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 10 de abril de 2013, en el extremo que declaró fundada parcialmente la nulidad formulada, y en consecuencia anuló parcialmente el registro del certificado N° 181220, dejándolo vigente únicamente para productos de imprenta y fotografías, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

De otro lado, mediante Resolución N° 1497-2014/TPI-INDECOPI, de fecha 20 de junio de 2014, recaída en el expediente N° 484744-2012, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó la Resolución N° 402-2013/CSD-INDECOPI de fecha 4 de febrero de 2013, que otorgó el registro de la marca de producto conformada por la denominación SUPER GLUE “A DIOS SEA LA GLORIA” EL PEGATODO WWW.ADIOSSEALAGLORIA.COM.PE (sin reivindicar) y logotipo (se reivindica colores), solicitado por Joel Wilber Valladares Tena, de Perú, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

En ese sentido, dado que han quedado resueltos en forma definitiva en la vía administrativa los expedientes N° 500084-2012 y N° 484744-2012, corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.

 

3.2. Informe de antecedentes

 

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

 

a)      VALLADARES TENA, JOEL WILBER, de Perú, es titular de las siguientes marcas:

 

- La marca de producto constituida por la denominación SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

Inscrita el 02 de noviembre de 2011, con certificado N° 181280, vigente hasta el 02 de noviembre de 2021, que distingue únicamente para productos de imprenta y fotografías, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

- La marca de producto constituida por la denominación SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO WWW.ADIOSSEALAGLORIA.COM.PE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 04 de febrero de 2013, con certificado N° 215481, vigente hasta el 04 de febrero de 2023, que distingue papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; pegamentos y adhesivos de papelería o para uso doméstico; cintas adhesivas; artículos de oficina (excepto muebles), de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

A. Oposición formulada por MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C.

 

3.3. Aptitud distintiva del signo solicitado

 

MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C., señaló que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 incisos b), c) y d) de la Decisión 486.

 

Al respecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

 

Es decir, que conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora.

 

De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

 

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que “la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca”.^[1]

 

Así, la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

 

Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de determinar la aptitud distintiva de un signo deberán relacionarse sus características constitutivas inherentes con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Así, si el signo solicitado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue, de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores, entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

 

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en consecuencia, que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios, de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser usual, genérico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende distinguir, no podrá constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado.

 

3.3.1. Formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio

 

Dentro de los signos que pueden constituir marca conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se encuentran la forma de los productos, sus envases o envolturas, los cuales son susceptibles de ser registrados, siempre que cuenten con capacidad distintiva en sí para poder ser considerados como marcas y, en consecuencia, resulten aptos para diferenciar los productos de un competidor en el mercado.

 

Es por ello que no podrán acceder al registro por no tener tal capacidad distintiva, entre otros, los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate, prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486. 

 

En este orden de ideas, se puede concluir que las formas usuales se refieren a aquellas configuraciones externas de los productos o de sus envases que sin ser indispensables en el comercio son habitualmente utilizadas por distintos empresarios en la presentación de sus productos dentro del mercado.

 

La razón de la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre la forma usual de un producto o de su envase o en una forma o característica impuesta por la naturaleza o la función del producto o el servicio, se impediría a los demás competidores la posibilidad de seguir empleando formas que comúnmente han venido utilizando para presentar sus artículos ante el público consumidor o formas que dada la naturaleza o la función del producto o servicio, vienen siendo usadas necesariamente por los competidores. 

 

3.3.2. Formas que dan una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplican

 

El inciso d) del artículo 135 prevé que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen.

 

Al respecto la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI señala que “La razón para excluir del registro como marcas a estos signos estriba en que dichas formas son susceptibles de ser protegidas a través del régimen de invenciones, que permite a su titular goza de la prerrogativa de explotación temporal y le confiere un derecho oponible frente a terceros respecto de cualquier género de productos. Asimismo, busca impedir que la protección originalmente otorgada a estas formas, por la vía de un modelo de utilidad o, en su caso, de una patente de invención, pueda ser prorrogada o extendida indefinidamente a través del registro como marca, impidiendo a otros explotar dicho dispositivo a partir del momento en que pase al dominio público”.^[2]

 

3.3.3. Análisis del signo solicitado

 

El signo solicitado está constituido por la forma tridimensional (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Para distinguir adhesivos (pegamentos) para la papelería o casa, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

Cabe señalar que mediante Memorando N° 4614-2014/ DSD-Mco, se solicitó a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se sirva emitir informe en el cual se detalle si la forma que constituye el signo solicitado en el presente procedimiento goza de protección de acuerdo con la legislación de Propiedad Industrial; y, si éste se encuentra registrado en el Perú. Asimismo, solicitamos que conforme a las características del signo se sirva informarnos si cuenta con alguna ventaja funcional respecto a los productos que pretende distinguir.

 

Así, mediante Memorándum N° 0423-2014/DIN, de fecha 10 de octubre de 2014, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías concluyó lo siguiente:

 

“(...) se ha verificado en la base de datos de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías que no existe ningún registro o solicitud en trámite de patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial, que corresponda a la forma tridimensional adjuntada, referida a una tapa dosificadora de pegamentos.

 

Por otro lado, cabe indicar que no es posible determinar de la sola verificación de las figuras o imágenes adjuntadas, si la forma tridimensional en mención involucra aspectos funcionales o de orden técnico.”

 

Cabe señalar que si bien la opositora adjuntó muestras físicas de tapas, que según señaló corresponden a pegamentos, en atención a lo señalado en el párrafo precedente, no ha sido demostrado y tampoco existen indicios suficientes que permitan determinar que las formas referidas consistan exclusivamente en una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplican.

 

De otro lado, tampoco se ha verificado que la forma tridimensional solicitada corresponda a una forma usual de los productos que pretende distinguir o en una forma o característica impuesta por la naturaleza o la función de dichos productos.

 

Sin perjuicio de lo anterior, en el presente caso, se advierte que la forma tridimensional solicitada, por sí sola no está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se diferencie los productos que desea distinguir de los demás que se ofrecen en el mercado, en tanto no reviste alguna característica peculiar cuya sola presencia permita al consumidor determinar el origen empresarial de los  adhesivos (pegamentos) para la papelería o casa, de la clase 16 de la Clasificación Internacional que pretende distinguir.

 

Por lo expuesto, la Comisión determina que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 incisos c) y d) de la Decisión 486; sin embargo, se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486; razón por la cual corresponde declarar fundada en este extremo la oposición formulada por MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C.

 

B. Oposición formulada por VALLADARES TENA, JOEL WILBER

 

3.4. Evaluación del riesgo de confusión

 

VALLADARES TENA, JOEL WILBER, sustentó su oposición en base a la titularidad sobre las marcas SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO y logotipo (certificado N° 181280) y SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO WWW.ADIOSSEALAGLORIA.COM.PE y logotipo (actualmente inscrita con certificado N° 215481), que distinguen productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

El artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

 

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor o usuario en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, según el caso, en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. Por su parte, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aún diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

 

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, el riesgo de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

 

3.4.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

 

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

 

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor o usuario, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión N° 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud  ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

 

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor o usuario al que van dirigidos.

 

a. Respecto de la marca inscrita con certificado N° 181280

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir adhesivos (pegamentos) para la papelería o casa, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

Por su parte, la marca registrada con certificado N° 181280, distingue únicamente productos de imprenta y fotografías, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se advierte que existe vinculación entre los adhesivos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de imprenta que distingue la marca registrada, toda vez que se trata de productos que pueden ser usados en forma conjunta, están dirigidos a los mismos consumidores y comparten los mismos canales de comercialización, razón por la que son susceptibles de ser elaborados por las mismas empresas.

 

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público usuario

 

b. Respecto de la marca inscrita con certificado N° 215481

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir adhesivos (pegamentos) para la papelería o casa, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

La marca registrada con certificado N° 215481, distingue papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; pegamentos y adhesivos de papelería o para uso doméstico; cintas adhesivas; artículos de oficina (excepto muebles), de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos en los pegamentos y adhesivos de papelería o para uso doméstico que distingue la marca registrada.

 

Asimismo, existe vinculación entre los adhesivos (pegamentos) para la papelería o casa que pretende distinguir el signo solicitado y los  papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en  otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; artículos de papelería; cintas adhesivas; artículos de oficina (excepto muebles) que distingue la marca registrada, toda vez que se trata de productos que pueden ser usados en forma conjunta, están dirigidos a los mismos consumidores y comparten los mismos canales de comercialización, razón por la que son susceptibles de ser elaborados por las mismas empresas.

 

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público usuario. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

 

3.4.2. Examen comparativo

 

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

 

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepción del consumidor medio;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, 

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

 

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) La semejanza gráfico-fonética;

b) La semejanza conceptual; y,

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

 

El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que “tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

 

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

 

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que “tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

 

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”

 

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

 

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente, además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

 

Previamente a realizar el examen comparativo, cabe señalar que la frase “A DIOS SEA LA GLORIA” que conforma las marcas registradas es una expresión de carácter religioso, empleada para hacer reverencia o alabanza a Dios, en virtud de lo cual, se trata de una frase carente de distintividad, por lo que no será tomada en cuenta en el examen comparativo.

 

De otro lado, la expresión WWW.ADIOSSEALAGLORIA.COM.PE, contiene la frase A DIOS SEA LA GLORIA, que conforme se señaló carece de distintividad, además de los elementos “WWW”, “.COM” y “.PE”, respecto de los cuales cabe señalar que no son relevantes a efectos de realizar el examen comparativo, dado que el primero describe el protocolo de comunicación propio del sistema World Wide Web, que indica que la página web está presentada en formato de hipertexto; mientras que el segundo, consiste en un gTLD^[3] que describe la actividad de tipo comercial de la persona que opera el ordenador y el tercero consiste en un ccTLD o nTLD que informa sobre el país al que ha asignado el citado nombre de dominio. En ese sentido, dichos elementos no resultan determinantes para establecer las semejanzas o diferencias entre los signos confrontados.

 

Asimismo, la expresión EL PEGALOTODO que conforma las marcas registradas, resulta descriptiva en relación a pegamentos y adhesivos debido a que informa respecto de las características de los productos razón por la que tampoco será tomada en cuenta en el examen comparativo.

 

Finalmente, la frase SUPER GLUE, constituye una expresión propia del idioma inglés, cuya traducción al castellano (súper goma o súper pegamento), es susceptible de ser entendida por los consumidores, ya que constituye una expresión frecuentemente usada en el mercado^[4], como una frase laudatoria en relación con pegamentos o adhesivos. En ese sentido tampoco será tomada en cuenta en el examen comparativo.  

 

a) Respecto de la marca inscrita con certificado N° 181280

 

Realizado el examen comparativo entre el signo tridimensional solicitado y la marca SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO y logotipo, se advierte que los signos resultan no resultan semejantes.

 

Signo solicitado	Marca registrada

 

En efecto, la marca registrada, presenta elementos cromáticos y figurativos distintivos que determinan que los signos confrontados generen una impresión visual y de conjunto distinta.

 

b) Respecto de la marca inscrita con certificado N° 215481

 

Realizado el examen comparativo entre el signo tridimensional solicitado y la marca SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO WWW.ADIOSSEALAGLORIA.COM.PE y logotipo, se advierte que los signos resultan no resultan semejantes.

 

Signo solicitado	Marca registrada

 

En efecto, la marca registrada, presenta elementos cromáticos y figurativos distintivos que determinan que los signos confrontados generen una impresión visual y de conjunto distinta.

 

3.4.3. Conclusión

 

Por lo expuesto, la Comisión considera que:

 

i) El signo solicitado carece de aptitud distintiva.

ii) No se configura el riesgo de confusión alegado por la opositora, dado que si bien los signos se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y productos vinculados, éstos son diferentes gráfica y fonéticamente.

 

3.5. Mala fe – aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

En el presente caso, VALLADARES TENA, JOEL WILBER sostuvo que la solicitante actuó mediando mala fe y con la intención de cometer actos de competencia desleal. De otro lado, señaló que el propósito de la presente solicitud de registro es sacarlo del mercado mediante el registro de un elemento muy particular que conforma sus marcas, como es la tapa. Asimismo, invocó la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

 

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(..) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos.”^[5]

 

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

 

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

 

De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

 

El artículo 137 de la Decisión 486 establece que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

 

Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

 

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(…) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario.” ^[6]

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

 

En el presente caso, el opositor adjuntó muestras físicas correspondientes a dos tapas de pegamentos.

 

Del análisis de los manifestado por el opositor, los medios probatorios y del Informe de Antecedentes, se advierte que a la fecha de la presente solicitud de registro las marcas SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO y logotipo (certificado N° 181280) y SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO WWW.ADIOSSEALAGLORIA.COM.PE y logotipo (actualmente inscrita con certificado N° 215481) para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional, ya se encontraban registradas o en trámite de registro en el Perú a favor del opositor. Siendo así, y de conformidad con la naturaleza pública de la información del contenido del Registro de Propiedad Industrial que administra el INDECOPI, se advierte que dichas marcas fueron conocidas por la solicitante del presente procedimiento con anterioridad a su solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comisión que la solicitante haya actuado de mala fe y con la intención de facilitar, perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

 

En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro, de modo que dicho conocimiento no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta de mala fe o la intención de facilitar, perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal. Asimismo, resulta necesario señalar que en el presente procedimiento se ha determinado que no existe confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor del opositor, por lo que para amparar lo alegado por VALLADARES TENA, JOEL WILBER, hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. 

 

A mayor abundamiento, cabe señalar que se ha determinado en el presente procedimiento que el signo solicitado carece de aptitud distintiva, razón por la cual su uso o pretensión de registro no son susceptibles de configurar la mala fe o los actos de competencia desleal alegados por el opositor.

 

De lo expuesto, al no haberse acreditado la supuesta mala fe y la conducta desleal atribuida a la solicitante y dado además que esta Comisión determina que no existen elementos que permitan establecer que CHEMMER ENTERPRISE CO., LTD., haya solicitado el presente registro mediando mala fe y con la intención de consolidar, perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo.

 

3.6. Aplicación de la jurisprudencia invocada

 

- Jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

En el presente caso, las partes invocaron la aplicación de los criterios contenidos en algunas Resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI.

 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: “Las resoluciones (…) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirá precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada (…) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

 

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

 

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente.

 

- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

 

En el presente caso, el solicitante invocó la aplicación de los criterios contenidos en algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

 

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia. 

 

3.7. Examen de registrabilidad

 

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluye que el mismo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Primero. - Levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 733-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de marzo de 2014.

 

Segundo. - Declarar INFUNDADA la oposición formulada por VALLADARES TENA, JOEL WILBER, de Perú.

 

Tercero. - Declarar FUNDADA, la oposición formulada por MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C., de Perú, y, en consecuencia, DENEGAR el registro de marca solicitado por CHEMMER ENTERPRISE CO., LTD., de Taiwán.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Teresa Stella Mera Gómez.

 

Regístrese y comuníquese

 

 

 

 

 

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos