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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 1010-2004/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 201073-2004

 

SOLICITANTE: INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C.

 

Registro de forma tridimensional - Forma usual - Distintividad del signo solicitado

 

Lima, nueve de noviembre del dos mil cuatro

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 27 de enero del 2004, Invernaderos del Mundo S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en la parte inferior se observa una figura circular dentada conteniendo una figura cuadrangular en cuya parte central se aprecia una figura octogonal; conforme al modelo, para distinguir frutas y hortalizas frescas, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Mediante Resolución N° 8410-2004/OSD-INDECOPI de fecha 9 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado no reviste alguna característica peculiar que pueda ser susceptible por sí misma de distinguir entre el público consumidor el producto como proveniente de un origen empresarial determinado, por lo que no es posible que el consumidor lo identifique como proveniente de la empresa solicitante simplemente por su aspecto.

(ii) Si bien el signo solicitado cuenta con ciertos elementos (franjas verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en la parte inferior se observa una figura circular dentada conteniendo una figura cuadrangular en cuya parte central se aprecia una figura octogonal), éstos no contribuyen a desvirtuar la conclusión señalada, constatándose que la finalidad de la presente solicitud de registro es simplemente distinguir la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas, cuyo contenido puede ser cualquiera de los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

(iii) El signo solicitado no es capaz de indicar una procedencia empresarial concreta o constituir un elemento característico en base al cual los consumidores efectúen su decisión de consumo, por lo que no es susceptible de interactuar en el tráfico mercantil como un signo distintivo de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.

(iv) El signo solicitado no presenta en su estructura algún elemento denominativo ni figurativo adicional que le otorgue capacidad distintiva.

 

Con fecha 9 de agosto del 2004, Invernaderos del Mundo S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado posee características relevantes que le otorgan la distintividad necesaria para acceder a registro e identificar un origen empresarial determinado.

(ii) De una apreciación de las formas dentadas y cuadrados irregulares y de los especiales relieves, las franjas de inusuales características y el octógono original por su forma y superficie, se puede concluir que el signo tridimensional solicitado es suficientemente distintivo y capaz de identificar un origen empresarial determinado.

(iii) El signo solicitado es distintivo, por cuanto se encuentra conformado por un envase de forma circular caracterizado porque:

- Posee dos tapas de igual dimensión unidas en uno de los extremos.

- La tapa superior está compuesta por cuatro franjas verticales gruesas en cada uno de los lados y dos franjas verticales delgadas, más altas en las esquinas, que sobresalen para formar una figura cuadrada irregular, con los ángulos dentados, en la base de la tapa superior que tiene una forma circular irregular y dentada.

- La tapa inferior está formada por cuatro franjas verticales, dos delgadas y dos gruesas en cada uno de los lados, las cuales sobresalen respecto a las dos franjas verticales delgadas de las esquinas, formando una figura circular dentada, resaltando un relieve dentado en cada uno de los lados de textura rugosa. En el centro se aprecia una figura cuadrada irregular, en cuya parte central se aprecia una figura octogonal lisa de bajo relieve que contiene en cada lado franjas verticales delgadas y en cuyo interior se aprecia una figura octogonal rugosa en alto relieve que contiene en cada lado dos franjas verticales delgadas.

- En el punto de unión de las tapas, a ambos extremos de adelante, se aprecian dos seguros a presión y a los costados cuatro pequeños rectángulos en alto relieve.

(iv) El signo solicitado es diferente a la forma común, pues presenta configuraciones especiales y distintivas, como lo son el octágono, el cuadrado irregular, las franjas verticales ubicadas en las paredes del mismo, los bordes dentados, que son detalles que constituyen elementos que resultan suficientemente peculiares y originales para poder identificar la forma tridimensional solicitada con un determinado origen empresarial, por lo que cumple con el requisito de distintividad.

(v) El signo solicitado reúne elementos característicos especiales que permiten diferenciarlo de las configuraciones comunes, así como de las marcas existentes en el mercado, no siendo una forma necesaria para el envase de los productos que pretende distinguir.

(vi) De los envases que se comercializan en Supermercados Metro y Santa Isabel, cuya muestra adjunta, se aprecia que no existe una forma que se asemeje al signo tridimensional solicitado, ya que existe una forma usual que es circular empleada por las empresas Línea Verde y Don Miguel para comercializar lechugas. El signo tridimensional solicitado es sustancialmente diferente a la forma usual que es una simple caja redonda.

(vii) El signo solicitado es diferente a la forma registrada con anterioridad a favor de Mars, Incorporated, constituida por el diseño de un recipiente de forma cuadrada, para distinguir productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, por lo que, si se ha concedido el registro mencionado, no hay razones para denegar el registro del signo solicitado, dadas las características peculiares que presenta que lo hacen suficientemente distintivo.

 

Adjuntó medios probatorios.

 

Con fecha 29 de setiembre del 2004, Invernaderos del Mundo S.A.C. solicitó el uso de la palabra.

 

Mediante proveído de fecha 4 de octubre del 2004, del análisis de lo actuado y atendiendo a la materia en discusión, la Sala de Propiedad Intelectual determinó denegar el uso de la palabra.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que Mars, Incorporated (Estados Unidos de América) es titular de la marca de producto constituida por el diseño de un recipiente de forma cuadrada, conforme al facsímil, que distingue alimentos y aditivos alimenticios para animales y todos los demás productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 40909, vigente hasta el 4 de noviembre del 2007.

 

2. El registro de formas tridimensionales

 

Se entiende por marca tridimensional a aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos[1].

 

La Decisión 486 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a las formas que no pueden constituir una marca. Así, el artículo 135 inciso c) de dicha Decisión prohibe el registro de los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

 

2.1 Forma usual

 

En relación con las formas usuales de los productos, éstas se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no  comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos. Es de precisar, sin embargo, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasi-exacta de la representación peculiar registrada como marca.[2]

 

La Sala conviene en señalar que el fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un género de productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos.

 

2.2 Aplicación al caso concreto

 

Invernaderos del Mundo S.A.C. manifestó en su recurso de apelación que el signo solicitado reúne elementos característicos especiales que permiten diferenciarlo de las configuraciones comunes, así como de las marcas existentes en el mercado, no siendo una forma necesaria para el envase de los productos que pretende distinguir.

 

De acuerdo a las averiguaciones realizadas[3], se ha verificado que los productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial - concretamente frutas y verduras - se presentan en el mercado bajo distintos modelos, algunos de las cuales difieren de la forma tridimensional solicitada en características tales como la forma que puede ser cuadrada o redonda y la parte superior o tapa, no siendo la forma solicitada usual para distinguir los productos que pretende identificar el signo solicitado.

 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que el signo solicitado constituido por la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en la parte inferior se observa una figura circular dentada conteniendo una figura cuadrangular en cuya parte central se aprecia una figura octogonal, conforme al modelo, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, no constituye una forma usual para distinguir los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

 

Por las razones expuestas, se considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.

 

3. Distintividad del signo solicitado

 

3.1 Marco conceptual

 

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

 

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

 

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22-IP-96[4] - durante la vigencia de la Decisión 344[5] - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria. 

 

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

 

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

 

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal[6] u otras razones[7] tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado – a falta de la presencia de un signo distintivo – a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

 

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones  transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

 

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

 

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no en relación con otros.

 

Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

 

Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado), por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.

 

3.2 Aplicación al caso concreto

 

Si bien el signo solicitado no es una forma usual de los productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir, su forma tridimensional no reviste alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, careciendo de elementos propios que lo doten de una suficiente fuerza distintiva.

 

Asimismo, el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales (figurativos o denominativos) que le otorguen la fuerza distintiva suficiente para acceder a registro, resultando incapaz de individualizar algunos de los productos que pretende distinguir (frutas y hortalizas frescas) y diferenciarlos de los de sus competidores, al grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor.

 

En consecuencia, se determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no procede su acceso a registro.

 

4. Otros argumentos

 

La solicitante manifestó que el signo solicitado es diferente a la forma registrada con anterioridad a favor de Mars, Incorporated, constituida por el diseño de un recipiente de forma cuadrada, para distinguir productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, por lo que, si se ha concedido el registro mencionado, no hay razones para denegar el registro del signo solicitado, dadas las características peculiares que presenta que lo hacen suficientemente distintivo.

 

Al respecto, conviene señalar que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Sala, la cual tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución Nº 8410-2004/OSD-INDECOPI de fecha 9 de julio del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en la parte inferior se observa una figura circular dentada conteniendo una figura cuadrangular en cuya parte central se aprecia una figura octogonal; conforme al modelo, solicitado por Invernaderos del Mundo S.A.C.

 

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.

 

 

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Vice-Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/lp