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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala de Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 2328-2011/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 429584-2010

 

SOLICITANTE :STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.

 

Marcas constituidas por letras- Falta de distintividad.

 

Lima, veintiuno de octubre de dos mil once.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 13 de agosto de 2010, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la letra W; conforme al modelo, para distinguir publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Mediante Resolución Nº 184-2011/DSD-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado no puede acceder a registro por cuanto se encuentra constituido únicamente por la letra W en mayúscula, sin contar con una grafía especial o elementos denominativos, figurativos o cromáticos adicionales, que permitan indicar el origen empresarial de los servicios que  pretende distinguir.

(ii) Si bien la letra W solicitada tienen un carácter arbitrario con relación a los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, al no presentar elementos adicionales que le otorguen distintividad suficiente para ser asociada en la mente de los usuarios con un origen empresarial determinado, se determina que el signo solicitado no es apto para ser el medio por cual se identifiquen y diferencien los servicios que se pretenden distinguir del resto de servicios que se encuentren en el tráfico mercantil; más aún si se tiene en consideración que la letra W es utilizada en la conformación de otras marcas registradas a favor de terceros, en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, acompañada de otros elementos (grafía característica y elementos figurativos) que le otorgan suficiente distintividad y que la escritura y/o caligrafía que presenta la misma es de un tipo de letra universalmente utilizada (Tw cen mt).

(iii) Si bien puede suceder que la unión de un elemento irregistrable en combinación con otros elementos logren conformar un signo que en conjunto goce de suficiente capacidad distintiva, ello no se aprecia en el presente caso, puesto que el signo solicitado no presenta en su estructura alguna grafía característica, elementos denominativos, figurativos y/o cromáticos adicionales que le aporten la aptitud distintiva que requiere para acceder al registro como marca.

(iv) En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

 

Con fecha 31 de enero del 2011, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado sí cumple con el requisito de aptitud distintiva, toda vez que presenta características singulares que lo hacen diferente y goza de gran difusión en el mercado, siendo capaz de identificar su procedencia empresarial.

(ii) La letra W está revestida de una configuración particular que le confiere distintividad, ya que se trata de una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista y destaca particularmente, por lo que no será percibida por el público usuario relevante como una simple y ordinaria letra W.

(iii) El uso continuo de la marca W en el mercado y su relevante presencia en el sector hotelería y restauración, el nivel de excelencia de los servicios que distingue, la amplia publicidad que despliega su empresa en torno a ella y a la promoción de los servicios que prestan sus hoteles y centros vacaciones identificados con ella, la han dotado de aptitud distintiva suficiente para ser indicadora de un origen empresarial determinado, en relación con los servicios de las clases 35 y 43 de la Nomenclatura Oficial.

(iv) W es una famosa marca de hoteles de alta categoría, modernos y funcionales, con una relevante presencia en el mercado. Su empresa es una importante cadena hotelera que tiene su sede en Nueva York. Tiene en propiedad, gestiona, opera y franquicia establecimientos de hotelería bajo sus marcas SHERATON & HOTELES AND RESORTS, WESTIN HOTELS & RESORTS, L MÉRIDIEN, ST-REGINS y W HOTELS.

(v) W es la marca de sus hoteles más modernos y funcionales, expresión de un estilo de vida internacional, ubicados en los mejores destinos del mundo.

(vi) Los hoteles W se encuentran ubicados en los siguientes lugares: Canadá, Estados Unidos, México, Marruecos, China, Corea del Sur, Indonesia, República de Maldivas, Singapur, Tailandia, Taiwán, Chile, España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, Rusia, Turquía, Jordania y Qatar.

(vii) El signo solicitado goza de protección marcaria en países de la Comunidad Andina y en diversos países a nivel mundial. Asimismo, se encuentra registrada en el Perú en su marca en versión mixta (W HOTELS y logotipo[1]).

Presentó diversos medios probatorios para acreditar la intensidad del uso de la marca W y su vasta publicidad en relación a los servicios que distingue.

 

Con fechas 24 de mayo, 20 de julio y 26 de agosto de 2011, Starwood Hotels & Resorts Worlwide, Inc. presentó medios probatorios adicionales a fin de acreditar el carácter distintivo del signo W.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado W y logotipo reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Las marcas constituidas por letras

 

1.1 Marco conceptual

 

En la Resolución Nº 1127-1998/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre de 1998[2] la Sala estableció como precedente de observancia obligatoria que si bien los signos constituidos por una letra poseen una capacidad distintiva abstracta, por lo general su registro como marca será posible siempre y cuando se den determinados supuestos. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 en su artículo 134 inciso d)[3] señala expresamente que pueden constituir marcas las letras, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso.

 

A continuación se procederá a enunciar los criterios establecidos en el punto 2 de la Resolución Nº 1127-1998/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre de 1998, en el cual se menciona lo siguiente:

 

Es usual que un gran número de empresas de muy diversos sectores empleen una o varias letras del alfabeto para distinguir sus productos o servicios. Las razones que pueden llevar a la elección de este tipo de signos radican en su simplicidad y fácil retención.

 

Para analizar la posibilidad de que letras del abecedario accedan al registro, se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, en donde se enumera entre los signos registrables a aquéllos constituidos por letras.

 

En general, el objetivo del artículo 134 de la Decisión 486 es permitir el registro de signos - sin restricción alguna en razón a su forma -, siempre que sirvan para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra empresa. Ahora bien, en cada caso concreto deberá examinarse si un signo posee - en relación con los productos o servicios que se quieren distinguir - esta capacidad distintiva.

 

Por tanto, el hecho que las letras y números figuren expresamente en la lista no exhaustiva del artículo 134 de la Decisión 486, no significa necesariamente que en todos los casos estos signos sean registrables, aun cuando no se pueda negar en términos generales la capacidad distintiva abstracta que poseen. En este sentido, es más probable que signos compuestos por una letra o cifra que no ostenten una forma particular carezcan de esta capacidad distintiva, que en los casos de signos compuestos por una combinación de letras o cifras. En efecto, es difícil suponer que el público consumidor percibirá una letra o cifra sin ningún tipo de configuración especial como proveniente de un origen empresarial determinado. Ahora bien, la sola modificación del tipo de escritura a tipos o caligrafía universalmente reconocidos (por ejemplo, cursiva) no le da a la marca necesariamente la distintividad requerida.

 

Por lo anterior, la fuerza distintiva de los signos constituidos por una letra del alfabeto por lo general se concentrará más bien en la peculiar configuración gráfica. Ello indica que el componente fonético en la comparación entre signos compuestos por letras pasa a un segundo plano. Ello trae como resultado una relativa tolerancia en la admisión de una gran aproximación en los aspectos fonéticos de las marcas constituidas por una letra.  En estos casos, la admisión de una nueva marca con estas características en principio sólo será posible cuando presente una total y radical diferenciación en su diseño respecto de las anteriormente registradas, circunstancia que elimina el riesgo de confusión por la impresión gráfica que produce en la mente de los consumidores.

 

En forma excepcional, una letra por sí sola tendrá carácter distintivo cuando su empleo en relación con los productos o servicios que se quiere distinguir es poco usual, de tal forma que el público pueda percibirla como proveniente de un determinado origen empresarial.

 

De otro lado, teniendo en cuenta que las letras del alfabeto en el idioma castellano son 29, el otorgamiento de un derecho de exclusiva a favor de una persona sobre signos compuestos por una letra que no presentan una forma particular podría constituir una barrera de acceso al mercado. En concreto, el registro de estos signos podría contravenir las prohibiciones referidas a los signos genéricos y descriptivos.

 

Así, si alguno de ellos indica la expresión habitual o abreviada de un determinado componente o producto (por ejemplo, las letras TV como abreviatura de televisión) se entiende que en estos casos su acceso al registro esté vedado en virtud de la prohibición referida a los signos genéricos.

 

Asimismo, es frecuente que en determinados sectores - por ejemplo, el alimenticio - se usen las primeras letras del alfabeto para designar el nivel cualitativo de los productos (por ejemplo, la letra A se utiliza para referirse a productos de calidad superior) o que en algunos medicamentos se consigne la vitamina que contiene (A, B, C, D, E), con lo que se incurriría en el ámbito de la prohibición que afecta a los signos descriptivos. Del mismo modo, para ciertos productos o servicios es habitual el empleo de una letra aislada para indicar peculiaridades cualitativas concretas o para señalar la clase o modelo (como sucede con los automóviles o con las prendas de vestir: D para indicar el combustible tipo Diesel o M para indicar la talla medium), hecho que incidiría nuevamente en la prohibición concerniente a los signos descriptivos.

 

El fundamento del rechazo al registro de este tipo de signos se basa en que en determinados casos las letras son imprescindibles e insustituibles para identificar y caracterizar inmediatamente ciertos productos o servicios.

 

Atendiendo a lo antes expuesto, la Sala considera que por lo general podrá registrarse como marca un signo constituido por una letra cuando se conjuguen tres supuestos:

 

1° Que goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o su arbitrariedad respecto a los productos o servicios en cuestión;

 

2° Que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir; y

 

3° Que el signo sirva para diferenciar productos o servicios concretos respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada.

 

No obstante, de conformidad con el artículo 157 primer párrafo de la Decisión 486, en estos casos la inscripción no excluirá la libre utilización por terceros a título descriptivo de la letra, así como de la fonética que recaerá forzosamente en el dominio público, mas no se permitirá la utilización de la dimensión gráfica que en exclusiva se reserva al titular.

 

La misma regla debe proyectarse coherentemente sobre el alcance del derecho de exclusiva que se confiere al titular de la marca (artículo 155 de la Decisión 486).

 

1.2 Aplicación al presente caso

 

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso N° 55-IP-99[4]) entiende por marcas arbitrarias aquéllas que no manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.

 

Asimismo, considera que el carácter distintivo de un signo está directamente relacionado con los productos o servicios que va a distinguir y mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos o servicios será más distintivo de ese producto o servicio.

 

En el presente caso, se advierte que la letra W, cuyo registro se solicita, no suscita en el público usuario idea o concepto alguno referido a los servicios de la clase 35 que pretende distinguir, por lo que tiene un carácter arbitrario con relación a dichos servicios.

 

Ahora bien, analizada la letra W solicitada, se aprecia que ésta se encuentra constituida únicamente por su representación en mayúscula sin contar con una grafía especial o con elementos adicionales, siendo que no ostenta características peculiares que le permitan ser percibida por el público usuario como elemento indicador de un determinado origen empresarial.

 

En ese sentido, si bien la letra W solicitada tiene un carácter arbitrario con relación a los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir, el hecho de que no presente elementos particulares que le otorguen distintividad determina que no sea capaz de indicar un origen empresarial determinado.

 

En consecuencia, la Sala determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución Nº 184-2011/DSD-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2011, que DENEGÓ el registro del signo constituido por la letra W; conforme al modelo, solicitado por Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

 

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/co.