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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 0542-2008/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 293128-2006

 

SOLICITANTE: HAMBURG LABORATORIES INC LLC

 

OPOSITORAS : DRUGTECH CORPORATION LABORATORIO CHILE S.A.

 

Derecho preferente de la solicitante - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

 

Lima, veintiocho de febrero del dos mil ocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 3 de octubre del 2006, Hamburg Laboratories Inc. Llc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto GYNAZOLE 1, para distinguir productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos y desinfectantes, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 26 de diciembre del 2006, Drugtech Corporation (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando ser titular de la marca de producto GYNAZOLE 1 (debió decir GYNAZOLE 1 y escritura), solicitada en el expediente N° 276955, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que, vistos en su conjunto y en forma sucesiva, ambos signos resultan idénticos a nivel gráfico y fonético, además que distinguen los mismos productos farmacéuticos de uso humano. Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos.

 

Con fecha 6 de febrero del 2007, Hamburg Laboratories Inc. Llc. absolvió el traslado de la oposición formulada por Drugtech Corporation manifestando que ha solicitado el registro del signo GYNAZOLE 1, en virtud a su derecho preferente del cual goza por haber obtenido la cancelación de la marca GYNAZOLE 1 (certificado N° 84037), tramitada bajo expediente N° 271499-2006. Indicó que la opositora no puede hacer uso del derecho de prelación que le otorga el registro de su marca GYNAZOLE 1, ni puede alegar que los signos son idénticos o se asemejan de forma que puedan inducir a error a una marca anteriormente solicitada, ya que dicha empresa pretende registrar una marca idéntica a la anteriormente cancelada y dicho derecho le corresponde a su empresa.

 

Con fecha 5 de enero del 2007, Laboratorio Chile S.A. (Chile) formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

(i)         Es titular de las siguientes marcas de producto: GYNEDAZOL (certificado N° 4069), GYNEDAZOL A.D. (certificado N° 105849) y GYNEDAZOL DUAL (certificado N° 5547), que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)       El signo solicitado es casi idéntico a sus marcas registradas y, además, pretende distinguir productos idénticos y/o muy relacionados, pudiendo causar riesgo de confusión directa y/o asociación.

(iii)      La marcas confrontadas son semejantes a nivel gráfico y fonético, toda vez que el signo solicitado reproduce 7 de las 9 letras que conforman sus marcas registradas, compartiendo la sílaba inicial GYN y la sílaba final AZOL, diferenciándose únicamente en las letras intermedias E y A.

 

Con fecha 6 de febrero del 2007, Hamburg Laboratories INS. LLC. absolvió el traslado de la oposición formulada por Laboratorio Chile S.A., manifestando que los signos no son confundibles.

 

Con fecha 26 de febrero del 2007, Drugtech Corporation indicó que la presente solicitud fue interpuesta con posterioridad a los tres meses que tenía Hamburg Laboratories Inc. Llc.  para reclamar su derecho preferente, por lo que es su empresa quien tiene mejor derecho para solicitar el registro de la marca GYNAZOLE 1.

 

Con fecha 4 de abril del 2007, Hamburg Laboratories Inc. Llc. manifestó que su solicitud fue presentada dentro del plazo para invocar su derecho preferente. Precisó que de acuerdo con el artículo 133.2 de la Ley 27444, el plazo expresado en meses es contado a partir de la notificación del respectivo acto y el artículo 16.1 de la misma ley señala que los actos administrativos recién son eficaces a partir de su notificación legalmente realizada. Señaló que la cédula de notificación mediante la cual se tiene por consentida la resolución les fue notificada el 5 de julio del 2006. Adjuntó copia de la cédula antes citada.

 

Mediante Resolución Nº 13764-2007/OSD-INDECOPI de fecha 22 de agosto del 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Drugtech Corporation, infundada la oposición formulada por Laboratorio Chile S.A. y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

 

Respecto de la oposición formulada por Drugtech Corporation, consideró lo siguiente:

 

(i)         Conforme se ha señalado en la Resolución Nº 12337-2007/OSD-INDECOPI del 31 de julio del 2007, se advierte que la Resolución Nº 7609-2006/OSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo del 2006, recaída en el expediente Nº 271499, fue notificada a Drugtech Corporation el 1 de junio del 2006 y a Hamburg Laboratories Inc. Llc., el 2 de junio del 2006. En ese sentido:

- Las partes podían interponer recurso impugnativo (recurso de reconsideración o recurso de apelación) contra la misma hasta los días 22 y 23 de junio del 2006, respectivamente.

- El plazo de tres meses para ejercer el derecho preferente que obtuvo Hamburg Laboratories Inc. Llc. debe computarse a partir del 23 de junio del 2006. En tal sentido, el plazo para ejercer el derecho preferente vencía el día 25 de setiembre de 2006 (dado que los días 23 y 24 fueron inhábiles).

(ii)        La presente solicitud de registro fue presentada fuera del plazo establecido en el artículo 168 de la Decisión 486 (el 3 de octubre de 2006), razón por la cual Hamburg Laboratories Inc. Llc. no cuenta con un mejor derecho (derecho preferente) para el registro del signo solicitado.

(iii)       Los productos farmacéuticos que pretende distinguir el signo solicitado comprenden a los productos antifúngicos, en particular, productos para el tratamiento de infecciones vaginales que pretende distinguir el signo solicitado por la opositora.

(ii)        Entre el signo solicitado GYNAZOLE 1 y la marca registrada GYNAZOLE. 1 y figura, existen semejanzas de tal grado que su coexistencia es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

(iii)       La semejanza gráfico fonética de los signos se presenta en la medida que comparten la denominación GYNAZOLE y el dígito 1, sin que el punto que aparece en el signo solicitado por la opositora represente una diferencia notoria. Así, al momento de ser pronunciados y apreciados suscitarán una impresión sonora y visual casi idéntica.

 

Respecto de la oposición formulada por Laboratorio Chile S.A., consideró lo siguiente:

 

(iv)      Existe identidad entre los productos que distinguen las marcas registradas GINEDAZOL y GINEDAZOL DUAL y los productos farmacéuticos y desinfectantes que pretende distinguir el signo solicitado. Asimismo, los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los que distingue la marca registrada GINEDAZOL A.D.

(v)       Entre el signo solicitado GYNAZOLE 1 y las marcas registradas GINEDAZOL, GINEDAZOL DUAL y GINEDAZOL A.D. existen mayores diferencias que semejanzas.

(vi)      El signo solicitado presenta distintos fonemas respecto de las denominaciones que conforman las marcas registradas [GY/NA/ZO/LE] [GI-NE-DA-ZOL] y difieren en la secuencia de vocales y consonantes. Además, en dos de las marcas registradas se aprecian los términos DUAL y A.D., los cuales, si bien pierden relevancia frente a la denominación GINEDAZOL, contribuyen a establecer diferencias; lo mismo sucede con el dígito 1 que acompaña a la denominación GYNAZOLE. Por lo tanto, los signos suscitarán una impresión fonética y gráfica distinta.

 

Con fecha 19 de setiembre del 2007, Hamburg Laboratories Inc. Llc. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:

 

(i)         La Resolución Nº 7609-2006/OSD-INDECOPI no puede quedar consentida así por así el día 25 de septiembre del 2006, ya que se debe tener en cuenta que se está ante un procedimiento tripartito, en donde los plazos se computan a partir de que las partes involucradas son notificadas con los mismos.

(ii)        Siendo un procedimiento en donde no sólo su empresa esta involucrada, se requiere tener conocimiento de la fecha de notificación de la otra parte para poder establecer la fecha en la que quede firme la resolución que de término al procedimiento de cancelación. Este conocimiento de que la otra parte ha dejado consentir la resolución, se da cuando efectivamente la autoridad administrativa le notifica a su empresa de este hecho, lo cual se verifica recién el 5 de julio del 2007, debiendo computarse el plazo de tres meses a partir de dicha fecha.

(iii)       De acuerdo al artículo 133.2 de la Ley 27444, el plazo expresado en meses es contado a partir de la notificación del respectivo acto, es decir, el plazo que otorga la ley debe ser computado a partir de la notificación que realiza la administración respecto de que la resolución ha quedado consentida; sin dejar de mencionar que, por mandato del artículo 16.1 de la ley de procedimientos administrativos, los actos administrativos recién son eficaces a partir de su notificación legalmente realizada.

(iv)      De no existir notificación o de argumentar que ésta no es necesaria, como pretende la Oficina de Signos Distintivos, no tendría desde cuándo computar el plazo de tres meses, generándose ahí sí, un estado de incertidumbre para el administrado, quien no sabría cual es el plazo con que cuenta para ejercer sus derechos.

(v)       En el presente caso, la cédula de notificación que establece que la acción de cancelación ha quedado consentida en sede administrativa les fue notificada con fecha 5 de julio del 2006, por lo que el plazo para interponer la solicitud de registro venció el 5 de octubre del 2006, por lo que ejerció su derecho de preferencia dentro del plazo.

(vi)      Sin perjuicio de lo expuesto, la solicitud de registro que sustenta la oposición de Drugtech Corporation resulta improcedente, toda vez que fue realizada por quien en un expediente aún en trámite no había podido probar el uso de la marca cuyo registro ahora también se solicita. La opositora conciente de que no había utilizado la marca GYNAZOLE 1 por más de tres años y que, por ende, era eminente la cancelación de la misma, el 4 de mayo del 2006, en pleno procedimiento de cancelación y antes que la Oficina de Signos Distintivos emita pronunciamiento en dicho expediente, solicitó el registro de la misma marca, para distinguir los mismos productos, lo cual acreditaría su actuar doloso y de mala fe.

 

Con fecha 30 de enero del 2008, Drugtech Corporation absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos y expresando su conformidad con la resolución apelada. Agregó lo siguiente:

 

(i)         Las resoluciones emitidas por la Oficina de Signos Distintivos quedan consentidas de pleno derecho (justo cuando opera el vencimiento del plazo de quince días para interponer el recurso impugnativo, correspondiente). Las providencias que emite dicha Oficina tan sólo declaran una situación que en los hechos ya se presentó de pleno derecho (vencimiento del plazo de quince días para interponer el recurso impugnativo correspondiente), suponer lo contrario implicaría que el plazo para interponer recurso impugnativo conforme a ley estaría supeditado a la arbitrariedad de la Autoridad Administrativa de emitir las providencias que dan por consentidas una resolución.

(ii)        La solicitante pudo haber ejercido su derecho no únicamente dentro de los tres meses posteriores a la notificación de la resolución que declaró fundada la acción de cancelación de la marca GYNAZOLE 1 de su empresa, sino que dicho derecho pudo haberse aplicado desde el mismo momento en que se interpuso la acción de cancelación tramitada por expediente Nº 271499-2006, por lo que resulta claro que la inacción procesal de la solicitante ha determinado procesalmente la pérdida de su derecho preferente sobre dicho signo.

 

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

 

II. cuestiÓn en discusiÓn

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a)           Si Hamburg Laboratories Inc. Llc. cuenta con un derecho preferente.

b)           De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado GYNAZOLE 1 y la marca solicitada con anterioridad GYNAZOLE.1 y escritura.

 

iii. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a)         DrugTech Corporation obtuvo el registro de la marca GYNAZOLE 1, para distinguir productos antifungicos, en particular, productos para el tratamiento de infecciones vaginales, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con certificado Nº 84037, vigente desde el 17 de octubre del 2002 hasta el 17 de octubre del 2012.

 

b)         Con fecha 8 de marzo del 2006, Hamburg Laboratories Inc. Llc. solicitó la cancelación de la mencionada marca, la cual fue declarada fundada por la Oficina de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 7609-2006/OSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo del 2006, en la que canceló la mencionada marca (expediente Nº 271499-2006).

 

c)          El 4 de mayo del 2006, bajo expediente Nº 276955-2006, Drugtech Corporation solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GYNAZOLE escrita en letras características, el número 1 y un punto a la altura media entre el vocablo GYNAZOLE y el número 1; conforme al modelo, para distinguir productos antifúngicos, en particular, productos para el tratamiento de infecciones vaginales, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

Mediante Resolución Nº 541-2008/TPI-INDECOPI de fecha 28 de febrero del 2008, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución Nº 12337-2007/OSD-INDECOPI de fecha 31 de julio del 2007, que declaró IMPROCEDENTE la oposición interpuesta por Hamburg Laboratories Inc. Llc., dejándola FIRME en el extremo que OTORGÓ el registro solicitado.

 

2. Sobre el derecho preferente de la solicitante

 

2.1 Marco legal

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la Decisión 486, la persona que obtenga una resolución favorable en un procedimiento de cancelación tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

 

Cabe precisar que – tal como se señaló en la Resolución N° 1730-2000/TPI-INDECOPI de fecha 21 de noviembre del 2000[1] – el derecho preferente se refiere al trato privilegiado que se concede a quien ha obtenido la cancelación de una marca para que registre la misma sin ninguna variación, y puede invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

 

Por su parte, el artículo 6 del Decreto Legislativo 823 establece que “La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro..”, en cuyo caso la autoridad administrativa competente reconocerá un derecho preferente sobre el signo a quien primero solicitó el registro frente a las solicitudes posteriores. Este principio general – por el cual quien presenta primero una solicitud de marca tiene un mejor derecho a la misma – sufre excepciones en el régimen comunitario andino y en la legislación nacional, una de las cuales es el derecho preferente establecido en el mencionado artículo 168 de la Decisión 486 concordado con el artículo 179 del Decreto Legislativo 823.

 

Sin embargo, el derecho preferente de registro no invalida el derecho de prelación que corresponde a una solicitud de registro que se haya presentado con anterioridad a la presentación de la acción de cancelación.

 

2.2 Aplicación al caso concreto

 

Hamburg Laboratories Inc. Llc. manifestó tener un derecho preferente en virtud de haber obtenido la cancelación de la marca GYNAZOLE 1, inscrita bajo certificado Nº 84037, a favor de Drugtech Corporation, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, cabe señalar que, conforme se desprende del Informe de antecedentes, Hamburg Laboratories Inc. Llc. efectivamente obtuvo a su favor la cancelación de la marca GYNAZOLE 1.

 

De acuerdo con el artículo 168 de la Decisión 486, el derecho preferente al registro podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quedó firme en la vía administrativa.

 

En el presente caso, se advierte que mediante Resolución N° 7609-2006/OSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo del 2006 (expediente Nº 271499-2006), la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Hamburg Laboratorios Inc. Llc. y canceló el registro de la marca de producto GYNAZOLE 1. Esta resolución le fue notificada a Drugtech Corporation el 1 de junio del 2006 y a Hamburg Laboratories Inc. Llc. el 2 de junio del 2006, por lo que el plazo de 15 días hábiles para la impugnación de dicha resolución venció el 23 y 24 de junio del 2006, respectivamente. Ninguna de las empresas – en particular, Drugtech Corporation, quien fue la que resultó vencida – apeló lo resuelto por la Oficina de Signos Distintivos, por lo que a partir del 25 de junio del 2006 la resolución quedó consentida por ambas partes y, por ende, firme.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el plazo que tenía Hamburg Laboratorios Inc. Llc. para ejercer su derecho de preferencia – de tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quedó firme en la vía administrativa -, vencía el 25 de setiembre del 2006. Sin embargo, la presente solicitud de registro del signo GYNAZOLE 1 fue presentada con posterioridad (el 3 de octubre del 2006), por lo que Hamburg Laboratorios Inc. Llc. perdió su derecho de preferencia.

 

Respecto de lo expuesto por Hamburg Laboratories Inc. Llc. - en el sentido de que el plazo de tres meses para ejercer el derecho de preferencia debe computarse desde la notificación de que la resolución ha quedado firme -, cabe señalar que el carácter firme (en la vía administrativa) de un acto administrativo surge cuando se ha extinguido el plazo para la impugnación de dicho acto administrativo, es decir, surge de forma automática una vez vencido el plazo para interponer recurso, no siendo necesario, por lo tanto, que la autoridad administrativa establezca dicho caracter. Por esa razón es que la Oficina de Signos Distintivos emite un proveído en el que sólo deja constancia de que el acto administrativo ha quedado firme o consentido, y ello con el fin de poder disponer el archivamiento del caso. Por lo expuesto, no resulta válido lo expuesto por la solicitante.

 

Por lo expuesto, la presente solicitud de registro no se encuentra amparada por el derecho preferente que alega la solicitante. En ese sentido, la solicitud de registro formulada por la opositora resulta oponible a la presente solicitud, por ser anterior (4 de mayo del 2006) a ésta.

 

3. Determinación del riesgo de confusión

 

A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[2].

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000[3] en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

 

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

 

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

 

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

 

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)[4].

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000[5], el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

 

3.1 Similitud o conexión competitiva de productos

 

En el presente caso, los productos que distingue la marca de la opositora  (productos antifúngicos, en particular, productos para el tratamiento de infecciones vaginales, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran comprendidos entre los productos farmacéuticos que, entre otros, pretende distinguir el signo solicitado.

 

3.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000[6] y 76-IP-2000[7].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios, teniendo en consideración para ello sus necesidades particulares.

 

En el caso de los productos a que se refieren los signos en cuestión, es razonable asumir que el consumidor hará un detenido examen de los mismos, en función de sus necesidades de salud.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

 

a)    que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b)    que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

 

Conforme lo señala Fernández - Novoa[8], “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

 

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

 

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

 

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.

 

En el caso del signo mixto solicitado, se advierte que sólo resulta relevante el aspecto denominativo (y dentro de éste sólo destaca la palabra GYNAZOLE, toda vez que el número 1 carece de distintividad, pues no sirve para identificar un origen empresarial determinado). El aspecto gráfico se encuentra conformado por la escritura de la denominación, la cual carece de particularidad, por lo que dicho aspecto resulta accesorio, tal como se aprecia a continuación:

 

 

Asimismo, en la marca solicitada resulta relevante sólo la denominación GYNAZOLE, atendiendo a lo expuesto sobre el número 1, en el párrafo anterior.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y el elemento relevante de la marca de la opositora, se advierte que éstos son idénticos fonética y gráficamente.

 

3.3 Riesgo de confusión

 

Por las consideraciones expuestas, dado que existente identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y existe identidad fonética y gráfica entre los elementos relevantes de los signos, no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución Nº 13764-2007/OSD-INDECOPI de fecha 22 de agosto del 2007, que DENEGÓ el registro del signo solicitado GYNAZOLE 1, solicitado por Hamburg Laboratories Inc. Llc.

 

Con la intervención de los vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn

 

 

 

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

 

/rl.