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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 0339-2006/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 243843-2005

 

SOLICITANTE : GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.

 

Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Acuerdo de Coexistencia: No aceptar

 

Lima, catorce de marzo del dos mil seis.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 31 de mayo del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto BOCADIN, para distinguir dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; bizcochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias, arroz, miel, levaduras, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Mediante Resolución N° 13773-2005/OSD-INDECOPI de fecha 18 de octubre del 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

(i) Se ha verificado que se encuentra registrada a favor de Alicorp S.A.A. la marca de producto BOCADON, inscrita bajo certificado N° 68615, que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

(ii) Algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado coinciden con algunos de los productos que distingue la marca registrada.

(iii) El impacto visual inmediato y la impresión auditiva que las denominaciones BOCADIN (en el signo solicitado) y BOCADON (en la marca registrada) producen en el consumidor medio es de semejanza, en tanto están conformadas por la misma secuencia de consonantes (B-C-D-N) y una similar secuencia de vocales, diferenciándose únicamente por la inclusión de la letra I en el signo solicitado en lugar de la letra O en la marca registrada, no siendo tal diferencia relevante para establecer alguna diferencia sustancial entre los signos confrontados.

(iv) Desde el punto de vista conceptual, se advierte que las denominaciones provienen del término BOCADO, siendo el signo solicitado BOCADIN el diminutivo del citado término y la marca registrada BOCADON el superlativo. En ese sentido, el signo solicitado evocará en la mente del consumidor una idea muy similar a la que genera la denominación que conforma la marca registrada.

(v) La coexistencia de los signos confrontados es susceptible de generar confusión en el público consumidor, quienes podrían solicitar los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado en la creencia que se trata de una variación en la presentación de la marca registrada, generándose así la posibilidad de que el consumidor piense que ambos tienen el mismo origen empresarial.

 

Con fecha 11 de noviembre del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) Se encuentran tramitando un acuerdo de consentimiento con Alicorp S.A.A. - titular de la marca base de la denegatoria – toda vez que la referida empresa se encuentra vinculada empresarialmente con la suya, al ser ambos socios de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.C (empresa que realmente será quien utilizará el signo solicitado en el Perú).

(ii) En ese sentido, el registro del signo solicitado no creará confusión alguna respecto al origen empresarial de los productos a distinguirse, pues finalmente los referidos productos tendrán un mismo origen empresarial, más allá del hecho de que legalmente las empresas estén constituidas mediante sociedades distintas.

(iii) Los competidores no se verán afectados, toda vez que no existe un competidor cuyo derecho de propiedad industrial se esté vulnerando.

 

En virtud de lo expuesto, solicitó un plazo probatorio para presentar el mencionado acuerdo; solicitando que el presente expediente no sea resuelto hasta la presentación de dicho documento.

 

Mediante proveído de fecha 29 de noviembre del 2005, la Secretaría de la Sala de Propiedad Intelectual indicó que no procede acceder a lo solicitado. Sin perjuicio de lo expuesto, precisó que las partes tienen derecho a presentar todos los documentos que consideren pertinentes hasta antes de emitirse la resolución que ponga fin al presente procedimiento.

 

Con fecha 6 de diciembre del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. adjuntó copia legalizada del acuerdo celebrado entre su empresa y Alicorp S.A.A., mediante el cual esta última autoriza el registro del signo solicitado. Adicionalmente, adjuntó copia simple de dos certificados de acciones que acreditan que la empresa Bimbo International B.V. (a la cual pertenece Grupo Bimbo S.A. de C.V.; siendo ésta la empresa madre de un grupo empresarial) y la empresa Alicorp S.A.A. son accionistas de Panificadora Bimbo del Perú S.A. Finalmente, precisó que en un futuro presentará los documentos pertinentes que acrediten la vinculación entre Bimbo International B.V. y su empresa[1].

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar

a) Si procede aceptar el acuerdo de coexistencia presentado por Grupo Bimbo S.A. de C.V.

b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BOCADIN y la marca registrada BOCADON.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que Alicorp S.A.A. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación BOCADON, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 68615, vigente hasta el 15 de enero del 2011.

 

2. Acuerdo de coexistencia

 

2.1 Marco conceptual

 

Las marcas como instrumentos de identificación y diferenciación de los productos o servicios hacen posible la producción en masa y el desarrollo industrial y comercial de una sociedad.

 

Las marcas coadyuvan a la transparencia en el mercado al permitirle a su titular individualizar - entre la multiplicidad de productos o servicios que se encuentran en el mercado - los productos o servicios que ofrece. De esta forma, puede diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores y crear y asegurarse una clientela.

 

La marca permite a los consumidores diferenciar inequívocamente los productos o servicios que son ofrecidos en el mercado y, en base a esta diferenciación, asociar los productos o servicios con una determinada calidad.

 

El interés del público consumidor en que exista la debida diferenciación entre los competidores radica en la posibilidad de identificar los productos que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho, sin posibilidad de error alguno. Este interés normalmente coincide con el interés privado del industrial, del comerciante o del prestador de servicios de cautelar su derecho exclusivo al uso de los signos que distinguen a los productos o servicios que ofrecen, por ser el primer interesado en que si un consumidor ha quedado satisfecho con su producto o servicio lo adquiera nuevamente sin que, por la similitud de los signos, el consumidor termine adquiriendo un producto o servicio de un competidor.

 

Puede darse, sin embargo, el caso de que dos titulares lleguen a un acuerdo de coexistencia de sus respectivas marcas pero que el riesgo de confusión subsista, con lo que se privaría al consumidor de su derecho a elegir libremente entre los productos del mercado, de acuerdo a su origen empresarial, además, el consumidor puede verse expuesto a adquirir un producto o servicio que no posea la calidad o alguna otra característica esperada. Para impedir lo anterior, el artículo 158 del Decreto Legislativo 823 establece expresamente que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores.

Si bien la Decisión 486 no incluye ninguna norma que expresamente regule este supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema. En el Proceso N° 41-IP-99 - en una sentencia expedida durante la vigencia de la Decisión 344 - con relación al caso de una solicitud de registro de una marca similar a otra ya registrada, señaló que pese a existir una autorización del titular cuyo registro ya está consolidado; necesariamente se tiene que considerar el interés del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares en el mercado, más aún si ellas se encuentran destinadas a proteger productos de la misma clase internacional; y si, además, las marcas confrontadas han sido solicitadas para todos los productos o servicios comprendidos en la correspondiente clase. En tal sentido, concluyó que en estos casos el administrador al momento de valorar estas circunstancias, en su decisión deberá velar que las marcas a confrontarse no produzcan confusión en el mercado. Precisó que el acuerdo puede facilitar el registro, pero la autoridad nacional puede tomar su decisión en contra, no conduciendo el acuerdo necesariamente a un registro.

 

Asimismo, cabe señalar que, en el Proceso 104-IP-2002, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “ … en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes“.

 

En este sentido, frente a acuerdos de coexistencia o de consentimiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya registrado, la Sala evaluará la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no afecten el interés general de los consumidores; a su vez, se podrá tomar en consideración el hecho de estar frente a casos en que las partes intervinientes formen parte de un mismo grupo empresarial o tengan la condición de sucursales, ello debidamente acreditado en el procedimiento correspondiente; es decir, que tengan vínculos económicos, al grado que el público consumidor no se vea inducido a confusión en el mercado.

 

2.2 Aplicación al caso concreto

 

En el expediente obra - a fojas 56 y 57 - copia certificada del acuerdo de coexistencia suscrito el 25 de noviembre del 2005 entre Grupo Bimbo S.A. de C.V. y Alicorp S.A.A, en el cual se estableció lo siguiente:

 

- Alicorp S.A.A es titular de la marca BOCADON, registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 68615.

- Alicorp S.A.A consiente de manera expresa y sin ninguna objeción el uso y registro de la marca BOCADIN, ya sea con o sin logotipo o con tipo de escritura característica.

- Alicorp S.A.A. se compromete a no formular oposición ni cualquier otra acción contra el trámite del signo solicitado BOCADIN, ni contra su registro.

- Grupo Bimbo S.A. de C.V. reconoce el derecho preferente que le corresponde a Alicorp S.A.A. respecto de su marca registrada BOCADON y se compromete a no tomar acciones legales destinadas a atacar su validez o vigencia en forma alguna.

- Ambas partes manifiestan que la coexistencia de la marca de Alicorp S.A.A. con aquélla que se otorgue a favor del Grupo Bimbo S.A. de C.V. no ocasionará riesgo de confusión alguno, debido a que la empresa que utiliza las marcas del Grupo Bimbo S.A. de C.V. en el Perú es la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A., de la cual Alicorp S.A.A. es accionista junto con su socio Bimbo International B.V.

- Las partes manifiestan que Bimbo International B.V. se encuentra accionaria y societariamente relacionada con Grupo Bimbo S.A. de C.V., formando parte del mismo grupo empresarial (BIMBO).

- El presente acuerdo se interpretará y ejecutará siguiendo los principios de buena fe y obligará a ambas partes por igual y a sus sucesores o quienes adquieran sus derechos.

 

El acuerdo de coexistencia en cuestión cumple con las formalidades correspondientes; sin embargo, en aras del interés general de los consumidores y, en ese sentido, de su derecho a una debida diferenciación de los productos que se comercializan en el mercado, para que puedan tomar decisiones de compra racionales basadas principalmente en la calidad y el precio de los productos, se tendrá que realizar el examen de confundibilidad entre los signos en conflicto, para determinar si corresponde aceptar el acuerdo presentado.

 

3. Carácter de la empresa Grupo Bimbo S.A. de C.V.

 

3.1 Constitución de grupo económico

 

La Resolución Conasev N° 722-97-EF/94-10 del 28 de noviembre de 1997, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de noviembre de 1997, en su artículo 5, define al grupo económico en los siguientes términos: “Un Grupo Económico es el conjunto de personas jurídicas, cualquiera que sea su actividad u objeto social, donde alguna de ellas ejerce el control de las demás, o donde el control de las personas jurídicas que lo conforman es ejercido por una misma persona natural o un mismo conjunto de personas naturales”.

 

Asimismo, se precisa que el control debe ser entendido como la capacidad de dirigir la administración de la persona jurídica.

 

Salvo prueba en contrario se considera que existe vinculación entre personas jurídicas, entre otros casos, cuando una persona jurídica tiene directa o indirectamente una participación en el capital social de otra que le permite tener presencia en su directorio.

 

Se considera que existe propiedad indirecta la que se tiene a través de otra persona natural o jurídica en la que se tiene una participación representativa, entendiéndose como tal a la tenencia de acciones con derecho a voto que representa u porcentaje igual o superior al 10% del capital social de una empresa jurídica

 

Dicha resolución establece presunciones relativas de existencia de control:

 

a) Cuando a través de la propiedad directa o indirecta de acciones, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso o similares, o acuerdos con otros accionistas, se puede ejercer más de la mitad de los derechos de voto en la junta general de accionistas de una persona jurídica, salvo que en la misma persona jurídica un tercero se encuentre en la situación prevista a continuación.

b) Cuando sin contar con más de la mitad de los derechos de voto en la junta general de accionistas de una persona jurídica, se puede designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio.  

 

Sin perjuicio de las presunciones mencionadas, CONASEV puede determinar la existencia de grupos económicos a través de investigaciones iniciadas de oficio o a solicitud de parte. Para ello, CONASEV puede requerir la información necesaria a las personas jurídicas inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores y a las que mantengan valores inscritos en dicho Registro.

 

En caso que CONASEV establezca la existencia de indicios suficientes para declarar la presunción de existencia de grupo económico, puede emitir una resolución debidamente fundamentada, correspondiendo al interesado demostrar lo contrario.

 

3.2 Condición de la empresa Grupo Bimbo S.A. de C.V.

 

Grupo Bimbo S.A. de C.V. ha manifestado que Bimbo International B.V. y Alicorp S.A.A. son accionistas en el Perú de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.

 

La Sala ha tenido a la vista dos certificados de acciones (fojas 58 y 60), en los cuales se aprecia que tanto Bimbo International B.V. como Alicorp S.A.A. poseen acciones en la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.

 

Lo expuesto no permite determinar que efectivamente exista vinculación entre Bimbo International B.V. y la empresa titular de la marca registrada. Asimismo, el hecho de que dos empresas sean accionistas de una tercera empresa no determina que entre las mismas exista una vinculación económica, puesto que se trata de personas jurídicas independientes y distintas, tanto económicamente como organizacionalmente.

 

A mayor abundamiento, cabe manifestar que Grupo Bimbo S.A. de C.V., a pesar de haber manifestado que su empresa forma parte del mismo grupo empresarial de Bimbo International B.V., no ha presentado pruebas que acrediten lo expuesto, por lo que no se puede afirmar que forman parte de un mismo grupo económico.

 

En tal sentido, la Sala efectuará el examen de confundibilidad entre el signo solicitado BOCADIN y la marca registrada BOCADON.

 

4. Determinación del riesgo de confusión

 

A diferencia de la Decisión, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[2].

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000[3] en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

 

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

 

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

 

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

 

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)[4].

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000[5], el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

 

4.1 Similitud o conexión competitiva

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; bizcochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias, arroz, miel, levaduras, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; mientras que la marca registrada distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, se advierte que existe identidad entre algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado y algunos de los productos que distingue la marca registrada, a saber, café, té, cacao, azúcar, harinas, pan, pastelería, confitería, miel, levaduras, salsas, condimentos y especias.

 

4.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000[6] y 76-IP-2000[7].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el presente caso, tratándose de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el consumidor en general no prestará especial atención al momento de adquirirlos, toda vez que se trata de productos de consumo masivo.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, desde el punto de vista fonético, se advierte que, si bien los signos difieren en su secuencia de vocales (O - A – I / O – A - O), poseen el mismo número de sílabas (3) y comparten 2 de sus 3 vocales ubicadas en la misma posición, todo lo cual determina que su entonación y pronunciación de conjunto sea semejante.

 

Desde el punto de vista gráfico, los signos coinciden en el número de letras y presentan 6 de 7 letras que los conforman, en la misma ubicación (B – O - C – A – D – N), con excepción de la inclusión de la letra I en el signo solicitado en lugar de la letra O de la marca registrada, por lo que la impresión visual de conjunto de los signos es semejante.

 

Desde el punto de vista conceptual, se aprecia que la denominación BOCADIN presente en el signo solicitado es el diminutivo del término BOCADO[8], mientras que la denominación BOCADON presente en la marca registrada es el aumentativo del mismo, por lo que el concepto que genera el signo solicitado en el público consumidor es similar al que genera la denominación de la marca registrada BOCADON.

 

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero. - No aceptar el acuerdo de coexistencia suscrito entre Grupo Bimbo S.A. de C.V. y Alicorp S.A.A

 

Segundo. - Por las consideraciones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 13773-2005/OSD-INDECOPI de fecha 18 de octubre del 2005, que denegó el registro de la marca de producto BOCADIN, solicitado por Grupo Bimbo S.A. de C.V.

 

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Jorge Santistevan de Noriega, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn

 

 

 

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/mb.