TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0487-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 271345-2006
SOLICITANTE: VALLE LAMARA S.A.C.
OPOSITORA: UNIMED DEL PERÚ S.A.
Principio de especialidad – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 1 y 5 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, trece de marzo del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de marzo del 2006, Valle Lamara S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto FOLESEN, para distinguir productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 31 de mayo del 2006, Unimed del Perú S.A. (Perú) formuló oposición manifestando ser titular de la marca de producto ROLESEN en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 12046), con la cual el signo solicitado resulta confundible, ya que si bien se aplican a clases distintas, existe una muy clara conexión competitiva entre los productos que distinguen, conforme lo ha establecido la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1035-2003/TPI-INDECOPI, además del hecho que los signos en cuestión comparten la secuencia de letras O, L, E, S, E y N, habiéndose limitado la solicitante a reemplazar la letra F por la letra R.
Con fecha 7 de julio del 2006, Valle Lamara S.A.C. absolvió el traslado de la oposición manifestando que no existe riesgo de confusión entre los signos FOLESEN (que proviene de los términos “foliar” y “esencial”) y ROLESEN, dado que están referidos a productos distintos (analgésicos / abono foliar, fertilizante). Adjuntó documentos a fin de acreditar sus argumentos.
Mediante Resolución N° 16379-2006/OSD-INDECOPI de fecha 29 de setiembre del 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. La Oficina consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada al tener diferente naturaleza y finalidad y diferir en sus canales de comercialización
(ii) Entre el signo solicitado FOLESEN y la marca registrada ROLESEN existen semejanzas gráficas y fonéticas que determinan que su coexistencia sea susceptible de producir riesgo de confusión indirecta en el público consumidor.
(iii) Si bien el signo solicitado se diferencia de la marca registrada por la inclusión de la letra F, ello no contribuye a la diferenciación fonética de tales denominaciones, ya que la presencia de dicha letra se diluye al pronunciar los signos.
(iv) En tal sentido, si bien existen semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, la ausencia de vinculación entre los productos a que se aplican los mismos determina que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
Con fecha 30 de octubre del 2006, Unimed del Perú S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados con la existencia de vinculación entre los productos de las clases 1 y 5 de la Nomenclatura Oficial y el riesgo de confusión existente entre los signos en cuestión.
Con fecha 12 de diciembre del 2006, Valle Lamara S.A.C. absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos relacionados con la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en cuestión.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado FOLESEN y la marca registrada ROLESEN.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de Antecedentes
Se ha verificado que Unimed del Perú S.A. (Perú) es titular de la marca de producto ROLESEN, que distingue preparaciones y sustancias farmacéuticas, medicinales, desinfectantes, antimicrobianas, antibacterianas y productos dietéticos para uso humano y veterinario y demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 12046, vigente hasta el 29 de diciembre del 2014.
2. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.
Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance[1]. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486[2] otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.
Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.
3. Determinación del riesgo de confusión
La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[3].
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486[4] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005[5], en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.
Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro”.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005[6], el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que el signo solicitado FOLESEN pretende distinguir productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.
De otro lado, la marca registrada ROLESEN distingue preparaciones y sustancias farmacéuticas, medicinales, desinfectantes, antimicrobianas, antibacterianas y productos dietéticos para uso humano y veterinario y demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Cabe recordar que la clase 5 de la Nomenclatura Oficial incluye a los productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
En tal sentido, la Sala considera que existe vinculación entre los productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura (clase 1) que pretende distinguir el signo solicitado y los productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas (clase 5) que distingue la marca registrada, dado que se trata de productos que pueden ser utilizados conjuntamente para la misma finalidad y se pueden encontrar en los mismos establecimientos comerciales, además del hecho que los primeros pueden constituir insumos de los últimos mencionados.
Por lo expuesto, existe conexión competitiva entre los productos antes señalados.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005[7] y 156-IP-2005[8].
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos de la clase 1 y 5 a los que se refieren los signos, resulta razonable asumir que su adquisición implicará la selección de dichos productos de acuerdo a determinados criterios y especificaciones, por lo que los consumidores prestarán especial atención al momento de adquirirlos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente a realizar el examen comparativo, cabe señalar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre dos signos por el solo hecho de que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, para realizar el examen comparativo, el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión de conjunto distinta.
Realizado el examen comparativo correspondiente, se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien el signo solicitado FOLESEN y la marca registrada ROLESEN comparten sus sílabas finales (LE-SEN), difieren en sus sílabas iniciales (FO / RO), por lo que la pronunciación y entonación de los signos es diferente, no obstante poseer una misma secuencia de vocales. Cabe precisar que el comienzo de las palabras es importante para determinar la semejanza de dos signos, ya que por lo general es lo que el consumidor recordará con mayor facilidad. Asimismo, resulta necesario precisar que la pronunciación de la letra inicial F[9] del signo solicitado es muy distinta a la pronunciación de la letra inicial R[10] de la marca registrada.
En cuanto al aspecto gráfico, se advierte que no obstante compartir algunas de sus letras, su secuencia de consonantes es distinta (F-L-S-N / R-L-S-N), lo que determina que los signos provoquen un impacto visual de conjunto distinto.
3.3 Riesgo de confusión
Por lo anterior, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, no obstante aplicarse a productos entre los que existe conexión competitiva, su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al público consumidor respecto a los productos (confusión directa) o respecto al origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 16379-2006/OSD-INDECOPI de fecha 29 de setiembre del 2006, que OTORGÓ el registro de la marca de producto FOLESEN, solicitado por Valle Lamara S.A.C. (Perú), para distinguir productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/lt.
[1] El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial.
[2] Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.
[3] Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
[4] Ver nota 3.
[5] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.
[6] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.
[7] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.
[8] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 5).
[9] F: Séptima letra del abecedario español, y sexta del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico fricativo, labiodental, sordo. Su nombre es efe. Definición extraída del Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda edición) en: www.rae.es, cuya impresión se adjunta al presente expediente.
[10] R: Vigésima primera letra del abecedario español, y decimoctava del orden latino internacional, que por sí sola representa, en final de sílaba, agrupada con otra consonante en la misma sílaba y en posición intervocálica, un fonema consonántico vibrante simple. En los demás casos, y combinada con otra r, representa un fonema vibrante múltiple. Su nombre es erre o, sobre todo cuando se quiere hacer notar su carácter vibrante simple, ere. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda edición) en: www.rae.es, cuya impresión se adjunta al presente expediente.