DIRECCIÓN
DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
EXPEDIENTE Nº 000685-2012/DIN
RESOLUCION N° 000628-2014/DIN-INDECOPI
Lima, 30 de abril de
2014
Patente de invención – Restablecimiento
de derechos presentado al amparo del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT): Denegada
Mediante
escrito de fecha 18 de mayo de 2012, MERIAL LIMITED y UNIVERSITY OF GEORGIA
RESEARCH FOUNDATION, INC. ambas de Estados
Unidos de América, solicita el restablecimiento de derechos de acuerdo con lo
establecido en
1.
Restablecimiento de
derechos
1.1. Legislación aplicable
El artículo 22 del Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes (PCT) establece que el solicitante
proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional
(salvo que se haya efectuado la comunicación prevista en el artículo 20) y una
traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si
procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de
prioridad.
En el Perú, de acuerdo con la información que obra
en
Adicionalmente,
1.2. Análisis de lo actuado
Con fecha 18 de mayo de 2012, MERIAL LIMITED y UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. presentaron la solicitud de ingreso en fase nacional de la
patente de invención para “VACUNA CONTRA EL PARAMIXOVIRUS AVIAR RECOMBINANTE Y
SU MÉTODO DE PREPARACIÓN Y USO”, correspondiente a la solicitud internacional
PCT/US2010/046179 de fecha 20 de agosto de 2010, la cual reivindica prioridad
de la solicitud US 61/235,912, presentada el 21 de agosto de 2009, en los
Estados Unidos de América.
Con fecha 18 de
mayo de 2012, las solicitantes manifestaron lo siguiente:
(i)
El 15 de febrero de 2012, Tiki S. Catrell en
representación de las solicitantes envió un a través de un correo electrónico
las instrucciones para proceder con el ingreso en fase nacional, indicando que
el plazo vencía el 21 de febrero de 2012 y los países en los que se debía
realizar el ingreso en fase nacional. Asimismo, precisó que la firma HarneckerCarey Intellectual Property de
Chile se encargaría de la presentación en dicho país y la coordinación con un
agente en el Perú.
(ii)
A pesar de las indicaciones expresas, por error
la firma HarneckerCarey Intellectual
Property asumió la responsabilidad de coordinar el ingreso en fase nacional
de la solicitud en Chile mas no en el Perú.
(iii)
Recién cuando Tiki S. Catrell en representación
de las solicitantes indagara sobre el ingreso en fase nacional en el Perú, se
percataron de la omisión cometida.
(iv)
Con fecha 22 de febrero de 2012, HarneckerCarey Intellectual Property contactó
con el Estudio Muñiz, Ramírez, Perez-Taiman & Olaya Abogados, quienes
indicaron como una alternativa solicitar el ingreso en fase nacional
solicitando el restablecimiento de derechos respectivo.
(v)
Se entiende que la diligencia solo es exigida
al solicitante, pues es el único interesado y eventualmente quien se perjudica
por no presentar dentro del plazo una solicitud de registro, siendo el único
responsable de asegurarse de dicha presentación en el territorio elegido.
(vi)
En el supuesto que la interpretación vaya más
allá de la norma y se exigiera la debida diligencia a un tercero para la
presentación de la solicitud de patente, solo debería extenderse hasta quien
actúe a nombre del solicitante y cuente con facultades expresas para proceder
con el trámite de registro.
(vii)
HarneckerCarey
Intellectual Property solo recibió las instrucciones para la
respectiva coordinación con un agente en el Perú no contaba con un poder
permanente para actuar a nombre de las solicitantes, conforme se aprecia del
documento de poder que adjunta.
(viii)
Presentan medios probatorios.
Mediante
proveído de fecha 7 de septiembre de 2012, se señaló que la solicitud de
restablecimiento de derechos sería rechazada, motivo por el cual se le requirió
a las solicitantes que cumplan con presentar observaciones y los medios
probatorios que consideraran pertinente de acuerdo con lo establecido en la
Regla 49.6 d)ii y e)132.4, y el artículo 132.4 de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Con fecha 26 de
septiembre de 2012, las solicitantes reiteraron sus argumentos del escrito de
fecha 18 de mayo de 2012. Agregaron que el reglamento del Tratado PCT relaciona
la diligencia requerida con el actuar que debe tener el solicitante, incluyendo
en este concepto al mandatario, siendo éste quien debe tener un actuar
diligente, en ningún momento se extiende el concepto a un intermediario, el
cual es un tercero ajeno a la relación existente entre el solicitante y las
personas que serían designadas como representantes formales, por lo que el
deber de actuar con la diligencia debida no debe alcanzar a HarneckerCarey Intellectual Property, lo
contrario atenta contra lo dispuesto por el PCT y las normas internacionales
sobre interpretación de los tratados.
En
el presente caso, de la evaluación de los argumentos y medios probatorios
presentados, considerando
que la solicitud fue presentada dentro del plazo aplicable en virtud de la
Regla 49.6 literal b) del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(PCT), se determina que aun cuando las instrucciones dadas por las solicitantes
fueron enviadas oportunamente al igual que los documentos necesarios, el hecho
de que la solicitud de ingreso en fase nacional no fuera presentada
oportunamente no muestra un actuar diligente en la tramitación de la solicitud,
más aún si en la declaración jurada del señor Francisco Carey Carvallo abogado
de firma HarneckerCarey Intellectual
Property se señala expresamente que la mencionada firma tenía su cargo la
entrada en fase nacional en Chile y Perú y, que por un error entendieron que
solo habían sido designados y recibido instrucciones para el ingreso en Chile,
siendo los únicos responsables de no haber ingresado la solicitud en tiempo
oportuno.
Asimismo, se
debe tener en consideración que la firma HarneckerCarey
Intellectual Property era la encargada de coordinar con el agente en el
Perú para la presentación de la solicitud de ingreso en fase nacional conforme
se indica en los medios probatorios, por lo que actuaría en nombre de la
solicitante, siendo que una
actuación diligente implica revisar y ejecutar las instrucciones de las
solicitantes, lo que hubiera evitado la
omisión de la presentación de la solicitud en el Perú (Referencia MER
09.133.PE) o habría hecho posible que se detecte de forma oportuna la omisión
en la presentación
En
consecuencia, atendiendo a que las solicitantes no han cumplido con demostrar
que el retraso se dio a pesar de haber existido la diligencia requerida por las
circunstancias, no corresponde restablecer los derechos respecto a la solicitud
internacional PCT/US2010/046179 de fecha 20 de agosto de 2010, debiendo
considerarse la presente solicitud de patente de invención como una solicitud nacional
regular, cuya fecha de presentación es el 18 de mayo de 2012, continuándose con
el trámite respectivo.
2.
Conclusión del análisis
Estando a lo expuesto en los
considerandos precedentes se determina que no corresponde acceder a la
solicitud de restablecimiento de derechos, debiendo considerarse la presente
solicitud de patente de invención como una solicitud nacional regular, teniendo
como fecha de presentación el 18 de mayo de 2012.
La
presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes
mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 37 y 40 de
3. RESOLUCION DE
DENEGAR la solicitud de restablecimiento de
derechos efectuada por MERIAL LIMITED y UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH
FOUNDATION, INC. ambas Estados Unidos de América,
considerándose la presente solicitud de patente de invención como una solicitud
nacional regular con fecha de presentación 18 de mayo de 2012 y continuar con
el trámite de acuerdo a su estado.
Regístrese
y Comuníquese
SILVIA
SOLÍS IPARRAGUIRRE
Directora
de Invenciones y
Nuevas
Tecnologías
INDECOPI
LPD