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 Richtlinien in Markensachen

Richtlinien in Markensachen

- Allgemeiner Teil

- Markeneintragungsverfahren

- Registerführung

- Internationale Markenregistrierung

- Materielle Markenprüfung

- Widerspruchsverfahren

- Löschungsverfahren wegen

Nichtgebrauchs

Bern, 1.1.2017

1

Inhalt

Inhalt 1

Abkürzungsverzeichnis 15

Teil 1 – Allgemeiner Teil 18

1. Einleitung 18

2. Rechtsgrundlagen 18

2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teile 2 und 5) 19

2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3) 19

2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teile 4 und 5) 19

2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6) 19

2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7) 19

3. Parteien 19

3.1 Parteirecht 19

3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung 20

3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 20

3.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 21

3.1.3.1 Aktivlegitimation 21

3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz 21

3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers 21

3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 21

3.1.3.2 Passivlegitimation 21

3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren 21

3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 22

3.2 Übertragung 22

3.2.1 Allgemein 22

3.2.2 Besonderheiten 22

3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens 22

3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen 23

3.2.2.3 Konkurs einer Partei 23

4. Vertretung und Zustellungsdomizil 23

4.1 Vertreter 23

4.2 Vollmacht 24

4.3 Zustellungsdomizil 25

5. Allgemeine Verfahrensregeln 25

5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege 25

5.2 Zuständigkeitsprüfung 26

Inhalt

2

5.3 Ausstand 27

5.4 Feststellung des Sachverhalts 27

5.4.1 Untersuchungsmaxime 27

5.4.2 Mitwirkungspflicht 28

5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit 28

5.4.4 Beweise 29

5.4.4.1 Beweismittel 29

5.4.4.1.1 Grundsätze 29

5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln 29

5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass 30

5.5 Fristen 30

5.5.1 Allgemeines 30

5.5.2 Berechnung der Fristen 30

5.5.3 Fristerstreckung 31

5.5.4 Einhaltung der Fristen 32

5.5.4.1 Im Allgemeinen 32

5.5.4.2 Elektronische Zustellung 32

5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren 32

5.5.5 Stillstand der Fristen 33

5.5.6 Säumnisfolgen 33

5.5.7 Weiterbehandlung 33

5.5.7.1 Im Allgemeinen 33

5.5.7.2 Ausschluss 33

5.5.7.3 Verfahren 34

5.5.8 Wiederherstellung der Frist 34

5.6 Register- und Akteneinsicht 35

5.6.1 Grundsatz 35

5.6.2 Ausnahmen 35

5.7 Rechtliches Gehör 36

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern 36

5.7.1.1 Schriftenwechsel 36

5.7.1.1.1 Einparteienverfahren 36

5.7.1.1.2 Zweiparteienverfahren 36

5.7.1.2 Replikrecht 37

5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen 38

5.7.2 Beweisanerbieten 38

5.8 Verfahrenssprache 38

5.8.1 Eintragungsverfahren 38

5.8.2 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 39

6. Sistierung 39

6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens 39

Inhalt

3

6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie 40

6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien 40

6.4 Sonstige Sistierungsgründe 40

7. Verfügung 40

7.1 Inhalt und Begründung 40

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 41

7.2.1 Rückzug 41

7.2.2 Vergleich 42

7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge 42

7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen 42

7.3.1 Eintragungsverfahren 42

7.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 43

7.3.2.1 Verfahrenskosten 43

7.3.2.2 Parteientschädigungen 43

7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen

Entscheiden 44

7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung) 44

7.4 Eröffnung 46

7.4.1 Schriftlichkeit 46

7.4.2 Amtliche Publikation 46

7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen 46

8. Rechtsmittel 47

8.1 Endverfügungen 47

8.2 Zwischenverfügungen 47

9. Rechtskraft 48

9.1 Formelle Rechtskraft 48

9.2 Materielle Rechtskraft 48

10. Wiedererwägung und Revision 49

11. Gebühren 50

11.1 Im Allgemeinen 50

11.2 Pauschalgebühren 50

11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel 50

11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut 50

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren 51

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren 53

1. Einleitung 53

2. Eingangsprüfung 53

2.1 Hinterlegung 53

2.1.1 Eintragungsgesuch 53

Inhalt

4

2.1.2 Wiedergabe der Marke 53

2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen 53

2.1.4 Unvollständiges Gesuch 53

2.2 Hinterlegungsdatum 54

3. Formalprüfung 54

3.1 Hinterlegung 54

3.1.1 Formular 54

3.1.2 Hinterleger 54

3.2 Wiedergabe der Marke 55

3.2.1 Farbanspruch 56

3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken 56

3.2.3 Akustische Marken 57

3.2.4 Dreidimensionale Marken 57

3.2.5 Hologramme 58

3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken 58

3.2.7 Muster 59

3.2.8 Positionsmarken 59

3.2.9 Bewegungsmarken 59

3.2.10 Geruchsmarken 60

3.3 Markenart 60

3.4 Prioritätsanspruch 60

3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft 61

3.4.2 Gegenrechtspriorität 62

3.4.3 Ausstellungspriorität 62

3.5 Beschleunigte Markenprüfung 63

3.6 Gebühren 63

3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung 63

3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer 64

4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 64

4.1 Rechtliche Grundlagen 64

4.2 Die Nizza-Klassifikation 65

4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation 66

4.4 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» 67

4.5 Begriffsbestimmung 67

4.6 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung 68

4.7 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen 68

4.8 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen» 69

4.9 Die Begriffe «Sets» und «Kits» 69

4.10 Der Begriff «Systeme» als Ware 69

4.11 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 70

4.12 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel» 70

Inhalt

5

4.13 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40 71

4.14 Problematische Formulierungen 72

4.15 Klassifikationshilfsmittel 72

Teil 3 – Registerführung 74

1. Einleitung 74

2. Eintragung 74

3. Verlängerungen 75

4. Änderungen und Löschung 75

4.1 Übertragungen 75

4.2 Teilübertragungen 76

4.3 Teilung 76

4.4 Lizenzen 77

4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung 77

4.6 Teillöschung 78

4.7 Reglementsänderung 78

4.8 Sonstige Änderungen 78

4.9 Berichtigungen 79

4.10 Löschungen 79

5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht 79

5.1 Markenregister 79

5.2 Auskünfte und Akteneinsicht 80

6. Prioritätsbelege 80

Teil 4 – Internationale Registrierungen 81

1. Einleitung 81

2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis 81

2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems 81

2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP) 81

2.2.1 Berechnung der Priorität 82

2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut 82

2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI 83

2.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder 83

2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24

GAFO) 84

2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen 84

2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO) 85

2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO) 85

2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO) 86

Inhalt

6

2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»; Regel

25.1)a)iv) GAFO) 86

2.4.5 Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i)

GAFO) 86

2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen 86

2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO) 86

2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO) 87

2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO) 87

2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO) 88

2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP) 88

2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO) 88

2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 GAFO) 89

2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31

GAFO) 89

2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO) 89

3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz 90

3.1 Verfahren vor der OMPI 91

3.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die

Schweiz 91

3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 91

3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung 91

3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO) 91

3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO) 92

3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel

18ter 2), 3) und 4) GAFO) 93

3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO) 94

3.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO) 94

3.2 Verfahren vor dem Institut 94

3.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz 94

3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 95

3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme 95

3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil 95

3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers 96

3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers 97

3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis 97

3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren 97

Teil 5 – Materielle Markenprüfung 99

1. Rechtsgrundlagen 99

2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit 99

3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe 100

Inhalt

7

3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen 100

3.2 Gesamteindruck 101

3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen 102

3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches 102

3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise 103

3.6 Berücksichtigte Sprachen 104

3.7 Grenzfälle 105

3.8 Gleichbehandlung 105

3.9 Vertrauensschutz 106

3.10 Ausländische Entscheide 107

3.11 Internetrecherchen 108

4. Gemeingut 108

4.1 Gesetzliche Grundlagen 108

4.2 Der Begriff des Gemeinguts 109

4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG 109

4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft 109

4.3.2 Freihaltebedürfnis 111

4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste 112

A. Konventionelle Zeichen 113

4.4 Wortmarken 113

4.4.1 Allgemeines 113

4.4.2 Beschreibende Angaben 113

4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben 113

4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere

Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand 114

4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe 114

4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen 114

4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen 115

4.4.2.6 Synonyme 115

4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben 116

4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen 116

4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben 116

4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale 116

4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre 117

4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise 118

4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen 118

4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der

Dienstleistungen 119

4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen 119

4.4.2.7.9 Weitere beschreibende Angaben 120

4.4.2.7.10 International Nonproprietary Names (INN) 120

Inhalt

8

4.4.2.7.11 Namen von Pflanzensorten 120

4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen 121

4.4.4 Übliche Zeichen 121

4.4.5 Slogans 122

4.4.6 Firmen 123

4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern 123

4.4.8 Freizeichen 124

4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 124

4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes 125

4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente 125

4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit

einzelnen Buchstaben oder Ziffern 126

4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen 126

4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele 127

4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen 127

4.4.9.5 Mehrere Sprachen 128

4.5 Einfache Zeichen 128

4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern 128

4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen 128

4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen 129

4.5.4 Geometrische Figuren 129

4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen 130

4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 130

4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete 130

4.5.6.2 Monogramme 131

4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken 131

4.7 Bildmarken 134

4.8 Piktogramme 136

4.9 Akustische Marken 136

B. Nicht konventionelle Zeichen 137

4.10 Muster 138

4.11 Farbmarken 139

4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 140

4.12.1 Begriff 140

4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S. 141

4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S. 142

4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG 142

4.12.4.1 Wesen der Ware 142

4.12.4.2 Technisch notwendige Form 143

4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) 143

4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze 143

Inhalt

9

4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen

zweidimensionalen Elementen 147

4.13 Positionsmarken 148

4.14 Bewegungsmarken 149

4.15 Hologramme 150

4.16 Sonstige Markentypen 150

5. Irreführende Zeichen 150

5.1 Allgemeines 150

5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr 151

5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs 152

6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen 152

7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen 154

7.1 Allgemeine Bemerkungen 154

7.2 Wappenschutzgesetz 155

7.2.1 Öffentliche Zeichen der Schweiz 155

7.2.1.1 Wappen 155

7.2.1.2 Amtliche Bezeichnungen 156

7.2.1.3 Fahnen und andere Hoheitszeichen 156

7.2.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen 157

7.2.2 Öffentliche Zeichen des Auslandes 157

7.2.3 Prüfung der Verwechselbarkeit 158

7.2.3.1 Allgemeine Grundsätze 158

7.2.3.2 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs 161

7.2.3.2.1 Beim Schweizerwappen 161

7.2.3.2.2 Bei ausländischen Hoheitszeichen 161

7.2.4 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen 162

7.3 Schutz des Roten Kreuzes 162

7.4 Internationale Organisationen 163

7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe 165

8. Herkunftsangaben 166

8.1 Begriff der Herkunftsangabe 166

8.2 Herkunftsangaben als Marken 167

8.3 Arten von Herkunftsangaben 168

8.3.1 Direkte Herkunftsangaben 168

8.3.2 Indirekte Herkunftsangaben 168

8.3.3 Einfache Herkunftsangaben 168

8.3.4 Qualifizierte Herkunftsangaben 169

8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen 169

8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung 170

8.4.2 Unbekannte geografische Namen 171

8.4.3 Symbolische Zeichen 171

Inhalt

10

8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit 172

8.4.5 Typenbezeichnungen 172

8.4.6 Gattungsbezeichnungen 173

8.4.7 Betriebliche Herkunft 173

8.4.8 Verkaufsort (Messen u.Ä.) 174

8.4.9 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben 174

8.4.10 Geografische Hinweise in der Gastronomie 175

8.4.11 Namen von Luftfahrtgesellschaften 175

8.4.12 Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen 176

8.4.13 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen 176

8.4.14 Geografische Hinweise bei Tabakwaren 177

8.4.15 Reisedienstleistungen 177

8.5 Gemeingut 177

8.5.1 Direkte Herkunftsangaben 177

8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben 178

8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben 179

8.6 Irreführung über die geografische Herkunft 179

8.6.1 Grundsatz 179

8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen

zweiten Bedeutung («secondary meaning») 181

8.6.3 Korrektive 181

8.6.4 Entlokalisierende Zusätze 182

8.6.5 Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere spezifische

Tätigkeiten 182

8.6.6 Einschränkungspraxis 184

8.6.7 Sich widersprechende Bezeichnungen 185

8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG) 186

8.7.1 Bilaterale Verträge 186

8.7.2 TRIPS-Abkommen 187

8.7.3 Stresa-Abkommen 187

8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG) 188

8.7.5 Art. 50a MSchG 189

8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen und Zeichen

enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG 189

8.8.1 Nationale Herkunftsangaben 189

8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben 190

8.8.2.1 Bilaterale Verträge 190

8.8.2.2 TRIPS 190

8.8.2.3 Übersicht 191

9. Kollektiv- und Garantiemarken 191

9.1 Einleitung 191

Inhalt

11

9.2 Kollektivmarken 191

9.3 Garantiemarken 192

10. Geografische Marken 193

10.1 Allgemeines 193

10.2 Eintragbare Zeichen 193

10.3 Hinterlegungsberechtigte 194

10.4 Markenreglement 195

10.5 Beurteilungsgrundlagen 195

10.6 Sistierung 195

11. Verkehrsdurchsetzung 195

11.1 Allgemeines 195

11.1.1 Begriff 195

11.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis 197

11.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung 197

11.1.4 Massgebliche Verkehrskreise 198

11.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung 199

11.1.6 Hinterlegungsdatum 199

11.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen 200

11.2.1 Allgemeines 200

11.2.2 Beweismittel 200

11.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen 200

11.2.4 Ort des Gebrauchs 201

11.2.5 Dauer des Gebrauchs 201

11.2.6 Markenmässiger Gebrauch 201

11.2.7 Abweichender Gebrauch 202

11.2.8 Umfang des Gebrauchs 202

11.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie 202

11.3.1 Allgemeines 202

11.3.2 Anwendungsfälle 203

11.3.3 Zu verwendendes Zeichen 203

11.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 203

11.3.5 Ort der Durchführung 204

11.3.6 Art der Erhebung 204

11.3.7 Repräsentativität 205

11.3.8 Zu stellende Fragen 205

11.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung 207

11.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage 207

Teil 6 – Widerspruchsverfahren 209

1. Einleitung 209

Inhalt

12

2. Sachentscheidvoraussetzungen 210

2.1 Widerspruchsschrift 210

2.2 Rechtsbegehren 211

2.3 Begründung 211

2.4 Parteien 211

2.4.1 Aktivlegitimation 211

2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke 211

2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke 212

2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen 212

2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts 212

2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit 212

2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät 214

2.4.2 Passivlegitimation 214

2.5 Widerspruchsfrist 215

2.6 Widerspruchsgebühr 215

2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe 215

2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts 216

3. Mängel des Widerspruchs 216

3.1 Nicht behebbare Mängel 216

3.2 Behebbare Mängel 217

3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist 218

4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 218

4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke 218

4.2 Sistierung 218

4.3 Information über eingegangene Widersprüche 219

5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren 219

5.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages 219

5.2 Einrede des Nichtgebrauchs 219

5.3 Karenzfrist 220

5.3.1 Beginn der Karenzfrist 220

5.3.2 Verlängerung der Markeneintragung 221

5.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens 221

5.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs 222

5.4.1 Gebrauch in der Schweiz 222

5.4.2 Zeitlicher Gebrauch 222

5.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs 223

5.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt 223

5.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen 224

5.4.5.1 Subsumption 224

5.4.5.2 Problematik des Teilgebrauchs 224

5.4.6 Gebrauch in abweichender Form 226

Inhalt

13

5.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen 227

5.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung 227

5.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 228

5.6 Verfahrensrechtliches 228

5.6.1 Schriftenwechsel 228

5.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 228

5.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs 229

6. Widerspruchsgründe 229

6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 230

6.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit 231

6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit 231

6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen 231

6.2 Zeichenidentität 233

6.3 Zeichenähnlichkeit 233

6.3.1 Wortmarken 233

6.3.2 Bildmarken 234

6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken 235

6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 235

6.4 Verwechslungsgefahr 236

6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr 236

6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr 236

6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und

Dienstleistungsgleichartigkeit 237

6.6 Aufmerksamkeit 237

6.7 Kennzeichnungskraft 238

7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch) 240

8. Eröffnung der Verfügung 241

8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke 241

8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen 241

8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten

Ausschlussgründe vorliegen 241

8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute

Ausschlussgründe vorliegen 241

8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung

eines Vertreters 242

8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der

Benennung eines Vertreters innert Frist 242

9. Kasuistik 242

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 243

1. Einleitung 243

Inhalt

14

2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation 243

2.1 Löschungsantrag 243

2.2 Rechtsbegehren 244

2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel 244

2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags 244

2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs 245

2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid 245

3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 246

3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 246

3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke 246

4. Löschungsgründe 246

4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 247

4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke 247

4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 247

5. Verfahrensabschluss 248

5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 248

5.2 Materieller Entscheid 248

5.2.1 Abweisung des Löschungsantrags 248

5.2.2 Gutheissung des Löschungsantrags 248

5.2.3 Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags 249

5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen

Registrierungen 249

6. Kasuistik 249

Anhang 250

ISO 8859-15 (druckbare Zeichen) 250

15

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O. am angeführten Ort

Abs. Absatz

a.M. anderer Meinung

Art. Artikel

betr. betreffend

BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche

Sammlung)

BGer Schweizerisches Bundesgericht

BGG Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz,

SR 173.110)

BLW Bundesamt für Landwirtschaft

BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)

BVGer Bundesverwaltungsgericht

BZP Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess (SR 273)

E. Erwägung

EDI Eidgenössisches Departement des Innern

EJPD

EUIPO

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum

f./ff. folgende Seite/Seiten

fig. figurativ

Fn. Fussnote

FusG Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und

Vermögensübertragung (Fussionsgesetz, SR 221.301)

GAFO Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die

internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem

Abkommen (SR 0.232.112.21)

Gazette OMPI Gazette der internationalen Marken

GGA Geschützte Geografische Angabe

GUB/AOP Geschützte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine protégée

Abkürzungsverzeichnis

16

HKA Herkunftsangabe

HR-Auszug Handelsregister-Auszug

i.d.R. in der Regel

i.e.S. im engeren Sinn

IGE-GebV Gebührenverordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges

Eigentum (SR 232.148)

Institut Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

i.V.m. in Verbindung mit

i.w.S. im weiteren Sinn

KUB/AOC

LGV

LKV

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine contrôlée

Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)

Verordnung des EDI über die Kennzeichnung und Anpreisung von

Lebensmitteln (SR 817.022.21)

LMG Lebensmittelgesetz (SR 817.0)

lit. litera

LwG Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)

MMA Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

(SR 0.232.112.3)

MMP Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung

von Marken (SR 0.232.112.4)

MSchG Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben

(Markenschutzgesetz, SR 232.11)

MSchV Markenschutzverordnung (SR 232.111)

m.w.H. mit weiteren Hinweisen

Nizza-

Abkommen

Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren

und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9)

Nizza-

Klassifikation

NZSchG

Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die

Eintragung von Marken, 11. Auflage, 1.1.2017

Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der

Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen

(SR 232.23)

OMPI Weltorganisation für geistiges Eigentum

OR Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht

(SR 220)

Abkürzungsverzeichnis

17

PMMBl Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt

PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums

(SR 0.232.04)

RKGE Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum

(Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)

sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht

Singapur TLT Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)

sog. sogenannt

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts

Swissness-

Botschaft

Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des

Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des

Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-

Vorlage), BBl 2009, S. 8533–8676

TabV Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit

Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

(Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums,

SR 0.632.20)

VGG Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht

(Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)

vgl. vergleiche

VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)

WSchG Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher

Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)

WSchV Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer

öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, SR 232.211)

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)

Ziff. Ziffer

ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, SR 272)

18

Teil 1 – Allgemeiner Teil

1. Einleitung

Dieser Teil der Markenrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, für die verschiedenen

Verfahren vor dem Institut geltenden Verfahrensregeln.

2. Rechtsgrundlagen

Das Institut ist eine Bundesverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG.

Folglich werden die in seiner Zuständigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwVG

(Art. 1 Abs. 1 VwVG)1 bestimmt, sofern sie nicht durch das MSchG oder ein anderes

Bundesgesetz eingehender geregelt werden (Art. 4 VwVG). Das VwVG wird seinerseits

durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP2 ergänzt.3

Wenn weder das VwVG noch das MSchG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts

regeln, ist gemäss Art. 4 VwVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen

zurückzugreifen. Das Institut ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die

ZPO zurückzugreifen ist. Das BZP enthält zwar Regelungen für einige im VwVG oder

MSchG nicht explizit enthaltene Fragestellungen auf verfahrensrechtlicher Ebene, aber diese

Bestimmungen können nicht angewandt werden. Denn im Verwaltungsverfahren sind

gemäss der Rechtsprechung nur die in Art. 19 VwVG explizit genannten Bestimmungen

anwendbar, da diese Aufzählung als abschliessend betrachtet werden muss.4 Des Weiteren

kommt nur das nach dem Inkrafttreten des VwVG erlassene Bundesrecht in Betracht.

Demzufolge ist auf andere jüngere Bestimmungen des Bundesrechts zurückzugreifen.

Zudem handelt es sich bei der ZPO um Bundesrecht,5 weshalb ihre Anwendung durch Art. 4

VwVG nicht ausgeschlossen ist, umso mehr als sie speziell für die Beilegung zivilrechtlicher

Streitigkeiten vorgesehen ist, von denen sich die Verfahren im Zuständigkeitsbereich des

Instituts in Markensachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend

unterscheiden.

Die verschiedenen Verfahren im Zuständigkeitsbereich des Instituts in Markensachen sind

insbesondere durch folgende Bestimmungen des MSchG und der MSchV geregelt:

1 Genauer in Art. 1 bis 43 VwVG. 2 Art. 19 VwVG. 3 Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die mündliche

Anhörung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VwVG). 4 BGE 130 II 473, E. 2.4.

5 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes (vgl. Art. 122 Abs. 1

BV).

Teil 1 – Allgemeiner Teil

19

2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teile 2 und 5)

Das Verfahren zur Eintragung von Marken wird insbesondere durch Art. 28 bis 30 MSchG

und die Ausführungsbestimmungen von Art. 8 bis 19 MSchV geregelt.

2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3)

Die Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung werden insbesondere durch die

Art. 10, 17 bis 19, 35 und 37 ff. MSchG und die Ausführungsbestimmungen von Art. 25 bis

27, 28 bis 32 und 35 MSchV geregelt.

2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teile 4 und 5)

Soweit sich weder aus dem MMA noch dem MMP nichts anderes ergibt (Art. 44 Abs. 2

MSchG), wird das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken durch Art. 44 bis

46a MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen in Art. 47 bis 49 und 51 f. MSchV

besonders geregelt. Diese durch die GAFO ergänzten internationalen Abkommen

bestimmen folglich weitgehend das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken.

2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)

Das Widerspruchsverfahren wird in Art. 31 bis 34 MSchG und den entsprechenden

Ausführungsbestimmungen in Art. 20 bis 24 und 50 bis 52 MSchV geregelt. Neben den

allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die

Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)

Das Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke wird speziell durch Art. 35a und

35b MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen von Art. 24a bis 24e MSchV geregelt.

Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die

Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

3. Parteien

3.1 Parteirecht

Art. 6 VwVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung

berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel

gegen die Verfügung zusteht. Nach der Rechtsprechung hängt das Parteirecht von den

Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfügung berühren könnte.6

Partei zu sein, setzt Rechtsfähigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Dies gilt folglich für

natürliche oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts, z.B. Bund, Kantone,

6 BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

20

Gemeinden sowie selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes.7 Als Parteien

können auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften8, Konkursmassen und

Erbengemeinschaften9 gelten, obwohl sie nur eine beschränkte Rechtspersönlichkeit

besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften10 sowie nicht selbstständige

öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesämter) und Anstalten.11

Als Parteien für die verschiedenen Verfahren in der Zuständigkeit des Instituts gelten

folgende Personen:

3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung

Als Partei im Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung gilt

ausschliesslich der Hinterleger. Nach Art. 28 Abs. 1 MSchG kann es sich um alle in Ziff. 3.1

oben genannten Personen handeln (für weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 54, für

Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 9.2, S.191).

Öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit können

ebenfalls Marken hinterlegen. Bei diesen gilt die parteifähige Trägerschaft (z.B. die

Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei.

Ähnliches gilt für Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht über keine

Rechtspersönlichkeit verfügen. Das Institut geht davon aus, dass die Hinterlegung für die

Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehört, getätigt wird.12 Soll die Marke für eine

juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter

zusammen (als mehrere Hinterleger) aufzutreten.

Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Eintragung einer Marke berührt werden

könnten, wird jedoch im Rahmen des Eintragungsverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie

können ihre Rechte erst später im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens oder eines

zivilrechtlichen Verfahrens geltend machen.

3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung

Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für alle Verfahren im

Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Löschungsantrag gemäss Art. 35 lit. a

MSchG, Vertreterwechsel, Teilung usw.).

In bestimmten Fällen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte

Änderung des Registers berührt werden (z.B. Übertragung, Teilübertragung, Lizenzen) (vgl.

Teil 3, Ziff. 4.1, 4.2 und 4.4) als Partei anerkannt.

7 BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 II 32, E. 2. 8 Art. 562 und 602 OR. 9 BGE 102 Ia 430, E. 3; für die Regeln über den Parteiwechsel während des Verfahrens siehe auch

unten (vgl. Ziff. 3.2.2.2 und 3.2.2.3, S. 23). 10 BGE 132 I 256, E. 1.1. 11 BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 II 32, E. 2b und 2f.

12 Vgl. BGE 120 III 11 für die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im

Betreibungsverfahren.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

21

3.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

3.1.3.1 Aktivlegitimation

3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz

Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle

Inhaber der älteren Marke,13 Ältere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die

nach Art. 6 bis 8 MSchG eine Priorität geniessen, und notorisch bekannte Marken, die zum

Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke notorisch bekannt sind (Art. 3 Abs. 2

MSchG). Diese Begriffe werden weiter unten definiert (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 211). Der

Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen

Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung

des Widerspruchs massgebend.14 Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung

des Widerspruchs nicht mit dem tatsächlichen Markeninhaber überein, hat der

Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch

nicht eingetreten werden kann.

3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers

Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prüfung der Bestimmungen

des Lizenzvertrags, die den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens

regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der im Register

eingetragene Markeninhaber als Partei anerkannt.15 Der Lizenznehmer kann allerdings (wie

irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im

Widerspruchsverfahren zu handeln. Diese Ermächtigung muss jedoch dem Institut schriftlich

eingereicht werden und vor Ablauf der Widerspruchsfrist erstellt worden sein.16

3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Jede natürliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 19) kann einen Antrag auf Löschung

einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Ein besonderes

Interesse muss nicht nachgewiesen werden.

3.1.3.2 Passivlegitimation

3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

13 BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Vgl. Art. 31 MSchG; BVGer B-6608/2009, E. 5 und 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 BVGer B-6608/2009, E. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 BVGer B-6608/2009, E. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

22

Gegen die Eintragung einer geografischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden

(Art. 31 Abs 1bis MSchG).

Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität

zur Hinterlegungspriorität.17 Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der

Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im

Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG noch auf

eine langjährige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann

der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter

gebrauchen. Dieses Weiterbenützungsrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine

Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs

keinen Einfluss.18

Ist die angefochtene Marke an einen Dritten übertragen worden, ohne dass dieser bereits in

das Markenregister eingetragen wurde, so bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art.

17 Abs. 3 MSchG).

3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

Wie beim Widerspruchsverfahren gilt auch hier: Ist die angefochtene Marke an einen Dritten

übertragen worden, ohne dass dieser bereits in das Markenregister eingetragen wurde, so

bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art. 17 Abs. 3 MSchG).

3.2 Übertragung

3.2.1 Allgemein

Die Eintragung der Übertragung hat zur Folge, dass allfällige hängige andere Verfahren

grundsätzlich mit dem neuen, gehörig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 17

MSchG, vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren

mit mehreren Verfahrensbeteiligten:

3.2.2 Besonderheiten

3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens

Bei der Übertragung einer Marke während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens

ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu

unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer

des Widerspruchsverfahrens sind weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es

17 Art. 6 MSchG. 18 RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 – König / Sonnenkönig.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

23

ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die spezialgesetzlichen Bestimmungen der ZPO

zurückzugreifen.19

Bei der Übertragung einer Marke während des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der

veräussernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 83 Abs. 1 ZPO). Dieser Parteiwechsel

kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die eintretende Partei haftet für die

gesamten Prozesskosten; für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet

die ausscheidende Partei solidarisch mit (Art. 83 Abs. 2 ZPO).

3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen

Ohne Markenübertragung ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei

zulässig; besondere gesetzliche Bestimmungen über die Rechtsnachfolge bleiben

vorbehalten (Art. 83 Abs. 4 ZPO).

Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne

Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen

weitergeführt.20

Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch

allfällige Markenrechte) gemäss Fusionsvertrag auf die neue juristische Person über und das

Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergeführt.21

3.2.2.3 Konkurs einer Partei

Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über das

Markenrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die

Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das Verfahren

fortgesetzt wird oder nicht bzw. ob das Markenrecht gegebenenfalls an einen oder mehrere

Gläubiger abgetreten wird. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Verfahren sistiert werden

(Art. 207 Abs. 2 SchKG).

4. Vertretung und Zustellungsdomizil

4.1 Vertreter

Nach Art. 11 VwVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch einen

Vertreter verbeiständen lassen.

Als Vertreter in das Register eingetragen wird nur der umfassend bevollmächtigte Vertreter

(Art. 5 Abs. 2 MSchV).

19 Vgl. Ziff. 2, S. 18.

20 Das Verfahren wird gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt und der Antritt der

Erbschaft feststeht. 21 Bei Bedarf wird das Verfahren gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der

Antritt der Erbschaft feststeht; während der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben

resolutiv bedingt.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

24

Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und

Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften)

sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.

Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das Institut seine Mitteilungen bis zum Widerruf der

Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Eingaben des vertretenen

Hinterlegers selbst bleiben indessen möglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das

Institut entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe des Hinterlegers als Widerruf der Vollmacht

anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Hinterleger und Vertreter, wird

die Unklarheit grundsätzlich über den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei

Widerruf der Vollmacht.

4.2 Vollmacht

Lässt sich der Hinterleger vertreten, kann das Institut gemäss Art. 5 MSchV eine schriftliche

Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsätzlich in den Fällen verlangt, in denen ein

Vertreter zeitlich nach der Hinterlegung im Sinne von Art. 28 MSchG bestellt wird.

Verlangt das Institut eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art.

5 MSchV).22 Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten

können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem Institut freisteht, auf der Vorlage einer

Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von

Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift

des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um für

den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um für sämtliche Markenangelegenheiten

ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel

oder Handlungen eingeschränkt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.

Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht im Eintragungsgesuch

aufgeführte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsätzlich als umfassend

vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den Vertretenen

vornehmen. Dem Institut steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.

Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht

einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter nach der Übertragung des

Schutzrechts für einen neuen Inhaber handelt. Bei einer Fusion sind die Umstände des

Einzelfalls zu beachten.23

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 38) einzureichen. Ist die Urkunde in

einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2

MSchV).

22 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage

gesendet werden (vgl. Teil 15.15.1, S. 25).

23 Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3

FusG).

Teil 1 – Allgemeiner Teil

25

Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der

Widerruf dem Institut nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im

Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).

Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben vom

nicht legitimierten Vertreter unberücksichtigt; auf einen von einem nicht legitimierten

Vertreter eingereichten Löschungsantrag oder Widerspruch wird nach Art. 13 Abs. 2 VwVG

nicht eingetreten.24

4.3 Zustellungsdomizil

Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt,

muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG).

Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so

wird sie vom Institut in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr

direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen25. Kommt

sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das Institut eine formelle Verfügung mit der

Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden

Säumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen vom

15. November 196526 oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das

Haager Übereinkommen nicht anwendbar ist. Handelt die Partei innerhalb der gesetzten

Frist nicht, wird das Eintragungsgesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG) bzw.

auf den Widerspruch oder den Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs nicht eingetreten

(Art. 21 Abs. 1 und Art. 24b Abs. 1 MSchV). Wenn die Partei Widerspruchs- bzw.

Antragsgegner im Rahmen eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens ist, wird das

Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im

Endentscheid der Ausschluss der Partei vom Verfahren verfügt (Art. 21 Abs. 2 und 24b

Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird dieser Partei durch Publikation im Bundesblatt

eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG; vgl. auch Ziff. 7.4.2, S. 46).

5. Allgemeine Verfahrensregeln

5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege

Die Verfahren vor dem Institut werden schriftlich durchgeführt. Folglich bedürfen alle

Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) grundsätzlich der Schriftform, um vom Institut

berücksichtigt zu werden.27

24 VPB 70 Nr. 33.

25 Eine vorläufige Schutzverweigerung, welche die Aufforderung zur Bestellung eines

Zustellungsdomizils enthält, wird über die OMPI zugestellt (vgl. Teil 4, Ziff. 3.2.4, S. 95). 26 Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland

in Zivil- oder Handelssachen, Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131.

27 In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das Institut unter bestimmten

Umständen beispielsweise Anträge auf erste und zweite Fristverlängerung per Telefon.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

26

Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnen, hat das Institut

bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das

Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554, sowie

Verzeichnis der Kommunikationswege).28 Abhängig davon, ob für die betreffende Eingabe

ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Fälle zu

unterscheiden:

 Wo das Bundesrecht für eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das Institut auch

Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten

Eingabe als Attachment beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Anträge auf

Rückzug eines Gesuches oder vollständige oder teilweise Löschung einer Marke (Teil 3,

Ziff. 4.10, S. 79 und 4.6, S. 78) sowie sämtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren mit

Ausnahme von Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.1, S. 210).

 Beweisurkunden müssen bei der Übermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht

werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75, oder Vollmachten

gemäss Ziff. 4.2, S. 24, oder Prioritätsbelege gemäss Teil 2, Ziff. 3.4, S. 60, sofern das

Institut die Einreichung verlangt).

 Alle übrigen Eingaben können formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das Institut

gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 31) oder

Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 78).

Fristwahrend und rechtsgültig sind elektronische Eingaben an das Institut nur, wenn sie an

die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden.

Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulässigen Eingabewegen finden sich auf

der folgenden Website: https://ekomm.ipi.ch.

5.2 Zuständigkeitsprüfung

Das Institut prüft seine Zuständigkeit für die Behandlung der ihm eingereichten Gesuche und

Anträge von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begründung einer Zuständigkeit durch

Einverständnis zwischen dem Institut und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VwVG) oder unter den

Parteien ist ausgeschlossen.29

Falls sich das Institut als unzuständig erachtet, überweist es die Sache ohne Verzug der

zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Falls das Institut seine Zuständigkeit als

zweifelhaft erachtet, so pflegt es darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der

Behörde, deren Zuständigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Das Institut räumt den

Parteien die Möglichkeit ein, zur Frage der Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Bei

Streitigkeiten sind die Bestimmungen von Art. 9 VwVG anwendbar.

28 Liste abrufbar unter https://www.ige.ch/de/ueber-uns/kontakt/kommunikationswege-des-ige.html. 29 VPB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

27

5.3 Ausstand

Art. 10 Abs. 1 VwVG enthält eine abschliessende Liste der Ausstandsgründe. Danach treten

Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn

sie:

a. in der Sache ein persönliches Interesse haben;

b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit

ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;

bbis mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie

verwandt oder verschwägert sind;

c. Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;

d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.

Die Garantie einer unabhängigen Behörde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d

VwVG nicht nur, wenn eine tatsächliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt

wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genügt, wenn Umstände

vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein

voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fällen hat, befürchten

lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umstände zu berücksichtigen, während

die rein subjektiven Eindrücke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht

entscheidend sind.30

Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme beim Institut

geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spätere Anrufung.31 Den Ausgang eines

Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die

nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehörde geltend zu machen, obwohl der

Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.32

5.4 Feststellung des Sachverhalts

5.4.1 Untersuchungsmaxime

Da das VwVG zur Anwendung kommt, gilt für die vor dem Institut durchgeführten Verfahren

grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes

wegen feststellt (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das Institut grundsätzlich unter

Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Beweisführungspflicht und die

Aktenführungspflicht trägt (vgl. Ziff. 5.4.2).

Beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren handelt es sich um kein typisches

Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung), sondern um ein Verfahren

«sui generis», das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess

30 BGE 138 I 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1. 31 BGE 138 I 1, E. 2.2. 32 BGE 126 III 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

28

ähnlich ist.33 Für die Einleitung und den Umfang von Widersprüchen sowie

Löschungsanträgen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.34 Der Widersprechende

bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestützt auf Art. 3 oder 35a MSchG

ausüben, ob er also Widerspruch erheben bzw. die Löschung einer Marke wegen

Nichtgebrauchs beantragen will oder nicht. Der Widersprechende bzw. Antragsteller

bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der

Widerspruchsgegner bzw. Antragsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren bzw.

Antrag (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Verfahren jederzeit durch

Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten

verfügen die Parteien über den Streitgegenstand, und das Institut ist an die gestellten

Rechtsbegehren gebunden.

5.4.2 Mitwirkungspflicht

Die Untersuchungsmaxime wird durch die in Art. 13 VwVG verankerte Mitwirkungspflicht der

Parteien relativiert.

Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der

Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren

einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen

Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.35 Sie gilt vorab gerade für solche

Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese nicht ohne

vernünftigen Aufwand erheben können.36

Gemäss dem im öffentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB

trägt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlägigen

Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten

Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.37

5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit

Da sich beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und

das Institut die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV),

unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Gemäss diesem

Prinzip muss jede Partei eine vernünftige Möglichkeit erhalten, ihre Argumente unter

Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegenüber ihrem

Gegner versetzt.38

33 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 34 BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. – BALLY / BALU (fig.). 35 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 BGE 128 II 139, E. 2b. 37 BGE 135 III 416, insb. E. 2.6.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H. – BEC DE FIN

BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 38 BGE 137 IV 172, E. 2.6.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

29

Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das Institut im Rahmen von

Widerspruchs- und Löschungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil

verhindert werden muss, dass die Abklärungen des Instituts die Stärkung der prozessualen

Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung

der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie

Rechte für sich ableitet (z.B. die Notorietät ihres Kennzeichens,39 die Glaubhaftmachung des

Gebrauchs der Marke40 oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat

sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen.

5.4.4 Beweise

5.4.4.1 Beweismittel

5.4.4.1.1 Grundsätze

Die vor dem Institut zulässigen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgeführt. In

Entsprechung zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61

BZP anwendbar.

Zu den geeigneten Beweismitteln gehören insbesondere Kataloge, Prospekte, Preislisten,

Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Anzahl Abonnenten, Auflagestärke, Lieferscheine,

Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial sowie Angaben zu Umsatz oder

Werbeausgaben. Geeignet sind zudem Benützungsrecherchen und Bestätigungen von

Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 247) sowie demoskopische Umfragen (vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2,

S. 181, und Ziff. 11.3, S. 202).

Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom Institut, sondern

ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Rahmen von

Beschwerdeverfahren angeordnet werden.

5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln

Für die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.

Das Institut empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis

zusammenzufassen und zu numerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben für jede

vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das

Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stützen.

Wenn die Umstände es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders

grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das Institut

eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die

Beweismittel zu numerieren und ihre Eingabe dahin gehend zu präzisieren, dass für jede

39 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse

(fig.). 40 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

30

vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei

dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das Institut aufgrund der Akten.

5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass

Das Institut würdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Überzeugung.41 Ein

Sachverhalt gilt grundsätzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer

Behauptung überzeugen konnte. Bei den meisten am Institut durchgeführten Verfahren wird

diese Beweiswürdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine

Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete

Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung

wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des Instituts, doch muss es

zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als

das Gegenteil.42

5.5 Fristen

5.5.1 Allgemeines

Das Institut legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.

In der Regel setzt das Institut zweimonatige Fristen an. Für eine Antwort auf eine vorläufige

Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus absoluten

Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist fünf Monate. Für eine Stellungnahme zur

Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus

relativen Schutzverweigerungsgründen, d.h. im Fall eines Widerspruchs gegen eine

internationale Registrierung, beträgt die Frist jedoch drei Monate.

Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung,

Widerspruchsschrift oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs) aufgrund von

Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenügende Begründung, fehlende Unterschrift)

geklärt werden muss, räumt das Institut eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein. Für

eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag beträgt die Frist 15 Tage.

5.5.2 Berechnung der Fristen

Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden

Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VwVG).

Nach den Regeln für die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder

gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder

vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.

Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder

41 Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a. 42 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

31

Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht43 gilt jeder Tag, der

nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder Polizeivorschriften

als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage gelten die übrigen

Tage, an denen die Büros im Gegensatz zu den anderen Betrieben üblicherweise

geschlossen sind, sowie allfällige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte Brückentage.44

Kommunale Feiertage sind nur gültig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.

Art. 2 MSchV sieht im Übrigen vor: Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so

endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu

laufen begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten

Monats.

5.5.3 Fristerstreckung

Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Dabei handelt es

sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VwVG), die

Widerspruchsfrist (drei Monate, Art. 31 Abs. 2 MSchG) und die Frist für die Einreichung des

Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate nachdem der Gesuchsteller von der

Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach

Ablauf der versäumten Frist, Art. 41 Abs. 2 MSchG).

Die vom Institut gesetzten Fristen können jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein

Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Die Praxis der

Fristerstreckung ist im Institut einheitlich geregelt.45

Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewährt das Institut in der Regel bis zu

drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche müssen nicht zwingend unterschrieben

sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein

und wird nur ausnahmsweise gewährt, wenn wichtige Gründe glaubhaft gemacht werden.46

Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs wird eine

dritte Fristerstreckung nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt.

Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen einmal um einen

Monat erstreckt.

Wenn das Institut ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewährt es eine letzte

ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung

vorzunehmen.

43 Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen

werden: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-

feiertage.pdf. 44 BGE 63 II 331, E. 2. 45 Vgl. https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-und-

schutzrechtsuebergreifend.html. 46 Für Beispiele vgl. https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-

und-schutzrechtsuebergreifend.html.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

32

5.5.4 Einhaltung der Fristen

5.5.4.1 Im Allgemeinen

Nach Art. 21 Abs. 1 VwVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe

spätestens am letzten Tage der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Handen der

Schweizerischen Post übergeben wird. Schriftliche Eingaben an das Institut können nicht

gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung

vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1bis VwVG).

Die Briefkästen der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen

Poststellen behandelt. Gemäss der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die

schriftliche Eingabe als gewöhnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der

letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fällen wird davon

ausgegangen, dass das Datum der Übergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des

Poststempels zusammenfällt.47

Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beauftragte, der sich darauf beschränkt,

seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser

nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem späteren Datum registriert wird. Wenn er die

aus dem Poststempel auf dem Umschlag mit einem Aktenstück abgeleitete Vermutung

umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zuständigen Behörde aus eigenem

Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel

vorlegt.48

Das Institut trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in der eine Frist

angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Einschreibebriefe, die vom

Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spätestens am siebten Tag nach dem ersten

erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (Art. 20 Abs. 2bis VwVG).

5.5.4.2 Elektronische Zustellung

Bei elektronischen Eingaben an das Institut über die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch gilt

die Frist als gewahrt, wenn das Informatiksystem «ekomm» den Empfang vor Fristablauf per

E-Mail bestätigt (vgl. Art. 21a Abs. 3 VwVG). Ohne Bestätigungs-E-Mail gilt die Eingabe als

nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des Instituts gilt

ebenfalls als nicht zugestellt.

5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren

Die Bedingungen für die Einhaltung der Gebührenzahlungsfristen werden weiter unten

behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 51).

47 BGer 6B_397/2012, E. 1.1 m.w.H. 48 BGer 6B_397/2012, E. 1.1; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

33

5.5.5 Stillstand der Fristen

Nach Art. 22a VwVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30

Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VwVG oder die Frist von 30 Tagen ab Hinterlegung zur Abgabe

der Prioritätserklärung nach Art. 14 Abs. 1 MSchV) still:

a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,

b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und

c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.

5.5.6 Säumnisfolgen

Nach Art. 23 VwVG weist das Institut, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen

der Versäumnis hin. Bei einer Nichteinhaltung der Fristen kommen ausschliesslich diese

Folgen in Betracht.

Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die im MSchG (z.B. Beschwerdefrist oder

Widerspruchsfrist) und in den übrigen einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im

VwVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsätzlich

rechtsverwirkend.49 Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit

verbundenen subjektiven Rechts führt.

5.5.7 Weiterbehandlung

5.5.7.1 Im Allgemeinen

In der Regel hat das Versäumen einer vom Institut gesetzten Frist nicht zwingend einen

Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen hat der Hinterleger die Möglichkeit, die

Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 41 Abs. 1 MSchG zu beantragen.

5.5.7.2 Ausschluss

Nach Art. 41 Abs. 4 lit. a bis e MSchG ist die Weiterbehandlung bei Versäumnis folgender

Fristen ausgeschlossen:

 Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr

und Nachholen der versäumten Handlung (Art. 41 Abs. 2 MSchG) (vgl. Ziff. 5.5.7.3, S.

34);

 Inanspruchnahme einer Priorität (Art. 7 und 8 MSchG50);

 Einreichung eines Antrags um Umwandlung einer internationalen Registrierung gemäss

Art. 46a MSchG (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG per analogiam);

 Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;

49 Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.

50 Eine Ausnahme gilt im Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs; hier kann

die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden (vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW).

Teil 1 – Allgemeiner Teil

34

 Einreichung des Verlängerungsantrags für eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG

sowie

 im Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.

Das Institut ist im Übrigen der Auffassung, dass der Ausschluss von Art. 41 Abs. 4 lit. c

MSchG in Sachen Widerspruch allgemeiner Natur ist, sodass die Weiterbehandlung in

diesem Verfahren generell ausgeschlossen ist. Art. 41 Abs. 1 MSchG ist eindeutig auf das

Markeneintragungsgesuch zugeschnitten. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen

Mehrparteienverfahren ist eine derartige («verschuldensunabhängige»)

Weiterbehandlungsmöglichkeit unbekannt. Sie widerspricht der Zielsetzung eines

beschleunigten Verfahrens. Während des Widerspruchsverfahrens können alle vom Institut

angesetzten Fristen verlängert werden. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend

erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden. Schliesslich kann

diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine

Wiederherstellung der Frist verlangen.

5.5.7.3 Verfahren

Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der

Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spätestens

jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden

(absolute Frist); innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig

nachgeholt51 und die in der Verordnung dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der

Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern

kann durch blosse Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des

Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren für das Institut eindeutig

ist.52

Das Versäumnis dieser Fristen führt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 41

Abs. 4 lit. a MSchG).

Werden nicht alle Voraussetzungen erfüllt (indem beispielsweise lediglich die Gebühr bezahlt

wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf

Weiterbehandlung zurückgewiesen. Die Weiterbehandlungsgebühr wird nicht

zurückerstattet, wenn sie innert Frist bezahlt wurde.

Werden sämtliche Formalitäten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das

Verfahren wieder aufgenommen (Art. 41 Abs. 3 MSchG).

5.5.8 Wiederherstellung der Frist

Die Wiederherstellung einer Frist kann gewährt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein

Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, sofern er

unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht

51 Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht.

52 Gemäss Art. 6 Abs. 1 IGE-GebV muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der

Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

35

und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die Wiederherstellung

wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis

unverschuldeter Hindernisse. Denkbar ist z.B. eine ernsthafte Krankheit, nicht aber

Arbeitsüberlastung oder Ferien.53

Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit

relativiert, als nach dieser Bestimmung verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend

erscheinen, berücksichtigt werden können. Im Rahmen des Eintragungsverfahrens ist die

Anwendung dieser Bestimmung jedoch ausgeschlossen.

5.6 Register- und Akteneinsicht

5.6.1 Grundsatz

Nach Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, über dessen

Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. Nach der Eintragung der Marke kann jede

Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG

und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht

notwendig. Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. Vor der Eintragung einer Marke

können Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht

nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch Teil 3, Ziff. 5.2, S. 80). Diese Bestimmungen des

MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.54

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch während eines hängigen Widerspruchs-

oder Löschungsverfahrens zu entsprechen.55

5.6.2 Ausnahmen

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf

Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV) und unterliegen nicht der Akteneinsicht.

Über die Einsicht in nach Art. 36 Abs. 3 MSchV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet

das Institut nach Anhörung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 37

Abs. 4 MSchV). Diesbezüglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im

Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG, dessen Tragweite gleichwertig ist wie Art. 36

Abs. 3 MSchV, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder

Beschränkung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe

des Instituts, im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das

grundsätzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht überwiegt. Ein

allgemeiner Ausschluss bestimmter Arten von Dokumenten vom Recht auf Einsichtnahme

wäre unzulässig. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips sind eine

53 BGE 119 II 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c. 54 RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 – Apex. 55 RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 – Apex.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

36

sorgfältige und vollständige Prüfung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden

Interessen vorzunehmen.56

Art. 28 VwVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück

verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das

Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem

Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.

5.7 Rechtliches Gehör

Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwVG gewährleistete Grundsatz des rechtlichen

Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung

eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit

erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise

entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses

geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.57

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern

5.7.1.1 Schriftenwechsel

Das Institut ist verpflichtet, die Parteien anzuhören, bevor es verfügt (Art. 30 Abs. 1 VwVG).

Es verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. c

VwVG).

5.7.1.1.1 Einparteienverfahren

Das Institut gibt dem Hinterleger in der Regel die Möglichkeit, sich grundsätzlich bis zu

zweimal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines

Gesuchs führen können. Unter bestimmten Umständen sind zusätzliche Schriftenwechsel

denkbar.

5.7.1.1.2 Zweiparteienverfahren

Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren hört das Institut grundsätzlich jede

Partei zu den Vorbringen der Gegenpartei an (Art. 31 VwVG und Art. 22 Abs. 1 und 24c

Abs. 1 MSchV).

Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch oder Antrag auf Löschung wegen

Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 und 24c Abs. 1

MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen58 wird ohne Anhörung

56 BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H. 57 BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 II 266, E. 3.2; BGE 135 III 670, E. 3.3.1; BVGer B-4820/2012,

E. 3.1.1 m.w.H. – ABSINTHE, FÉE VERTE und LA BLEUE.

58 Z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Gebührenzahlung, fehlende Begründung

usw.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

37

der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Wird eine internationale Registrierung

angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine vorläufige Schutzverweigerung

erlassen.59

Grundsätzlich führt das Institut nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann jedoch

die Durchführung zusätzlicher Schriftenwechsel anordnen (vgl. Art. 22 Abs. 4 MSchV). Wird

in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Marke behauptet

und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der

widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den

Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG). Ist die Karenzfrist noch nicht

abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel eröffnet.

Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner (noch) nicht zur Verwechslungsgefahr der

beiden Marken geäussert hat.

Beim Löschungsverfahren wird ein zweiter Schriftenwechsel insbesondere dann angeordnet,

wenn der Antragsgegner Beweismittel einreicht, zu denen sich der Antragsteller äussern

können muss.

Reicht der Widersprechende oder Antragsteller keine Replik ein, wird der

Widerspruchsgegner oder Antragsgegner auch nicht zur Einreichung einer Duplik

aufgefordert.

Die Antwort des Widerspruchs- oder Antragsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen

(Art. 22 Abs. 2 und 24c Abs. 2 MSchV). Dasselbe gilt für die Replik (des Widersprechenden

oder Antragstellers) und die Duplik (des Widerspruchs- oder Antragsgegners) im Fall

zusätzlicher Schriftenwechsel.

5.7.1.2 Replikrecht

Nach dem ersten und gegebenenfalls dem zweiten Schriftenwechsel teilt das Institut dem

Widersprechenden oder Antragsteller die Antwort bzw. Duplik des Widerspruchs- oder

Antragsgegners mit und schliesst den Schriftenwechsel ab.

Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt

das Institut der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres

Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den

Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen.60 Das Institut geht davon aus, dass die Parteien

ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr

Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.61

59 Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während

des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen. 60 Zum Replikrecht: vgl. insb. BGE 139 I 189, E. 3.2 m.w.H. 61 BGE 138 I 484, E. 2.5; in diesem Entscheid vertrat das BGer die Auffassung, dass ein innerhalb

eines Monats nach Zustellung eines Schriftsatzes ergangenes Urteil keine Verletzung des

Replikrechts darstellt.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

38

5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen

Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen,

können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2

VwVG).62

5.7.2 Beweisanerbieten

Zwar hat eine Partei unter anderem das Recht, erhebliche Beweise vorzubringen und mit

erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden (Art. 33 Abs. 1 VwVG),63 aber das Institut

kann trotzdem auf Abklärungen verzichten, wenn es aufgrund bereits abgenommener

Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener

Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere

Beweiserhebungen nicht geändert würde.64

5.8 Verfahrenssprache

Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem Institut gewährleistet.65 Folglich können

Eingaben an das Institut nach Art. 3 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer Amtssprache des

Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden, wobei für Personen

rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).

5.8.1 Eintragungsverfahren

Das Eintragungsverfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der die

Hinterlegung erfolgte (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Die Sprache, in der die Waren- und

Dienstleistungsliste abgefasst worden ist, bestimmt grundsätzlich die Verfahrenssprache für

das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hängigem

Verfahren in eine der anderen Amtssprachen gewechselt werden.

Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl gelten für Prioritätsbelege (vgl. Ziff. 5.8, S.

38), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und für die Waren-

und Dienstleistungsliste von Gesuchen für internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 4,

Ziff. 2.2.2, S. 82), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe

Mitteilung des Instituts in sic! 1997, 250).

Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:

 Wurde das Eintragungsgesuch nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder

Rätoromanisch eingereicht, wird gemäss Art. 15 MSchV eine Nachfrist angesetzt und auf

das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art. 70 Abs. 1

BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).

62 BVGer B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.). 63 BGE 136 I 265, E. 3.2, BGE 135 II 286, E. 5.1, BGE 129 II 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide. 64 BGE 130 II 425, E. 2.1, BGE 125 I 127, E. 6c/cc in fine, BGE 124 I 208, E. 4a und zitierte

Entscheide. 65 BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

39

 Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Übertragungserklärungen) liegt es

gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren oder

eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe

– mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge – nicht zu berücksichtigen. Während

beispielsweise englische Vollmachten grundsätzlich akzeptiert werden können, wird

beispielsweise bei Übertragungserklärungen oder Garantie- und Kollektivreglementen

aus Gründen der Rechtssicherheit in der Regel eine Übersetzung in die

Verfahrenssprache des Gesuches verlangt.

5.8.2 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Das Verfahren wird nach Art. 33a Abs. 1 VwVG in der Regel in jener Amtssprache

durchgeführt, in der der Widerspruch bzw. der Löschungsantrag eingereicht wurde

(Verfahrenssprache).

Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner

nach seiner Wahl eine der vier Amtssprachen benützen. Er ist folglich nicht verpflichtet, sich

in der Verfahrenssprache zu äussern.66 Verwendet der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner

eine andere Amtssprache, so können prozessleitende Verfügungen an den Widerspruchs-

bzw. Antragsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Die Parteien können

keine Übersetzung der in einer anderen Amtssprache verfassten Schriftsätze verlangen.

Dies gilt insbesondere im Falle einer Rechtsvertretung, da von einem in der Schweiz tätigen

Rechtsvertreter erwartet werden darf, dass er die schweizerischen Amtssprachen versteht.67

Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das

Institut eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2

MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3

VwVG).

6. Sistierung

Das Institut kann das Verfahren per Zwischenverfügung68 sistieren.

6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens

Eine Sistierung des Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der

Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst

werden könnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur

Entscheidung gelangt.69 Das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren ist z.B. auszusetzen,

wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden

ist, da deren Ausgang für das Verfahren beim Institut präjudiziell ist. Bei der Eintragung ist

66 BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN. 67 BGer 4A_302/2013, E. 6 m.w.H. 68 Zum Begriff der Zwischenverfügung siehe Ziff. 8.2, S. 47.

69 Vgl. für das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und für das Löschungsverfahren Art. 24d

Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

40

eine Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB

oder GGA beim BLW, dem Institut, dem BVGer oder dem BGer hängig ist und sein Ausgang

Auswirkungen auf das Bestehen absoluter Ausschlussgründe hat.

6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie

Wenn eine Partei (z.B. im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens) eine

Demoskopie durchführen lässt, sistiert das Institut das Verfahren auf Gesuch hin für einen

grundsätzlich verlängerbaren Zeitraum von sechs Monaten.

6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien

Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei

gütlich zu einigen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte

Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt,

gewährt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die

Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6

VwVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung

haben. Es können überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses (z.B. die

Rechtsunsicherheit bezüglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmässigkeit

des Verfahrens dagegen sprechen. Das Institut verfügt insoweit über einen grossen

Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller

Parteien nicht dazu verpflichtet.70 Bei sehr lange bzw über mehrere Jahre sistierten

Verfahren können von den Parteien zusätzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von

Vergleichsbemühungen eingefordert werden.

6.4 Sonstige Sistierungsgründe

Gemäss MSchV gibt es weitere spezielle Gründe, die eine Sistierung des Widerspruchs-

oder Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs rechtfertigen (vgl. Teil 6, Ziff. 4.2).

7. Verfügung

Das Institut schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfügung im Sinne von Art. 5

Abs. 1 VwVG ab.

7.1 Inhalt und Begründung

Verfügungen sind als solche zu bezeichnen und zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Das

Dispositiv der Verfügung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein,

damit die Verfügung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung überprüft werden kann.71

Die Verfügung muss begründet sein, damit ihr Adressat sich über die Tragweite des

Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer höheren Instanz sachgerecht

70 Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VwVG. 71 BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

41

anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begründung hängen von der Art und den

besonderen Umständen der Sache ab. Trotzdem genügt es in der Regel, wenn das Institut

wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das

Institut nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem Beweismittel

und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32

Abs. 1 VwVG ohne Willkür auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte

beschränken.72 Wenn das Institut ein Eintragungsgesuch gutheisst, gibt es nicht die Gründe

an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VwVG).

Die Verfügung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das

zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen

(Art. 35 Abs. 2 VwVG) (siehe auch Ziff. 8 unten).

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen für die

Hinterlegung einer Marke oder die Einreichung eines Widerspruchs oder Löschungsantrags

kann das Verfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden:

Rückzug, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit des Widerspruchs oder Löschungsantrags. In

Zweiparteienverfahren wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung), in welchem

insbesondere ein Entscheid über die Verfahrenskosten getroffen wird (vgl. Ziff. 7.3.2.4, S.

44). In den übrigen Fällen wird der Rückzug eines Gesuches der Partei schriftlich bestätigt.

7.2.1 Rückzug

Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Hinterleger, der Widersprechende oder der

Antragsteller (Löschungsantrag) jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und

das Eintragungsgesuch, den Widerspruch oder den Löschungsantrag zurückzuziehen

(Abstand). Der Rückzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen

werden und auch nicht unter einer Bedingung73 erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der

Widerspruch oder Löschungsantrag werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und

Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig.

Ein Rückzug nach Erlass der Verfügung durch das Institut ist ausser bei einer Beschwerde

an das Bundesverwaltungsgericht nicht möglich. In diesem Fall muss der Rückzug der

Beschwerde aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenüber der

Beschwerdeinstanz erklärt werden.74

72 BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H. – Absinthe / Fée verte / La Bleue. 73 Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen

regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.). 74 Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid zu einem

Widerspruchsverfahren den Entscheid des Instituts (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs)

auf, da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen würde (vgl. hierzu BVGer

B-4080/2015 – Abschreibungsentscheid vom 31. März 2016). Dies gilt sinngemäss auch für das

Löschungsverfahren.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

42

7.2.2 Vergleich

Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand

einigen. Da kein «gerichtlicher» Vergleich möglich ist, ist der Vergleich keine

Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschäft der Parteien.

Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine

Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rückzug des Widerspruchs oder des Löschungsantrags

oder Löschung der angefochtenen Marke. Reicht die widersprechende oder antragstellende

Partei dem Institut einen Vergleich ein (vgl. Art. 33b VwVG) oder teilt diesem nur mit, dass

sich die Parteien geeinigt haben, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben,

wird angenommen, dass sie ihren Widerspruch bzw. ihren Löschungsantrag zurückzieht.

Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende oder

der Antragsteller den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für

den «verbleibenden Teil» des Widerspruchs bzw. des Löschungsantrags ein Rückzug erklärt

werden.

7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge

Schliesslich kann das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren zufolge

Gegenstandslosigkeit beendet werden. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der

Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist

beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke gelöscht wird oder die

Widerspruchsmarke als «angefochtene Marke» in einem anderen früheren Widerspruchs-

oder Löschungsverfahren widerrufen wird.

Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz

für die Schweiz wegen absoluter Ausschlussgründe für dieselben Waren- und

Dienstleistungen verweigert,75 wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.

7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen

7.3.1 Eintragungsverfahren

Die Hinterlegungsgebühr und ein allfälliger Klassenzuschlag sind bei der Hinterlegung der

Marke zu bezahlen (Art. 28 Abs. 3 MSchG und Art. 18 Abs. 2 MSchV). Sie werden bei

vollständiger oder teilweiser Zurückweisung des Eintragungsgesuchs sowie bei verspäteter

Zahlung nicht zurückerstattet.

Das Institut gewährt bei Eintragungsverfahren keine Parteientschädigungen, auch wenn das

Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.

75 Bei internationalen Registrierungen findet die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Regel

erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

43

7.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

7.3.2.1 Verfahrenskosten

Die Kosten für Widerspruchs- und Löschungsverfahren entsprechen den vom Institut

erhobenen Gebühren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebühren, die unabhängig vom

Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.76

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Frist für die Einreichung des Widerspruchs zu

bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Gebühr für das Löschungsverfahren ist innerhalb der

vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 35a Abs. 3 MSchG).

Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebühr nicht

rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Ebenfalls bei einem vor

Ablauf der Fristen nach Art. 35a Abs. 2 MSchG und 50a MSchV eingereichten

Löschungsantrag oder bei nicht rechtzeitig bezahlter Gebühr für den Löschungsantrag gilt

dieser als nicht eingereicht. In all diesen Fällen werden keine Kosten erhoben und eine

bereits bezahlte Gebühr wird zurückerstattet (Art. 24 Abs. 1 und Art. 24e Abs. 1 MSchV).

Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so

wird die Hälfte der Widerspruchs- oder Löschungsgebühr zurückerstattet (Art. 24e Abs. 2

MSchV).

Kann der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines dem Institut eingereichten

Vergleiches abgeschrieben werden, erhebt das Institut in Anwendung von Art. 33b Abs. 5

VwVG keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchs- bzw. Löschungsgebühr wird dem

Widersprechenden bzw. Antragsteller zurückerstattet, wenn die Bedingungen

(Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht usw.) gemäss Art. 33b

VwVG erfüllt sind.

7.3.2.2 Parteientschädigungen

Eine Parteientschädigung ist eine Vergütung für eine Partei zur vollständigen oder teilweisen

Deckung der für die Wahrnehmung ihrer Interessen entstandenen Kosten. Sie umfasst

insbesondere das Honorar des Vertreters sowie die übrigen Parteikosten.

Da das Widerspruchs- und Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll,77

wird pro vom Institut angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemäss eine

Parteientschädigung von CHF 1‘200.– zugesprochen.78 Unaufgefordert eingereichte

Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten

76 Vgl. Ziff. 11.2, S. 50. 77 RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 – Nina de

Nina Ricci / Nina. 78 Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

44

oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen

Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen.79

7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen

Entscheiden

Mit dem Entscheid über den Widerspruch oder den Löschungsantrag hat das Institut zu

bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der

unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 und 35b Abs. 3 MSchG). Art. 34 und 35b Abs. 3

MSchG geben dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchs- und Löschungsverfahren wie

in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.

Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.80 Auch wird

der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen.81 Wird der

Widerspruch oder Löschungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs-

bzw. Löschungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten

werden wettgeschlagen.

Hat der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch

sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine

Parteientschädigung zugesprochen.82 Wird bei einer internationalen Registrierung das nach

Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet,

so wird der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm

auch bei Abweisung des Widerspruchs oder Löschungsantrags keine Parteientschädigung

zugesprochen.

7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)

Muss über den Widerspruch oder den Löschungsantrag nicht materiell entschieden werden,

ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine

Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen.83

Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien

zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der

widersprechenden bzw. antragstellenden Partei, die den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen.84

In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie

bei einem materiellen Entscheid.

79 Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren und im

Löschungsverfahen wegen Nichtgebrauchs nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen

Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.

80 Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG. 81 Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG. 82 Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV. 83 RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 – DIRIS. 84 BGE 105 III 135, E. 4.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

45

Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien

zurückgezogen, ohne dass sich die Parteien gegenüber dem Institut zu den Kosten äussern,

ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die

Kosten getroffen haben. Über eine Entschädigung der Parteikosten ist daher in solchen

Fällen nicht zu befinden.

Soll der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung)

gestützt auf Art. 33b VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass

die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1

VwVG). Für den Vergleich muss schweizerisches Recht zur Anwendung kommen, und der

Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder übersetzt sein. Nur wenn alle

Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfüllt sind, erhebt das Institut keine Verfahrenskosten

und die Widerspruchsgebühr wird vollständig zurückerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und kann der Widerspruch oder Löschungsantrag

trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung

von Art. 24 Abs. 2 und 24e Abs. 2 MSchV lediglich die Hälfte der Gebühr zurückerstattet.

Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs oder des Löschungsantrags gelöscht,

wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die

Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang,

Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens.85

Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine «res

iudicata». Als Verfahren «sui generis» steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der

Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund.

Für diese beiden Kriterien ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr

vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat.86 Da der Widerspruchsgegner nicht

verpflichtet ist, vor einer Markenanmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst

nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur

widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war folglich bis zur Zustellung der

Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die

Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine

Parteientschädigung zu bezahlen.87 Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner

jedoch vorgängig rechtzeitig88 abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so

hat der Widerspruchsgegner, der die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht,

durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und

entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine

Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in

Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.

85 IGE in sic! 1998, 337; RKGE in sic! 1998, 308, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998,

583, E. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

86 RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX. 87 RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 88 Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

Teil 1 – Allgemeiner Teil

46

Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Löschungsverfahren. Eine während fünf

Jahren nicht gebrauchte Marke wird nicht automatisch aus dem Register gelöscht, und der

Markeninhaber trägt keine Verpflichtung, diese löschen zu lassen (Art. 12 MSchG). Wenn

der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wird, lebt die Marke bei Gebrauchsaufnahme mit

der ursprünglichen Priorität wieder auf. Vor diesem Hintergrund ist auch im

Löschungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne

vorgängige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Löschungsantrags

keine Parteientschädigung auszurichten.

Das Institut führt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird

aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfügung. Die widersprechende

bzw. antragstellende Partei legt deshalb mit Vorteil bereits bei Einreichen der

Widerspruchsschrift oder des Löschungsantrags eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten

angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.

7.4 Eröffnung

7.4.1 Schriftlichkeit

Das Institut eröffnet seine Verfügungen grundsätzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Die

Eröffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegenüber

dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.

7.4.2 Amtliche Publikation

In folgenden Ausnahmefällen kann das Institut seine Verfügungen im Bundesblatt (BBl)

eröffnen:

 gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren

Vertreter hat (Art. 36 lit. a VwVG); dies ist der Fall, wenn das Institut trotz zumutbarer

Suche in den üblichen Verzeichnissen keine gültige Adresse feststellen konnte;89

 gegenüber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt

oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VwVG in

Verbindung mit Art. 42 MSchG).

Die übrigen in Art. 36 VwVG aufgezählten Fälle, in denen eine Eröffnung durch amtliche

Publikation möglich ist, sind unerheblich.

7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen

Die Eröffnung bei internationalen Registrierungen ist durch einige Besonderheiten

gekennzeichnet, die in den entsprechenden Abschnitten weiter unten (vgl. Teil 4, Ziff. 3.1 ff.

S. 91) behandelt werden.

89 NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich

damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eröffnet werden, etwaige Adressänderungen

während des Verfahrens von sich aus mitteilt.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

47

8. Rechtsmittel

8.1 Endverfügungen

Gegen Endverfügungen des Instituts, d.h. Verfügungen, die ein Verfahren beenden, kann

Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e VGG).

Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung einzureichen

(Art. 50 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit

Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdeführers oder

seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfügung und die geltend

gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat

(Art. 52 Abs. 1 VwVG). Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich nach dem VwVG, soweit

das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

Gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen kann Beschwerde

in Zivilsachen beim Bundesgericht erhoben werden. Das Verfahren vor dem Bundesgericht

richtet sich nach dem BGG.

Bei Widerspruchsverfahren entscheidet das Bundesverwaltungsgericht hingegen

letztinstanzlich, weil in dieser Sache kein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entscheide

des Bundesverwaltungsgerichts möglich ist (Art. 73 BGG).

8.2 Zwischenverfügungen

Gegen Zwischenverfügungen des Instituts, d.h. gegen selbstständig eröffnete Verfügungen

zu Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VwVG)

(z.B. Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim

Bundesverwaltungsgericht erhoben werden:

 wenn sie sich auf die Zuständigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie

bei Endverfügungen (Art. 45 Abs. 1 VwVG);

 gegen die übrigen Zwischenverfügungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn

diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 46 Abs. 1 lit. a

VwVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid

herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein

weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG).

Gemäss der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen

Zwischenverfügung selbst liegen, und die Nichtwiedergutmachung hängt in der Regel mit

dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdeführer erleiden würde, wenn er die

Endverfügung abwarten müsste, um die Zwischenverfügung anzufechten. Dabei genügt ein

tatsächlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum geht, eine

Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Übrigen ist es nicht notwendig, dass der

geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist; es

genügt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedrückt: Der Beschwerdeführer muss

ein schutzwürdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der

Zwischenverfügung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfügung abzuwarten. Es

Teil 1 – Allgemeiner Teil

48

obliegt dem Beschwerdeführer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene

Zwischenverfügung ihm einen solchen Schaden zufügt oder zufügen könnte, ausser dies sei

von vornherein ohne jeden Zweifel klar.90

Beschwerden gegen Zwischenverfügungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen

einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1

VwVG zu erfüllen (vgl. Ziff. 8.1 oben).

9. Rechtskraft

9.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen

Rechtsmittel angefochten werden kann.91 Die Verfügung wird 30 Tage nach Eröffnung

rechtskräftig.92

Die Rechtskraft des Widerspruchsentscheids und des Entscheids im Löschungsverfahren

wird auf entsprechendes Begehren hin einen Monat nach deren Eintritt gebührenfrei

bescheinigt.

9.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren

Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).93 Die materielle

Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und

wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts

(gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).94 Wird die Eintragung einer Marke

wegen eines Widerspruchs oder Löschungsantrags widerrufen und die Marke danach erneut

hinterlegt und eingetragen, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw.

Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt bzw. bei Einreichung eines

neuen Widerspruchs oder Einleitung eines neuen Löschungsverfahrens ein anderer

Streitgegenstand vor.95

Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wurde,

bindet ein Entscheid über einen Widerspruch oder Löschungsantrag die Zivil- oder

Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft.

90 BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H. 91 BGE 91 I 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a. 92 Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG 93 BGE 133 III 580, E. 2.1. 94 BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a. 95 Gleich verhält es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung für die

Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls später eine (immer noch mögliche)

nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

49

10. Wiedererwägung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die angefochtene Verfügung bis zur

Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die

Wiedererwägung wird in Art. 58 VwVG nicht näher geregelt, entspricht aber einem

allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwägung

vorzunehmen, und es ist vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Ziff.

5.7, S. 36).

Das Institut kann eine Verfügung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen

Grundsätzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in

Wiedererwägung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom Institut jedoch nicht

widerrufen werden.96 Einzig die Zivilgerichte haben die Möglichkeit, den Bestand einer

eingetragenen Marke später zu prüfen und die Eintragung einer Marke für nichtig zu erklären

(Art. 52 und Art. 35 lit. c MSchG). Auch die Parteien können ein Gesuch um

Wiedererwägung stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der

Verfügung. Das Gesuch richtet sich an die verfügende Behörde und enthält das Ansuchen,

die getroffene Anordnung nochmals zu überprüfen und durch eine dem Gesuchsteller

vorteilhaftere Verfügung zu ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfügung «pendente lite»,

die also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell

rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es

soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen

werden.97

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle

Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur

Wiedererwägung.98 Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen

Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine

Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und

eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der

Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im

früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn

rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand.99 Aus Gründen

der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen

oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der

Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fällen gelten. Insbesondere

dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder infrage

zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen.100

Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes

wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen

96 RKGE in sic! 2004, 932 – BIN LADIN 97 BGE 107 V 191, E. 1. 98 BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H. 99 BGE 127 I 133, E. 6 m.w.H. 100 BGE 127 I 133, E. 6.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

50

beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel

vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche

Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist,

dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder

das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der

Behörden können die Parteien also über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die

Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt

seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der

verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.101 In einem

Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der

Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers

abzuwägen.102

11. Gebühren

11.1 Im Allgemeinen

Das Institut ist berechtigt, für die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Gebühren zu

verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 28 Abs. 3, 31 Abs. 2 und 35a Abs. 3 MSchG).

Die Einzelheiten sind in der IGE-GebV geregelt.

11.2 Pauschalgebühren

Die vom Institut erhobenen Gebühren sind Pauschalgebühren (vgl. Art. 3 Abs. 1 IGE-GebV

sowie Anhang I); sie sind vom Umfang (mehrere Schriftenwechsel, umfangreiche

Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhängig.

11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel

Die Gebühren sind bis zu dem vom Institut angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1

IGE-GebV).

Die Gebühren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Überweisung auf ein dafür

vorgesehenes Konto des Instituts oder durch eine andere vom Institut als zulässig erklärte

Zahlungsart (Art. 5 IGE-GebV) – zurzeit die Belastung eines beim Institut bestehenden

Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl. www.ige.ch/ueber-

uns/zahlungsmethoden.html) – zu bezahlen.

11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut

Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden

ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen

101 BGE 113 Ia 151, E. 3 m.w.H. 102 BGE 121 II 273, E. 1a/aa.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

51

Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent103 hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden

Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres

erkennen lassen. Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der

Kunde auf Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn

behandelt, vorausgesetzt, der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lässt sich ohne

Weiteres dem Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält der Schriftsatz keine derartigen

Angaben, so darf das Institut nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass

es stillschweigend zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen

schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Gebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig

korrigiert wird, als «nicht bezahlt», und auf den Antrag oder Widerspruch kann folglich nicht

eingetreten werden,104 bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zurückgewiesen

(Art. 30 Abs. 2 lit. b MSchG).

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren

Als Zahlungseingang für die Gebühren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem

Konto des Instituts (Art. 7 Abs. 1 IGE-GebV).

Nach Art. 21 Abs. 3 VwVG und Art. 7 Abs. 2 IGE-GebV gilt die Zahlungsfrist als eingehalten,

wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der

Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des Instituts belastet wurde.

Gemäss der Rechtsprechung ändert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf

dem Konto des Instituts gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist.

Für die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der

Schweizerischen Post zugunsten des Instituts eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto

der Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.105 Die Erteilung des Zahlungsauftrages am

letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag üblicherweise erst am

nächsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsätzlich auch

bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.106

Für die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des

Kontokorrents beim Institut ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von

der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut bzw. der Post übergeben wird

und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit über ein Guthaben verfügt, das zur vollen

Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausführung des

Belastungsauftrags durch das Institut.

Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der

Belastungsermächtigung beim Institut. Betrifft die Ermächtigung eine Gebühr, die das Institut

noch nicht in Rechnung gestellt hat (z.B. Zahlung der Hinterlegungsgebühr zusammen mit

103 Publiziert auf https://www.ige.ch/de/ueber-uns/zahlungsmethoden/kontokorrent.html. 104 RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 – Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 – Sonnenschein

(fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 105 BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.

106 Vgl. nicht veröffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011

m.w.H.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

52

der Markenhinterlegung über das Portal «e-Trademark») und für welche die Zahlungsfrist

nicht gesetzlich festgelegt ist, so gilt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung als Tag des

Zahlungseingangs. Die Zahlung ist nur gültig, wenn der Betrag abzüglich der vom

Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des Instituts gutgeschrieben

wird (Art. 8 IGE-GebV).

53

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

1. Einleitung

Das Eintragungsverfahren beginnt mit der Hinterlegung und ist mit der Eintragung oder

Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Es wird unterteilt in Eingangsprüfung,

Formalprüfung und Materielle Prüfung, wobei Letztere im Teil 5 der Richtlinien behandelt

wird.

Nach erfolgter Eintragung oder Zurückweisung sind keine Änderungen des Zeichens (vgl.

Ziff. 3.7, S. 63) mehr möglich.

2. Eingangsprüfung

2.1 Hinterlegung

Im Rahmen der Eingangsprüfung wird lediglich geprüft, ob die Hinterlegung den von Art. 28

Abs. 2 MSchG geforderten Mindestinhalt aufweist. Folgende Punkte werden überprüft:

2.1.1 Eintragungsgesuch

Das Eintragungsgesuch ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden

(Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über die vom

Institut zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (https://e-trademark.ige.ch oder

tm.admin@ekomm.ipi.ch).

Aus den Gesuchsangaben muss die Identität des Hinterlegers hervorgehen. Neben Name

(bei natürlichen Personen, Vereinen und Stiftungen) oder Firma (bei juristischen Personen)

ist auch die Angabe der Adresse erforderlich (Art. 9 Abs. 1 lit. b MSchV).

2.1.2 Wiedergabe der Marke

Aufgrund der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss erkennbar sein,

welches Zeichen der Hinterleger registrieren lassen will.

2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

Es wird geprüft, ob das Gesuch eine Waren- und Dienstleistungsliste enthält.

2.1.4 Unvollständiges Gesuch

Fehlt eines der genannten Elemente, wird dem Hinterleger gemäss Art. 15 MSchV eine Frist

zur Vervollständigung der Unterlagen angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben,

wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

54

2.2 Hinterlegungsdatum

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG (Angabe des

Namens oder der Firma des Hinterlegers, Wiedergabe der Marke, Waren- und

Dienstleistungsliste) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch

eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet.1 Dieses entspricht dem

Tag des Eingangs des letzten erforderlichen Elementes. Dies gilt grundsätzlich auch bei der

elektronischen Anmeldung, d.h., als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die

Anmeldedaten vollständig und erfolgreich auf dem System des Instituts gespeichert werden

konnten. Bei der Übermittlung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt,

zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des Instituts eintreffen.2

Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung

der Schweizerischen Post zuhanden des Instituts übergeben worden ist (Art. 14a MSchV.)

Der Beweis für das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.

Die Hinterlegung wird dem Hinterleger bestätigt.

3. Formalprüfung

3.1 Hinterlegung

3.1.1 Formular

Die Hinterlegung ist rechtsgültig, sobald die Erfordernisse gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG

i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erfüllt sind (vgl. Ziff. 2.1.1 bis 2.1.3, S. 53). Allerdings kann einem

Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem, das amtliche, ein

vom Institut zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular

verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das Institut kann auf die Einreichung des

Formulars verzichten, wenn eine im Übrigen formgültige Hinterlegung alle verlangten

Angaben enthält (Art. 8 Abs. 2 MSchV).

3.1.2 Hinterleger

Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person ein

Eintragungsgesuch einreichen (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 20). Eine Ausnahme gilt für

Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 5,

Ziff. 9.1 f. S. 191). Auch für geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen für die

Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 10.3, S. 194).

Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die

bzw. Zweifel an der Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, setzt das Institut dem Hinterleger

unter Androhung der Zurückweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines HR-

1 Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 63. 2 Vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

55

Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a

MSchG).

Treten mehrere Personen als Hinterleger auf, sind prinzipiell alle zusammen Hinterleger,

d.h., es liegt in der Regel Miteigentum im Sinne der Art. 646 ff. ZGB vor. Solange kein

gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Miteigentümer nur gemeinschaftlich

handeln. Eingaben an das Institut sind somit durch alle Miteigentümer zu unterzeichnen.

Solange weder einer der Hinterleger als Mitteilungsempfänger bezeichnet noch ein

gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wählt das Institut eine Person als

Zustellungsempfänger aus (Art. 4 Abs. 2 MSchV).

Verfügt der Hinterleger in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein

Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff 4.3, S. 25).

3.2 Wiedergabe der Marke

Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen

vom Institut zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen

Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht

konventionellen Markentypen3 mit der entsprechenden Bezeichnung des Markentyps (Art. 10

Abs. 3 MSchV) zu ergänzen.

Damit das geschützte Zeichen den zuständigen Behörden, Wirtschaftsteilnehmern oder dem

breiten Publikum zugänglich wird, muss die Darstellung für alle Markentypen in sich

abgeschlossen, eindeutig, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.4 Eine

Marke muss grundsätzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Für besondere

Markentypen kann das Institut weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1

MSchV in fine).5 Das Institut verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig

ist, um die Erfüllung der Darstellbarkeit bzw. eine präzise Definition des Schutzobjektes

sicherzustellen (vgl. z.B. Ziff. 3.2.9, S. 59).

Die Abbildung darf das Format von maximal 8 × 8 cm nicht überschreiten. Wird das

Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer

dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.4, S. 57), muss diese insgesamt das angegebene

Format einhalten.

Genügt die Wiedergabe den Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht, wird dies beanstandet

(Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch

zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).

3 Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme. 4 Für Geruchsmarken vgl. BVGer B-4818/2010, E. 6.3.1 – Duft von gebrannten Mandeln

(Geruchsmarke).

5 Mit dieser Bestimmung wird das Institut mit Blick auf die neuen technischen Möglichkeiten im

Rahmen der elektronischen Register- und Aktenführung sowie der elektronischen Publikation

ermächtigt, zu gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung für besondere Markentypen weitere

Arten der Darstellung zuzulassen.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

56

Fehlt es dem Gesuch überhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen

der Eingangsprüfung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4,

S. 53).

3.2.1 Farbanspruch

Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen

Ausführungen geschützt.6 Wird ein Farbanspruch geltend gemacht, müssen alle

beanspruchten Farben in Worten umschrieben werden. Die Marke ist in diesem Fall nur in

einer Ausführung in den beanspruchten Farben geschützt. Es steht dem Hinterleger frei, die

Farbbezeichnung(en) zusätzlich mittels eines international anerkannten Farbstandards (z.B.

Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.

Das Institut akzeptiert auch einen teilweisen Farbanspruch. In diesem Fall ist der

Farbanspruch auf einzelne Zeichenelemente beschränkt, während die übrigen Elemente in

schwarz-weiss hinterlegt und somit in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt

sind.

Beispiel für einen teilweisen Farbanspruch:

CH 649 873

Farbanspruch Rot (Pantone 185)

3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken

Wortmarken sind alle Marken, die ausschliesslich aus druckbaren Zeichen gemäss der ISO-

Norm 8859-15 bestehen (vgl. Anhang) und für die keine Farben beansprucht werden.

Kombinierte Wort-/Bildmarken bestehen aus solchen Elementen und enthalten zusätzlich ein

Bildelement oder einen Farbanspruch. Die Verwendung von Steuerzeichen wie

Zeilenumbrüchen und Tabulatoren ist bei Wortmarken nicht möglich. Zeichen, die

6 BGE 134 III 406, E. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN

(fig.).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

57

Steuerzeichen enthalten, müssen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt

werden.7

Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine

farbige Abbildung beigefügt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch

müssen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten

umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1, S. 56.

Die Erfassung einer Marke im Informatiksystem als Wortmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke

oder Bildmarke ist rein technisch-administrativer Natur. Sie sagt weder etwas über den

Schutzumfang der Marke noch über die Art und Weise, wie das Zeichen rechtserhaltend

benützt werden muss, aus. Hierfür ist einzig der Registereintrag massgebend.

3.2.3 Akustische Marken

Eine akustische Marke ist mithilfe eines Notensystems darzustellen, das alle relevanten

Informationen enthalten muss (insbesondere Notenschlüssel, Noten- und Pausenwerte).

Oszillogramme, Sonagramme und Spektrogramme werden nicht akzeptiert; sie bilden keine

genügende grafische Darstellung im Rechtssinne, da sie namentlich keine leicht zugängliche

und verständliche Wiedergabe beliebiger Töne bzw. Geräusche garantieren.

Akustische Marken, die sich nicht in Notenschrift darstellen lassen, können erst nach der

Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das Institut auf elektronischem Weg dargestellt

werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen (z.B. Bild- oder

kombinierten Wort-/Bildmarken), ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «akustische

Marke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.2.4 Dreidimensionale Marken

Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein und das

Schutzobjekt muss genügend präzise bestimmt sein. Aus diesem Grund sind perspektivische

Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig.8 Zudem hat

der Hinterleger auf dem Eintragungsgesuch den Vermerk «Dreidimensionale Marke»

anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV). Fehlt ein solcher Vermerk, wird die Marke vom Institut

als Bildmarke behandelt.

7 Das heisst z.B., dass Zeichen, die auf zwei Zeilen angemeldet werden sollen, als kombinierte Wort-

/Bildmarken hinterlegt werden müssen. Hingegen ist es zulässig, die Darstellung der entsprechenden

Befehle in den verschiedenen Codes als Wortmarke (oder Teil davon) zu hinterlegen, wenn die dafür

benötigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 249). Als Wortmarke (oder

Teil davon) könnten also beispielsweise «¶», «\n» oder «^J» hinterlegt werden.

8 Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

58

Beispiele für zugelassene grafische Darstellungen:

 CH 609 069, Kl. 3

 CH 634 580, Kl. 36

3.2.5 Hologramme

Besteht das Hologramm in der räumlichen Abbildung eines einzigen (unveränderlichen)

Gegenstands, sind mit der Anmeldung entweder eine Abbildung einzureichen, aus welcher

der dreidimensionale Charakter des Gegenstands ersichtlich ist, oder mehrere Abbildungen

des Gegenstands aus verschiedenen Blickwinkeln. Besteht das Hologramm hingegen, je

nach Blickwinkel, in der Abbildung mehrerer Gegenstände oder eines veränderlichen

Gegenstands, muss das Eintragungsgesuch Abbildungen jedes dieser Gegenstände

enthalten.

Auf dem Eintragungsgesuch ist anzugeben, dass der Markenschutz für ein Hologramm

beansprucht wird (Art. 10 Abs. 3 MSchV), beispielsweise mit dem Hinweis «Die Marke

besteht aus einem Hologramm» oder «Hologrammmarke».

3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken

Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von

Farbmarken folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Unter «Farbanspruch» ist bzw. sind die beanspruchte(n) Farbbezeichnung(en) zu nennen

und in einem international anerkannten Farbstandard (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu

präzisieren.

Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist zusätzlich der Vermerk «Farbmarke» anzubringen

(Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch ist eine farbige Abbildung (maximal 8 × 8 cm) anzubringen (Art.

10 Abs. 2 MSchV).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

59

Bei einer Mehrzahl von Farben kann das Verwendungsverhältnis der einzelnen Farben bei

der Anmeldung angegeben werden. Eine Angabe in Prozenten ist dabei nicht zwingend

erforderlich. Fehlt eine Angabe des Verwendungsverhältnisses, wird der Markenprüfung die

aus der Abbildung ersichtliche Aufteilung zugrunde gelegt.

3.2.7 Muster

Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von

Mustern folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist der Vermerk «Muster» anzubringen (Art. 10

Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch ist eine Abbildung (maximal 8 × 8 cm) einzureichen (Art. 10

Abs. 2 MSchV), die aus einem Ausschnitt aus einer sich grundsätzlich unlimitiert

wiederholenden Verzierung besteht.

3.2.8 Positionsmarken

Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, für welche Teile des dargestellten Objekts der

Markenschutz beantragt wird. Diejenigen Teile, auf die sich der Schutz nicht erstrecken soll,

können beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden. Im Eintragungsgesuch

können zudem klärende Ausführungen aufgenommen werden.

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem

Eintragungsgesuch der Hinweis «Positionsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.2.9 Bewegungsmarken

Aus der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss die Bewegung, für die der

markenrechtliche Schutz beantragt wird, ersichtlich sein. Dem Institut sind Abbildungen der

einzelnen Bewegungsschritte einzureichen; zusätzlich ist auf dem Eintragungsgesuch

anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die

Bewegung erfolgt.

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem

Eintragungsgesuch der Hinweis «Bewegungsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

60

Beispiel:

CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte

Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer

animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von

Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt,

welches sich kontinuierlich in ein

Strichmännchen, welches zuerst mit

waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und

zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den

rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes

Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und

letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug

angefügt, dem ersten ‹klee blatt›, dem letzten

‹Coaching für junge Erwachsene›.»

3.2.10 Geruchsmarken

Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gerüchen bekannt, welche den

Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit gemäss Art. 10 MSchV gerecht würde9 (vgl.

Ziff. 3.2, S. 55). Weder eine chemische Formel noch eine Umschreibung mit Worten, noch

ein Geruchsmuster, noch eine Kombination dieser Elemente erfüllen die in diesem

Zusammenhang massgebenden Kriterien (vgl. Ziff. 3.2, S. 55). Um Verwechslungen mit

anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis

«Geruchsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.3 Markenart

Hinsichtlich der Markenart wird zwischen Individualmarke, Garantiemarke, Kollektivmarke

und geografischer Marke unterschieden. Sofern eine Marke nicht als Individualmarke

eingetragen werden soll, ist die Markenart im Eintragungsgesuch zu erwähnen

(Art. 9 Abs. 2 lit. c und cbis MSchV). Nachträgliche Änderungen der Markenart führen in der

Regel zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (vgl. Ziff. 3.7, S. 63). Für

Garantiemarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes

Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27c MSchG).10

3.4 Prioritätsanspruch

Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr.

Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 54). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der

Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Fälle vor, in denen für die

9 BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

10 Für Details siehe Teil 5, Ziff. 9.2, S. 191 (für die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 9.3, S. 191 (für die

Garantiemarken) bzw. Teil 5, Ziff. 10.4, S. 194 (für die geografischen Marken).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

61

Hinterlegung ein früherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Priorität nach der

Pariser Verbandsübereinkunft, Gegenrechtspriorität und Ausstellungspriorität.

3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

(sog. Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat maximal sechs Monate

vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 7 MSchG). Der

Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ). Erfolgte also

beispielsweise die ausländische Ersthinterlegung der Marke am 3. März, muss das

Schweizer Eintragungsgesuch spätestens am 3. September (Mitternacht) eingereicht

werden. Im Weiteren muss gegenüber dem Institut bis spätestens 30 Tage nach der

schweizerischen Hinterlegung eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1

PVÜ i.V.m. Art. 9 MSchG und Art. 14 Abs. 1 MSchV). Wird eine der genannten Fristen nicht

eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 9 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1

MSchV). Die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberührt; als Hinterlegungsdatum

gilt nun der Tag der Einreichung des Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG). Die

Prioritätserklärung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt üblicherweise unter

der entsprechenden Rubrik des Eintragungsgesuches. Sie hat das Land und das Datum der

Ersthinterlegung zu bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 MSchV).

Das Institut kann im Falle von Unklarheiten die Einreichung eines Prioritätsbelegs

verlangen.11 Verlangt das Institut einen Prioritätsbeleg, so muss der Hinterleger diesen

innerhalb von sechs Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).12

Reicht der Hinterleger die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der

Prioritätsanspruch (Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die

Möglichkeit der Weiterbehandlung.13

Der Prioritätsbeleg muss in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch abgefasst sein

(Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 3 MSchV). Wird der Prioritätsbeleg in einer anderen

Sprache eingereicht, verlangt das Institut eine Übersetzung. Die Nachreichung der

Übersetzung hat innert einer vom Institut angesetzten Frist zu erfolgen (Art. 3 Abs. 2

MSchV). Der Prioritätsbeleg muss ausserdem von der zuständigen Behörde ausgestellt

worden sein.14

Der Inhaber der prioritätsbegründenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der

Schweiz müssen identisch sein, unter Vorbehalt der Übertragung der Anmeldung bzw.

11 Siehe Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV sowie Swissness-Botschaft S. 8610. 12 Das Institut wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der

Frist zur Einreichung des Prioritätsbeleges möglich ist. 13 Vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW.

14 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss der Prioritätsbeleg als PDF-

Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1 S. 25).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

62

Marke oder der Übertragung des Prioritätsrechts.15 Ausserdem muss es sich um den

gleichen oder im Gesamteindruck nur unwesentlich abweichenden Gegenstand handeln

(Art. 4 lit. C Abs. 4 PVÜ).

Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte Waren- und Dienstleistungsliste weiter

gefasst als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilpriorität (für die

übereinstimmenden Waren und/oder Dienstleistungen) beansprucht werden. Dies ist auf

dem Eintragungsgesuch in der entsprechenden Rubrik mit «Teilpriorität» zu vermerken. Ist

die Waren- und Dienstleistungsliste der Ersthinterlegung weiter gefasst als diejenige der

schweizerischen Hinterlegung, kann die Priorität umfassend geltend gemacht werden.

3.4.2 Gegenrechtspriorität

Ist die Ersthinterlegung nicht in einem Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt, kann die Priorität nur

dann beansprucht werden, wenn der betr. Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt (Art. 7

Abs. 2 MSchG). Da eine beträchtliche Anzahl der Nicht-PVÜ-Staaten das TRIPS-Abkommen

unterzeichnet hat, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen

Bestimmungen der PVÜ statuiert, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch

Anwendung.16

Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.4.1, S.

61.

3.4.3 Ausstellungspriorität

Art. 8 MSchG ermöglicht es unter bestimmten Voraussetzungen, für die Hinterlegung den

Zeitpunkt der Vorstellung von Waren oder Dienstleistungen auf einer offiziellen oder offiziell

anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen

Ausstellungen (SR 0.945.11) als Prioritätsdatum in Anspruch zu nehmen.

Das Verfahren zur Geltendmachung der Ausstellungspriorität unterscheidet sich nicht von

demjenigen betreffend die Unionspriorität (Art. 9 MSchG). Der Prioritätsbeleg muss jedoch

genaue Angaben über die betreffende Ausstellung enthalten (Art. 13 MSchV).

Im Gegensatz zum Patentrecht kommt der Ausstellungspriorität im Markenrecht nur geringe

praktische Bedeutung zu.

15 Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge

hat, akzeptiert das Institut die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im

Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbstständigen Übertragung des Prioritätsrechts

ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur

zusammen mit der Marke übertragbares Recht. 16 Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das Institut ein Verzeichnis derjenigen Staaten, die der Schweiz

Gegenrecht nach Artikel 7 Abs. 2 MSchG halten, führt, ist somit hinfällig geworden und wurde

aufgehoben.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

63

3.5 Beschleunigte Markenprüfung

Damit eine Marke beschleunigt geprüft wird, bedarf es eines Antrags (Art. 18a MSchV) und

der Bezahlung der Hinterlegungs-, und Expressgebühr sowie des allfälligen

Klassenzuschlags. Erst wenn die Expressgebühr zusätzlich zur Hinterlegungsgebühr und

zum Klassenzuschlag bezahlt ist, gilt der Antrag als gestellt und wird die verkürzte

Behandlungsfrist ausgelöst (Art. 18a Abs. 2 MSchV). Bis zum Eingang der Zahlung wird das

Dossier im Rahmen des normalen Prüfungsverfahrens behandelt.

3.6 Gebühren

Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das Institut berechtigt, für die im Zuge des

Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die IGE-GebV legt

Zahlungsmodalitäten (Art. 4 bis 9) und Höhe (Anhang I IGE-GebV) der jeweiligen Gebühr fest.

Die Hinterlegungsgebühr und der allfällige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung

geschuldet und binnen der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 und 3

MSchV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2

lit. b MSchG). Die Gebühr bleibt nach wie vor geschuldet; verspätet bezahlte Gebühren

werden nicht zurückerstattet (vgl. u.a. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 50).

Wird die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als drei Klassen beansprucht,

ist ab der vierten Klasse für jede zusätzliche Klasse ein Zuschlag geschuldet

(Klassenzuschlag). Werden im Verlaufe des Eintragungsverfahrens zusätzliche Klassen

hinzugefügt, sind diese innert der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Auch hier führt

Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze

Gesuch zurückgewiesen wird, da das Institut nicht entscheiden kann, für welche Klassen das

Zeichen eingetragen werden soll. Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Klassen

weg, wird der bereits bezahlte Klassenzuschlag nicht zurückerstattet.

3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung

Die Änderung des Zeichens führt gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG zu einer Verschiebung des

Hinterlegungsdatums, wenn:

- das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird, einschliesslich Änderungen des Markentyps

und der Markenart;17

- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die

vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird oder wenn ein den Gesamteindruck

wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt, hinzugefügt oder geändert wird;

- der Schutzumfang des Zeichens durch die Änderung vergrössert wird, z.B. durch

Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und

17 Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 – MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des

Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da

beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden können und sich deren Funktion nicht

grundlegend unterscheidet.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

64

Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen

oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen

ist).

Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe

oder das Datum, an welchem die Zeichenänderung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch

auf dem Informatiksystem des Instituts eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 54).

3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer

Wird eine Marke im Register eingetragen, werden die massgeblichen Daten publiziert

(Art. 38 MSchG, Art. 19 und Art. 42 i.V.m. Art. 40 MSchV). Das vom Institut festgelegte

Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) ist Swissreg, abrufbar unter https://www.swissreg.ch.

Die Markeneintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig

(Art. 10 Abs. 1 MSchG).

4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

4.1 Rechtliche Grundlagen

Als Folge des Spezialitätsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur für bestimmte

Waren und/oder Dienstleistungen schützbar. Art. 11 MSchV schreibt entsprechend vor, dass

die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche der Markenschutz beansprucht wird,

präzise zu bezeichnen sind. Dieses Erfordernis dient der Rechtssicherheit.

Die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen ermöglicht es den interessierten Kreisen,

effizient nach registrierten Marken zu suchen und abzuklären, ob Konfliktpotenzial besteht.

Die präzise Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen und die korrekt vorgenommene

Klassifikation erlauben erst die Bestimmung des Schutzobjekts und des Schutzumfangs von

registrierten Marken. Eine präzise Definition des Schutzobjekts erlaubt es unter anderem zu

bestimmen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht

werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG).18

Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation

anzuwenden. Insbesondere müssen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die

entsprechenden Klassennummern verwendet werden, und jede Klasse ist gemäss der

Reihenfolge der Klassen aufzuführen (Art. 11 MSchV).

Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im

Rahmen der Eingangsprüfung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG)

und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht

fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 i.V.m. Art. 28

Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass

18 Siehe dazu Teil 6, Ziff. 5.4.5, S. 223.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

65

der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen

Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betr. Klassen beansprucht.19

Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert

das Institut den Hinterleger auf, diese zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht

behoben, weist das Institut das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11

MSchV).20 Nach Möglichkeit unterbreitet das Institut Präzisierungsvorschläge. Dies unter der

Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die

Verantwortung für die rechtsgenügliche Ausformulierung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger. Ebenfalls in der

Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem Institut unterbreiteten

Formulierung wirklich um eine Präzisierung der ursprünglichen Formulierung handelt. Stellt

die neue Formulierung nämlich eine Erweiterung des ursprünglichen Wortlauts dar, kommt

es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

4.2 Die Nizza-Klassifikation

Die in der Nizza-Klassifikation enthaltenen erläuternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie

die alphabetische Liste der Warenbegriffe (34 Klassen) und Dienstleistungsbegriffe

(11 Klassen) erlauben direkt oder per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und

Dienstleistungen.

Falls eine Ware mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder der

alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten gemäss der Nizza-Klassifikation die

folgenden Kriterien:

a) Fertigwaren werden grundsätzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassiert; wenn

dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen ist, werden Fertigwaren in

Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren

klassiert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere

subsidiäre Kriterien heranzuziehen, wie z.B. das Material, aus dem die Waren hergestellt

sind, oder ihre Wirkungsweise.

b) Kombinierte Fertigprodukte mit Mehrzweckfunktion (wie z.B. Radiowecker) können

gemäss ihren einzelnen Funktionen oder Bestimmungen klassiert werden. Wenn diese

Kriterien in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen sind, sind die anderen Kriterien

gemäss Absatz (a) anzuwenden.

c) Rohstoffe, unbearbeitet oder teilweise bearbeitet, werden grundsätzlich nach dem

Material, aus dem sie bestehen, klassiert.

d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teile eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden

grundsätzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie

üblicherweise für keinen anderen Zweck verwendet werden können. In allen anderen

Fällen sind die unter (a) genannten Grundsätze anzuwenden.

19 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5, vgl. Ziff. 4.3, S. 66. 20 BVGer B-3920/2011, E. 2 – GLASS FIBER NET.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

66

e) Soweit Waren – unabhängig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht – nach

dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen

Materialien bestehen, werden sie grundsätzlich nach dem Material klassiert, das

überwiegt.

f) Behältnisse, die den Waren angepasst sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind,

werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die betr. Waren eingeordnet.

Falls eine Dienstleistung mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder

der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten die nachfolgenden Kriterien:

a) Dienstleistungen werden grundsätzlich nach den Dienstleistungsbereichen klassiert, die

in der Klasseneinteilung und den erläuternden Anmerkungen enthalten sind, oder

hilfsweise in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen, die in der

alphabetischen Liste aufgeführt sind.

b) Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsätzlich den gleichen Klassen

zugeordnet, wie die mithilfe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen

(z.B. Vermietung von Telefonen, Kl. 38). Mietkauf- oder Leasingkauffinanzierung wird

jedoch der Klasse 36 (Finanzwesen) zugeordnet.

c) Dienstleistungen zur Beratung oder Information werden grundsätzlich den gleichen

Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Beratung oder Information

bezieht, z.B. Transportberatung (Kl. 39), Unternehmensberatung (Kl. 35), Finanzberatung

(Kl. 36), Schönheitsberatung (Kl. 44). Das Erteilen von Auskünften bzw. die Weitergabe

von Informationen auf elektronischem Wege (z.B. Telefon, Computer) berührt nicht die

Klassifikation dieser Dienstleistung.

d) Dienstleistungen im Bereich des Franchisings werden grundsätzlich der gleichen Klasse

zugeordnet wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen Dienstleistungen (z.B.

Unternehmensberatung in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 35], Finanzierungen in Be-

zug zu Franchisegeschäften [Kl. 36], juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchise-

geschäften [Kl. 45]).

4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-

Klassifikation

Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemäss Praxis des

Instituts genügend präzise. Einzige Ausnahme ist der Oberbegriff in der Klassenüberschrift

der Klasse 45 «Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend

individuelle Bedürfnisse». Die Formulierung «persönliche und soziale Dienstleistungen» und

der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse» sind zu vage und erlauben auch in

Berücksichtigung der Klassenzugehörigkeit keine konkreten Rückschlüsse auf die Art der

damit beanspruchten Dienstleistungen. Die Angabe «soziale Dienstleistungen» kann

beispielsweise als Hinweis auf diverse Betreuungsdienstleistungen aufgefasst werden,

während persönliche Dienstleistungen den Schluss zulassen, dass es sich dabei auch um

Massage- oder Coiffeurdienstleistungen (Kl. 44) oder um Dienstleistungen eines

Privatausbilders (Kl. 41) handeln könnte. Der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher

Bedürfnisse» ist ebenfalls nicht geeignet, die Art der Dienstleistungen präzise zu

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

67

umschreiben. Persönliche Bedürfnisse können durch Dienstleistungen verschiedener

Klassen befriedigt werden, z.B. Bedürfnis nach finanzieller Beratung (Kl. 36), Bedürfnis nach

privatem Musikunterricht (Kl. 41) oder Bedürfnis nach Unterkunft (Kl. 43).

Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt,

die diesen effektiv zugeordnet werden können.21 Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung

sämtlicher Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nicht in allen Fällen sämtliche in dieser

Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht

unter die Oberbegriffe fallenden Produkte sind «Schutzhelme», «Knieschützer für Arbeiter»,

«Schutzanzüge für Flieger» (Kl. 9), «Notenständer» (Kl. 15), «Bügeln von Wäsche» (Kl. 37),

«Presseagenturen» (Kl. 38), «Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)» (Kl. 39),

«Vermietung von Generatoren» (Kl. 40) oder «Zeitmessung bei Sportveranstaltungen» (Kl.

41). Zudem werden mit den Oberbegriffen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen

abgedeckt, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung unter diese Oberbegriffe fallen. Die

Schutzwirkung wird nicht auf weitere in Zukunft in dieser Klasse neu aufgenommene

Oberbegriffe ausgedehnt.22

4.4 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»

Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «sämtliche

Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom Institut zwar als dem Erfordernis von Art.

28 Abs. 2 lit. c MSchG genügende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was für die

Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt,

um als solche akzeptiert werden zu können.23 Der Hinterleger wird daher in solchen Fällen

zur Präzisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Für die Beurteilung, ob

der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Präzisierung eine Erweiterung der Waren-

und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das Institut von den Oberbegriffen der

Klassenüberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht

besser- oder schlechtergestellt werden als derjenige, der lediglich die Klassennummer

ankreuzt, ohne die Waren oder Dienstleistungen überhaupt zu bezeichnen. Enthält eine

nachträgliche Präzisierung einen Begriff, der unter keinen dieser Oberbegriffe fällt, wird dies

als Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet und führt zu einer

Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

4.5 Begriffsbestimmung

Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten

Begriffen ist in einem ersten Schritt auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs

abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der

Nizza-Klassifikation herbeizuziehen. Sind beispielsweise «Wannen» in Klasse 11 zu

beurteilen, so ist aus der Systematik der Klassifikation klar, dass es sich nicht um Wannen

im Sinne der lexikalischen Definition handelt, sondern nur um «Bade- oder Duschwannen»

21 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.2 – G5. 22 Vgl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5. 23 Vgl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

68

(vgl. die nachfolgende Ziffer 4.6). Die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der

Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu

berücksichtigen (vgl. Ziffer 4.2). In einem zweiten Schritt sind der allgemeine

Sprachgebrauch und die marktübliche Verwendung miteinzubeziehen,24 solange diese mit

der Systematik der Klassifikation vereinbar sind. Zu berücksichtigen sind schliesslich auch

gesetzliche Begriffsdefinitionen.25

Die vorgenannten Kriterien zur Begriffsbestimmung gelten auch für die Prüfung, welche

Waren oder Dienstleistungen unter einen bestimmten Oberbegriff fallen.

4.6 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung

Für Waren wird die Klassennummer bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe

miteinbezogen und als Teil der Warenausformulierung verstanden. Entsprechend ist ein

Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu präzisieren. Dabei ist aber immer auch

die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu berücksichtigen

(vgl. Ziffer 4.5). Folglich werden unpräzise formulierte Begriffe nicht lediglich durch die

Beifügung der Klassennummer klassierbar. Fällt der verwendete Begriff nicht klar unter einen

in der alphabetischen Liste oder den Klassenüberschriften enthaltenen Oberbegriff, ist nach

wie vor eine Präzisierung erforderlich. Eine Formulierung wie «Klasse 7: Motoren» ist

zulässig, da diese Klasse Motoren enthält. Werden im Verlauf des Verfahrens zusätzlich

noch Automotoren (Kl. 12) beansprucht, führt dies zu einer Verschiebung des

Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die ursprüngliche

Formulierung fallen.

Auch bei Dienstleistungen wird die Klassennummer bei der Auslegung der Begriffe

miteinbezogen. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass Dienstleistungsumschreibungen oft

nicht klar einem einzigen Oberbegriff der Klassenüberschriften oder einem Begriff in der

alphabetischen Liste zugeordnet werden können. Der Zusatz «soweit in dieser Klasse

enthalten» führt auch bei Dienstleistungen nicht dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe

den rechtlichen Anforderungen genügen würden.

4.7 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen

Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel

nicht akzeptiert (vgl. Teil 1, Ziff. 5.8.1, S. 38). Das Institut verlangt praxisgemäss für Begriffe,

die nicht in deutschen, französischen und italienischen Standardwörterbüchern aufgeführt

sind, eine Übersetzung. Zulässig ist der verwendete Begriff dann, wenn er Eingang in den

Alltagssprachgebrauch gefunden hat (z.B. «Router»). Wird der Begriff jedoch nur

branchenspezifisch als Fachausdruck gebraucht, ergeht nach wie vor eine Beanstandung mit

der Aufforderung zur Neuformulierung in einer Amtssprache. Falls keine genaue

Übersetzung in der gewählten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden.

24 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 Luminous; BGE 4A 444/2013, E. 5.4.2 – G5. 25 Vgl. BGE 4A 444/2013, E. 5.4.2 – G5, wo das BGer zur Begriffsbestimmung auch auf die

gesetzlichen Definitionen der Begriffe «Nahrungsergänzungsmittel» und «Arzneimittel» abstellte (mit

Verweis auf die Ausführungen der Vorinstanz in E. 5.3).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

69

Der fremdsprachige Begriff kann in Klammern als Präzisierung beigefügt werden, z.B. in

Klasse 15 «chinesische Trompeten (suona)».

4.8 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen»

Begriffe wie «Teile», «Zubehör», «Accessoires» oder «Vorrichtungen» bezeichnen in

Alleinstellung keine konkrete Ware. Sie sind daher nicht genügend präzise, um klassiert

werden zu können. Diese Begriffe können nur klassiert werden, wenn sie entweder als Teile

oder Bestandteile einer klassierbaren Ware genannt werden, z.B. «Bohrmaschinen und

deren Teile und Zubehör» in Klasse 7, und mit dieser Ware eine eindeutige Einheit bilden.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Teile oder sämtliches Zubehör

einer Bohrmaschine in Klasse 7 fallen (z.B. Akkumulatoren für Bohrmaschinen wären in

Klasse 9 zu klassieren). Das Institut akzeptiert auch den Begriff «… und Zubehör dazu,

soweit in dieser Klasse enthalten», sofern überhaupt solches Zubehör in der entsprechenden

Klasse klassiert ist («Handschuhe und Zubehör dazu, soweit in Klasse 25 enthalten» würde

z.B. nicht akzeptiert werden, weil kein Zubehör zu Handschuhen in Klasse 25 bekannt ist).

Wird diesem Zusatz eine Aufzählung von Zubehörwaren angehängt, ist darauf zu achten,

dass diese alle in die bezeichnete Klasse fallen. Beispielsweise wird die Umschreibung

«Fahrräder und Zubehör dazu, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, insbesondere

Gepäckträger, Helme und Fahrradleuchten» beanstandet, weil nicht alle der aufgezählten

Waren in der entsprechenden Klasse eingeteilt sind (Helme [Kl. 9] und Fahrradleuchten [Kl.

11]). Der Begriff «Vorrichtung» ist hinsichtlich der Art, der Funktion oder des Zwecks der

Vorrichtung zu präzisieren, beispielsweise «Rettungsvorrichtungen» in Klasse 9 oder

«Vorrichtungen zum Losmachen von Booten» in Klasse 12.

4.9 Die Begriffe «Sets» und «Kits»

Es ist handelsüblich, dass gewisse Waren in sog. «Sets» oder «Kits» verkauft werden. Wenn

es sich um ein Set gleicher Waren, beispielsweise ein «Farbstifte-Set» (Kl. 16) oder ein

«Messer-Set» (Kl. 8), handelt, ist die Klassierung einfach zu handhaben. Gleiches gilt für in

einem Set verkaufte Waren, welche alle dem gleichen Zweck dienen, wie beispielsweise ein

«Erste-Hilfe-Set» (Kl. 5) oder ein «Maniküre-Set» (Kl. 8). Solche Begriffe werden nicht

beanstandet, auch wenn die einzelnen Waren nicht zwingend in der gleichen Klasse klassiert

würden (beispielsweise enthalten «Erste-Hilfe-Sets» i.d.R. eine Schere [Kl. 8]). Entscheidend

für die Klassierung ist, dass solche Sets oder Kits üblicherweise so auf dem Markt als Einheit

verkauft werden und dass die Hauptbestandteile eines solchen Kits in derselben Klasse

eingeteilt sind wie das Kit selbst. Begriffe wie «Kits mit chemischen Erzeugnissen» oder

«Sets für Mechaniker» sind hingegen zu vage, um klassiert werden zu können. Weder ist

klar, was in den Sets oder Kits enthalten ist, noch welchen Zweck die in den Sets oder Kits

enthaltenen Waren haben. In solchen Fällen sind die Waren einzeln zu nennen und

entsprechend zu klassieren.

4.10 Der Begriff «Systeme» als Ware

«Systeme» bestehen immer aus verschiedenen Bestandteilen. Folglich kann der Begriff

«Systeme» nur akzeptiert werden, wenn klar ist, aus welchen Bestandteilen die Systeme

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

70

bestehen, und diese derselben Klasse angehören. Weiter kann der Begriff «Systeme»

akzeptiert werden, wenn er als Synonym von Begriffen wie – geräten, – anlagen,

– einrichtungen verwendet wird. So werden beispielsweise die Begriffe «Computersysteme»

(Kl. 9), «Navigationssysteme» (Kl. 9), «Beleuchtungssysteme» (Kl. 11) oder «Bremssysteme

für Fahrzeuge» (Kl. 12) zugelassen.

4.11 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42

Gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation umfasst die Klasse 38 im

Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer

anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die

Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung und

weisen weder Inhalt noch Thema auf.26 Zudem werden Dienstleistungen, die den Zugang zu

Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, als

Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet.

Dienstleistungen wie «Programmieren von Websites», «Vermieten von Speicherplatz zur

Benutzung als Websites (hosting)» oder «Design von Datenbanken und Websites» fallen

hingegen in die Klasse 42.

4.12 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»

Das Institut lässt die Formulierungen «Detailhandel» und «Engroshandel» tel quel zu. Unter

diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: «Das Zusammenstellen

verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern

Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern».27 Es handelt sich dabei um

Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten,

Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.28 Unter Detailhandel ist somit

eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.29 Somit fallen die Produktion und der

Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe

«Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betr. Waren sind in der entsprechenden

Warenklasse einzuordnen.30 Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen

«Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu präzisieren, wenn er in der Klasse 35

beansprucht wird.

26 RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 –

DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

27 Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35. 28 BVGer B-6856/2014, E. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.); BVGer B-5296/2012, E.

4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-8240/2010, E. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE

REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

29 Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 230. 30 BVGer B-516/2008 – AFTER HOURS.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

71

4.13 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse

40

Die Herstellung von Waren ist grundsätzlich keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-

Klassifikation, sie wird von den entsprechenden Waren abgedeckt und somit sind die

hergestellten Waren in den entsprechenden Warenklassen zu klassieren. Die Dienstleistung

«kundenspezifische Herstellung von Waren» kann jedoch unter bestimmten

Voraussetzungen akzeptiert werden.

Zum einen muss die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgen. Werden die

Waren auf eigene Rechnung hergestellt und anschliessend an Dritte verkauft, so ist dies

keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 40, es müssen die hergestellten Waren

beansprucht werden.

Zum anderen muss die Formulierung zwingend die Präzisierung enthalten, dass eine Ware

sinngemäss den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden bzw. den konkreten

Anforderungen oder Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Diese

Voraussetzungen müssen nicht kumulativ erfüllt sein, sondern je nach Art der Ware, die

hergestellt wird. So kann beispielweise eine Dentalprothese grundsätzlich nur den

spezifischen Bedürfnissen eines Kunden angepasst sein, während bei der Herstellung von

Spezialmedikamenten vermutlich nach einem Rezept oder anderen konkreten technischen

Vorgaben vorzugehen ist. Wählt ein Hinterleger eine alternative Formulierung, ist zu prüfen,

ob die Formulierung genügend präzise ist und ob die Formulierung geeignet ist, eine

Dienstleistung im Sinne von Kl. 40 zu definieren.

Schliesslich müssen die hergestellten Waren präzise genannt werden. Eine präzise

Bezeichnung der betr. Waren drängt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des

Schutzumfangs auf. Es gelten dabei grundsätzlich die gleichen Kriterien zur Prüfung, ob ein

Begriff genügend präzise ist, wie in den entsprechenden Warenklassen. Eine Ausnahme ist

dort zu machen, wo ein Begriff in Anwendung der «Klassenpraxis» als genügend präzise

erachtet wird (vgl. Ziffer 4.6). So ist beispielsweise der Begriff «Motoren» unter

Berücksichtigung der Klassennummer genügend präzise erachtet und kann ohne zusätzliche

Präzisierung sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 12 akzeptiert werden. Ein solcher Begriff

muss als «Warennennung» in Klasse 40 präzisiert werden, da der Klassenbezug fehlt.

Formulierungen wie «Waren im Bereich xy» werden nicht akzeptiert. Der Begriff «im

Bereich» ist derart vage, dass in der Regel Waren verschiedener Klassen in diesen

«Bereich» fallen können. So können beispielsweise «Waren im Bereich Medizin» Waren der

Klassen 1, 5, 9, 10, 16 und allenfalls sogar Lebensmittelklassen umfassen.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

«Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach Vorgaben

eines Kunden».

«Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den

Anforderungen eines Kunden».

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

72

4.14 Problematische Formulierungen

Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und

Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis.31 Daher werden rein marketingrelevante Kriterien, wie

Absatzgebiet oder Preis, zurückgewiesen. Des Weiteren sind auch Zweckbestimmungen

unzulässig, die auf die Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht auf inhärente

Eigenschaften des Produkts Bezug nehmen. Eine Angabe wie «Schreibgeräte für

Werbezwecke» muss daher zurückgewiesen werden, denn ob beispielsweise ein

Kugelschreiber als Werbeträger wahrgenommen wird, ist nicht anhand des Produkts selbst,

sondern nur im Kontext seiner Verwendung zu entscheiden. Demgegenüber ist eine Angabe

wie «Sportwagen» nicht zu beanstanden, da damit inhärente Eigenschaften der Ware

angesprochen werden.

Unzulässig ist auch die Verwendung von spezialrechtlich geschützten geografischen

Angaben oder von Marken als Produktbezeichnung im Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis. Hier geht es um den Schutz der Marken oder der geschützte

Angaben, die nicht durch eine rein generische Verwendung entwertet werden sollen. Ein

Warenverzeichnis, das die Angabe «Tequila» in der Klasse 33 enthält, muss

zurückgewiesen werden, da der Ausdruck «Tequila» kein generischer Begriff, sondern eine

geschützte Bezeichnung für eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko ist.32 Zulässig

ist hingegen die Verwendung geschützter geografischer Angaben nicht anstelle, sondern zur

näheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann eine Angabe wie

«Spirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung ‹Tequila›» in der Klasse 33

akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise «Käse mit der geschützten

Ursprungsbezeichnung ‹Gruyère›» in der Klasse 29 oder «Würste mit der geschützten

geografischen Angabe ‹Saucisson Vaudois›» in derselben Klasse.

4.15 Klassifikationshilfsmittel

Die Verantwortung für Inhalt und Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste obliegt

dem Hinterleger, denn anhand dieser bestimmt sich das Schutzobjekt seiner Marke.

Hingegen bietet das Institut im Zusammenhang mit Fragen bezüglich der Klassifikation und

Formulierung von Waren oder Dienstleistungen die folgenden Hilfsmittel an:

 Die komplette aktuelle Auflage der Nizza-Klassifikation ist in Deutsch und Französisch

auf der Website des Instituts (https://www.ige.ch/) als PDF-Dokument herunterladbar.

 Auf der Website des Instituts befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch,

Französisch, Italienisch und Englisch) geführten sog. «Klassifikationshilfe», einer

Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen

wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den

Einträgen in der Datenbank des Instituts und der OMPI sowie den darin integrierten

31 Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 – EQUIPMENT.

32 Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

73

Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (http://wdl.ipi.ch). Dieses Instrument ist in

die elektronische Markenanmeldung (https://e-trademark.ige.ch) integriert und kann beim

Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe übersetzt auch

einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der

Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI

validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des Instituts ein sehr

hoher Übereinstimmungsgrad. Die mithilfe der Klassifikationshilfe auf Französisch

übersetzten Begriffe entsprechen damit grundsätzlich der OMPI-Praxis und sollten im

Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI beanstandet

werden.

 Die Hinterleger können mit dem Institut eine Standardliste von Waren und

Dienstleistungen erarbeiten. Sämtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten

werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukünftige Gesuche, welche

ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt

der Klassifikation als unproblematisch erkannt.

 Das Institut betreibt die E-Mail-Adresse wdl@ipi.ch für Anfragen im Zusammenhang mit

der Klassierung und Formulierung von Waren und Dienstleistungen. Dieses Angebot

versteht sich als Hilfestellung bei der Klassierung von spezifischen, schwierig

einzuteilenden Waren oder Dienstleistungen. Nicht unter dieses Angebot fällt jedoch die

Anfertigung von Übersetzungen ganzer Listen (z.B. aus dem Englischen ins Deutsche

oder Französische). Auch die (Vor-)Prüfung einer ganzen Waren- und

Dienstleistungsliste ist von diesem Angebot ausgenommen, denn die formelle Prüfung

bzw. die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsliste ist eine Arbeit, die erst im Rahmen

der Markenprüfung erledigt und mit der Bezahlung der Hinterlegungsgebühr abgegolten

wird.

74

Teil 3 – Registerführung

1. Einleitung

Das Institut führt im Interesse der Rechtssicherheit das Markenregister (Art. 37 MSchG).

Dritte müssen sich über die eingetragenen Schutzrechte informieren können. Zu diesem

Zweck wird für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung ein Aktenheft erstellt

und nachgeführt (Art. 36 MSchV). Aus diesem Aktenheft sind sämtliche die Marke betr.

Verfahrensabläufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragungsverfahren,

eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlängerung, Änderungen oder auch die Löschung

der betr. Marke. Das Reglement einer Garantie- oder Kollektivmarke sowie das Reglement

einer geografischen Marke sind ebenfalls Bestandteil des Aktenhefts (Art. 36 Abs. 2 MSchV).

Das Register enthält nebst den Angaben zur Eintragung der Marke alle späteren

Änderungen betreffend das Recht an der Marke (Art. 40 Abs. 1 bis 3 MSchV). Das Institut

kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem

Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV). Sämtliche Änderungen eingetragener Angaben

werden auf https://www.swissreg.ch publiziert.

Anträge auf Änderungen von eingetragenen Angaben können per Post/Kurier, Telefax oder

per E-Mail (an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Anträge, für welche

Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollständige Löschung

Ziff. 4.6, S. 78 und 4.10, S. 79), müssen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht

werden. Müssen einem Antrag zusätzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde,

wonach eine Marke auf einen Erwerber übertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1 und 4.2, S. 75 f.),

können diese ebenfalls als PDF-Beilage eingereicht werden.

Das Institut bewahrt die Akten gelöschter Marken während fünf Jahren nach der Löschung

auf (Art. 39 Abs. 1 MSchV). Die Akten zurückgezogener oder zurückgewiesener

Eintragungsgesuche sowie vollständig widerrufener Marken werden während fünf Jahren

nach der Zurückziehung, der Zurückweisung oder dem Widerruf aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2

MSchV).

2. Eintragung

Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 53), der

Formalprüfung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 54) und der materiellen Prüfung (Art. 17

MSchV, vgl. Teil 5, S. 99 ff.) trägt das Institut die Marke ein, wenn keine

Zurückweisungsgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind

(Art. 30 Abs. 3 MSchG).

Nach der Eintragung erfolgt die Veröffentlichung der Marke (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Dem

Markeninhaber wird die Eintragung bestätigt, diese Bestätigung enthält alle im Register

eingetragenen Angaben (Art. 19 Abs. 2 MSchV und Art. 40 Abs. 1 und 2 MSchV).

Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 4, Ziff. 2, S. 81) und

internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 90)

Teil 3 – Registerführung

75

werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden

ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf geführten internationalen Register registriert.

3. Verlängerungen

Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist auf Antrag und gegen

Entrichtung der Verlängerungsgebühr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden

(Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 26 Abs. 4 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebV). Der Antrag auf

Verlängerung kann frühestens zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch

spätestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem Institut eingereicht werden

(Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). Die Verlängerungsgebühr ist innerhalb

der Fristen nach Art. 10 Abs. 3 MSchG zu bezahlen (Art. 26 Abs. 4 MSchV). Wird die

Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bezahlt, so ist ein Zuschlag zu

entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV). Für die Einreichung des Verlängerungsantrages ist die

Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. d MSchG).

In der Regel erinnert das Institut den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen

Vertreter vor dem Ablaufdatum über den Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 25 MSchV). Diese

Mitteilung stellt eine unverbindliche Dienstleistung des Instituts dar, aus deren Unterlassung

der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.

Bei der Verlängerung einer Eintragung können keine Änderungen der Marke selbst oder

Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorgenommen werden. Es

können jedoch gleichzeitig mit dem Verlängerungsantrag allfällige Änderungen der

Markeneintragung (Art. 28 ff. MSchV) sowie eine Einschränkung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses (Art. 35 MSchV) beantragt werden. Die Verlängerung ist ein

reiner Formalakt, d.h., absolute Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG werden

grundsätzlich nicht geprüft.

4. Änderungen und Löschung

Während des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geändert

werden. Die Änderung als solche wird nicht publiziert; aber alle Gesuche und deren

Änderungen (allerdings nicht historisiert) sind über https://www.swissreg.ch öffentlich

einsehbar. Bei der späteren Eintragung werden die dannzumal geltenden Daten

veröffentlicht. Auch nach der Eintragung der Marke sind Änderungen im Register

gebührenfrei. Nach der Eintragung werden die Änderungen publiziert.

4.1 Übertragungen

Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise übertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG).

Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. Teil 5,

Ziff. 10, S. 193). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17

Abs. 2 MSchG).

Eine Markenübertragung ist grundsätzlich auch ohne entsprechende Änderung des

Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter wird in seinem guten Glauben

an den Registereintrag nur ausnahmsweise geschützt. Ein Rechtserwerb vom

Teil 3 – Registerführung

76

nicht berechtigten eingetragenen Inhaber ist auch bei gutem Glauben nicht möglich.

Hingegen können Klagen nach dem MSchG bis zur Eintragung der Übertragung im Register

gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG).

Einzig bei Garantie- und Kollektivmarken ist die Eintragung der Übertragung im Register

Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Für die Eintragung der Übertragung in das Markenregister muss ein Antrag eingereicht

werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss

eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber

übertragen zu wollen, oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher die Marke an den

Erwerber übergegangen ist, enthalten1 (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind

beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Übertragungserklärung. Der Erwerber

(falls nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls

erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl.

Teil 1, Ziff. 4.2, S. 24).

Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Übertragungsanträge und -erklärungen zur

Verfügung.

4.2 Teilübertragungen

Die Übertragung kann auch nur einen Teil der beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen betreffen. Dadurch bleibt die ursprüngliche Marke mit eingeschränktem

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erhalten und es entsteht eine neue

Markeneintragung mit dem übertragenen Teil des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses. Die Schutzdauer beider Marken bleibt unverändert.

Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfüllen wie eine vollständige Übertragung (vgl.

Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75). Zusätzlich müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem

neuen Inhaber übertragen worden sind, im Antrag und im Dokument, aus welchem die

Übertragung hervorgeht, präzise bezeichnet werden.

4.3 Teilung

Unabhängig von einer Teilübertragung kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

einer eingetragenen Marke oder eines Eintragungsgesuches jederzeit so aufgeteilt werden,

dass zwei oder mehr Marken oder Eintragungsgesuche entstehen (Art. 17a MSchG).

Voraussetzung ist ein Gesuch des Inhabers, welches genau bezeichnet, wie die

beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen aufzuteilen sind.

Mit der Teilung entstehen rechtlich selbstständige Eintragungen oder Eintragungsgesuche,

welche das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum der ursprünglichen Eintragung bzw. des

ursprünglichen Gesuchs behalten (Art. 17a Abs. 3 MSchG). Bei der Teilung von

Eintragungsgesuchen ist für jedes Teilgesuch eine Hinterlegungsgebühr zu bezahlen.

1 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-

Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).

Teil 3 – Registerführung

77

4.4 Lizenzen

Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzverträgen zum Gebrauch

überlassen. Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG). Der

Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die Lizenz kann sich in Form einer

Teillizenz nur auf einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen beziehen oder nur für ein

bestimmtes Gebiet gelten (Art. 29 Abs. 1 lit. d MSchV). Mit einer ausschliesslichen Lizenz

(Art. 29 Abs. 1 lit. c MSchV) wird dem Lizenznehmer das ausschliessliche Recht zum

Gebrauch der Marke eingeräumt. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register

eingetragen ist, werden für die gleiche Marke keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit

der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 29 Abs. 3 MSchV).

Analog der Regelung betr. die Übertragung ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister

grundsätzlich keine Gültigkeitsvoraussetzung. Allerdings schützt eine eingetragene Lizenz

den Lizenznehmer vor einem gutgläubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist

die Eintragung der Lizenz im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom

Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdrücklichen Erklärung des

Markeninhabers oder einer sonstigen genügenden Urkunde2 begleitet sein, aus der die

Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der

Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewünscht, die Art der Lizenz

(ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen müssen zudem die Waren

und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die

Teillizenz erstreckt. Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Lizenzeintragungen zur

Verfügung.

Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung

nicht vom Markeninhaber selbst eingereicht wird, muss zusätzlich der Nachweis erbracht

werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art. 29 Abs. 2

MSchV).

4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung

Der Inhaber kann eine Marke an Dritte verpfänden oder diesen zur Nutzniessung

überlassen. In Art. 19 MSchG wird nur die Möglichkeit der Einräumung dieser Rechte

erwähnt. Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und

Art. 899 ff. ZGB enthalten. Die Verpfändung einer Marke setzt wie die Übertragung eine

schriftliche Vereinbarung voraus.

Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des

Markeninhabers oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde3 (Art. 30 MSchV). Wie

bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die

2 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-

Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).

3 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-

Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).

Teil 3 – Registerführung

78

Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutgläubiger Dritter vor

(Art. 19 Abs. 2 MSchG).

Die Eintragung einer Pfändung, einer Verfügungsbeschränkung oder eines Arrests erfolgt

auf Antrag der zuständigen Behörden (Art. 30 lit. b MSchV).

4.6 Teillöschung

Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

einschränken (Art. 35 MSchG, Art. 35 MSchV). Ein solcher Antrag kommt einer Teillöschung

gleich. Der Markenschutz für die gelöschten Waren und/oder Dienstleistungen kann deshalb

nur mehr durch eine Neueintragung – mit entsprechendem neuem Schutzbeginn bzw.

neuem Hinterlegungsdatum im Sinne von Art. 29 Abs. 1 MSchG – wiedererlangt werden.

Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer eingetragenen Marke

ist unzulässig, da sie die Wirkung einer nachträglichen Schutzausdehnung hätte. Der Schutz

für weitere Waren und/oder Dienstleistungen kann nur durch die erneute Hinterlegung eines

identischen Zeichens für die zusätzlich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen

erlangt werden.

4.7 Reglementsänderung

Wird das Reglement einer eingetragenen Garantie- oder Kollektivmarke nachträglich

geändert, muss diese Änderung dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und

genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 24 MSchG).

Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer

nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,

muss auch dieses neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und

genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).

4.8 Sonstige Änderungen

Der Name und die Adresse des Inhabers einer eingetragenen Marke sowie der Name und

die Adresse eines allfälligen Vertreters gehören zum gesetzlich vorgeschriebenen

Registerinhalt (Art. 40 Abs. 1 MSchV) und müssen im Interesse der Rechtssicherheit mit den

tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen. Dritte müssen sich über die eingetragenen

Marken informieren können.

Alle Änderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Änderung der Adresse, der Firma

oder des Namens des Inhabers oder Vertreters, Vertreteränderungen), werden aufgrund

einer entsprechenden Erklärung des Markeninhabers oder einer anderen genügenden

Urkunde in das Markenregister eingetragen und veröffentlicht (Art. 40 Abs. 3 lit. h MSchV).

Diese Änderungen sind gebührenfrei.

Teil 3 – Registerführung

79

4.9 Berichtigungen

Fehlerhafte Eintragungen im Markenregister werden auf Antrag des Hinterlegers oder, wenn

sie auf einem Versehen des Instituts beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 32 MSchV).

In beiden Fällen ist die Berichtigung gebührenfrei.

4.10 Löschungen

Eine Markeneintragung wird gemäss Art. 33 und 35 MSchG i.V.m. Art. 35 MSchV ganz oder

teilweise gelöscht, wenn

- die Eintragung durch einen rechtskräftigen Widerspruchsentscheid widerrufen wird

(Art. 33 MSchG),4

- der Inhaber oder sein Vertreter dies beantragt (Art. 35 lit. a MSchG),

- die Eintragung innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht verlängert wird (Art. 35 lit. b

MSchG),

- die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit.

c MSchG),6

- die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische Angabe, auf die

sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird (Art. 35 lit. d MSchG),5

- ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).6

Die vollständige oder teilweise Löschung einer Marke ist gebührenfrei. Nicht gebührenfrei ist

die Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 35 MSchV).

5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht

5.1 Markenregister

Das Institut führt das Markenregister (Art. 37 MSchG) und erteilt Auskünfte über dessen

Inhalt (Art. 39 MSchG). Für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung wird ein

Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezüglich dieser Marke ersichtlich

sein muss (Art. 36 MSchV). Dies gilt auch für allfällige international registrierte Marken mit

Ursprungsland Schweiz (Art. 49 Abs. 1 MSchV) und für internationale Schutzausdehnungen

nach dem Madrider System. Auf Antrag erstellt das Institut einen Auszug aus dem Register

(Art. 41 Abs. 2 MSchV).

4 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle des Widerrufs der Eintragung nach

Art. 33 MSchG die Schutzverweigerung (Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV), welche das Institut nicht

veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

5 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle der Löschung der Eintragung nach

Art. 35 lit. c–e MSchG die Ungültigerklärung (Art. 52 Abs. 1 lit. b MSchV), welche das Institut nicht

veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

Teil 3 – Registerführung

80

5.2 Auskünfte und Akteneinsicht

Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das Institut Dritten Auskunft über

Eintragungsgesuche (einschliesslich zurückgezogener oder zurückgewiesener; Art. 38 Abs.

1 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren

Eintragung der Marke publiziert werden (Art. 38 Abs. 2 lit. a MSchV). Bei zurückgewiesenen

Gesuchen wird zusätzlich der Grund der Zurückweisung angegeben (Art. 38 Abs. 2 lit. b

MSchV)6.

Gemäss Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person in das Markenregister

Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte und Registerauszüge verlangen.

Zusätzlich kann Einsicht in das Aktenheft eingetragener Marken verlangt werden (Art. 37

Abs. 3 MSchV).

Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft eines Eintragungsgesuchs vor der Eintragung, nach

der Zurückziehung oder Zurückweisung des Gesuchs ist beschränkt auf den Hinterleger,

dessen Vertreter sowie Personen, die entweder nachweisen können, dass ihnen vom

Hinterleger eine Markenverletzung vorgeworfen wird, oder die vom Hinterleger ausdrücklich

zur Einsichtnahme ermächtigt worden sind (Art. 37 Abs. 1 und 2 MSchV). Die Legitimation

derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht ersuchen, muss dem Institut mittels

genügender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die Einsichtnahme durch Abgabe von

Kopien gewährt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).

Bezüglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen

Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6, S. 35).

6. Prioritätsbelege

Für die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz

gemäss PVÜ stellt das Institut auf Antrag einen Prioritätsbeleg aus (Art. 41a MSchV). Dieser

enthält eine Kopie des Markeneintragungsgesuchs sowie einen Datenbankauszug mit den

aktuellen Registerdaten.

6 Leitentscheide werden in die «Prüfungshilfe» des Instituts (https://ph.ige.ch) aufgenommen.

81

Teil 4 – Internationale Registrierungen

1. Einleitung

Das MMA und das MMP sind unabhängige Verträge mit getrennter, sich aber

überschneidender Mitgliedschaft. Alle Vertragsparteien haben entweder nur das MMP oder

beide Verträge unterzeichnet.

Durch die internationale Registrierung nach dem MMA oder dem MMP kann der

Markenschutz auf andere Vertragsparteien des Madrider Systems ausgedehnt werden. Am

16. Oktober 2016 gehörten diesem System 98 Vertragsparteien an.

Artikel 9sexies MMP sieht vor, dass bei Verfahren zwischen Staaten, die sowohl dem MMA als

auch dem MMP angehören, das MMP zur Anwendung kommt.1

2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis

2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems

Für eine internationale Registrierung unter dem Madrider System gelten folgende

Grundsätze:

a) Die internationale Registrierung kann sowohl gestützt auf eine eingetragene nationale

Marke (Basiseintragung) als auch gestützt auf ein Gesuch (Basisgesuch) erfolgen.

b) Die Schweiz gilt als Ursprungsland des Inhabers, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt

werden (Art. 2 MMP):

Der Hinterleger muss

 in der Schweiz eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche

oder Handelsniederlassung haben oder

 seinen Wohnsitz in der Schweiz haben oder

 Schweizer Staatsangehöriger sein.

Gemäss Art. 3bis MMP ist eine territoriale Ausdehnung auf die Vertragspartei, deren Behörde

die Ursprungsbehörde ist, nicht möglich. Für Inhaber einer internationalen Registrierung mit

Schweizer Basis bedeutet dies, dass die Schweiz zu keinem Zeitpunkt via das Madrider

System benannt werden kann.

2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)

Sind die oben erwähnten Grundvoraussetzungen erfüllt, so kann online

(https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=de) oder mittels Ausfüllen des Formulars

1 In Bezug auf die Gebührenentrichtung (siehe Ziff. 2.2.2, S. 82) und die Schutzverweigerungsfrist

(siehe Ziff. 3.2.1, S. 94) bestehen jedoch zwei Einschränkungen.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

82

«Gesuch um internationale Registrierung» die internationale Registrierung der

Basiseintragung oder des Basisgesuchs beantragt werden.

Das Gesuch um internationale Registrierung ist zwingend dem Institut einzureichen.

2.2.1 Berechnung der Priorität

Grundsätzlich ist es möglich, die Priorität der Erstanmeldung (vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 61) für

die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PVÜ).

Bezieht sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung (vgl.

Ziff. 2.1, S. 81), kann die Priorität der schweizerischen Hinterlegung in Anspruch genommen

werden, sofern die schweizerische Marke innerhalb von sechs Monaten seit ihrer

Hinterlegung in das Markenregister eingetragen wird (dies, weil das Eintragungsdatum der

schweizerischen Marke grundsätzlich dem Datum des Empfangs des Gesuchs um

internationale Registrierung entspricht; vgl. Regel 11.1) GAFO). Wurde also beispielsweise

die Marke am 3. März hinterlegt, muss sie spätestens am 3. September eingetragen sein.

Das Institut empfiehlt, das Gesuch um internationale Registrierung so früh wie möglich

einzureichen, idealerweise zusammen mit der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs.

Wenn für die schweizerische Hinterlegung oder für die internationale Anmeldung die Priorität

aus einer früheren Hinterlegung beansprucht worden ist (Art. 4 PVÜ), beginnt die

sechsmonatige Frist schon an jenem Datum zu laufen, und die übrigen vorstehend

angeführten Fristen verkürzen sich entsprechend.

Stützt sich der Antrag auf internationale Registrierung auf ein Basisgesuch (vgl. Ziff. 2.1

S. 81), spielt der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Marke keine Rolle für die

Berechnung dieser Frist, sodass diesbezüglich keine besonderen Fristen zu beachten sind.

Die Hinterlegung des internationalen Gesuchs muss in einem solchen Fall einfach innerhalb

von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung erfolgen. Falls allerdings die Schweizer

Markenanmeldung nach Abschluss der formellen und materiellen Prüfung durch das Institut

zurückgewiesen wird, kommt es zur Löschung der internationalen Registrierung, ohne dass

bereits bezahlte internationale Gebühren zurückerstattet werden.

2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut

Das Gesuch um internationale Registrierung muss vom Inhaber (Hinterleger) der

schweizerischen Marke gestellt werden und sich auf die gleichen (oder weniger) Waren

und/oder Dienstleistungen und dasselbe Zeichen sowie die gleiche Markenart2 beziehen wie

die Basiseintragung oder das Basisgesuch. Die benannten Vertragsparteien müssen

bezeichnet werden.

Die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen muss in Französisch eingereicht werden (Art.

47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und b) GAFO). Es kann (zusätzlich) eine Übersetzung der

2 Bei einer Garantie-, Kollektiv- oder geografischen Marke wird das Gesuch vom Institut mit dem

Vermerk «marque collective, marque certification ou marque de garantie» an die OMPI weitergeleitet

(Regel 9)4)x) GAFO).

Teil 4 – Internationale Registrierungen

83

Waren- und/oder Dienstleistungsliste in Englisch oder Spanisch beigelegt werden, welche

die OMPI übernehmen kann (Regel 6.4) a) GAFO); das Institut kontrolliert allerdings nicht,

ob diese Übersetzung korrekt ist, und die Bereinigung allfälliger Unstimmigkeiten betreffend

die Übersetzung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste hat direkt über die OMPI zu

erfolgen.

Werden die vorgenannten formalen Voraussetzungen nach Ansetzen einer Frist nicht erfüllt,

wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen (Art. 48 Abs. 2 MSchV).

Nach der Prüfung des Gesuchs wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur

Bezahlung der nationalen (für die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die

OMPI, IGE-GebV Anhang 1) und internationalen (Regel 10 GAFO Gebührenverzeichnis

Ziff. 1 bis 3) Gebühren gesetzt. Nach Bezahlung dieser Gebühren und Behebung der

formellen Mängel wird das Gesuch um internationale Registrierung der OMPI übermittelt.

Werden die Gebühren nicht fristgerecht beglichen oder die formellen Mängel nicht behoben,

wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen.

2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI

Enthält das übermittelte Gesuch Mängel, so werden diese von der OMPI dem Hinterleger

und dem Institut mitgeteilt, jeweils mit dem Vermerk, wer innert welcher Frist den Mangel

beheben muss (Regeln 11, 12 und 13 GAFO).

Nach erfolgter Eintragung im internationalen Register publiziert die OMPI die Marke in der

Gazette (Regel 32 GAFO) und schickt dem Hinterleger eine «Eintragungsbescheinigung».

Der Hinterleger ist gehalten, die Richtigkeit der eingetragenen Informationen zu überprüfen

und das Institut im Falle von Fehlern sofort zu benachrichtigen (vgl. Ziffer 2.7, S. 89).

2.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder

Die Eintragung wird auch an die benannten Vertragsparteien weitergeleitet, welche nun die

internationale Registrierung gemäss der jeweiligen nationalen Gesetzgebung prüfen und

dem Hinterleger eine allfällige Schutzverweigerung innert der in Art. 5 MMP festgelegten

Fristen mitteilen müssen (vgl. Ziff. 3.2, S. 94).

Eventuelle Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung richten die Behörden der

benannten Vertragsparteien an die OMPI, welche sie an den Hinterleger weiterleitet (Regel

17 GAFO). Der Hinterleger muss in einem solchen Fall direkt mit der Behörde Kontakt

aufnehmen, welche die Schutzverweigerung erlassen hat, wozu i.d.R. ein lokaler Vertreter

bestellt werden muss.

Falls keine vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen wird, muss die benannte

Vertragspartei gemäss Regel 18ter 1) GAFO der OMPI eine Erklärung betr. die

Schutzgewährung einreichen (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).

Teil 4 – Internationale Registrierungen

84

2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP,

Regel 24 GAFO)

Ist eine internationale Registrierung bereits im internationalen Register eingetragen, können

weitere Vertragsparteien nachträglich benannt werden, d.h., es kann eine nachträgliche

Schutzausdehnung auf diese Länder beantragt werden. Die nachträgliche Benennung kann

für sämtliche oder nur einen Teil der in der internationalen Registrierung beanspruchten

Waren und/oder Dienstleistungen erfolgen.

Der Antrag auf nachträgliche Benennung kann über das Institut eingereicht oder vom

Hinterleger direkt an die OMPI gesandt werden.

Erfolgt der Antrag über das Institut, wird dem Hinterleger nach erfolgter Prüfung des Antrags

eine Rechnung für die internationalen Gebühren (Regel 24 GAFO; Gebührenverzeichnis

Ziff. 5) geschickt und der Antrag nach deren Bezahlung der OMPI übermittelt.

Fällt der Antrag auf nachträgliche Benennung terminlich nahe auf den Erneuerungszeitpunkt

der internationalen Registrierung, so könnte mit der nachträglichen Benennung zugewartet

werden, bis die Erneuerung erfolgt ist. Gemäss Regel 24.3)c)ii) GAFO werden nämlich bei

der Erneuerung für sämtliche zu diesem Zeitpunkt geschützten Parteien die fälligen

internationalen Gebühren erhoben. Erfolgte die nachträgliche Benennung beispielsweise

zwei Monate vor der Erneuerung, so wären innert zweier Monate die Gebühren zweimal zu

bezahlen. Auf dem Antrag muss vermerkt werden, dass die nachträgliche Benennung nach

der Verlängerung gemacht werden soll.

Es kann auch angegeben werden, dass eine nachträgliche Benennung nach der Eintragung

einer Änderung behandelt werden soll, wenn diese Änderung auch für die betreffend

Benennung gelten soll.

Solange eine vorläufige Schutzverweigerung in einem Land hängig ist, ist keine

nachträgliche Benennung dieses Landes möglich. Wurde hingegen ein Schutzverzicht oder

eine definitive vollständige Schutzverweigerung für eine Vertragspartei eingetragen, so ist

eine nachträgliche Benennung möglich. Eine nachträgliche Benennung ist ebenfalls möglich,

wenn beispielsweise durch eine Einschränkung oder eine definitive teilweise

Schutzgewährung nur ein Teil der Waren und Dienstleistungen für diese Vertragspartei zum

Schutz zugelassen wurde, jedoch lediglich für die zurückgewiesenen Waren und/oder

Dienstleistungen.

Das weitere Verfahren im Anschluss an die Eintragung einer nachträglichen Benennung im

internationalen Register gestaltet sich gleich wie dasjenige nach der Eintragung eines

Gesuchs um internationale Registrierung (vgl. Ziff. 2.2, S. 81).

2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen

Als Änderungen gelten gemäss Regel 25 GAFO die folgenden Eintragungen in das

internationale Register: Inhaberänderung (Übertragung, Teilübertragung), Einschränkung,

Schutzverzicht, Namens- oder Adressänderung des Inhabers und Änderung des Vertreters.

Im Gegensatz zur Regelung des MSchG fällt gemäss GAFO die Eintragung von Lizenzen

und Verfügungsbeschränkungen nicht unter den Oberbegriff der Änderung. Sollte die

Teil 4 – Internationale Registrierungen

85

schweizerische Basiseintragung geändert werden, wird die entsprechende internationale

Registrierung nicht automatisch angepasst (eine Ausnahme gilt im Falle des Erlöschens der

Wirkung des Basisgesuchs gemäss Art. 6.3) MMP, vgl. Ziff. 2.5.4, S. 88).

2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO)

Die Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann sich auf alle oder nur

einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Ebenso kann sie

für alle oder nur einen Teil der benannten Vertragsparteien vorgenommen werden. Eine

Inhaberänderung kann nur dann eingetragen werden, wenn der neue Inhaber die

Voraussetzungen für die Einreichung eines Gesuchs um internationale Registrierung erfüllt

(vgl. Ziff. 2.1, S. 81). Diese Voraussetzungen müssen für jede einzelne in der internationalen

Registrierung benannte Vertragspartei erfüllt sein; sind sie es nur in einem Teil der

benannten Länder, ist nur eine Teilübertragung der Registrierung für diese Länder möglich.

Der Antrag kann über das Institut oder direkt bei der OMPI eingereicht werden und muss

vom aktuellen Inhaber oder von dessen Vertreter gestellt werden.

Ist die Schweiz das Land des neuen Inhabers, akzeptiert das Institut – wie von der GAFO

vorgesehen – auch Gesuche um Übertragung, die vom neuen Inhaber gestellt werden. Dem

Eintragungsgesuch muss insbesondere eine vom bisherigen Inhaber unterzeichnete

ausdrückliche Erklärung der Übertragung beiliegen (wobei eine Kopie ausreicht). Genügend

können aber auch andere Dokumente sein, wie beispielsweise ein HR-Auszug, ein

Kaufvertrag oder eine richterliche Verfügung.

Bei Teilübertragungen müssen die zu übertragenden Waren und Dienstleistungen (in

Französisch) und/oder die betroffenen Länder explizit aufgeführt werden. Die Eintragung

einer teilweisen oder vollständigen Übertragung in das internationale Register ist

gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO)

Der Inhaber einer internationalen Registrierung kann eine Einschränkung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses für einige oder alle benannten Vertragsparteien eintragen

lassen. In der Wirkung unterscheidet sich die Eintragung einer Einschränkung beträchtlich

von der Eintragung einer Teillöschung (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 87). Die Eintragung einer

Einschränkung führt nicht zu einem definitiven Wegfall der betroffenen Waren und/oder

Dienstleistungen. Diese sind immer noch im internationalen Register enthalten und können

bei einer nachträglichen Benennung neu beansprucht werden, und zwar sogar dann, wenn

die Einschränkung für sämtliche benannten Vertragsparteien erklärt worden ist. Bei einer

teilweisen Löschung hingegen werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen

endgültig aus dem internationalen Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese

Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder

beansprucht werden.

Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen und kann direkt bei der

OMPI oder unter den Voraussetzungen von Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG über das Institut

eingereicht werden. In letzterem Fall müssen die Waren und/oder Dienstleistungen in

Teil 4 – Internationale Registrierungen

86

Französisch aufgeführt werden. Die Vertragsparteien, welche durch die Eintragung der

Einschränkung betroffen sind, müssen erwähnt werden. Die Eintragung einer Einschränkung

in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO)

Im internationalen Register kann der Schutzverzicht für eine oder mehrere der benannten

Vertragsparteien für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt

werden. Im Gegensatz zur Eintragung einer vollständigen Löschung führt die Eintragung

eines Schutzverzichts nicht zum definitiven Wegfall der internationalen Registrierung. Nur die

benannte/n Vertragspartei/en, auf die sich der Schutzverzicht bezieht, wird bzw. werden aus

dem Register gestrichen. Eine nachträgliche (Wieder-)Benennung dieser Vertragsparteien ist

demnach möglich. Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen. Auf

dem Antrag sind die Vertragsparteien aufzuführen, welche vom Schutzverzicht betroffen

sind. Der Antrag kann über das Institut oder auch direkt der OMPI eingereicht werden. Ein

Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung

eines Schutzverzichts in das internationale Register ist gebührenfrei.

2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»;

Regel 25.1)a)iv) GAFO)

Namens- und Adressänderungen des Inhabers werden ebenfalls in das internationale

Register eingetragen. Die Anträge können entweder direkt bei der OMPI oder über das

Institut gestellt werden, wenn dieses die Behörde des Landes des Inhabers ist. Die

Eintragung einer Namens- oder Adressänderung in das internationale Register ist

gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.5 Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und

25.1)a)i) GAFO)

Anträge auf Vertreteränderungen können entweder direkt bei der OMPI oder – sofern die

Schweiz das Land des Markeninhabers im Sinne des MMP ist – über das Institut gestellt

werden. Die Eintragung einer Vertreteränderung ist gebührenfrei.

2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen

2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO)

Gemäss Regel 20bis GAFO können auch Lizenzen in das internationale Register eingetragen

werden. Diese Eintragung entfaltet in den benannten Vertragsparteien, welche eine solche

Eintragung erlauben, dieselbe Wirkung wie eine im nationalen Register eingetragene Lizenz.

Die Eintragung ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7) und kann entweder

direkt bei der OMPI, über die Behörde des Landes des Inhabers der Registrierung oder über

die Behörde einer Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird, eingereicht

werden. Dem Institut müssen Unterlagen eingereicht werden, welche die Lizenzvergabe

ausreichend dokumentieren. Als ausreichend gilt eine ausdrückliche Erklärung des Inhabers,

Teil 4 – Internationale Registrierungen

87

dass er die Benutzungsrechte an den Lizenznehmer abgetreten hat, oder beispielsweise

eine Kopie des Lizenzvertrages. Das Institut leitet einen entsprechenden Antrag an die OMPI

weiter. Der Antrag muss die Vertragsparteien, für welche die Lizenz erteilt wurde, den

Umfang der Lizenz und gegebenenfalls deren Dauer angeben. Bei Teillizenzen muss zudem

angegeben werden, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Lizenz gewährt wurde;

wurde die Lizenz nur für einen Teil des Gebietes einer benannten Vertragspartei erteilt, ist

dieses Gebiet anzugeben.

Unterlizenzen können im internationalen Register nicht eingetragen werden.

2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO)

Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits als nationale Marke

eingetragen, so gilt die nationale Marke gemäss Art. 4bis 1) MMP als durch die internationale

Registrierung derselben Marke ersetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass für beide

Registrierungen derselbe Inhaber eingetragen ist, die internationale Registrierung in der

benannten Vertragspartei geschützt ist, alle für die nationale Marke geschützten Waren

und/oder Dienstleistungen in der internationalen Registrierung enthalten sind und die

nationale Marke älter ist als die internationale Registrierung.

Ältere Rechte, z.B. die (Gebrauchs-)Priorität der nationalen Registrierung, werden durch die

Ersetzung nicht tangiert.

Die ältere nationale Registrierung wird durch die Ersetzung nicht gelöscht, sondern existiert

so lange weiter, bis sie nicht mehr erneuert wird. Eine Erneuerung empfiehlt sich

insbesondere dann, wenn die Basiseintragung, auf welcher die internationale Registrierung

beruht, noch innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeitsspanne (vgl. Ziff. 2.5.4, S. 88) liegt.

Gemäss Art. 4bis 1) MMP gilt die Ersetzung ohne Weiteres als erfolgt, sobald die

Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Die Eintragung einer Ersetzung ist aus diesem Grund

nicht obligatorisch. Die OMPI empfiehlt die Eintragung dennoch, um Dritte über die

Ersetzung zu informieren. Der Antrag auf Ersetzung ist bei der Behörde der betroffenen

Vertragspartei zu stellen, welche die Ersetzung im nationalen Register einträgt und die OMPI

hierüber informiert. Die OMPI ihrerseits informiert den Inhaber und publiziert eine

entsprechende Mitteilung in der Gazette. Die Eintragung einer Ersetzung ist gebührenfrei.

2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO)

Der Inhaber hat die Möglichkeit, die internationale Registrierung für alle oder nur einen Teil

der Waren und/oder Dienstleistungen aus dem internationalen Register zu löschen. Der

Antrag kann über das Institut oder auch vom Inhaber direkt der OMPI eingereicht werden.

Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung

einer Löschung ist gebührenfrei.

Mit einer Löschung werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen definitiv aus

dem Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese Waren und/oder

Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht

werden (diese neue internationale Registrierung erhält eine neue Nummer). Insofern hat die

Teillöschung eine viel drastischere Wirkung als eine Einschränkung der Warenliste (vgl. Ziff.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

88

2.4.2, S. 85), und die vollständige Löschung hat weiterreichendere Folgen als ein

Schutzverzicht (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86).

2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO)

Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Datum der internationalen Registrierung («date

d’enregistrement») bleibt der sich aus der internationalen Registrierung ergebende Schutz

vom Schicksal der Basiseintragung bzw. des Basisgesuchs abhängig. Der Schutz kann nicht

länger in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb dieser fünf Jahre die Wirkung des

Basisgesuches bzw. der Basiseintragung teilweise oder ganz erloschen ist (beispielsweise

infolge Löschung, Teillöschung oder Zurückziehung des Gesuchs). Relevant sind in diesem

Zusammenhang auch Ereignisse, die aufgrund eines Verfahrens eintreten, welches

innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeit angestrengt wurde, aber erst viel später zum

Abschluss gelangt. Unter dem MMP wurde eine Möglichkeit des Umgehens der Wirkungen

dieser absoluten Abhängigkeit eingefügt, das Instrument der sog. Umwandlung (vgl. Ziff.

2.5.5, S. 88).

2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP)

Eine internationale Registrierung, deren Basiseintragung oder -anmeldung innert der fünf

Jahre der Abhängigkeitsfrist (Art 6.3) MMP) im Ursprungsland teilweise oder vollständig

gelöscht wurde (vgl. Ziff. 2.5.4 S. 88), kann in nationale Anmeldungen umgewandelt werden

(Art. 9quinquies MMP).

Der Antrag auf Umwandlung muss innerhalb dreier Monate nach der Löschung der

internationalen Registrierung beim Institut eingereicht werden (Art. 9quinquies MMP; Art. 46a

Abs. 1 lit. a MSchG). Die Eintragung einer Umwandlung ist gebührenfrei.

Eine umgewandelte nationale Anmeldung erhält dasselbe Hinterlegungsdatum wie die

ursprüngliche internationale Registrierung (falls Letzterer die Priorität einer früheren

Hinterlegung gemäss Art. 4 PVÜ zuerkannt wurde, gilt diese Priorität auch für die

umgewandelte nationale Anmeldung). Die umgewandelte Anmeldung wird einer materiellen

Prüfung unterzogen werden (Art. 9quinquies MMP i.V.m. Art. 46a Abs. 1 Bst. d MSchG). Nach

der Prüfung des Umwandlungsantrags wird die Marke mit einem entsprechenden Vermerk

publiziert. Gegen eine aus einer Umwandlung hervorgegangene Marke kann kein

Widerspruch eingereicht werden (Art. 46a Abs. 2 MSchG).

2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO)

Regel 27.3) GAFO sieht vor, dass zwei internationale Registrierungen, welche durch eine

teilweise Übertragung getrennt wurden und den gleichen Inhaber haben (beispielsweise

nach weiteren Übertragungen), auf Antrag des Inhabers wiederum zu einer Registrierung

zusammengeführt werden können. Die Zusammenführung kann sich auch nur auf einen Teil

der ursprünglichen internationalen Registrierung beziehen. So können z.B. bei einer

Registrierung, welche durch mehrere Teilübertragungen in fünf verschiedene

Registrierungen aufgeteilt wurde, lediglich drei Teile zusammengeführt werden. Die

Zusammenführung ist nicht möglich für internationale Registrierungen, welche zwar identisch

Teil 4 – Internationale Registrierungen

89

sind und dem gleichen Inhaber gehören, jedoch durch unabhängige internationale

Registrierungen entstanden sind.

Der Antrag kann direkt bei der OMPI oder über die Behörde des Landes des Inhabers

gestellt werden. Die Eintragung einer Zusammenführung ist gebührenfrei.

2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20

GAFO)

Im internationalen Register kann eingetragen werden, dass der Inhaber einer internationalen

Registrierung nicht frei über diese verfügen kann (Regel 20 GAFO). Eine solche

Beschränkung kann sich auf die ganze Registrierung oder auch nur auf einzelne benannte

Länder beziehen. Die entsprechende Mitteilung kann durch den Inhaber selber oder durch

die Behörde des Landes des Inhabers erfolgen. Sie kann zudem durch die Behörde einer

benannten Vertragspartei erfolgen, allerdings nur mit Wirkung für diese Vertragspartei.

Mögliche Formen der Verfügungsbeschränkungen sind Verpfändung, Pfändung und

Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden. Die Aufhebung

einer solchen Verfügungsbeschränkung muss durch den Begünstigten der Behörde mitgeteilt

werden, welche die Eintragung beantragt hatte. Die Eintragung einer

Verfügungsbeschränkung wird dem Inhaber von der OMPI mitgeteilt und in der Gazette

publiziert; sie ist gebührenfrei.

2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29

bis 31 GAFO)

Internationale Registrierungen können jeweils für zehn Jahre erneuert werden. Die OMPI teilt

dem Markeninhaber und seinem Vertreter den Ablauf der Schutzfrist sechs Monate vor dem

Ablaufdatum mit (Art. 7.3) MMP). Aus der Unterlassung dieser Mitteilung kann der Inhaber

bzw. sein Vertreter keine Rechte in Bezug auf die Erneuerung herleiten (Regel 29 GAFO).

Für die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafür fälligen Gebühren (Regel 30 GAFO;

Gebührenverzeichnis Ziff. 6; bezüglich Erneuerung und Zeitpunkt einer nachträglichen

Benennung vgl. Ziff. 2.3, S. 84). Das Erneuerungsverfahren (schriftlich oder online) findet

ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der

OMPI auf der anderen Seite statt. Das Institut ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und

leitet demzufolge weder Erneuerungsanträge an die OMPI weiter, noch nimmt es

Gebührenzahlungen hierfür entgegen.

2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO)

Fehler einer internationalen Registrierung können auf Antrag der betroffenen Behörde und in

gewissen Fällen auch auf Antrag des Markeninhabers berichtigt werden, wenn:

 es sich um Fehler handelt, die auf einem Versehen der OMPI beruhen; diesfalls kann die

OMPI den Fehler auch von Amtes wegen berichtigen;

 es sich um offensichtliche Fehler handelt und die Korrektur selbstredend ist;

Teil 4 – Internationale Registrierungen

90

 der Fehler beispielsweise den Namen oder die Adresse des Inhabers, das Datum oder

die Nummer der Basiseintragung betrifft.

Alle anderen Fälle, welche auf einem Irrtum des Hinterlegers oder seines Vertreters beruhen

(wie beispielsweise, wenn versehentlich nicht alle gewünschten Länder bezeichnet oder die

Waren bzw. Dienstleistungen nicht vollständig angegeben worden sind), können nicht

berichtigt werden (Regel 28 GAFO).

Fehler, die auf einem Versehen der Behörde des Inhabers beruhen und deren Behebung die

Rechte an der internationalen Registrierung berührt, können nur berichtigt werden, wenn der

Antrag innerhalb von neun Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des fehlerhaften

Eintrags bei der OMPI eingeht. Für den Inhaber ist es deshalb von höchster Wichtigkeit, die

«Eintragungsbescheinigung» oder die «Mitteilung» der Änderung gleich bei Erhalt auf Fehler

in der Eintragung zu überprüfen. Stellt er Fehler fest, hat er unverzüglich das Institut zu

benachrichtigen (sofern das Gesuch vom Institut behandelt wurde). Dieses wird die

Eintragung einer Berichtigung verlangen.

Berichtigungen werden durch die OMPI dem Inhaber und den Behörden der benannten

Vertragsparteien mitgeteilt und in der Gazette veröffentlicht. Berichtigungen sind

gebührenfrei.

Aufgrund einer Berichtigung beginnen für die vom Fehler betroffenen benannten

Vertragsparteien die für Prüfung und Widerspruch gemäss Art. 5.2) MMP geltenden Fristen

erneut zu laufen, sofern sich aufgrund der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe

ergeben, die bei der ursprünglich mitgeteilten internationalen Registrierung nicht bestanden.

3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz

Auf der Grundlage der Bestimmungen in Art. 5.2 MMA wie auch Art. 5.1 MMP prüft das

Institut jede international registrierte Marke, für welche die Schutzausdehnung auf die

Schweiz mitgeteilt worden ist (vgl. Ziff. 2.2.1, S. 82).3 Wenn materielle oder formelle Mängel

vorliegen, erlässt das Institut eine provisorische Schutzverweigerung (Art. 52 MSchV), gegen

welche der Hinterleger Stellung nehmen kann.4 Betr. die Prüfung relativer Ausschlussgründe

bei internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz wird auf Teil 6 dieser

Richtlinien verwiesen.

3 Eine allfällige Schutzverweigerung unter diesem Titel muss sich auf die in der PVÜ genannten

Gründe stützen können; siehe BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 –

PROLED (fig.). 4 Seit dem 1. Januar 2017 kann das Institut Schutzverweigerungen wegen formeller Gründe erlassen

(vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG in Art. 52 MSchV); dies ermöglicht dem Institut insbesondere gemäss

seiner Praxis, offensichtlich nicht korrekt ausformulierte Waren- und Dienstleistungsformulierungen

zurückzuweisen. Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»- Ausführungsrecht, Bern, 2. September

2015 zu Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV, S. 9 unter

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter

ungen_DE.pdf.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

91

3.1 Verfahren vor der OMPI

3.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung

für die Schweiz

Die Frist zur Prüfung einer internationalen Registrierung beträgt gemäss Art. 5.2) MMP ein

Jahr bzw. 18 Monate5 (vgl. Ziff. 3.2.1, S. 94). Sie beginnt mit dem Versand der Mitteilung der

internationalen Registrierung an die Behörden der benannten Vertragsstaaten. Die Prüfung

wird abgeschlossen mit der Schutzgewährung (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91) oder der Mitteilung betr.

die vorläufige Schutzverweigerung (vgl. Ziff. 3.1.3, S. 91).

3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO

Sind keine Schutzverweigerungsgründe gegeben, schickt das Institut der OMPI innert zwölf

bzw. 18 Monaten (Art. 5.2) MMP) eine Mitteilung über die Schutzgewährung. Die Information

der Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die

OMPI.

3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung

Die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung muss am letzten Tag der in Art. 5.2) MMP

genannten Fristen der Post übergeben oder elektronisch übermittelt werden (Regel 18

GAFO, Verwaltungsvorschrift 11 und 14). Fristwahrend ist somit das Aufgabe- und nicht das

Empfangsdatum. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung

die Gründe der Schutzverweigerung, die Rechtsgrundlagen, die Angabe derjenigen Waren

und/oder Dienstleistungen, auf die sich die Schutzverweigerung bezieht, und die Frist zur

Stellungnahme enthalten (Art. 5.2) MMP sowie Regel 17 GAFO). Das Institut führt in der

vorläufigen Schutzverweigerung explizit diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen auf,

denen keine Schutzverweigerungsgründe entgegenstehen.

3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO)

Entspricht die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung nicht den von MMP und

GAFO vorgesehenen Bedingungen, teilt die OMPI dies dem Institut in Form eines «avis

d’irrégularité» gemäss Regel 18 GAFO mit. Vorbehaltlich der in Regel 18.1)a) GAFO

aufgelisteten Fälle (wozu eine verspätete Mitteilung der Schutzverweigerung zählt) fordert

die OMPI das Institut auf, seine Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der

Aufforderung zu berichtigen. Einer innert Frist berichtigten Schutzverweigerung wird das

Datum der Postaufgabe oder der elektronischen Übermittlung der ursprünglichen

fehlerhaften Mitteilung zuerkannt (Regel 18.1)d) GAFO). Zwecks Stellungnahme zur

berichtigten Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung steht dem Inhaber wiederum

eine Frist von fünf Monaten seit deren Versand zur Verfügung.

5 Die Schweiz hat eine entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

92

3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)

Zwecks Überwindung einer Schutzverweigerung durch das Institut hat der Inhaber die

Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen einzuschränken, auf die

internationale Registrierung zu verzichten oder sie ganz oder teilweise zu löschen. Die

benannten Vertragsparteien werden von der OMPI über die erfolgten Änderungen informiert

und haben das Prüfungsverfahren entsprechend anzupassen. Damit die Mitteilung der OMPI

über die erfolgte Änderung nicht mit dem definitiven Entscheid des Instituts betr. die

Schutzverweigerung in Widerspruch steht, wird empfohlen, das Institut über die bei der

OMPI beantragte Änderung zu informieren.

A) Einschränkung gemäss Regel 25.1)a)ii) GAFO

Ein Inhaber, dem eine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt worden ist, hat die

Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen mit Wirkung für die Schweiz

einzuschränken. Die entsprechende Mitteilung hat nicht gegenüber dem Institut zu erfolgen,

sondern sie ist direkt gegenüber der OMPI abzugeben (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 85).6 Kann ein

Zeichen aufgrund der erfolgten Einschränkung zum Schutz zugelassen werden (dies ist dann

der Fall, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die sich die vorläufige

Schutzverweigerung gerichtet hat, nicht mehr beansprucht werden), teilt das Institut dies der

OMPI mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i)

GAFO wird auf die erfolgte Einschränkung verwiesen. Die OMPI leitet diese Mitteilung an

den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter.

Bleiben die mit der vorläufigen Schutzverweigerung mitgeteilten Schutzausschlussgründe

trotz erfolgter Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, wird

das Verfahren auf der Grundlage der eingeschränkten Liste fortgeführt.

Das Institut ist nicht verpflichtet, jede Art von Einschränkung zu akzeptieren: Regel 27.5)

GAFO räumt den Behörden der benannten Vertragsparteien die Möglichkeit ein, eine

Einschränkung für ihr Territorium als unwirksam zu erklären. Das Institut wird eine Änderung

namentlich dann für unwirksam erklären, wenn die Einschränkung einen unzulässigen Begriff

enthält (z.B. eine geschützte Ursprungsbezeichnung als Sachbezeichnung) oder eine

Ausdehnung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen zur Folge hat. Eine solche

Erklärung der Unwirksamkeit hat innerhalb von 18 Monaten ab Versand der Mitteilung der

Einschränkung durch die OMPI zu erfolgen (Regel 27.5)c) GAFO).

B) Verzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO

Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke für eine oder mehrere der

benannten Vertragsparteien verzichten (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86). Der entsprechende Verzicht,

der sich auf sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, wird im

internationalen Register eingetragen und in der Folge den Behörden des betroffenen

benannten Landes mitgeteilt. Mit dem Verzicht auf den Schutz der internationalen

Registrierung in der Schweiz wird das Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres

beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in

6 Akzeptiert der Inhaber eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung, kann er dies

ausnahmsweise direkt dem Institut mitteilen (vgl. Ziff. 3.2.5, Bst. C, S. 96).

Teil 4 – Internationale Registrierungen

93

Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung erlassen

wurde).

C) Löschung gemäss Regel 25.1)a)v) GAFO

Eine Löschung der internationalen Registrierung betrifft sämtliche benannten

Vertragsparteien und kann vom Inhaber der Marke für sämtliche oder für einen Teil der

ursprünglich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erklärt werden (vgl. Ziff. 2.5.3,

S. 87). Sie wird gegenüber der OMPI beantragt und nach erfolgter Eintragung im

internationalen Register den benannten Vertragsparteien mitgeteilt. Auf das laufende

Verfahren haben vollständige und teilweise Löschung folgende Auswirkungen:

 Wenn der Inhaber die internationale Registrierung für sämtliche Waren und/oder

Dienstleistungen löschen lässt, wird das laufende Verfahren gegenstandslos und

ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid

ergeht (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige

Schutzverweigerung erlassen wurde).

 Erklärt der Inhaber die Löschung der internationalen Registrierung lediglich für einen

Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, prüft das Institut die Auswirkungen dieser

teilweisen Löschung auf das laufende Verfahren. Falls der internationalen

Registrierung für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen der Schutz

gewährt werden kann (in Fällen, in denen sich die vorläufige Schutzverweigerung

ausschliesslich auf nunmehr gelöschte Waren und/oder Dienstleistungen bezogen

hat), teilt das Institut dies der OMPI mit. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den

Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter. Wenn hingegen trotz teilweiser

Löschung der Grund für die Schutzverweigerung fortbesteht, wird das Verfahren für

die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen fortgesetzt (zu den

Unterschieden zwischen einer Einschränkung und einer teilweisen Löschung vgl.

vorstehend Ziff. 2.4.2, S. 85).

3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung

(Regel 18ter 2), 3) und 4) GAFO)

Ist einmal eine vorläufige Schutzverweigerung der OMPI mitgeteilt worden, wird das

Verfahren vor der OMPI mit der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung oder aber der

teilweisen oder vollumfänglichen Schutzgewährung abgeschlossen. Adressat der

entsprechenden Erklärungen gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO ist die OMPI, welche für

das Weiterleiten an den Inhaber bzw. seinen Vertreter besorgt ist. Da die

Schutzverweigerung bzw. die teilweise Schutzgewährung auf der Ebene des Verfahrens vor

dem Institut förmlich verfügt wird, sind die Mitteilungen über die Schutzverweigerung oder

teilweise Schutzgewährung gegenüber der OMPI grundsätzlich deklaratorischer Natur.

Reagiert hingegen der Inhaber innert der Frist von fünf Monaten nicht auf die Mitteilung der

vorläufigen Schutzverweigerung, beginnt mit Zustellung der Mitteilung der definitiven

Schutzverweigerung gemäss 18ter 2) oder 3) GAFO durch die OMPI für den Inhaber sowohl

die Frist für ein allfälliges Gesuch um Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG als auch die

Beschwerdefrist gegen den Entscheid zu laufen. Macht der Inhaber von einer dieser

Teil 4 – Internationale Registrierungen

94

Möglichkeiten Gebrauch und führt dies zu einem Verfahrensausgang, der nicht der

ursprünglichen Erklärung entspricht, muss das Institut der OMPI entsprechend Mitteilung

gemäss Regel 18ter 4) GAFO machen.

3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO)

Unter Ungültigerklärung ist jede Entscheidung der im jeweiligen Land zuständigen

Verwaltungs- oder Justizbehörde zu verstehen, durch welche die Wirkung einer

internationalen Registrierung im Gebiet dieser benannten Vertragspartei aufgehoben oder

widerrufen wird. Die Ungültigerklärung kann sich auf einen Teil der beanspruchten Waren

und/oder Dienstleistungen beschränken. Die Behörde der betr. Vertragspartei muss der

OMPI den Entscheid und die davon betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen mitteilen,

falls sie Kenntnis davon hat. Die Angaben werden im internationalen Register eingetragen

und in der Gazette veröffentlicht. Die OMPI informiert den Inhaber über die Ungültigerklärung

und, falls gewünscht, die Behörde der betroffenen Vertragspartei über das Datum der

Registrierung der Ungültigerklärung. Die Eintragung einer Ungültigerklärung ist gebührenfrei.

3.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO)

Fehlerhafte Einträge im internationalen Register können berichtigt werden (Regel 28 GAFO).

Eine erfolgte Berichtigung wird den benannten Vertragsparteien mitgeteilt und löst eine

(neue) Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten zur Mitteilung einer allfälligen vorläufigen

Schutzverweigerung aus, wenn nach der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe

bestehen, die für die ursprünglich mitgeteilte internationale Registrierung nicht galten. Ist vor

dem Institut bereits ein Verfahren hängig, wird geprüft, ob die Berichtigung Auswirkungen

darauf hat, und gegebenenfalls wird eine entsprechend angepasste Mitteilung der

vorläufigen Schutzverweigerung versandt. Diese Mitteilung löst für den Inhaber der

internationalen Registrierung wiederum eine Frist von fünf Monaten für die Stellungnahme

aus. Führt die Berichtigung dazu, dass die internationale Registrierung in der Schweiz zum

Schutz zugelassen werden kann, lässt das Institut der OMPI entsprechend eine Mitteilung

über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2) GAFO zukommen.

3.2 Verfahren vor dem Institut

3.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz

Die OMPI trägt Gesuche um internationale Registrierung, die allen Anforderungen

entsprechen, im internationalen Register ein und informiert die Behörden der benannten

Vertragsparteien. Die Verträge räumen den Behörden Fristen von einem Jahr bzw. 18

Monaten (Art. 5.2) MMP) ab der Mitteilung («date de notification») ein,7 um eine allfällige

vorläufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Dem Institut steht im Zusammenhang mit

internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur

7 Vgl. BVGer in sic! 2009, 417, E. 3. – Sky / SkySIM; BVGer in sic! 2008, 51, E. 2 – Gitarrenkopf

(dreidimensionale Marke).

Teil 4 – Internationale Registrierungen

95

Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung zur Verfügung.8 Da die Frist von

18 Monaten gemäss Art. 5.2)b) MMP nur dann anwendbar ist, wenn die Schweiz bei einer

internationalen Registrierung benannt wird, bei der die Ursprungsbehörde einzig dem MMP

angehört (Art. 9sexies 1) b) MMP), prüft das Institut Gesuche in den meisten Fällen trotzdem

innert Jahresfrist. Mit der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung nach Ablauf dieser

Frist ist folglich nur in Ausnahmefällen zu rechnen.

Die internationale Registrierung wird innert kürzerer Frist geprüft, wenn der Inhaber eine

beschleunigte Prüfung seiner internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgründe

gemäss Art. 18a MSchV verlangt und die entsprechende Gebühr bezahlt (Ziff. 3.2.8, S. 97).

3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO

Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist eine Erklärung betr. die Schutzgewährung (wenn zuvor

keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch.9 Die Information der

Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die

OMPI (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).

3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur

Stellungnahme

Bei Vorliegen absoluter Ausschlussgründe erlässt das Institut eine vorläufige

Schutzverweigerung. Diese Mitteilung ist an die OMPI gerichtet und wird von dieser an den

Markeninhaber oder an dessen bei der OMPI registrierten Vertreter weitergeleitet. Die

Schutzverweigerung erfolgt umfassend für alle Waren und/oder Dienstleistungen («refus

total») oder nur für einen Teil derselben («refus partiel»).

Gemäss Art. 5.1) MMP ist die Schutzverweigerung «nur unter Bedingungen zulässig, die

nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine

zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären». Die nach dieser

Bestimmung zulässigen Zurückweisungsgründe entsprechen denjenigen von Art. 2 MSchG

(vgl. Teil 5).

Der Inhaber hat fünf Monate Zeit, um auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung

zu antworten. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom

Institut angesetzte behördliche Frist (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Sie beginnt mit dem Versand

der vorläufigen Schutzverweigerung durch das Institut zu laufen und nicht erst mit deren

Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.

3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil

Zur Wahrung seiner Rechte braucht der im Ausland domizilierte Inhaber ein

Zustellungsdomizil in der Schweiz (Art. 42 MSchG; vgl. Teil, 1, Ziff. 4.3, S. 25). Ernennt der

8 Die Schweiz hat die entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

9 Diese Regelung bezweckt insbesondere die Inhaber über den Stand der Schutzgewährung ihrer

internationalen Registrierung in den benannten Vertragsparteien zu informieren.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

96

Inhaber einen Vertreter, muss auch dieser über ein Zustellungsdomizil in der Schweiz

verfügen (falls es sich um einen Vertreter mit Sitz im Ausland handelt), und der Vertreter

muss gehörig bevollmächtigt sein (vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 24). Substitutionsvollmachten des

bei der OMPI registrierten Vertreters werden akzeptiert.

In Fällen, in denen das Institut die vorläufige Schutzverweigerung mit einem konkreten

Vorschlag zur Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen (beispielsweise

hinsichtlich der Herkunft) oder zur Einschränkung des Schutzobjekts (beispielsweise mittels

eines negativen Farbanspruchs) verbindet, kann der Inhaber bzw. sein bei der OMPI

eingetragener Vertreter das Einverständnis in einer Amtssprache direkt gegenüber dem

Institut erklären, ohne dass ein Zustellungsdomizil erforderlich wäre. Ein Schriftenwechsel

zwischen dem Institut und dem Inhaber bzw. dessen Vertreter findet diesfalls nicht statt. Der

internationalen Registrierung wird in der Schweiz mit der entsprechenden Einschränkung der

Schutz gewährt (das Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mitteilung im Sinne der

Regel 18ter 2)ii) GAFO, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist).

3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers

Antwortet der Inhaber auf die vorläufige Schutzverweigerung, unterscheidet sich das weitere

Verfahren grundsätzlich nicht von dem auf schweizerische Marken anwendbaren Verfahren.

A) Festhalten an der vorläufigen Schutzverweigerung

Hält das Institut vollständig oder teilweise an der Schutzverweigerung fest (Art. 17 Abs. 2

MSchV), wird das Verfahren mit einer entsprechenden Verfügung abgeschlossen. Gegen

diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG)

beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Nach Eintritt der

Rechtskraft informiert das Institut die OMPI über den Ausgang des Verfahrens mittels

einer Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO.

B) Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung

Wenn das Institut aufgrund der vorgebrachten Argumente seine ursprüngliche

Beurteilung revidiert und beschliesst, die internationale Registrierung in der Schweiz zum

Schutz zuzulassen, schliesst es das Verfahren mit einer direkt an die OMPI gerichteten

Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i) GAFO ab.

C) Der Inhaber schlägt eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen

vor oder akzeptiert eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung

Falls der Inhaber eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen

vorschlägt oder eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung akzeptiert, mit der

Folge, dass der Marke der Schutz in der Schweiz gewährt werden kann, schliesst das

Institut das Verfahren mit der Erklärung der teilweisen Schutzgewährung gemäss Regel

18ter 2)ii) GAFO ab, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Der Entscheid wird dem

Inhaber in diesen Fällen nicht per Verfügung eröffnet (vgl. Ziff. 3.2.4, S. 95). Sollte der

Inhaber auf sein erklärtes Einverständnis zur Einschränkung zurückkommen wollen, ist

dies nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen eines Wiedererwägungsverfahrens

möglich.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

97

D) Der Inhaber verzichtet auf den Schutz in der Schweiz

Ein Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO kann nicht unmittelbar gegenüber der

Behörde einer benannten Vertragspartei erklärt werden (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86); das

Institut tritt auf entsprechende Anträge folglich nicht ein.

Hat der Inhaber kein Interesse mehr an der Schutzausdehnung für die Schweiz, stehen ihm

zwei Vorgehensweisen zur Verfügung: Er kann entweder das Institut um Erlass einer

Zurückweisungsverfügung ersuchen, welche von der Erklärung der definitiven und

vollständigen Schutzverweigerung gegenüber der OMPI gemäss Regel 18ter 3) GAFO gefolgt

wird, oder er kann auch direkt gegenüber der OMPI den Schutzverzicht gemäss Regel

25.1)a)iii) erklären.

3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers

Nimmt der Inhaber nicht innerhalb der Frist von fünf Monaten zu einer vorläufigen

Schutzverweigerung Stellung, erklärt das Institut die definitive Schutzverweigerung bzw. die

definitive teilweise Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 3) oder 18ter 2)ii) GAFO. Diese

Erklärung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und enthält namentlich einen Hinweis

auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG.

Beantragt der Inhaber frist- und formgerecht die Weiterbehandlung, wird das Verfahren, wie

vorstehend unter Ziff. 3.2.5, S. 96 beschrieben, fortgesetzt, ohne dass das Institut seine

vorgängig erwähnte Erklärung zurückzieht. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens

durch Verfügung des Instituts oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz, welche den Inhalt

der Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO bestätigt, wird das Institut gegenüber der

OMPI keine neue Erklärung abgeben; hingegen erfolgt eine Erklärung gemäss Regel 18ter 4)

GAFO in denjenigen Fällen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der ursprünglichen

Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO (vgl. vorstehenden Absatz) abweicht.

3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis

Der Inhaber kann – gleich wie im Verfahren auf Eintragung einer nationalen Marke – von der

in Art. 41 MSchG vorgesehenen Möglichkeit der Weiterbehandlung Gebrauch machen (vgl.

dazu im Einzelnen Teil 1, Ziff. 5.5.7, S. 33).

3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren

Im Rahmen des Verfahrens der Schutzausdehnung seiner internationalen Registrierung hat

der Inhaber die Möglichkeit, eine beschleunigte Durchführung der Prüfung zu beantragen

(Art. 18a MSchV). Die formellen Voraussetzungen der beschleunigten Prüfung werden in Teil

2, Ziff. 3.5, S. 63 dargestellt.

Der Antrag auf beschleunigte Prüfung kann sowohl vor Ablauf der für die Erklärung der

vorläufigen Schutzverweigerung geltenden Frist als auch nach erfolgter entsprechender

Erklärung gestellt werden.

A) Gesuche um beschleunigte Prüfung vor Ablauf der Frist zur vorläufigen

Schutzverweigerung

Teil 4 – Internationale Registrierungen

98

Stellt der Inhaber den Antrag vor Ablauf der Frist zur Mitteilung einer vorläufigen

Schutzverweigerung, wird die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe nach Eingang der

Gebühr durchgeführt. Kann der internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz

gewährt werden, wird dies dem Inhaber über die OMPI mit einer Erklärung gemäss Regel

18ter 1) GAFO mitgeteilt, wobei zunächst der Ablauf der Widerspruchsfrist abgewartet

wird. Eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung aufgrund absoluter

Schutzausschlussgründe wird der OMPI innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls wird das

Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 3.2.3 bis 3.2.6, S. 95 ff. ausgeführt.

B) Gesuche um beschleunigte Prüfung nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen

Schutzverweigerung

Wird ein entsprechender Antrag nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen

Schutzverweigerung gestellt, findet das beschleunigte Prüfungsverfahren vom Moment

der Bezahlung der Gebühr an auf den weiteren Schriftenwechsel zwischen dem Institut

und dem Inhaber Anwendung.

Eine beschleunigte Durchführung des Verfahrens betr. relative Ausschlussgründe ist von

Gesetzes wegen nicht vorgesehen.

99

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

1. Rechtsgrundlagen

Art. 1 Abs. 1 MSchG

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines

Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Art. 30 Abs. 2 lit. c, d und e sowie Abs. 3 MSchG

Das Institut weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:

c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.

d. die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21–23 nicht

entspricht.

e. die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27a–27c nicht entspricht.

Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen.

Art. 2 MSchG: absolute Ausschlussgründe

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren

oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;

b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen und Formen der Ware oder

Verpackung, die technisch notwendig sind;

c. irreführende Zeichen;

d. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht

verstossen.

Diese nationalen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen1 den Vorgaben, welche mit

Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ statuiert werden und in Bezug auf die Prüfung von

Gesuchen um Schutzausdehnung international registrierter Marken auf die Schweiz (vgl.

dazu Teil 4, Ziff. 2, S. 81) zu beachten sind.

2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit

Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Als Kennzeichen hat die Marke zunächst Unterscheidungsfunktion: Sie soll die

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so individualisieren, dass den Adressaten

bzw. den Abnehmern ermöglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der

1 Vgl. bezüglich eines Vorbehalts nachfolgend Ziff. 7.1, S. 154.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

100

Fülle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen

Anbieter zu unterscheiden.2 Ausserdem erfüllt die Marke eine Herkunftsfunktion:3 Sie

gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem

bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen

Betrieben) stammen.

Ein Zeichen ist markenfähig, wenn es abstrakt betrachtet – d.h. ohne Berücksichtigung

bestimmter Waren oder Dienstleistungen – geeignet ist, die Markenfunktion zu erfüllen.4 Die

Markenfähigkeit wird aus diesem Grund auch als abstrakte Unterscheidungskraft

bezeichnet.5 Die Markenfähigkeit fehlt nur solchen Zeichen, die unter keinen denkbaren

Umständen vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Markeninhabers verstanden

und erkannt werden können. Neben Zeichen, die zu komplex sind (beispielsweise

Strichcodes), sind namentlich auch solche Zeichen nicht markenfähig, die von den

Abnehmern gedanklich nicht als einheitliches, zusammengehörendes Kennzeichen

wahrgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn kein geschlossener

Gesamteindruck entsteht, z.B. bei längeren Texten oder Melodien6.

3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe

3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen

Bei der materiellen Prüfung von nationalen Markenhinterlegungen und internationalen

Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wird grundsätzlich7 der gleiche

Massstab angelegt.8

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der

Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien. Dies gilt

auch für die verschiedenen Markentypen (z.B. Wort-, Bild- oder Farbmarken, kombinierte

Wort-/Bildmarken, dreidimensionale Marken). Es können sich allerdings insofern bei der

2 BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3 –

Stuhl (dreidimensionale Marke); BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-2418/2014,

E. 3 – Bouton (Bildmarke).

3 BGE 128 III 454, E. 2 – YUKON; BGE 135 III 359, E. 2.5.3 – (akustische Marke); BVGer

B-2828/2010, E. 2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). ((diese Fussnote auf Seite 98 platzieren)) 4 BVGer B-5456/2009, E. 2.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke). 5 Die abstrakte, waren- und dienstleistungsunabhängige Unterscheidungskraft gemäss Art. 1 Abs. 1

MSchG ist zu unterscheiden von der konkreten Unterscheidungskraft, die im Rahmen des

Gemeinguttatbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren

und/oder Dienstleistungen geprüft wird (vgl. Ziff. 4.2, S. 109).

6 Vgl. zur Einprägsamkeit bzw. Kürze einer Melodie BGE 135 III 359, E. 2.5.6 – (akustische Marke);

vgl. auch BVGer B-8240/2010, E. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. 7 Vgl. bezüglich der Einschränkung zu diesem Grundsatz nachfolgend Ziff. 7.1, S. 154. 8 Soweit in Teil 5 die Begriffe «Markeneintragungsgesuch», «Hinterleger», «Zurückweisung des

Markeneintragungsgesuchs» verwendet werden, stehen diese stellvertretend auch für die analogen

Bezeichnungen betr. internationale Registrierungen mit Schutzausdehnung für die Schweiz, nämlich

«Gesuch um Schutzausdehnung», «Inhaber der international registrierten Marke» und

«Schutzverweigerung».

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

101

Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich

wahrgenommen werden.9 Die Wahrnehmung eines Zeichens, das z.B. aus der Form, der

Farbe oder dem Muster der Ware selbst besteht, ist nicht zwingend dieselbe wie bei einem

Zeichen, das vom äusseren Erscheinungsbild der Ware unabhängig ist. Entsprechend

unterscheidet das Institut bei der Berücksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer

zwischen den konventionellen (vgl. lit. A, S. 113) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl.

lit. B, S. 137). Auf die Markenart geografische Marken findet Art. 2 lit. a MSchG keine

Anwendung (Art. 27a MSchG).

3.2 Gesamteindruck

Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend.10

Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise dem

beschreibenden Grad des Wortes/der Wörter, dem Schriftbild, der grafischen Ausgestaltung

und Farben.11 In jedem Einzelfall ist der Einfluss der einzelnen Elemente auf den

Gesamteindruck zu beurteilen.

Während aus der Verbindung gemeinfreier mit unterscheidungskräftigen Elementen ein

gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähiges Ganzes entstehen kann, können die

Schutzausschlussgründe der Irreführung (Art. 2 lit. c MSchG) sowie des Verstosses gegen

geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Art. 2 lit. d MSchG)

grundsätzlich nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden.12 Solche

Elemente enthaltende Zeichen sind i.d.R. dem Markenschutz nicht zugänglich.13 Eine

unterschiedliche Beurteilung ergibt sich namentlich insofern, als Modifikationen oder

Mutilationen14 infrage stehen: Während diese ein Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG

schutzfähig machen können, bleiben die Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG

grundsätzlich immer dann bestehen, wenn der Sinngehalt des Zeichens trotz der

sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt.15

9 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A_374/2007, E. 2.5

– Praliné (dreidimensionale Marke). 10 BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 659,

E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; BVGer B-684/2009, E. 3.1 –

Outperform.Outlast. 11 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea

PHARMACEUTICA (fig.). Für kombinierte Wort-/Bildmarken vgl. Ziff. 4.6, S. 131.

12 Vgl. betr. Art. 2 lit. c MSchG BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard

saint germain paris 5e (fig.). 13 Eine Ausnahme kommt in besonderen Fällen infrage, in denen die weiteren schutzfähigen

Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements

führen; vgl. betr. Herkunftsangaben BGer 4A_357/2015, E. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE sowie z.B.

die Konstellationen gemäss Ziff. 8.4.1, S. 169 und 8.4.8, S. 174. 14 Vgl. Ziff. 4.4.9.2, S. 126 und Ziff. 8.6.1, S. 179.

15 Im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG sind die

spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff. 7.2 ff., S. 155 ff. und 8.7 ff., S. 185 ff.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

102

3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen

Ein Zeichen wird nicht abstrakt geprüft. Ob Schutzhindernisse vorliegen, ist immer in Bezug

auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das Zeichen konkret

beansprucht wird.16 Ein Zeichen ist grundsätzlich bereits dann von der Eintragung

ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur für einen Teil der unter den

Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfüllt ist.17 Ob ein Begriff unter einen

Oberbegriff fällt, ist im Einzelfall zu prüfen. Die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere

Oberbegriffe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. zur Begriffsbestimmung vorne

Teil 2, Ziff. 4.5 und 4.6, S. 67 ff.).18 Das Institut lässt ein Zeichen von Amtes wegen für all

jene Waren bzw. Dienstleistungen zu, für welche keine Schutzausschlussgründe vorliegen –

eines diesbezüglichen ausdrücklichen Eventualantrags bedarf es nicht.19

3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches

Gegenstand der Markenprüfung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen in Verbindung

mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen; die Prüfung erfolgt gestützt auf

die Angaben im Eintragungsgesuch.20 Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung

bleiben unberücksichtigt.21 Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung

geltend gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des

Zeichens ausser Betracht.22 Die Art und Weise einer beabsichtigten zukünftigen Benutzung,

d.h. die Frage, ob und wie die Marke nach dem Willen des Hinterlegers später tatsächlich

gebraucht werden soll, ist für die Markenprüfung ebenfalls nicht massgebend.23

16 BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic!

2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-7272/2008, E. 5 und 5.3 – SNOWSPORT.

17 Vgl. z.B. betr. Formmarken BVGer B-7419/2006, E. 6.1.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale

Marke) und für beschreibende Angaben BVGer B-283/2012, E. 7.1.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-

3377/2010, E. 5.5 – RADIANT APRICOT. Bei der Prüfung der offensichtlichen Irreführungsgefahr gilt

dieser Grundsatz nicht, da es genügt, wenn das Zeichen für ein unter den Oberbegriff fallendes

Produkt nicht täuschend benutzt werden kann (vgl. Ziff. 5.2, S. 151).

18 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 BVGer B-8515/2007, E. 4 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 20 BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 120 II 310, E. 3a –

The Original (dreidimensionale Marke); BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 und 6 – roter Koffer

(dreidimensionale Marke); BVGer B-3331/2010, E. 6.1 – Paradies.

21 BVGer B-4848/2013, E. 4.4 – COURONNÉ; BVGer B-2713/2009, E. 4 – Wireless USB-Symbol

(Bildmarke). 22 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); vgl. auch BVGer B-4763/2012, E. 2.1 –

BETONHÜLSE; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). Vgl. im

Weiteren Ziff. 4.3.1, S. 109. 23 BVGer B-7425/2006, E. 3.2 – Choco Stars.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

103

3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise

Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis eines erheblichen24 bzw.

nicht unbedeutenden25 Teils der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu

legen. Abgestellt wird grundsätzlich auf die potenziellen26 Abnehmer der infrage stehenden

Waren und/oder Dienstleistungen27 – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer

und/oder spezialisierte Fachkreise;28 auch Zwischenabnehmer sind zu berücksichtigen.29 Im

Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG beurteilt sich die

Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der

(potenziellen) Konkurrenten.30 Betr. die Beurteilung der Schutzausschlussgründe gemäss

Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6, S. 152.

Massgebend für die Bestimmung der Abnehmer und der Konkurrenten ist das Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis gemäss Eintragungsgesuch31 (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4).

An die Aufmerksamkeit, welche die Endverbraucher von Konsumgütern der Kennzeichnung

von Produkten durch Marken widmen, sind keine übertriebenen Anforderungen zu stellen; es

ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.32 Durchschnittsabnehmer sind

nach der Praxis des Instituts durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige

Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf,

dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden.33 Sind Fachleute betroffen, geht das Institut

grundsätzlich von entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit bzw. vertieften fachspezifischen

Kenntnissen aus (vgl. zu Sprachkenntnissen nachfolgend Ziff. 3.6).

24 Vgl. BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – Avantgarde; BVGer B-2854/2010, E. 3 – PROSERIES; BVGer

B-4080/2008, E. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

25 Vgl. BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGE 129 III 225

E. 5.1 – MASTERPIECE; BVGer B-1785/2014, E. 3.6 – HYDE PARK; BVGer B-1646/2013, E. 3.4 –

TegoPort.

26 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; BGE 135 III 416,

E. 2.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5484/2013, E. 2.1 – COMPANIONS. 27 BGer in sic! 2007, 824, E. 6.1 f. – Turbinenfuss (dreidimensionale Marke); BVGer B-283/2012,

E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3052/2009, E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.

28 BVGer B-1364/2008, E. 3.4 – ON THE BEACH. 29 BGer in sic! 2013, 533 f., E. 3.2.3 – Wilson («auch Fachkreise oder Zwischenhändler können

angesprochen werden»); BVGer B-5484/2013, E. 2.3 – COMPANIONS; BVGer B-2418/2014, E. 3.1 –

Bouton (Bildmarke). 30 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 139 III 176, E. 2

– YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer B-279/2010, E. 3 – Paris Re. 31 BVGer B-8005/2010, E. 3 – Cleantech Switzerland; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer

(dreidimensionale Marke). 32 BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.3

– Stuhl (dreidimensionale Marke). 33 BVGer B-7427/2006, E. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

104

Ein Zeichen ist bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus

Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist;34 die Grösse der Verkehrskreise

bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander spielt dabei keine Rolle.35 Richtet sich ein

Produkt (auch) an Fachkreise, so muss es zurückgewiesen werden, wenn es z.B. allein von

diesen als direkt beschreibend verstanden wird.36

3.6 Berücksichtigte Sprachen

In sprachlicher Hinsicht erfolgt die Prüfung in erster Linie bezüglich des Deutschen, des

Schweizerdeutschen, des Französischen, des Italienischen und des Rätoromanischen. Jeder

Sprache kommt der gleiche Stellenwert zu, d.h., ein Zeichen ist zurückzuweisen, wenn es in

einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betr. Verständnisses nicht zum Markenschutz

zugelassen werden kann.37

Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der

massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann.38 Ob dem so ist, wird

grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen

Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen,39 wobei davon ausgegangen wird, dass

die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt,

sondern auch komplexere Aussagen verstehen.40 Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen

aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus,

dass dieses dem Gemeingut angehört.41 Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte

34 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-8058/2010, E. 4.2 – IRONWOOD;

BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET; BVGer B-4053/2009, E. 3 – easyweiss; BVGer

B-990/2009, E. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank.

35 Vgl. BGer in sic! 2013, 533, E. 3.2.2 – Wilson; BVGer B-5296/2012, E. 3 – toppharm Apotheken

(fig.); a.M. wohl BVGer B-464/2014, E. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE und

B-4822/2013, E. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 36 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; vgl. auch

BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 4 – SMArt. 37 BGer 4A_266/2013, E. 2.1.2 – Ce’Real; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III

495, E. 5 – FELSENKELLER; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-3549/2013,

E. 3.2 – PALACE (fig.).

38 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. So können sich

Fremdwörter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten

Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET). Für die

Beurteilung des Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ist immer auch der

Sinn von Fremdwörtern zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 6, S. 152).

39 BVGer B-283/2012, E. 4.3 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.2 – RADIANT APRICOT;

BVGer B-1364/2008, E. 3.2 – ON THE BEACH; RKGE in sic! 2003, 802, E. 4 – WE KEEP OUR

PROMISES. 40 BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6748/2008, E. 7 – XPERTSELECT;

BVGer B-7410/2006, E. 3 – MASTERPIECE II. 41 BGE 120 II 144, E. 3aa – YENI RAKI.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

105

Fachkreise auf ihrem Fachgebiet42 über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen43 (z.B.

ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).

3.7 Grenzfälle

Gemäss Rechtsprechung sind im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe

gemäss Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen, da im Streitfall die Überprüfung

eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt.44

Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden45, gegen

geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter46

eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht.47

3.8 Gleichbehandlung

Im Rahmen der Markenprüfung sind, aufgrund der in Art. 8 BV statuierten

Gleichbehandlungspflicht, Sachverhalte, die ohne Weiteres vergleichbar sind und sich in

rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden, gleich zu behandeln.48 Gegenüber sich

selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden.49

Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in

jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind50 (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung,51

42 Vgl. BVGer B-5484/2013, E. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; BVGer B-3920/2011,

E. 7.2 – GLASS FIBER NET. 43 Vgl. BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer in sic! 2007, 899, E. 6.2 – WE MAKE IDEAS

WORK; BVGer B-4762/2011, E. 3.3 – MYPHOTOBOOK.

44 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 225, E. 5.3 –

MASTERPIECE; BVGer B-6503/2014, E. 3.2 – LUXOR; BVGer B-6629/2011, E. 4.4 – ASV. 45 BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA; BVGer B-5451/2013, E. 3.4 – FIRENZA. 46 BGE 136 III 474, E. 6.5 – Madonna (fig.); BVGer B-2925/2014, E. 3.5 – Cortina (fig.). 47 BVGer B-6363/2014, E. 3.5 – MEISSEN. 48 BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver; BVGer B-7421/2006, E. 3.4 – WE MAKE IDEAS

WORK; BVGer B-1580/2008, E. 5.1 – A-Z. 49 BGer 4A_62/2012, E. 3 – Doppelhelix (Bildmarke); BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY

TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-2225/2013, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer

B-3304/2012, E. 4.1.2 – Roter Halbmond (Bildmarke).

50 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BVGer B-4710/2014, E. 5 – SHMESSE (fig.) /

TGMESSE (fig.). 51 Allein aufgrund des Umstands, dass die zu vergleichenden Zeichen Slogans sind, lässt sich die

Vergleichbarkeit nicht bejahen (B-8240/2010, E. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); auch

ist eine reine Wortmarke nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar

(BVGer B-1710/2008, E. 4.1 – SWISTEC) und ein Wort in Alleinstellung nicht mit einer Wortmarke, die

einen zusätzlichen Wortbestandteil enthält (BVGer B-1580/2008, E. 5.2 – A-Z).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

106

Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen52). Ältere Entscheide können

für die aktuelle Praxis nicht verbindlich sein.53

Bei Bejahen der Vergleichbarkeit mit einer eingetragenen Marke und festgestellter

Bundesrechtswidrigkeit des zu prüfenden Zeichens kann nur ein Anspruch auf

Gleichbehandlung im Unrecht infrage stehen.54 Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht

ab, kann aufgrund einer solchen Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht

geltend gemacht werden.55 Nur wenn das Recht in einer Mehrzahl von Fällen unkorrekt

angewendet wird und das Institut unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner

rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine Gleichbehandlung im Unrecht verlangt

werden.56 Hat das Institut seine Praxis geändert, besteht ebenfalls kein Anspruch auf

Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall

eingeführt worden ist.57

Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich ist restriktiv anzuwenden.58 Zwar

müssen die zu vergleichenden Sachverhalte nicht in allen ihren Elementen identisch sein,59

doch können bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der

Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein.60 Dazu kommt, dass bei der

erneuten Beurteilung der Schutzfähigkeit eingetragener Marken Zurückhaltung geboten ist.61

3.9 Vertrauensschutz

Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch

auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges,

52 Gemäss BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER und

BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver setzt die Gleichbehandlung voraus, dass die

Vergleichsmarken für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden; in BVGer

B-4848/2009, E. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE und RKGE in sic! 2004, 774, E. 10 –

READY2SNACK wird die gegenteilige Auffassung vertreten.

53 Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht

Jahre zurückliegt: BVGer B-646/2014, E. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; BVGer

B-1165/2012, E. 8.3 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-283/2012, E. 9.1 –

NOBLEWOOD; BVGer B-5786/2011, E. 8.1 – QATAR AIRWAYS; vgl. auch RKGE in sic! 2004, 573,

E. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 – V (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer

B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL; BVGer B-2937/2010, E. 6.2 – GRAN MAESTRO.

55 Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 6.3 – Silacryl. 56 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER;

BVGer B-2225/2011, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 57 BGer in sic! 2005, 646, E. 5 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke), mit Hinweis auf BGE 127

II 113.

58 Vgl. BVGer B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL. 59 BVGer B-1165/2012, E. 8.1 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken). 60 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.); BVGer B-3549/2013, E. 8.1 – PALACE (fig.); vgl. auch

BVGer B-2768/2013, E. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour

Saver. 61 Vgl. BVGer B-653/2009, E. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

107

bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.62 Vorausgesetzt wird, dass

die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage

vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht

mehr rückgängig machen kann.63 Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken wird

kein berechtigtes Vertrauen geschaffen.64

3.10 Ausländische Entscheide

Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht

nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle

Wirkung.65 Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung.66

Der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, darf zwar von den

schweizerischen Eintragungsbehörden mitberücksichtigt werden; handelt es sich jedoch um

einen nach schweizerischer Rechtsauffassung klaren Fall, können ausländische

Eintragungen unberücksichtigt bleiben.67 Generell ist zu beachten, dass einerseits das

Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom

Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann. Andererseits kann – weil jedes

Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt68 – die

Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen

Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen.69

Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die

öffentliche Ordnung oder die guten Sitten70 infrage stehen, sind ausländische Eintragungen

unbeachtlich (zur Ausnahme betr. ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 8.8.2, S. 190).

Massgebend sind allein das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie

das Schweizer Recht. Im Übrigen verfolgt das Institut im Bereich der Herkunftsangaben eine

Praxis, welche von derjenigen der ausländischen Ämter abweicht.

62 BVGer B-4818/2010, E. 5.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke); vgl. auch BGE 129 I

161, E. 4.1; BVGer B-915/2009, E. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 63 BGer 4A_62/2012, E. 4 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 – Kugelschreiber

(dreidimensionale Marke). 64 BVGer B-5296/2012, E. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-3920/2011, E. 5.4 – GLASS

FIBER NET; BVGer B-3650/2009, E. 6.2 – 5 am Tag. 65 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 – V (fig.); BGE 130 III 113, E. 3.2 – MONTESSORI; BVGer B-283/2012,

E. 10 – NOBLEWOOD; BVGer B-2937/2010, E. 5 – GRAN MAESTRO. 66 BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BGer in sic!

2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGE 129 III 225, E. 5.5 –

MASTERPIECE. 67 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen – V (fig.); BGer 4A_455/2008, E. 7 – AdRank; BGer in sic!

2007, 831, E. 5.3 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-4854/2010, E. 7 – Silacryl.

68 BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.). 69 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-5484/2013, E. 7 – COMPANIONS. 70 Vgl. BGE 136 III 474, E. 6.3 – Madonna (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

108

3.11 Internetrecherchen

Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen

verstanden wird, stützt sich das Institut auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die

diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internetrecherche ergänzt werden;

Angaben auf Internetseiten können Indizien dafür sein, wie ein Begriff verstanden wird.71 Das

Internet kann insbesondere dazu dienen, im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters

die Banalität eines Begriffs oder einer Begriffskombination oder deren Üblichkeit im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen;72

Entsprechendes gilt bezüglich der Banalität bzw. Üblichkeit einer Form oder eines Motivs.

Lässt sich eine nicht markenmässige Verwendung durch Dritte nachweisen, spricht dies

gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit. Internetrecherchen kommen auch zum Zug,

wenn es darum geht, die Bandbreite der auf dem Markt angebotenen Formen oder Motive im

betr. Produktsegment zu ermitteln bzw. zu illustrieren.73

Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens

herangezogen werden.74 Diese können unter Berücksichtigung aller objektiven Umstände ein

Indiz darstellen für die Beurteilung, ob ein Zeichen in der Schweiz unterscheidungskräftig

und/oder freihaltebedürftig ist (vgl. Ziff. 4.3.2, S. 111).

4. Gemeingut

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1, S. 99), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind, die

Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der

Regelung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ75. Gemäss jener Bestimmung darf die Eintragung

von Marken verweigert werden, wenn sie

 jeder Unterscheidungskraft entbehren oder

 ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des

Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder

71 BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 72 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.2 – GIPFELTREFFEN und BVGer B-4080/2008, E. 5.1.2 – AUSSIE

DUAL PERSONALITY.

73 BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer

4A_466/2007, E. 2.3 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke). 74 BVGer B-5484/2013, E. 4 – COMPANIONS; BVGer B-127/2010, E. 4.2.3 – V (fig.); BVGer in sic!

2008, 217, E. 4.4 – Vuvuzela. Gemäss BVGer B-1920/2014, E. 5.3 – Nilpferd (Bildmarke) ist durch

das Institut zu belegen, dass auf ausländischen Internetseiten gezeigte Waren auch in der Schweiz

angeboten oder dennoch online von einem Schweizer Publikum wahrgenommen werden. Aus Sicht

des Instituts entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass sich die Abnehmer in der Regel

auch auf ausländischen Seiten informieren.

75 BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.); BGer

4A_492/2007, E. 2 – GIPFELTREFFEN; BVGer B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

109

 in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz

beansprucht wird, üblich sind.

4.2 Der Begriff des Gemeinguts

Die Bestimmung von Art. 2 lit. a MSchG widerspiegelt das Allgemeininteresse, eine

unberechtigte Monopolisierung von Zeichen als Marken (vgl. zur Markenfunktion Ziff. 2, S.

99) zu verhindern.76 Der Tatbestand des Gemeinguts erfüllt eine Doppelfunktion; vom

Markenschutz ausgeschlossen sind:

 Zeichen, die nicht geeignet sind, die Waren und/oder Dienstleistungen funktionsgemäss

zu individualisieren, d.h., mit anderen Worten, Zeichen, die keinen Hinweis auf eine

bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen

darstellen (fehlende konkrete Unterscheidungskraft; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.1, S. 109),

sowie

 Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb

freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2, S. 111).

Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete

Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, als grundsätzlich eigenständige

Schutzausschlussgründe auseinanderzuhalten sind, überschneiden sie sich in der Praxis

häufig.77 Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind i.d.R. zugleich freihaltebedürftig und

umgekehrt.

4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG

4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus

der gesetzlichen Funktion der Marke, nämlich der Unterscheidung der Waren und/oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen (vgl. Ziff. 2 S. 99).

Ihm kommt daher im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu.

Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte

betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen.

Dies ist insbesondere der Fall bei Zeichen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder im

Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder

Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden.78 Ohne konkrete Unterscheidungskraft

sind namentlich auch Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur

Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen

76 BGer in RSPI 1992, 222, E. 1.b – Remederm. 77 Vgl. BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU /

ONLY YOU. 78 Vgl. die Ausführungen betr. übliche Zeichen nachfolgend unter Ziff. 4.4.4, S. 121.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

110

können.79,80 Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen

Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen,

mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen

nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den

einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten

Zeichen als banale Zeichen.

Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit

denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden,

Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht

genügend unterscheiden, oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die

gewöhnlich farbig gestaltet sind.81

Die fehlende konkrete Unterscheidungskraft ist auf der Grundlage des mutmasslichen

Verständnisses der Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen82 (vgl. im

Einzelnen Ziff. 3.5, S. 103).

Die konkrete Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist

konstitutives Erfordernis des Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete

Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und

die Frage nach dem Freihaltebedürfnis kann grundsätzlich offenbleiben.83 Wurde ein

Freihaltebedürfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht

geprüft zu werden.84

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft greift erst dann,

wenn einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits

erfolgte Gebrauch bzw. die «Bekanntheit» eines Zeichens keine Rolle;85 die originäre

Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen.86

Die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf

Antrag geprüft.87

79 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

80 In der Prüfungspraxis betr. Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den überwiegenden

Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden

müssen; vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2, S. 113. 81 Vgl. betr. die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen

unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff., S. 113 ff. 82 BGE 139 III 176 E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer

B-516/2008, E. 4 – AFTER HOURS. 83 BVGer B-4848/2013, E. 4.6 – COURONNÉ; BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; vgl. schon

RKGE in sic! 2004, 216, E. 9 – GRIMSELSTROM.

84 BGer 4A_619/2012, E. 5.3 – YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 III 176). 85 Vgl. BVGer B-5786/2011, E. 5.5 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 – Chocolat Pavot

(fig.). 86 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE

CARIBBEAN. 87 Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 11, S. 195.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

111

4.3.2 Freihaltebedürfnis

Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr

angewiesen ist.88 Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom

Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar

unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht

monopolisiert werden dürfen.89

Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der

(potenziellen) Konkurrenten.90 Entscheidend ist, ob diese aktuell oder in Zukunft auf die

Verwendung des Zeichens angewiesen sind.

Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren hat unabhängig vom

Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13

MSchG), zu erfolgen.91 Das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen

Benutzung durch Dritte geknüpft. Es genügt, dass die aktuelle oder künftige Verwendung

ernsthaft in Betracht fällt.92 Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der

Waren oder Dienstleistungen dienen können,93 aber auch Farben oder Formen, die eine

banale Ausstattung von Produkten darstellen. Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein

oder mehrere gleichwertige Ausdrücke (Synonyme) existieren; das Freihaltebedürfnis

beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine Alternativen bestehen.94

Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung i.d.R. nur in zweiter Linie, nach

erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem

Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offengelassen

werden (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 109). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss

das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden.

An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine

Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 11.1.2, S. 197). Die Regelung von Art. 2

lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten

dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.12.4, S. 142).

88 Vgl. BGE 131 III 121, E. 4.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011,

E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-5274/2009, E. 2.1 f. – SWISSDOOR. 89 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.). 90 Vgl. BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer

B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6097/2010, E. 4.1 – Belladerm. 91 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 – POST.

92 BGer in sic! 2007, 899, E. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK mit Hinweis auf BGE 128 III 454, E. 2.1 –

YUKON; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-5274/2009, E. 2.1

und 4.4 – SWISSDOOR. 93 BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

94 Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 –

SNOWSPORT.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

112

4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste

Mit einer negativen Einschränkung werden in der Waren- und Dienstleistungsliste bestimmte

Waren und/oder Dienstleistungen explizit ausgeschlossen.

Beispiele:

 Klasse 31: Früchte mit Ausnahme von Äpfeln

 Klasse 9: Computer mit Ausnahme von Computern für Fahrräder

Negative Einschränkungen werden in Ausnahmefällen akzeptiert, wenn eine positive

Formulierung (mit der sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im

Einzelnen aufgezählt werden) nicht möglich ist. Sie haben zur Folge, dass sich der

Markenschutz nicht (mehr) auf jene Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, bezüglich

deren das Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG im Gemeingut steht. Ob eine negative

Einschränkung zulässig ist, wird in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten

Umstände geprüft. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

 Die negative Einschränkung muss so formuliert sein, dass damit alle problematischen

Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen werden.95 Beispielsweise wäre im

Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung «Möbel, mit Ausnahme

von Gartenmöbeln aus Plastik» unzulänglich, weil damit Gartenmöbel aus anderen

Materialien nach wie vor beansprucht sind und somit das Schutzhindernis des

beschreibenden Charakters nicht vollständig beseitigt würde.

 Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, wofür der Markenschutz beansprucht

wird; damit das Schutzobjekt genügend bestimmt ist, müssen die Waren und/oder

Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 MSchV).96 Eine Einschränkung auf

«Textilstoffe mit Ausnahme von Stoffen für Hosen» beispielsweise wird nicht akzeptiert,

da es keine spezifischen Stoffe für Hosen gibt und das Schutzobjekt folglich bei dieser

Formulierung nicht klar ist.

 Die negative Einschränkung darf keine Irreführungsgefahr begründen (vgl. Ziff. 5,

S. 150). Wird z.B. ein Zeichen ABC WELTKLASSE WEIN für «alkoholische Getränke

mit Ausnahme von Wein» beansprucht, werden damit bei den Abnehmern Erwartungen

ausgelöst, die aufgrund der Warenliste zwingend nicht erfüllt werden können. Ein

solches Zeichen würde deshalb als offensichtlich irreführend zurückgewiesen werden.

In Ausnahmefällen vermögen besondere Umstände des Einzelfalls (erhöhte

Aufmerksamkeit des Publikums o.ä.) die prinzipiell bestehende Irreführungsgefahr zu

beseitigen.

95 Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_492/2007, E. 4.1 – GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVGer

B-3920/2011, E. 10.3 – GLASS FIBER NET betr. die Oberbegriffe. 96 BGer 4A_492/2007, E. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

113

A. Konventionelle Zeichen

4.4 Wortmarken

4.4.1 Allgemeines

Die häufigste Ursache für den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel

Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden

Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, für die sie

beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft.97 Solche

Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft

und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2, S. 109 f.).

Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend, aber üblich sind

(vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4 ff., S. 121 ff.).

4.4.2 Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betr. die Waren oder Dienstleistungen.98

Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierender Hinweis auf

eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft) und sollen

grundsätzlich für jedermann zum Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebedürfnis).99

Die Markenprüfung stützt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsätze:

4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben

Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen

Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf

Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können.100 In die zweite Kategorie

können insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen101

(vgl. Ziff. 4.4.3, S. 121).

Es ist nicht nötig, dass vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder

Dienstleistungen geschlossen wird; entscheidend ist vielmehr, ob das Zeichen von den

betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten

Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen.102

97 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER. 98 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD. 99 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción. 100 BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE. 101 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3 – WE MAKE

IDEAS WORK; BGE 129 III 225, E. 5.1 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-4848/2013, E. 4.2 –

COURONNÉ; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.3 – ONTARGET; BVGer 7245/2009, E. 2 – LABSPACE. 102 BVGer B-1364/2008, E. 3.3 – ON THE BEACH; BVGer B-6910/2007, E. 4 – 2LIGHT.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

114

4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere

Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand

Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur

entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend.103

Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage

stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist. Nur wenn zwischen der

Bezeichnung und der Ware oder Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter

Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Denkarbeit und ohne

Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist das

Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.104 Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei

(oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere

Denkarbeit.105 Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters

bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen.106

4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe

Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 101), ist es bei

zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich

genommen beschreibend sind.107 Vgl. betr. die Bewertung des Gesamteindrucks im

Einzelnen nachfolgend Ziff. 4.4.9.1.1 f., S. 125.

4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen

Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsächlich (schon) verwendet wird, ist für die

Beurteilung nicht relevant. Es ist unerheblich, ob der Hinterleger das Zeichen selbst kreiert

hat.108 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren

beschreibenden Charakter nicht aus.109 In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter

Bedeutungsinhalt gesucht.110 Auch neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn

103 BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-4848/2013, E. 2.2 – COURONNÉ;

BVGer B-2937/2010, E. 2.2 – GRAN MAESTRO.

104 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 – WE MAKE IDEAS

WORK; BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD;

BVGer B-8186/2008, E. 2.2 – BABYRUB.

105 BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 –

toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD. 106 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone. 107 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.4 – SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 – THE ROYAL

BANK OF SCOTLAND.

108 BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine – Wireless USB-Symbol

(Bildmarke). 109 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer

in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

110 BVGer B-4854/2010, E. 5.2 – Silacryl; BVGer B-3650/2009, E. 5.1 – 5 am Tag; BVGer

B-1710/2008, E. 3.3 – SWISTEC.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

115

ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt.111 Das ist insbesondere dann

der Fall, wenn sie aufgrund der Regeln der Sprachbildung oder des Sprachgebrauchs von

den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder

Dienstleistungen aufgefasst werden112 (vgl. zu Modifikationen und Mutilationen Ziff. 4.4.9.2,

S. 126). Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden

ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzfähigkeit eines Zeichens.113

4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen

Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen

Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage

über die betr. Ware oder Dienstleistung darstellt.114 An die Stelle einer bei abstrakter

Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem

Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder

Dienstleistung gesetzt wird.115 Wenn sowohl ein sinnentleertes oder widersprüchliches als

auch ein sinnergebendes Verständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren

und Dienstleistungen möglich ist, werden die massgebenden Verkehrskreise von Letzterem

ausgehen.116 Das Vorliegen mehrerer beschreibender Bedeutungen, die alle gleich nahe-

liegen, macht ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig.117

4.4.2.6 Synonyme

Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdrücke

(Synonyme) existieren. Die Unterscheidungskraft wird dadurch nicht beeinflusst, und das

Freihaltebedürfnis beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine

Alternativen bestehen.118 Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert,

nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.119

111 BVGer B-283/2012, E. 4.5 – NOBLEWOOD; BVGer B-7204/2007, E. 8 – STENCILMASTER. 112 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b – BIODERMA; BVGer

B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

113 BVGer B-4762/2011, E. 5.2 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH

ACCELERATOR; BVGer B-6352/2007, E. 8 – AdRank; vgl. auch BGE 140 III 297, E. 3.5.3 f. –

KEYTRADER.

114 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 –

GlobalePost (fig.); BGE 116 II 609, E. 2a – FIORETTO; BVGer B-4848/2013, E. 4.3 – COURONNÉ. 115 BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-1190/2013, E. 3.4 – ERGO (fig.); BVGer

B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.

116 BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 – A-Z. 117 BVGer B-1190/2013, E. 3.3 – ERGO (fig.). 118 BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET. 119 BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

116

4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben

Zu den beschreibenden Angaben zählen neben Sachbezeichnungen auch Hinweise auf

(tatsächlich vorhandene oder auch nur mögliche120) Eigenschaften und Merkmale121 der

Waren oder Dienstleistungen. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend.

4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich in Sachbezeichnungen

erschöpfen, d.h. in Angaben, welche die Art bzw. die Gattung der Waren und/oder

Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, bezeichnen.

Beispiele:

- APFEL für Früchte (Kl. 31)

- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION für Verlagserzeugnisse (Kl. 16)

4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben

Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder

Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken

registriert werden.122 Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne

Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung bezieht.123

Beispiele:

- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)124

- SMART für Waffen (Kl. 13)125

4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale

Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut,

wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder

wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird.126

Beispiele:

120 Vgl. BVGer B-4762/2011, E. 6.3 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-2713/2009, E. 5.1 – (fig.); BVGer

B-5518/2007, E. 4.2 – PEACH MALLOW. 121 Vgl. BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BGer in sic! 2004, 400, E. 3.1 – DISCOVERY

TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer

B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag. 122 Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 3 f. – Silacryl. 123 Vgl. BVGer B-6070/2007, E. 3.3.1 – TRABECULAR METAL. 124 RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT. 125 RKGE in sic! 2003, 806 – SMArt.

126 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BVGer B-6068/2014, E. 2.2 – GOLDBÄREN;

BVGer B-5274/2009, E. 2.2 – SWISSDOOR.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

117

 Ein Zeichen GOLD BAND wird für Tabakwaren zurückgewiesen, weil ein goldenes Band

eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung häufig

verwendet wird.127

 Ein Zeichen ROTRING ist schutzfähig für Werkzeuge,128 da rote Ringe nicht zu den

üblichen Ausstattungen dieser Waren bzw. derer Verpackung zählen.

Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die

vorgenannten Kriterien an; Gemeingut bilden auch Zeichen, die eine Form beschreiben,

welche für die betroffenen Waren nicht unerwartet129 ist. Dieser Aspekt ist auf der Grundlage

der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten.130 Als nicht unerwartet

gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei grosser

Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes

darstellen.

4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre

Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen,

sind vom Markenschutz ausgeschlossen.131 Dabei genügt es, wenn die betroffenen

Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks

verstehen.132 Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder

Dienstleistungen beschrieben werden.133

Beispiele:

 VIAGGIO für Eisenbahnwagen (Kl. 12)134

 ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten135

127 BGer in PMMBl 1967 I 37 – GOLD BAND.

128 BGE 106 II 245 – ROTRING. 129 Dieses Kriterium ergibt sich insofern, als ein Zeichen, das aus dem Hinweis auf eine erwartete

Form der Waren besteht, von den betroffenen Verkehrskreisen grundsätzlich ohne besondere

Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand (vgl. dazu Ziff. 4.4.2, S. 113) als beschreibende Angabe

erkannt wird. Vgl. auch BVGer B-2054/2011, E. 5.2, 5.4 und 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, wo u.a. darauf

abgestellt wird, dass die Bärenform für bestimmte Waren möglich und nicht unerwartet ist. 130 Vgl. auch Ziff. 4.12.5 zweiter Absatz, S. 143 bezüglich des Vorgehens bei der Ermittlung des

banalen Formenschatzes.

131 Betr. Waren: BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 – Belladerm;

betr. Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 – MYPHOTOBOOK. 132 BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 – ASV. 133 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297: «die Bezeichnung der

avisierten Benützer oder Empfänger».

134 BVGer B-1000/2007 – Viaggio. 135 BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

118

4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise

Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Waren können nicht als

Marken geschützt werden.136

Beispiele:

 RAPIDE für Arzneimittel (Kl. 5)

 COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)137

 FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)138

4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen

Verschiedene Waren und Dienstleistungen können bestimmte thematische Inhalte haben,

um derentwillen sie gewöhnlicherweise gekauft werden, wie beispielsweise

Verlagserzeugnisse (Kl. 16), elektronische Publikationen und bespielte Datenträger (Kl. 9)

oder Unterhaltung (Kl. 41). Zeichen, welche sich in einem sachlichen Hinweis auf den

möglichen thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, sind

grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.139

Beispiele:

 TIERE für Bücher (Kl. 16)

 JAZZ für Compact-Discs (Kl. 9)

Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen140 bzw. solche mit einem unterscheidungskräftigen

Bestandteil141 werden nicht als beschreibende Inhaltsangaben qualifiziert und sind

schutzfähig.

Beispiele:

 DER KLEINE PETER u.a. für Kl. 9 und 16

 Wii SPORTS (CH 587 365) u.a. für Kl. 9, 16, 28

Dem Grundsatz nach können Zeichen, die aus einem Personennamen bestehen,

unabhängig von der Identität des Hinterlegers und den beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen als Marken eingetragen werden. Dies gilt auch betr. die Namen von

bekannten – realen oder fiktiven – Persönlichkeiten.

136 Vgl. BVGer B-8586/2010, E. 6.2 – Colour Saver; BVGer B-6291/2007, E. 5 – CORPOSANA. 137 RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 138 RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS. 139 BGE 128 III 447, E. 1.6 – PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL &

ADVENTURE CHANNEL. 140 Das BVGer verlangt eine «gewisse Originalität» (BVGer B-3331/2010, E. 6.3.2 – Paradies; BVGer

B-1759/2007, E. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN). 141 Vgl. BVGer B-3528/2012, E. 5.2.3 – VENUS (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

119

Eine Ausnahme zum Grundsatz der Eintragungsfähigkeit gilt insbesondere für die Namen

von realen Persönlichkeiten, die auf ihrem Gebiet einen überragenden Einfluss ausgeübt

haben (beispielsweise aufgrund eines Œuvre von aussergewöhnlicher Bekanntheit) und

deren Namen sehr häufig zur Beschreibung des thematischen Inhalts gewisser Waren

und/oder Dienstleistungen benutzt werden.

Beispiel:

 MOZART für Tonträger (Kl. 9)

4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der

Dienstleistungen

Zeichen, welche den Anbieter der Waren oder den Erbringer der Dienstleistungen der Art

nach beschreiben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.142 Sie werden nicht als

Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind i.d.R.

freihaltebedürftig.

Beispiele:

 QATAR AIRWAYS für Transportwesen (Kl. 39)143

 FARMER für Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, alkoholische Getränke (Kl. 32 und 33)144

4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen

Zeichen, die eine Farbe beschreiben, stehen im Gemeingut, wenn die Farbe für die Produkte

 ein Kaufkriterium darstellt (z.B. GELB für Kleider oder Textilien) oder

 wesensbestimmend (z.B. GRÜN für Farben, Lacke oder Kosmetika) oder

 wesensbedingt (z.B. ROT für Tomaten) ist oder

 als Sach- bzw. Eigenschaftsbezeichnung für die entsprechenden Produkte verwendet

wird (ORANGE [französisch] für Orangen bzw. CORAIL für Wein).

Auf PINK für Baumaterialien aus Metall beispielsweise trifft keines dieser Kriterien zu; ein

solches Zeichen wäre entsprechend eintragungsfähig.

Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gelten vorstehende Kriterien nur beschränkt, da

Dienstleistungen als solche grundsätzlich keine Farbe haben.

An Farbbezeichnungen besteht unter Umständen ein absolutes Freihaltebedürfnis, das der

Verkehrsdurchsetzung entgegensteht.145

142 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.1 – KEYTRADER. 143 BVGer B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 144 BVGer B-3550/2009 – FARMER. 145 Vgl. Ziff. 11.1.2, S. 196.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

120

4.4.2.7.9 Weitere beschreibende Angaben

Neben den unter den vorstehenden Ziffern genannten Fallgruppen werden im Weiteren

Angaben zurückgewiesen, die beispielsweise beschreibend sind für:

 die Menge (DUO für Spiele [Kl. 28]).146

 den Wert (50er-MOGGE für Zuckerwaren [Kl. 30]),

 einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (BERN 2006 für die

Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke [Kl. 35] oder SPÄTLESE für Wein

[Kl. 33]),

 die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder des dabei benutzten

Hilfsmittels (BAHN CARD für Transportdienstleistungen [Kl. 39]147; GLASS FIBER NET

für Telekommunikation [Kl. 38]148),

 den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen149

(SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder COMPUTER WELT für

Datenverarbeitungsgeräte [Kl. 9]) oder

 den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben; vgl. Ziff. 8,

S. 166 ff.).

4.4.2.7.10 International Nonproprietary Names (INN)

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für pharmazeutische Zwecke genehmigte und

zugeteilte internationale Freinamen, sog. International Nonproprietary Names oder Generic

Names, sind als Sachbezeichnungen i.w.S. dem Gemeingut zuzurechnen und können

entsprechend nicht als Marken eingetragen werden. Das Gleiche gilt auch für

gemeinschaftliche Stämme.150 das sind Wortteile, die die Zugehörigkeit eines INN zu einer

Gruppe von Wirkstoffen indizieren.151 Zeichen, die eine genügende Abwandlung dieser

Bezeichnungen darstellen, können eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem

Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedürfnis entfallen lässt. Dass die

massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkennen,

schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung nicht aus. Beispielsweise

stellt die Marke Rebinyn (IR 1 226 148) eine genügende Abwandlung des INN ROBININ dar.

4.4.2.7.11 Namen von Pflanzensorten

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Namen von Pflanzensorten. Als

Sachbezeichnungen beschreiben diese direkt die Art bzw. Gattung der beanspruchten

146 BGE 118 II 181 – DUO. 147 BGer in sic! 2004, 500 – BahnCard. 148 BVGer B-3920/2011 – GLASS FIBER NET. 149 BVGer B-3549/2013, E. 5.2.2 – PALACE (fig.). 150 Vgl. die unter http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/ einsehbare Liste der WHO. 151 Vgl. BVGer B-5871/2011, E. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

121

Pflanzen und sind deshalb auch freihaltebedürftig. Ist der Name der Pflanzensorte zudem im

Sortenschutzregister152 eingetragen, ist das Gesuch auch wegen Verstosses gegen

geltendes Recht zurückzuweisen (Art. 2 lit. d MSchG).

4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen

Angaben, welche sich (in allgemeiner Weise153) auf die Qualität der Waren oder

Dienstleistungen beziehen oder sich in allgemeinen reklamehaften Berühmungen des

Angebots erschöpfen, wie etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA, werden von

den Abnehmern als reine Anpreisung verstanden und stehen im Gemeingut;154 das Gleiche

gilt für Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren

bzw. Dienstleistungen erschöpfen.155 Zeichen, welche aus der Kombination einer

Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz

ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5, S.122).

Beispiele:

 MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)156

 ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)157

4.4.4 Übliche Zeichen

Neben den beschreibenden Angaben sind vom Markenschutz auch Zeichen

ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden.158 Solche Zeichen gelten als banal.

Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende

Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen.

Zudem besteht an solchen Ausdrücken i.d.R. ein Freihaltebedürfnis.

Im Weiteren sind – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses –

Zeichen zurückzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschäftlichen

Sprachgebrauchs darstellen, wie beispielsweise ENTERPRISE159 oder NETTO160 für

beliebige Produkte.

152 Vgl. www.blw.admin.ch und www.upov.int. 153 Vgl. BVGer B-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW. 154 Vgl. BGer 4A_343/2012, E. 2.1 – Ein Stück Schweiz, auszugsweise publiziert in sic! 2013, 95;

BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 –

AVANTGARDE; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET.

155 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 – terroir (fig.); BGer 4A_648/2010, E. 2.3 – PROLED

(fig.). 156 BGE 129 III 225 – MASTERPIECE. 157 RGKE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 158 BVGer B-1561/2011, E. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; BVGer B-3792/2011, E. 2.5 –

FIDUCIA; BVGer B-4762/2011, E. 3.2 – MYPHOTOBOOK.

159 RKGE MA-AA 03/95, E. 2 – ENTERPRISE. 160 RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

122

4.4.5 Slogans

Slogans sind Schlagworte, die insbesondere in der Werbung verwendet werden. Sie werden

zurückgewiesen, wenn sie einzig aus Angaben bestehen, welche:

 Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen (wie beispielsweise deren Art,

Zweckbestimmung oder Wirkungsweise) oder den Unternehmenszweck beschreiben,161

 allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen,162

 Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache

Aufforderungen163 (Kaufaufforderungen oder solche, die in einem direkten

Zusammenhang zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen stehen) oder in

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen übliche

Redewendungen darstellen.

Auch Slogans, die ausschliesslich aus einer Kombination der genannten Angaben bestehen,

werden zurückgewiesen.

In den erwähnten Fällen fehlt einem Slogan die konkrete Unterscheidungskraft, da die

Abnehmer darin keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen

erkennen. Slogans dieser Art sind zudem freihaltebedürftig.164

Beispiele:

 BETTER THINGS FOR BETTER LIVING für Arzneimittel (Kl. 5)

 DAS IST FÜR SIE für beliebige Produkte

Als Marken eingetragen werden können Slogans, die blosse Anspielungen enthalten und

deren beschreibender Charakter nur mit besonderer Denkarbeit erkennbar ist, sowie

Slogans, die ein unterscheidungskräftiges Element enthalten.

Beispiel:

 METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR für Treibstoff (Kl. 4)

 KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) für Futter für Haustiere (Kl. 31)

161 Vgl. BVGer B-4822/2013, E. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 162 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Vgl. zu allgemeinen

Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen auch Ziff. 4.4.3, S. 121. 163 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

164 Vgl. BVGer B-8240/2010, E. 3.3 und 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; vgl. betr.

reklamehafte Anpreisungen BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

123

4.4.6 Firmen

Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen

von jenen betr. die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab,165,166 zumal der

Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und

Dienstleistungen steht, sondern einen Hinweis auf einen Unternehmensträger darstellt.167

Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das Institut deren

Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen.168

Hinweise auf die Gesellschaftsform sowie deren Abkürzungen (beispielsweise AG, GmbH,

Inc. usw.) tragen grundsätzlich nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens bei.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

 SWISS BUSINESS AIRLINE GmbH für Transportdienstleistungen (Kl. 39)

 POMME S.A. für Detailhandel (Kl. 35)

4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern

Domainnamen können als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse

gemäss Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG

oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE usw. als technisch erforderliche

Endungen einer Internetadresse werden von den Abnehmern auch bei einer Verwendung

zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen als Hinweis auf eine Internetseite der

betr. Art bzw. Nationalität verstanden. Diese (bekannten) Top Level Domains können

insbesondere darauf hinweisen, dass die Waren bzw. Dienstleistungen online bestellt oder

eingesehen werden können. Als banale Angaben sind sie in Alleinstellung nicht schutzfähig

und bewirken im Regelfall auch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben

keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.169

Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betr. Land170 und werden somit als

geografische Angaben geprüft (vgl. Ziff. 8, S. 166).

Beispiele:

 AUTO.COM ist nicht schutzfähig für Autovermietung (Kl. 39)

 ABC.CH ist für beliebige Produkte und Dienstleistungen nur unter der Voraussetzung

schutzfähig, dass die Bestimmungen der Art. 47 ff. MSchG eingehalten sind

165 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5 – KEYTRADER; BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción;

BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-386/2008, E. 12 – GB; BVGer B-1710/2008, E. 6 –

SWISTEC.

166 Betr. die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen

Handelsregisterbehörden unter

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.

167 Vgl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 – bticino (fig.). 168 BVGer B-386/2008, E. 12.2 – GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 – OERLIKON. 169 Vgl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 – SALESFORCE.COM. 170 RKGE in sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

124

Telefonnummern sind grundsätzlich schutzfähig. Eine Ausnahme gilt für Nummern bzw.

Vorwahlen, wie beispielsweise «0800», die aufgrund ihrer Üblichkeit im Geschäftsverkehr

nicht als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden

und freihaltebedürftig sind. Bei der Kombination mit gemeinfreien weiteren Elementen ist die

Eintragungsfähigkeit aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen und insbesondere bei

üblichen Kombinationen zu verneinen.

Beispiel:

 0800PIZZA (ist nicht schutzfähig für Verpflegung (Kl. 43))

4.4.8 Freizeichen

Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die im Lauf der Zeit infolge

ihrer allgemeinen Verwendung im Verkehr zu Gemeingut geworden sind. Die

Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die nur (noch) als beschreibende Hinweise

verstanden werden.171 Das Institut übt Zurückhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein

Zeichen zum Freizeichen geworden ist und deshalb nicht als Marke eingetragen werden

kann.

Die Rechtsprechung differenziert zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei

registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen,

wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der

Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis

auf die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb,

sondern als Gemeingut ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes

Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die

Abnehmer, es im Sinne einer beschreibenden bzw. üblichen Bezeichnung verwenden.172

4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind die vorstehend beschriebenen Zeichen, wenn sie

sich in beschreibenden oder üblichen und daher banalen Angaben erschöpfen.173 Sie

können als Marken eingetragen werden, sofern sie (zusätzliche) unterscheidungskräftige

Merkmale aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.

Im Einzelnen sind die unter den nachfolgenden Ziffern genannten Kriterien grundsätzlich

geeignet, die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen und das

Freihaltebedürfnis entfallen zu lassen. Zu berücksichtigen sind jeweils alle Umstände des

Einzelfalles. Je beschreibender oder banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen

sind an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Ein Zeichen kann

insbesondere durch das Zusammentreffen mehrerer Kriterien, die für sich alleine genommen

nicht genügen würden, Schutzfähigkeit erlangen.

171 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.1 – MONTESSORI. 172 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – MONTESSORI. 173 Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

125

4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes

Es genügt, wenn die Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente)

unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.174 Das Institut trägt aus verschiedenen

Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, sofern die Kombination einen

unterscheidungskräftigen Gesamteindruck ergibt.

4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente

Als Grundsatz gilt, dass Wortkombinationen zurückgewiesen werden, wenn sie vom

Sinngehalt her unmittelbar verständlich und in sprachlicher Hinsicht nicht ausreichend

modifiziert oder ungewöhnlich175 bzw. falsch sind.

Folglich kann ein Zeichen, bestehend aus zwei oder mehreren beschreibenden Elementen,

schutzfähig sein, wenn der Kombination ein von der blossen Summe der Einzelelemente

verschiedener, nicht beschreibender Sinngehalt zukommt.176

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 LIPOLÈVRES (IR 693 436, Kl. 3, 5)

 INFOINVENT (IR 687 583, Kl. 16, 35, 41, 42)

Unterscheidungskräftig können im Weiteren Kombinationen sein, die eine klar erkennbare

sprachliche Unregelmässigkeit aufweisen. Es genügt nicht jede noch so geringe

Abweichung; grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass ein

Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird.177 Auch neue, bisher ungebräuchliche

Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verständlichen

beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2, S. 113). Das blosse Zusammenschreiben

zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfähig machen.178 Kann ein

Zeichen (namentlich in der visuellen Wahrnehmung oder in der Aussprache179) ohne

Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung

keine besondere Denkarbeit.180 Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge

umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzfähigkeit.181

Zeichen, die nicht auf Anhieb als aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt erkannt

werden, sondern vielmehr als einheitliche Begriffe erscheinen, können schutzfähig sein.

174 BGer 4A_528/2013, E. 5.1 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109. 175 Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz. 176 BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.4 –

NOBLEWOOD.

177 BVGer B-283/2012, E. 4.6 – NOBLEWOOD. 178 Vgl. BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER; RKGE in sic! 2004, 220, E. 8 – smartModule

und smartCore. 179 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.4 – KEYTRADER. 180 BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 –

NOBLEWOOD. 181 Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c – SOURCESAFE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

126

4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen

Buchstaben oder Ziffern

Kombinationen von gemeinfreien Angaben und einfachen Zeichen, nämlich Buchstaben oder

Ziffern, sind grundsätzlich schutzfähig, sofern dem einfachen Zeichen in Bezug auf die

fraglichen Waren und Dienstleistungen kein bestimmter Sinngehalt zukommt. Ist ein

bestimmter Sinngehalt gegeben, gelten die allgemeinen Regeln für die Beurteilung von

Kombinationen beschreibender Elemente (vgl. Ziff. 4.4.9.1.1, oben).

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 WORLDWIDE 9 für Telekommunikation (Kl. 38)

 MASTER B für Fahrzeugzubehör (Kl. 12)

Werden bei der Kombination einer beschreibenden Angabe mit einem Einzelbuchstaben

vom Betrachter die zwei Bestandteile nicht ohne besondere Denkarbeit erkannt, ist für die

Beurteilung von einem einheitlichen Begriff auszugehen.

Ein Zeichen SQUALITY wird beispielsweise grundsätzlich als ein Wort aufgefasst,182

während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH naheliegt.183

4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen

Werden bei beschreibenden oder üblichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben

weggelassen (Mutilation), geändert oder hinzugefügt (Modifikation), kann dies bewirken,

dass das Zeichen unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt.184 Es

genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens.185

Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den betroffenen Verkehrskreisen

erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten bzw. üblichen

Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird (vgl. Ziff. 4.4.9,

S. 124). Ob bei Zeichen, die durch Veränderung eines zum Gemeingut gehörenden

Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende bzw. übliche Charakter oder der

Fantasiegehalt überwiegt, ist gestützt auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles unter

Berücksichtigung des Schriftbildes, der Phonetik und des Sinngehalts zu beurteilen. Der

Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Ändern eines einzelnen Buchstabens im

einen Fall stark verändert werden (namentlich bei kurzen Wörtern und in Fällen, wo der

Sinngehalt verändert wird), während er in einem anderen kaum beeinflusst wird. Ein Zeichen

ist somit zurückzuweisen, wenn die im Gesamteindruck stehende Bedeutung eindeutig

182 RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 – SQUALITY.

183 RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 – IPUBLISH. 184 Betr. die Möglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. c und d

MSchG vgl. Ziff. 3.2, S. 101 sowie die Ausführungen unter Ziff. 5 ff., S. 150 ff. 185 Vgl. BGer 4P.146/2001, E. 2b)aa) – IAM; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer

B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-7427/2006, E. 4.3 – Chocolat Pavot

(fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

127

erkennbar bleibt186 bzw. die Modifikation oder Mutilation den Gesamteindruck nicht

wesentlich verändert.

Modifikationen oder Mutilationen, die üblich (geworden) sind, verleihen einem Zeichen keine

Unterscheidungskraft. Das gilt beispielsweise für folgende Schreibarten: «4» anstatt «for»,

«2» anstatt «to» bzw. «too», «@» anstatt «a» bzw. «at», «XMAS» anstatt «christmas».

Heutzutage ist der Gebrauch von Abkürzungen insbesondere durch die verbreitete

Korrespondenz über E-Mail und SMS gang und gäbe.187

Modifikationen oder Mutilationen, die nur einzelne Buchstaben betreffen, reichen

grundsätzlich nicht aus. BLAK (anstatt «black») für Kohle, DECAP (anstatt «décape») für

Abbeizmittel oder NENDA (anstatt «Nendaz») für Mineralwasser werden zurückgewiesen, da

sich diese Zeichen nur durch einen Buchstaben vom nicht eintragungsfähigen Begriff

unterscheiden und die geänderte Schreibweise auf die Aussprache keinen Einfluss hat.188

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

 COMPUTEACH (CH 598 167, Kl. 9, 16, 38, 41, 42)

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

 SERVICENTER (Kl. 37, 39, 41, 42)

4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele

Eine Häufung sinnverwandter Ausdrücke bzw. die überflüssige Wiederholung eines

beschreibenden Wortsinns (Pleonasmus) kann ein eintragungsfähiges Ganzes bilden (z.B.

ein Zeichen TINIMINI; tiny = winzig, mini = sehr klein).

Von Pleonasmen zu unterscheiden sind Wiederholungen ein und desselben Begriffs. Ist der

wiederholte Begriff in Alleinstellung nicht schutzfähig, ändert daran auch dessen

Wiederholung nichts (z.B. CURRY-CURRY).

Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen können als Marken geschützt werden,

wenn sie ein klar zutage tretendes und gegenüber der beschreibenden Grundbedeutung

dominierendes Wortspiel enthalten. Eine unwesentliche Doppeldeutigkeit macht ein Zeichen

nicht schutzfähig.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

 AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, Kl. 32)

4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen

Symbolische Zeichen beschreiben den Kennzeichnungsgegenstand nicht direkt, sondern

mithilfe eines Sinnbildes. Sie sind grundsätzlich als Marken eintragbar, sofern sie nicht im

Verkehr allgemein üblich sind.

186 Vgl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine – Ce’Real. 187 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT. 188 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.5 – SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 4 – Micropor.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

128

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 LILIPUT (CH 475 970, Kl. 25)

 BLUE WATER (CH 451 907, Kl. 3)

4.4.9.5 Mehrere Sprachen

Beschreibende oder übliche Zeichen mit Bestandteilen aus drei oder mehreren

verschiedenen Prüfungssprachen sind grundsätzlich schutzfähig. Blosse Zweisprachigkeit

macht ein Zeichen i.d.R. nicht unterscheidungskräftig; hingegen kann sie in Kombination mit

weiteren Elementen, z.B. geringfügigen Mutilationen, zu Unterscheidungskraft führen.

Aus einer Fremdsprache stammende Wörter, deren Verwendung in der Schweiz üblich

geworden ist (Lehnwörter, z.B. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), haben auf den

Gemeingutcharakter eines Zeichens grundsätzlich keinen Einfluss.

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

 FreshDelica (IR 727 588, Kl. 31)

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:

 AQUASWISS

4.5 Einfache Zeichen

4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern

Einfache Zeichen, und als solche grundsätzlich nicht eintragbar, sind insbesondere einzelne

Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z) oder einzelne Grundzahlen der arabischen

(0 bis 9) und römischen Zahlenreihe.189 Einzelne Buchstaben und Grundzahlen sind zwar im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen oft nicht beschreibend,

ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalität die konkrete Unterscheidungskraft. Ausserdem sind

Grundzahlen und Buchstaben in Alleinstellung wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung

dem Verkehr freizuhalten.

4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen

Nicht schutzfähig sind Zeichen, die als Kurzbezeichnungen oder Abkürzungen eine

eigenständige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren

und/oder Dienstleistungen beschreibend sind (so z.B. als Mass- oder Typenangaben).190

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

 4WD für Fahrzeuge (4-Rad-Antrieb)

189 BGer 4A_261/2010, E. 2.1 – V (fig.); vgl. auch BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BVGer

B-1580/2008, E. 2.3 – A-Z. 190 BVGer B-6629/2011, E. 4.3 – ASV.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

129

 kp für Messgeräte (Kilopond)

 V8 für Fahrzeuge (8 Zylinder in V-Form)

 M8 für Schrauben (metrisch/8 mm)

Buchstaben- oder Zahlengruppen oder Kombinationen davon sind schutzfähig, wenn sie in

Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine beschreibenden

Angaben oder Abkürzungen darstellen oder keine erkennbare beschreibende Jahreszahl

wiedergeben.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 4×4 (CH 418 344, Kl. 25, allerdings nicht eintragungsfähig für Motorfahrzeuge [Kl. 12])

 PCC (CH 481 135, Kl. 9, 16, 42)

4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen

Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie «ZET» für den Buchstaben «Z» oder

«ACCA» für den Buchstaben «H» in italienischer Sprache, sind unterscheidungskräftig.

Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich.

Unterscheidungskräftig sind grundsätzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind,

wie z.B. «ACHT». Eine Ausnahme besteht dort, wo Grundzahlen in Verbindung mit

bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe

betrachtet werden.

4.5.4 Geometrische Figuren

Zu den einfachen Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, im

Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis.191 In Alleinstellung sind sie aufgrund

ihrer Banalität nicht unterscheidungskräftig sowie aufgrund ihrer begrenzten Zahl

freihaltebedürftig. Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer

Ausgestaltung, Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren unter sich oder mit

einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

 CH 484 666, Kl. 42

 IR 879 264 (Kl. 25)

191 BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

130

4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen

Interpunktionen in Alleinstellung gehören zu den einfachen Zeichen und gelten aufgrund

ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und wegen ihrer zahlenmässigen

Beschränkung als freihaltebedürftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-).

Entsprechendes gilt für weitere druckbare Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss

ISO-Norm 8859-15 (vgl. den Anhang, S. 250, vgl. zu einfachen Buchstaben und Ziffern

vorstehend Ziff. 4.5.1, S. 128) wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (–)

oder die simple Abbildung eines Sterns (*). Kombinationen solcher einfachen Zeichen unter

sich oder mit anderen einfachen Zeichen, z.B. Buchstaben oder Zahlen, können schutzfähig

sein.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

 (CH 656 895, Kl. 7, 12)192

 1+1 (IR 691 908, Kl. 20)

4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete

Das Institut trägt Einzelbuchstaben sowie ausgeschriebene Buchstaben fremder Schriften,

z.B. des griechischen Alphabets, ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht

eintragungsfähig ist z.B. der griechische Buchstabe α für Apparate zur Messung von

Alphastrahlen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 GAMMA (CH 630 735, Kl. 9, 42)

 DELTA (CH 658 197, Kl. 35, 41, 45)

In der Schweiz unübliche Schriften (z.B. chinesisch, japanisch oder kyrillisch) werden als

Bildzeichen behandelt und grundsätzlich als unterscheidungskräftig und nicht

freihaltebedürftig erachtet.193 Der Sinngehalt von in unüblichen Schriften gehaltenen Zeichen

wird demgegenüber für die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder

die guten Sitten verstösst, berücksichtigt (vgl. Ziff. 6, S. 152).

Beispiele:

 CH 463 814, Kl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20

192 Farbanspruch: Dunkelgrau (Anthrazit) PANTONE, PMS 425; Orange PANTONE, PMS 148. 193 Eine Ausnahme besteht für Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags über den Schutz von

Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen

der Schweiz und der Russischen Föderation geschützt sind (vgl., Ziff. 8.7.1, S. 185).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

131

 CH 479 392, Kl. 34

4.5.6.2 Monogramme

Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die grafisch ausgeprägt,

also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind schutzfähig,

sofern die grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.194

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

 CH 498 510, Kl. 16, 28, 35

 CH 452 689, Kl. 37

4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen195 sind kombinierte Wort-/Bildmarken196 nach

dem Gesamteindruck zu prüfen.197

Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch

gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden.198 Das

Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.

Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den

Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.199 Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid.

Im Einzelnen gilt, was folgt:

194 Die Gestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen; vgl. BGE 134 III 314, E. 2.5 – M / M-

joy; BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BGer 4A_261/2010, E. 2.2 i.V.m. E. 2.3 – V (fig.). 195 Vgl. Ziff. 3.2, S. 101. 196 Zur Definition vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.2, S. 56.

197 BVGer B-5659/2008, E. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea

PHARMACEUTICA (fig.); RKGE in sic! 2004, 926, E. 3 und 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 198 BGer in sic! 1997, 159, E. 5b – ELLE; BVGer B-1260/2012, E. 5.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer

B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

199 BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 –

Chocolat Pavot (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

132

a. Bei der Kombination gemeinfreier Worte, Ziffern oder anderer druckbarer Zeichen mit weiteren Elementen:

 Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen

sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen.200 Das Bundesgericht verlangt in diesem

Zusammenhang «Originalität» der grafischen Darstellung.201

 Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen;202 z.B. sind etikettenhafte

Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen grundsätzlich nicht

geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.203

 Übliche Schriftarten204, regelmässige Handschriften205 und Varianten in der

Gross-/Kleinschreibung206 geben grundsätzlich keine Unterscheidungskraft, ebenso

wenig wie Zusammen-/Getrenntschreibung207 und Interpunktion208 bei Wortmarken.

 Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend, üblich oder

banal sind; vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 134) reicht grundsätzlich aus, um die

Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement

ungleich kleiner als das Wortelement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich

beeinflusst.

 Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.209

b. Bei der Kombination gemeinfreier Bildmotive mit weiteren Elementen:

 Sofern unterscheidungskräftige Elemente auf gemeinfreien Motiven (vgl. dazu Ziff. 4.7,

S. 134) angebracht sind, ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck in analoger

Anwendung der in Ziff. 4.12.5.1, S. 143 angeführten Kriterien zu bewerten.

Insbesondere sind Elemente unbeachtlich, die im Vergleich zum Motiv zu klein sind, um

den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.

 Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.

200 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.); BVGer

B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.). 201 BGer 4A_528/2013, E. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer

4A_261/2010, E. 2.1 und 2.3 – V (fig.).

202 BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer 4A_261/2010,

E. 2.2 f. – V (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 – GlobalePost (fig.). 203 BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 204 Z.B. Computerschriften, vgl. BVGer B-55/2010, E. 3.1 – G (fig.). 205 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 – Chocolat Pavot

(fig.) II; B-7427/2006, E. 5 – Chocolat Pavot (fig.).

206 BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; vgl. auch BVGer B-2999/2011, E. 9 – DIE POST; BVGer

B-6352/2007, E. 9 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 5 – SMArt. 207 BVGer B-5274/2009, E. 4.2 – SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer

B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER.

208 Vgl. BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 – Expo.02. 209 Zum Ungenügen eines einfachen Farbanspruchs vgl. BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

133

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 CH 661 953, Kl. 16, 25, 41

 CH 504 137, div. Klassen

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

Farbanspruch: Gold

IR 866 199 Kl. 29, 32210

Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL 3027), Grau (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), Weiss

CH 56867/2011, Kl. 3, 5, 10, 16, 35, 41,

42, 44211

 CH 54082/2006, Kl. 29-33212

Farbanspruch: Blau

Farbanspruch: Gelb

CH 7299, 7300/2001, Kl. 1, 39213

210 BGer 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 211 BVGer B 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.). 212 BGer in sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 213 RKGE in sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

134

Farbanspruch: Blau (Pantone 294)

CH 2755/2005, Kl. 5214

4.7 Bildmarken

Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen

Elementen.215

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

 CH 489 939 Kl. 35, 36, 42

Bildzeichen, bestehend aus zwei- oder dreidimensionalen Darstellungen, können gleich wie

Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie

beansprucht werden, wahrgenommen werden.216 Im Gemeingut stehen übliche bzw.

naheliegende bildliche Darstellungen (z.B. die naturgetreue Wiedergabe) insbesondere

– der Ware oder ihrer Verpackung,

– eines Teils derselben (z.B. der Oberflächengestaltung in Form eines Musters217),

– der sonstigen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten

Technik218, der Zweckbestimmung, der Destinatäre oder des Verkaufsortes).

Schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig, sind diejenigen

Bildzeichen, die sich entweder in der Art ihrer grafischen Ausgestaltung genügend von

banalen bildlichen Darstellungen abheben219 oder deren Gegenstand (Motiv) genügend von

214 BVGer B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 215 Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8×8 cm begrenzten Musterung

bestehen. Die nachfolgend angeführten Grundsätze können auch auf Zeichen Anwendung finden, bei

denen das abgebildete Motiv mit Wort- oder Zahlenelementen versehen ist. 216 Vgl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III. 217 BVGer B-2655/2013, E. 5 – Wiener Geflecht (Bildmarke); RKGE in sic! 2005, 280, E. 7 –

Karomuster (Bildmarke); vgl. zu Mustern Ziff. 4.10, S. 138.

218 BVGer B-2713/2009, E. 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): das weit verbreitete Symbol für

«Universal Serial Bus» (USB)- und «wireless»-Technik beschreibt den möglichen Anwendungsbereich

der Waren und Dienstleistungen.

219 Vgl. BVGer B-2713/2009, E. 2 und 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): Das Bildzeichen ist

nicht unterscheidungskräftig ausgestaltet.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

135

den banalen Formen bzw. Motiven des entsprechenden Waren- oder

Dienstleistungssegments abweicht.220

Besteht das Zeichen aus Elementen, die keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen

aufweisen, indem sie weder beschreibend noch üblich sind, ist es grundsätzlich

eintragungsfähig. Dies gilt insbesondere für Zeichen, die aus der Kombination221 grafischer

Elemente bestehen, ohne als Ausschnitt aus einer Verzierung und damit als Muster (vgl.

dazu Ziff. 4.10, S. 138) zu erscheinen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

CH 592 766, Kl. 30. Das Zeichen erschöpft sich nicht in

einer naturgetreuen, banalen Darstellung der Ware

selbst, sondern weist zusätzliche Elemente auf

(«Eiswürfel», Beleuchtung, Wassertropfen).

CH 684 344, Kl. 11, 30 und 43: Das Zeichen weicht

durch das Element der wimpelförmigen Tropfen

ausreichend von der banalen Darstellung einer

Darreichungsform ab.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

 IR 690 455, Kl. 3222

220 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke). In diesem Zusammenhang kommen die für

die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12, S. 140) analog zur

Anwendung; vgl. BVGer B-1920/2014, E. 3.2 – Nilpferd (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 –

Wireless USB-Symbol (Bildmarke); BVGer B-6203/2008, E. 3.2 und 4 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.

221 Betr. die Gemeingutzugehörigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4, S. 129. 222 RKGE in sic! 2003, 498 – Waschmitteltablette (Bildmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

136

IR 744 631, Kl. 20, 24223. Das Zeichen zeigt einen

Ausschnitt eines banalen Karomusters. Im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fehlt

dem Zeichen die Unterscheidungskraft.

IR 1 064 983, Kl. 3, 20, 21.224 Das Zeichen zeigt einen

Ausschnitt aus einem banalen Muster, das dem sog.

«Wiener Geflecht» entspricht. Im Zusammenhang mit

bestimmten Waren der Kl. 3, 20 und 21 (kosmetische

Produkte, Kosmetikaccessoires und Möbel) fehlt dem

Zeichen die Unterscheidungskraft.

4.8 Piktogramme

Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder

Orientierungshilfen vermitteln. Sie können insbesondere über die Verwendung oder die

Zweckbestimmung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen informieren (z.B.

Recycling-Piktogramme). Nicht unterscheidungskräftig sind Zeichen, deren Ausgestaltung

sich auf die reine Informationsvermittlung beschränkt, oder Zeichen, die von üblichen

Darstellungsvarianten nicht genügend abweichen.

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:

Das Zeichen hebt sich nicht genügend von den

üblicherweise für Verpflegungsdienstleistungen

verwendeten Piktogrammen ab.

4.9 Akustische Marken

Es können verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die

menschliche Sprache, musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen225 sowie

Mischformen davon.

Akustische Zeichen werden als Marken eingetragen, wenn sie unterscheidungskräftig und

nicht freihaltebedürftig sind. Musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen sind unter

223 RKGE in sic! 2005, 280 – Karomuster (Bildmarke). 224 BVGer B-2655/2013 – Wiener Geflecht (Bildmarke). 225 Da Geräusche nicht in Notenschriften dargestellt werden können, erlangen sie gegenwärtig aufgrund der ungenügenden grafischen Darstellbarkeit den Markenschutz nicht (vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.3, S. 57).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

137

anderem dann nicht originär unterscheidungskräftig, wenn den Melodien, Tönen oder

Geräuschen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein

beschreibender Sinngehalt zukommt (z.B. Motorengeräusch für PKW) oder sie in diesem

Zusammenhang gebräuchlich sind (z.B. ein bekanntes Weihnachtslied für

Christbaumschmuck). Bei Kombinationen von Melodien mit Gesang oder gesprochenem

Text ist der Gesamteindruck massgebend.

Betr. die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 2,

Ziff. 3.2.3, S. 57. Betr. die Markenfähigkeit einer Melodie vgl. Ziff. 2, S. 99.

B. Nicht konventionelle Zeichen

Im Unterschied zu den konventionellen Zeichen fällt bei den nicht konventionellen das

Zeichen vielfach mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammen.

Dies gilt insbesondere bei Waren- und Verpackungsformen, Farben und Mustern sowie bei

der Bewegung eines Objekts, das mit der beanspruchten Ware identisch ist.

Obwohl für alle Markentypen die gleichen Kriterien betr. Beurteilung der konkreten

Unterscheidungskraft gelten,226 kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem

äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfällt, die

Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen.227 Während die

Abnehmer gewohnt sind, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht in

gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster.228

Werden z.B. die Form eines Bürostuhls, eine Farbe oder ein Muster als Marken für

Büromöbel beansprucht, so erkennt der Abnehmer in diesen Zeichen a priori die Form, die

Farbe oder die Oberflächengestaltung der Büromöbel, nicht aber eine Marke. Nur wenn ein

Zeichen über seine technische oder ästhetische Funktion hinaus vom Abnehmer unmittelbar

als betrieblicher Herkunftshinweis (vgl. Ziff. 2, S. 99) wahrgenommen wird, ist es originär

unterscheidungskräftig.229

Die Prüfung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand

eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflächengestaltungen des

beanspruchten Warensegments (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 109). Unterscheidungskraft besitzen nur

diejenigen Zeichen, die auffällig von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des

entsprechenden Produktsegments abweichen.230 Aufgrund der im beanspruchten

Warensegment üblicherweise verwendeten Form- oder Oberflächengestaltungen sind

226 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-2418/2014,

E. 3.5 – Bouton (Bildmarke). 227 Vgl. BGer 4A_374/2007, E. 2.5 – Praliné (dreidimensionale Marke), wo festgehalten wird, dass es

nicht zu beanstanden, sondern richtig ist, wenn für die entsprechende Prüfung die Kriterien gewählt

werden, die der Art des Zeichens angemessen sind. 228 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke). 229 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

230 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III

547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

138

gedanklich eine oder mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grösser die

Gestaltungsvielfalt ist, desto mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.231

Aus der Tatsache, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen unterscheidet,

kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft geschlossen werden.232

Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeänderte Elemente von bestehenden

Gestaltungen des gleichen Produktsegments abhebt, kann von den Abnehmern bei genauer

Betrachtung von den «alten» Gestaltungen unterschieden werden. Mit anderen Worten

individualisieren zwar neue Gestaltungen oder Gestaltungselemente wie Formen, Farben

oder Muster eine Ware; dies sagt jedoch noch nichts über die originäre Unterscheidungskraft

einer bestimmten Gestaltung aus (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 143).

Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion (Bewegungsmarke)

der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach

zweifelhaft, ob diese Zeichen überhaupt als Marke wahrgenommen werden. Vielmehr

erkennen die angesprochenen Abnehmer die Form der Ware oder Verpackung, deren

Funktion oder Ausstattung.233 Dass das Institut aufgrund dieser Sachlage bei nicht

konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel für

die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet, schliesst die Berücksichtigung

von Gebrauchsbelegen nicht von vornherein aus.234

4.10 Muster

Ein Muster ist eine sich grundsätzlich unlimitiert wiederholende Verzierung.

Die nachfolgenden Grundsätze gelten für Zeichen, die als Ausschnitt aus einer solchen

Verzierung erscheinen.235 Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme,

dass das Muster die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren

Verpackung darstellt. Entsprechend werden die Abnehmer in einem Muster in erster Linie

das äussere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen

Herkunftshinweis.

Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie

bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die für diese

Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten

gegeben. Schutzfähig sind Muster, die genügend von den im betroffenen Warensegment

231 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 III 342,

E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

232 BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 233 Vgl. für Waren- bzw. Verpackungsformen BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale

Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke). 234 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202.

235 Dies gilt ungeachtet dessen, ob diese Zeichen im Markeneintragungsgesuch als «Bildmarken»

bezeichnet werden. vgl. dazu die in Ziff. 4.6, S. 131 angeführten Beispiele.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

139

üblichen und somit banalen Gestaltungen abweichen.236 Mustern, die so komplex sind, dass

sie nicht wiedererkannt werden können, fehlt die (abstrakte) Unterscheidungskraft.

Soweit Muster für Dienstleistungen beansprucht werden, wird die Eintragungsfähigkeit

basierend auf der Annahme beurteilt, dass das Muster als Oberflächengestaltung namentlich

in der Korrespondenz (etwa auf Briefköpfen), auf Rechnungen, Internetseiten, Enseignes

oder in der Reklame verwendet wird. Auch in diesem Zusammenhang werden Muster in

erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen; die Unterscheidungskraft wird anhand

eines Vergleichs mit üblichen bzw. banalen Mustern ermittelt.

Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches

Gutachten als geeignetstes Beweismittel.237

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

 Kl. 20 (Möbel), 24 (Textilstoffe)

 Zwei weitere Beispiele finden sich in Ziff. 4.6 S. 131.

4.11 Farbmarken

Eine (abstrakte) Farbmarke wird ausschliesslich durch eine Farbe oder Farbkombination

gebildet. Beansprucht wird Markenschutz für die Farbgebung als solche.

Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass die Farbe die

Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt.

Insofern als bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware bzw. Verpackung und das

Zeichen miteinander verschmelzen, ist die Wahrnehmung durch die Abnehmer eine andere

als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden

ist (vgl. lit. B, S. 137). Zudem besitzt der grösste Teil der Waren oder der Verpackungen

naturgemäss eine Farbe, die in erster Linie der ästhetischen oder funktionellen Gestaltung

dient. In Bezug auf Dienstleistungen gilt dies sinngemäss. Haben auch Dienstleistungen als

solche naturgemäss keine Farbe, so werden doch Farben im Dienstleistungsbereich in den

verschiedensten Formen verwendet.238 Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr

ständig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch

Farbkombinationen verwendet werden); sie erkennen in Farben oder Farbkombinationen

grundsätzlich keinen betrieblichen Herkunftshinweis, da sich die Hauptfunktion von Farben in

236 In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken i.e.S.

geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung. Gemäss BVGer B-2655/2013, E. 3.6,

E. 5.5.1 – Flächenmuster ist die Gemeinfreiheit insbesondere danach zu beurteilen, ob im

beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt bzw. üblich sind, von

denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt.

237 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202. 238 Vgl. in diesem Zusammenhang RKGE in sic! 2002, 243, E. 2 und 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

140

aller Regel in ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke

grundsätzlich entgegensteht.

Die Unterscheidungskraft einer Farbe oder Farbkombination kann nur dann bejaht werden,

wenn sich die Farbe genügend von den banalen Farben des entsprechenden Waren- bzw.

Dienstleistungssegments abhebt. Werden im betroffenen Segment unterschiedlichste Farben

verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.

Es besteht zudem ein Bedürfnis der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Produkte farblich zu

gestalten bzw. Farben im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu

verwenden. Es liegt im Interesse der Konkurrenz, dass die Verfügbarkeit von Farben nicht

übermässig eingeschränkt wird. An Farben und Farbkombinationen besteht demnach ein

erhebliches Freihaltebedürfnis.

Eine Farbe oder Farbkombination als solche kann sich im Verkehr als Marke durchsetzen,

sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis untersteht.239 Da Farben im

Wirtschaftsleben äusserst üblich sind und auch nach längerem Gebrauch auf dem Markt

noch als ästhetisches Element und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst

werden, sind die Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung hoch. Betr. Geltendmachung

der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als

geeignetstes Beweismittel.240

Beispiele (durchgesetzte Marken):

 Farbe GELB241 (CH 496 219), Kl. 36 (Zahlungsverkehr, Kontoführung), 39 (Brief- und

Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und

abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetriebe nach Fahrplan)

 Farbe Zink-Gelb RAL 1018 (CH 612 176), Kl. 7 (Hochdruckreinigungsgeräte)

4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

4.12.1 Begriff

Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:

Die dreidimensionale Marke i.e.S. besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder

Verpackungsform oder aus einem Teil derselben. Das Zeichen und der

Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.242

239 Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, welche die natürliche

Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe Rot für Tomaten), oder welche für die

betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Rot für Handfeuerlöscher). 240 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202. 241 RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb (Farbmarke).

242 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –

Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

141

Beispiel:

CH 541 393, Kl. 29 (u.a. Milch, Milchprodukte)

Bei dreidimensionalen Marken i.w.S. sind Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen nicht

identisch.243 Sie bestehen entweder unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware und

können entsprechend von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt

werden244 (z.B. Mercedes-Stern), oder aber sie werden nicht für Waren, sondern für

Dienstleistungen beansprucht.

Beispiel:

CH 634 580 (Kl. 36)

4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S.

Unter die dreidimensionalen Marken i.w.S. fallen z.B. räumlich gestaltete Wörter,

Buchstaben, Zahlen oder bildliche Darstellungen (Reliefs, Figuren, geometrische Körper).

Diese Zeichen werden grundsätzlich wie zweidimensionale Zeichen geprüft und gehören

zum Gemeingut, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und

Dienstleistungen beispielsweise ausschliesslich aus beschreibenden oder üblichen Angaben,

oder aus banalen, einfachen Raumformen (geometrische Körper wie Kugeln, Prismen,

Würfel usw.) bestehen bzw. sich hiervon nicht ausreichend unterscheiden.

Zu dreidimensionalen Marken i.w.S. gehören auch Formen, welche für Dienstleistungen

geschützt werden sollen. Verkörpert die Form einen Gegenstand, um den es bei der

Erbringung der Dienstleistung geht (z.B. ein Auto für die Vermietung von Fahrzeugen) oder

der dabei üblicherweise zum Einsatz kommt (z.B. eine Schere für Dienstleistungen eines

Friseursalons), bringt das Institut im Rahmen von Art. 2 lit. a MSchG analogieweise die für

dreidimensionale Marken i.e.S. geltenden Grundsätze (vgl. Ziff. 4.12.3, S. 142, Ziff. 4.12.5,

S. 143 und Ziff. 4.12.5.2 S. 147) zur Anwendung.

Der Gemeingutcharakter eines dreidimensionalen Zeichens i.w.S. beurteilt sich nach Art. 2

lit. a MSchG; Art. 2 lit. b MSchG findet keine Anwendung.245

243 Die dreidimensionalen Marken i.w.S. werden der Einfachheit halber im Zusammenhang mit den

nicht konventionellen Zeichen dargestellt. Dreidimensionale Marken i.w.S. gehören im Gegensatz zu

den dreidimensionalen Marken i.e.S. zu den konventionellen Zeichen. 244 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –

Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke). 245 A.M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

142

4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.

Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und

Kennzeichnungsgegenstand zusammen (vgl. lit. B, S. 137). Entsprechend schwierig ist es,

die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen. Bei der

Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder

Verpackungsform und deren Teilen grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der

Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis.246 Die Gestaltung

einer Waren- oder Verpackungsform ist denn auch in erster Linie auf die Erfüllung

funktionaler oder ästhetischer Kriterien ausgerichtet und nicht darauf, als betrieblicher

Herkunftshinweis zu dienen.247 Nur wenn eine hinterlegte Form über ihre funktionalen oder

ästhetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft dient, ist

sie unterscheidungskräftig im Sinne des Markenschutzgesetzes.

Dreidimensionale Marken i.e.S. werden sowohl auf den Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. a

als auch auf die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG geprüft. Liegt kein

Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. b MSchG vor, bleibt stets der Gemeingutcharakter der

hinterlegten Form gemäss Art. 2 lit. a MSchG zu prüfen.

4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG

Gemäss Art. 2 lit. b sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und technisch

notwendige Waren- und Verpackungsformen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen.

Eine Waren- oder Verpackungsform, die unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG

fällt, kann nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.

4.12.4.1 Wesen der Ware

Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus

rein generischen Formelementen des entsprechenden Warensegments zusammensetzen.

Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprüfung die Elemente

einer Ware festzulegen, die spezifisch Produkte der entsprechenden Gattung

charakterisieren. Falls Warenformen über die wesensbedingten Formelemente hinaus

ästhetisch ausgestaltet sind, machen sie grundsätzlich nicht mehr das Wesen der Ware aus.

Warenformen, die nur minimale Abweichungen von rein generischen Formelementen des

entsprechenden Produktsegments aufweisen, fallen auch unter den Ausschlussgrund Wesen

der Ware.

Als Wesen der Ware zurückgewiesen wird z.B. ein schlichter, «nackter» Ring ohne jegliche

Ausgestaltung, beansprucht für Fingerringe, oder ein einfacher runder Ball, beansprucht für

Spielbälle.

246 BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 –

Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-498/2008, E. 2.1 – Sprühflasche (dreidimensionale

Marke). 247 BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

143

Insbesondere Verpackungsformen für Waren, die an sich keine eigene feste Form haben

(z.B. Flüssigkeiten, Pulver, gasförmige Stoffe), fallen ebenfalls unter den Ausschlussgrund

Wesen der Ware, falls ihre wesentlichen Merkmale aus rein generischen Formelementen

bestehen.248 An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis.

4.12.4.2 Technisch notwendige Form

Sowohl die Form der Ware selbst als auch die Form ihrer Verpackung können technisch

notwendig sein. Eine Form ist dann als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG

anzusehen, wenn den Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art zur Erfüllung der

gleichen technischen Wirkung überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder

eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet

werden kann.249 Keine zumutbaren Gestaltungsalternativen sind gegeben, wenn die

Konkurrenten auf die naheliegendste bzw. am besten geeignete Form verzichten und eine

weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten

verbundene Lösung wählen müssten.250

Weist eine Waren- oder Verpackungsform neben technisch notwendigen Elementen eine

ästhetische Gestaltung auf, so ist der Tatbestand nicht erfüllt. Technisch notwendige Formen

mit minimalen ästhetischen Ausgestaltungen fallen allerdings noch unter den

Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG.

Von der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG ist die technisch bedingte

Warenform zu unterscheiden, die bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss

Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 143).

4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze

Als Gemeingut gelten neben einfachen geometrischen Grundelementen insbesondere

Waren- oder Verpackungsformen, die weder in ihren Elementen noch in deren Kombination

vom Erwarteten und Gewohnten bzw. vom banalen Formenschatz abweichen und daher

mangels «Originalität» im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben.251 Mit anderen

Worten gehört eine Form dann nicht zum Gemeingut, wenn sie sich auffällig von den im

248 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2 – Lindor-Kugel (dreidimensionale

Marke) und BGE 131 III 121, E. 3.2 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).

249 Vgl. BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke). 250 Vgl. BGer 4A_20/2012, E. 2 f. – Lego II (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 514, E. 3.2.1 f. –

Lego (dreidimensionale Marke); BGE 131 III 121, E. 3.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale

Marken).

251 BGer 4A_466/2007, E. 2.1 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 –

Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

144

beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment banalen Formgestaltungen abhebt252

(vgl. lit. B, S. 137) und dadurch von den betroffenen Verkehrskreisen im Sinne eines

Herkunftshinweises verstanden wird.253

In diesem Sinne sind bei der Markenprüfung zuerst, gestützt auf die im beanspruchten

Waren- bzw. Dienstleistungssegment254 üblicherweise verwendeten Formen255 gedanklich

eine oder mehrere banale Waren- bzw. Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser

Definition der banalen Waren- bzw. Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im

betreffenden Segment eine wesentliche Rolle.256 Denn bei grosser Formenvielfalt ist es

schwieriger, eine nicht banale Form zu schaffen, die von den Abnehmern nicht nur als

Variante einer der gewöhnlichen Formen,257 sondern als betrieblicher Herkunftshinweis

erachtet wird.258 Dementsprechend gilt eine Vielzahl von Formen bzw. Formelementen als

banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich eine grosse

Formenvielfalt herrscht.259

Anschliessend ist die Abweichung der hinterlegten Form von der oder den banalen Waren-

bzw. Verpackungsformen des entsprechenden Segments zu beurteilen, wobei der

Gesamteindruck der hinterlegten Form zu würdigen ist.260 Dabei gilt, dass die Unüblichkeit

einer Form (weil sie auf dem Markt neu ist bzw. nur durch ein Unternehmen verwendet wird)

deren Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht ausschliesst.261 Denn entscheidend ist nicht, dass

sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden

Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet.262 Massgebend ist einzig, dass

die Abweichung von dem im betreffenden Segment üblichen Formenschatz derart auffällig,

unerwartet oder ungewöhnlich ist, dass die Form von den Abnehmern als betrieblicher

252 Vgl. für die Formenvielfalt bei Warenformen BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 –

Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale

Marke). 253 Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und RKGE in sic!

2005, 471, E. 6 – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

254 Es kann aufgrund der massgebenden Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise und der Natur

der betroffenen Waren erforderlich sein, einen weiter gefassten Warenbereich zugrunde zu legen; vgl.

BVGer B-1360/2011, E. 6.1 f. – Flaschenhals (dreidimensionale Marke).

255 Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). Im Zeitpunkt des

Entscheids auf dem Markt erhältliche Nachahmungen sind mit einzubeziehen (BVGer B-1165/2012,

E. 5.4 – Mischgerätespitzen [dreidimensionale Marken]). 256 Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11, S. 108.

257 BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 258 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-1920/2014,

E. 5.4 – Nilpferd (Bildmarke). 259 Vgl. RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 mit Hinweisen – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke). 260 BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831,

E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale

Marke). 261 BGer in sic! 2007, 831, E. 5.2 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 2.2 –

Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.8 – Mischgerätespitzen

(dreidimensionale Marken). 262 BVGer B-2828/2010, E. 4.1 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

145

Herkunftshinweis verstanden wird.263 Eine nur individuelle und erinnerbare Form werden die

massgebenden Verkehrskreise i.d.R. nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der

entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen.264 So kann auch eine unübliche

Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch Gebrauchszweck)

und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein und somit lediglich als rein

dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden. Solche Formen sind banal.

Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass

sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen).

Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den

allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3, S. 100) dessen Wahrnehmung durch die

angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn Letztere beim unbefangenen Betrachten einer

Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder ästhetischen Aspekten auch

einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschützt

werden.

Betr. Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 11.3.2, S. 203.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

 IR 801 959, Kl. 33 (alkoholische Getränke)

 CH 618 695, Kl. 29 und 30

263 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; BVGer B-8515/2007, E. 2.1 ff. –

Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). Vgl. auch BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl

(dreidimensionale Marke) und BVGer B-5456/2009, E. 2.3 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke),

wo eine auffällige Unterscheidung von sämtlichen im betroffenen Segment üblichen Formen und ein

langfristiges Haftenbleiben in der Erinnerung gefordert wird. 264 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

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Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:

 Kl. 20 (Verpackungsbehälter aus Kunststoff)265

 Kl. 30 (Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen)266

 Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)267 und

43 (Verpflegung von Gästen, Catering)268

 Kl. 18 (u.a. Lederwaren, Handtaschen)269

265 BGE 133 III 342 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). 266 BGer 4A_374/2007 – Praliné (dreidimensionale Marke). 267 BGer 137 III 403 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 268 BVGer B-6313/2009 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 269 RKGE in sic! 2004, 98 – Handtasche (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

147

 Kl. 9 (u.a. Radios)270

 Kl. 16 (Zigarettenschachteln); Kl. 34 (u.a. Zigaretten)271

4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen

zweidimensionalen Elementen

Bei gemeinfreien Formen, die mit zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen,

bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, kann der Ausschlussgrund des

Gemeinguts nur dann entfallen, wenn die zweidimensionalen Elemente weder beschreibend

noch funktional sind und sich – soweit eine grafische bzw. farbliche Gestaltung infrage steht

– von der Gestaltungsvielfalt im betroffenen Warenbereich ausreichend abheben.272

Vorausgesetzt ist im Weiteren, dass die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck

wesentlich beeinflussen.273 Es ist daher nicht ausreichend, dass diese bloss in irgendeiner

Weise sichtbar auf der banalen Form angebracht sind; vielmehr müssen sie bei einer

Gesamtbetrachtung des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein.274

Unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, die im Vergleich zur Form entweder zu

klein sind275 oder sich an ungewohnter Stelle befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten

Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

270 RKGE in sic! 2006, 33 – Radiogehäuse (dreidimensionale Marke). 271 BGer in sic! 2006, 666 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke). 272 Vgl. BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2.5 – Schokoladekugeln (dreidimensionale Marken); BGer in sic!

4/2000, 286, E. 3c – runde Tablette (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.7 –

Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-498/2008, E. 4.2 – Behälter

(dreidimensionale Marken). In der Rechtsprechung wird in diesem Zusammenhang darauf abgestellt,

ob die nicht unterscheidungskräftigen Elemente auf überraschende bzw. originelle Art und Weise

kombiniert sind.

273 BVGer B-6203/2008, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 274 Vgl. BVGer B-7379/2006, E. 4.4 – Leimtube (dreidimensionale Marke). 275 BVGer B-2676/2008, E. 6.2 – Flasche (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

148

 IR 847 313, Kl. 9, 11, 16

 IR 879 107, Kl. 29

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

CH 55569/2004, Kl. 29, 30 (der kaum erkennbare

Schriftzug «Bonne Maman» beeinflusst den

Gesamteindruck ungenügend; das Karomuster

ist nicht unterscheidungskräftig).276

4.13 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement,

an immer derselben (Waren-)Position und in immer konstanten Grössenverhältnissen

auftretend. Die Position alleine ist nicht schutzfähig, die Kombination von Zeichen und

Position kann jedoch im Gesamteindruck Unterscheidungskraft haben.

Durch die Positionierung auf dem Produkt fällt bei der Positionsmarke das zu schützende

Zeichen mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Es ist grundsätzlich

zweifelhaft, ob die Abnehmer im Zeichen lediglich ein reines Zier- oder technisches Element

erkennen oder ob sie aufgrund der fest definierten Gestaltung und Position auf der Ware

auch einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sehen. Die Unterscheidungskraft ist bei

Zeichen gegeben, die sich nicht in einer beschreibenden oder banalen Angabe erschöpfen

und sich von den banalen Ausstattungen des betroffenen Warensegments genügend

abheben.277

Eine Positionsmarke ist auch für Dienstleistungen denkbar, sofern sie auf einem Gegenstand

angebracht ist, mittels dessen die Dienstleistung erbracht wird. Diesfalls kommen die

vorstehend angeführten Grundsätze mutatis mutandis zur Anwendung, und die Frage der

276 BVGer B-7401/2006 – Verpackung (dreidimensionale Marke).

277 In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden

Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

149

Unterscheidungskraft ist in Bezug auf den fraglichen Gegenstand und die betroffene

Dienstleistung zu prüfen.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke für Waren nur für die

im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu den formellen Erfordernissen betr.

die Markenhinterlegung vgl.Teil 2, Ziff. 3.2.8, S. 59).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:

CH 585 153 (Farbanspruch: Schwarz, Gold, gelb)

Kl. 29, 30

4.14 Bewegungsmarken

Das Schutzobjekt besteht aus einem Bewegungsablauf.

Problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit sind Zeichen, die in der

Bewegung eines Objekts bestehen. Ist das Objekt mit der beanspruchten Ware identisch,

fallen das Zeichen (die Bewegung) und die beanspruchte Ware zusammen; beispielsweise

bei der Öffnungsbewegung einer Autotür. Die Abnehmer werden in dieser Bewegung in

erster Linie eine (technische) Funktion der Ware und keinen betrieblichen Herkunftshinweis

erkennen. Die Unterscheidungskraft kann nur bejaht werden, wenn das Zeichen von einer für

das beanspruchte Warensegment banalen Bewegung klar abweicht. Als banal gelten

Bewegungen, die von den angesprochenen Konsumenten als technisch oder funktional

bedingt wahrgenommen werden. Eine banale Bewegung wird i.d.R. auch freihaltebedürftig

sein. Problematisch sind im Weiteren Bewegungszeichen, wenn das Objekt, das die

Bewegung ausführt, zwar nicht mit den betroffenen Waren identisch ist, aber als Bild- oder

dreidimensionale Marke gleichwohl nicht eintragungsfähig wäre (vgl. Ziff. 4.7, S. 134, Ziff.

4.12.2, S. 141 und Ziff. 4.12.5, S. 143).

Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die

Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7, S. 134 verwiesen werden.

In formeller Hinsicht wird neben der bildlichen Darstellung der einzelnen Bewegungsschritte

eine Beschreibung verlangt, welche die zeitliche Abfolge der Bilder festlegt (vgl. auch Teil 2,

Ziff. 3.2.9, S. 59).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:

CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte Bemerkung: «Die

Marke besteht aus einer animierten, 2 Sekunden

dauernden Sequenz von Bildern, die mit einem

Kleeblattlogo beginnt, welches sich kontinuierlich in ein

Strichmännchen, welches zuerst mit waagrechten Armen

auf beiden Beinen steht und zum Schluss das linke Bein

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

150

anwinkelt und den rechten Arm hebt, wobei es ein

lachendes Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und

letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug angefügt,

dem ersten ‹klee blatt›, dem letzten ‹Coaching für junge

Erwachsene›.»

4.15 Hologramme

Die Holografie ermöglicht die Speicherung und Wiedergabe des räumlichen Bildes eines

oder mehrerer Gegenstände. Je nach Blickwinkel sind der dreidimensionale Charakter eines

Gegenstands oder verschiedene Ansichten, Gegenstände oder Elemente ersichtlich.

Wie bei Wort-, Bild- und kombinierten Wort-/Bildmarken sind die Abnehmer gewohnt, dass

Marken aus Hologrammen bestehen können. Entsprechend beurteilt sich auch der

Gemeingutcharakter nach den für diese Zeichentypen geltenden Grundsätzen (vgl. Ziff. 4.4,

S. 113, Ziff. 4.6, S. 131 und Ziff. 4.7, S. 134).

Betr. formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 2, Ziff.

3.2.5, S. 58.

4.16 Sonstige Markentypen

Aufgrund des weiten Markenbegriffs von Art. 1 MSchG sind weitere Markentypen denkbar,

so z.B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder Tastmarken. Diesen Markentypen steht

zurzeit die fehlende grafische Darstellbarkeit entgegen (Art. 10 MSchV; vgl. Teil 2, Ziff. 3.2,

S. 55). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen für die Bejahung der

Schutzfähigkeit wird deshalb verzichtet.

5. Irreführende Zeichen

5.1 Allgemeines

Art. 2 lit. c MSchG schliesst irreführende Zeichen vom Markenschutz aus. Ob ein Zeichen

irreführend ist, beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise; entscheidend ist

grundsätzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird.278 Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr

der Irreführung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann.

Ein Zeichen wird somit grundsätzlich nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich

irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2, unten).

In Bezug auf Herkunftsangaben gilt in Anwendung des nationalen Rechts (Art. 47 MSchG

i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG) eine abweichende Praxis, welche zusätzlich u.a. von den

relevanten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens gestützt wird (vgl. Ziff. 8.6.1, S. 179). In

diesem Zusammenhang wird nicht auf die Möglichkeit einer korrekten Benutzung abgestellt,

278 Vgl. Ziff. 3.2, S. 101.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

151

sondern muss jegliche Möglichkeit der Irreführung der Abnehmer ausgeschlossen werden.

Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen

bestehen, nur mit einer Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

auf die entsprechende Herkunft eingetragen (vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184).

5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr

Offensichtlich irreführend ist ein Zeichen, wenn es bei den Abnehmern bestimmte

Erwartungen weckt, welche angesichts der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen

zwingend nicht erfüllt werden können.279, 280

Beispiele:

 Ein Zeichen mit dem Wortelement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für

Kaffeeersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 64 Verordnung

des EDI über alkoholfreie Getränke [insbesondere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe,

Limonaden], SR 817.022.111). Hingegen wird ein solches Zeichen für Oberbegriffe wie

Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Klassifikation von Nizza auch

solche Getränke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen und somit auch

Kaffee enthalten können.

 Ein Zeichen mit den Wortelementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden

Abbildungen wird für Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer wegen

Irreführungsgefahr zurückgewiesen, weil jene nicht aromatisiert sein oder

Fruchtsaftanteile enthalten dürfen (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 13 und Art. 22

i.V.m. Art. 2 der Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwässer, SR

817.022.102).

 Zeichen mit dem Bestandteil BIO werden für synthetische Waren als irreführend

zurückgewiesen, für landwirtschaftliche Produkte hingegen ohne Weiteres zugelassen.

 Zeichen, die einen klar erkennbaren Hinweis auf Gold enthalten (z.B. GOLDEN RACE),

werden für mit Gold plattierte Waren als offensichtlich irreführend zurückgewiesen.281

Keine Irreführungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur für solche Waren, die aus Gold

sein können, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhalter und Kugelschreiber oder

Geschirr. Ebenfalls keine Irreführungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die

beanspruchten Waren symbolisch und daher fantasievoll erscheint.

 Nicht schutzfähig sind Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung,

Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder die den

Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind (Art. 10 Abs. 2 lit.

c LGV, vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165). Auf dieser Grundlage werden Elemente wie MED und

279 Vgl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 – Champ. 280 Es existieren verschiedene spezialgesetzliche Bestimmungen, welche Verbote der Benutzung

irreführender Angaben in Verbindung mit gewissen Waren enthalten. Werden die verpönten Begriffe

ausdrücklich genannt, greift zusätzlich der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes

Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG (vgl. Ziff. 7.5, S. 165). 281 BGer in PMMBl 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

152

PHARM für Getränke der Klassen 32 und 33 und allgemein für Lebensmittel282 als

irreführend zurückgewiesen. Keine Irreführungsgefahr besteht nur für Waren mit

medizinischer oder therapeutischer Wirkung, namentlich solche der Klassen 3 und 5.

 Marken für alkoholische Getränke mit mehr als 1,2 Volumenprozent dürfen keine

Angaben enthalten, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen (Art. 10

Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV). Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie

«stärkend», «kräftigend», «energiespendend», «für die Gesundheit», «tonisch» oder

«Vitamin»), werden als irreführend zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165).

 Das Element LIGHT inklusive seiner Übersetzungen ist für alkoholische Getränke

irreführend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt für Bier, da bei Unterschreiten eines

bestimmten Prozentsatzes an Alkoholgehalt von Gesetzes wegen die Möglichkeit der

Bezeichnung als «Leichtbier» vorgesehen ist (Art. 43 Abs. 3 der Verordnung des EDI

über alkoholische Getränke, SR 817.022.110).

 Zeichenelemente wie «light» oder «mild» werden im Weiteren gemäss Art. 17 TabV für

Tabakerzeugnisse wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S.

165).

5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs

Der Gebrauch eines Zeichens, das bei den Abnehmern irreführende Vorstellungen über die

gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen kann, beseitigt die

Täuschungsgefahr grundsätzlich nicht. Allerdings kann eine Angabe unter bestimmten

Umständen ihren irreführenden Charakter verlieren. Das ist der Fall, wenn sie durch

intensiven Gebrauch ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt hat, die im

Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Irreführungen praktisch

ausgeschlossen werden können («secondary meaning»). Sofern der Hinterleger diese

Entwicklung mit geeigneten Mitteln (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 181) glaubhaft macht, kann das

Zeichen als Marke eingetragen werden.

Beispiel:

CH 351 861, Kl. 29, 32

6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen

Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die

öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.283 Die Beurteilung dieser Begriffe

erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht

jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellt und sich

das Verständnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verändert. Andererseits ist es

282 Tierfutter fällt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 3 LMG. 283 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.101.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

153

nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren. Für die Beurteilung, ob ein

Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst, sind auch

Fremdwörter sowie der Sinngehalt von Zeichen, die in für die Schweiz unüblichen Schriften

gehalten sind, zu berücksichtigen.

Als gegen die öffentliche Ordnung verstossend werden Zeichen zurückgewiesen, die gegen

wesentliche Grundsätze des schweizerischen Rechts verstossen. Ordnungswidrig sind

beispielsweise Zeichen, welche das Empfinden ausländischer Staatsangehöriger verletzen,

das Ansehen der Schweiz herabmindern oder die diplomatischen Beziehungen stören

könnten. Hierzu werden Zeichen gezählt, die geeignet sind, die schweizerischen

Landesinteressen zu beeinträchtigen. Auch die Verwendung der Namen von

Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke wird ohne

Einverständnis des bzw. der Berechtigten als gegen die öffentliche Ordnung verstossend

betrachtet. Solche Namen werden deshalb nicht zur Eintragung als Marke zugelassen. Diese

Einschränkung gilt i.d.R. bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.

Sittenwidrig sind z.B. Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen bzw. das religiöse

Empfinden verletzenden oder sexuell anstössigen Inhalt haben.284 Für die Beurteilung der

Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend. Zeichen, die das

sozialethische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise

verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch auf in der Schweiz

lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist.285

Bei Zeichen, die das religiöse Empfinden tangieren können, kommt es auf die Sicht eines

durchschnittlichen Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft an.286 Es werden nur

solche Zeichen mit religiösem Inhalt zurückgewiesen, welche ein zentrales Motiv der

betroffenen Religion bzw. den Namen einer wichtigen Figur verwenden. Ist dies der Fall, liegt

die Sittenwidrigkeit grundsätzlich unabhängig von den beanspruchten Waren oder

Dienstleistungen in der Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung, welche eine

Verletzung des religiösen Empfindens der betroffenen Religionsangehörigen bewirken

kann.287 Ausnahmen sind denkbar, wenn das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen

beansprucht wird, die einen religiösen Bezug aufweisen, oder wenn die Abnehmer an die

wertneutrale Verwendung religiöser Motive für entsprechende Waren oder Dienstleistungen

ausserhalb des religiösen Bereichs gewöhnt sind. Traditionell gebräuchlich ist beispielsweise

die Verwendung der Namen katholischer Heiliger für alkoholische Getränke288 oder religiöser

Symbole für Schmuckwaren.

Beispiele:

 ordnungswidrige Zeichen: «Didier Burkhalter» oder «Barack Obama» (ohne

Einverständnis der Berechtigten), «11th September 2001».

284 BVGer B-438/2010, E. 3.1 – BUDDHA BAR. 285 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); RKGE in sic! 2001, 34, E. 7 – SIDDHARTA. 286 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.). 287 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 – BUDDHA BAR. 288 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

154

 sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED für alkoholische Getränke, BUDDHA BAR u.a. für

CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen.289 SIDDHARTA für Fahrzeuge,

Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen.290

Schutzfähige Zeichen:

 CH 667 807, Kl. 14, 18, 25

 CH 505 111, Kl. 39, 41, 43, 44

7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen

7.1 Allgemeine Bemerkungen

Der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d

MSchG greift bei Zeichen, die mit landesrechtlichen Vorschriften einerseits und/oder den

internationalen, staatsvertraglich begründeten Verpflichtungen der Schweiz andererseits in

Konflikt stehen.

Auf der Grundlage der Bestimmung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ kann eine Verletzung

geltenden Rechts gegenüber einer international registrierten Marke nur dann als

Schutzverweigerungsgrund angeführt werden, wenn gleichzeitig ein Verstoss gegen die

öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt.291

Zurückgewiesen werden sowohl Zeichen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder

staatsvertraglich ausdrücklich untersagt ist.292 als auch Zeichen, welche Angaben enthalten

oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher

oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist.293

Bei der Prüfung der Frage, ob ein Zeichen einen Bestandteil enthält, dessen Benutzung

aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist, ist einzig

der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der

289 BVGer B-438/2010 – BUDDHA BAR. 290 RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTHA. 291 BGE 135 III 648, E. 2.2 – UNOX (fig.). 292 Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.4, S. 154 ff. Vgl. weiter auch das Internationale Übereinkommen zum Schutz

von Pflanzenzüchtungen (SR 0.232.163), das die Eintragung einer geschützten Sortenbezeichnung

als Marke ausschliesst. 293 Vgl. Ziff. 7.5, S. 165.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

155

Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung grundsätzlich nicht

ausschlaggebend;294 sie werden jedoch im Rahmen der Prüfung bestimmter von der

Rechtsprechung anerkannter Ausnahmekonstellationen berücksichtigt, in denen weitere,

schutzfähige Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des

fraglichen Elements führen können295 und somit bewirken, dass dieses nicht in der

geschützten Bedeutung erkennbar ist.

7.2 Wappenschutzgesetz

Das Wappenschutzgesetz (WSchG) verbietet die Eintragung verschiedener öffentlicher

Hoheitszeichen und amtlicher Bezeichnungen als Marken. Soweit die Eintragung gemäss

WSchG zulässig ist, beanspruchen ergänzend die in Ziff. 8, S. 166 zu Herkunftsangaben

festgehaltenen Grundsätze betr. Art. 2 lit. a und c MSchG Geltung.

7.2.1 Öffentliche Zeichen der Schweiz

Mit der «Swissness»-Gesetzgebung erfährt das WSchG eine Totalrevision. Das

Schweizerkreuz darf von jedermann für Waren und Dienstleistungen schweizerischer

Herkunft verwendet und entsprechend auch als Markenbestandteil eingetragen werden.

Verboten ist demgegenüber die Eintragung von Zeichen als Marken oder Markenbestandteil,

deren Gebrauch nach den Art. 8 bis 13 WSchG unzulässig ist. Vom Eintragungsverbot sind

Zeichen ausgenommen, für die das EJPD oder die zuständigen kantonalen Behörden ein

Weiterbenützungsrecht erteilt haben (Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Art. 35 Abs. 2 und 4 WSchG).

7.2.1.1 Wappen

Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 WSchG und

Anhang I des Wappenschutzgesetzes). Das Schweizerkreuz ist ein im roten Feld aufrechtes,

freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als

breit sind (Art. 1 WSchG).

Das Schweizerwappen, die Wappen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden, die

charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen im Zusammenhang mit einem

Wappenschild sowie die mit ihnen verwechselbaren Zeichen dürfen nicht als Marke bzw.

Markenbestandteil eingetragen werden.296 Davon ausgenommen ist die Eintragung als

Marke durch das Gemeinwesen, zu dem diese Zeichen gehören (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 8

Abs. 1 WSchG). Das Eintragungsverbot umfasst auch die Wortzeichen, die sich auf das

Schweizerwappen oder das Wappen eines Kantons, Bezirks, Kreises oder einer Gemeinde

beziehen (z.B. «Schweizer Schild» oder «Berner Wappen») oder die damit verwechselbar

294 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 295 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.). 296 Das Eintragungsverbot gilt auch in den Fällen, in denen Art. 8 Abs. 4 und 5 WSchG den Gebrauch

zulassen (Abs. 4 nennt die Fälle, in denen der Gebrauch der Wappen nach Art. 8 Abs. 1 WSchG

durch andere Personen als das berechtigte Gemeinwesen zulässig ist (Bst. a bis f); gemäss Abs. 5

können die Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden den Gebrauch ihrer Wappen durch andere

Personen auch in weiteren Fällen vorsehen; vgl. auch Swissness-Botschaft, S. 8629 bis 8631).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

156

sind (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 2 WSchG). Diese Bestimmung ist beschränkt auf

Wappen, erstreckt sich aber nicht auf die charakteristischen Bestandteile der

Kantonswappen, sodass sprachliche Anspielungen auf diese Bestandteile, wie «Basler

Stab», «Uri Stier» oder «Berner Bär», zulässig sind.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen des Gemeinwesens:

CH 683 143, Kl. 35, 39, 40, 41, hinterlegt durch die

Stadt Bern

7.2.1.2 Amtliche Bezeichnungen

Verboten ist die Eintragung amtlicher Bezeichnungen in Alleinstellung (z.B.

«Eidgenossenschaft», «Bund», «Kanton», «kantonal», «Gemeinde», «kommunal») und mit

diesen verwechselbarer Ausdrücke. Neben den amtlichen Bezeichnungen im engeren Sinn

sind auch Bezeichnungen oder Ausdrücke geschützt, die auf eine amtliche Tätigkeit oder

eine hoheitliche Funktion schliessen lassen (z.B. «Polizei»). Erfolgt die Anmeldung durch

das Gemeinwesen oder durch Personen, die eine behördliche oder behördennahe Tätigkeit

ausüben, wird die Eintragung gewährt (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 WSchG).

Wird demgegenüber eine amtliche Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wort- oder

Bildelementen verwendet, kann sie eine vollkommen andere Bedeutung erhalten und wird in

dieser Form nicht mehr als Hinweis auf eine Behörde verstanden. In entsprechender

Kombination kann es sein, dass die geschützten Bezeichnungen nicht mit dem Staat oder

seinen Organen in Verbindung gebracht werden und auch nicht auf Beziehungen zu den

Behörden hinweisen (z.B. «Eidgenössisches Turnfest» oder «Eidgenössisches Schwing- und

Älplerfest», da in diesen beiden Kombinationen dem Begriff «Eidgenössisch» eine

Bedeutung zukommt, die nicht auf eine angeblich amtliche Beziehung zum Gemeinwesen

hinweist). Hier gilt der allgemeine Vorbehalt, dass ein Zeichen nicht irreführend297 sein,

gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen darf (Art.

14 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 WSchG).

7.2.1.3 Fahnen und andere Hoheitszeichen

Die Fahnen und die anderen Hoheitszeichen der Eidgenossenschaft (namentlich das

Schweizerkreuz), der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie damit verwechselbare

Zeichen dürfen als Markenbestandteil eingetragen werden, es sei denn, das Zeichen ist

irreführend298 oder verstösst gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes

297 Gemäss Art. 9 Abs. 3 WSchG ist eine Eintragung irreführend, falls die amtliche Bezeichnung

fälschlicherweise mit dem Staat und seinen Organen in Verbindung gebracht wird und/oder auf

Beziehungen mit den Behörden hinweist. Zur Irreführungsgefahr vgl. auch Swissness-Botschaft,

S. 8631. 298 Zur Irreführungsgefahr vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632 bis 8633.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

157

Recht299 (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 WSchG). Insbesondere müssen für eine Eintragung als

Marke die Voraussetzungen von Art. 2 lit. c MSchG in Bezug auf die Irreführung über die

geografische Herkunft erfüllt sein (Art. 13 WSchG); d.h., das Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis muss entsprechend eingeschränkt werden (vgl. Ziff. 8.6.6, S.

184).

7.2.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen

Nationale Bild- und Wortzeichen, die sich auf nationale Symbole wie Wahrzeichen,

Heldengestalten, Stätten oder Denkmäler der Schweiz300 beziehen, dürfen von jedermann

frei gebraucht werden und Bestandteil einer Marke sein. Das Zeichen darf allerdings nicht

irreführend301 sein und nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes

Recht verstossen (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 11 WSchG).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

CH 678 250, Kl. 30, 32, 43, eingetragen mit

Einschränkung der Waren auf

schweizerische Herkunft und negativem

Farbanspruch hinsichtlich des Kreuzes.

7.2.2 Öffentliche Zeichen des Auslandes

Wappen, Fahnen und andere Hoheitszeichen oder mit ihnen verwechselbare Zeichen sowie

Bild- und Wortzeichen ausländischer Staaten dürfen nur zugunsten des Staates als Marke

oder Bestandteil davon eingetragen werden, zu dem sie gehören (Art. 17 i.V.m. Art. 15 Abs.

1 WSchG). Eine Ausnahme besteht dann, wenn das berechtigte Gemeinwesen302 eine

Ermächtigung erteilt hat (Art. 16 Abs. 1 WSchG). Der Nachweis der Ermächtigung kann

insbesondere mittels Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung über die

Eintragung des Zeichens als Marke im «Ursprungsland» (Art. 16 Abs. 2 lit. a WSchG) oder

durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zuständigen ausländischen Behörde

erbracht werden (Art. 16 Abs. 2 lit. b WSchG).

299 Zum Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten und das geltende Recht vgl.

Swissness-Botschaft, S. 8633 bis 8634. 300 Für Beispiele vgl. Swissness-Botschaft zu Art. 7 WSchG, S. 8627. 301 Betrifft die geografische Irreführungsgefahr. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8634.

302 Die Eintragung einer EU-Gemeinschaftsmarke gilt nicht als Ermächtigung eines berechtigten

Gemeinwesens.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

158

7.2.3 Prüfung der Verwechselbarkeit

7.2.3.1 Allgemeine Grundsätze

Das Eintragungsverbot gilt auch für Zeichen, die mit den gemäss Wappenschutzgesetz

geschützten Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht

weiter als die Mindestanforderungen von Art. 6ter Abs. 1 lit. a PVÜ. Diese Bestimmung

verpflichtet die Verbandsländer, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen

staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von diesen eingeführten amtlichen Prüf-

und Gewährzeichen und -stempel sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als

Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurückzuweisen oder für

ungültig zu erklären.303 Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz

Stilisierung bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den

Charakter einer Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches

Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den

Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt. Die schweizerische

Wappenschutzgesetzgebung verbietet indessen nicht nur die Eintragung von

Nachahmungen im heraldischen Sinne, sondern die Eintragung «verwechselbarer Zeichen»

schlechthin. Dadurch sollen ohne Rücksicht auf den heraldischen Charakter diejenigen

Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit begnügen

würden, die geschützten Zeichen nur unbedeutend, aber doch so weit ausreichend

abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.

Die Abänderung des geschützten Hoheitszeichens bzw. seiner wesentlicher Bestandteile

kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem

geschützten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird. Bei häufig verwendeten

Wappenmotiven reichen schon geringe Unterschiede in der Darstellung, um eine

Verwechslungsgefahr auszuschliessen.304

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

CH 585 008 (keine Verwechslungsgefahr mit der

Staatsflagge Österreichs)

303 Dies sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben. 304 BGer 4A_101/2007, E. 4.2 – Doppeladler: «Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des

Doppeladlers ist zunächst – insbesondere als Bildmotiv in Wappen – notorisch derart verbreitet, dass

regelmässig schon eher geringe Unterschiede in der Darstellung die Gefahr der Verwechslung

verringern.»

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

159

CH 598 185 (genügende Abänderung des Adlers

des deutschen und des österreichischen

Wappens)

IR 994 062 (Da der Löwe ein übliches

Wappenmotiv darstellt, kann der vorliegende

Zeichenbestandteil nicht eindeutig einem

Wappen zugeordnet werden. Zudem genügende

Abänderung des Löwen der geschützten

Hoheitszeichen der deutschen Bundesländer

Saarland und Rheinland-Pfalz, des

österreichischen Bundeslandes Salzburg und

des Staatswappens von Senegal).

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

 IR 1 026 289 (Verwechslungsgefahr mit der

Staatsflagge Italiens)

IR 1 161 192 (Verwechslungsgefahr mit der

Staatsflagge und dem Wappen Italiens)

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens mit einem geschützten

Hoheitszeichen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des

Zeichens sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu berücksichtigen.

Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a

MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang

grundsätzlich nicht auf den Gesamteindruck abgestellt.305 Ob der fragliche

Zeichenbestandteil neben anderen grössere oder geringere Bedeutung hat, ist unerheblich;

es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Jedoch ist auch vom

Bundesgericht anerkannt, dass die weiteren Zeichenelemente im Einzelfall zu einem

305 BGE 80 I 58, E. 2, a.M. RKGE in sic! 2002, 855, E. 3 f. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); vgl. zur

insoweit übereinstimmenden Rechtslage im Anwendungsbereich des Rotkreuzgesetzes BGE 134 III

406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

160

Bedeutungswandel führen können.306 Sofern dieser offensichtlich ist und dazu führt, dass der

fragliche Zeichenbestandteil gar nicht mehr als eines der gesetzlich geschützten

Hoheitszeichen erkannt wird, greift das Eintragungsverbot nicht. Dies gilt auch bei Zeichen,

die ein Kreuz in Kombination mit weiteren Elementen enthalten: Wenn aufgrund des

Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare

Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich») zukommt, und somit keine

Gedankenverbindung zum (Schweizer)Kreuz hervorgerufen wird, liegt mit Letzterem keine

Verwechslungsgefahr vor.

Beispiel für ein ohne Einschränkung der Warenliste schutzfähiges Zeichen:

CH 685 544 (Farbanspruch: Rot [CMYK-Wert:

15/100/100/0], Weiss)

Unter das Eintragungsverbot fällt auch die schwarz-weisse Wiedergabe eines farbigen

Hoheitszeichens, die das Hoheitszeichen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil

erkennen lässt.

Für die Verwechslungsgefahr mit einem nach Art. 8 WSchG geschützten Wappen ist

entscheidend, ob eine Form verwendet wird, die von den Konsumenten noch als Wappen

aufgefasst wird.307 Auch das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen

als Marken für Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in

ihrer charakteristischen Ausführung (wie beispielsweise den stehenden Appenzeller Bären,

den schreitenden Berner Bären oder den steigenden Thurgauer Löwen) im Zusammenhang

mit einem Wappenschild, nicht aber auf das blosse Motiv (Bär, Löwe).308 Sobald der fragliche

Bestandteil eines Zeichens nicht auf ein konkretes öffentliches Wappen hinweist bzw. von

den Konsumenten nicht mehr als Wappen erkannt wird, ist eine Verwechslungsgefahr zu

verneinen und das Zeichen kann als Marke eingetragen werden.

306 Vgl. BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.) für das NZSchG und BGE 134 III 406, E. 5.3 – VSA

VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 307 Da das Schweizerwappen und die Schweizerfahne das gleiche Motiv zum Gegenstand haben – ein

aufrecht stehendes weisses Kreuz in einem roten Feld –, muss bei der Beurteilung der

Verwechselbarkeit dieser beiden Zeichen eine sinnvolle und nachvollziehbare Abgrenzung gemacht

werden können. Ausgangspunkt für eine solche Abgrenzung bildet der Wappenschild (vgl. Swissness-

Botschaft, S. 8622 und 8628). 308 Auch hier ist diese Präzisierung nötig, weil die prägenden Bestandteile der Kantonswappen auch in

den entsprechenden Kantonsfahnen enthalten sind. Damit wird ein Widerspruch zu Art. 10 WSchG

vermieden. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8628.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

161

7.2.3.2 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs

7.2.3.2.1 Beim Schweizerwappen

Die Charakterisierung des Schweizerwappens als Schweizerkreuz in einem Dreieckschild

(Art. 2 und 1 WSchG) sowie die Tatsache, dass für den Durchschnittskonsumenten der

Bezug zwischen dem Schweizer.Kreuz und den Farben Rot und Weiss offensichtlich ist,

führt dazu, dass ein Kreuz, welches in anderen Farben dargestellt wird, oder ein weisses

Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem Schweizerkreuz verwechselt wird.309 Die

Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven (z.B.

grünes Kreuz) oder negativen Farbanspruch («das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder

in Weiss auf rotem Grund noch in Rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu

Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden

Farbe wiedergegeben») ausgeschlossen werden.310 Ein Farbanspruch „schwarz/weiss“ ist

nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerwappen zu beseitigen, da es

sich dabei um eine übliche Darstellung des Schweizerwappens handelt, wenn keine Farben

verwendet werden311.

Ebenso wird durch einen positiven oder negativen Farbanspruch die geografische

Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG, die mit einem mit dem Schweizerkreuz

verwechselbaren Zeichenelement einhergeht, beseitigt (vgl. Ziff. 7.2.1.3, S. 156).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

CH 566 939, Kl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25

(Farbanspruch: Weiss, Blau)

7.2.3.2.2 Bei ausländischen Hoheitszeichen

Wenn das ausländische Hoheitszeichen nur in bestimmten Farben geschützt ist, kann die

Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch

einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen

Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die

Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)

mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss im Einzelfall so formuliert werden, dass eine

Gefahr der Verwechslung mit einem konkreten ausländischen Hoheitszeichen

ausgeschlossen werden kann. Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die

einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems

und ist daher unzulässig.

309 RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 – CERCLE+. 310 Diese Formulierung schliesst somit auch eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen des Roten

Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3, S. 162. 311 Siehe Swissness-Botschaft S. 8628.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

162

7.2.4 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen

Das Institut führt ein elektronisches Verzeichnis der öffentlichen Zeichen der Schweiz und

der öffentlichen Zeichen, die ihm ausländische Staaten mitgeteilt haben

(Art. 18 Abs. 1 WSchG und Art. 3 WSchV). Das Verzeichnis wird elektronisch veröffentlicht

(Art 18 Abs. 2 WSchG) und ist unter https://www.ige.ch/juristische-

infos/rechtsgebiete/marken.html abrufbar.

7.3 Schutz des Roten Kreuzes

Das Bundesgesetz betr. den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des

Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 die Eintragung von Marken

aus, deren Gebrauch nach den Bestimmungen des Rotkreuzgesetzes unzulässig ist. Dies

betrifft das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte «Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz»

oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort (dies betrifft sowohl Waren- wie

auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes gilt

für die Zeichen des roten Halbmondes, des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem Grund

und den «Roten Kristall»312 sowie für die Worte «Roter Halbmond», «Roter Löwe mit Roter

Sonne» und «Schutzzeichen des dritten Protokolls» oder «Roter Kristall» (Art. 12 des

Rotkreuzgesetzes). Gemäss Rechtsprechung ist ein rotes Kreuz bzw. ein roter Halbmond in

jeder beliebigen Form und Farbnuance auf einem beliebigen weissen Grund geschützt.313

Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die

Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch

ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 7.2.3.1, S. 161). Das Rotkreuzgesetz untersagt die

Verwendung der geschützten Zeichen als Bestandteil einer Marke grundsätzlich ohne

Rücksicht darauf, welche Bedeutung ihnen zusammen mit anderen Elementen der Marke

zukommt und welche Waren oder Dienstleistungen mit der Marke gekennzeichnet werden

sollen.314 Betr. die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 7.2.3,

S.158 verwiesen. Bei Zeichen, die neben einem Kreuz weitere Elemente enthalten, greift das

Eintragungsverbot nicht, wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem

Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich»)

zukommt und somit keine Gedankenverbindung zu einem (Roten) Kreuz hervorgerufen wird.

312 Das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer

Abkommen.

313 BGE 134 III 406, E. 3 und 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER

AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 – Roter Halbmond (Bildmarke);

vgl. auch BGE 140 III 251, E. 5.3.1 betr. die Löschung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet

permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

314 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.);

BVGer B-3304/2012, E. 3.3 – Roter Halbmond (Bildmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

163

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

CH 464 394, Kl. 41, 42 (Farbanspruch: Grün)

7.4 Internationale Organisationen

Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährszeichen und

-stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6ter PVÜ vor Nachahmung geschützt und

dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke315 oder als Bestandteile solcher eingetragen

noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen

(Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler

Organisationen (Art. 6ter Abs. 1 lit. b PVÜ). Art. 6ter PVÜ ist eine Bestimmung des

Markenrechts, die den Schutz öffentlicher Interessen zum Ziel hat. Es gilt, die staatlichen

Hoheitszeichen bzw. die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen vor

der Benutzung bzw. Rufausbeutung durch Einzelne zu schützen.

In Ausführung der internationalen Verpflichtungen erliess die Schweiz das Bundesgesetz

zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und

anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23). Art. 6 dieses Gesetzes

verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abkürzungen (Sigel), Wappen,

Flaggen und andere Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen oder damit

verwechselbare Zeichen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges

Eigentum (OMPI) mitgeteilt und veröffentlicht worden sind (Art. 1, 2, 3 und 4 NZSchG).316

Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher

Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der

Website des Instituts zu finden (www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).

Eine Ausnahme vom Verbot der Markeneintragung besteht dann, wenn bei Kennzeichen der

Vereinten Nationen der Generalsekretär der Vereinten Nationen bzw. bei Kennzeichen der

Spezialorganisationen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher

Organisationen die dafür zuständigen Stellen die Markeneintragung des geschützten

Kennzeichens ausdrücklich erlaubt haben.

Art. 6ter PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in

verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG.317 So bleibt

beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6ter

315 Für die Mitgliedstaaten des Singapur TLT ist die Anwendung von Art. 6ter PVÜ auf

Dienstleistungsmarken gemäss Art. 16 zwingend.

316 Eine Veröffentlichung muss nicht zwingend im Bundesblatt erfolgen. Das Institut kann das

Publikationsorgan bestimmen (Art. 4 Abs. 3 NZSchG). Zurzeit erfolgt die Veröffentlichung nach wie

vor im Bundesblatt.

317 BGE 135 III 648, E. 2.4 – UNOX (fig.); BVGer B-7207/2009, E. 3.3 f. – Dee Cee style (fig.); BVGer

B-1409/2007, E. 4.3 – Meditrade (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

164

Abs. 1 lit. c PVÜ das Recht gewahrt, die Schutzverweigerung auf Fälle zu beschränken, bei

denen das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer des

Zeichens und der Organisation irregeführt wird. Zudem sieht die PVÜ nur einen Schutz vor

Nachahmung im heraldischen Sinne vor.

Demgegenüber geht das NZSchG als Spezialgesetz bewusst weiter als Art. 6ter PVÜ und

verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das

NZSchG statuiert ein absolutes Benutzungsverbot: Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine

Verwechslungsgefahr besteht.318 und es ist unbeachtlich, für welche Waren und

Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde.319 Der nationale Schutz auf der Grundlage

des NZSchG geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen

Sinne beschränkt, sondern auf jedes verwechselbare Zeichen schlechthin, ohne Rücksicht

auf dessen heraldischen Charakter, erstreckt (Art. 6 NZSchG; zum Begriff der Nachahmung

im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 7.2.3, S. 158). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein mit

einem geschützten Zeichen verwechselbares Zeichen vorliegt, ist nur das fragliche

Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für diese Beurteilung

folglich nicht zu berücksichtigen.320

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:

 IR 820 974, Kl. 11 (Inhaberin ist ein privates

Unternehmen [BGE 135 III 648]).

 IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates

Unternehmen).

 ESA IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates

Unternehmen).

Nicht vom absoluten Schutzausschluss gemäss NZSchG erfasst werden Fälle der

Verwendung einer geschützten Bezeichnung in unveränderter Form, in denen dem

geschützten Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung – insbesondere als

beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt, welche

aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens321 im Vordergrund steht.322 Diese

Regelung greift allerdings nur, sofern die geschützte Bezeichnung innerhalb des Zeichens

nicht durch grafische Gestaltung bzw. separate Anordnung hervorgehoben ist.323

Beispiele:

318 BVGer B-7207/2009, E. 3.3 – Dee Cee style (fig.); BGE 105 II 135, E. 2c – BIS. 319 BGE 135 III 648, E. 2.5 f. – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS

(fig.); vgl. zum Gesamteindruck auch Ziff. 3.2, S. 101.

320 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND

SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 321 In diesem Zusammenhang ist auf den Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens abzustellen. 322 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS

(fig.). 323 Vgl. BVGer B-2768/2013, E. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

165

CH 633 334, Kl. 3; hier steht nicht die geschützte

Abkürzung für die «Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL)», sondern die weitere

eigenständige Bedeutung als englische

Übersetzung für das Wort «Öl» im Vordergrund.

UNO, DUE, TRE

Kl. 25; hier steht nicht die geschützte Abkürzung

für die «United Nations Organisation (UNO)»,

sondern die weitere eigenständige Bedeutung als

italienische Übersetzung für die Zahl «eins» im

Vordergrund.

Grundsätzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder

beliebigen Farbe zu.324 Wenn das Kennzeichen einer internationalen Organisation im

Einzelfall nur in einer bestimmten Farbe geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem

geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven

Farbanspruch bzw. bei nationalen Eintragungsgesuchen und internationalen Registrierungen

durch einen negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen

Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die

Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)

mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss vergleichbar mit demjenigen für das

Schweizerkreuz oder für das Zeichen des Roten Kreuzes formuliert werden (vgl. Ziff. 7.2.3.1,

S.161). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven

Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher

unzulässig.

7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe

Verschiedene Bundesgesetze enthalten Verbote der Benutzung bestimmter Begriffe in

Verbindung mit gewissen Waren. Zweck dieser Bestimmungen ist der Ausschluss einer

möglichen Irreführung. Werden die verpönten Begriffe vom Gesetz genannt, weist das

Institut Zeichen, welche diese Angaben enthalten oder aus ihnen bestehen, aufgrund

Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurück. Beispielsweise

enthalten Art. 10 Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV im Zusammenhang mit

324 BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

166

alkoholischen Getränken das Verbot der Benutzung von Angaben, die sich in irgendeiner

Weise auf die Gesundheit beziehen (z.B. «stärkend»). Art. 10 Abs. 2 lit. c LGV verbietet u.a.

Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Behandlung oder Heilung einer

menschlichen Krankheit zuschreiben (z.B. «med», «pharm»), und Art. 17 Abs. 3 TabV

verbietet die Verwendung von Angaben auf der Verpackung von Tabakerzeugnissen, die

den Eindruck erwecken, ein bestimmtes Tabakerzeugnis sei weniger schädlich als ein

anderes (z.B. «leicht», «mild»). Der Gebrauch solcher Angaben ist irreführend und stellt

gleichzeitig einen Verstoss gegen geltendes Recht dar. Entsprechende Zeichen werden

somit sowohl gestützt auf Art. 2 lit. c als auch aufgrund Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen

(vgl. auch Ziff. 5.2, S.151).

Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträge betr. den Schutz von

Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Angaben sowie

das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS;

SR 0.632.20) sehen einen Schutz für diejenigen Herkunftsangaben vor, die sie ausdrücklich

auflisten, sowie für alle geografischen Namen und Zeichen, die unter die vom jeweiligen

Vertrag gegebene Definition fallen. Entsprechend stützt sich die Zurückweisung eines

Zeichens, das einen in den Verträgen umschriebenen Tatbestand erfüllt, in erster Linie auf

den Verstoss gegen geltendes Recht.325 In zweiter Linie finden auch die in Art. 2 lit. c und –

je nach Zeichen – Art. 2 lit. a MSchG geregelten Zurückweisungsgründe Anwendung (vgl.

auch Ziff. 8.8, S. 189).

8. Herkunftsangaben

8.1 Begriff der Herkunftsangabe

Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe (HKA) jeden direkten oder indirekten

Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich

Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft

zusammenhängen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem

bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.326 Ob geografische Namen und

Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne einer Herkunftsangabe

verstanden werden, ist im konkreten Fall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die

fragliche Bezeichnung beim Publikum hinterlässt.327 Der Begriff «Herkunftsangabe» ist somit

enger gefasst als die Begriffe «geografisches Zeichen» bzw. «geografischer Name»;

Letztere umfassen sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren

Qualifikation als Herkunftsangaben.

325 BGer in sic! 2003, 337, E. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; vgl. auch BGer in sic! 2007, 274,

E. 3.1 f. – Champ. 326 BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); vgl. auch BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN

MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 6.3.5 – HYDE PARK; BVGer B-7407/2006, E. 3.3 –

TOSCANELLA. 327 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

167

Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw.

Dienstleistungen von solchen gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier

aber nicht bezüglich der betrieblichen Herkunft erfolgen. Mit der Angabe sollen die

Abnehmer vielmehr auf eine bestimmte geografische Herkunft hingewiesen werden; diese

steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.

Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung der

geografischen Angabe oder eine behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht

notwendig.328 Der Schutz nach Art. 47 ff. MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender

Herkunftsangaben oder mit solchen verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch

täuschender Herkunftsangaben.

8.2 Herkunftsangaben als Marken

Werden Herkunftsangaben als Marken hinterlegt, finden die absoluten Ausschlussgründe

von Art. 2 MSchG Anwendung (vgl. Ziff. 8.5, S. 177 und 8.6, S. 179). Davon ausgenommen

sind die geografischen Marken. Auf diese findet Art. 2 lit. a MSchG keine Anwendung (vgl.

Ziff. 10, S. 193).

Die Prüfung der Eintragungsfähigkeit als Marke steht auf der Grundlage des

Erfahrungssatzes, wonach eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung

von Waren, nach der Lebenserfahrung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung weckt,

die damit bezeichneten Produkte stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den

die Angabe hinweist.329 Dieser Erfahrungssatz beansprucht auch für die Kennzeichnung von

Dienstleistungen Geltung.330 Allerdings ist die Beziehung zwischen der Dienstleistung und

ihrem Herkunftsort i.d.R. nicht derart eng wie zwischen einem Produkt und dem Ort seiner

Herstellung, und es sind in diesem Zusammenhang teilweise andere Ausnahmen zum

Erfahrungssatz zu beachten als für Waren (vgl. nachfolgend Ziff. 8.4.5 ff., S. 172). Auch bei

Zeichen, die aus geografischen und nicht geografischen Elementen bestehen, findet der

Erfahrungssatz Anwendung.331

328 Betr. den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss

Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.

329 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008,

E. 4.2 – AFRI-COLA; BGE 97 I 79, E. 1 – CUSCO; BVGer B-6503/2014, E. 3.4 und 4.3 – LUXOR. 330 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. 331 BGer 4A_357/2015, E. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE

(fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. auch BGer 4A_6/2013, E. 2.2 –

WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

168

8.3 Arten von Herkunftsangaben

8.3.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer

Ware oder einer Dienstleistung: z.B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen, Regionen,

Städten, Ortschaften, Bezirken oder Tälern.332

8.3.2 Indirekte Herkunftsangaben

Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den

Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen.333 Sie weisen nicht

ausdrücklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen334 auf ein

bestimmtes geografisches Gebiet hin. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und

Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen, Plätzen, Bauwerken oder Monumenten,

sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen.335 Indirekte Herkunftsangaben

können im Weiteren Namen und bekannte Abbildungen berühmter historischer bzw.

allegorischer Persönlichkeiten sein, wie z.B. «Wilhelm Tell» oder «Uncle Sam»336.

In bestimmten Fällen können die Namen von Bergen, Seen und Flüssen direkte

Herkunftsangaben darstellen, wenn nämlich die damit bezeichnete Ware tatsächlich aus

bzw. von dem Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle

am Matterhorn gelegen ist).337

Beispiel einer indirekten Herkunftsangabe:

 Freiheitsstatue (Die Freiheitsstatue wird als Hinweis auf die USA aufgefasst.)

8.3.3 Einfache Herkunftsangaben

Als einfache Herkunftsangaben gelten Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren

oder Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualität der damit

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird (Art. 47 MSchG). Der

Hinweis beschränkt sich ausschliesslich auf die Aussage, dass die Ware oder die

Dienstleistung aus einem bestimmten Ort stammt.

Beispiele:

332 Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv

(BVGer B-5274/2009, E. 2.7 – SWISSDOOR). 333 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR. 334 Vgl. betr. nationale Symbole auch Art. 7 i.V.m. Art. 11 WSchG.

335 Vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 – STRELA. 336 RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM. 337 Wenn geografische Bezeichnungen der genannten Art im konkreten Fall (insbesondere aufgrund

sachlicher Unmöglichkeit einer entsprechenden Herkunft; vgl. Ziff. 8.4.4, S. 171) als direkte

Herkunftsangaben ausscheiden, bleibt die Prüfung als indirekte Herkunftsangaben vorzunehmen (vgl.

betr. den Namen eines Stadtparks BVGer B-1785/2014, E. 6.1 i.V.m. E. 6.2 – HYDE PARK).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

169

 Berner Konfitüre

 Schweizer Teigwaren

 Deutsche Kleider

8.3.4 Qualifizierte Herkunftsangaben

Von qualifizierten Herkunftsangaben spricht man, wenn eine bestimmte Qualität, ein

besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren im Wesentlichen auf die

geografische Herkunft zurückzuführen sind, d.h., wenn die geografischen Verhältnisse

(natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen

wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Produkte haben. Beispiele für qualifizierte

Herkunftsangaben sind «Genève« für Uhren, «Schweiz» für Schokolade oder Uhren,

«Carrara» für Marmor, «Alsace» für Honig oder «Kreta» für Olivenöl. Auch bei

Dienstleistungen können ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften

wesentlich mit ihrer geografischen Herkunft zusammenhängen.

Für die qualifizierte Herkunftsangabe für Waren werden oftmals auch die Begriffe

(geschützte) geografische Angabe und (geschützte/kontrollierte) Ursprungsbezeichnung

(«appellation d’origine») verwendet. Anders als im Lebensmittel-, Landwirtschafts- und

Weinrecht sind die Begriffe der geografischen Angabe und der Ursprungsbezeichnung im

Markenschutzgesetz nicht explizit erwähnt, fallen aber unter die Definition von Art. 47

MSchG.338

8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG

geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als

Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden

können.339

Nicht als Herkunftsangaben gelten insbesondere340 geografische Namen und Zeichen, die

sich in die nachfolgend angeführten Gruppen einordnen lassen.

Werden geografische Namen und Zeichen mit zusätzlichen Elementen verwendet, sind

weitere Ausnahmen denkbar, in denen die fraglichen Bezeichnungen aufgrund des

Gesamteindrucks des Zeichens keine Herkunftsangaben darstellen.341 Voraussetzung dafür

ist, dass die geografischen Namen und Zeichen offensichtlich in einem anderen

338 Betr. den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss

Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.

339 BGE 128 III 454, E. 2.1 und 2.2 – YUKON. 340 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 3.4 – HYDE

PARK. 341 Vgl. BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5480/2009, E. 7.2 –

Milanello (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain

paris 5e (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

170

Sinnzusammenhang stehen und insofern ein Verständnis als Herkunftsangaben

ausgeschlossen ist.342

8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung

Geografischen Namen und Zeichen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt

zukommen.343 Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens

und/oder der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und

dominiert,344 fällt die geografische Bedeutung ausser Betracht und kann das Zeichen aus

diesem Grund nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.

Beispiele:

 CH 575 706, Kl. 9, 11, 35

 CH 571 586, Kl. 16 und 41

 CH 611 934, Kl. 35, 41, 43, 44

Aufgrund der Bildelemente dominieren in diesen Beispielen die Bedeutungen als

mythologischer Vogel, Sakralbau bzw. Gewürzpflanze gegenüber jenen als geografischer

Name der Hauptstadt von Arizona, einer deutschen Universitätsstadt bzw. eines

südamerikanischen Staates. Demgegenüber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454)

für Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege usw.) kein unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der

antiken Mythologie ersichtlich und folglich die geografische Bedeutung massgebend. Die

Wortmarke PHOENIX wurde daher als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irreführend

zurückgewiesen.345

342 BGer 4A_357/2015, E. 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA;

BVGer B-2303/2007, E. 2.3 und 5.4 f. – Tahitian NONI (fig.).

343 Soweit die Beurteilung aus Sicht von Fachleuten erfolgt, sind allfällige weitere Sinngehalte in der

Fachsprache zu berücksichtigen. 344 BGer in sic! 2013, 534, E. 3.3.2 – Wilson; BGE 135 III 416, E. 2.3 – CALVI (fig.); BVGer

B-608/2015, E. 4.1 – MAUI JIM; BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. schon RKGE in sic!

1998, 475, E. 3b – Finn Comfort (fig.). 345 RKGE in sic! 2004, 428 – PHOENIX.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

171

8.4.2 Unbekannte geografische Namen

Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geografischen Namens ist

einzelfallweise zu prüfen. Die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder

Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind, gelten als

Fantasiezeichen und können nicht als Herkunftsangaben verstanden werden.346 Je

abgelegener und je weniger bekannt eine Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer

ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt überhaupt erkannt wird, und desto

eher wird der Name der Ortschaft oder Landesgegend als Fantasiebezeichnung

aufgefasst.347 Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands348 bringt es mit sich, dass ein

allfälliges (zukünftiges) Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prüfen

bleibt.349 Für die Beurteilung der Bekanntheit werden u.a. die folgenden Kriterien

herangezogen: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische, wirtschaftliche (Tourismus,

Industrie) und kulturelle Bedeutung,350 besonderer Ruf.

Beispiele für unbekannte geografische Namen:

- YUKON (IR 659 288; Kl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32)351

- NYALA (CH 543 179; Kl. 10, 25 und 28)

8.4.3 Symbolische Zeichen

Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen trotz

eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der

Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden352 (z.B. ALASKA für mentholhaltige

Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Der Anwendungsbereich dieser

Ausnahmefallgruppe ist beschränkt.353 Schutzfähig sind Zeichen, bei denen aufgrund des

klar erkennbaren354 Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen

im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht

zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führen

346 BGE 135 III 416, E. 2.6.1 – CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

Betr. die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. 8.7.1, S.

185. 347 BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON. 348 Vgl. Ziff. 4.2 f., S. 109 f. 349 Vgl. Ziff. 8.5.1, S. 177. 350 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA. 351 BGE 128 III 454 – YUKON. 352 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 – CAPRI (fig.); BVGer

B-915/2009, E. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

353 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM. 354 BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

172

kann;355 dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische

Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen.356

Beispiele:

- MAGIC AFRICA (IR 967 030) für Parfümeriewaren in Kl. 3

- COPACABANA (CH 402 682) symbolisch für Waren in Zusammenhang mit

Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20, 28

8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit

Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht

als Herstellungsort oder als Herkunftsort der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile

der Waren oder als Herkunftsort der Dienstleistungen infrage.357 gelten die bekannten

geografischen Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangabe. In diesem Zusammenhang

spielt es zum einen keine Rolle, ob sich die Existenz des betroffenen Wirtschaftszweiges vor

Ort nachweisen lässt.358 zum anderen reicht die blosse Unwahrscheinlichkeit einer

entsprechenden Herkunft nicht aus.359

Beispiele:

- SAHARA für Papier und Pappe

- MATTERHORN für Bananen

8.4.5 Typenbezeichnungen

Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete

Erzeugnis stamme aus diesem Ort, werden nicht als Herkunftsangaben verstanden.360

Eine Typenbezeichnung kann offensichtlich als solche unter den weiteren

Markenbestandteilen erkennbar sein.

Beispiel:

SCHLAFZIMMER MODELL VENEDIG

Eine Typenbezeichnung kann aber auch dann gegeben sein, wenn das Zeichen einen in der

Schweiz für die betroffenen Waren bekannten Unternehmens- oder Markennamen enthält

(die Bekanntheit muss entweder notorisch sein oder durch den Hinterleger nachgewiesen

werden) und wenn die Abnehmer in der entsprechenden Branche daran gewöhnt sind,

geografische Namen und Zeichen als Typenbezeichnungen wahrzunehmen.

355 Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1.2 – YUKON. 356 BGer 4A_324/2009, E. 5.1 – GOTTHARD; BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM; BVGer

B-386/2008, E. 7.4 – GB. 357 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.3 – YUKON. 358 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.). 359 BVGer B-608/2015, E. 3.3 – MAUI JIM; BVGer B-6503/2014, E. 5 – LUXOR; BVGer B-6959/2009,

E. 4.2 – CAPRI (fig.). 360 BGE 135 III 416, E. 2.6.3 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.4 – YUKON.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

173

Beispiel:

TAG HEUER MONZA CH 478 864, Kl. 14 (Uhren und Zeitmessinstrumente)

Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in der Marke enthaltene

Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der betreffende Ort für die

beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst. In diesem Fall begründet der Ruf

eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft der Waren.

8.4.6 Gattungsbezeichnungen

Herkunftsangaben, die ihren ursprünglichen Sinngehalt verloren haben und von den

massgeblichen Verkehrskreisen nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, sondern nur noch als Bezeichnung der Art,

der Sorte oder der Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, sind

als Gattungsbezeichnungen zu qualifizieren. Entsprechend besteht auch keine Gefahr mehr,

dass die Konsumenten durch die Verwendung solcher Angaben als Marke oder Bestandteil

einer Marke über die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen irregeführt

werden. Beispiele für Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI für Würste oder EAU DE

COLOGNE für Parfümeriewaren.

Gattungsbezeichnungen stehen zum freien Gebrauch offen und gelten als Zeichen des

Gemeinguts, weshalb sie nicht als Marken eingetragen werden können. Die Umwandlung

einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin angenommen. Die

Bezeichnung muss während Jahrzehnten als Sachbezeichnung verwendet worden sein, und

die damit gekennzeichnete Ware darf nicht mehr mit dem ursprünglichen Herkunftsort in

Verbindung gebracht werden. Zudem darf die Umwandlung erst dann als abgeschlossen

angesehen werden, wenn sich bei allen beteiligten Verkehrskreisen die einheitliche Meinung

durchgesetzt hat, dass es sich bei der Angabe nur noch um eine Sachbezeichnung

handelt.361

8.4.7 Betriebliche Herkunft

Nicht als Herkunftsangaben gelten u.a. Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich362 als

Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Waren verstanden werden. Mit diesen

Angaben verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine geografischen

Herkunftserwartungen.363 In der Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise zeichnet

sich eine solche Angabe durch Besonderheiten aus, die eine Gedankenverbindung zum

entsprechenden geografischen Ort im Sinne eines Hinweises auf die geografische Herkunft

der beanspruchten Waren ausschliessen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn (erstens) das

Zeichen einen Hinweis auf einen «Betrieb» (im engeren oder weiteren Sinne) sowie

(zweitens) bestimmte, ohne Weiteres erkennbare Informationen bezüglich seines

361 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 2 – HOLIDAY PILS. 362 Es genügt nicht, wenn das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher

Herkunftshinweis verstanden wird (BVGer B-3259/2007, E. 11 – OERLIKON). 363 RKGE in sic! 2003, 429, E. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

174

Tätigkeitsfeldes enthält und Letzteres (drittens) offensichtlich nichts mit der Herstellung der

beanspruchten Waren zu tun hat.

Erkennen die Abnehmer in geografischen Namen und Zeichen einzig einen Hinweis auf die

betriebliche Herkunft, dann entfällt grundsätzlich eine Irreführungsgefahr betr. die Herkunft

der beanspruchten Waren. Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in

der Marke enthaltene Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der

betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst. In diesem Fall

begründet der Ruf eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft

der Waren. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Konsumenten des Hinweises auf ein

bestimmtes Unternehmen bewusst sind. Bei Uhren oder Schokolade muss beispielsweise

grundsätzlich eine Einschränkung auf schweizerische Herkunft vorgenommen werden, falls

ein Zeichen einen Hinweis auf die Schweiz beinhaltet.

Das Kriterium des betrieblichen Herkunftshinweises findet sich in verschiedenen Bereichen

(vgl. Ziff. 8.4.11, S. 175 betr. Namen von Luftfahrtgesellschaften, Ziff. 8.4.12, S. 176 betr.

Namen von Sportorganisationen).

8.4.8 Verkaufsort (Messen u.Ä.)

Geografische Hinweise auf den Verkaufsort, welche deutlich auf den Ort des Angebots

Bezug nehmen, werden weder für die beanspruchten Waren noch für Dienstleistungen als

Herkunftsangabe aufgefasst.

Beispiele:

 CH 615 653, Kl. 12 und 42364

 CH 669 700, Kl. 25, 35, 39

8.4.9 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben

Zeichen, welche für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere (Tele-)

Kommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Namen enthalten, stellen dann

364 Die deutliche Bezugnahme auf den Verkaufsort erfolgt in diesem Beispiel mit dem

Zeichenbestandteil „Auktion“; bezüglich der Würdigung der nationalen Top Level Domain vgl. Ziff.

4.4.7, S. 123.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

175

keine Herkunftsangaben dar, wenn die geografische Bezeichnung auf den Titel, das Thema

oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweist. Dieser Grundsatz gilt

insbesondere für Verlagserzeugnisse, worunter beispielsweise bespielte Musikkassetten,

bespielte CDs und Videofilme (Kl. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Bücher (Kl. 16)

fallen; er gilt nicht für unbespielte Kassetten, unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien,

Druckereierzeugnisse und Drucksachen usw.

Beispiele:

 CH 595 560: ohne Einschränkung zugelassen für

Verlagserzeugnisse.

 CH 504 253: keine Einschränkung für Fotos365

8.4.10 Geografische Hinweise in der Gastronomie

Im Zusammenhang mit Esswaren und Getränken werden geografische Bezeichnungen nicht

als Herkunftsangaben verstanden, wenn sie offensichtlich auf eine bestimmte Art von Gericht

oder Getränk hinweisen. Bei Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie (Kl. 43) sind

geografische Namen und Zeichen keine Herkunftsangaben, wenn sie klar erkennbar auf

einen anderen Aspekt als die Herkunft der angebotenen Dienstleistung hinweisen, z.B. auf

die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche oder Verpflegung.

Beispiele:

 ABC PIZZA HAWAII: Dieses Zeichen kann ohne Einschränkung der Warenliste

zugelassen werden, da «Pizza Hawaii» nur auf ein bestimmtes Gericht hinweist.

 ABC Swiss Chalet: Dieses Zeichen kann für Verpflegungsdienstleistungen (Kl. 43) ohne

Einschränkung der Dienstleistungsliste zugelassen werden, da «Swiss Chalet» nur

einen Hinweis auf die Ausstattung des Lokals darstellt.

8.4.11 Namen von Luftfahrtgesellschaften

Bei Zeichen, die klar auf eine Luftfahrtgesellschaft hinweisen, gelten geografische Namen

und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangaben. Die im Zeichen enthaltenen geografischen

Namen und Zeichen gelten hingegen dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort

für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).

365 RKGE in sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

176

Beispiel:

- ABC AIR KÖLN (Kl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): Für Biere (Kl. 32) gilt KÖLN als

Herkunftsangabe, da die Stadt für diese Waren einen besonderen Ruf geniesst. Bei allen

anderen Waren steht der betriebliche Herkunftshinweis im Vordergrund. Bezüglich

Dienstleistungen besteht hingegen eine Herkunftserwartung; entsprechend müssen die

Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein.

8.4.12 Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen

Geografische Namen und Zeichen in Bezeichnungen, die klar auf einen Sportverband oder

eine kulturelle Organisation hinweisen, werden i.d.R. für Waren nicht als Herkunftsangaben

aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings

dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen

besonderen Ruf geniesst (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).

Beispiele:

 CH 621 086; ohne Einschränkung zugelassen für

Kl. 14, 16, 18, 21, 24–25, 28, 35, 41.

 CH 513 168; ohne Einschränkung zugelassen

insbesondere für Kl. 25

8.4.13 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen

Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass werden geografische

Namen und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangabe aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen

geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der

betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst (vgl. für den

besonderen Ruf Ziff. 8.4.7, S. 173).

Beispiel:

 ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (Kl. 1–32): für die Waren der Kl. 9 (elektronische

Geräte) und Kl. 12 (Fahrzeuge) gilt JAPAN als Herkunftsangabe, da das Land für diese

Waren einen besonderen Ruf geniesst.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

177

8.4.14 Geografische Hinweise bei Tabakwaren

Geografische Hinweise im Zusammenhang mit Tabakwaren gelten grundsätzlich als

Herkunftsangaben. Nicht als Herkunftsangaben gelten hingegen Zeichen, die aufgrund des

Gesamteindrucks des Zeichens einzig als Hinweis auf die besondere Tabakmischung

wahrgenommen werden (z.B. AMERICAN BLEND).

8.4.15 Reisedienstleistungen

In Zeichen, die geografische Namen und Zeichen enthalten und für Reisedienstleistungen

hinterlegt werden, wird i.d.R. kein Herkunftshinweis erkannt, sondern werden die

geografischen Namen und Zeichen als Hinweis auf die Reisedestination verstanden.

Beispiele:

 CH 637 536, Kl. 39 und 43

 CH 438 869, Kl. 39 (Veranstaltung von Reisen)

8.5 Gemeingut

8.5.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte (einfache oder qualifizierte, vgl. Ziff. 8.3.1, S. 168 ff.) Herkunftsangaben beschreiben

die geografische Herkunft eines Produkts eindeutig und sind deshalb Gemeingut.366 Dies gilt

nicht bloss, soweit solche geografische Bezeichnungen von den massgebenden

Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden

können, sondern auch, soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmen als

Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten.367 Da die angesprochenen Abnehmer

in direkten Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf eine bestimmte

betriebliche Herkunft im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es

366 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4710/2014, E. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE

(fig.). 367 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson; BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

178

diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft.368 Dazu kommt, dass es jedem

Anbieter möglich sein muss, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen

hinzuweisen; direkte Herkunftsangaben sind deshalb auch freihaltebedürftig. In diesem

Zusammenhang wird neben den aktuellen Verhältnissen auch darauf abgestellt, ob die

geografische Bezeichnung in Zukunft – unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen

Entwicklung – als Herkunftsangabe für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen

verwendet werden könnte.369 Herkunftsangaben gelten daher so lange als freihaltebedürftig,

als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige

Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen.370

Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend:

Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus,

Industrie) usw. Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands kann dazu führen, dass im

Prüfungszeitpunkt aus Sicht der Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen

Namen und Zeichen der Markenschutz aufgrund eines (zukünftigen) Freihaltebedürfnisses

aus Sicht der Konkurrenten zu verweigern ist.

Sofern eine ausländische Herkunftsangabe für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen im

Register des Ursprungslands eingetragen wurde, gilt sie (auch) in der Schweiz als nicht

freihaltebedürftig.371 Diese Praxis greift auch, wenn eine Eintragung durch das EUIPO erfolgt

ist.372 Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts über die

Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Schweiz aus. Entscheidend für die Beurteilung

dieses Aspekts ist die Sachlage in der Schweiz373 (vgl. Ziff. 4.3. S. 109 f.). Entsprechend

lässt der im Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des

Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zu.374

8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben

Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben

grundsätzlich nicht im Gemeingut.375 Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz – und somit

Gemeingut – bilden insbesondere die folgenden Bildzeichen, soweit sie üblicherweise als

Herkunftshinweise verwendet werden und im konkreten Fall nicht eine unübliche grafische

Gestaltung aufweisen:376 das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne, die Fahnen der

368 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 101. 369 Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON. 370 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson. 371 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson; diese Praxis geht zurück auf BGE 117 II 327 ff. –

MONTPARNASSE. Nach der Praxis des Instituts kann der ausländische Eintrag nicht berücksichtigt

werden, wenn er eine kombinierte Marke betrifft (a.M. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson).

372 BVGer B-6363/2014, E. 7.1 – MEISSEN. 373 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE. 374 Die Frage nach dem Freihaltebedürfnis ist nur dann relevant, falls der ausländischen

Herkunftsangabe in der Schweiz Unterscheidungskraft zukommt. 375 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4080/2008, E. 2.5 – AUSSIE DUAL

PERSONALITY. 376 Vgl. die allgemeinen Ausführungen zu Bildmarken, Ziff. 4.7, S. 134.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

179

Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die entsprechenden ausländischen

Hoheitszeichen.377 Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Gemeingut ist stets auch zu

prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG378

oder die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG gegeben sind.

8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben

Zeichen des Gemeinguts können sich grundsätzlich im Verkehr durchsetzen (vgl. dazu die

allgemeinen Ausführungen in Ziff. 11, S. 195). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch in

Berücksichtigung des zukünftigen Freihaltebedürfnisses i.d.R. als unentbehrlich zu

qualifizieren und daher absolut freihaltebedürftig. Die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung

ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.

Ausnahmen vom absoluten Freihaltebedürfnis für direkte Herkunftsangaben sind

insbesondere möglich, wenn aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit zu verneinen

ist, oder bei ausländischen Herkunftsangaben, wenn das Zeichen für identische Waren oder

Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist.379

8.6 Irreführung über die geografische Herkunft

8.6.1 Grundsatz

Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf

die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen

zulässt.380 Nach der Lebenserfahrung weckt eine als Marke oder deren Bestandteil

verwendete geografische Bezeichnung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung, die

Waren und Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die

Angabe hinweist (vgl. zu diesem Erfahrungssatz im Einzelnen vorstehend Ziff. 8.2, S. 167).

Als irreführend gilt somit ein Zeichen, das geografische Namen und Zeichen enthält – und

sei es nur als untergeordneten Bestandteil381 – oder aus solchen besteht und die

angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder

Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf das oder den die Angabe

hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.382 In Fällen der Kombination mit weiteren

Elementen ist zu prüfen, ob diese dem Zeichen im Gesamteindruck einen Sinngehalt geben,

377 Bezüglich allen genannten in- und ausländischen Zeichen bleiben die Verbotsbestimmungen des

Wappenschutzgesetzes vorbehalten; vgl. Ziff. 7.2, S. 155. 378 BVGer B-2925/2014, E. 3.3 – Cortina (fig.). 379 BGE 117 II 327, E. 2b – MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 – GERRESHEIMER. 380 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 3.2 – AFRI-COLA; BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); RKGE

in sic! 2004, 428, E. 2 – PHOENIX. Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2,

S. 101. 381 BGer in PMMBl 1977 I 18, E. 3 – COLONIA (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE

diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

382 Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2007, 274, E. 4.1 – Champ; BVGer

B-6503/2014, E. 3.1 – LUXOR; BVGer B-5480/2009, E. 4.2 – Milanello (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

180

der ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die infrage stehenden Waren und

Dienstleistungen ausschliesst383 (vgl. vorstehend Ziff. 8.4). Entscheidend ist, ob das Zeichen

bei den Abnehmern eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem

bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe

weckt.384 Auch eine mutilierte oder modifizierte geografische Bezeichnung kann

herkunftsbezogene Erwartungen wecken und daher irreführend sein.385 Dies ist der Fall,

wenn ihr geografischer Sinngehalt trotz der sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt –

und gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig sein

sollte (vgl. vorstehend Ziff. 3.2, S. 101).

Das Verbot der Irreführungsgefahr386 betr. Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des

Publikums vor Irreführung über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder

Dienstleistungen,387 und dies ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem

Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.388 Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist

deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen.389 Aus diesem Grund gilt die Regel,

wonach bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind, nur

für die Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 3.7, S. 105).

Gemäss langjähriger Praxis des Instituts, welche vom Bundesgericht bestätigt wurde,390

werden Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in

Anwendung von Art. 47 i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn

jegliche Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung des Warenverzeichnisses

ausgeschlossen werden kann391 (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 8.6.6, S. 184). Mit anderen

Worten reicht – anders als nach den allgemeinen Regeln betr. irreführende Zeichen (vgl. Ziff.

5.1 f., S. 150 ff.) – die Möglichkeit der korrekten Benutzung als solche bei Herkunftsangaben

nicht aus für die Erteilung des Markenschutzes. Das Erfordernis der Einschränkung hat

einerseits präventive Wirkung und verkleinert de facto die Irreführungsgefahr; andererseits

wird damit der Schutzumfang beschränkt (der sich gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG nur auf die

auf eine bestimmte Herkunft eingeschränkten Waren bezieht, mit der Folge, dass ein

Gebrauch für Waren anderer Herkunft keinen rechtserhaltenden Gebrauch gemäss Art. 12

Abs. 1 MSchG darstellt)392. Eine Lockerung dieser Praxis würde den nationalen und

383 Vgl. BGer 4°_357/2015, E. 4.5 und 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 384 BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-5451/2013, E. 3.3 – FIRENZA. 385 BVGer B-5451/2013, E. 4.3 – FIRENZA; vgl. auch BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA und

BVGer B-4710/2014, E. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.).

386 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 und 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; tatsächlich eingetretener

Täuschungen bedarf es nicht: BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.). 387 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA. 388 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); BVGer

B-1223/2010, E. 2.2 – TOURBILLON (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 4.2 – bticino (fig.).

389 BGE 132 III 770, E. 3.2 – COLORADO (fig.). 390 BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 4 – COLORADO (fig.); vgl. auch BVGer

B-915/2009, E. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; BVGer B-7408/2006, E. 4.4 – bticino (fig.). 391 Ob die in Art. 48a bis 48d MSchG statuierten Vorgaben im konkreten Einzelfall erfüllt sind, wird

vom Institut im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens nicht geprüft. 392 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

181

internationalen Verpflichtungen (aus dem TRIPS-Abkommen und den internationalen

Verträgen) der Schweiz widersprechen. Eine Einschränkung nach der geografischen

Herkunft wird auch in Bezug auf Dienstleistungen verlangt393 (vgl. dazu wiederum Ziff. 8.6.6,

S. 184).

8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer

eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch eine

Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft nicht zu beseitigen vermag.394

Ausnahmsweise können jedoch irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen

Gebrauchs eine eigenständige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen.395 Dies

ist nur dann anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die

ursprünglich irreführende Angabe tatsächlich eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt

hat und dass zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten

Waren und/oder Dienstleistungen für die massgebenden Verkehrskreise dermassen im

Vordergrund steht, dass eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft im

konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann.396

Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da nicht die

Erlangung der Unterscheidungskraft bzw. der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im

Vordergrund steht, sondern der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe, die ihren

ursprünglichen Sinngehalt verloren und eine zweite eigenständige Bedeutung erlangt hat.397

Das Glaubhaftmachen kann insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen

erfolgen, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen

Bedeutung liefern. Liegen keine solchen Belege vor, bleibt die Möglichkeit einer

demoskopischen Umfrage.

8.6.3 Korrektive

Korrektive dienen zur Beseitigung geografischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer

Marke. Massgebend für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Korrektivs sind in materieller

393 Vgl. in diesem Zusammenhang den erläuternden Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht vom

2.9.2015, S. 23

(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter

ungen_DE.pdf). Der Grund für die Einschränkung liegt unter anderem im Umstand, dass es den

Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sprengen würde, die Erfüllung der in Art. 49 MSchG

statuierten kumulativen Vorgaben zu überprüfen; die Einschränkung ist verhältnismässig und erlaubt

eine analoge Berücksichtigung der mit dem Urteil des BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN

MOTORCYCLE für Waren angestellten Erwägungen.

394 BVGer B-6530/2014, E. 7.1 – LUXOR. 395 Vgl. BGer in PMMBl 1996 I 26, E. 2b – SAN FRANCISCO 49ERS; BGE 89 I 290, E. 6 – Dorset / La

Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE); BVGer B-915/2009,

E. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

396 Vgl. auch BGE 125 III 193, E. 1e – BUDWEISER. 397 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 7.2 – LUXOR.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

182

Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektivs und in formeller Hinsicht dessen Grösse,

Form und Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke.

Ein Korrektiv muss echt sein, d.h. den Tatsachen entsprechen. Damit ein Korrektiv akzeptiert

werden kann, müssen beide Herkunftsangaben den massgebenden Verkehrskreisen als

solche bekannt sein. Unechte Korrektive wie etwa ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sind

offensichtlich täuschend und daher unzulässig. Korrektive können auch mittels

Bildelementen erfolgen.

Beispiel:

 ABC CAMBRIDGE (Kl. 25 [Kleider]. Es gibt Orte namens Cambridge in Grossbritannien

und in den USA. Das Institut würde dieses Zeichen für Waren US-amerikanischer

Herkunft eintragen, wenn ein geografisches Korrektiv beigefügt wird [z.B. «made in

USA»]. Ohne Korrektiv würde eine Einschränkung der Waren auf britische Herkunft

erfolgen, da die Herkunftsangabe CAMBRIDGE den massgebenden Schweizer

Verkehrskreisen in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.)

8.6.4 Entlokalisierende Zusätze

Sog. entlokalisierende Zusätze, wie etwa «Typ», «Art», «nach Rezept», «Genre»,

«méthode», «style» und «façon», die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen

verwendet werden, schliessen die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der betreffende

Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus (Art. 47 Abs. 3bis MSchG). Solche Zusätze sind

nicht geeignet, die Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf die geografische Herkunft der

damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen.398 Im Gegenteil werden sie meist bewusst

mit der Absicht eingesetzt, das Produkt in die Nähe von Produkten zu rücken, die tatsächlich

aus dem betreffenden Ort stammen, um so von deren Ruf zu profitieren. Das Institut lässt ein

Zeichen mit einem entlokalisierenden Zusatz nur dann zum Markenschutz zu, wenn die

Warenliste auf die Herkunft eingeschränkt wird, die dem verwendeten geografischen Namen

und Zeichen entspricht. So wäre beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur

schutzfähig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt

würde.

8.6.5 Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere

spezifische Tätigkeiten

Bezieht sich eine geografische Bezeichnung im Gesamteindruck des Zeichens klar nur auf

eine spezifische Tätigkeit im Zusammenhang mit der Ware (etwa Forschung, Design,

Prüfung, Verpackung; vgl. Art. 47 Abs. 3ter MSchG), löst sie keine Erwartungen an die

geografische Herkunft der Ware als solcher, sondern auf die Herkunft der entsprechenden

Tätigkeit aus. Damit die Bezeichnung im Gesamteindruck lediglich als Hinweis auf die

Herkunft eines Produktionsschrittes verstanden wird, muss die grafische Gestaltung derart

sein, dass ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die Herkunft der Waren

ausgeschlossen ist. Dabei sind das Schriftbild und ein allfälliger Farbanspruch zu

398 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 5 – HOLIDAY PILS.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

183

berücksichtigen. Beispielsweise muss aufgrund der Angaben «designt in der Schweiz» für

Schuhe oder «geräuchert in Österreich» für Lachs keine Einschränkung auf die Herkunft der

beanspruchten Waren vorgenommen werden, sondern nur auf die entsprechenden

Produktionsschritte des Designs («Schuhe, deren Design vollumfänglich in der Schweiz

stattgefunden hat») bzw. des Räucherns («Lachse, die vollumfänglich in Österreich

geräuchert wurden»).

Beispiel eines mit Einschränkung auf die Herkunft der entsprechenden Tätigkeit

schutzfähigen Zeichens:

 (Farbanspruch: Schwarz, Weiss. «Waren, deren Design

vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat»)

Fehlt es an der genannten klaren und ausschliesslichen Bezugnahme auf eine spezifische

Tätigkeit, sind die Waren auf die entsprechende Herkunft einzuschränken.

Beispiele von Zeichen, die nur mit Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft

schutzfähig sind:

 CH P-513 768 («Innovation» ist keine spezifische

Tätigkeit).

CH P-519 511 (Weder ist «Technologie» eine spezifische

Tätigkeit, noch bezieht sich «Swiss» aufgrund der

unterschiedlichen Typografie klar auf «Tec»).

 SWISS DESIGN by NOVAVRA

Mit der Wortmarke sind die Elemente «SWISS» und

«DESIGN» auch in unterschiedlichen Farben geschützt,

sodass sich «SWISS» nicht klar auf «DESIGN» bezieht.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

184

8.6.6 Einschränkungspraxis

Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf die geografische Herkunft, so ist seine Eintragung als

Marke nur für Waren und Dienstleistungen zulässig, welche diesem Hinweis auch

entsprechen; daher muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf der Grundlage der

Erwartungen der Konsumenten so eingeschränkt werden, dass eine Irreführung

ausgeschlossen wird (vgl. vorstehend Ziff. 8.6.1, S. 179). Folgende Fallgruppen können

unterschieden werden:

 Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.3,

S. 168) für Waren wird auf das betreffende Herkunftsland eingeschränkt.399

 Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben für

Dienstleistungen wird ebenfalls auf das betreffende Land eingeschränkt (vgl. Art. 47

Abs. 4 MSchG).

 Bei qualifizierten schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.4,

S. 169) wird auf die fragliche Angabe (Ort, Region oder Land) als solche eingeschränkt,

weil bei diesen eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte

Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen im Wesentlichen auf die geografische

Herkunft zurückzuführen sind. Zu nennen sind insbesondere folgende Kategorien:

o Bodenprodukte wie Früchte, Gemüse; Wein und Spirituosen400 und gewisse

Milchprodukte.

o Industrielle Produkte (ein besonderer Ruf bzw. eine bestimmte Qualität sind

z.B. bei folgenden Herkunftsangaben zu berücksichtigen: ST. GALLEN für

Stickereierzeugnisse, oder HEREND für Porzellanwaren).

o Dienstleistungen (ein besonderer Ruf ist z.B. bei folgenden Herkunftsangaben

zu berücksichtigen: GENÈVE für kundenspezifische Herstellung von Uhren

oder DAVOS für medizinische Dienstleistungen eines Lungensanatoriums).

o Mineralwässer, die aus einer bestimmten Quelle stammen. Beinhaltet ein

Zeichen die Angabe der Quelle (source, fonte und dergleichen), so hat die

Einschränkung der Waren bezüglich ihrer Herkunft auf die entsprechende

Quelle zu erfolgen. Beispiel: Ein Zeichen ABC RHEINFELDER CRISTALIN-

THERME erfordert eine Einschränkung auf Mineralwasser aus der Cristalin-

Quelle Rheinfelden.

o Bei geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützten

geografischen Angaben (GGA) gemäss Landwirtschaftsrecht (vgl. Ziff. 8.7.4,

S. 188) und gemäss Art. 50a MSchG bezieht sich die Einschränkung auf das

im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnungen definierte geografische

399 BGE 132 III 770, E. 2.3 i.V.m. E. 4 – COLORADO (fig.); BGE 117 II 327, E. 2 – MONTPARNASSE.

400 Für die Prüfung der Irreführungsgefahr bei Wein und Spirituosen und die allfällige Einschränkung

der Warenliste vgl. Ziff. 8.8, S. 189.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

185

Gebiet. Die Einschränkung erfolgt deshalb auf die geschützte

Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe401.

Beispiel:

CH 501 173, Kl. 29: Milchprodukte, nämlich Käse mit der

geschützten Ursprungsbezeichnung «Sbrinz».

o Eine Einschränkung auf die geschützte Bezeichnung ist im Weiteren aufgrund

staatsvertraglicher Verpflichtungen erforderlich (vgl. zum sektoriellen

Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft sowie den bilateralen

Verträgen Ziff. 8.7.1, S. 186).

o Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf eine grenzüberschreitende Region,

muss sich die Einschränkung grundsätzlich auf den angesprochenen Raum

(Region) beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Region hinreichend

bestimmt ist. Eine engere Einschränkung erfolgt dann, wenn ein in der Region

enthaltenes Land einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren

geniesst.

Beispiel:

IR 714593, Kl. 32: kohlensäurehaltiges Wasser und Apfelsaft

enthaltende Getränke; alle vorgenannten Waren aus der

Bodensee-Region

8.6.7 Sich widersprechende Bezeichnungen

Als entlokalisierender Zusatz (vgl. 8.6.4, S. 182) gilt auch die Verwendung von zwei sich

widersprechenden Herkunftsangaben wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE. In

einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemässe Einschränkung der Warenliste nicht möglich,

weshalb das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

401 Hinweis: Art. 16 Abs. 6, 1. Satz, LwG sieht vor, dass «wer Namen einer eingetragenen

Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige

landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, das Pflichtenheft nach

Absatz 2 Buchstabe b erfüllen muss». Aus diesem Grund werden Markeneintragungsgesuche mit

Angaben, für die beim BLW ein entsprechendes Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist, bis

zum definitiven Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Damit stellt das Institut sicher,

dass die hinterlegte Marke – als Voraussetzung für die Eintragung – gegebenenfalls den

Anforderungen der Landwirtschaftsgesetzgebung und somit auch Art. 2 lit. c und d MSchG entspricht.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

186

8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)

Es wird auf die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 7.1, S. 154 verwiesen. Für

Herkunftsangaben ergeben sich in Bezug auf die Schutzfähigkeit besondere Regeln, da

neben verschiedenen staatsvertraglichen Verpflichtungen auch die Bestimmungen des

Landwirtschaftsrechts zu beachten sind.

8.7.1 Bilaterale Verträge

Bei der Markenprüfung sind insbesondere folgende bilaterale Verträge zu berücksichtigen:

 Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen

geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich,

Spanien, Portugal, Ungarn, der Tschechoslowakei402, der Russischen Föderation sowie

Jamaika.403

 Sektorielles Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom

21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81),

insbesondere dessen Anhang 7 über den Handel mit Weinbauerzeugnissen, Anhang 8

über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor

Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getränke sowie Anhang 12 zum Schutz von

Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) für

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.404

Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen

Gemeinschaft als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge

beinhalten Listen mit geschützten geografischen Bezeichnungen.405 Diese geschützten

Namen gelten in der Schweiz unabhängig davon, ob sie den angesprochenen

Abnehmerkreisen bekannt sind, als Herkunftsangaben; es gilt das Ursprungslandprinzip.

Dies hat zur Folge, dass eine Herkunftsangabe im Sinne der erwähnten völkerrechtlichen

Bestimmungen in Alleinstellung nicht als Marke geschützt werden kann und in

unterscheidungskräftiger Kombination eine Eintragung grundsätzlich nur im Falle einer

Einschränkung der Warenliste auf die entsprechende Herkunft möglich ist (gemäss der

geschützten Bezeichnung nach dem jeweiligen Abkommen); vgl. nachfolgend Ziff. 8.8.2.1,

S. 190.

402 Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen

Republik und der Slowakei, übernommen worden. 403 Vgl.: Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR

0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18), der

Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41), der Russischen Föderation (SR 0.232.111.196.65) sowie

Jamaika (SR 0.232.111.194.58). 404 Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgeführten GUB und GGA

in der Schweiz geschützt.

405 Die mit den Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge schützen die betreffenden

Bezeichnungen und Namen auch gegen eine Benutzung in abweichender Form, sofern trotz der

Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. jeweils Art. 4 Abs. 2 der

Verträge).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

187

8.7.2 TRIPS-Abkommen

Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse auf; den Mitgliedstaaten ist es

unbenommen, einen weiter gehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben

vorzusehen.406

Gemäss Art. 22 Abs. 3 TRIPS lehnen die «Mitglieder [...] von Amts wegen, sofern ihre

Rechtsvorschriften dies zulassen, oder auf Antrag einer beteiligten Partei die Eintragung

einer Marke ab, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die

ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, oder erklären sie für ungültig, wenn

die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betr. Mitgliedstaat geeignet

ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen.» Dieser Schutz

bezieht sich auf qualifizierte Herkunftsangaben (vgl. Art. 22 Abs. 1 TRIPS).407

Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet,

greift der weiter gehende Schutz gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Mit dieser Bestimmung

werden geografische Angaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS unabhängig vom

Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt. Es ist somit irrelevant, ob die betreffende

geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt ist.408 Die

Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem

Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich nach dem Schutz, der

ihr im Ursprungsland gewährt wird.

Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt

anwendbar.

8.7.3 Stresa-Abkommen

Die Ursprungsbezeichnungen, die im Anhang A des internationalen Abkommens vom

1. Juni/18. Juli 1951 über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der

Benennungen für Käse (Stresa-Abkommen; SR 0.817.142.1) aufgeführt sind, können nur für

Käse aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und

Parmigiano Reggiano) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des

Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europäischen Union als

geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend

eingeschränkt.

Die Benennungen im Anhang B (z.B. Camembert, Saint-Paulin) sind derjenigen

Vertragspartei zugewiesen, die diese Benennung als erste anwandte und auch über eine

behördliche Regelung der Eigenschaften der jeweiligen Käsesorte verfügte. Sie dürfen

hingegen auch zur Bezeichnung von Käse verwendet werden, der auf dem Gebiet einer

anderen Vertragspartei hergestellt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Käse den vom

betr. Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Als Elemente einer Marke können diese

Bezeichnungen eingetragen werden; das Warenverzeichnis wird jedoch auf das

406 BVGer B-6503/2014, E. 2.1 – LUXOR; BVGer B-1785/2014, E. 2.4 – HYDE PARK. 407 Vgl. dazu im Einzelnen BGer 4A_674/2010, E. 3.2 ff. – ZACAPA. 408 BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

188

Ursprungsland gemäss dem Abkommen eingeschränkt (z.B. BRIE NATIONAL:

Einschränkung auf Käse französischer Herkunft). Enthält demgegenüber die Marke einen

Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschränkung auf das Produktionsland

(z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschränkung auf Käse schweizerischer Herkunft).

8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)

Das Landwirtschaftsgesetz sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für geografische

Bezeichnungen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen

Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EU-Verordnung

Nr. 1151/2012409, welche ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen

und geografische Angaben eingeführt hat.

Das Register für qualifizierte Herkunftsangaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und

verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen (GUB/GGA-Register) wird vom BLW

geführt. Mit dem Register wurden die beiden Begriffe «Geschützte Ursprungsbezeichnung»

(GUB) und «Geschützte Geografische Angabe» (GGA) in das schweizerische Schutzsystem

der Herkunftsangaben eingeführt. Zurzeit (Stand Januar 2017) sind 34 Bezeichnungen im

Register eingetragen:

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-

und-geografische-angaben.html. GUB und GGA sind Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG.

Dies gilt auch für die Hinterlegung des fraglichen Zeichens durch die Gruppierung von

Produzenten, welche die Eintragung der GUB oder GGA beantragt hat. Die Tatsache, dass

das entsprechende Zeichen im GUB/GGA-Register aufgenommen wurde, bedeutet nicht,

dass es unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts wäre. Da mit der Eintragung im

GUB/GGA-Register der Gebrauch der geschützten Bezeichnung allen Produzenten

offensteht, welche das Pflichtenheft erfüllen, verstärkt der Registereintrag das Bedürfnis, die

Bezeichnung als Zeichen des Gemeingutes freizuhalten (absolutes Freihaltebedürfnis).410

Demgegenüber kann ein Zeichen mit einer GUB/GGA als Marke eingetragen werden, wenn

es weitere unterscheidungskräftige Zeichenelemente enthält.411

Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges

Zeichen mit einer GUB/GGA nur eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das fragliche

Produkt auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet

eingeschränkt wird.412 Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184.

409 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November

2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. 410 Vgl. Fn. 401, betr. Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten oder aus

solchen bestehen, für die beim BLW ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist. 411 Vgl. RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

412 Dies gilt auch, wenn eine ungenügende Modifikation oder Mutilation der geschützten GUB/GGA in-

frage steht, bei welcher die Gefahr der Verwechselbarkeit besteht.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

189

8.7.5 Art. 50a MSchG

Das Institut führt gemäss Art. 50a MSchG ein Register für geografische Angaben für Waren,

mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen

Erzeugnissen und Wein sowie waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren

Verarbeitungsprodukten. Für die Einzelheiten wird auf die separaten Richtlinien verwiesen

(vgl. www.ige.ch).

Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges

Zeichen mit einer geschützten geografischen Angabe gemäss Art. 50a MSchG nur

eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das fragliche Produkt auf das im Pflichtenheft

der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet eingeschränkt wird. Zur

Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.6 S. 184.

8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen

und Zeichen enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG

Geografische Namen und Zeichen im Zusammenhang mit Wein und Spirituosen werden

grundsätzlich als qualifizierte Herkunftsangaben behandelt (vgl. Ziff. 8.3.4 f., S. 169 und

8.7.1 f., S. 186). Der Schutz betr. Weinbauerzeugnisse und Spirituosen aufgrund des

nationalen Rechts, aufgrund von Staatsverträgen (bilaterale Verträge sowie TRIPS-

Abkommen) sowie das Bestehen von kantonalen Regelungen betr. Qualitätsanforderungen

sind entscheidend für die Prüfung von Zeichen, die ausschliesslich aus geografischen

Namen und Zeichen bestehen oder solche beinhalten.

8.8.1 Nationale Herkunftsangaben

Gemäss Art. 25 der Verordnung vom 14. November 2007 über den Rebbau und die Einfuhr

von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) führt und veröffentlicht das BLW ein

schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) für

Weine nach Art. 21.413 Die Kantone übermitteln dem Bundesamt ihr Verzeichnis der von

ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der

einschlägigen kantonalen Gesetzgebung.

 Art. 2 lit. a MSchG: Besteht ein Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, so stellt das

Zeichen Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.

 Art. 2 lit. c MSchG: Bei Zeichen, die eine gemäss kantonalem Recht geschützte

Herkunftsangabe enthalten, muss das Warenverzeichnis entsprechend auf die in der

kantonalen Gesetzgebung aufgeführte Bezeichnung eingeschränkt werden. Geniessen

die geografischen Namen und Zeichen gemäss kantonalem Recht keinen Schutz, ist

entscheidend, ob am entsprechenden Ort Wein produziert wird; je nachdem erfolgt die

Einschränkung auf den Ort oder die Schweiz.

413 Das Verzeichnis der geschützten Weinbezeichnungen der Schweiz ist einsehbar unter: https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und- spirituosen.html.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

190

 Art. 2 lit. d MSchG: Fehlt eine Einschränkung gemäss vorstehendem Lemma ist das

Zeichen auch aufgrund Verstosses gegen geltendes Recht zurückzuweisen.

Die geschützten Ursprungsbezeichnungen für Spirituosen sind dem ebenfalls vom BLW

geführten Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (GUB/GGA-

Register) zu entnehmen; vgl. dazu vorstehend

Ziff. 8.7.4, S. 188).

8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben

8.8.2.1 Bilaterale Verträge

Auf der Grundlage des Ursprungslandprinzips (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186) gilt Folgendes:

 Art. 2 lit. a und d MSchG: Ist die Herkunftsangabe in den von der Schweiz

abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführt (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186), stellt sie in

Alleinstellung Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar und eine Eintragung als Marke

ist ausgeschlossen.

 Art. 2 lit. c und d MSchG: Bei Zeichen, die neben unterscheidungskräftigen Elementen414

eine gemäss einem bilateralen Vertrag geschützte Ursprungsbezeichnung telquel oder in

veränderter Form beinhalten, muss die Warenliste auf die geschützte

Ursprungsbezeichnung eingeschränkt werden, sofern aus Sicht der Schweizer

Konsumenten eine Verwechslungsgefahr besteht.415 Wurde die geschützte Bezeichnung

telquel übernommen und erscheint das Zeichen im Gesamteindruck als Name, greifen

besondere Bestimmungen.416

8.8.2.2 TRIPS

 Art. 2 lit. a, c und d MSchG: Geniesst das Zeichen keinen Schutz gemäss bilateralen

Verträgen, so prüft das Institut gestützt auf das TRIPS-Abkommen, ob das Zeichen einen

Ort bzw. eine Region (unabhängig von deren Bekanntheit in der Schweiz) bezeichnet,

der oder die einen Bezug zu Wein oder Spirituosen hat. Falls ja, ist eine Eintragung nur

mit einer Einschränkung der Warenliste auf den jeweiligen Ort (bzw. die Region) möglich.

Besteht das Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, stellt es Gemeingut gemäss Art.

2 lit. a MSchG dar.

414 Es kann sich um grafische oder weitere Wortelemente handeln. 415 BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser; BVGer B-30/2009, E. 3.7 – ALVARO NAVARRO. 416 Unter dem Vorbehalt der Irreführung ist die Eintragung als Marke unter der Voraussetzung

zulässig, dass es sich um den Namen des Anmelders (bei juristischen Personen: den Namen des

Gründers) handelt und ein schutzwürdiges Interesse nachgewiesen wird.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

191

8.8.2.3 Übersicht

Der Eintragung eines Zeichens für Wein oder Spirituosen, das eine staatsvertraglich erfasste

ausländische Herkunftsangabe enthält, stehen somit je nach Einzelfall Schutzhindernisse

gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG entgegen:

 Art. 2 lit. d MSchG: Ein Zeichen, das gegen einen bilateralen Vertrag oder das TRIPS-

Abkommen verstösst, ist wegen Verletzung von geltendem Recht zurückzuweisen.

 Art. 2 lit. a MSchG: Besteht das Zeichen einzig aus geografischen Namen und Zeichen,

die unter die bilateralen Verträge oder das TRIPS-Abkommen fallen, stellt das Zeichen

Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.

 Art. 2 lit. c MSchG: Ohne Einschränkung der Warenliste auf den betreffenden Ort (bzw.

die Region) oder auf die geschützte Ursprungsbezeichnung nach dem jeweiligen

bilateralen Vertrag ist das Zeichen irreführend gemäss Art. 2 lit. c MSchG.

9. Kollektiv- und Garantiemarken

9.1 Einleitung

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der

Prüfung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien.417 Es wird auf

die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Ein Eintragungsgesuch für eine

Garantie- oder Kollektivmarke ist gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG zudem

zurückzuweisen, wenn das Reglement nicht den Erfordernissen der Artikel 21 bis 23 MSchG

entspricht (vgl. nachstehende Ausführungen). Das Reglement muss in einer schweizerischen

Amtssprache verfasst sein (Art. 3 Abs. 1 MSchV).

9.2 Kollektivmarken

Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder

einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). Mit der Kollektivmarke soll in erster Linie auf

die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Vereinigung hingewiesen werden. Als Hinterleger

kommen keine natürlichen Personen infrage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur

Vereinigungen. Diese brauchen indessen keine Rechtspersönlichkeit zu haben; es genügt,

dass die Vereinigung Trägerin von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfähig ist. Als

Inhaber kommen deshalb nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere

Körperschaften mit offenem Mitgliederkreis in Betracht (Kollektiv- und

Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke darf vom Markeninhaber selbst verwendet

werden.

Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 54 und Ziff.

3.3, S. 60) muss der Hinterleger dem Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement

mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Kreis der Berechtigten und

417 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken» für das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer

Garantiemarke.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

192

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben (Art. 23 Abs. 3 MSchG).

Das Reglement darf nicht gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten

Sitten verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das

Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das

Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2

MSchV).

9.3 Garantiemarken

Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von

verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und zum einen dazu dient, gemeinsame

Merkmale wie die Beschaffenheit (Kleider aus Baumwolle), die geografische Herkunft

(Schweizer Produkte, Produkte aus dem Wallis), die Art der Herstellung (Produkte aus

biologischem Anbau oder tiergerechter Haltung, umweltfreundliche Herstellung) oder andere

gemeinsame Merkmale (technische Eigenschaften: Produkte mit Typenprüfung oder aus

fairem Handel) von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten.

Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der Gruppe von

Unternehmen, die zum Gebrauch der Garantiemarke berechtigt sind, von Waren und/oder

Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.418

Als Hinterleger kommen alle Personen infrage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 MSchG). Der

Markeninhaber, der die Marke selber nicht gebrauchen darf (Art. 21 Abs. 1 und 2 MSchG),

hat die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen. Das Benützungsverbot gilt

ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen.

Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das

folgenden Mindestinhalt aufweisen muss:

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben, Inhaber der Marke,

gemeinsame Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, welche die Marke

gewährleisten soll, Kontrollmechanismen sowie angemessene Sanktionen für den Fall des

unzulässigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2 MSchG).

Das Reglement darf nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes

Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das

Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das

Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2

MSchV).

Der Markeninhaber muss jedermann gegen angemessenes Entgelt den Gebrauch der

Garantiemarke für Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die nach dem

Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen (Art. 21 Abs. 3

MSchG).

418 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken»; BGE 131 III 495, E. 4 – FELSENKELLER.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

193

10. Geografische Marken

10.1 Allgemeines

Für geografische Marken gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe

grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie für die übrigen Markenarten. Es wird auf

die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen, insbesondere auf das

Erfordernis der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Ziff.

8.6.1, S. 179 und 8.6.6, S. 184). In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG können als

geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehören

(Art. 27a MSchG).

Als geografische Marken können unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen

beispielsweise sämtliche in ein Register eingetragenen Ursprungsbezeichnungen (z.B.

«Gruyère») und geografischen Angaben (z.B. «Waadtländer Saucisson») ebenso wie die auf

kantonaler Ebene geschützten Weinbezeichnungen (z.B. «Epesses») eingetragen werden.

Dasselbe gilt für geografische Angaben, die in einer Verordnung des Bundesrates geregelt

sind (z.B. Uhren).

Eine geografische Marke darf von jeder Person gebraucht werden, sofern die Anforderungen

des Reglements erfüllt werden (sog. freier Gebrauch gemäss Art. 27d Abs. 1 MSchG). Sie

schuldet dafür dem Inhaber weder ein Entgelt (Art. 27c Abs. 2 MSchG), noch benötigt sie

dessen Erlaubnis.

Der Inhaber einer geografischen Marke kann Benutzern lediglich verbieten, diese im

geschäftlichen Verkehr für identische oder vergleichbare Waren zu gebrauchen, sofern der

Gebrauch nicht dem Reglement entspricht (sog. Verbotsanspruch gemäss

Art. 27d Abs. 2 MSchG). Er kann jedoch keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer

Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

10.2 Eintragbare Zeichen

Das System der geografischen Marke setzt zwingend eine vorgängige Registrierung419 oder

eine von der Schweiz anerkannte ausländische (kontrollierte) Ursprungsbezeichnung,

geografische Angabe420 oder das Bestehen einer Verordnung des Bundesrates421

beziehungsweise eine gleichwertige ausländische Regelung voraus.422

Gemäss Art. 27a MSchG können geografische Marken eingetragen werden für:

419 Vgl. hierzu Fn. 423.

420 Z.B. eine ausländische Bezeichnung, die durch Anhang 12 des sektoriellen Abkommens zwischen

der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in der Schweiz als Ursprungsbezeichnung oder

geografische Angabe anerkannt ist, oder eine ausländische Ursprungsbezeichnung für Wein, welche

gemäss BLW den Voraussetzungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht (Art. 27a lit. b MSchG).

421 Vgl. Fn. 427. 422 Art. 27a lit. c MSchG.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

194

 eine nach Art. 16 LwG eingetragene Ursprungsbezeichnung oder eingetragene

geografische Angabe423 (Art. 27a lit. a MSchG),

 eine nach Art. 50a MSchG eingetragene geografische Angabe424

(Art. 27a lit. a MSchG),

 eine nach Art. 63 LwG geschützte kontrollierte Ursprungsbezeichnung425

(Art. 27a lit. b MSchG),

 eine ausländische Weinbezeichnung, die den Anforderungen im Sinne von Art. 63

LwG entspricht426 (Art. 27a lit. b MSchG),

 eine Herkunftsangabe, die Gegenstand einer Verordnung des Bundesrates nach

Art. 50 Abs. 2 MSchG427 ist (Art. 27a lit. c MSchG),

 eine ausländische Herkunftsangabe, die sich auf eine gleichwertige ausländische

Regelung stützt (Art. 27a lit. c MSchG).

10.3 Hinterlegungsberechtigte

Zur Hinterlegung einer geografischen Marke berechtigt ist gemäss Art. 27b MSchG nur:

 die Gruppierung, die die Ursprungsbezeichnung oder die geografische Angabe hat

eintragen lassen, oder, wenn diese Gruppierung nicht mehr besteht, die

repräsentative Gruppierung, die sich für den Schutz dieser Ursprungsbezeichnung

oder geografischen Angabe einsetzt (Art. 27b lit. a MSchG); der Schweizer Kanton,

der die kontrollierte Ursprungsbezeichnung schützt, oder die ausländische Behörde,

die für die Regelung von Weinbezeichnungen zuständig ist, welche Art. 63 LwG

entsprechen, sowie die Gruppierung, die eine solche ausländische Weinbezeichnung

hat schützen lassen (Art. 27b lit. b MSchG);

 die Dachorganisation einer Branche, für die der Bundesrat gestützt auf

Art. 50 Abs. 2 MSchG eine Verordnung erlassen hat oder die sich auf eine

gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27b lit. c MSchG).

423 Sog. landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 13

der GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. Art. 16 Abs. 2bis LwG und

die vorgenannte GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse erlauben die

Registrierung von Bezeichnungen geografischer Gebiete des Auslands in der Schweiz. 424 Sog. nicht landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des Instituts eingetragen sind gemäss

Art. 11 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. 425 Sog. Wein-KUB, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 25 der

Weinverordnung des Bundes; SR 916.140. 426 Wird ein Gesuch um Eintragung einer ausländischen Weinbezeichnung als geografische Marke

eingereicht, so konsultiert das Institut das BLW. Dieses prüft, ob die in der Weingesetzgebung

festgelegten besonderen Bedingungen für die ausländische Weinbezeichnung erfüllt sind (Art. 17

Abs. 2 MSchV i.V.m. Art. 27a lit. b MSchG). 427 Vgl. die «Swiss made»-Verordnung für Uhren; SR 232.119.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

195

10.4 Markenreglement

Der Hinterleger einer geografischen Marke muss dem Institut ein Reglement über den

Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft oder der massgebenden

Regelung genau entsprechen muss (Art. 27c Abs. 1 und 2 MSchG).

Der Hinterleger darf im Markeneintragungsverfahren keine zusätzlichen Voraussetzungen

einführen, welche im Pflichtenheft oder in der massgeblichen Regelung selber nicht

vorgesehen sind.

Weiter darf das Reglement für den Gebrauch der geografischen Marke kein Entgelt vorsehen

(Art. 27c Abs. 2 MSchG).

Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer

nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,

muss das neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt

werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).

10.5 Beurteilungsgrundlagen

Sind die vorgenannten Voraussetzungen für die Eintragung einer geografischen Marke

gemäss Art. 27a bis 27c MSchG erfüllt, wird diese mit dem Vermerk «geografische Marke»

in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. dbis MSchV).

Das Institut weist das Eintragungsgesuch für eine geografische Marke zurück, wenn dieses

den Erfordernissen der Art. 27a bis 27c MSchG nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. e MSchG

i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MSchV).

10.6 Sistierung

Erfolgt die Markenanmeldung vor dem rechtskräftigen Abschluss der für die Zeichen gemäss

Art. 27a MSchG vorgesehenen (Prüfungs-)Verfahren, so wird das

Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskräftigen Entscheid der

zuständigen Stellen428 sistiert.

11. Verkehrsdurchsetzung

11.1 Allgemeines

11.1.1 Begriff

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können sich Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten

Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen.

428 Das BLW ist zuständig für die landwirtschaftlichen GUB/GGA und ausländischen

Weinbezeichnungen, das Institut für die nicht landwirtschaftlichen GUB/GGA und die ausländische

Äquivalenz zur Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG, die Kantone für die Wein-KUB und der

Bundesrat für die Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

196

Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der

Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als

individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.429 Dies setzt

i.d.R. voraus, dass das Zeichen während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden

ist.430 Die blosse Bekanntheit eines Zeichens ist nicht mit Verkehrsdurchsetzung

gleichzusetzen.431

Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten

Einzelfall erfüllt sind, dagegen eine Tatfrage.432

Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut freihaltebedürftigen Zeichen

(vgl. nachfolgend Ziff. 11.1.2).

Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsgefahr

(Art. 2 lit. c MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung («secondary

meaning»; vgl. oben Ziff. 8.6.2, S. 181).

Sind die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem

Vermerk «durchgesetzte Marke» in das Markenregister eingetragen

(Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV).433

Bei entsprechendem Antrag des Hinterlegers kann ein Zeichen, das aus der Kombination

einer durchgesetzten Marke XYZ mit weiteren, nicht unterscheidungskräftigen Elementen

besteht, mit dem Vermerk «‹XYZ›: durchgesetzte Marke» im Register eingetragen werden.

Zeichenseitig ist hierfür vorausgesetzt, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als

solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.434 Die

Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils wird in jedem Einzelfall unter Abstellen

auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der

aktuellen Praxis überprüft.435 Die Berücksichtigung der Durchsetzung kann grundsätzlich nur

für jene Waren und Dienstleistungen erfolgen, für welche sie im früheren Verfahren

anerkannt wurde.

429 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.2 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 140 III 109, E. 5.3.2

– ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M‘s

(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);

BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV. 430 BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke). 431 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.5 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-2225/2011, E. 7.1 – Ein Stück

Schweiz. 432 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

433 Zur Funktion des Vermerks «durchgesetzte Marke» vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.3 – ePostSelect

(fig.). 434 Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach den gleichen Grundsätzen, welche für die Ermittlung der

originären Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen gelten (vgl. vorstehend Ziff. 4.3.1

S. 109). 435 Vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.2 f. – ePostSelect (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

197

11.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis

Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können unabhängig vom

Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden.436 Sie sind daher

selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfähig.437

Von einem absoluten Freihaltebedürfnis ist auszugehen, wenn die Konkurrenten aktuell oder

in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den infrage stehenden

Waren oder Dienstleistungen438 angewiesen sind.439 Neben den in Art. 2 lit. b MSchG

aufgeführten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie «Brot»,

«Schuhe», «Kleider», «Wolle» absolut freihaltebedürftig.440 Im Weiteren besteht ein

absolutes Freihaltebedürfnis i.d.R. an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 179)441

und unter Umständen auch an sonstigen beschreibenden Angaben sowie elementaren oder

banalen Zeichen442 und Farben (vgl. Ziff. 4.5, S. 128). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen

i.d.R. die fehlende allgemeine Verwendung443 des Zeichens sowie die Tatsache, dass es

durch zahlreiche gleichwertige Alternativen444 ersetzt werden kann.

11.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung

Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachträglich Unterscheidungskraft

erworben hat, wird vom Institut nur auf Antrag geprüft.445 Ein Antrag ist im Weiteren

erforderlich, wenn sich der Hinterleger auf eine zu einem früheren Zeitpunkt eingetragene

durchgesetzte Marke berufen will (vgl. Ziff. 11.1.1 in fine S. 195).

436 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.1 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGer in

sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BGer in sic! 2009, 167, E. 5 – POST;

BGE 134 III 314, E. 2.3.5 – M / M-joy; BVGer B-279/2010, E. 4.1 – Paris Re.

437 Vgl. BGE 137 III 77, E. 3.4 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; RKGE in

sic! 2005, 653, E. 8 – MARCHÉ. 438 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS. 439 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.1.3 – Bouton

(Bildmarke); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

440 BGE 64 II 244 – WOLLEN-KELLER. 441 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Gemäss Bundesgericht muss

das Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses auch bei direkten Herkunftsangaben geprüft

werden.

442 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.3 f. – Smarties / M&M’s

(dreidimensionale Marken). 443 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.4 – Smarties / M&M’s

(dreidimensionale Marken).

444 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III 121,

E. 4.4 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR

AIRWAYS.

445 BVGer B-2609/2012, E. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; BVGer B-4519/2011, E. 3.8, 3.10 –

Rhätische/Bernina-/Albulabahn.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

198

Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen.446 Im

Markeneintragungsverfahren genügt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens

glaubhaft gemacht wird.447 Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für

die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht.448 Die Verkehrsdurchsetzung kann nicht erst

im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden.449 Dies kann aber für den

Markenhinterleger – auch im Falle des Obsiegens – die Übernahme der Kosten des

Beschwerdeverfahrens zur Folge haben.450

Das Verständnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine repräsentative

Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 11.3, S.

202) ermittelt werden.451 Möglich ist auch der indirekte Nachweis des Verständnisses mittels

Belegen, welche erfahrungsgemäss Indizien bezüglich der Wahrnehmung liefern (vgl.

nachfolgend Ziff. 11.2, S. 200). Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder nicht,

ist anhand sämtlicher eingereichter Belege in freier Beweiswürdigung zu entscheiden

(bezüglich der Beweiswürdigung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 30). Das Institut erachtet die

Demoskopie im Rahmen der Beweiswürdigung als aussagekräftigstes Beweismittel;452

angesichts des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung sind die Beweisanforderungen

jedoch fallweise festzusetzen und «schablonenhafte Beweisregeln» abzulehnen.453 Gemäss

bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel

(Gebrauchsbelege und Demoskopie) möglich.454 Jedoch können mittels Demoskopie

ermittelte ungenügende Werte nicht mit zusätzlich eingereichten Belegen kompensiert

werden.

11.1.4 Massgebliche Verkehrskreise

Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt auf der Grundlage der Auffassung der

Abnehmer; auf deren Verständnis ist für die Frage der (gewandelten) Bedeutung des

Zeichens abzustellen. Die Bestimmung der Abnehmer im konkreten Fall erfolgt aufgrund der

Waren und Dienstleistungen, für welche das Zeichen angemeldet worden ist. Es kann sich

um die Durchschnittsabnehmer oder um Fachkreise (d.h. Spezialisten aus Handel, Gewerbe

446 BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS mit

Verweis auf RKGE in sic! 2002, 242, E. 5.a – Farbe Gelb (Farbmarke); BVGer B-2225/2011, E. 2.3.1

– Ein Stück Schweiz; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER.

447 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband

(dreidimensionale Marke). 448 BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 449 So tendenziell BVGer B-6068/2014, E. 1.2 – GOLDBÄREN; a.M. noch BVGer B-6629/2011,

E. 9.3.5 – ASV.

450 BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 – ASV. 451 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s

(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);

BGE 128 III 441, E. 1.4 – Appenzeller (fig.).

452 Vgl. BGE 131 III 121, E. 7.1 f. und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 453 BGE 130 III 328, E. 3.4 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 454 BGE 131 III 121, E. 7.3 und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

199

und Industrie) oder um beide handeln. Massgebend sind neben den tatsächlichen auch alle

potenziellen Abnehmer.455

Nicht jede nach Art. 11 MSchV zulässige Formulierung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses kann im Rahmen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung

zu einer entsprechenden Einschränkung der Abnehmerkreise führen.456 Eine Einschränkung

der Abnehmer nach marketingmässigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualität ist

ausgeschlossen.457

11.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht

werden.458 Für Einzelheiten betr. Belege vgl. Ziff. 11.2.4, S. 201 und betr. Demoskopien

Ziff. 11.3.5, S. 204.

11.1.6 Hinterlegungsdatum

Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung

zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen459 und bei der Eintragung noch andauern. Ist die

Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt nicht hinreichend belegt, kann das

Hinterlegungsdatum bei schweizerischen Marken auf den Zeitpunkt, für den der

entsprechende Nachweis erbracht wird, verschoben werden.460

455 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; vgl. auch BVGer in

sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke): Die Durchschnittsabnehmer und nicht

bloss Personen, welche gelegentlich oder regelmässig Energy Drinks konsumieren, sind

massgeblicher Verkehrskreis von Energy Drinks (da Energy Drinks am Markt mit anderen nicht

alkoholischen Getränken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmässig die Wahl zwischen

Energy Drinks und anderen nicht alkoholischen Getränken haben). 456 Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke). 457 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.2 – Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschränkung auf Käufer von

«Designmöbeln» unzulässig. 458 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BGE 120 II 144, E. 3c –

YENI RAKI; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.4 – ASV; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz. 459 BVGer B-6363/2014, E. 7.3 – MEISSEN; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz;

BVGer B-279/2010, E. 4.4 mit Hinweisen – Paris Re; BVGer B-3394/2007, E. 6.1 –

SALESFORCE.COM. 460 RKGE in sic! 2002, 242, E. 6 – Farbe Gelb (Farbmarke); die ehemalige RKGE hielt aber in diesem

Entscheid auch fest, dass ein früheres Hinterlegungsdatum akzeptiert werden kann, wenn keine

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verkehrsdurchsetzung erst nach dem Zeitpunkt der

Hinterlegung erfolgt ist. Bei international registrierten Marken ist keine Verschiebung des

Hinterlegungsdatums möglich (BVGer B-279/2010, E. 4.4 – Paris Re).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

200

11.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen

11.2.1 Allgemeines

Die Ermittlung, ob sich das betroffene Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen

als Marke durchgesetzt hat, kann sich auf Tatsachen stützen, die erfahrungsgemäss einen

Rückschluss auf die Wahrnehmung dieses Zeichens durch den Abnehmer erlauben.461 Dazu

gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden

sind, oder intensive Werbeanstrengungen.462 Soweit der Hinterleger diesbezüglich Belege

einreicht, müssen diese aufzeigen, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen,

in welchem Gebiet und Umfang, durch wen sowie seit wann das angemeldete Zeichen

markenmässig eingesetzt worden ist.

Der Gebrauch des Zeichens muss durch den Hinterleger oder durch einen Dritten mit dessen

Zustimmung erfolgt sein.463

11.2.2 Beweismittel

Die zulässigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Bezüglich der geeigneten

Beweismittel, um den indirekten Nachweis zu belegen vgl. Grundsatz in Teil 1, Ziff. 5.4.4.1,

S. 29. Auch Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden können ein Indiz dafür sein,

dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des

Hinterlegers verstanden wird.464 Die eingereichten Beweismittel müssen sich auf die Zeit vor

dem Hinterlegungsdatum beziehen.465

Auf Antrag werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse

enthalten, aus dem Aktenheft ausgesondert und unterliegen nicht der Akteneinsicht durch

Dritte (vgl. Teil 3, Ziff. 5.2, S. 80, letzter Abschnitt).

11.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen

Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann sich die Verkehrsdurchsetzung

nicht auf andere Waren- und Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, für welche sie

glaubhaft gemacht wurde.466 Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und

Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den

461 BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 mit

Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6629/2011, E. 9.3.1 – ASV. 462 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST. 463 Vgl. BVGer B-7397/2006, E. 12 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke). 464 Vgl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 – Optima. 465 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.2 – ASV; vgl. zum

Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199.

466 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer

B-2999/2011 E. 8 – DIE POST; RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a – Farbe Gelb (Farbmarke) (keine

Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung

erbracht wird).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

201

entsprechenden Oberbegriff nach sich.467 Gebrauchsbelege müssen daher sämtliche Waren

und Dienstleistungen abdecken, für welche das Zeichen als durchgesetzte Marke

eingetragen werden soll.

11.2.4 Ort des Gebrauchs

Grundsätzlich sind Belege betr. die ganze Schweiz einzureichen.468 In der Praxis reichen

solche aus, welche die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen (Deutschschweiz,

Romandie, Tessin) abdecken. Belege, welche einen Gebrauch im Ausland zeigen, sind zum

Nachweis des Verständnisses der Abnehmer im Inland grundsätzlich unbehelflich,469 können

aber in Ausnahmefällen ein zusätzliches Indiz darstellen.

11.2.5 Dauer des Gebrauchs

Im Sinne einer allgemeinen Regel verlangt das Institut den Nachweis eines zehnjährigen

markenmässigen Gebrauchs des Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen.

Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein.470 Die eingereichten Belege

müssen diese Zeitspanne vollständig abdecken.

Je nach Intensität des Gebrauchs und der aufgewendeten Werbemittel kann in besonderen

Fällen – etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen – auch der Gebrauch während

eines kürzeren Zeitraums genügen.471 Gleiches gilt für den Nachweis eines kontinuierlich

gesteigerten Umsatzes während eines kürzeren Zeitraums.472

11.2.6 Markenmässiger Gebrauch

Die Belege müssen einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigen.473 Die blosse

Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts über dessen Funktion als betrieblicher

Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 11.1.1, S.195). Nicht anrechenbar sind Belege, die

einen rein dekorativen474, firmenmässigen475 oder einen Gebrauch für Hilfswaren476 zeigen.

Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden.

Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten und

467 So zieht beispielsweise die glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung für «Hosen» nicht die

Verkehrsdurchsetzung für «Bekleidung» nach sich, da darunter u.a. auch «Mäntel» fallen.

468 BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen – FARMER. 469 BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA. 470 Vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199. 471 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER;

BVGer B-788/2007, E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.). 472 BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.). 473 Vgl. betr. ein als Bildmarke angemeldetes Zeichen, das als Teil der Gestaltung der Ware

verwendet wird BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1, 6.3.4 f. – Bouton (Bildmarke).

474 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 475 BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA. 476 BVGer B-5786/2011, E. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

202

Rechnungen sein, soweit daraus ein Bezug zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen

ersichtlich ist.477 An einem solchen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch

der Marke fehlen: Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung

stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten

Hinweis auf ein Unternehmen dar.

11.2.7 Abweichender Gebrauch

In der Regel muss das Zeichen auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie

es hinterlegt ist und geschützt werden soll.478 Der langjährige Gebrauch eines originär

schutzunfähigen Zeichens in Kombination mit anderen Elementen schliesst Rückschlüsse

auf die Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens in Alleinstellung nicht in jedem Fall aus.479

Soweit die Belege eine solche Verwendung zeigen, ist der Gesamteindruck zu würdigen.

Entscheidend für die Anrechnung der Belege ist, ob das als Marke angemeldete Zeichen im

Gesamteindruck als wesentlich erscheint bzw. ob es Letzteren eindeutig zu beherrschen

vermag. Dies ist namentlich dann nicht der Fall, wenn der Gebrauch des Zeichens

zusammen mit anderen unterscheidungskräftigen Merkmalen erfolgt.480 Der Gesamteindruck

kann aber auch durch nicht unterscheidungskräftige Elemente wesentlich beeinflusst

werden. In solchen Konstellationen kann die Verkehrsdurchsetzung i.d.R. nur mittels einer

direkten Befragung der Abnehmer nachgewiesen werden (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 11.3,

S. 202).

Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des

rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2. MSchG) keine Anwendung.481

11.2.8 Umfang des Gebrauchs

Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt

worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen zeigen.482 Dafür geeignet sind

beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen,

Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.

11.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie

11.3.1 Allgemeines

Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie)

stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu

477 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke). 478 Vgl. BGer in PMMBl 1980 I 10, E. 4 – DIAGONAL; BVGer B-3550/2009, E. 4.3.3 – FARMER. 479 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS. 480 Vgl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale

Marke).

481 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST. 482 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

203

klären.483 Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht

unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl.

dazu oben Ziff. 11.1.6, S. 199) als Marke wahrgenommen wird.

11.3.2 Anwendungsfälle

Eine demoskopische Umfrage ist erforderlich, wenn die zur Verfügung stehenden Belege

den vorstehend in Ziff. 11.2.3 bis 11.2.8 angeführten Vorgaben nicht gerecht werden.

Demgegenüber stellt sie in folgenden Fällen lediglich das geeignetste Beweismittel dar:484

 Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch

zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen.485

 Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen,

wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.10, S. 138), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.11

S. 139) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.12, S. 140). Anders als

Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch

nach langjährigem Gebrauch grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis

wahrgenommen, sondern als die Gestaltung der Ware selber,486 deren Funktion oder

dekorative Ausstattung.

11.3.3 Zu verwendendes Zeichen

Bei der Durchführung der Umfrage ist das Zeichen so, wie es im Eintragungsgesuch

enthalten ist, zu verwenden (v.a. hinsichtlich Ausgestaltung, Proportionen, Farbgebung und

Grösse). Bei dreidimensionalen Zeichen ist den zu Befragenden nach Möglichkeit die Form

als solche vorzulegen, da die Abbildung im Markeneintragungsgesuch lediglich die für die

Registerpublikation nötige Reduktion auf zwei Dimensionen darstellt.

11.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Es ist grundsätzlich für jede Ware und/oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung

durchzuführen. Werden mehrere Waren und/oder Dienstleistungen in einer Frage

zusammengefasst, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf

alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder

Dienstleistungen bezieht.487

483 BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 484 Das Abstellen auf Gebrauchsbelege ist in diesem Zusammenhang nicht von vornherein

ausgeschlossen.

485 Vgl. BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 486 BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 487 RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

204

11.3.5 Ort der Durchführung

Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz

nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 11.1.5, S. 199), folgt nicht, dass jede noch so kleine Region

in die demoskopische Umfrage miteinbezogen werden muss. Die Repräsentativität bezogen

auf die gesamte schweizerische Wohnbevölkerung muss jedoch gewährleistet sein.

Entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der

Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) entsprechend ihren Anteilen an der

schweizerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden und dass eine korrekte Stadt-

Land-Verteilung beachtet wird.

Bei nicht «sprachgebundenen» Zeichen, welche nachweislich in der ganzen Schweiz

vermarktet werden, ist unter bestimmten Umständen eine regional durchgeführte Umfrage

für die demoskopische Beweisführung ausreichend.488 Glaubhaft zu machen ist diesfalls

zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und

dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind.489

Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen.490

11.3.6 Art der Erhebung

Die Art der Umfrage richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung, d.h. nach dem

fraglichen Zeichen. Häufigste Durchführungsart in der Praxis ist die persönlich-mündliche

Umfrage, bei welcher den Befragten das Zeichen unmittelbar vorgelegt wird (beispielsweise

eine Form bzw. eine Abbildung bei Bildmarken, kombinierten Wort-/Bildmarken oder

Farbmarken).

Anders als bei persönlich-mündlichen Umfragen bestehen bezüglich online mittels Computer

und schriftlich durchgeführter Umfragen aus verschiedenen Gründen je nach Markentyp

Vorbehalte. Diese Arten der Erhebung sind nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen

zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der

Durchführung mit dem Institut abgesprochen werden.491

488 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 489 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 490 Mit neutralem Umfeld ist namentlich gemeint, dass die Befragung nicht an einem Ort durchgeführt

werden darf, an welchem das betroffene Produkt den Abnehmern aus anderen Gründen als der

Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise würde eine Durchführung der Demoskopie in

Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfälschen. 491 Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen ist namentlich die Repräsentativität in Bezug

auf die Altersstruktur der Befragten nicht gewährleistet (vgl. nachfolgend Ziff. 11.3.7, S. 204). Bei

diesen wie bei den schriftlichen Umfragen muss die Spontaneität der Antworten sichergestellt und die

Mithilfe Dritter ausgeschlossen werden können. Bei computergestützten Umfragen ist insbesondere

sicherzustellen, dass nicht zu einer vorherigen Frage «zurückgesprungen» und die Antwort verändert

werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo zusätzlich die

Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden

Fragen gewährleistet sein muss.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

205

Die telefonische Durchführung kommt einzig bei reinen Wortmarken infrage. Bei allen

anderen Markentypen scheitert diese Methode daran, dass den Befragten das Zeichen nicht

wie hinterlegt vorliegt.

11.3.7 Repräsentativität

Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach

Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 11.1.4, S. 198) ist daraus i.d.R.

eine aussagekräftige Stichprobe zu bilden.

Sind nur Fachkreise betroffen, kann je nach infrage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen

die ermittelte Grundgesamtheit so klein sein, dass alle Betroffenen ohne Weiteres

identifizierbar sind. Diesfalls drängt sich eine Befragung aller Betroffenen auf.

Bei grösserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die

Stichprobe die einzige Möglichkeit, da nicht sämtliche Betroffenen befragt werden können.

Damit die Umfrage repräsentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher

Qualität ist, d.h. in möglichst vielen voneinander unabhängigen Merkmalen ein verkleinertes

Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.

Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die

Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: Je grösser die Anzahl der

Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekräftiger folglich die

Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von

mindestens 1000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen

sind,492 und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von

Fachkreisen zu ermitteln ist.

11.3.8 Zu stellende Fragen

Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der

gestellten Fragen abhängig.493 Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse einer bereits

durchgeführten Demoskopie durch das Institut aufgrund konzeptioneller Mängel in Methodik

und Durchführung als ungenügend bewertet werden,494 empfiehlt sich eine vorgängige

Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die Fragen müssen im Zusammenhang

mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend auf die Ermittlung des Bekanntheits-,

des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades zielen.495

492 B-1818/2011, E. 5.2.4 – SAVANNAH. 493 B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 494 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST. 495 Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

206

Für den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau:496

a) Ermittlung des Bekanntheitsgrades

Fragebeispiel: Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / usw.] in

Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]?

Antwortmöglichkeiten: Ja / Nein / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].

Unter Vorlage des Zeichens soll dessen Bekanntheit in Zusammenhang mit der infrage

stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die

möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.

b) Ermittlung des Kennzeichnungsgrades

Fragebeispiel: Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / usw.] im

Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes oder

auf verschiedene Unternehmen dar, oder ist das Ihrer Ansicht nach kein Hinweis auf

irgendein Unternehmen?

Antwortmöglichkeiten: Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen / Hinweis auf

mehrere bzw. verschiedene Unternehmen / das ist meiner Ansicht nach kein Hinweis auf

irgendein Unternehmen / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].

Hierbei handelt es sich um die rechtlich entscheidende Frage, mit der geprüft wird, in

welchem Mass die Befragten das Zeichen in Zusammenhang mit der beanspruchten

Ware und/oder Dienstleistung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen und ihm

somit kennzeichnenden Charakter beimessen.

Bei der Kennzeichnungsfrage sind (inklusive der Antwortmöglichkeit ich kann dazu nichts

sagen [weiss nicht, keine Antwort]) stets vier Antwortmöglichkeiten, welche zumindest

sinngemäss den oben angeführten Beispielen entsprechen, durch den Interviewer

vorzugeben.

Da bei der Verkehrsdurchsetzung die nachträglich aufgrund des Gebrauchs erworbene

Unterscheidungskraft ermittelt wird, dürfen nur diejenigen Personen weiter zum

Kennzeichnungsgrad befragt werden, die das Zeichen bereits kennen und demzufolge

bei der Frage nach der Bekanntheit des Zeichens mit «Ja» geantwortet haben. Zur

Ermittlung des Grades der Verkehrsdurchsetzung werden nur diejenigen Antworten

miteinbezogen, welche im Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen

erkennen.

c) Ermittlung des Zuordnungsgrades

Fragebeispiel: Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese

Farbe / usw.] hin?

496 Bezüglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das

vorliegend aufgeführte 4-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis häufig gewähltes

und seit Jahren bewährtes Modell.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

207

Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen durch die Befragten dem

Markenhinterleger und nicht etwa dessen Konkurrenten zugeordnet wird. Es geht um

eine zusätzliche Absicherung; die Identifikation des Hinterlegers dient der Überprüfung

der Befunde zur Frage betr. den Kennzeichnungsgrad. Die Frage ist offen, d.h. ohne

vorgegebene Antwortmöglichkeiten, zu stellen. Die Identifikation des Unternehmens kann

unter Umständen auch durch andere Indikatoren als die namentliche Nennung erfolgen,

beispielsweise durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht

erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist.497 Klare

Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads

abzuziehen.498

Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusätzliche

sachdienliche Aufklärungsfragen zu stellen, beispielsweise zum Zweck der Bestimmung der

massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 11.1.4, S. 198) oder zur Beantwortung der Frage,

seit wann das Zeichen von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis

wahrgenommen wird. Solche Fragen müssen auf eine Weise formuliert und zu einem

Zeitpunkt gestellt werden, dass dadurch die korrekte Ermittlung des Bekanntheits-,

Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrades nicht beeinträchtigt wird.

11.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung

Das Bundesgericht hat den Wert von zwei Dritteln der repräsentativ Befragten als einen für

die Annahme der Verkehrsdurchsetzung ausreichenden Richtwert bezeichnet; es hat dabei

allerdings gleichzeitig auf einen Richtwert von jedenfalls über 50 Prozent verwiesen, den es

in einem weiteren Entscheid betr. die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen

hatte.499

Bei einem unter 50 Prozent liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen

nachweislich bzw. per logischen Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade

nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.

11.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage

Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter übersichtlichem und neutral

dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse

einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das Institut behält

sich vor, gegebenenfalls weitere klärende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind

sämtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen

bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf

eindeutige und übersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis

(entsprechend 100 Prozent) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird.500

497 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV. 498 BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 499 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp. 500 BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

208

Die gestellten Fragen sind im Originalwortlaut aller verwendeten (Landes-)Sprachen

wiederzugeben. Das demoskopische Gutachten muss eine Unterschrift des

Sachverständigen enthalten, mit der die Korrektheit der gemachten Angaben bestätigt wird.

Sämtliche verwendeten Unterlagen, insbesondere das vorgelegte Zeichen, sind (im Original)

beizulegen.

209

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

1. Einleitung

Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern älterer Marken die Möglichkeit, sich nach

erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehörde auf relative Ausschlussgründe des Art. 3

MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den

Entscheid des Instituts, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die

Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewähren. Der Widerspruch ist jedoch weder eine

Einsprache noch eine Beschwerde, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift1

und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits geprüften und eingetragenen Marke

beantragt.

Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst

einfach, rasch und kostengünstig sein.2 Insoweit handelt es sich um ein summarisches

Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter

Einzelsachverhalte geeignet ist.3 Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31

MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine

Marke vom Markenschutz auszuschliessen.4 Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch

einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige

Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden

können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft

gemacht» sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige

Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu

berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der

Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr

beschränkt;5 darüber hinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen- oder

namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen.6 Das

Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein

Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt.7 Das Argument der

Rechtsmissbräuchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann jedoch im

Widerspruchsverfahren nicht gehört werden.8

1 Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgründe wie

bei der Markenprüfung. 2 BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.). 3 BVGer B-5467/2011, E. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 BVGer B-8006/2010, E. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 BVGer B-40/2013, E. 1.2 – EGATROL / EGATROL.

8 BVGer B-6665/2010, E. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-2678/2012, E. 6.2.1 –

OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

210

Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15

MSchG) kann im Widerspruchsverfahren ebenfalls nicht geltend gemacht werden.9 Art. 31

Abs. 1 MSchG verweist ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3

Abs. 1 MSchG, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke.

2. Sachentscheidvoraussetzungen

Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch

erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der

Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen.

Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.1 Widerspruchsschrift

Der Widerspruch ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 20 MSchV).10 Dazu

kann das vom Institut zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden.11 Ein

Formularzwang besteht jedoch nicht. Die beiden Exemplare der Widerspruchsschrift müssen

unterzeichnet sein. Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch übermittelten

Eingabe wird als rechtsgültig anerkannt. Fehlt auf einer Eingabe die rechtsgültige

Unterschrift, so wird das ursprüngliche Einreichungsdatum anerkannt, wenn eine inhaltlich

identische und unterzeichnete Eingabe innerhalb eines Monats nach Aufforderung des

Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV). Eingaben per E-Mail müssen an die

speziell für elektronische Eingaben vorgesehene E-Mail-Adresse (tm.admin@ekomm.ipi.ch)

geschickt werden.12 Es genügt hierbei die Einreichung eines einzigen Exemplars der

Eingabe.

Art. 20 MSchV bestimmt die notwendigen Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:

a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;

b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der

Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;

c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die

Firma des Markeninhabers;

d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;

e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.

9 BVGer B-3663/2011, E. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; BVGer

B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 10 Auch sämtliche weiteren Eingaben und Belege wie Stellungnahme, Replik, Duplik, Registerauszüge

usw. sind (ausser bei elektronischer Eingabe) in zwei Exemplaren einzureichen. 11 Es kann beim Institut bestellt oder direkt über das Internet heruntergeladen werden

(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/d/m551d.doc). 12 Vgl. https://ekomm.ipi.ch.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

211

2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Eintragung einer bestimmten

Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur

gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke

eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen

genau anzugeben (Art. 20 lit. d MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn

z.B. angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle «gleichartigen Waren oder

Dienstleistungen». Der Antrag muss vielmehr so präzise abgefasst sein, dass das Verfahren

ohne weitere Abklärungen instruiert werden kann.13 Um Differenzen bei der Übersetzung zu

vermeiden, wird empfohlen, bei teilweisen Widersprüchen die Waren, gegen welche sich der

Widerspruch richtet, in derjenigen Sprache anzugeben, in welcher sie im Register

eingetragen sind. Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des

Widerspruchs auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Ablauf der

Widerspruchsfrist zulässig ist, die Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren

Einschränkung dagegen nicht.14

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Widersprechenden eine kurze Nachfrist gegeben,

um das Rechtsbegehren zu präzisieren.

2.3 Begründung

Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass der Widerspruch begründet sein muss. Eine

kurze Begründung genügt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch sämtliche entscheidrelevanten

Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht

eingetreten.

2.4 Parteien

2.4.1 Aktivlegitimation

Für die Berechtigung zur Erhebung eines Widerspruchs vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.1, S. 21.

2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke

Als älter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 bis 8

MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Gemäss Art. 6 MSchG steht das Markenrecht

demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität). Zu beachten ist auch

eine allfällige Priorität nach der PVÜ oder die Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG). Der

Hinterlegungszeitpunkt wird im Markenrecht nach Tagen bestimmt. Bei gleicher Priorität ist

ein Widerspruch ausgeschlossen.

13 RKGE in sic! 2000, 111, E. 3 f. – LUK (fig.) / LuK. 14 RKGE in sic! 2005, 293, E. 2 – BalTec / B.A. Tech.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

212

2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke

2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen

Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben,

dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art.

6bis PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der

notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist

lediglich auf Art. 6bis PVÜ, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den

Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke

verwechselbar sind. Gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS15 findet Art. 6bis PVÜ auf

Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den

Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des

geltend gemachten Rechts. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiellrechtliche

Frage.16

2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der

Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen

Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist

Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen

rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland

bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen

ist. Art. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher

Markenpiraterie entgegenzuwirken.17

Es wird insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische

Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in

der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland

geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch ohne weitere Prüfung der erforderlichen

Bekanntheit des Widerspruchszeichens bereits aus diesem Grund abzuweisen.18

2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit

Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der

Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke.19 Die PVÜ spricht

im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff «notorisch bekannte» Marke von

15 SR 0.632.20 Anhang 1 C. 16 BVGer B-2323/2009, E. 1.2 – Circus Conelli; RKGE in sic! 2000, 699, E. 2 – internet.com /

InternetCom (fig.). 17 BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.). 18 BVGer B-1752/2009, E. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 – Circus

Conelli. 19 Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

213

«marque notoirement connue» bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von «well-

known mark». Entsprechend genügt die blosse Bekanntheit einer Marke noch nicht zur

Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der

Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr «notorisch» bekannt sein, um im

Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können.20 Mit anderen Worten sind für das

Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen als bei einer

eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzumfang einer

bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 6.7, S. 238). So hält auch das

Bundesgericht fest, «la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore

notoire».21 Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis

der Existenz der Marke im Inland voraus.

Nach der gemeinsamen Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken

der OMPI beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls,

wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen:22 der Bekanntheitsgrad

der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische

Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die

geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige

Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die

zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten, sowie der mit der Marke verbundene Wert.

Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die

Vertriebskanäle sowie die Händler genannt. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die

notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und

sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im

Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht

näher umschrieben.23

Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist.24 Den

massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von

einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber

beansprucht wird.25 Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen

Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in

Betracht kommt. Dies wird i.d.R. bedingen, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv

gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird oder dass die Marke im Ausland

gebraucht wird und die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Das Bundesgericht hat

erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht

voraussetzt, sondern sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen

20 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 BGer in sic! 2001, 318, E. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000,

48 f.

23 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 BGE 130 III 267, E. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

214

Verkehrskreisen beurteilt.26 Die Notorietät kann sich dabei im Rahmen der Spezialität des

Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, nämlich auf

diejenigen, für welche die Marke gebraucht oder beworben wird. Eine notorisch bekannte

Marke kann keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb

der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen.27 Eine Ausdehnung des

Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren

nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden.28

2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät

Der «eingeschränkte» Untersuchungsgrundsatz im Widerspruchsverfahren (Teil, 1, Ziff. 5.4.1

f., S. 27) gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So, wie

vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder

angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich

auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass

er sein Recht nachweist.29 Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit

seines Kennzeichens nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von

Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.

Das Gesetz äussert sich nicht konkret dazu, ob im Widerspruchsverfahren die notorische

Bekanntheit zu beweisen oder lediglich glaubhaft zu machen ist. In Bezug auf die Einrede

des fehlenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke hält Art. 32 MSchG jedoch explizit fest,

dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch den Widersprechenden genügt. Daraus

wäre zu schliessen, dass über die übrigen Tatsachen im Widerspruchsverfahren,

insbesondere das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke, der strikte Beweis zu führen

wäre. Dies würde meist die Durchführung eines ausgedehnten Beweisverfahrens bedingen,

was nicht dem Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens als möglichst einfachem und

raschem Verfahren entsprechen würde. Zudem kommt dem Entscheid im

Widerspruchsverfahren in einem allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zu.30

Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig

überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind.31

2.4.2 Passivlegitimation

Bzgl. Passivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.2.1, S. 21.

26 BGE 130 III 267, E. 4.4 – Tripp Trapp; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.). 27 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 28 BGE 130 III 267, E. 4.9 – Tripp Trapp.

29 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse

(fig.). 30 BGE 128 III 441, E. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): Nichtigerklärung

einer Marke im Zivilprozess trotz vorgängiger Abweisung eines gegen dieselbe Marke gerichteten

Widerspruchs; BVGer B-3556/2012, E. 2.2.2 – TCS / TCS. 31 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

215

2.5 Widerspruchsfrist

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung

beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22

Abs. 1 VwVG), und eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ist ausgeschlossen (Art. 41

Abs. 4 lit. c MSchG).

Schweizer Marken werden in Swissreg (abrufbar unter: https://www.swissreg.ch) publiziert.

Die internationalen Registrierungen werden in dem von der OMPI bestimmten

Publikationsorgan (zurzeit «Gazette OMPI des marques internationales») veröffentlicht

(Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Regel 32 GAFO).

Die Widerspruchsfrist wird durch die Publikation der Schweizer Marke in Swissreg ausgelöst.

Folglich beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen.

Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist um Mitternacht am ersten Tag des

Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung der entsprechenden

Schutzausdehnung in der Gazette folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).

Bezüglich der Fristberechnung wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl.Teil 1, Ziff.

5.5.2, S. 30).

Beispiele für die Fristberechnung:

Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 17. Juli 2014: Fristbeginn 17. Juli 2014

um 24 Uhr; Fristablauf 17. Oktober 2014 um 24 Uhr.

Publikation einer Internationalen Registrierung in der Gazette vom 17. Juli 2014: Fristbeginn

am 1. August 2014 um 24 Uhr; Fristablauf am 1. November 2014 um 24 Uhr.

2.6 Widerspruchsgebühr

2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2

MSchG). Die Höhe der Gebühr beträgt CHF 800.–.32 Das Widerspruchsverfahren ist dabei

auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, und der

angefochtenen Marke beschränkt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird

für jede Marke ein selbstständiges Verfahren eröffnet.33 Dasselbe gilt auch, wenn sich der

Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebühr

zu bezahlen.34 Indessen kann im Sinne einer Verstärkung des Schutzumfanges einer

Widerspruchsmarke der Umstand berücksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der

Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet.35

32 IGE-GebV Anhang I. 33 Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7. 34 RKGE in sic! 2004, 103, E. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label. 35 BVGer B-5076/2011, E. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

216

Bezüglich der Zahlungsmittel und der Zahlungsfrist wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen

(vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 und 11.5, S. 50 f.).

Wird die Widerspruchsgebühr nicht innert Frist bezahlt, fehlt es an einer

Prozessvoraussetzung und der Widerspruch gilt als nicht eingereicht (Art. 24 Abs. 1 MSchV).

Stützt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet sich der Widerspruch gegen

mehrere Marken, wurde aber innert Frist nur eine Gebühr entrichtet, kann der

Widersprechende innert einer vom Institut angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch

klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührenzahlung bestimmt ist.36

Eine ergänzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht

mehr möglich, und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen.37

2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts

Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt

wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss IGE-GebV zu bezahlen (vgl. Teil

1, Ziff. 11.3 ff, S. 50).

3. Mängel des Widerspruchs

3.1 Nicht behebbare Mängel

Auf einen nach Fristablauf eingereichten Widerspruch wird nicht eingetreten. Da es sich um

eine gesetzliche Frist handelt, kann sie nicht erstreckt werden (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m.

Art. 22 Abs. 1 VwVG). Gleich verhält es sich bei nicht oder verspätet bezahlter

Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG).38 Nicht eingetreten werden kann sodann auf

einen Widerspruch,

 der ohne Begründung eingereicht wird (Art. 31 Abs. 2 MSchG);

 der sich gegen eine gelöschte oder nicht eingetragene Marke richtet (Art. 31 Abs. 1

MSchG);

 der sich nicht auf eine (ältere) Marke stützt (Art. 31 Abs. 1 MSchG);

 der sich gegen eine ältere Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art 3 MSchG);

 der sich gegen ein Markengesuch richtet;39

 bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die

Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, überhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);

36 Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 283, E. 4 – Chalet.

37 Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG. 38 RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) /

REXOL. 39 Nach Ansicht des Instituts ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen

Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die «Eintragung» richtet,

ausgeschlossen.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

217

 bei dem die Aktivlegitimation,40 die Partei- und/oder Prozessfähigkeit nicht gegeben ist.

3.2 Behebbare Mängel

Behebbare Mängel liegen vor, wenn für den Widerspruch wesentliche Elemente zwar

vorhanden, aber fehlerhaft sind. Bei behebbaren Mängeln wird eine Nachfrist angesetzt mit

dem Hinweis darauf, dass bei versäumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde

(Art. 23 VwVG).

Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,

 bei dem ein Zustellungsdomizil nach Art. 42 MSchG bezeichnet werden muss und ein

solches noch fehlt,

 bei dem sich die Parteien vertreten lassen, das Institut Zweifel über das

Vertretungsverhältnis hat und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 21 und 5 MSchV);

 der keine Unterschrift enthält.41

Eine Nachfrist wird im Weiteren angesetzt, wenn Rechtsbegehren unklar oder

auslegungsbedürftig sind, insbesondere wenn Unklarheiten in Bezug auf den Umfang des

Widerspruchs bestehen (Art. 20 lit. d MSchV).42 Untergeordnete Mängel können auch ohne

Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden.43

Wird nur teilweise Widerspruch erhoben, d.h., richtet sich der Widerspruch nur gegen

einzelne Klassen bzw. einzelne Waren und/oder Dienstleistungen, sind die Waren und

Dienstleistungen, welche bei der angefochtenen Marke zu widerrufen sind, im Einzelnen

aufzuführen. Unzulässig wäre also z.B. folgendes Rechtsbegehren: «Es sind alle

gleichartigen Waren und Dienstleistungen zu widerrufen.» Beim Widerspruchsverfahren

handelt es sich um ein reines Registerverfahren, bei welchem ein Gestaltungsurteil

(beispielsweise eine Umformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses) nicht

möglich ist. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei

Gutheissung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv des Entscheides übernommen

werden kann. Dem Widersprechenden wird eine Nachfrist angesetzt, um den Umfang des

Widerspruchs zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf den

Widerspruch in Bezug auf die unklaren Rechtsbegehren (ganz oder teilweise) nicht

eingetreten.44

Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber

der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre

Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen.45 Kann die

Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

40 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 41 Vgl. Ziff. 2.1, S. 209. 42 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 RKGE in sic! 2001, 813, E. 9 – Viva / CoopViva (fig.). 44 RKGE in sic! 2000, 111, E. 4 ff. – LUK (fig.) / LuK. 45 Vgl. Art. 17 MSchG; BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

218

Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert

das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht

muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter

bestimmt wurde, können die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegenüber dem Institut

nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).

3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist

Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf

der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei darüber nach Möglichkeit

in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezüglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Wird

der Widerspruch erst am letzten oder zweitletzten Tag der Frist eingereicht, kann die

widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden.

4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke

Die Behandlung der Widersprüche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art.

23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl oder die Höhe der

Widerspruchsgebühren.46

Art. 23 Abs. 2 MSchV ermöglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betr. weitere

Widersprüche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hängig ist. Aus

Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut einen Widerspruch entscheiden und die

Behandlung der übrigen Widersprüche aussetzen.

4.2 Sistierung

Neben dem vorangehend erwähnten Beispiel (vgl. auch Teil 1, Ziff. 6, S. 39) wird das

Widerspruchsverfahren auch ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine

eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Markenhinterlegung stützt. Diesfalls wird das

Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke sistiert (Art. 23 Abs. 3

MSchV).

Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruch auf eine internationale Registrierung stützt,

welche Gegenstand einer vorläufigen Schutzverweigerung aus absoluten

Ausschlussgründen ist oder sein könnte. Bis über diese Schutzverweigerung endgültig

entschieden ist, wird das Widerspruchsverfahren sistiert (Art. 51 Abs. 1 MSchV).

Ein weiterer Grund zur Sistierung von Amtes wegen ist gegeben, wenn die international

registrierte Widerspruchsmarke oder die angefochtene internationale Registrierung gelöscht

wird, der Inhaber aber die Möglichkeit hat, die Umwandlung47 in ein nationales Gesuch zu

beantragen (Art. 9quinquies MMP und Art. 46a MSchG). Die Umwandlung kann innerhalb von

46 Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 214. 47 Teil 4, Ziff. 2.5.5, S. 88.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

219

drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung beim Institut beantragt

werden. Das aus einer Umwandlung hervorgegangene Gesuch wird sodann einer

materiellen Prüfung auf absolute Ausschlussgründe unterzogen. Das Widerspruchsverfahren

wird in diesen Fällen bis zum Abschluss dieser Prüfung sistiert. Wird keine Umwandlung

beantragt, wird das Verfahren nach Ablauf der dreimonatigen Frist abgeschrieben.

4.3 Information über eingegangene Widersprüche

Auf der Datenbank https://www.swissreg.ch ist ersichtlich, ob gegen eine Marke ein

Widerspruchsverfahren hängig ist. Die Widerspruchsinformationen in Swissreg erlauben es,

Rückschlüsse auf den Beginn der fünfjährigen Karenzfrist zu ziehen. Es wird eine der

folgenden Statusinformationen angezeigt:

bisher kein Widerspruch

hängig beim Institut

Entscheid Institut vom …

hängig bei BVGer

Entscheid RKGE bzw. BVGer vom …

Sind seit Ablauf der Widerspruchsfrist mehr als zwei Wochen vergangen, kann angenommen

werden, dass gegen die Marke kein Widerspruch eingereicht worden ist.48 Die Publikation

dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.

Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens zwei Wochen nach Ablauf

der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch

erhoben worden ist.

5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren

5.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im

Register eingetragen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register

eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen.49

5.2 Einrede des Nichtgebrauchs

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben,

muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren

Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt.50 Die Behauptung des

48 Bei den zwei Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei

der Zustellung oder Bearbeitung.

49 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 50 BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

220

Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort

hervorgehen. Es genügt beispielsweise nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss

zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der

Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt.51 Ist nach

den Äusserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsächlich den Nichtgebrauch

im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu präzisieren.

Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom

Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen,

wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG für einen Zivilprozess voraussetzt.

Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im

Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht

geprüft werden.

Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind

die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend,

auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren

und/oder Dienstleistungen gebraucht wird.52 Wird der Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist

aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf

(Art. 12 Abs. 2 MSchG). Voraussetzung ist, dass in der Zeitspanne zwischen Ablauf der

Karenzfrist und dem Gebrauch der Marke niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat.

5.3 Karenzfrist

Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur

Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss

Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten.53

5.3.1 Beginn der Karenzfrist

Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenütztem Ablauf der

Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen

Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einer

Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem

Abschluss dieses Verfahrens zu laufen,54 analog zur Situation bei Schweizer Marken

gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.

51 BVGer B-5641/2012, E. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

52 BVGer B-6665/2010, E. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office. 53 BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL. 54 Der Abschluss des Verfahrens erfolgt entweder mit Erlass einer Verfügung auf nationaler Ebene

oder mit Erlass einer Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter GAFO. Vgl. zur

Fristberechnung auch BVGer B-576/2009 E. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) mit Verweisen auf die

Rechtsprechung.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

221

Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der

Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO55 erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem

Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen.56

Falls keine vorläufige Schutzverweigerung oder Schutzgewährung gemäss Art. 18ter 1 GAFO

im Register eingetragen wurde, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet.

Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil zu

diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die internationale Registrierung zum Schutz in der

Schweiz zugelassen wird. Die Karenzfrist beginnt vielmehr erst ab dem Zeitpunkt zu laufen,

ab welchem feststeht, dass dem Zeichen keine Schutzausschlussgründe mehr

entgegenstehen (können). Bei internationalen Registrierungen hängt dieser Zeitpunkt vom

Ausführungsregime, dem diese Marke unterstellt ist (vgl. hierzu Teil 4, Ziffer 3.2.1, S. 94),

sowie vom Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») ab.

Wenn das MMP Anwendung findet, beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung

18 Monate (Art. 5.2)b) MMP).57 Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum

der Mitteilung («date de notification»), d.h. dem Datum, an welchem die OMPI das

Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer

Schutzverweigerung läuft (vgl. Regel 18.1)a)iii) GAFO). Dieses Datum kann ohne Weiteres

um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register

abweichen.

Wenn das MMP lediglich aufgrund von Art. 9sexies 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die

Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification»)

zu laufen.

Findet das MMA Anwendung, so beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung ein

Jahr. Die Karenzfrist beginnt folglich in diesen Fällen zwölf Monate nach dem Datum der

Mitteilung («date de notification»).

5.3.2 Verlängerung der Markeneintragung

Bei der Verlängerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um

einen reinen Formalakt. Dieser löst weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12

Abs. 1 MSchG), noch kann gegen die verlängerte Marke Widerspruch erhoben werden.

5.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens

Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des

Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist abgelaufen, so muss der

55 Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige

Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch (GAFO-Änderung vom

1. September 2009). 56 Dies aus Gründen der Rechtssicherheit: Lediglich das Datum der Gazette-Publikation ist sowohl für

den Markeninhaber als auch für Dritte klar und einfach ersichtlich.

57 Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer

Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

222

Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG).

Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede

unbeachtlich. Wird die Einrede erst nachträglich erhoben, ist sie unzulässig und wird auch

nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt.58 Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, in

dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht

berücksichtigt wird.59

5.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs

5.4.1 Gebrauch in der Schweiz

Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz.60 Eine Ausnahme ergibt sich aus

dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen

Patent-, Muster- und Markenschutz.61 Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der

Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer

Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als

rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind.62 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts

können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter

Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus

diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie

eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder

Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben.63 Die Marke muss zudem in

beiden Staaten geschützt sein.64

Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG

ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die Exportmarke muss dabei nicht in

der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für die Waren und Dienstleistungen

verwendet werden, die von der Schweiz oder von Deutschland aus angeboten werden. Die

reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend.65

5.4.2 Zeitlicher Gebrauch

Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während

der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen

58 Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV. 59 BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

60 BVGer B-6251/2013, E. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 61 SR 0.232.149.136; BVGer B-6251/2013, E. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 62 BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 – GALLUP. 63 BGE 124 III 277, E. 2c – Nike; BVGer B-3294/2013, E. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 64 BVGer B-576/2009, E. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.). 65 BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

223

(Art. 32 MSchG).66 Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die

Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs

beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet

werden können. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit

anderen, datierbaren berücksichtigt werden.67 Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs

ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: Solange

niemand den Nichtgebrauch geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der

Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).

5.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird

in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu

wollen.68 Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen

Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art,

Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls.69 Nicht als

ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch

einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden.70 Um als ernsthaft

zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher

abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz,

wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des

Marktes zu befriedigen.71 Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke

gefordert als bei Luxusgütern.72 Blosse Einzelaktionen sind kein ernsthafter

Markengebrauch.73

5.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend

wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen

vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden

wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten,

Rechnungen usw. sein.74 Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten

Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.75

66 BVGer B-3294/2013, E. 4.3 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 67 BVGer B-6251/2013, E. 2.6 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 68 BVGer B-2910/2012, E. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER. 69 BVGer B-6251/2013, E. 2.3 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 70 BGE 81 II 284, E. 1 – Compass / Kompass; RKGE in sic! 2007, 41, E. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.). 71 BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINS; BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) /

fünf Streifen (fig.).

72 BVGer B-7487/2010, E. 3 – sparco (fig.) / SPARQ. 73 BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 74 BVGer B-5530/2013, E. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 75 BVGer B-2678/2012, E. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

224

An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder

Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke.76

Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein

produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein

Unternehmen dar.77 So gilt etwa die Verwendung des Firmennamens im Briefkopf von

Lieferscheinen und Rechnungen nur dann als funktionsgerechter und markenmässiger

Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware, wenn die mit dem Firmennamen

übereinstimmende Marke auch in konkreten Liefer- oder Rechnungspositionen in einen

direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird.78

Die blosse Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, stellt als

solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden

Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den

Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und

Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind.79

5.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

5.4.5.1 Subsumption

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder

Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In

einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht

wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen (vgl.

Teil 2, Ziffer 4.5, S. 67). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung

von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren

abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können.80 Allfällige Einschränkungen der

Waren- und Dienstleistungsliste sind zu beachten. Ist beispielsweise eine Marke nur für

Waren einer bestimmten geografischen Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch

für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.81

5.4.5.2 Problematik des Teilgebrauchs

Teilgebrauch liegt vor, wenn der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke,

lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen

glaubhaft gemacht wird. Es stellt sich in dieser Konstellation die Frage, für welche Waren

oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt.

76 BVGer B-5530/2013, E. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 77 BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.). 78 BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY. 79 BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 80 BVGer B-1686/2012, E. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss

chocolate.ch (fig.); siehe auch Teil 2, Ziff. 4.3 S. 66. 81 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

225

Damit der Markeninhaber nicht über Gebühr in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit

eingeschränkt wird, wirkt der Gebrauch gemäss Bundesverwaltungsgericht nicht nur für

diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, für welche der Gebrauch glaubhaft

gemacht wurde82.

Das Bundesverwaltungsgericht wendet eine erweiterte Minimallösung an, nach welcher der

Gebrauch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, für welche aus

Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte

Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. Ausserdem wird der Gebrauch für einen

ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn der festgestellte Gebrauch Produkte

betrifft, welche für den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und präzise

bestimmt werden kann83. Zudem müssen die Waren ins gängige Sortiment eines

branchentypischen Anbieters gehören84. Gemäss dem Bundesverwaltungsgericht entspricht

dieser Lösungsansatz der erweiterten Minimallösung des deutschen Rechts85, welche im

Wesentlichen mit der vom EUIPO und vom Gericht der EU angewendeten Praxis

übereinstimmt.

Vor diesem Hintergrund wendet das Institut auch die erweiterte Minimallösung an. Unter

gewissen Bedingungen, welche in der Praxis entwickelt werden müssen, wirkt der Gebrauch

für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der

diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf

sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c

MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt

werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig

beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff86

ausgedehnt werden, d.h. auf eine Warenkategorie, welche eine breite Gruppe von Waren

oder Dienstleistungen oder Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst87. Der

Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren

oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht

so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden

können88. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder

Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften

82 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3

– Gadovist / Gadogita 83 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita 84 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita 85 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.) 86 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3

– Gadovist / Gadogita

87 Vgl. in diesem Sinne BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita 88 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; EuG T-256/04, Ziff. 26 - RESPICUR

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

226

und die Zweckbestimmung89 im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder

Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können90.

5.4.6 Gebrauch in abweichender Form

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur

so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag.91

Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht

wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher

Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während

das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und

damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt.92 Entscheidend ist

daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische

Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird und dass trotz der abweichenden

Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.93 Dies ist nur der Fall,

wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch

der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke

sieht.94 Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich

strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit. Jedes Weglassen eines

unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild,

weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen

für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies kann

etwa bei der Weglassung von Bildelementen zutreffen, die vom Verkehr lediglich als

ornamentale Ausschmückungen des kennzeichnungsstarken Markenkerns ohne eigene

Unterscheidungskraft aufgefasst werden.95 Hingegen wäre als allgemeiner Grundsatz

abzulehnen, dass eine kombinierte Wort-/Bildmarke bereits dann als rechtserhaltend benutzt

anzusehen ist, wenn nur der kennzeichnungskräftige Wortbestandteil benutzt wird. Vielmehr

sind stets die Verhältnisse des konkreten Falls massgebend.96 Die Rechtsprechung pflegt

bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch

Weglassen eingetragener Markenbestandteile i.d.R. strenger zu beurteilen als

Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen.97

89 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 45 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten

/Circanetten New 90 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten

/Circanetten New

91 BGE 139 III 424, E. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) mit Verweis auf BGE 130 III

267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 92 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 93 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp; BVGer B-6251/2013, E. 2.4 mit Hinweisen – P&C (fig.) /

PD&C.

94 BVGer B-2678/2012, E. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 95 BGE 139 III 424, E. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 96 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 97 BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

227

Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden

Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen

wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den

rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne

Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet

noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame

Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R.

nicht. Ob die Marke noch selbstständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils

im Einzelfall zu bestimmen.98

5.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen

Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der

Promotion des Hauptproduktes dienen und i.d.R. unentgeltlich abgegeben werden.99 Ob eine

Verwendung der Marke für diese Hilfswaren bzw. Hilfsdienstleistungen als Markengebrauch

anzurechnen ist, hängt davon ab, ob die betroffenen Verkehrskreise zwischen dem

Kennzeichen auf den Hilfswaren und der markenspezifischen Ware oder Dienstleistung

einen kennzeichnungsmässigen Bezug herstellen, bzw. davon, ob das Zeichen

funktionsgemäss als Mittel zur Individualisierung des Hauptproduktes verstanden wird.100 So

dürften Prospekte, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, als

Hilfswaren dem Produkt «Transportdienstleistungen» (Klasse 39) zugerechnet werden, nicht

jedoch der Klasse 16 für Drucksachen.

Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeugen,

Zündholzbriefchen, Aschenbechern, Klebern usw.), sog. «Merchandising-Artikeln», fehlt

i.d.R. ebenfalls der direkte Bezug zum Hauptprodukt, sodass der Gebrauch nicht diesem

zugerechnet werden kann. Für Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke im

Zusammenhang mit Hilfswaren hingegen oft auch die einzige mögliche Form, wie die Marke

verwendet werden kann.

5.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich

den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des

Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat

zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt.101 Sie kann vertraglich, beispielsweise im

Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als

rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich

eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden.102

98 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 99 BGE 116 II 463, E. 2c – Coca Cola. 100 RKGE in sic! 2002, 758, E. 2 – Le Meridien / Meridiani. 101 BVGer B-3294/2013, E. 3.10 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 102 BVGer B-892/2009, E. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

228

Das blosse Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar.103 Von

massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber

gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird.104

Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch

die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes

oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht,

einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne

dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.

5.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz

Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die

unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der

Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften

betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als

triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese

Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche

Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische

oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem

Markeninhaber zuzurechnen.105

5.6 Verfahrensrechtliches

5.6.1 Schriftenwechsel

Es wird auf die Ausführungen in Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.2, S. 36 verwiesen.

5.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige

Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende

beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen.106 Da der Gebrauch

der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der

Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich erheben muss, gilt in

Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime.107 Das bedeutet, dass das

Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom

Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt.

103 BVGer B-40/2013, E. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 104 BVGer B-2910/2012, E. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER. 105 RKGE in sic! 1998, 406, E. 3 – Anchor / Ancora. 106 BVGer B-2910/2012, E. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.

107 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL. BVGer B-5530/2013, E. 2.1 – MILLESIMA /

MILLEZIMUS.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

229

Auch hat das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prüfen, falls die Einrede

zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise

anerkannt wird.108 Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich

dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem aufgrund der im

Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime109 als Urteilsgrundlage so

hingenommen werden.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt

zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (bezüglich der Glaubhaftmachung,

vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30).

Bezüglich der Beweismittel wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 5, Ziff. 5.4.4.1, S.

29).

Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des

Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf

einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen.110 Gemäss

Praxis des Instituts kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren,

isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische

Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der

wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und

Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen

Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche

Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit

zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenüglichen Dokumenten, als Indiz für die

Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das

Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche

Erklärungen als reine Parteibehauptungen.111

5.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen

Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft

gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher

ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.112

6. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. lit. a bis c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die

108 BVGer B-5732/2009, E. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 109 RKGE in sic! 2000, 111, E. 6 – LUK (fig.) / LuK. 110 BVGer B-3294/2013, E. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.) 111 BVGer B-3294/2013, E. 5.2 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); BVGer B-5902/2013, E. 2.6 –

WHEELS / WHEELY. 112 BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

230

 mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen

bestimmt sind wie diese;

 mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen

bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;

 einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder

Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden

Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen

können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder

Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch

wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen

Unternehmen hergestellt.113 Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten

Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch

keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative

Hilfsfunktion erfüllt.114

Massgebend für die Beurteilung sind ausschliesslich die im Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.115 Erhebt der Widerspruchsgegner jedoch

form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs, sind nur diejenigen Waren und

Dienstleistungen massgebend, für welche der Widersprechende den Gebrauch der Marke

glaubhaft gemacht hat.116

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss

als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können.117 Dabei ist davon

auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen

kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip).118 In einem ersten Schritt ist

daher zu bestimmen, welche Bedeutung den Waren und Dienstleistungen zukommt und

welche Waren und Dienstleistungen effektiv unter diese Begriffe fallen (vgl. Teil 2, Ziffer 4.5,

S. 67). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke

gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3

MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann.119

113 BVGer B-2710/2012, E. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.). 114 BVGer B-2710/2012, E. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 5.2 – PALLAS /

Pallas Seminare (fig.).

115 BVGer B-531/2013, E. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); BVGer B-6099/2013, E. 4.2.1 – CARPE DIEM /

carpe noctem. 116 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 117 BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 118 BGE 128 III 96, E. 2b – Orfina; BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water; BVGer

B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 119 Vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.1, S. 27.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

231

6.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit

Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres

Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten.120

Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter

das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann.121

Hauptware/Zubehör: Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware

angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein

Indiz für Gleichartigkeit.122

Gleiche Vertriebskanäle: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute

fast alle denkbaren Waren anbieten.123 Hingegen kann der Verkauf von Waren in

Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden.124

6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit

Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist

eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen.125

Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches

Herstellungs-Know-how und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit.126

Hauptware/Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine

Gleichartigkeit.127 Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.

Rohstoffe/Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht

gleichartig zur Fertigware.128 Eine Ausnahme kann sich ergeben, wenn die Rohstoffe für die

Qualität der Fertigprodukte aus der Sicht des Publikums eine derart wesentliche Bedeutung

haben, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben werden.129

6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen,

sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen.130 Wegen des

120 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-3126/2010, E. 6.1 – CC (fig.) /

Organic Glam OG (fig.).

121 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 122 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 123 BVGer B-644/2011, E. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 124 BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU (fig.). 125 BVGer B-3126/2010, E. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 126 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 127 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) /

max Maximum + value (fig.); BVGer B-7485/2006, E. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).

128 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 129 RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 – Resinex / Resinex. 130 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

232

unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen

Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen

kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem

Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem

Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt.131 Zur Feststellung dieser

Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von

besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die

Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.132 So

können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot

ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»).133 Auch zwischen

dem Entwurf und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 einerseits

und Computerhardware und Software der Klasse 9 andererseits besteht Gleichartigkeit, da

es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den

kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden

müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich

bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen

Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint.134 Allen diesen Fallgruppen

gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der

Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss

thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht.135

Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber

auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch

Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht

werden, gehören nicht dazu. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte,

Werbeartikel usw. So kann ein Reiseunternehmen den Schutz seiner Marke, welche nur für

«Veranstaltung von Reisen» (Klasse 39) eingetragen ist, nicht einfach auf «Drucksachen»

(Klasse 16) ausdehnen, auch wenn für die Reisen mittels Katalogen geworben wird.

Entsprechend wäre eine Gleichartigkeit zwischen «Reiseveranstaltung» und «Drucksachen»

zu verneinen.136 Keine Gleichartigkeit besteht auch zwischen einzelnen Waren der Klassen 1

bis 34 und der Dienstleistung «Detailhandel» der Klasse 35, bei welcher es sich gemäss

Nizza-Klassifikation um «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren

Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern»

und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt.137

131 BVGer B-8105/2007, E. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 132 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES

MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS

COMMODITY INDEX.

133 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 134 BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 135 BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.). 136 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES

MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS

COMMODITY INDEX. 137 Vgl. Teil 2, Ziff. 4.12, S. 70; RKGE in sic! 2007, 39, E. 4 ff. – Sud Express / Expressfashion.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

233

6.2 Zeichenidentität

Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind.

Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen.

6.3 Zeichenähnlichkeit

Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen.138 Nach

bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden,

aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren bzw.

Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen.139 Dieses wird die Zeichen meist nicht

gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt

wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene

Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht.140 Beim

Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind,

auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben.141

Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer

bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet

sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn

somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen.142 Daran ändert auch

nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird.143 Dieses Vorgehen

führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr i.w.S. Zur Schaffung

einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit

dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden.144 Wird eine ältere Marke oder einer ihrer

kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element

wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine

Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element)

derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im

jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint.145

6.3.1 Wortmarken

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den

Sinngehalt bestimmt.146 Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt i.d.R., um eine

138 BVGer B-3012/2012, E. 6.1.1 mit Hinweisen – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 139 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss

Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 140 BVGer B-5641/2012, E. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

141 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS. 142 BVGer B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 143 BVGer B-1077/2008, E. 7.3 – SKY / SkySIM. 144 BVGer B-201/2009, E. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T. 145 BVGer B-1009/2010, E. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 146 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

234

Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen.147 Der Klang seinerseits wird vom

Silbenmass, von der Aussprachekadenz und von der Aufeinanderfolge der Vokale

beeinflusst. Indizien für Zeichenähnlichkeit sind eine identische Vokalfolge148 sowie der

Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen.149 Das Schriftbild wird vor allem durch die

Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben

gekennzeichnet.150 Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben,

kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine

grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben.151

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er

hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt

entscheidend sein.152 In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch

Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die

sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren

regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt

auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer,

dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild

täuschen lässt.153 Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bereits genügt, wenn in einer der vier

Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngehalt der

konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden

muss, um eine bestehende Zeichenähnlichkeit zu kompensieren.154

Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch

und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert

sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge

Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor.155

6.3.2 Bildmarken

Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte

der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen.156 Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die

unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine

147 BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer

B-4260/2010, E. 4 – BALLY / BALU (fig.). 148 BVGer B-6732/2014, E. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA. 149 BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-4864/2013, E. 5.3 –

OMEGA / OU MI JIA (fig.).

150 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss

Watch AG. 151 BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE. 152 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger. 153 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BVGer B-37/2011, E. 5.3 – SANSAN / Santasana. 154 BVGer B-6099/2013, E. 5.2.2 mit Hinweisen – CARPE DIEM / carpe noctem. 155 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW

Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 156 BVGer in sic! 2009, 33, E. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-5557/2011, E. 5.1 – (fig.) / (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

235

Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke

als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder

Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert.157 Doch auch hier sind der Gesamteindruck

und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung.158

6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der

Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden

werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der

Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem

Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu.159 Ausschlaggebend

ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente.160 Enthält eine Marke

sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das

Erinnerungsbild gleichermassen prägen.161 Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus

untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden.162

6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

Die allgemeinen Grundsätze gelten prinzipiell auch für die Kollision von dreidimensionalen

Marken, nur ist hier den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen. Der

Schutzbereich ist umso kleiner, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den

Zweck der Ware vorgegeben ist und sich nicht von anderen, allgemein üblichen

Gestaltungen klar abhebt.163 Setzt sich die dreidimensionale Marke aus mehreren

Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente

vorzunehmen. Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und den

Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.164 Übereinstimmungen in schutzunfähigen

Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit.165

Auch eine Ähnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer dreidimensionalen Marke ist

möglich. In der Regel wird aber die unterschiedliche dimensionale Gestaltung zu einer

unterschiedlichen Bildwirkung führen. Die Grenze findet der Schutz von Bildmarken dort, wo

für Letztere lediglich das abstrakte Motiv der Bildmarke übernommen, jedoch abweichend

157 BVGer B-1494/2011, E. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) /

MARCUARD HERITAGE (fig.).

158 BVGer in sic! 2007, 914, E. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic

Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.). 159 BVGer B-7505/2006, E. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.). 160 BVGer B-7367/2010, E. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 161 BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.). 162 BVGer in sic! 2008, 36, E. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer B-7367/2010, E. 6.7 – HÖFER

FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

163 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 164 RKGE in sic! 2006, 35, E. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.). 165 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.3.4 und E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

236

ausgestaltet wird.166 Sobald die dreidimensionale Marke als eigenständige Gestaltung des

gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Bildmarke erkannt wird,

besteht keine Verwechslungsgefahr. Allein die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung

aufgrund des übereinstimmenden Sinngehaltes begründet keinen Abwehranspruch.

Eine Folge dieses Grundsatzes ist, dass für Bildmarken gegenüber dreidimensionalen

Marken nur dort ein Abwehranspruch besteht, wo Letztere die präzise dreidimensionale

Umsetzung der Bildmarke ist.167 Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist,

dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann.168

6.4 Verwechslungsgefahr

6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die

(aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr.169 Eine

Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn

das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine

solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen

Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das

eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss

entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist,

dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit

verwechselt.170

6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum

die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber

falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene

Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener

Unternehmen kennzeichnen.171

166 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke). 167 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke). 168 Verneint im Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 – «Pincettes de

Poisson» (dreidimensionale Marke).

169 BVGer B-4260/2010, E. 5.1, E. 7 und E. 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); BVGer B-1396/2011, E. 2.5 –

TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); BVGer B-5641/2012, E. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 170 BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat. 171 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss

Watch AG; BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-6099/2013, E. 2.3 – CARPE DIEM

/ carpe noctem.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

237

6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und

Dienstleistungsgleichartigkeit

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – i.e.S. oder

i.w.S. – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern

stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der

Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des

Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann.

Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich

gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind.172

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind,

desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere

Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.173 Dasselbe gilt

auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung.174 Ergibt

bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die

Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die

Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen.175

6.6 Aufmerksamkeit

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder

Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die

Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus,

dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und

einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei

Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von

Berufsleuten beschränkt bleibt.176 Aufgrund der Formulierung der Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in

solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.177

Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R. mit erhöhter

Aufmerksamkeit gekauft.178 Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in

Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management-

und Werbedienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und

Versicherungsgeschäfte) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und

172 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGE

122 III 385, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3663/2011, E. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside

(fig.) / GALDAT INSIDE. 173 BGE 128 III 96, E. 2c – ORFINA; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan. 174 BVGer B-6732/2014, E. 2.1 – CALIDA / CALYANA. 175 BVGer B-644/2011, E. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 176 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; BGE 122 III 382, E. 3a –

Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3508/2008, E. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

177 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 178 BVGer B-1760/2012, E. 4.2 mit Hinweisen – ZURCAL / ZORCALA.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

238

Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss

entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien

vorausgeht.179 Gleiches gilt für Dienstleistungen der Klassen 42 (wissenschaftliche und

industrielle Dienstleistungen) und 44 (medizinische Dienstleistungen und medizinische

Informationsdienstleistungen), welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher

eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen.180 Hingegen werden Unterhaltungs-

und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher

mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.181 Waren der Klasse 14 (Uhren

und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden,

aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb

von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird.182 Ebenfalls ein durchschnittlicher

Aufmerksamkeitsgrad wird beim Erwerb von alkoholischen Getränken (Klasse 33)

angenommen: Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter

Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf

breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen.183 Gleiches gilt für Waren

der Klasse 34: Als Genussmittel richten sich Zigaretten, Tabak und Rauchwaren an ein

breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere

Aufmerksamkeit erwartet werden darf.184 Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im

Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten

Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden.185 Als

Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des

Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30186, Getränke der

Klasse 32187 sowie Seifen und Kosmetika (Klasse 3)188.

6.7 Kennzeichnungskraft

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für

schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei

schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine

179 BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 180 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 181 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 182 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 183 BVGer B-531/2013, E. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.). 184 BVGer B-2630/2012, E. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 185 BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA. 186 BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva; BVGer B-5557/2011, E. 7 – (fig.) / (fig.). 187 BGE 126 III 315, E. 6b – RIVELLA / apiella.

188 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 –

Kamillosan / Kamillan.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

239

hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen189. Als schwach gelten insbesondere Marken,

deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des

allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.190 Aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen

eine Bedeutung zukommt, kann indessen nicht automatisch auf dessen Schwäche

geschlossen werden; geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn dieser Sinngehalt im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.191

Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was

markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien

Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken,

welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar

gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende

Element.192, 193 Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken.194 Damit aufgrund einer

Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch

Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss

beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der

Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der

gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen.195 Allenfalls können

auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien

Markenbestandteils als Serienmarke.196

Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1

MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der

Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den

Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren

Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht

erfolgen.197 Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus,

189 Vgl. hierzu die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis

zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger und schwacher Bestandteile auf die

Verwechslungsgefahr (KP5), welche der Praxis des Instituts im Ergebnis entspricht. Die Kriterien

dieser gemeinsamen Praxis können herangezogen werden. Weiter Informationen unter:

https://www.tmdn.org/network/converging-practices.

190 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGer in

sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner. 191 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 192 BVGer B-8242/2010, E. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.). 193 Vgl. Fn. 189. 194 RKGE in sic! 2007, 537, E. 11 und E. 12 – Swissair / swiss (fig.); BVGer B-3064/2010, E. 6.6 –

(fig.) / (fig.). 195 BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; BVGer B-3757/2011,

E. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.). 196 BGE 127 III 160, E. 2d/bb – Securitas (fig.).

197 BGE 122 III 382, E. 2a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-317/2010, E. 3.3 und 6. – Lifetex /

LIFETEA.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

240

weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten

Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind.198

Die Annahme einer erhöhten oder verminderten Kennzeichnungskraft stellt eine rechtliche

Wertung dar und ist folglich von Amtes wegen zu beurteilen. Dabei ist zu unterscheiden, ob

eine verminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden soll. Da auch sog.

«schwache» Marken eingetragen werden (müssen), muss das Institut im Rahmen des

Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das Institut eigene Recherchen in

Wörterbüchern, allgemeinen Lexika und auch im Internet durch. Zu Recherchen, welche

nicht eine offensichtliche Tatsache belegen oder mit welchen die Parteien nicht rechnen

müssen (z.B. Recherchen in Speziallexika, Internetrecherchen) wird den Parteien in

Anwendung von Art. 29 VwVG das rechtliche Gehör eingeräumt.

Bekannte Marken199 verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft200. Im

Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen

nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es

vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte

Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich

Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der

Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche

Bekanntheit einfach nur zu behaupten:201 Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren

Bekanntheit institutsnotorisch ist (z.B. die Bekanntheit der Marke «Coca-Cola» für Getränke).

Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenüglich

nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht von der

originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.

Die Kennzeichnungskraft sog. «durchgesetzter Marken» beurteilt sich gleich wie die

Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke

als «durchgesetzte Marke» gibt noch keine Auskunft über deren Schutzumfang.202

Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke

aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein

rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzumfang.203

7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch)

Ist der Widerspruch begründet, wird er ganz oder teilweise gutgeheissen und die

angefochtene Marke wird ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch

abgewiesen (Art. 33 MSchG).

198 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); vgl. Teil 5, Ziff. 3.7, S. 105. 199 Der vom Bundesgericht verwendete Begriff «im Verkehr durchgesetzt» ist problematisch, weil er

mit dem Begriff «durchgesetzte Marke» im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG verwechselt werden kann.

200 BVGer B-4260/2010, E. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 201 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 202 BVGer B-7017/2008, E. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 203 RKGE in sic! 2005, 749, E. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

241

8. Eröffnung der Verfügung

8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke

Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder Vertreter in der

Schweiz oder gegebenenfalls an das angegebene Zustellungsdomizil in der Schweiz

zugestellt (das Datum der Eröffnung ergibt sich aus den Belegen der eingeschriebenen

Postzustellung).

Kann die Verfügung nicht zugestellt werden, wird sie im Bundesblatt publiziert (Art. 36 lit. a

und lit. b VwVG). Das Datum der Eröffnung ist in diesem Fall das Publikationsdatum.

8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen

Ist eine internationale Registrierung angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder

Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher ein Zustellungsdomizil in der Schweiz

bezeichnen bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen

(Art. 42 MSchG).

8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine

absoluten Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung

(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein

Zustellungsdomizil oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu

bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden nur relative

Ausschlussgründe geltend gemacht. Erfolgt die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw.

die Bestellung eines Vertreters nicht fristgerecht, wird der Widerspruchsgegner zwar vom

Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), kann jedoch nach wie vor ein

Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 11b Abs. 1 VwVG).

Bezeichnet bzw. benennt der Widerspruchsgegner kein Zustellungsdomizil bzw. keinen

Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz, wird ihm die Verfügung durch

Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. a und b VwVG).204 Nach Eintritt der

Rechtskraft wird an die OMPI je nach Widerspruchsentscheid eine «déclaration d’octroi de la

protection», eine «déclaration de refus total» oder eine «déclaration d’octroi partiel de la

protection» übermittelt.

8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute

Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung

(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein

Zustellungsdomizil bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu

204 RKGE in sic! 1999, 423, E. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

242

bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden sowohl

relative als auch absolute Ausschlussgründe geltend gemacht.

Grundsätzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgründe behandelt, und das

Widerspruchsverfahren wird formell sistiert.

Der Einfachheit halber soll im Folgenden nur der häufigste Fall dargestellt werden, in

welchem die relativen und die absoluten Ausschlussgründe dieselben Waren- und

Dienstleistungen der angefochtenen internationalen Registrierung betreffen:

8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung

eines Vertreters

Wird innert Frist ein Zustellungsdomizil bezeichnet bzw. ein Vertreter benannt und kann die

Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe (vgl. Teil 5, Ziff. 3 ff., S. 100 ff.) ganz oder

teilweise zugelassen werden, wird dieser Entscheid eröffnet und das Widerspruchsverfahren

fortgesetzt.

Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich oder teilweise festzuhalten, wird

dieser Entscheid mittels Verfügung eröffnet (mit Hinweis auf die übliche

Beschwerdemöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG). Wird innert Frist keine Beschwerde

eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben bzw. in

Bezug auf die nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt. Andernfalls

wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens wieder

aufgenommen.

8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung

eines Vertreters innert Frist

Wird die Frist zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. zur Benennung eines

Vertreters nicht eingehalten, wird eine definitive Schutzverweigerung (wegen absoluter

Ausschlussgründe) erlassen (vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 25).205 Wird daraufhin weder

Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das

Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos

abgeschrieben. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des

Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen. Die

Abschreibungsverfügung wird dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt

eröffnet.

9. Kasuistik

Sämtliche seit dem 1. Juli 2008 ergangenen materiellen Entscheide sind über die

Prüfungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) einsehbar.

205 U.a. gemäss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV – mit Hinweis auf die Beschwerde- und

Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG und 41 MSchG.

243

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen

Nichtgebrauchs

1. Einleitung

Mit dem Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a MSchG erhält jede

Person die Möglichkeit, die Löschung einer Eintragung wegen Nichtgebrauchs der Marke

nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu beantragen. Vorbehalten bleiben wichtige Gründe für den

Nichtgebrauch.

2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation

Jede Person kann die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen (Art. 35a

Abs. 1 MSchG; für weitere Einzelheiten zur Aktivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.3, S. 21).

Der Löschungsantrag, der sich sowohl auf eine schweizerische Eintragung als auch auf eine

internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz beziehen kann, kann

frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines

Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt

werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG) (siehe auch Ziff. 2.4, S. 244).

2.1 Löschungsantrag

Der Löschungsantrag ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen und muss unterzeichnet

werden. Die Einreichung kann per E-Mail an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch erfolgen.

Der Löschungsantrag muss folgende Angaben enthalten (Art. 24a lit. a bis e MSchV):

a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Antragstellers;

b) die Registernummer der Markeneintragung, deren Löschung beantragt wird, sowie den

Namen oder die Firma des Markeninhabers;

c) die Erklärung, in welchem Umfang die Löschung beantragt wird;

d) eine Begründung des Antrags auf Löschung, die insbesondere den Nichtgebrauch

glaubhaft macht;

e) entsprechende Beweismittel.

Ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs kann auch parallel zu einem

Widerspruchsverfahren gestellt werden (vgl. Teil 1, Ziff. 6.1, S. 39). Für einen vom

Widerspruchsgegner gestellten Antrag auf Löschung gelten die gleichen

Zulässigkeitsbedingungen wie für einen von einem Dritten gestellten Löschungsantrag.

Folglich ist der Antragsteller, der gleichzeitig Widerspruchsgegner im Widerspruchsverfahren

ist, insbesondere verpflichtet, die Löschungsgebühr zu bezahlen und den Nichtgebrauch

glaubhaft zu machen; er kann sich nicht darauf beschränken, den Nichtgebrauch der Marke

geltend zu machen.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

244

Wenn parallel zu einem Widerspruchsverfahren ein Antrag auf Löschung gestellt wird, kann

das Institut nach Art. 23 Abs. 4 MSchV das Widerspruchsverfahren aussetzen und zuerst

über den Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs entscheiden (Teil 6, Ziff. 4.2, S. 218).

Im Fall einer vollständigen Löschung der vom Antrag auf Löschung betroffenen Eintragung

wird das Widerspruchsverfahren grundsätzlich unzulässig, weil es sich nicht mehr auf eine

ältere Marke stützt;1 wird der Antrag auf Löschung hingegen teilweise gutgeheissen,

behandelt das Institut den Widerspruch auf der Grundlage der teilweise gelöschten Marke.

2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Löschung einer bestimmten

Marke in einem bestimmten Umfang wegen Nichtgebrauchs beantragt wird (vgl. Art. 24a lit. c

MSchV). Richtet sich der Löschungsantrag nur gegen einen Teil der Waren und/oder

Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden

Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben. Aus der

Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Löschungsantrags auf

einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Einleitung des Verfahrens

zulässig ist.

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Antragsteller eine kurze Nachfrist angesetzt, um

das Rechtsbegehren zu präzisieren (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Bei

unbenütztem Fristablauf wird auf das Gesuch nicht eingetreten.

2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel

Der Antrag auf Löschung muss begründet sein und dabei insbesondere den Nichtgebrauch

nach Art. 11 und 12 MSchG (Art. 24a lit. d MSchV) glaubhaft machen. Folglich sind mit dem

Gesuch die entsprechenden Beweismittel einzureichen, auf die sich die Glaubhaftmachung

des Nichtgebrauchs stützt (Art. 24a lit. e MSchV) (siehe auch Ziff. 4.1, S. 247).

Fehlt eine Begründung oder werden keine angemessenen Beweismittel eingereicht, wird

dem Gesuchsteller eine Frist zur Nachreichung angesetzt (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5,

S. 30). Wenn diese Mängel innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht behoben werden, wird

auf das Gesuch nicht eingetreten.

2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags

Der Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der

Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss

des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).

Bei Schweizer Marken kann aufgrund der in Swissreg veröffentlichten Angaben der Zeitpunkt

bestimmt werden, ab dem ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs gestellt werden

kann (vgl. zu diesem Punkt: Teil 6, Ziff. 4.3, S. 219).

1 Siehe Teil 6, Ziff. 2.4, S. 210.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

245

Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine

vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine

vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der

Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2)

MMP2), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18ter 1) GAFO) zu

laufen.3 Wenn eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die fünfjährige

Frist nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewährung in der

Schweiz zu laufen.

Auf einen vor Ablauf dieser Fristen eingereichten Löschungsantrag tritt das Institut gemäss

Art. 35a Abs. 1 MSchG nicht ein.

2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs

Die Gebühr ist innerhalb der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Es handelt sich um

eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die

Gebühr beträgt CHF 800.– .4

Wird die Gebühr nicht innert Frist bezahlt (zu den Zahlungsbedingungen und der Beachtung

der Zahlungsfrist vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff, S. 50), gilt der Löschungsantrag als nicht gestellt

und es wird nicht auf ihn eingetreten (Art. 35a Abs. 3 MSchG).

2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid

Bei einem offensichtlich unzulässigen Antrag auf Löschung wird kein Schriftenwechsel

durchgeführt (Art. 24c MSchV). In diesem Fall teilt das Institut einen Nichteintretensentscheid

ohne vorgängige Anhörung den Parteien mit.

Ein nicht offensichtlich unzulässiger Löschungsantrag wird dem Markeninhaber zur

Stellungnahme zugestellt (Art. 24c Abs. 1 MSchV; zum Schriftenwechsel vgl. Teil 1, Ziff.

5.7.1.1, S. 36 ff).

2 Die Verplichtung zum Erlass eine Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO

besteht erst seit dem 1.1.2011.

3 Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht, einsehbar unter

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter

ungen_DE.pdf: Die Berechnung der Frist fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob die internationale

Registrierung Gegenstand einer Schutzverweigerung in der Schweiz war oder nicht. Falls eine

vorläufige Schutzverweigerung – aus absoluten oder relativen Schutzausschlussgründen – erlassen

wurde, beginnt die Frist nach rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens. Wurde keine

Schutzverweigerung erlassen, beginnt sie nach Ablauf der Frist für die Mitteilung der

Schutzverweigerung, welche zwölf oder 18 Monate beträgt, je nachdem, ob das MMA oder das MMP

Anwendung findet. Falls eine Erklärung über die Schutzgewährung erlassen wurde, was

beispielsweise der Fall ist, wenn die beschleunigte Prüfung verlangt worden ist, beginnt die Frist mit

Erlass dieser Schutzgewährung. 4 Vgl. Anhang IGE-GebV.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

246

3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Nach Art. 35b MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu

machen. Gelingt dies, hat der Markeninhaber den Gebrauch seiner Marke oder wichtige

Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (zum Begriff der Glaubhaftmachung:

Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30). Die Parteien sind für die jeweiligen Tatsachen beweisbelastet und

haben die entsprechenden Beweismittel beizubringen.5

3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke

Die Behandlung mehrerer Löschungsanträge gegen dieselbe Marke kann in einem einzigen

Verfahren vereinigt werden (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies

hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl und die Höhe der zu entrichtenden Gebühren für

die Löschung.

Wenn gegen dieselbe Marke bereits ein Löschungsantrag hängig ist, kann das Institut

weitere Löschungsanträge sistieren (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2

MSchV). Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut über einen der

Löschungsanträge entscheiden und die Behandlung der übrigen Anträge aussetzen.

4. Löschungsgründe

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12

Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch

bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht

nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird.

Der Antragsteller muss in seinem Antrag den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

glaubhaft machen (Art. 24a lit. d MSchV (vgl. Ziff. 4.1, S. 247).

Der Antragsgegner hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag zu reagieren:

Er kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs seiner Marke anfechten (vgl. Ziff. 4.1,

S. 247) und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen (vgl. Ziff. 4.2,

S. 247). Ferner hat er die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch

glaubhaft zu machen (vgl. Ziff. 4.3, S. 247).

Wenn sich der Antragsgegner darauf beschränkt, die vom Antragsteller geltend gemachte

Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke zu bestreiten, ordnet das Institut keinen

zweiten Schriftenwechsel an.

Die Würdigung der Fragen zum Gebrauch der Marke im Rahmen des Löschungsverfahrens

erfolgt in zwei Schritten. Zuerst prüft das Institut, ob der Antragsteller den Nichtgebrauch der

Marke glaubhaft gemacht hat. Diese Prüfung erfolgt von Amtes wegen, selbst wenn der

Antragsgegner die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht formell bestreitet.

5 Vgl. zu den Beweismitteln: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 29.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

247

Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat, prüft das

Institut in einem zweiten Schritt, ob der Antragsgegner den Gebrauch der Marke gemäss den

Anforderungen von Art. 11 MSchG glaubhaft gemacht hat oder ob wichtige Gründe für den

Nichtgebrauch vorliegen.

4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

Nach Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke

glaubhaft zu machen. Diese Bedingung entspricht Art. 12 Abs. 3 MSchG. Sie hängt jedoch

von den konkreten Gesamtumständen des jeweiligen Falls ab. Folglich zieht das Institut

insbesondere die Art der Waren und/oder Dienstleistungen in Betracht, in deren

Zusammenhang der Gebrauch der Marke bestritten wird. Zudem ist auch die Person des

Hinterlegers zu berücksichtigen.

Der Antragsteller hat geeignete Beweismittel (beispielsweise Benutzungsrecherchen,

Bestätigung von Dritten) einzureichen. Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als

Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das

Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der

Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung

des Nichtgebrauchs i.d.R. nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt.

Unter diesem Gesichtspunkt kann der Antragsgegner die Behauptungen und Beweismittel

des Antragstellers anfechten. Des Weiteren kann er Beweismittel vorlegen, die ernsthafte

Zweifel an der Glaubhaftmachung der Behauptung des Nichtgebrauchs durch den

Antragsteller aufkommen lassen.

Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist

es den Löschungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die vom Antragsgegner eingereichten

Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob

wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke

Der Antragsgegner kann auch den Beweis der Glaubhaftmachung des Gebrauchs seiner

Marke gemäss den Anforderungen von Artikel 11 MSchG erbringen. Dazu hat er alle

geeigneten Beweismittel vorzulegen.

Im Rahmen des Löschungsverfahrens nach Art. 35a MSchG erfolgt die Würdigung der

Glaubhaftmachung des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im

Widerspruchsverfahren, wenn der Widersprechende auf entsprechende

Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat.

Siehe diesbezüglich die Erklärungen weiter oben (vgl. Teil 6, Ziff. 5.4 ff., S. 222 ff.).

4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Wenn die Marke nicht gebraucht wird, kann der Antragsgegner das Vorliegen wichtiger

Gründe für den Nichtgebrauch geltend machen. Als wichtige Gründe gelten Umstände, die

unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

248

Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften

betr. die Waren, für die die Marke geschützt ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind die weiter

oben in den Markenrichtlinien enthaltenen Erwägungen zum Widerspruchsverfahren zu

beachten (siehe dazu: Teil 6, Ziff. 5.5, S. 228).

5. Verfahrensabschluss

5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Wenn die Bedingungen für ein Eintreten auf den Antrag nicht erfüllt sind,6 erklärt das Institut

den Antrag auf Löschung für unzulässig und fällt keinen materiellen Entscheid.

Das Löschungsverfahren kann auch bei Rückzug, Vergleich und gegenstandlos gewordenen

Anträgen ohne materiellen Entscheid abgeschlossen werden (vgl. Teil 1, Ziff. 7.2, S. 41 f).

5.2 Materieller Entscheid

Sofern der Antrag zulässig ist (vgl. Ziff. 2, S. 243 ff), schliesst das Institut das Verfahren mit

einem materiellen Entscheid ab.7 Je nach Verfahrensausgang weist es den Löschungsantrag

ab oder heisst ihn vollständig oder teilweise gut (Art. 35b Abs. 1 und 2 MSchG). Gleichzeitig

entscheidet es, ob und in welchem Masse die Kosten (Gebühr und Parteientschädigung) der

obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG).8

5.2.1 Abweisung des Löschungsantrags

In den folgenden Fällen weist das Institut den Löschungsantrag ab:

a) Der Antragsteller macht den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft (Art. 35b

Abs. 1 lit. a MSchG) (siehe: Ziff. 4.1, S. 247).

b) Der Antragsgegner und Inhaber der angefochtenen Marke macht den Gebrauch der

Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft (Art. 35b Abs. 1 lit. b

MSchG) (siehe: Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3, S. 247).

5.2.2 Gutheissung des Löschungsantrags

Wenn der Antrag berechtigt ist, wird er vom Institut gutgeheissen. Ab dem Inkrafttreten9 des

Löschungsentscheids löscht das Institut die betreffende Eintragung ganz oder teilweise

(Art. 35 lit. e MSchG), wobei der Umfang der Löschung vom Umfang des Rechtsbegehrens

im Gesuch abhängt (vgl. Ziff. 2.2, S. 244).

6 Vgl. Ziff. 2, S. 242 ff. 7 Zum Inhalt des Entscheids vgl. Teil 1, Ziff. 7.1, S. 40 ff. 8 Vgl.Teil 1, Ziff. 7.3, S. 42 ff. 9 Vgl. Teil 1, Ziff. 9, S. 48 ff.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

249

5.2.3 Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags

Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder

Dienstleistungen glaubhaft macht oder macht der Antragsgegner den Gebrauch oder

wichtige Gründe für den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder

Dienstleistungen glaubhaft, heisst das Institut den Antrag nur für einen Teil gut (Art. 35b

Abs. 2 MSchG) und die Eintragung wird teilweise gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG). In diesem

Zusammenhang ergibt sich daraus die Frage nach der Auswirkung des teilweisen

Gebrauchs der Marke auf die Bezeichnung der im Register eingetragenen Waren und/oder

Dienstleistungen, insbesondere wenn sie in Bezug zu einem Oberbegriff eingetragen ist.

Beim Löschungsverfahren wendet das Institut die gleiche Lösung wie im

Widerspruchsverfahren an, nämlich die sogenannte erweiterte Minimallösung10. Der

Teilgebrauch wirkt für diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, welche unter

objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im

Wesentlichen übereinstimmen. Bei lediglich teilweisem Gebrauch der Marke oder bei

Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch lediglich für einen Teil der Waren oder

Dienstleistungen wird der Löschungsantrag nur für den übrigen Teil der Waren oder

Dienstleistungen gutgeheissen. Zudem wird, wenn eine Marke für einen Oberbegriff

eingetragen ist, wird die Eintragung der Marke nur für diejenigen Waren oder

Dienstleistungen aufrecht erhalten, für welche der Gebrauch gemäss den Kriterien der

erweiterten Minimallösung glaubhaft gemacht wurde. Für die übrigen Waren oder

Dienstleistungen wird die Markeneintragung gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG in Verbindung mit

Art. 35b Abs. 2 MSchG). Der eingetragene Oberbegriff wird mit anderen Worten durch eine

neue Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ersetzt.

5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen

Registrierungen

Nach Rechtskraft des Entscheides, der die teilweise oder vollständige Löschung einer

internationalen Registrierung anordnet, übermittelt das Institut eine Mitteilung nach Regel

18ter 4) GAFO an die Weltorganisation für geistiges Eigentum.

6. Kasuistik

Die formellen Grundsatzentscheide sowie sämtliche materiellen Entscheide können in der

Prüfungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) abgerufen werden.

10 Vgl. Teil 6, Ziff. 5.4.5.2, S. 223.

250

Anhang

ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)

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251

 Direttive in materia di marchi

Direttive in materia di marchi

- Parte generale

- Procedura di registrazione di un marchio

- Tenuta del registro

- Registrazione internazionale di un marchio

- Esame materiale di un marchio

- Procedura di opposizione

- Procedura di cancellazione per mancato uso

Berna, 1.1.2017

o IGE iIPI

Eldgenosslsches lnstltut fiir Gelstlges Elgentum

lnstltut Fédéral de la Proprlété lntellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swlss Federai lnstltute of lntellectual Property

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T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch I www.ige.ch....................................................

1

Indice

Indice 1

Elenco delle abbreviazioni 16

Parte 1 – Parte generale 19

1. Introduzione 19

2. Basi giuridiche 19

2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parti 2 e 5) 19

2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3) 20

2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parti 4 e 5) 20

2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6) 20

2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7) 20

3. Parti 20

3.1 Qualità di parte 20

3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale 21

3.1.2 Procedura relative alla tenuta del registro 21

3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso 22

3.1.3.1 Legittimazione attiva 22

3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio 22

3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario 22

3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso 22

3.1.3.2 Legittimazione passiva 23

3.1.3.2.1 Procedura di opposizione 23

3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso 23

3.2 Trasferimento del marchio 23

3.2.1 In generale 23

3.2.2 Particolarità 23

3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione 23

3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche 24

3.2.2.3 Fallimento di una parte 24

4. Rappresentanza e recapito 24

4.1 Rappresentante 24

4.2 Procura 25

4.3 Recapito 26

5. Regole procedurali generali 26

5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione 26

Indice

2

5.2 Esame della competenza 27

5.3 Ricusazione 27

5.4 Accertamento dei fatti 28

5.4.1 Massima inquisitoria 28

5.4.2 Obbligo di cooperazione 29

5.4.3 Principio della parità delle armi 29

5.4.4 Prove 30

5.4.4.1 Mezzi di prova 30

5.4.4.1.1 Principi 30

5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova 30

5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova 30

5.5 Termini 31

5.5.1 In generale 31

5.5.2 Calcolo dei termini 31

5.5.3 Proroga dei termini 32

5.5.4 Osservanza dei termini 32

5.5.4.1 In generale 32

5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica 33

5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse 33

5.5.5 Sospensione dei termini (ferie) 33

5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza 33

5.5.7 Proseguimento della procedura 34

5.5.7.1 In generale 34

5.5.7.2 Esclusione 34

5.5.7.3 Procedura 35

5.5.8 Restituzione del termine 35

5.6 Consultazione del registro e degli atti 36

5.6.1 Principio 36

5.6.2 Eccezioni 36

5.7 Diritto di essere sentiti 36

5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti 37

5.7.1.1 Scambio di allegati 37

5.7.1.1.1 Procedure con una parte 37

5.7.1.1.2 Procedure a due parti 37

5.7.1.2 Diritto di replica 38

5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari 38

5.7.2 Offerta di prove 38

5.8 Lingua della procedura 39

5.8.1 Procedura di registrazione 39

5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 39

Indice

3

6. Sospensione 40

6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale 40

6.2 Sospensione in caso d’indagine demoscopica 40

6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti 40

6.4 Altri motivi di sospensione 41

7. Decisione 41

7.1 Contenuto e motivazione 41

7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 42

7.2.1 Ritiro 42

7.2.2 Transazione 42

7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto 43

7.3 Spese di procedura e indennità di parte 43

7.3.1 Procedura di registrazione 43

7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 43

7.3.2.1 Spese di procedura 43

7.3.2.2 Indennità di parte 44

7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione

materiale 44

7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione

formale (decisione di stralcio) 45

7.4 Notificazione 46

7.4.1 Forma scritta 46

7.4.2 Pubblicazione ufficiale 46

7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali 47

8. Rimedi giuridici 47

8.1 Decisioni finali 47

8.2 Decisioni incidentali 47

9. Crescita in giudicato 48

9.1 Crescita in giudicato formale 48

9.2 Crescita in giudicato materiale 48

10. Riesame e revisione 49

11. Tasse 50

11.1 In generale 50

11.2 Tasse forfettarie 50

11.3 Esigibilità e termini di pagamento 50

11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l’Istituto 51

11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse 51

Indice

4

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio 53

1. Introduzione 53

2. Esame preliminare 53

2.1 Deposito 53

2.1.1 Domanda di registrazione 53

2.1.2 Riproduzione del marchio 53

2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi 53

2.1.4 Domanda incompleta 53

2.2 Data del deposito 54

3. Esame formale 54

3.1 Deposito 54

3.1.1 Modulo 54

3.1.2 Depositante 54

3.2 Riproduzione del marchio 55

3.2.1 Rivendicazione di colore 56

3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi 56

3.2.3 Marchi acustici 57

3.2.4 Marchi tridimensionali 57

3.2.5 Ologrammi 58

3.2.6 Marchi di colore (astratti) 58

3.2.7 Motivi 59

3.2.8 Marchi di posizione 59

3.2.9 Marchi di movimento 59

3.2.10 Marchi olfattivi 60

3.3 Categoria di marchio 60

3.4 Rivendicazione di priorità 60

3.4.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi 61

3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità 62

3.4.3 Priorità risultante da un’esposizione 62

3.5 Esame dei marchi accelerato 62

3.6 Tasse 63

3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito 63

3.8 Pubblicazione e validità 64

4. Lista dei prodotti e/o dei servizi 64

4.1 Basi giuridiche 64

4.2 Classificazione di Nizza 65

4.3 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza 66

4.4 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe» 67

4.5 Definizione dei termini 67

Indice

5

4.6 Considerazione del numero di classe nell’interpretazione dei termini 68

4.7 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale 68

4.8 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» 68

4.9 Termini «set» e «kit» 69

4.10 Termine «sistema» quale prodotto 69

4.11 Tipo di servizi delle classi 38 e 42 69

4.12 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» 70

4.13 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40 70

4.14 Formulazioni problematiche 71

4.15 Strumenti di assistenza alla classificazione 72

Parte 3 – Tenuta del registro 73

1. Introduzione 73

2. Registrazione 73

3. Proroghe 74

4. Modifiche e cancellazioni 74

4.1 Trasferimenti 74

4.2 Trasferimenti parziali 75

4.3 Divisione 75

4.4 Licenze 75

4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata 76

4.6 Cancellazione parziale 76

4.7 Cambiamenti del regolamento 77

4.8 Altre modifiche 77

4.9 Rettifiche 77

4.10 Cancellazioni 77

5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti 78

5.1 Registro dei marchi 78

5.2 Informazioni e consultazioni degli atti 78

6. Documenti di priorità 79

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio 80

1. Introduzione 80

2. Registrazioni internazionali con base svizzera 80

2.1 Condizioni di base per l’uso del Sistema di Madrid 80

2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM) 81

2.2.1 Calcolo della priorità 81

2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell’Istituto 81

Indice

6

2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell’OMPI 82

2.2.4 Decisione in merito all’ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati 82

2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24 ResC) 82

2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali 83

2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) ResC) 83

2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) ResC) 84

2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC) 84

2.4.4 Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola

25.1)a)iv) ResC) 85

2.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i)

ResC) 85

2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali 85

2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis ResC) 85

2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) MP – regola 21 ResC) 85

2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) ResC) 86

2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC) 86

2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9quinquies PM) 87

2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC) 87

2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20

ResC) 87

2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31 ResC) 88

2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 ResC) 88

3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera 89

3.1 Procedura presso l’OMPI 89

3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la

Svizzera 89

3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1)

ResC 89

3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio 90

3.1.4 Avvisi d’irregolarità («avis d’irrégularités»; regola 18 ResC) 90

3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC) 90

3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) ResC) 92

3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC) 92

3.1.8 Rettifica (regola 28 ResC) 92

3.2 Procedura presso l’Istituto 93

3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera 93

3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter

1) ResC 93

3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta 93

3.2.4 Rappresentanza e recapito 94

3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare 94

Indice

7

3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto 95

3.2.7 Proseguimento della procedura 95

3.2.8 Procedura d’esame accelerata 96

Parte 5 – Esame materiale di un marchio 97

1. Basi giuridiche 97

2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio 97

3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d’esclusione 98

3.1 Criteri d’esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi 98

3.2 Impressione d’insieme 99

3.3 Relazione con i prodotti e servizi 99

3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione 100

3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate 100

3.6 Lingue contemplate 102

3.7 Casi limite 102

3.8 Parità di trattamento 103

3.9 Tutela della buona fede 104

3.10 Decisioni estere 104

3.11 Ricerche in Internet 105

4. Dominio pubblico 106

4.1 Basi giuridiche 106

4.2 Nozione di dominio pubblico 106

4.3 Esame dei marchi conformemente all’articolo 2 lettera a LPM 107

4.3.1 Assenza di carattere distintivo 107

4.3.2 Bisogno di disponibilità 108

4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi 109

A. Segni convenzionali 110

4.4 Marchi verbali 110

4.4.1 Considerazioni generali 110

4.4.2 Indicazioni descrittive 110

4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali 110

4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di

riflessione o di immaginazione 111

4.4.2.3 Combinazioni di più termini 111

4.4.2.4 Neologismi 111

4.4.2.5 Significati duplici o multipli 112

4.4.2.6 Sinonimi 112

4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive 113

4.4.2.7.1 Denominazioni generiche 113

Indice

8

4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà 113

4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione 113

4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari 114

4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti 114

4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose 115

4.4.2.7.7 Indicazioni relative all’offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi

116

4.4.2.7.8 Designazioni di colore 116

4.4.2.7.9 Altre indicazioni descrittive 116

4.4.2.7.10 Denominazioni comuni internazionali (DCI) 117

4.4.2.7.11 Nomi di varietà vegetali 117

4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria 117

4.4.4 Segni usuali 118

4.4.5 Slogan 118

4.4.6 Ditte 119

4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono 120

4.4.8 Segni liberi 120

4.4.9 Segni atti alla protezione per principio 121

4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico 121

4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali 121

4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o

cifre 122

4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni 123

4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole 124

4.4.9.4 Designazioni simboliche 124

4.4.9.5 Pluralità di lingue 124

4.5 Segni semplici 124

4.5.1 Singole lettere e cifre 124

4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre 125

4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso 125

4.5.4 Figure geometriche 125

4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili 126

4.5.6 Segni atti alla protezione per principio 126

4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri 126

4.5.6.2 Monogrammi 127

4.6 Marchi verbali/figurativi combinati 128

4.7 Marchi figurativi 130

4.8 Pittogrammi 132

4.9 Marchi acustici 133

B. Segni non convenzionali 133

Indice

9

4.10 Motivi 134

4.11 Marchi di colore 135

4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 136

4.12.1 Nozione 136

4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato 137

4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto 138

4.12.4 Motivi di esclusione secondo l’articolo 2 lettera b LPM 138

4.12.4.1 Natura stessa del prodotto 138

4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica 139

4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM) 139

4.12.5.1 Principi generali 139

4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con

elementi bidimensionali con carattere distintivo 143

4.13 Marchio di posizione 144

4.14 Marchio di movimento 145

4.15 Ologrammi 146

4.16 Altri tipi di marchi 146

5. Segni che possono indurre in errore 146

5.1 Considerazioni generali 146

5.2 Rischio palese d’indurre in errore 147

5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all’uso 148

6. Segni contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi 149

7. Segni contrari al diritto vigente 150

7.1 Considerazioni generali 150

7.2 Legge sulla protezione degli stemmi 151

7.2.1 Emblemi pubblici della Svizzera 151

7.2.1.1 Stemmi 151

7.2.1.2 Designazioni ufficiali 152

7.2.1.3 Bandiere e altri emblemi 153

7.2.1.4 Segni nazionali figurativi e verbali 153

7.2.2 Emblemi pubblici esteri 153

7.2.3 Verifica del rischio di confusione 154

7.2.3.1 Principi generali 154

7.2.3.2 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di

colore 156

7.2.3.2.1 Stemma della Confederazione Svizzera 156

7.2.3.2.2 Emblemi di Stato esteri 157

7.2.4 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti 157

7.3 Protezione della Croce Rossa 157

7.4 Organizzazioni internazionali 158

Indice

10

7.5 Divieto di utilizzare determinati termini 161

8. Indicazioni di provenienza 161

8.1 Nozione di indicazione di provenienza 161

8.2 Indicazioni di provenienza come marchi 162

8.3 Tipi di indicazioni di provenienza 163

8.3.1 Indicazioni di provenienza dirette 163

8.3.2 Indicazioni di provenienza indirette 163

8.3.3 Indicazioni di provenienza semplici 163

8.3.4 Indicazioni di provenienza qualificate 164

8.4 Denominazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza 164

8.4.1 Indicazioni con duplice significato 165

8.4.2 Nomi geografici sconosciuti 165

8.4.3 Segni simbolici 166

8.4.4 Impossibilità oggettiva 166

8.4.5 Denominazioni di tipo 167

8.4.6 Denominazioni generiche 167

8.4.7 Provenienza aziendale 168

8.4.8 Luogo di vendita (fiere e simili) 168

8.4.9 Titoli di media e prodotti editoriali; indicazioni di contenuto 169

8.4.10 Indicazioni geografiche nella gastronomia 169

8.4.11 Nomi di compagnie aeree 170

8.4.12 Nomi di organizzazioni sportive e culturali 170

8.4.13 Nomi di manifestazioni sportive e culturali 171

8.4.14 Rinvii geografici per prodotti a base di tabacco 171

8.4.15 Servizi di viaggio 171

8.5 Dominio pubblico 171

8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette 171

8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette 173

8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette 173

8.6 Inganno circa la provenienza geografica 173

8.6.1 Principio 173

8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio

acquisito («secondary meaning») 175

8.6.3 Correttivi 176

8.6.4 Aggiunte delocalizzanti 176

8.6.5 Denominazioni geografiche concernenti la ricerca, il design o altre attività

specifiche 177

8.6.6 Prassi in materia di limitazione 178

8.6.7 Denominazioni contradditorie 179

8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) 180

Indice

11

8.7.1 Trattati bilaterali 180

8.7.2 Accordo TRIPS 181

8.7.3 Convenzione di Stresa 181

8.7.4 Legge sull’agricoltura (LAgr) 182

8.7.5 Art. 50a LPM 182

8.8 Vini e alcolici: valutazione di marchi che contengono nomi e segni geografici, secondo

l’articolo 2 lettere a, c e d LPM 183

8.8.1 Indicazioni di provenienza nazionali 183

8.8.2 Indicazioni di provenienza estere 184

8.8.2.1 Trattati bilaterali 184

8.8.2.2 TRIPS 184

8.8.2.3 Sommario 184

9. Marchi collettivi e di garanzia 185

9.1 Introduzione 185

9.2 Marchi collettivi 185

9.3 Marchi di garanzia 185

10. Marchi geografici 186

10.1 Considerazioni generali 186

10.2 Segni ammessi alla registrazione 187

10.3 Qualità di depositante 188

10.4 Regolamento 188

10.5 Basi di valutazione 188

10.6 Sospensione 189

11. Imposizione del marchio nel commercio 189

11.1 Considerazioni generali 189

11.1.1 Nozione 189

11.1.2 Il limite dell’imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità 190

11.1.3 Invocazione e prova dell’imposizione nel commercio 191

11.1.4 Cerchie commerciali determinanti 192

11.1.5 Luogo dell’imposizione nel commercio 192

11.1.6 Data del deposito 193

11.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti 193

11.2.1 Considerazioni generali 193

11.2.2 Mezzi di prova 193

11.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi 194

11.2.4 Luogo dell’uso 194

11.2.5 Durata dell’uso 194

11.2.6 Uso a titolo di marchio 195

11.2.7 Uso in forma divergente 195

11.2.8 Estensione dell’uso 195

Indice

12

11.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica 196

11.3.1 Considerazioni generali 196

11.3.2 Casi di applicazione 196

11.3.3 Segno da presentare nell’indagine 196

11.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi 197

11.3.5 Luogo dell’indagine demoscopica 197

11.3.6 Modalità dell’indagine 197

11.3.7 Rappresentatività 198

11.3.8 Domande da porre 198

11.3.9 Grado dell’imposizione nel commercio 200

11.3.10 Presentazione e contenuto dell’indagine demoscopica 200

Parte 6 – Procedura di opposizione 201

1. Introduzione 201

2. Condizioni procedurali 202

2.1 Atto di opposizione 202

2.2 Conclusioni 203

2.3 Motivazione 203

2.4 Parti 203

2.4.1 Legittimazione attiva 203

2.4.1.1 Marchio depositato o registrato 203

2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto 204

2.4.1.2.1 Basi giuridiche 204

2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale 204

2.4.1.2.3 La notorietà necessaria 204

2.4.1.2.4 Verosomiglianza della notorietà 206

2.4.2 Legittimazione passiva 206

2.5 Termine di opposizione 207

2.6 Tassa di opposizione 207

2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare 207

2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell’Istituto 208

3. Irregolarità dell’opposizione 208

3.1 Irregolarità irrimediabili 208

3.2 Irregolarità rimediabili 209

3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione 210

4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura 210

4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio 210

4.2 Sospensione 210

4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate 211

Indice

13

5. L’uso del marchio nella procedura di opposizione 211

5.1 Principio del carattere determinante dell’iscrizione nel registro 211

5.2 Eccezione del mancato uso 211

5.3 Termine di carenza 212

5.3.1 Inizio del termine di carenza 212

5.3.2 Proroga della registrazione del marchio 213

5.3.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura 213

5.4 Verosomiglianza dell’uso 214

5.4.1 Uso in Svizzera 214

5.4.2 Periodo d’uso 214

5.4.3 Carattere serio dell’uso 215

5.4.4 Legame tra marchio e prodotto 215

5.4.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati 216

5.4.5.1 Sussunzione 216

5.4.5.2 Problematica dell’uso parziale 216

5.4.6 Uso in una forma divergente 218

5.4.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari 219

5.4.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso 219

5.5 Mancato uso per gravi motivi 220

5.6 Aspetti procedurali 220

5.6.1 Scambio di allegati 220

5.6.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 220

5.7 Decisione sull’eccezione del mancato uso 221

6. Motivi di opposizione 221

6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi 221

6.1.1 Indizi a favore della similarità 222

6.1.2 Indizi contro la similarità 223

6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi 223

6.2 Identità dei segni 224

6.3 Similitudine dei segni 224

6.3.1 Marchi verbali 225

6.3.2 Marchi figurativi 226

6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati 226

6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 227

6.4 Rischio di confusione 228

6.4.1 Rischio di confusione diretto 228

6.4.2 Rischio di confusione indiretto 228

6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi 228

6.6 Grado di attenzione 229

6.7 Forza distintiva 230

Indice

14

7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione) 232

8. Notificazione della decisione 232

8.1 Opposizione contro un marchio svizzero 232

8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali 232

8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi

assoluti d’esclusione 232

8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi

assoluti d’esclusione 233

8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un

rappresentante 233

8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un

rappresentante entro i termini 233

9. Casistica 234

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso 235

1. Introduzione 235

2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva 235

2.1 Domanda di cancellazione 235

2.2 Conclusioni 236

2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova 236

2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione 236

2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso 237

2.6 Seguito della procedura fino alla decisione 237

3. Osservazioni generali in merito alla procedura 238

3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 238

3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio 238

4. Motivi di cancellazione 238

4.1 Verosimiglianza del mancato uso 239

4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio 239

4.3 Mancato uso per gravi motivi 239

5. Conclusione della procedura 240

5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 240

5.2 Decisione materiale 240

5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione 240

5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione 240

5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione 240

5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni internazionali 241

6. Casistica 241

Indice

15

Allegato 242

ISO 8859-15 (caratteri stampabili) 242

Parte 1 – Parte generale

16

Elenco delle abbreviazioni

Accordo di Nizza Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e

dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (RS 0.232.112.9)

p.es. per esempio

AM Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

(RS 0.232.112.3)

art./artt. articolo/articoli

CC Codice civile svizzero (RS 210)

cfr. confronta

cl. classe

Classificazione di

Nizza

Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si

applicano i marchi di fabbrica o di commercio, 11ª edizione,

1.1.2017

CO Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro

quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)

consid. considerando

Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)

CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del (Codice di

procedura civile, RS 272)

cpv. capoverso

CRPI Commissione federale di ricorso in materia di proprietà

intellettuale (autorità di ricorso fino al 31.12.2006)

CUP Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale

(RS 0.232.04)

DFI Dipartimento federale dell’interno

DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia

DTF Decisione del Tribunale federale svizzero (Raccolta ufficiale)

DOP Denominazione di origine protetta

DOC Denominazione di origine controllata

ecc. eccetera

estratto del RC estratto del registro di commercio

Parte 1 – Parte generale

17

EUIPO Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

FDBM Feuille suisse des brevets, dessins et marques

FF Foglio federale

fig. figurativo

GAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Gazette Gazette OMPI des marques internationales

IGP Indicazione geografica protetta

Istituto Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

LAgr Legge federale sull’agricoltura (RS 910.1)

LEF Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)

lett. lettera

LDerr Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0)

LFus Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il

trasferimento di patrimonio (RS 221.301)

LPM Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di

provenienza (RS 232.11)

LPNE Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli

emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre

organizzazioni intergovernative (RS 232.23)

LPSt Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di

altri segni pubblici (RS 232.21)

LTAF Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)

LTF Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)

Messaggio

«Swissness»

Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della

legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla

protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici

(Progetto «Swissness»), FF 2009, pagg. 7425-7556

n. numero/numeri

N.B. Nota bene

OCDerr Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle

derrate alimentari (RS 817.022.21)

ODerr Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02)

OMPI Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

Parte 1 – Parte generale

18

OPM Ordinanza sulla protezione dei marchi (RS 232.111)

OPSt Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri

segni pubblici (RS 232.211)

OTab Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con

succedanei del tabacco (RS 817.06)

OTa-IPI Ordinanza dell’IPI sulle tasse (RS 232.148)

PA Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

PC Legge di procedura civile federale (RS 273)

PM Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione

internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

ResC Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la

registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a

tale Accordo (RS 0.232.112.21)

RS Raccolta sistematica del diritto federale

seg./segg. seguente/seguenti

sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de

la concurrence

TAF Tribunale amministrativo federale

TF Tribunale federale svizzero

TLT di Singapore Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (RS 0.232.112.11)

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale

attinenti al commercio; RS 0.632.20)

UFAG Ufficio federale dell’agricoltura

Parte 1 – Parte generale

19

Parte 1 – Parte generale

1. Introduzione

La presente parte delle direttive in materia di marchi tratta delle regole procedurali generali

applicabili alle diverse procedure dinanzi all'Istituto.

2. Basi giuridiche

L'Istituto è un'autorità amministrativa federale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c

PA. Pertanto, in linea generale le procedure che rientrano nella sua competenza sono rette

dalla PA (art. 1 cpv. 1 PA)1, purché non siano regolate più compiutamente dalla LPM o da

un'altra legge federale (art. 4 PA). La PA è completata dagli articoli 37, 39–41 e 43–61 PC2,3.

Qualora le conseguenze procedurali dei fatti non siano disciplinate né dalla PA né dalla LPM,

sono applicabili altre disposizioni speciali del diritto federale giusta l'articolo 4 PA. L'Istituto

ritiene che il CPC sia applicabile in forza dell'articolo 4 PA. Pur contenendo determinate

regolamentazioni relative ad aspetti di diritto procedurale non menzionati esplicitamente nella

PA o nella LPM, la PC non può essere applicata. Conformemente alla giurisprudenza, nella

procedura amministrativa sono infatti applicabili soltanto le disposizioni indicate

esplicitamente all'articolo 19 PA in quanto tale elencazione è da ritenersi esaustiva4. Inoltre

viene considerato solo il diritto federale emanato dopo l'entrata in vigore della PA. Di

conseguenza vanno applicate altre disposizioni più recenti del diritto federale. Dal momento

che il CPC rientra nel diritto federale5, la sua applicazione in virtù dell'articolo 4 PA non è

esclusa, tanto più che il CPC è specialmente concepito per la composizione di controversie

di diritto civile, da cui le procedure di competenza dell'Istituto in materia di marchi con due o

più parti non differiscono in modo fondamentale.

Le diverse procedure di competenza dell'Istituto in materia di marchi sono disciplinate in

particolare dalle disposizioni della LPM e dell'OPM trattate di seguito.

2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parti 2 e 5)

La procedura di registrazione di un marchio è disciplinata in particolare dagli articoli 28–30

LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 8–19 OPM.

1 Più precisamente agli artt. 1–43 PA. 2 Art. 19 PA. 3 Nella fattispecie gli articoli 38 e 42–49 PC non sono rilevanti, poiché riguardano l’audizione delle

parti e dei testimoni (art. 14 cpv. 1 PA). 4 DTF 130 II 473, consid. 2.4. 5 La legislazione nel campo della procedura civile compete alla Confederazione (cfr. art. 122 cpv. 1

Cost.).

Parte 1 – Parte generale

20

2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3)

Le procedure relative alla tenuta del registro sono rette in particolare dagli articoli 10, 17–19,

35 e 37 segg. LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 25–27, 28–32 e 35

OPM.

2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parti 4 e 5)

Salvo che l'AM e il PM non dispongano altrimenti (art. 44 cpv. 2 LPM), la procedura di

registrazione internazionale di un marchio è disciplinata segnatamente dagli articoli 44–46a

LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 47–49 e 51 seg. OPM. Tali accordi

internazionali, completati dal ResC, determinano pertanto in larga misura la procedura di

registrazione internazionale di un marchio.

2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6)

La procedura di opposizione è retta dagli articoli 31–34 LPM e dalle disposizioni

d'esecuzione di cui agli articoli 20–24 e 50–52 OPM. Oltre ai principi procedurali generali (cfr.

n. 3 segg.) possono essere considerate per analogia le disposizioni relative alla PA (art. 44

segg.) nonché il CPC.

2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7)

La procedura di cancellazione per mancato uso del marchio è specialmente disciplinata dagli

articoli 35a e 35b LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 24a–24e OPM.

Oltre ai principi procedurali generali (cfr. n. 3 segg.) possono essere considerate per

analogia le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 44 segg. PA)

nonché il CPC.

3. Parti

3.1 Qualità di parte

Le parti sono definite all'articolo 6 PA quali le persone i cui diritti od obblighi dovrebbero

essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un

rimedio di diritto contro la decisione. Secondo la giurisprudenza la qualità di parte dipende

dai diritti o dagli obblighi che potrebbero essere toccati dalla decisione in questione6.

Avere qualità di parte presuppone il godimento dei diritti civili ai sensi dell'articolo 11 CC. Ciò

vale pertanto per le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico quali ad esempio

la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti autonomi di diritto pubblico della

Confederazione7. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in

6 TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3. 7 DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.

Parte 1 – Parte generale

21

accomandita8 nonché le masse fallimentari e le comunità ereditarie9, seppur dispongano di

una personalità giuridica limitata. Non hanno per contro qualità di parte le società semplici10

come anche le unità amministrative di diritto pubblico non autonome (p.es. gli uffici federali)

e gli enti amministrativi di diritto pubblico non autonomi11.

Sono considerate parti delle diverse procedure di competenza dell'Istituto le persone di

seguito elencate.

3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale

Nelle procedure di registrazione nazionali e internazionali la qualità di parte è conferita

esclusivamente al depositante. Giusta l'articolo 28 capoverso 1 LPM può trattarsi di tutte le

persone indicate al numero 3.1 di cui sopra (per ulteriori dettagli cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag.

54; per i marchi collettivi cfr. Parte 5, n. 9.2, pag. 185).

Anche le unità amministrative di diritto pubblico prive di personalità giuridica possono

depositare marchi. In questo caso è considerata come parte l'autorità responsabile con

capacità di essere parte in giudizio (p.es. la Confederazione svizzera) e non l'unità

amministrativa in sé. Lo stesso vale per le succursali che non dispongono di personalità

giuridica ai sensi del diritto svizzero. L'Istituto parte dal presupposto che il deposito sia

effettuato per la società cui appartiene la succursale12. Se il marchio deve essere depositato

per una persona giuridica in fase di costituzione, devono agire congiuntamente tutti i soci

fondatori (in qualità di più depositanti).

Non è tuttavia riconosciuta la qualità di parte nell'ambito della procedura di registrazione ai

terzi i cui diritti e obblighi potrebbero essere toccati dalla registrazione di un marchio. Essi

possono fare valere i propri diritti soltanto in un secondo momento nel quadro di una

procedura di opposizione o di una procedura di diritto civile.

3.1.2 Procedura relative alla tenuta del registro

Il titolare del marchio iscritto nel registro dei marchi è considerato parte per tutte le procedure

connesse a una modifica del registro (domanda di cancellazione secondo l'art. 35 lett. a

LPM, cambio di rappresentante, divisione, ecc.).

In determinati casi sono riconosciuti quali parti anche terzi i cui diritti e obblighi sono toccati

dalla modifica del registro richiesta (p.es. licenze, trasferimento, trasferimento parziale; cfr.

Parte 3, n. 4.1, 4.2 e 4.4, pag. 74/75).

8 Artt. 562 e 602 CO. 9 DTF 102 Ia 430, consid. 3; per le regole relative alla sostituzione di parte durante la procedura v.

anche sotto (cfr. n. 3.2.2.2 e 3.2.2.3, pag. 23). 10 DTF 132 I 256, consid. 1.1. 11 TF 2A.325/2006, consid. 2.2; DTF 127 II 32, consid. 2b e 2f. 12 Cfr. DTF 120 III 11 concernente la designazione di una succursale quale parte in causa nella

procedura di esecuzione.

Parte 1 – Parte generale

22

3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso

3.1.3.1 Legittimazione attiva

3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio

In virtù dell'articolo 31 capoverso 1 LPM può opporsi a una nuova registrazione il titolare del

marchio anteriore13. Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che

godono di una priorità secondo gli articoli 6–8 LPM e i marchi che, al momento del deposito

del segno più recente, sono notoriamente conosciuti (art. 3 cpv. 2 LPM). Questi concetti

sono definiti più avanti (cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 203). In deroga all'articolo 31 LPM, il titolare

di un marchio geografico non può presentare opposizione contro la registrazione di un

marchio (art. 27e cpv. 2 LPM).

Nell'ambito della procedura di opposizione è determinante chi è il titolare del marchio al

momento dell'inoltro dell'opposizione14. Qualora al momento dell’invio dell’opposizione il

titolare iscritto al registro e l’effettivo titolare non corrispondano, l’opponente deve fornire la

prova della propria legittimazione attiva. In caso contrario, non si entra in materia

sull’opposizione.

3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario

La questione concernente la legittimazione attiva del licenziatario richiede una valutazione

delle disposizioni del contratto di licenza che, regolarmente, vanno oltre i limiti (ristretti) della

procedura di opposizione. Per questo motivo nella procedura di opposizione solo il titolare

del marchio iscritto nel registro è riconosciuto come parte15. Il titolare del marchio può tuttavia

designare il licenziatario (o qualsiasi altra persona) come rappresentante nella procedura di

opposizione. Tale autorizzazione deve essere presentata per iscritto all'Istituto e deve essere

stata allestita prima dello scadere del termine di opposizione16.

3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso

Qualsiasi persona fisica o giuridica (cfr. n. 3.1, pag. 20) può presentare una domanda di

cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35a cpv. 1 LPM). Non occorre provare un

interesse particolare.

13 TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Cfr. art. 31 LPM; TAF B-6608/2009, consid. 5 e 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 TAF B-6608/2009, consid. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.

Parte 1 – Parte generale

23

3.1.3.2 Legittimazione passiva

3.1.3.2.1 Procedura di opposizione

È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.

Non è possibile opporsi alla registrazione di un marchio geografico (art. 31 cpv. 1bis LPM).

In seguito all’entrata in vigore della nuova LPM, il principio della priorità derivante dall’uso è

stato sostituito da quello della priorità derivante dal deposito17. Il resistente che ha iniziato a

utilizzare il proprio segno prima del deposito del marchio opponente, ma ha depositato il suo

segno solo successivamente, non può nella procedura di opposizione invocare né il diritto di

proseguire l’uso ai sensi dell’articolo 14 LPM né il fatto che l’opponente abbia tollerato per

anni il suo segno. Il resistente può eventualmente continuare a utilizzare il proprio segno ai

sensi dell’articolo 14 LPM. Ciò non gli conferisce tuttavia il diritto alla registrazione del

marchio (o al suo mantenimento) e non influisce in alcun modo sulla valutazione

dell’opposizione18.

Qualora il marchio impugnato sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato

registrato, resta passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).

3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso

È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.

Alla stregua di quanto previsto nella procedura di opposizione, qualora il marchio impugnato

sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato registrato, resta

passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).

3.2 Trasferimento del marchio

3.2.1 In generale

In seguito alla registrazione del trasferimento, eventuali altre procedure pendenti sono

portate avanti con il nuovo titolare iscritto nel registro (cfr. art. 17 LPM, cfr. Parte 3, n. 4.1,

pag. 74). Per le procedure con più parti vigono le particolarità di seguito illustrate.

3.2.2 Particolarità

3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione

In caso di trasferimento del marchio durante una procedura di opposizione o di cancellazione

si distingue tra la situazione giuridica materiale e le conseguenze giuridiche procedurali. Né

la LPM né la PA disciplinano esplicitamente le conseguenze giuridiche procedurali di un

17 Art. 6 LPM. 18 CRPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig.

Parte 1 – Parte generale

24

trasferimento del marchio nel corso della procedura di opposizione. In virtù dell’articolo 4 PA

si applicano pertanto le disposizioni speciali del CPC19.

In caso di trasferimento del marchio durante la procedura l'acquirente può subentrare nel

processo al posto dell'alienante (art. 83 cpv. 1 CPC). Tale sostituzione di parte non necessita

del consenso della controparte. La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie.

La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate

(art. 83 cpv. 2 CPC).

3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche

Se non vi è trasferimento del marchio, la sostituzione di parte può avvenire solo con il

consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di

successione legale (art. 83 cpv. 4 CPC).

Le conseguenze del decesso di una parte sono disciplinate dal diritto federale: gli eredi

sostituiscono senza indugio la parte deceduta e la procedura è portata avanti con loro20.

In caso di fusione di persone giuridiche, i diritti e gli obblighi (quindi anche eventuali diritti al

marchio) sono trasferiti alla nuova persona giuridica conformemente al contratto di fusione e

la procedura è portata avanti senza indugio21.

3.2.2.3 Fallimento di una parte

Con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di disporre del diritto al marchio

(art. 204 LEF). Questa è trasferita alla comunione dei creditori o all’amministrazione del

fallimento (art. 240 LEF), che decide se la procedura è portata avanti oppure se il diritto al

marchio è trasferito a uno o più creditori. Fino all’emissione di tale decisione la procedura

può essere sospesa (art. 207 cpv. 2 LEF).

4. Rappresentanza e recapito

4.1 Rappresentante

Giusta l'articolo 11 PA la parte può farsi rappresentare o farsi patrocinare da un

rappresentante in ogni stadio del procedimento.

È iscritto nel registro come rappresentante soltanto il rappresentante autorizzato (art. 5

cpv. 2 OPM).

19 Cfr. Parte 1, n. 2, pag. 19.

20 Il procedimento è sospeso secondo l’articolo 126 CPC, finché gli eredi sono identificati e l’eredità è

accettata. 21 All’occorrenza Il procedimento è sospeso secondo l’articolo 126 CPC, finché gli eredi sono

identificati e l’eredità è accettata; durante il termine di ripudio la qualità di parte degli eredi è

disciplinata in modo risolutivo.

Parte 1 – Parte generale

25

I rappresentanti possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e società di

persone (p.es. SA di consulenti in brevetti, società collettive o in accomandita). Al

rappresentante non sono richieste conoscenze specialistiche.

Se viene designato un rappresentante, l’Istituto indirizza le sue comunicazioni

esclusivamente a quest’ultimo sino alla revoca della procura (art. 11 cpv. 3 PA). Le istanze

del depositante rappresentato restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto

giuridico. L’Istituto decide caso per caso se l’istanza del depositante sia da considerare come

revoca della procura. Qualora le domande parallele del depositante e del rappresentante

siano in contraddizione, in linea di principio l’incertezza viene risolta tramite il

rappresentante, salvo in caso di revoca della procura.

4.2 Procura

Se il depositante nomina un rappresentante, l’Istituto può esigere una procura scritta

secondo l’articolo 5 OPM. Di regola si richiede una procura nei casi in cui il rappresentante

viene designato in un secondo momento rispetto al deposito ai sensi dell’articolo 28 LPM.

Qualora l’Istituto esiga una procura, quest’ultima deve essere presentata in forma scritta

(art. 5 OPM)22. Le procure comunicate verbalmente non sono ritenute sufficienti. Tutte le

procure possono essere presentate sotto forma di copia; tuttavia l’Istituto può chiedere che

sia presentata una procura originale. Il documento deve contenere almeno i dati personali

del mandante e del mandatario, l’estensione del mandato e la firma del mandante (art. 13

cpv. 1 CO in combinato disposto con l’art. 5 OPM). Si distinguono procure speciali rilasciate

per singoli casi e procure generali emesse per tutte le questioni riguardanti i marchi. Se la

procura non si limita a singoli titoli di protezione o atti giuridici, essa è da considerarsi una

procura generale.

Il rappresentante indicato nella domanda di registrazione al momento del deposito senza

presentazione di una procura dispone di norma dell’intero diritto di rappresentanza in

relazione al titolo di protezione in questione ed è autorizzato a svolgere tutti gli atti con effetto

giuridico per conto del rappresentato. L’Istituto è libero di esigere una procura in un secondo

momento.

Qualora un mandato sia conferito solo dopo la registrazione del diritto di protezione, deve

sempre essere presentata una procura; lo stesso vale quando il rappresentante attuale

agisce per conto di un nuovo titolare dopo il trasferimento del diritto di protezione. In caso di

fusione devono essere considerate le circostanze del singolo caso23.

La procura deve essere redatta in una lingua ufficiale (cfr. Parte 1, n. 5.8, pag. 39). Se il

documento è redatto in un’altra lingua, l’Istituto può richiederne la traduzione (art. 3 cpv. 2

OPM).

22 Se la procura è trasmessa elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve essere

allegata come file PDF (cfr. n. 5.1, pag. 25). 23 È decisivo se si tratti di una fusione mediante incorporazione o di una fusione mediante

combinazione (cfr. art. 3 LFus).

Parte 1 – Parte generale

26

La parte può revocare in qualsiasi momento una procura rilasciata in precedenza (art. 34

cpv. 1 CO). Finché la revoca non viene comunicata all’Istituto, il rappresentante rimane

autorizzato a intraprendere atti giuridici per conto del depositante (art. 34 cpv. 3 CO).

Qualora non sia presentata alcuna procura entro il termine fissato, le istanze del

rappresentante non legittimato non sono considerate. Conformemente all'articolo 13

capoverso 2 PA non si entra in materia su una domanda di cancellazione o un'opposizione

presentate da un rappresentante non legittimato24.

4.3 Recapito

Se una parte (o il suo rappresentante) non ha né domicilio né sede in Svizzera deve

designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM).

Qualora una parte non designi un recapito in Svizzera, l’Istituto la invita a farlo con uno

scritto informale recapitato all’estero25. In caso di inadempienza, l’Istituto emana una

notificazione formale con la quale esorta la parte a designare un recapito e nella quale

illustra le conseguenze di un’eventuale inosservanza dei termini. La notificazione avviene in

conformità a quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 15 novembre 196526 o per via

diplomatica o consolare nei casi in cui la Convenzione dell’Aja non è applicabile. Qualora la

parte non agisca entro tale termine supplementare la domanda di registrazione viene

respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM), rispettivamente l'Istituto non entra nel merito

dell'opposizione o della domanda di cancellazione per mancato uso (art. 21 cpv. 1 e art. 24b

cpv. 1 OPM). Se la parte è resistente o controparte nell'ambito di una procedura di

opposizione o di cancellazione, la procedura è portata avanti d’ufficio senza che questa sia

sentita e la sua esclusione dalla procedura è pronunciata nella decisione finale (art. 21 cpv. 2

e 24b cpv. 2 OPM). La decisione finale è notificata a tale parte mediante pubblicazione nel

Foglio federale (art. 36 lett. b PA; cfr. anche n. 7.4.2, pag. 46).

5. Regole procedurali generali

5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione

La procedura dinanzi all'Istituto è scritta. Pertanto, in linea di principio, per essere considerati

dall'Istituto, tutti gli atti procedurali (domanda, richiesta) devono avere la forma scritta27.

Al fine di facilitare l’invio delle istanze per posta elettronica, in applicazione dell’articolo 6

capoverso 3 OPM, l’Istituto ha rinunciato all’obbligo della firma per la maggioranza delle

istanze ad esso indirizzate (cfr. la comunicazione dell’Istituto, sic! 2010, 554 e l’elenco dei

24 GAAC 70 n. 33. 25 Un rifiuto provvisorio contenente l’invito a designare un recapito è notificato mediante l’OMPI (cfr.

Parte 4, n. 3.2.4, pag. 93).

26 Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e

extragiudiziari in materia civile o commercialeconclusa all'Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131). 27 In deroga al principio della procedura scritta, a determinate condizioni l'Istituto accetta ad esempio

richieste presentate telefonicamente per la prima e la seconda proroga dei termini.

Parte 1 – Parte generale

27

canali di comunicazione)28. A seconda del caso, se per l’istanza vi è l’obbligo della firma o se

vi sono altre disposizioni formali, occorre distinguere le fattispecie seguenti:

- Laddove il diritto federale prevede che un’istanza sia presentata per iscritto e se l’Istituto

accetta copie, l’istanza firmata può essere inviata come allegato (PDF) per posta

elettronica. Questo è il caso in particolare delle richieste di ritiro di una domanda, delle

richieste di cancellazione totale o parziale della registrazione (Parte 3, n. 4.10, pag. 77) e

di tutte le istanze relative alla procedura di opposizione ad eccezione delle richieste di

proroga di termini (cfr. Parte 6, n. 2.1, pag. 202).

- I documenti probatori trasmessi mediante posta elettronica devono essere allegati come

file PDF (ad esempio dichiarazioni di trasferimento come indicato alla Parte 3, n. 4.1,

pag. 74, procure come indicato al n. 4.2, pag. 75, documenti di priorità come indicato alla

Parte 2, n. 3.4, pag. 60, purché l'Istituto ne esiga la presentazione).

- Tutte le altre istanze possono essere inviate all'Istituto senza firma con un messaggio

elettronico informale. Ciò interessa ad esempio le proroghe di termini (n. 5.5.3, pag. 32) e

le richieste di cambiamento d'indirizzo del titolare (Parte 3, n. 4.8, pag. 77).

Le istanze trasmesse elettronicamente all'Istituto sono giuridicamente valide e osservano i

termini solo se inviate all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch.

Informazioni dettagliate sui requisiti formali e sui canali di comunicazione ammessi sono

reperibili alla pagina: https://ekomm.ipi.ch.

5.2 Esame della competenza

L'Istituto esamina d'ufficio la sua competenza per il trattamento delle domande e delle

richieste ad esso indirizzate (art. 7 cpv. 1 PA). La competenza non può essere pattuita tra

l'Istituto e la parte (art. 7 cpv. 2 PA) o tra le parti stesse29.

Qualora l'Istituto si reputi incompetente trasmette senza indugio la causa all'autorità

competente (art. 8 cpv. 1 PA). Nel caso in cui l'Istituto dubiti di essere competente provoca

senza indugio uno scambio d'opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 2 PA).

L'Istituto accorda alle parti la possibilità di prendere posizione circa la competenza. In caso di

contestazioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 9 PA.

5.3 Ricusazione

L'articolo 10 capoverso 1 PA elenca in maniera esaustiva i motivi di ricusazione. Secondo

tale articolo le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:

a. se hanno un interesse personale nella causa;

b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;

28 L'elenco è consultabile all'indirizzo https://www.ige.ch/it/profilo/contatto/canali-di-

comunicazione.html.

29 GAAC 67 n. 66, consid. 2a con rinvii.

Parte 1 – Parte generale

28

bbis se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una

parte;

c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;

d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

La garanzia di un'autorità indipendente non richiede una ricusazione ai sensi dell'articolo 10

capoverso 1 lettera d PA solo qualora siano stati constatati una parzialità e un rischio di

prevenzione effettivi, in quanto uno stato interiore è difficilmente dimostrabile. È sufficiente

l'esistenza di elementi che obiettivamente permettano di motivare l'apparente parzialità e il

rischio di prevenzione da parte della persona chiamata a prendere la decisione. Vanno

tuttavia prese in considerazione soltanto le circostanze fondate da un profilo oggettivo,

mentre le impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di

ricusazione non sono determinanti30.

Qualora un motivo di ricusazione non sia fatto valere presso l'Istituto immediatamente dopo

la relativa presa di conoscenza, il diritto a invocarlo in un secondo momento è caduto in

perenzione31. Attendere che una procedura sia terminata per successivamente fare valere la

composizione non corretta dell'autorità decisionale nell'ambito di una procedura di ricorso,

sebbene il motivo di ricusazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede32.

5.4 Accertamento dei fatti

5.4.1 Massima inquisitoria

Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'Istituto vige la

massima inquisitoria, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Pertanto, su

riserva dell'obbligo di cooperazione delle parti, all'Istituto incombono l'obbligo della prova e

l'obbligo di gestione degli atti (cfr. n. 5.4.2, pag. 29).

La procedura di opposizione e la procedura di cancellazione non sono tipiche procedure

amministrative (procedure in cui viene emanata una decisione), bensì procedure «sui

generis» che, in quanto procedure con (almeno) due parti, sono paragonabili a un processo

civile33. Per quanto riguarda l'avvio e l'estensione delle opposizioni e delle domande di

cancellazione vale la massima dispositiva come nell'ambito dei processi civili34. L'opponente,

rispettivamente il richiedente, decide pertanto se esercitare il proprio diritto in virtù

dell'articolo 3 o dell'articolo 35a LPM, ovvero se interporre un'opposizione, rispettivamente

richiedere la cancellazione del marchio per mancato uso. L’opponente, rispettivamente il

richiedente, determina inoltre in quale misura far valere il suo diritto, mentre il resistente,

rispettivamente il titolare del marchio impugnato, definisce in che misura intende accogliere

30 DTF 138 I 1, consid. 2.2 con rinvii; cfr. anche TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

31 DTF 138 I 1, consid. 2.2. 32 DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con rinvii. 33 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 34 TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 con rinvii – BALLY / BALU (fig.).

Parte 1 – Parte generale

29

(volontariamente) l’istanza, rispettivamente la domanda. Le parti sono libere di terminare la

procedura in qualsiasi momento mediante accordo, ritiro o riconoscimento del diritto fatto

valere. In altre parole, le parti dispongono dell’oggetto della lite e l’Istituto è vincolato alle

conclusioni delle stesse.

5.4.2 Obbligo di cooperazione

La massima inquisitoria è attenuata dall'obbligo di cooperazione delle parti sancito

all'articolo 13 PA.

Giusta l'articolo 13 capoverso 1 lettera a PA le parti sono in particolare tenute a cooperare

all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto. Tale obbligo è giustificato dal

fatto che la parte intende trarre un vantaggio dalla procedura o dedurne un diritto35. Vale

soprattutto per i fatti che una parte conosce meglio dell'autorità o che l'autorità potrebbe

altrimenti accertare soltanto con un dispendio sproporzionato36.

Secondo il principio generale dell'articolo 8 CC applicabile nel diritto pubblico, le

conseguenze della mancanza di prove devono essere sopportate dalla parte se intende

dedurre un diritto da una circostanza di fatto pertinente che non è stata dimostrata o che non

è stata resa verosimile secondo il grado della prova richiesto37.

5.4.3 Principio della parità delle armi

Siccome la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione vedono contrapposte

due parti e in tale contesto l'Istituto è chiamato a garantire la parità e l'equità di trattamento

(art. 29 cpv. 1 Cost.), queste procedure sono altresì assoggettate al principio della parità

delle armi. Tale principio implica l'obbligo di offrire a ogni parte una ragionevole possibilità di

presentare i propro argomenti in condizioni che non la pongono in una situazione di netto

svantaggio rispetto alla parte avversaria38.

Di conseguenza, nelle procedure di opposizione e di cancellazione l'Istituto non procede a

un'assunzione delle prove vera e propria giacché occorre evitare che gli accertamenti

dell'Istituto comportino un rafforzamento della posizione procedurale di una parte e

contemporaneamente un indebolimento della posizione dell’altra parte. Se una parte non è in

grado di provare in modo conforme alla legge un fatto da cui intende dedurre diritti (p.es. la

notorietà del suo segno39, la verosimiglianza dell'uso del marchio40 o del suo mancato uso),

deve sopportare le conseguenze ai sensi dell'articolo 8 CC.

35 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 DTF 128 II 139, consid. 2b. 37 DTF 135 III 416, in particolare consid. 2.6.4 – CALVI (fig.); TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 con

rinvii – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 38 DTF 137 IV 172, consid. 2.6. 39 CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse

(fig.).

40 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

Parte 1 – Parte generale

30

5.4.4 Prove

5.4.4.1 Mezzi di prova

5.4.4.1.1 Principi

I mezzi di prova ammessi dall'Istituto sono elencati all'articolo 12 PA. Per analogia alla

procedura probatoria sono inoltre applicabili gli articoli 37, 39–41 e 50–61 PC.

In particolare, rientrano nei mezzi di prova appropriati i cataloghi, i prospetti, i listini prezzi, le

confezioni, le etichette, le fatture, il numero di abbonati, la tiratura, i bollettini di consegna, gli

esemplari delle merci interessate, il materiale pubblicitario e le indicazioni su fatturato o

spese pubblicitarie. Sono inoltre appropriate le ricerche sull’uso, le conferme da parte di terzi

(cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 239) e le indagini demoscopiche (cfr. Parte 5, n. 8.6.2, pag. 175 e n.

11.3, pag. 196).

Giusta l'articolo 14 capoverso 1 PA l'audizione di testimoni non può essere ordinata

dall'Istituto, bensì esclusivamente dal Tribunale amministrativo federale (art. 14 cpv. 1 lett. c)

nell'ambito di una procedura di ricorso.

5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova

Non esistono prescrizioni formali particolari riguardanti la produzione dei mezzi di prova.

L'Istituto raccomanda tuttavia di numerare e riunire i mezzi di prova in un elenco degli

allegati. Nelle loro istanze, per ciascun fatto addotto le parti devono indicare il mezzo di

prova su cui si fonda con rimando all'elenco degli allegati.

Qualora le circostanze lo giustifichino (p.es. in caso di fatti particolarmente complessi o di

una quantità considerevole di mezzi di prova che non possono essere riassunti), l'Istituto può

accordare un breve termine (10 giorni) entro il quale la parte è invitata a numerare i mezzi di

prova e a precisare la sua istanza affinché per ciascun fatto addotto siano indicati i pertinenti

mezzi di prova. Se la parte non ottempera a tale richiesta, l'Istituto decide sulla base degli

atti.

5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova

L'Istituto valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento41. In linea di

principio un fatto è considerato provato se il giudice ha potuto convincersi della veridicità di

un'asserzione. Nella maggioranza delle procedure dinanzi all'Istituto, tuttavia, questo

principio di valutazione delle prove è applicato nel senso che una verosimiglianza è

sufficiente. Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile

in forza di una valutazione oggettiva delle prove. Non è necessaria la piena convinzione

41 Art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a.

Parte 1 – Parte generale

31

dell'Istituto, ma la possibilità che i fatti asseriti siano veri deve essere superiore alla

possibilità contraria42.

5.5 Termini

5.5.1 In generale

L'Istituto fissa i termini che non sono previsti dalla legge.

Di norma sono fissati termini di due mesi. Per le risposte a un rifiuto di protezione provvisorio

di una registrazione internazionale per motivi assoluti di esclusione dalla protezione, il

termine è di cinque mesi. Per le risposte a una notifica di un rifiuto di protezione provvisorio

di una registrazione internazionale per motivi relativi di esclusione della protezione, ovvero

nel caso di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine è per contro di

tre mesi.

Per l'accertamento di eventuali ambiguità (conclusioni non chiare, motivazione insufficiente,

firma mancante) nelle domande o nelle richieste (in particolare le richieste per una terza

proroga del termine, gli atti di opposizione o le domande di cancellazione per mancato uso),

l'Istituto accorda un termine di 10 giorni. Per la risposta relativa a una domanda di

sospensione il termine è di 15 giorni.

5.5.2 Calcolo dei termini

Un termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 20

cpv. 1 PA).

Per il calcolo dei termini, se l’ultimo giorno del termine fissato dall'Istituto o prescritto per

legge è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o

cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del

Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (art. 20 cpv. 3 PA). È

considerato giorno festivo secondo il diritto cantonale43 qualsiasi giorno parificato alla

domenica nelle leggi cantonali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantonali. Non

sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici ma non le altre

imprese né eventuali ponti concordati con il personale amministrativo44. I giorni festivi

comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.

L'articolo 2 OPM precisa inoltre che se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno

dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere.

Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

42 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec. 43 Un elenco dei giorni festivi cantonali è reperibile all'indirizzo:

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.

44 DTF 63 II 331.

Parte 1 – Parte generale

32

5.5.3 Proroga dei termini

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Si tratta in

particolare del termine di ricorso (30 giorni, art. 50 cpv. 1 PA), del termine di opposizione (tre

mesi, art. 31 cpv. 2 LPM) e del termine per la presentazione della richiesta di proseguimento

della procedura (entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto

conoscenza dell’inosservanza del termine, al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza

del termine inosservato, art. 41 cpv. 2 LPM).

I termini fissati dall'Istituto possono essere prorogati se la parte ne fa domanda prima della

scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA). La prassi della proroga dei

termini è regolata in maniera uniforme presso l'Istituto45.

Fatta salva un'eventuale peculiarità del termine fissato, l'Istituto accorda di norma fino a tre

proroghe. La firma sulle prime due domande non è obbligatoria (art. 6 cpv. 3 OPM). Una

terza domanda di proroga deve per contro essere firmata e viene concessa solo in via

eccezionale, qualora siano resi verosimili motivi gravi46.

Nel quadro delle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso una terza

proroga dei termini è accordata solo eccezionalmente e dopo audizione della controparte.

Per motivi gravi i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una

sola volta.

Nei casi in cui respinge una domanda di proroga dei termini l'Istituto concede un ultimo

termine supplementare straordinario di 10 giorni per compiere l'atto procedurale interessato.

5.5.4 Osservanza dei termini

5.5.4.1 In generale

Secondo l'articolo 21 capoverso 1 PA un termine è considerato osservato se gli atti scritti

sono consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più

tardi l'ultimo giorno del termine. Gli atti scritti indirizzati all’Istituto non possono essergli

validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

(art. 21 cpv. 1bis PA).

Le caselle postali della Posta svizzera sono equiparate agli uffici postali svizzeri. Secondo la

giurisprudenza un termine è osservato se gli atti scritti sono depositati in una buca delle

lettere sotto forma di lettera standard l'ultimo giorno utile prima di mezzanotte, anche dopo

l'ultimo svuotamento della buca delle lettere. In entrambi i casi si parte dal presupposto che

45 Cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/download-ipi-e-pi-in-generale.html

(Proroga dei termini e proseguimento della procedura). 46 Per esempi cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/download-ipi-e-pi-in-generale.html

(Proroga dei termini e proseguimento della procedura).

Parte 1 – Parte generale

33

la data in cui gli atti sono stati consegnati o imbucati corrisponda alla data del timbro

postale47.

Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che la persona che si limita a depositare la

lettera in una buca delle lettere deve essere consapevole del rischio che questa possa

essere registrata in una data successiva a quella in cui è stata imbucata. Se tale persona

desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente un atto

procedurale, è ragionevole attendersi che essa comunichi di propria iniziativa all'autorità

competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari48.

All’Istituto spetta l’onere della prova che attesti se e quando la corrispondenza, per la quale è

stato fissato un termine, è stata inviata al depositante. Le lettere raccomandate che non sono

state ritirate dal destinatario sono reputate pervenute al più tardi il settimo giorno dopo il

primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2bis PA).

5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica

Per gli atti scritti trasmessi all'Istituto per via elettronica tramite l'indirizzo

tm.admin@ekomm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema

informatico «ekomm» ne conferma la ricezione via e-mail (cfr. art. 21a cpv. 3 PA). Senza una

conferma via e-mail gli atti scritti sono considerati non trasmessi. Non è accettata neppure

un'eventuale trasmissione a un altro indirizzo elettronico dell'Istituto.

5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse

Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più

avanti (cfr. n. 11.5, pag. 51).

5.5.5 Sospensione dei termini (ferie)

Giusta l'articolo 22a PA i termini stabiliti in giorni (p.es. il termine di ricorso di 30 giorni ai

sensi dell'art. 50 cpv. 1 PA o il termine di 30 giorni dal deposito del marchio per la consegna

della dichiarazione di priorità ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OPM), non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso;

b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza

Secondo l'articolo 23 PA quando assegna un termine l'Istituto commina

contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto

esse sono applicabili.

47 TF 6B_397/2012, consid. 1.1 con rinvii. 48 TF 6B_397/2012, consid. 1.1; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

Parte 1 – Parte generale

34

Per motivi di certezza giuridica, in linea di principio, i termini legali sanciti nella LPM (p.es. il

termine di ricorso o il termine di opposizione) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p.es.

il termine di ricorso disciplinato nella PA) sono di natura perentoria49. Di conseguenza

un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato.

5.5.7 Proseguimento della procedura

5.5.7.1 In generale

Di norma l’inosservanza di un termine fissato dall'Istituto non comporta necessariamente una

perdita del diritto. Nella maggioranza dei casi il depositante ha la possibilità di richiedere il

proseguimento della procedura secondo l'articolo 41 capoverso 1 LPM.

5.5.7.2 Esclusione

Giusta l'articolo 41 capoverso 4 lettere a–e LPM il proseguimento della procedura è escluso

in caso d'inosservanza:

- dei termini per inoltrare richiesta di proseguimento della procedura nonché per il

pagamento delle tasse di proseguimento della procedura e per compiere integralmente

l'atto omesso (art. 41 cpv. 2 LPM; cfr. n. 5.5.7.3, pag. 35);

- dei termini per rivendicare una priorità (artt. 7 e 8 LPM50);

- del termine per presentare una richiesta di trasformazione di una registrazione

internazionale secondo l'articolo 46a LPM (art. 41 cpv. 4 lett. b LPM per analogia);

- del termine per presentare l'opposizione giusta l'articolo 31 capoverso 2 LPM;

- del termine per presentare la richiesta di proroga per una registrazione giusta l'articolo 10

capoverso 3 LPM e

- dei termini nella procedura di cancellazione per mancato uso.

L'Istituto ritiene inoltre che l'esclusione di cui all'articolo 41 capoverso 4 lettera c LPM

nell'ambito della procedura di opposizione abbia carattere generale e di conseguenza il

proseguimento della procedura di opposizione sia di regola escluso. La possibilità di

chiedere il proseguimento della procedura prevista dall’articolo 41 capoverso 1 LPM è

indubbiamente specifica delle domande di registrazione dei marchi. Una possibilità di questo

tipo («indipendente dalla colpa») non è prevista nell’ambito dei processi civili né in quello di

altre procedure contenziose che coinvolgono più parti. La disposizione è in contrasto con

l’obiettivo di una procedura accelerata. Nell’ambito della procedura di opposizione tutti i

termini prescritti dall’Istituto possono essere prorogati. Le allegazioni tardive che sembrano

decisive possono essere considerate in virtù dell’articolo 32 capoverso 2 PA. Infine, la parte

cui è stato impedito di osservare un termine senza sua colpa può chiedere la restituzione del

termine in virtù dell’articolo 24 PA.

49 Per la determinazione della natura di un termine cfr. TAF B-4177/2011, consid. 3 con rinvii. 50 Un’eccezione è applicabile in relazione al termine per la presentazione del documento di priorità; in

questo caso può essere fatto valere il proseguimento della procedura (cfr. CRPI, sic! 2006, 182 –

KEW).

Parte 1 – Parte generale

35

5.5.7.3 Procedura

La richiesta di proseguimento della procedura deve essere presentata entro due mesi a

contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell’inosservanza del termine

(termine relativo), al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza del termine inosservato

(termine assoluto); entro lo stesso termine dev’essere inoltre compiuto integralmente l’atto

omesso51 e deve essere versata la tassa prevista a tale riguardo nell’ordinanza. La domanda

di proseguimento della procedura non deve essere necessariamente presentata per iscritto

(art. 41 cpv. 1 LPM), ma può avvenire mediante il pagamento della tassa di proseguimento

della procedura, purché la volontà del richiedente sia evidente e l’assegnazione alla

procedura sia inequivocabile per l'Istituto52.

L'inosservanza di questo termine comporta la perdita del diritto al proseguimento della

procedura (art. 41 cpv. 4 lett. a LPM).

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni (p.es., la tassa è pagata senza aver

compiuto l’atto omesso), la domanda di proseguimento della procedura viene respinta. Se è

stata pagata entro i termini, la tassa di proseguimento della procedura non viene rimborsata.

Se tutte le formalità sono eseguite entro i termini, la domanda viene accolta e la procedura

viene ripresa (art. 41 cpv. 3 LPM).

5.5.8 Restituzione del termine

Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine

stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione

dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1

PA). La restituzione è concessa in caso di inosservanza di termini legali o stabiliti da

un’autorità.

La prova dell’impedimento senza colpa deve essere fornita in osservanza di severi requisiti

definiti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. A titolo d’esempio, può essere

considerato impedimento una malattia seria, ma non il sovraccarico di lavoro o un’assenza

per vacanze53.

Il significato pratico della restituzione è attenuato dall’articolo 32 capoverso 2 PA, secondo

cui le allegazioni tardive possono essere considerate se sembrano decisive. Nell'ambito della

procedura di registrazione l'applicazione di questa disposizione è tuttavia esclusa.

51 La presentazione di una domanda di proroga del termine non soddisfa tale condizione. 52 Secondo l’articolo 6 capoverso 1 OTa-IPI per ogni pagamento devono essere indicati i dati che

permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

53 DTF 119 II 86, consid. 2a; DTF 112 V 255, consid. 2a; DTF 108 V 109, consid. 2c.

Parte 1 – Parte generale

36

5.6 Consultazione del registro e degli atti

5.6.1 Principio

Secondo l’articolo 39 LPM chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo

contenuto e ottenere estratti. Dopo la registrazione del marchio, chiunque ha il diritto di

consultare il fascicolo dei marchi registrati (art. 39 cpv. 2 LPM e art. 37 cpv. 3 OPM). In

questo contesto non è necessario un interesse legittimo. Ciò vale anche per la procedura di

opposizione. Prima della registrazione di un marchio è autorizzato a consultare il fascicolo

chiunque possa giustificare un interesse legittimo (art. 37 cpv. 1 OPM; cfr. anche Parte 3, n.

5.2, pag. 78). Queste disposizioni della LPM e dell’OPM hanno la priorità rispetto agli articoli

26–28 PA54.

Qualsivoglia richiesta di consultare gli atti da parte di terzi deve essere accolta anche nel

corso di una procedura di opposizione o di cancellazione55.

5.6.2 Eccezioni

Su domanda i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari sono

conservati separatamente (art. 36 cpv. 3 OPM) e sono esclusi dalla consultazione degli atti.

Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36

cpv. 3 OPM), l'Istituto decide dopo aver sentito la parte che ha richiesto la conservazione

separata (art. 37 cpv. 4 OPM). A tale riguardo la giurisprudenza ritiene che in relazione

all'articolo 27 capoverso 1 lettera b PA, la cui portata è equipollente all'articolo 36

capoverso 3 OPM, non tutti gli interessi privati opposti giustificano un rifiuto o una limitazione

del diritto di consultare il fascicolo. Nei singoli casi compete all'Istituto valutare se un

interesse concreto che esige l'osservanza del segreto prevale su un, in linea di principio

(parimenti) importante, interesse alla consultazione del fascicolo. Un'esclusione generale di

determinati tipi di documenti dal diritto di consultazione sarebbe inammissibile. In

considerazione del principio della proporzionalità, occorre procedere a un esame completo e

accurato nonché a una valutazione degli interessi contrastanti56.

L'articolo 28 PA prevede che l'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere

adoperato contro di essa soltanto qualora l'Istituto gliene abbia comunicato per scritto il

contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di

pronunciarsi e indicare prove contrarie.

5.7 Diritto di essere sentiti

Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'articolo 29 capoverso 2 Cost. e all'articolo 29

PA comprende in particolare il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti

prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica, di

54 CRPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex. 55 CRPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex. 56 TAF 2012/19, consid. 4.1.1; DTF 115 V 297, consid. 2c segg. con rinvii.

Parte 1 – Parte generale

37

produrre prove rilevanti, di ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti e di

partecipare all'assunzione delle prove rilevanti o, perlomeno, esprimersi in merito al relativo

risultato qualora sia suscettibile di influenzare la decisione57.

5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti

5.7.1.1 Scambio di allegati

L'Istituto è tenuto a sentire le parti prima di prendere una decisione (art. 30 cpv. 1 PA). Non è

tenuto a sentirle prima di prendere una decisione interamente conforme alle conclusioni delle

parti (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).

5.7.1.1.1 Procedure con una parte

Di norma l'Istituto dà la possibilità al depositante di esprimersi, in linea di massima, fino a

due volte in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una

domanda. A determinate condizioni sono ipotizzabili ulteriori scambi di allegati.

5.7.1.1.2 Procedure a due parti

Nell'ambito della procedura di opposizione e della procedura di cancellazione, in linea di

massima l'Istituto sente ogni parte sulle allegazioni della controparte (art. 31 PA e artt. 22

cpv. 1 e 24c cpv. 1 OPM).

Nel caso di un'opposizione o di una domanda di cancellazione per mancato uso

palesemente irricevibile non si effettuano scambi di allegati (artt. 22 cpv. 1 e 24c cpv. 1 OPM

a contrario). Qualora le condizioni procedurali non sono chiaramente adempiute58, viene

pronunciata una decisione di irricevibilità senza audizione delle parti. Nel caso di

un’opposizione nei confronti di una registrazione internazionale, viene comunque emesso un

rifiuto provvisorio di protezione59.

In linea di principio l'Istituto effettua un solo scambio di allegati, tuttavia può ordinare ulteriori

scambi di allegati (cfr. art. 22 cpv. 4 OPM). Se nella risposta il resistente fa valere il mancato

uso del marchio e il termine di carenza è scaduto, si procede a un secondo scambio degli

allegati e si offre all’opponente la possibilità di rendere verosimile l’uso o il mancato uso per

gravi motivi (cfr. art. 32 LPM). Se il termine di carenza non è ancora scaduto, l’eccezione è

inammissibile e non si procede a ulteriori scambi di allegati. Lo stesso vale nel caso in cui il

resistente non si sia (ancora) espresso in merito al rischio di confusione dei due marchi.

57 TF 1C_690/2013, consid. 3.1; DTF 137 II 266, consid. 3.2; DTF 135 III 670, consid. 3.3.1;

TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 con rinvii. – ABSINTHE, FÉE VERTE e LA BLEUE.

58 P.es. inoltro tardivo di un’opposizione, mancato pagamento della tassa, assenza della motivazione,

ecc. 59 La decisione di irricevibilità può essere impugnata e revocata dal TAF. Il termine per il decreto del

rifiuto di protezione potrebbe scadere durante la procedura di ricorso.

Parte 1 – Parte generale

38

Nella procedura di cancellazione un secondo scambio di allegati è ordinato segnatamente

allorquando la controparte produce mezzi di prova in merito ai quali il richiedente deve

potersi esprimere.

In mancanza di una replica da parte dell’opponente o del richiedente, il resistente o la

contraoparte non è invitato/a a presentare una duplica.

La risposta del resistente o della controparte deve essere inoltrata in due esemplari (artt. 22

cpv. 2 e 24c cpv. 2 OPM). Lo stesso vale per la replica (dell'opponente o del richiedente) e la

duplica (del resistente o della controparte) nell'eventualità di ulteriori scambi di allegati.

5.7.1.2 Diritto di replica

Dopo il primo ed eventualmente il secondo scambio di allegati l'Istituto informa l'opponente o

il richiedente in merito alla risposta o alla duplica del resistente o della controparte e chiude

lo scambio di allegati.

Affinché la procedura sia trattata entro termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), l'Istituto non

assegna a questo punto alla parte richiedente alcun termine per l'esercizio del suo diritto di

replica in modo da accordarle la possibilità di presentare eventuali osservazioni in merito agli

scritti del resistente o della controparte60. L'Istituto parte dal presupposto che le parti

conoscano i propri diritti procedurali e pertanto è ragionevole attendersi che facciano valere

tempestivamente e spontaneamente il proprio diritto di replica61.

5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari

In linea di principio l’autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che

sembrino decisive fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA)62.

5.7.2 Offerta di prove

Sebbene una parte abbia tra l’altro il diritto di produrre prove rilevanti e ottenere l'ammissione

delle offerte di prove rilevanti (art. 33 cpv. 1 PA)63, l'Istituto può rinunciare a procedere a

chiarimenti qualora le prove già assunte gli abbiano consentito di formarsi una convinzione e

abbia acquistato in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle

prove ancora propostegli, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua

opinione64.

60 In merito al diritto di replica cfr. segnatamente DTF 139 I 189, consid. 3.2 con rinvii. 61 DTF 138 I 484, consid. 2.5; in questa decisione il TF ha concluso che una decisione emanata entro

un mese dalla trasmissione di uno scritto non violava il diritto di replica.

62 TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.). 63 DTF 136 I 265, consid. 3.2, DTF 135 II 286, consid. 5.1, DTF 129 II 497, consid. 2.2 e decisioni

citate. 64 DTF 130 II 425, consid. 2.1, DTF 125 I 127, consid. 6c/cc in fine, DTF 124 I 208, consid. 4a e

decisioni citate.

Parte 1 – Parte generale

39

5.8 Lingua della procedura

Nell'ambito della procedura dinanzi all'Istituto è garantita la libertà di scelta della lingua65.

Pertanto, conformemente all’articolo 3 capoverso 1 OPM le istanze inviate all’Istituto

possono essere presentate in una lingua ufficiale della Confederazione, vale a dire il

tedesco, il francese o l’italiano; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti

con persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).

5.8.1 Procedura di registrazione

La procedura di registrazione si svolge di regola nella lingua ufficiale in cui è stato presentato

il deposito (art. 33a cpv. 1 PA). La lingua in cui è redatta la lista dei prodotti e/o dei servizi

determina, in linea di massima, la lingua della procedura di esame dei marchi. In una

procedura pendente, il depositante può richiedere il cambiamento della lingua ufficiale.

Costituiscono un’eccezione alla regola della libera scelta della lingua i documenti di priorità

(cfr. n. 5.8, pag. 39), che ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 OPM sono accettati anche in

inglese, e la lista dei prodotti e/o dei servizi di domande di registrazioni internazionali

(cfr. Parte 4, n. 2.2.2, pag. 81), che deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM;

cfr. Comunicazione dell’Istituto, sic! 1997, 250).

Qualora le istanze non soddisfino i criteri citati, vale quanto segue:

- Se la domanda di registrazione non è stata presentata in tedesco, francese, italiano o

romancio, ai sensi dell’articolo 15 OPM viene concesso un termine supplementare e la

domanda viene eventualmente considerata irricevibile (art. 3 cpv. 1 OPM in combinato

disposto con l’art. 70 cpv. 1 Cost., art. 30 cpv. 1 LPM e art. 15 OPM).

- Nel caso di documenti probatori (p.es. procure, dichiarazioni di trasferimento),

conformemente all’articolo 3 capoverso 2 OPM spetta all’Istituto decidere se accettare il

documento o concedere un termine supplementare per la traduzione; in caso di

scadenza inosservata del termine, l’Istituto non prende in considerazione l’istanza, e il

depositante ne subisce le conseguenze giuridiche. Mentre in linea di principio le procure

in inglese possono essere accettate, per motivi di certezza giuridica ad esempio le

dichiarazioni di trasferimento o i regolamenti relativi a marchi collettivi e di garanzia

devono generalmente essere tradotti nella lingua della procedura della domanda.

5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso

Conformemente all'articolo 33a capoverso 1 PA la procedura si svolge di regola nella lingua

ufficiale in cui è stata presentata l’opposizione o la domanda di cancellazione (lingua della

procedura).

In virtù del principio della libera scelta della lingua, il resistente o la controparte può scegliere

una tra le quattro lingue ufficiali. Di conseguenza non è obbligato a esprimersi nella lingua

65 TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

Parte 1 – Parte generale

40

della procedura66. Qualora il resistente o la controparte utilizzi un’altra lingua ufficiale, le

decisioni istruttorie che lo concernono possono essere decretate anche in questa lingua

ufficiale. Le parti non possono esigere la traduzione di scritti redatti in un'altra lingua ufficiale,

in particolare qualora si avvalgano di un rappresentante legale. È infatti ragionevole

attendersi che un rappresentante legale attivo in Svizzera comprenda le lingue ufficiali

svizzere67.

Qualora una parte presenti documenti che non sono redatti in una lingua ufficiale, l’Istituto

può chiedere che questi siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione (art. 3

cpv. 2 OPM) o, previo assenso dell’altra parte, può rinunciare a esigerne la traduzione

(art. 33a cpv. 3 PA).

6. Sospensione

L'Istituto può sospendere la procedura per mezzo di una decisione incidentale68.

6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale

La sospensione della procedura è indicata in particolare qualora il suo esito dipenda dalla

decisione in un'altra procedura oppure potrebbe esserne influenzato in maniera

considerevole, nonché nell'eventualità in cui la stessa questione giuridica sia oggetto di una

procedura parallela69. A titolo di esempio, la procedura di opposizione o di cancellazione

deve essere sospesa nel caso in cui contro il marchio oggetto della controversia sia stata

avviata un’azione per nullità, dal momento che l’esito di quest’ultima pregiudica la procedura

dinanzi all'Istituto. Nell'ambito di una procedura di registrazione la sospensione è ad esempio

giustificata qualora sia in corso dinanzi all'UFAG, alI’stituto, al TAF o al TF una procedura per

la registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione

geografica protetta (IGP) e il relativo esito influisca sull'esistenza di motivi assoluti

d'esclusione.

6.2 Sospensione in caso d’indagine demoscopica

Qualora una parte predisponga un’indagine demoscopica (p.es. nell'ambito dell'imposizione

nel commercio di un segno), su richiesta l'Istituto sospende la procedura per un periodo, in

linea di massima prolungabile, di sei mesi.

6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti

Ciascuna parte può richiedere la sospensione della procedura al fine di trovare un accordo

amichevole con l'altra parte (art. 33b cpv. 1 PA). Questo tipo di sospensione è concesso

66 TAF B-1297/2014 consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN. 67 TF 4A_302/2013, consid. 6 con rinvii. 68 In merito al concetto di decisione incidentale cfr. n. 8.2, pag. 46. 69 Cfr. per la procedura di opposizione l’art. 23 cpv. 4 OPM e per la procedura di cancellazione l’art.

24d cpv. 2 OPM nonché l’art. 126 CPC in generale.

Parte 1 – Parte generale

41

generalmente a tempo indeterminato e con l’accordo dell’altra parte. Le parti possono

tuttavia esigere in qualsiasi momento la revoca della sospensione richiesta da una parte e il

proseguimento della procedura (art. 33b cpv. 6 PA). Occorre precisare che le parti non

hanno una pretesa giuridica alla sospensione. È esclusa se sussistono motivi preponderanti

di interesse pubblico (p.es. in caso di incertezza giuridica in merito alla validità del diritto al

marchio) o relativi all’opportunità della procedura. L'Istituto dispone di un grande potere di

apprezzamento: può sospendere la procedura ma non è obbligato a farlo, neppure qualora

sussista l'accordo di tutte le parti70. Se una procedura è sospesa per un periodo prolungato o

per più anni, le parti possono essere invitate a presentare documenti supplementari atti a

rendere verosimili gli sforzi di conciliazione.

6.4 Altri motivi di sospensione

L'OPM prevede ulteriori motivi speciali che giustificano una sospensione della procedura di

opposizione o di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 6, n. 4.2, pag. 210).

7. Decisione

L'Istituto conclude la procedura emettendo una decisione finale ai sensi dell'articolo 5

capoverso 1 PA.

7.1 Contenuto e motivazione

Le decisioni vanno designate tali e motivate (art. 35 cpv. 1 PA). Il dispositivo della decisione,

in quanto elemento essenziale, deve essere sufficientemente preciso affinché la decisione

sia esecutiva e il suo rispetto possa essere verificato71.

La decisione deve essere motivata in modo tale che il destinatario possa farsi un quadro

della sua portata e all'occorrenza possa impugnarla efficacemente dinanzi ad un'istanza

superiore. L'oggetto e l'esattezza della motivazione dipendono dalle circostanze particolari e

dal tipo di causa. Tuttavia, di norma è sufficiente che l'Istituto citi perlomeno brevemente le

considerazioni sulle quali si è fondato. Inoltre l'Istituto non è tenuto a menzionare e discutere

ogni mezzo di prova e ogni fatto e argomento giuridico sollevato, bensì può limitarsi,

conformemente all'articolo 32 capoverso 1 PA, ai punti di vista essenziali ai fini della

decisione in modo esente da arbitrio72. Quando l'Istituto accoglie una domanda di

registrazione non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35

cpv. 3 PA).

La decisione deve infine indicare i rimedi giuridici, ovvero deve menzionare il rimedio

giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 2

PA) (cfr. anche n. 8).

70 Cfr. anche art. 33b cpv. 1 PA. 71 TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con rinvii. 72 TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con rinvii. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.

Parte 1 – Parte generale

42

7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale

Oltre alla decisione d’irricevibilità qualora non sussistano le condizioni procedurali per il

deposito di un marchio, l'inoltro di un'opposizione o di una domanda di cancellazione, la

procedura può essere conclusa senza decisione materiale per i motivi seguenti: ritiro,

transazione tra le parti nonché opposizione o domanda di cancellazione priva di oggetto.

Nelle procedure che coinvolgono due parti viene emessa una decisione formale (decisione di

stralcio) che disciplina in particolare la ripartizione delle spese di procedura (cfr. n. 7.3.2.4,

pag. 45). Negli altri casi il ritiro di una domanda della parte è confermato per iscritto.

7.2.1 Ritiro

In virtù della massima dispositiva, il depositante, l’opponente o il richiedente (domanda di

cancellazione) può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sua richiesta e ritirare la domanda

di registrazione, l’opposizione o la domanda di cancellazione (desistenza). Il ritiro conclude

direttamente la procedura. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni73. Ciò significa,

ad esempio, che non sarebbe ammessa una dichiarazione secondo cui l’opposizione o la

domanda di cancellazione sarebbe ritirata solo previa limitazione della lista dei prodotti e

servizi del marchio impugnato.

Un ritiro dopo che l'Istituto ha emanato la decisione non è possibile, tranne in caso di ricorso

al Tribunale amministrativo federale. In tal caso, sulla base dell’effetto devolutivo secondo

l’articolo 54 PA il ritiro del ricorso deve essere dichiarato di fronte all’autorità di ricorso74.

7.2.2 Transazione

La transazione è un contratto tra le parti in merito all’oggetto della lite. Poiché una

transazione giudiziale non è possibile, la transazione non è un atto procedurale, bensì un

negozio giuridico delle parti di natura puramente materiale. Di conseguenza, affinché la

procedura possa essere stralciata, le parti devono compiere un atto procedurale, ad esempio

il ritiro dell’opposizione o della domanda di cancellazione oppure la cancellazione del

marchio impugnato. Se la parte opponente o richiedente trasmette una transazione (cfr.

art. 33b PA) all'Istituto o si limita a comunicargli che è stato raggiunto un accordo tra le parti

senza produrre una dichiarazione di ritiro esplicita, l’opposizione o la domanda di

cancellazione è considerata ritirata. Se il marchio impugnato è semplicemente limitato,

benché l’opponente o il richiedente ne avesse chiesto la revoca totale, egli deve ritirare

l’opposizione o la domanda di cancellazione per la «parte rimanente».

73 Il Tribunale federale ha a più riprese confermato il carattere incondizionato degli atti procedurali (cfr.

TF 5A_207/2007, consid. 2.3 con rinvii).

74 Nel suo giudizio di stralcio relativo a una procedura di opposizione il Tribunale amministrativo

federale revoca la decisione dell’Istituto (o le relative cifre del dispositivo), perché in caso contrario la

decisione impugnata crescerebbe in giudicato (cfr. in merito TAF B-4080/2015 – Decisione di stralcio

del 31 marzo 2015). Ciò vale per analogia anche per la procedura di cancellazione.

Parte 1 – Parte generale

43

7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto

Infine, la procedura di opposizione o di cancellazione può concludersi se diventa priva di

oggetto. Ciò accade se viene a mancare l’oggetto della lite o l’interesse giuridico, ad

esempio se il marchio impugnato viene cancellato o se il marchio opponente è revocato in

qualità di «marchio impugnato» nell’ambito di un’altra procedura di opposizione o di

cancellazione precedente.

La procedura di opposizione diventa priva di oggetto anche quando ad una registrazione

internazionale viene negata la protezione per la Svizzera in ragione di motivi assoluti di

esclusione per gli stessi prodotti e servizi75.

7.3 Spese di procedura e indennità di parte

7.3.1 Procedura di registrazione

La tassa di deposito e un’eventuale soprattassa per ogni classe supplementare devono

essere pagate al momento del deposito della domanda di registrazione (art. 28 cpv. 3 LPM e

art. 18 cpv. 2 OPM). In caso di rifiuto totale o parziale della protezione e di pagamento

tardivo, esse non sono rimborsate.

Nella procedura di registrazione l'Istituto non accorda alcuna indennità di parte, neppure

qualora la domanda sia accolta dopo una lunga procedura.

7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso

7.3.2.1 Spese di procedura

Le spese per la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione equivalgono alle

tasse riscosse dall'Istituto. Si tratta di tasse forfettarie che non dipendono dall'estensione e

dal grado di difficoltà del caso76.

La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine per la presentazione

dell'opposizione (art. 31 cpv. 2 LPM). La tassa per la procedura di cancellazione deve essere

pagata entro il termine stabilito dall'Istituto (art. 35a cpv. 3 LPM).

Se un’opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata

tempestivamente, l’opposizione è considerata non presentata. Parimenti, se la domanda di

cancellazione è presentata prima della scadenza dei termini giusta l'articolo 35a capoverso 2

LPM e l'articolo 50a OPM o la tassa per la domanda di cancellazione non è pagata

tempestivamente, la domanda di cancellazione è considerata non presentata. In tutti questi

casi non sono riscosse spese e la tassa già pagata è restituita (art. 24 cpv. 1 e art. 24e

cpv. 1 OPM). Se una causa diviene priva di oggetto o è risolta per mezzo di una transazione

75 Nel caso delle registrazioni internazionali, l’esame dei motivi assoluti d’esclusione avviene in genere

solo dopo che è stata presentata un’opposizione.

76 Cfr. n. 11.2, pag. 49.

Parte 1 – Parte generale

44

o di una desistenza, la metà della tassa di opposizione o di cancellazione è restituita

(art. 24e cpv. 2 OPM).

Se l’opposizione o la domanda di cancellazione può essere stralciata in seguito all’inoltro di

una transazione, in applicazione dell’articolo 33b capoverso 5 PA, l’Istituto non riscuote

alcuna spesa di procedura. La tassa di opposizione o di cancellazione viene quindi restituita

all’opponente o al richiedente, se sono soddisfatte le condizioni (accordo delle parti in merito

alla ripartizione delle spese, rinuncia a rimedi giuridici, ecc.) di cui all’articolo 33b PA.

7.3.2.2 Indennità di parte

L'indennità di parte è un indennizzo accordato a una parte per la copertura totale o parziale

dei costi che questa ha sostenuto per fare valere i propri interessi. Comprende in particolare

l'onorario del rappresentante e le altre spese ripetibili.

Poiché le procedure di opposizione e di cancellazione devono essere semplici, rapide ed

economiche77, per ogni scambio di allegati ordinato dall'Istituto secondo la prassi è accordata

un’indennità di parte pari a 1'200.– franchi78. Di regola non sono rimborsati gli allegati inoltrati

su iniziativa delle parti. Se la parte non è rappresentata o se tra la parte e il suo

rappresentante vi è un rapporto di servizio, l'Istituto rimborsa le spese sostenute qualora

superino i 50.– franchi79.

7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione materiale

Nella decisione in merito all'opposizione o alla domanda di cancellazione l’Istituto statuisce

se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente

(artt. 34 e 35b cpv. 3 LPM). Gli articoli 34 e 35b capoverso 3 LPM conferiscono all’Istituto la

competenza di accordare indennità di parte nella procedura di opposizione e nella procedura

di cancellazione come in un procedimento contraddittorio dinanzi a un tribunale.

Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente80. Inoltre alla parte

vincente viene solitamente accordata un’indennità di parte81. Se l’opposizione o la domanda

di cancellazione è accolta solo parzialmente, la tassa di opposizione o di cancellazione è di

norma divisa a metà tra le parti e le ripetibili sono compensate.

Se il resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla

procedura, non gli è accordata un’indennità di parte nemmeno in caso di vittoria82. Se nel

77 CRPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, consid. 2 –

Nina de Nina Ricci / Nina.

78 Cfr. anche CRPI in sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER. 79 Nella procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso la necessità di una

rappresentanza specializzata in diritto non è valutata in base alle difficoltà giuridiche ed effettive delle

fattispecie, bensì generalmente riconosciuta.

80 Art. 66 LTF e art. 63 PA. 81 Cfr. anche art. 68 LTF e art. 64 PA. 82 P.es. decisione di irricevibilità senza scambio di allegati secondo l’art. 22 cpv. 1 OPM.

Parte 1 – Parte generale

45

caso di una registrazione internazionale non è designato un recapito in Svizzera ai sensi

dell’articolo 21 capoverso 2 OPM, il resistente o la controparte è escluso/a dalla procedura e

non ha diritto a un’indennità di parte neppure se l’opposizione o la domanda di cancellazione

è stata respinta.

7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione formale

(decisione di stralcio)

Se in merito all’opposizione o alla cancellazione non deve essere emessa una decisione

materiale, secondo i principi procedurali generali la decisione di stralcio deve nondimeno

disciplinare la ripartizione delle spese di procedura83.

Se l’opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata senza ulteriori comunicazioni delle

parti, si presuppone che non sia stata conclusa una transazione. Le spese sono addossate

alla parte opponente o richiedente che ha dichiarato la desistenza84. Quanto all’indennità di

parte, in linea di principio valgono gli stessi criteri applicati nel caso delle decisioni materiali.

Se l’opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata a seguito di un accordo tra le parti,

senza che venga fatta menzione dei costi, l’Istituto suppone che nella transazione sia stato

raggiunto un accordo anche su questo punto. In questi casi non è dunque emessa nessuna

decisione in merito all’indennità.

Se le parti desiderano risolvere l’opposizione o la domanda di cancellazione mediante una

transazione (accordo amichevole) in virtù dell’articolo 33b PA, questa deve specificare che le

parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese

(art. 33b cpv. 1 PA). L’accordo deve essere retto dal diritto svizzero e deve essere redatto o

tradotto in una lingua ufficiale. L’Istituto rinuncia a riscuotere spese procedurali e rimborsa

integralmente la tassa di opposizione (art. 33b cpv. 5 PA) solo se sono soddisfatte tutte le

condizioni di cui all’articolo 33b PA.

Se tali condizioni non sono soddisfatte, ma l’opposizione o la domanda di cancellazione può

essere stralciata sulla base dell’accordo tra le parti, conformemente agli articoli 24

capoverso 2 e 24e capoverso 2 OPM, è rimborsata solo la metà della tassa.

Se il marchio è cancellato dopo l’inoltro dell’opposizione o della domanda di cancellazione, la

procedura diventa priva di oggetto. Se non c’è una transazione, la ripartizione delle spese è

fatta in base ai criteri seguenti: esito presunto del contenzioso, responsabilità per la causa

priva di oggetto e imputabilità della procedura85.

Contrariamente al processo civile, la procedura di opposizione non prevede una «res

iudicata». In qualità di procedura «sui generis», la procedura di opposizione si concentra

sulla responsabilità per la causa priva di oggetto e sull’imputabilità della procedura. Per

questi due criteri è tra l’altro decisivo sapere se l’opponente ha adempiuto il suo dovere

83 CRPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS. 84 DTF 105 III 135, consid. 4. 85 IPI, sic! 1998, 337; CRPI in sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; CRPI in sic! 1998,

583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

Parte 1 – Parte generale

46

d’informazione prima dell’inizio della procedura86. Poiché il resistente non è obbligato ad

eseguire una ricerca prima del deposito della domanda di registrazione, spesso la sua

attenzione è richiamata sul rischio di confusione tra il marchio impugnato e il marchio

opponente solo dopo l’inoltro dell’opposizione e pertanto fino a quel momento agisce in

buona fede. Di conseguenza non può essere obbligato ad addossarsi le tasse di opposizione

e a rimborsare l’indennità di parte all’opponente87. Se, invece, l’opponente ha

tempestivamente88 avvisato il resistente, sollecitando la cancellazione del marchio, il

resistente che cancella il proprio marchio solo dopo l’inoltro dell’opposizione è reo di aver

inutilmente causato l’avvio di una procedura di opposizione ed è pertanto chiamato ad

addossarsi le spese e a rimborsare l’indennità di parte all’opponente. Il presunto esito del

contenzioso influisce sulla ripartizione delle spese solo in casi eccezionali.

Lo stesso vale per la procedura di cancellazione. Un marchio che non è utilizzato per un

periodo di cinque anni non è automaticamente cancellato dal registro e il suo titolare non è

tenuto a chiederne la cancellazione (art. 12 LPM). Se non è fatto valere il mancato uso, il

diritto al marchio è ripristinato con l’effetto della priorità originaria alla ripresa dell’uso del

marchio. In tale contesto anche nella procedura di cancellazione si presuppone un dovere

d’informazione prima dell’inizio della procedura. Se la domanda di cancellazione è accolta,

qualora non sia stata avvisata tempestivamente la controparte, il richiedente non ha diritto a

un’indennità di parte.

L’Istituto non procede all’assunzione di prove per quanto concerne le spese. La decisione si

fonda sugli atti al momento della decisione di stralcio. È dunque auspicabile che la parte

opponente o richiedente alleghi una copia dell’avviso già al momento dell’inoltro dell’atto di

opposizione o della domanda di cancellazione, per evitare che l’avviso sia considerato non

avvenuto.

7.4 Notificazione

7.4.1 Forma scritta

In linea di principio l'Istituto notifica le sue decisioni per scritto (art. 34 cpv. 1 PA). Le

decisioni sono notificate direttamente alla parte, se questa non è rappresentata, oppure

esclusivamente al rappresentante designato.

7.4.2 Pubblicazione ufficiale

A titolo eccezionale, l'Istituto può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul

Foglio federale (FF) nei casi seguenti:

86 CRPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX. 87 CRPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 88 Secondo CRPI almeno due settimane (cfr. CRPI sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

Parte 1 – Parte generale

47

- alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile (art. 36 lett. a

PA); tale è il caso se l'Istituto non ha potuto identificare un indirizzo valido malgrado una

ricerca ragionevole negli elenchi di riferimento usuali89;

- alla parte dimorante all'estero qualora non abbia designato un rappresentante in Svizzera

o un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA in combinato disposto con l'art. 42 LPM).

Gli altri casi elencati all'articolo 36 PA nei quali è possibile notificare una decisione mediante

pubblicazione ufficiale sono irrilevanti.

7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali

La notificazione concernente registrazioni internazionali è soggetta a regolamentazioni

speciali, le quali sono illustrate separatamente più avanti (cfr. Parte 4, n. 3.1 segg., pag. 89).

8. Rimedi giuridici

8.1 Decisioni finali

Contro le decisioni finali dell'Istituto, ovvero le decisioni che concludono una procedura, può

essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (artt. 31 e 33 lett. e

LTAF).

Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50

cpv. 1 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di

prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante nonché una copia della decisione

impugnata e i mezzi di prova fatti valere, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1

PA). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la

LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di marchi può essere

interposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale. La procedura dinanzi al

Tribunale federale è retta dalla LTF.

Nelle procedure di opposizione, per contro, il Tribunale amministrativo federale decide in

ultima istanza in quanto in tale ambito non sono ammissibili rimedi giuridici ordinari contro le

decisioni del Tribunale amministrativo federale (art. 73 LTF).

8.2 Decisioni incidentali

Contro le decisioni incidentali dell'Istituto, ovvero contro le decisioni notificate separatamente

concernenti diritti e obblighi con cui la procedura non si conclude (art. 5 cpv. 2 PA; p.es.

sospensione della procedura) può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale

amministrativo federale alle condizioni seguenti:

89 N.B.: la parte che ha richiesto l'apertura di una procedura deve prevedere che le siano notificati atti

procedurali. È pertanto ragionevole attendersi che tale parte renda noto di propria iniziativa qualsiasi

cambiamento di indirizzo nel corso della procedura.

Parte 1 – Parte generale

48

- se concernono la competenza e la ricusazione: nessuna condizione, alla stregua delle

decisioni finali (art. 45 cpv. 1 PA);

- il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile solo se

tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o se

l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46

cpv. 1 lett. b PA).

Secondo la giurisprudenza il pregiudizio deve essere causato dalla stessa decisione

incidentale impugnata e l'irreparabilità dipende di norma dal pregiudizio che il ricorrente

subirebbe qualora dovesse attendere la decisione finale prima di poter impugnare la

decisione incidentale. È sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura

puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un aumento delle

spese di procedura. Inoltre non è necessario che il danno fatto valere sia «irreparabile» in

senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, il ricorrente deve

avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione immediati della

decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale. Spetta al

ricorrente illustrare o provare perché la decisione incidentale impugnata gli causa o potrebbe

causargli un tale danno, a meno che ciò risulti immediatamente chiaro senza ombra di

dubbio90.

I ricorsi contro le decisioni incidentali devono altresì essere depositati entro 30 giorni (art. 50

cpv. 1 PA) e devono rispettare le prescrizioni formali di cui all'articolo 52 capoverso 1 PA (cfr.

n. 8.1, pag. 47).

9. Crescita in giudicato

9.1 Crescita in giudicato formale

La decisione cresce formalmente in giudicato dal momento in cui non è più possibile

impugnarla mediante un rimedio giuridico ordinario91. La decisione cresce in giudicato

30 giorni dopo la notificazione92.

Su specifica richiesta, un’attestazione gratuita comprovante la crescita in giudicato della

decisione su opposizione o della decisione su domanda di cancellazione viene emessa un

mese dopo la sua entrata in vigore.

9.2 Crescita in giudicato materiale

Crescita in giudicato materiale significa che la decisione è determinante in qualsivoglia

ulteriore contenzioso tra le parti (e i loro successori giuridici)93. La crescita in giudicato

90 TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con rinvii. 91 DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a. 92 Art. 33 lett. e LTAF in combinato disposto con l'art. 50 PA. 93 DTF 133 III 580, consid. 2.1.

Parte 1 – Parte generale

49

materiale concerne il dispositivo della decisione (non le motivazioni) e ha effetto nei confronti

di una conclusione identica fondata sullo stesso stato di fatto (sulla base delle stesse

considerazioni di fatto e di diritto)94. Se la registrazione di un marchio è revocata a seguito di

un’opposizione o di una domanda di cancellazione e il marchio viene nuovamente depositato

e registrato, questo avrà una nuova data del deposito e di priorità. Pertanto, se la

registrazione è oggetto di una nuova opposizione o se viene aperta una nuova procedura di

cancellazione, l’oggetto della lite non è più lo stesso95.

Perlomeno fintantoché l’Istituto non revoca la registrazione di un marchio, i tribunali civili e

penali non sono vincolati dalla decisione in merito a un'opposizione o a una domanda di

cancellazione, che non è dunque ancora cresciuta in giudicato materiale.

10. Riesame e revisione

In caso di ricorso l’Istituto può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione

impugnata di propria iniziativa (art. 58 cpv. 1 PA). L’articolo 58 PA non disciplina il riesame

nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo. Si tratta di

ponderare gli interessi e di accordare il diritto di essere sentito prima di emanare la decisione

(cfr. n. 5.7, pag. 36).

L'Istituto può riesaminare una decisione secondo i principi generali del diritto amministrativo

di seguito illustrati anche al di fuori di una procedura di ricorso. La registrazione di un

marchio non può tuttavia essere revocata dall'Istituto96. Soltanto i tribunali civili hanno la

possibilità di esaminare in un secondo momento la validità di un marchio registrato, di

dichiarare nulla la registrazione di un marchio e di ordinare la cancellazione (artt. 52 e 35

lett. c LPM). Anche le parti possono presentare una domanda di riesame sia prima che dopo

la crescita in giudicato della decisione. La domanda deve essere indirizzata all’autorità che

ha notificato la decisione e deve contenere la richiesta di riesame della decisione stessa e la

sua sostituzione con un’altra decisione più favorevole. L’amministrazione può modificare una

decisione «pendente lite», ossia non ancora cresciuta in giudicato, senza essere vincolata

dalle condizioni specifiche valide per il riesame delle decisioni cresciute in giudicato formale.

Ciò consente l’applicazione corretta del diritto, senza gravare inutilmente la procedura97.

La domanda è un semplice mezzo d’impugnazione che non conferisce alcun diritto a un

riesame materiale. In determinati casi l’autorità è tuttavia tenuta a riesaminare le proprie

decisioni98. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale retta dall’articolo 4 vCost., che

conserva la sua validità nell’articolo 29 capoversi 1 e 2 Cost., l’autorità è tenuta a

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato e a eseguire un nuovo esame, se esiste un

94 DTF 101 II 375, consid. 1; DTF 116 II 738, consid. 2a. 95 Lo stesso vale per una registrazione internazionale cui è stata negata la protezione in Svizzera in

seguito a un’opposizione, nel caso in cui un’estensione della protezione a posteriori (sempre ancora

possibile) viene richiesta successivamente.

96 CRPI, sic! 2004, 932 – BIN LADIN. 97 DTF 107 V 191, consid. 1. 98 DTF 120 Ib 42, consid. 2b; cfr. anche: TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 e 5.1 con rinvii.

Parte 1 – Parte generale

50

motivo classico di revisione. Ciò accade se il richiedente allega fatti rilevanti o mezzi di prova

di cui non era a conoscenza o che non gli era stato possibile fare valere in precedenza o per

cui non c’era una ragion d’essere99. Per motivi di certezza giuridica in questo contesto la

presentazione di nuovi fatti o mezzi di prova è soggetta alle condizioni tassative previste

dalla legge per i motivi di revisione. In particolare, le domande di revisione non devono avere

lo scopo di rimettere continuamente in dubbio le decisioni cresciute in giudicato o di eludere

le disposizioni legali relative ai termini stabiliti per l’impugnazione dei rimedi giuridici100.

Secondo l’articolo 66 PA l’autorità di ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, procede alla

revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto (cpv. 1),

la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti (cpv. 2 lett. a), la parte prova

che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di

determinate conclusioni (cpv. 2 lett. b) o prova che l’autorità di ricorso ha violato gli articoli

sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli sull’esame degli atti o gli articoli sul diritto di

essere sentiti (cpv. 2 lett. c). In caso di errore da parte dell’autorità, le parti possono pertanto

presentare una domanda di revisione in virtù dell’articolo 66 PA. La dottrina e il Tribunale

federale evincono dall’articolo 66 PA che, in presenza di un motivo di revisione, le parti

hanno il diritto di presentare una domanda di riesame presso l’autorità che ha emesso la

decisione scaduto il termine di ricorso101. In una procedura che coinvolge due parti, occorre

tuttavia ponderare tra l’interesse della fiducia legittima della controparte alla tutela della

decisione e gli interessi del richiedente102.

11. Tasse

11.1 In generale

L'Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito delle

procedure (art. 13 cpv. 1 LIPI e in particolare artt. 28 cpv. 3, 31 cpv. 2 e 35a cpv. 3 LPM). I

dettagli sono disciplinati nell'OTa-IPI.

11.2 Tasse forfettarie

Le tasse riscosse dall'Istituto sono forfettarie (cfr. art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e Allegato I) e non

dipendono dall'entità (più scambi di allegati, assunzione di prove considerevole) e dal grado

di difficoltà del caso.

11.3 Esigibilità e termini di pagamento

Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI (art. 4 cpv. 1 OTa-IPI).

99 DTF 127 I 133, consid. 6 con rinvii. 100 DTF 127 I 133, consid. 6. 101 DTF 113 Ia 151, consid. 3 con rinvii. 102 DTF 121 II 273, consid. 1a/aa.

Parte 1 – Parte generale

51

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri mediante pagamento o bonifico su un

apposito conto dell’IPI o mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso

dall’Istituto (cfr. art. 5 OTa-IPI), attualmente mediante addebito su un conto corrente aperto

presso l’Istituto oppure mediante carta di credito (https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-

pagamento.html).

11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l’Istituto

Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l’Istituto è necessario un

esplicito ordine scritto di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l’utilizzo

del conto corrente103, l’ordine deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo

scopo del pagamento (che deve risultare palese). Osservazioni del tipo «addebitare sul

conto» o «a debito del mio conto» sui moduli della domanda eccetera, sono interpretate

come ordine nel senso di cui sopra, a condizione che lo scopo del pagamento sia esplicitato

in modo univoco e risulti chiaramente dall’ordine del cliente. Qualora lo scritto non includa

indicazioni di questo tipo, l’Istituto non può considerarsi tacitamente autorizzato ad

addebitare il conto corrente unicamente sulla base dello scritto presentato. In mancanza di

un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa è

considerata «non pagata» e non si entra in materia sull’opposizione o sulla domanda104, risp.

la domanda di registrazione di un marchio è respinta (art. 30 cpv. 2 lett. b LPM).

11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse

È considerato giorno del pagamento delle tasse quello in cui il conto dell'Istituto è stato

accreditato (art. 7 cpv. 1 OTa-IPI).

Giusta l'articolo 21 capoverso 3 PA e l'articolo 7 capoverso 2 OTa-IPI il termine per il

pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato prima della scadenza del termine alla

Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto.

Secondo la giurisprudenza, se l’importo dovuto è stato pagato entro i termini, il fatto che

l'importo non sia ancora stato accreditato sul conto dell'Istituto non influisce sull'osservanza

del termine di pagamento. Per l'osservanza di tale termine è infatti determinante il momento

in cui l'importo è stato versato presso la Posta svizzera in favore dell'Istituto o in cui il conto

postale o bancario della parte o del suo rappresentante è stato addebitato105. Di norma non è

sufficiente impartire l'ordine di pagamento il giorno in cui scade il termine, in quanto l'importo

non viene sempre addebitato al conto il giorno stesso. In linea di massima, il termine è per

contro considerato osservato anche in caso di immissione errata del numero di conto106.

103 Pubblicate su https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-pagamento/conto-corrente.html. 104 CRPI, sic! 2001, 526, consid. 4 e consid. 5 – Tigermarket; TAF B-5165/2011, consid. 3.2 –

Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

105 TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con rinvii. 106 Cfr. la decisione del TAF non pubblicata del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con rinvii.

Parte 1 – Parte generale

52

Il termine di pagamento della tassa di opposizione tramite addebito del conto corrente presso

l'Istituto è considerato osservato se la parte opponente trasmette l’ordine di addebito

all’Istituto o alla Posta entro il termine e se, al momento in cui l’Istituto esegue l’ordine di

addebito il conto presenta un saldo sufficiente a coprire interamente la tassa dovuta. Non è

invece determinante il momento in cui l’Istituto esegue l’ordine di addebito.

In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in

cui l'Istituto riceve l'autorizzazione di addebitare. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa

per la quale l’Istituto non ha ancora emesso una fattura (p.es. se la tassa di deposito è

pagata al momento del deposito del marchio mediante il portale «e-trademark») e il cui

termine di pagamento non è legalmente definito, è considerato giorno del pagamento quello

in cui è emessa la fattura. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la

commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto

dell'Istituto (art. 8 OTa-IPI).

53

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

1. Introduzione

La procedura di registrazione inizia con il deposito e termina con la registrazione oppure il

rigetto della domanda (art. 30 LPM). È suddivisa in esame preliminare, esame formale ed

esame materiale (quest’ultimo è trattato nella Parte 5 del presente documento).

Quando il marchio è registrato oppure la domanda è respinta, non è più possibile nessuna

modifica del segno (cfr. n. 3.7, pag. 63).

2. Esame preliminare

2.1 Deposito

Nell’ambito dell’esame preliminare viene unicamente verificato se il deposito presenta i

contenuti minimi richiesti dall’articolo 28 capoverso 2 LPM. Sono esaminati i seguenti punti:

2.1.1 Domanda di registrazione

La domanda di registrazione deve essere presentata per iscritto, ma la firma non è

necessaria (art. 6 cpv. 3 OPM). Il deposito elettronico è consentito unicamente mediante i

sistemi messi a disposizione dall’Istituto (https://e-trademark.ige.ch oppure

tm.admin@ekomm.ipi.ch).

Dai dati della domanda deve risultare l’identità del depositante. Oltre al nome (in caso di

persone fisiche, associazioni e fondazioni) o alla ragione commerciale (in caso di persone

giuridiche) è necessario fornire anche l’indirizzo (art. 9 cpv. 1 lett. b OPM).

2.1.2 Riproduzione del marchio

In base alla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve essere riconoscibile il

segno che il depositante intende far registrare.

2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi

La domanda deve includere una lista dei prodotti e/o dei servizi.

2.1.4 Domanda incompleta

Se il deposito non soddisfa le condizioni di cui sopra, l’Istituto fissa al depositante un termine

per completare la sua domanda ai sensi dell’art.15 OPM. Se le irregolarità non sono

eliminate entro i termini fissati, l’Istituto dichiara la domanda irricevibile (art. 30 cpv. 1 LPM).

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

54

2.2 Data del deposito

Una volta soddisfatte con sufficiente certezza le condizioni legali di cui all’articolo 28

capoverso 2 LPM (indicazione del nome o della ragione commerciale del depositante,

riproduzione del marchio, lista dei prodotti e/o dei servizi) la domanda è accolta e viene

assegnata al depositante una data del deposito1. Quest’ultima corrisponde al giorno del

deposito dell’ultimo elemento necessario. Di principio lo stesso vale anche in caso di

deposito elettronico: come data del deposito si considera il momento in cui tutti i dati sono

stati salvati con successo sul sistema dell’Istituto. Per le domande trasmesse per posta

elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, è considerata data del deposito la data in

cui tutti i dati rilevanti sono stati salvati sul sistema informatico dell’Istituto2. Nel caso degli

invii postali la data del deposito corrisponde al giorno in cui l’invio è stato consegnato alla

Posta svizzera all’indirizzo dell’Istituto (art. 14a OPM). Spetta al depositante fornire le prove

per la data di invio.

Il depositante riceve una conferma del deposito.

3. Esame formale

3.1 Deposito

3.1.1 Modulo

Il deposito è legalmente valido non appena i requisiti di cui all’articolo 28 capoverso 2 LPM in

combinato disposto con l’articolo 9 capoverso 1 OPM sono stati soddisfatti (cfr. n. 2.1.1–

2.1.3 pag. 53). Tuttavia una domanda può essere accolta soltanto se sono utilizzati il sistema

di deposito elettronico, il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall’Istituto o un

modulo conforme al TLT di Singapore (art. 8 cpv. 1 OPM). L’Istituto può rinunciare alla

presentazione del modulo se un deposito formalmente valido contiene tutte le informazioni

richieste (art. 8 cpv. 2 OPM).

3.1.2 Depositante

Conformemente all’articolo 28 capoverso 1 LPM qualsiasi persona fisica o giuridica può

presentare una domanda di registrazione (cfr. Parte 1, n. 3.1.1 pag. 21). Costituiscono

un’eccezione i marchi collettivi, che non possono essere depositati da persone fisiche (cfr.

Parte 5, n. 9.1 seg. pag. 185). Anche per il deposito dei marchi geografici valgono

disposizioni speciali (cfr. Parte 5, n. 10.3, pag. 188).

Se le informazioni nella domanda di registrazione danno adito a considerevoli incertezze o

dubbi circa la personalità giuridica del depositante, l’Istituto impone a quest’ultimo – sotto

comminatoria del rigetto della domanda – un termine entro il quale è tenuto a presentare un

1 In merito allo spostamento della data del deposito si veda il n. 3.7 pag. 62. 2 Si veda la comunicazione dell’Istituto, sic! 2010, 554.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

55

estratto del registro di commercio o un documento analogo (art. 16 OPM in combinato

disposto con l’art. 30 cpv. 2 lett. a LPM).

Se più persone agiscono in qualità di depositante, in linea di principio possiedono

congiuntamente la qualità di depositante, vale a dire che di norma vige la comproprietà ai

sensi dell’articolo 646 e seguenti CC. Qualora non venga designato un rappresentante

comune, i comproprietari possono agire solo congiuntamente. Le istanze presentate

all’Istituto devono essere firmate da tutti i comproprietari. Fintanto che non è stato designato

come destinatario delle comunicazioni uno dei depositanti o non è stato designato un

rappresentante comune, l’IPI sceglie uno dei destinatari (art. 4 cpv. 2 OPM).

Se il depositante non dispone di domicilio o sede in Svizzera, deve designare un recapito in

Svizzera (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26).

3.2 Riproduzione del marchio

La riproduzione del marchio comprende la rappresentazione dello stesso mediante strumenti

grafici o altri strumenti ammessi dall’Istituto. La riproduzione del marchio va, ove del caso,

completata con una rivendicazione di colori (art. 10 cpv. 2 OPM) e per i segni acustici come

anche per i tipi di marchio non convenzionali3 con la relativa denominazione del tipo di

marchio (art. 10 cpv. 3 OPM).

Affinché il segno protetto sia accessibile alle autorità competenti, agli operatori economici o

al vasto pubblico, la rappresentazione di tutti i tipi di marchio deve essere completa, univoca,

facilmente accessibile, comprensibile, permanente e obiettiva4. In linea di principio un

marchio deve poter essere rappresentato graficamente (art. 10 cpv. 1 OPM). L’Istituto può

autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari (art. 10 cpv. 1

OPM in fine)5. L’Istituto richiede una descrizione del marchio quando questa è necessaria

per l’adempimento della rappresentazione o per garantire una definizione precisa

dell’oggetto della protezione (cfr. p.es. n. 3.2.9, pag. 59).

La raffigurazione non deve superare il formato di 8 × 8 cm. Qualora l’oggetto della protezione

sia rappresentato con una raffigurazione multipla (p.es. nel caso di un marchio

tridimensionale, cfr. n. 3.2.4, pag. 57), questa deve rispettare complessivamente il formato

indicato.

Qualora la riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10 OPM, si procede all’invio

di una notifica (art. 16 cpv. 1 OPM). Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini

3 Motivi, marchi di colore, marchi tridimensionali, marchi di posizione, marchi di movimento e

ologrammi. 4 Per i marchi olfattivi cfr. TAF B-4818/210, consid. 6.3.1 – Odore di mandorle tostate (marchio

olfattivo).

5 Con questa disposizione l’Istituto è autorizzato - in vista delle nuove possibilità tecnologiche

nell’ambito della gestione elettronica dei registri e degli atti nonché della pubblicazione elettronica - ad

accettare in futuro, oltre che la rappresentazione grafica, altre modalità di rappresentazione per tipi di

marchi particolari.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

56

fissati, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l’art.

16 cpv. 2 OPM).

Se la domanda non è accompagnata da una riproduzione del segno, essa viene contestata

nell’ambito dell’esame preliminare sotto comminatoria di non entrare nel merito (cfr. n. 2.1.4

pag. 53).

3.2.1 Rivendicazione di colore

Se non vi è alcuna rivendicazione di colore il marchio è protetto in tutte le gradazioni di

colore possibili6. Se viene fatta valere una rivendicazione di colore tutti i colori rivendicati

devono essere trascritti a parole. Il marchio è così protetto solo nella gradazione dei colori

rivendicati. Il depositante è libero di precisare ulteriormente la/e designazione/i di colore

mediante uno standard di colori riconosciuto a livello internazionale (p.es. Pantone, RAL o

NCS).

L’Istituto accetta anche una parziale rivendicazione di colore. In questo caso la

rivendicazione di colore è limitata ad alcuni elementi del segno, mentre i restanti elementi

sono depositati in bianco e nero e sono così protetti in tutte le gradazioni di colore possibili.

Esempio di una parziale rivendicazione di colore:

- CH 649 873

Rivendicazione di colore rosso (Pantone 185)

3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi

Sono considerati marchi verbali tutti i marchi costituiti esclusivamente da caratteri stampabili

in virtù della norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 242) per cui non è richiesta alcuna

rivendicazione di colore. I marchi verbali/figurativi combinati sono costituiti da tali elementi e

contengono inoltre elementi figurativi o una rivendicazione di colore. Non è possibile l’utilizzo

6 TF 134 III 406, consid. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN

(fig.).

·1· 111..!..!I ----

~rn,

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

57

di ritorni a capo, tabulatori e altri caratteri di comando in marchi verbali; tali segni possono

essere registrati come marchi verbali/figurativi combinati7.

Per i marchi verbali/figurativi combinati e per i marchi figurativi, se è rivendicato un colore

deve essere allegata una raffigurazione a colori (art. 10 cpv. 2 OPM). Sulla domanda di

registrazione devono inoltre essere trascritti a parole tutti i colori rivendicati (inclusi il bianco

e il nero). Riguardoalla parziale rivendicazione di colore si veda n. 3.2.1 pag. 56.

Il rilevamento di un marchio nel sistema informatico come marchio verbale, marchio

verbale/figurativo combinato o marchio figurativo è di natura puramente tecnico-

amministrativa. Non rivela niente in merito al campo di protezione del marchio né in merito

alle modalità di uso del segno perpetuante la tutela del diritto al marchio. A riguardo è

determinante unicamente l’iscrizione nel registro.

3.2.3 Marchi acustici

Un marchio acustico deve essere rappresentato con l’ausilio di un sistema di notazione

musicale che deve contenere tutte le informazioni rilevanti (in particolare la chiave musicale,

i valori delle note e delle pause). Oscillogrammi, sonogrammi e spettrogrammi non sono

accettati; essi non formano una rappresentazione grafica sufficiente in senso giuridico,

poiché non garantiscono una riproduzione facilmente accessibile e comprensibile di suoni o

rumori.

I marchi acustici che non possono essere rappresentati mediante notazione musicale

possono essere presentati elettronicamente solo dopo l’autorizzazione da parte dell’Istituto di

altre modalità di rappresentazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPM in fine).

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi (p.es. marchi figurativi o marchi

verbali/figurativi combinati) sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la

particolarità «Marchio acustico» (art. 10 cpv. 3 OPM).

3.2.4 Marchi tridimensionali

Il carattere tridimensionale del marchio deve essere inequivocabilmente desumibile dalla

raffigurazione e l’oggetto protetto deve essere definito in maniera sufficientemente precisa.

Per tale motivo sono necessarie raffigurazioni in prospettiva o raffigurazioni multiple da

diverse angolature8. Inoltre il depositante deve apportare sulla domanda di registrazione

l’annotazione «Marchio tridimensionale» (art. 10 cpv. 3 OPM). In assenza di tale

annotazione, l’Istituto tratta il marchio alla stregua di un marchio figurativo.

7 Ciò significa, ad esempio, che i segni registrati su due righe devono essere depositati come marchi

verbali/figurativi combinati. È invece possibile depositare la raffigurazione di tali caratteri di comando

nei diversi codici come marchio verbale (o una sua parte) se i caratteri utilizzati corrispondono alla

norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 241). Come marchio verbale (o una sua parte) si potrebbero

dunque registrare „¶“, „\n“ oder „^J“.

8 Cfr. CRPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

58

Esempi di rappresentazioni grafiche ammesse:

- CH 609 069 , cl. 3

- CH 634 580, cl. 36

3.2.5 Ologrammi

Se l’ologramma consiste nella raffigurazione spaziale di un unico (invariabile) oggetto, la

domanda deve essere corredata da una raffigurazione dalla quale sia desumibile il carattere

tridimensionale dell’oggetto oppure da più raffigurazioni dell’oggetto da diverse angolature.

Se invece l’ologramma consiste, a seconda dell’angolatura, nella raffigurazione di più oggetti

o di un oggetto variabile, la domanda di registrazione deve contenere le raffigurazioni di

ciascuno di tali oggetti.

Sulla domanda di registrazione deve essere menzionato il tipo di marchio (art. 10 cpv. 3

OPM), ad esempio con l’annotazione «Il marchio consiste in un ologramma» oppure

«Marchio-ologramma».

3.2.6 Marchi di colore (astratti)

Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei marchi di

colore devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Alla rubrica «Rivendicazione di colore» deve/devono essere indicata/e la/e designazione/i di

colore rivendicata/e e precisata/e mediante uno standard di colori riconosciuto a livello

internazionale (p.es. Pantone, RAL o NCS).

Sotto la voce «Marchio» o «Osservazioni» va inoltre inserita l’annotazione «Marchio di

colore» (art. 10 cpv. 3 OPM).

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

59

Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8

cm) a colori (art. 10 cpv. 2 OPM).

In caso di pluralità di colori, al momento del deposito è possibile indicare il rapporto di utilizzo

dei differenti colori. L’indicazione della percentuale non è obbligatoria. In assenza di

informazioni sul rapporto di utilizzo l’esame del marchio è effettuato sulla base della

ripartizione dei colori come visibile nella raffigurazione.

3.2.7 Motivi

Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei motivi devono

essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Sotto la rubrica «Marchio» o «Osservazioni» va inserita l’annotazione «Motivo» (art. 10

cpv. 3 OPM).

Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8

cm; art. 10 cpv. 2 OPM) composta da un dettaglio di un disegno riproducibile in maniera

essenzialmente illimitata.

3.2.8 Marchi di posizione

La raffigurazione deve indicare chiaramente per quali parti dell’oggetto rappresentato viene

richiesta la protezione del marchio. Le parti che non sono oggetto di protezione possono ad

esempio essere rappresentate da linee tratteggiate. È inoltre possibile aggiungere eventuali

precisazioni nella domanda di registrazione.

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi sulla domanda di registrazione è

necessario menzionare la particolarità «Marchio di posizione» (art. 10 cpv. 3 OPM).

3.2.9 Marchi di movimento

Dalla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve risultare il movimento per il

quale viene richiesta la protezione in quanto marchio. All’Istituto vanno presentate le

raffigurazioni delle singole fasi del movimento; inoltre sulla domanda di registrazione è

necessario indicare la durata, la direzione e il tipo di movimento (p.es. continuo).

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è

necessario menzionare la particolarità «Marchio di movimento» (art. 10 cpv. 3 OPM).

Esempio:

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

60

CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata

(traduzione):

«Il marchio consta di una sequenza animata di

immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si

riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che si

trasforma in un ometto. Questo è dapprima raffigurato

in posizione eretta con le braccia disposte

orizzontalmente. Alla fine l’ometto solleva all’indietro

la gamba sinistra e alza il braccio destro e sorride. La

prima immagine è accompagnata dalla scritta ‘klee

blatt’ sul lato destro, mentre accanto all’ultima si legge

‘Coaching für junge Erwachsene’».

3.2.10 Marchi olfattivi

Finora non sono noti metodi per la rappresentazione di odori che soddisfino i requisiti della

rappresentazione grafica ai sensi dell’articolo 10 OPM9 (cfr. n. 3.2 pag. 55). Né una formula

chimica, né una trascrizione a parole, né un campione di odore, né una combinazione di

questi elementi soddisfano i criteri determinanti in tal senso (cfr. n. 3.2 pag. 55). Al fine di

evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è necessario

menzionare la particolarità «Marchio olfattivo» (art. 10 cpv. 3 OPM).

3.3 Categoria di marchio

Si distinguono le seguenti categorie di marchi: marchi individuali, marchi di garanzia, marchi

collettivi e marchi geografici. A meno che non si tratti di un marchio individuale, nella

domanda di registrazione deve essere indicata la categoria di marchio (art. 9 cpv. 2 lett. c e

cbis OPM). Di norma una modifica a posteriori della categoria di marchio comporta lo

spostamento della data del deposito (cfr. n. 3.7, pag. 63). Per i marchi di garanzia, i marchi

collettivi e i marchi geografici deve essere presentato un regolamento (art. 23 cpv. 1 LPM,

risp. art. 27c LPM)10.

3.4 Rivendicazione di priorità

Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (cfr. in merito alla data del

deposito n. 2.2 pag. 54). La LPM prevede tuttavia tre casi da considerarsi eccezioni al

principio della priorità derivante dal deposito (art. 6 LPM) nei quali una data anteriore può

essere rivendicata come data del deposito: la priorità in virtù della Convenzione di Parigi, la

priorità risultante dalla reciprocità e la priorità risultante da un’esposizione.

9 TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo). 10 Per dettagli cfr. Parte 5, n. 9.2, pag. 184 (per i marchi collettivi), Parte 5, n. 9.3, pag 184 (per i

marchi di garanzia) o Parte 5, n. 10.4, pag. 187 (per i marchi geografici).

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Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

61

3.4.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi

La condizione per la rivendicazione della priorità in virtù della Convenzione di Parigi è un

primo deposito in uno Stato membro della Convenzione di Parigi al massimo 6 mesi prima

del deposito in Svizzera (art. 4 lett. C cpv. 1 CUP in combinato disposto con l’art. 7 LPM). Il

termine comincia a decorrere dalla data del primo deposito (art. 4 lett. C cpv. 2 CUP). Se, ad

esempio, il primo deposito del marchio all’estero è avvenuto il 3 marzo, la domanda di

registrazione in Svizzera deve essere inoltrata al più tardi il 3 settembre (a mezzanotte).

Inoltre deve essere presentata all’Istituto una dichiarazione di priorità entro 30 giorni dal

deposito in Svizzera (art. 4 lett. D cpv. 1 CUP in combinato disposto con l’art. 9 LPM e l’art.

14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza dei termini citati il diritto di priorità si estingue (art. 9

cpv. 2 LPM in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 OPM). Il deposito svizzero resta

tuttavia valido; quale data del deposito vale il giorno della presentazione della domanda di

registrazione (art. 29 LPM). La dichiarazione di priorità non è vincolata a una forma

particolare e viene espressa di norma alla relativa rubrica della domanda di registrazione.

Essa deve riportare le informazioni relative al Paese e alla data del primo deposito (art. 12

cpv. 1 OPM).

Nei casi poco chiari l’Istituto può chiedere la produzione di un documento di priorità11. Se

l’Istituto richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla

data del deposito (art. 14 cpv. 1 OPM)12. Se il depositante non presenta i documenti

necessari il diritto di priorità si estingue (art. 14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza di tale

termine, sussiste la possibilità del proseguimento della procedura13.

Il documento di priorità deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese (art. 3

cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 3 OPM). Qualora il documento di priorità sia

presentato in un’altra lingua, l’Istituto ne richiede la traduzione. L’inoltro ulteriore della

traduzione deve avvenire entro un termine fissato dall’Istituto (art. 3 cpv. 2 OPM). Il

documento di priorità deve inoltre essere stato emesso dalle autorità competenti14.

Il titolare della domanda o del marchio su cui si fonda la priorità e il depositante in Svizzera

devono essere la stessa persona, salvo trasferimento della domanda o del marchio e

trasferimento del diritto di priorità15. Inoltre deve trattarsi dello stesso oggetto o di un oggetto

con divergenze irrilevanti nell’impressione d’insieme (art. 4 lett. C cpv. 4 CUP).

11 Cfr. art. 9 LPM in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 OPM nonché il messaggio «Swissness»,

pag. 7495.

12 L’Istituto trasmetterà la richiesta tempestivamente, in modo da consentire l’osservanza del termine

per l’inoltro del documento di priorità. 13 Cfr. CRPI, sic! 2006, 182 – KEW. 14 Se il documento di priorità è trasmesso elettronicamente all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve

essere allegato come file PDF (cfr. Parte 1, n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden

werden., pag. 25).

15 Poiché, in caso di processo, la registrazione della priorità è soltanto una presunzione probatoria,

l’Istituto accetta il trasferimento del diritto di priorità. Nella decisione DTF 42 II 404 il Tribunale federale

ha respinto la possibilità del trasferimento indipendente del diritto di priorità. Anche una parte della

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

62

Se la lista dei prodotti e/o dei servizi rivendicati nella domanda svizzera è più estesa di quella

relativa al primo deposito, può essere rivendicata unicamente una priorità parziale (per i

prodotti e/o i servizi corrispondenti). Questo è da indicare nella domanda di registrazione alla

relativa rubrica «Priorità parziale». Se la lista dei prodotti e/o dei servizi del primo deposito è

più vasta della lista del deposito svizzero, la priorità può essere fatta valere interamente.

3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità

Qualora il primo deposito non sia effettuato in uno Stato membro della Convenzione di

Parigi, la priorità può essere rivendicata solo se lo Stato interessato accorda alla Svizzera la

reciprocità (art. 7 cpv. 2 LPM). Poiché un numero considerevole di Stati non membri della

Convenzione di Parigi ha sottoscritto l’Accordo TRIPS, che all’articolo 2 prevede

l’applicabilità delle disposizioni di diritto materiale della Convenzione di Parigi, l’articolo 7

capoverso 2 LPM non trova praticamente più applicazione nella prassi16.

Riguardo alla procedura sull’esercizio della priorità risultante dalla reciprocità si veda il

n. 3.4.1 pag. 61.

3.4.3 Priorità risultante da un’esposizione

L’articolo 8 LPM consente – a determinate condizioni – di rivendicare quale data di priorità

per il deposito il momento di presentazione dei prodotti o dei servizi in un’esposizione

ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni

internazionali (RS 0.945.11).

La procedura per l’esercizio della priorità risultante da un’esposizione corrisponde a quella

concernente la priorità in virtù della Convenzione di Parigi (art. 9 LPM). Il documento di

priorità deve tuttavia contenere i dati esatti sull’esposizione in questione (art. 13 LPM).

Contrariamente al diritto dei brevetti, nell’ambito del diritto dei marchi, alla priorità risultante

da un’esposizione viene attribuita scarsa importanza a livello pratico.

3.5 Esame dei marchi accelerato

Affinché un marchio sia sottoposto a un esame accelerato, è necessario presentare una

richiesta (art. 18a OPM) e versare la tassa di deposito, la tassa express e l’eventuale

soprattassa per ogni classe supplementare. La richiesta è considerata presentata soltanto

dopo il pagamento della tassa express a supplemento della tassa di deposito e della

soprattassa per ogni classe supplementare, momento in cui inizia a decorrere il termine di

trattamento abbreviato (nuovo art. 18a cpv. 2 OPM). Fino alla ricezione del pagamento la

domanda viene trattata nell’ambito della normale procedura di esame.

dottrina considera il diritto di priorità come un diritto accessorio, vale a dire un diritto trasferibile solo

insieme al marchio. 16 L’art. 12 cpv. 3 OPM, in virtù del quale l’Istituto tiene una lista degli Stati che accordano alla

Svizzera la reciprocità ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LPM, è dunque diventato obsoleto ed è stato

abrogato.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

63

3.6 Tasse

In conformità con l’articolo 28 capoverso 3 LPM in combinato disposto con l’articolo 7 OPM,

l’Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell’ambito della domanda

di registrazione. L’OTa-IPI definisce le modalità di pagamento (artt. 4–9) e l’ammontare

(allegato I OTa-IPI) dei singoli emolumenti.

La tassa di deposito e l’eventuale soprattassa per ogni classe supplementare sono dovute

dal momento del deposito e devono essere pagate entro il termine fissato dall’Istituto (art. 18

cpv. 1 e 3 OPM). In caso di mancato pagamento entro i termini, la domanda viene respinta

(art. 30 cpv. 2 lett. b LPM). La tassa rimane dovuta; tasse pagate in ritardo non vengono

rimborsate (cfr. tra l’altro Parte 1, n. 11.3, pag. 50).

Qualora il marchio sia rivendicato per prodotti e/o servizi in più di tre classi, a partire dalla

quarta classe viene riscossa una soprattassa per ogni classe supplementare. Se nel corso

della procedura di registrazione vengono aggiunte classi supplementari, la soprattassa deve

essere pagata entro il termine stabilito dall’Istituto. Anche in questo caso l’inosservanza del

termine di pagamento comporta il rigetto della domanda, segnatamente viene respinta

l’intera domanda, poiché l’Istituto non può decidere per quali classi va registrato il segno. Se

nel corso della procedura di registrazione vengono soppresse delle classi, la soprattassa già

pagata non è rimborsata.

3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito

In conformità con l’articolo 29 capoverso 2 LPM la modifica del segno comporta uno

spostamento della data del deposito qualora:

- il segno sia sostituito da un altro segno, incluse le modifiche del tipo e della categoria di

marchio17;

- il segno sia modificato in parti essenziali, ad esempio se viene ammesso alla

registrazione solo dopo la modifica apportata o se viene eliminata, aggiunta o modificata

una parte del segno determinante per l’impressione d’insieme;

- il campo di protezione del segno si estenda per effetto della modifica, ad esempio con la

rinuncia a una rivendicazione di colore o con l’estensione della lista dei prodotti e/o dei

servizi (che non equivale a una formulazione più accurata dei termini già utilizzati o a una

riclassificazione di prodotti o servizi classificati in modo errato).

La nuova data del deposito corrisponde alla data del timbro postale della relativa istanza o

alla data in cui la modifica trasmessa elettronicamente all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch

arriva nel sistema informatico dell’Istituto (cfr. n. 2.2, pag. 54).

17 cfr. CRPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. Uno spostamento della data del

deposito è escluso solo in caso di cambiamento da marchio collettivo a marchio individuale. Entrambe

le categorie di marchio possono essere (co)utilizzate dal depositante e le rispettive funzioni non si

differenziano pertanto in modo determinante.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

64

3.8 Pubblicazione e validità

Se un marchio è iscritto nel registro, sono pubblicati i dati rilevanti (art. 38 LPM, art. 19 e 42

in combinato disposto con l’art. 40 OPM). L’organo di pubblicazione (art. 43 OPM) designato

dall’Istituto è Swissreg, consultabile all’indirizzo https://www.swissreg.ch.

La registrazione del marchio è valida per 10 anni a contare dalla data del deposito (art. 10

cpv. 1 LPM).

4. Lista dei prodotti e/o dei servizi

4.1 Basi giuridiche

In virtù del principio di specialità, un marchio non può essere protetto in astratto, bensì solo

per determinati prodotti e/o servizi. Conformemente all’articolo 11 OPM i prodotti e/o i servizi

per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione.

Questo per garantire la sicurezza giuridica.

La classificazione di prodotti e servizi permette alle cerchie commerciali interessate di

cercare in maniera efficace i marchi registrati e di scoprire potenziali conflittualità. Solo una

designazione precisa dei prodotti e servizi nonché una classificazione corretta permettono di

determinare l’oggetto di protezione e il campo di protezione dei marchi registrati. Una

definizione precisa dell’oggetto di protezione permette tra l’altro di determinare per quali

prodotti o servizi il marchio dovrà essere usato per perpetuare la tutela del diritto al marchio

(art. 11 cpv. 1 LPM)18.

La Svizzera, in qualità di membro dell’Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la

Classificazione di Nizza. In particolare per i prodotti e servizi rivendicati devono essere

utilizzati i relativi numeri di classe e ogni classe deve essere enumerata nell’ordine che si

trova nelle classi di tale classificazione (art. 11 OPM).

Qualora una domanda di registrazione non sia provvista della lista dei prodotti e/o dei servizi,

questo viene contestato nell’ambito dell’esame preliminare (art. 15 OPM in combinato

disposto con l’art. 28 cpv. 2 LPM) e alla domanda non viene assegnata nessuna data del

deposito. Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini fissati, la domanda è

dichiarata irricevibile (art. 30 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 2 LPM). Se sono

indicati solo i numeri di classe si desume che il depositante rivendichi i termini generali dei

titoli delle classi contenuti nella Classificazione di Nizza delle classi corrispondenti al

momento del deposito19.

Qualora i prodotti e/o i servizi rivendicati non siano definiti con precisione, l’Istituto richiede al

depositante di precisarli. Qualora alla mancanza non sia posto rimedio entro i termini,

l’Istituto respinge la domanda (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l’art. 11

18 In merito cfr. Parte 6, n. 5.4.5 pag. 215. 19 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5, cfr. n. 4.3 pag. 65.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

65

OPM)20. Per quanto possibile, l’Istituto formula proposte di precisazione, a condizione che

sia possibile determinare il significato della versione iniziale. La responsabilità concernente

la formulazione valida della lista dei prodotti e servizi spetta sempre al depositante.

Quest’ultimo è altresì responsabile del fatto se la formulazione sottoposta all’Istituto

costituisca effettivamente una precisazione della versione iniziale. Qualora la nuova

formulazione costituisca un’estensione del testo iniziale, questo comporterebbe uno

spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).

4.2 Classificazione di Nizza

Le note esplicative per ogni classe contenute nella classificazione, nonché la lista alfabetica

dei termini dei prodotti (34 classi) e dei servizi (11 classi) permettono di classificare

direttamente o per analogia la stragrande maggioranza di prodotti e servizi.

Qualora un prodotto non possa essere classificato con l’ausilio della lista rispettivamente dei

titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti

criteri ai sensi della Classificazione di Nizza:

a) un prodotto finito è classificato, in linea di principio, secondo la sua funzione o

destinazione. Se la funzione o la destinazione di un prodotto finito non è menzionata in

alcun titolo della classe, questo prodotto è classificato per analogia con altri prodotti finiti

simili che sono indicati nella lista alfabetica. Se non ne esiste alcuno, sono applicati altri

criteri quali la materia di cui è fatto o la modalità di funzionamento;

b) un prodotto finito per uso multiplo (quale p.es. una radiosveglia) può essere classificato

in tutte le classi corrispondenti a una qualsiasi delle sue funzioni o destinazioni. Se questi

criteri non sono menzionati in alcun titolo della classe, sono applicabili gli altri criteri

secondo la lettera a);

c) le materie prime, grezze o semi-lavorate, sono classificate, in linea di principio, tenendo

conto della materia di cui sono fatte;

d) i prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati, in linea di principio,

nella medesima classe del prodotto stesso soltanto nel caso in cui lo stesso genere di

prodotti non può, normalmente, avere altre destinazioni. In tutti gli altri casi è applicabile il

criterio secondo la lettera a);

e) nel caso in cui un prodotto, finito o meno, che deve essere classificato tenendo conto

della materia di cui è fatto è effettivamente formato da diverse materie, questo prodotto è

classificato, in linea di principio, in funzione della materia predominante;

f) gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere sono classificati, in linea di

principio, nella stessa classe di questi ultimi.

Qualora un servizio non possa essere classificato con l’ausilio della lista rispettivamente dei

titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti

criteri:

20 TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

66

a) i servizi sono classificati, in linea di principio, secondo i tipi di attività definiti dai titoli della

classe dei servizi e dalle loro note esplicative o, altrimenti, per analogia con altri servizi

simili indicati nella lista alfabetica;

b) i servizi di noleggio sono classificati, in linea di principio, nelle stesse classi in cui sono

classificati i servizi resi con l’aiuto degli oggetti locati (p.es., il noleggio di telefoni, che

rientra nella cl. 38). I finanziamenti di noleggio-acquisto o di leasing tuttavia vengono

assegnati alla classe 36 (servizi di finanziamento);

c) i servizi di consulenza o di informazioni sono classificati, in linea di principio, nella stessa

classe del servizio che è oggetto della consulenza o dell’informazione, per esempio

consulenza in materia di trasporto (cl. 39), consulenza in materia di gestione degli affari

commerciali (cl. 35), consulenza in materia finanziaria (cl. 36), consulenza in materia di

cure di bellezza (cl. 44). La trasmissione delle rispettive informazioni in materia per via

elettronica (p.es., per telefono, per via informatica) non ha effetto sulla classificazione del

servizio;

d) i servizi nel settore del «franchising» sono classificati, in linea di principio, nella stessa

classe del servizio particolare reso dal concedente (p.es., consulenza aziendale in

materia di affari franchising [cl. 35], finanziamenti in materia di franchising [cl. 36], servizi

giuridici in materia di affari franchising [cl. 45]).

4.3 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza

L’Istituto ritiene sufficientemente precisi i termini generali dei titoli delle classi secondo la

Classificazione di Nizza. L’unica eccezione è il termine generale nel titolo della classe 45

«servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali». La

formulazione «servizi personali e sociali» e l’aggiunta «destinati a soddisfare necessità

individuali» sono troppo indefiniti e non consentono di trarre conclusioni concrete circa il

genere di servizi rivendicati neanche considerando l’appartenenza alla classe specifica.

L’indicazione «servizi sociali», ad esempio, può essere compresa come riferimento a diversi

servizi di assistenza, mentre «servizi personali» può far pensare che si tratti anche di servizi

di massaggi, o servizi dispensati in un salone di parrucchiere (cl. 44) o di servizi forniti da un

istruttore privato (cl. 41). Anche l’aggiunta «destinati a soddisfare necessità individuali» non

è idonea a descrivere il genere dei servizi con precisione. Le necessità individuali possono

essere soddisfatte da servizi di diverse classi come la necessità di consulenza finanziaria (cl.

36), di lezioni private di musica (cl. 41) o di un alloggio (cl. 43).

Tuttavia rientrano sotto i termini generali solo quei prodotti e servizi che è effettivamente

possibile assegnare a tali termini21. Vale a dire che con la rivendicazione di tutti i termini

generali di un titolo di classe non sempre sono coperti tutti i prodotti e servizi che figurano in

tale classe. A titolo di esempio non rientrano nei termini generali i prodotti e servizi seguenti:

«caschi di protezione», «ginocchiere per operai», «tute speciali di protezione per aviatori»

(cl. 9), «legii per spartito musicale» (cl. 15), «stiratura di biancheria» (cl. 37), «agenzie di

stampa» (cl. 38), «noleggio di scafandri» (cl. 39), «noleggio di generatori» (cl. 40) o

21 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.2 – G5.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

67

«cronometraggio delle manifestazioni sportive» (cl. 41). Inoltre i termini generali coprono

soltanto i prodotti che rientrano sotto tali termini generali al momento del deposito. La

protezione non si estende ai termini generali inseriti in tale classe successivamente22.

4.4 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe»

Una lista dei prodotti e/o servizi che contiene un’indicazione come «tutti i prodotti/servizi di

questa classe» secondo l’Istituto soddisfa la condizione di cui all’articolo 28 capoverso 2

lettera c LPM, necessaria per l’assegnazione di una data del deposito. Tuttavia, la

formulazione è troppo indefinita per essere ammessa come tale23. In questi casi al

depositante viene dunque chiesto di definire con maggior precisione la lista dei prodotti e dei

servizi. Per valutare se la precisazione comporta un’estensione della lista dei prodotti e dei

servizi, l’Istituto si basa sui termini generali dei titoli delle classi rivendicate. Ciò affinché il

depositante non risulti favorito o sfavorito rispetto al depositante che seleziona unicamente il

numero della classe senza definire in nessun modo i prodotti o i servizi. Se la precisazione

fornita in un secondo momento contiene un termine che non rientra in nessun termine

generale della classe definita, si tratta di un’estensione della lista dei prodotti e dei servizi

che comporta uno spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).

4.5 Definizione dei termini

Per definire un termine figurante in una lista dei prodotti e servizi, in un primo tempo occorre

basarsi sulla sua definizione lessicale. Per i termini che possono rientrare in più classi è

consigliabile fare riferimento alla sistematica della Classificazione di Nizza. Se ad esempio

va esaminato il termine «bacino» della classe 11, dalla sistematica della classificazione

risulta chiaramente che non si tratta di bacini nel senso lessicale ma bensì esclusivamente di

«vasche da bagno o cabine doccia» (cfr. n. 4.6, pag. 68). Devono altresì essere considerate

le osservazioni generali e le note esplicative della Classificazione di Nizza per definire il

significato del termine (cfr. n. 4.2, pag. 65). In un secondo momento bisogna valutare l’uso

corrente del termine e l’utilizzo usuale sul mercato24, purché siano conciliabili con la

sistematica della classificazione. Infine occorre tenere conto anche delle definizioni legali del

termine25.

I criteri relativi alla definizione dei termini sopraesposti sono utilizzabili anche per verificare

quali prodotti o servizi rientrano in un determinato termine generale.

22 Cfr. TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5. 23 Cfr. art. 9 cpv. 1 TLT di Singapore. 24 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 Luminous; DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5. 25 Cfr. DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5, in cui per la definizione il TF si è basato anche sulle

definizioni legali dei termini «Nahrungsergänzungsmittel» (integratore alimentare) e «Arzneimittel»

(medicamento) (con un rinvio alle spiegazioni dell’istanza precedente nella consid. 5.3).

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

68

4.6 Considerazione del numero di classe nell’interpretazione dei termini

Per quanto riguarda i prodotti, nell’interpretazione dei termini usati nella lista, il numero di

classe è considerato come una parte della formulazione dei prodotti. Di conseguenza un

termine che ricorre in diverse classi non deve essere precisato. Ciò non significa però che i

termini formulati in modo non sufficientemente preciso possano essere classificati con la sola

aggiunta del numero di classe. Se il termine utilizzato non rientra chiaramente in uno dei

termini della lista alfabetica o in uno dei termini generali contenuti nei titoli delle classi resta

necessaria una precisazione. Una formulazione come «classe 7: motori» è ammessa poiché

questa classe contiene i motori. Tuttavia, se durante la procedura il depositante estende la

rivendicazione ai motori per automobili (cl. 12), la data del deposito sarà spostata (art. 29

cpv. 2 LPM) perché questi prodotti non sono citati nella formulazione originale.

Si tiene conto del numero di classe anche nell’interpretazione dei termini concernenti i

servizi. Va considerato però, che le descrizioni dei servizi spesso non possono essere

assegnate in maniera chiara ad un termine generale appartenente ai titoli delle classi o ad un

termine della lista alfabetica. Anche per i servizi, l’aggiunta «compresi in questa classe» a

termini formulati in modo non preciso non basta per soddisfare le condizioni giuridiche.

4.7 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale

I termini redatti in inglese o in altre lingue non ufficiali di norma non sono accettati (cfr. Parte

1, n. 5.8.1, pag. 39). Secondo la prassi dell’Istituto i termini che non compaiono nei dizionari

standard di lingua italiana, tedesca e francese devono essere tradotti. È fatta eccezione per i

termini entrati a far parte del linguaggio quotidiano (p.es. «router»). Se, tuttavia, il termine è

utilizzato soltanto nel linguaggio settoriale, viene emessa comunque una notifica con l’invito

a riformulare il termine in una lingua ufficiale. Qualora non esista una traduzione precisa

nella lingua ufficiale scelta, il termine deve essere parafrasato. Come precisazione è

consentito aggiungere tra parentesi il termine in lingua straniera, ad esempio nella classe 15

«trombe cinesi (suona)».

4.8 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi»

Utilizzati da soli i termini come «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» non

designano nessun prodotto specifico. Non sono pertanto sufficientemente precisi per essere

classificati. Questo tipo di termine può essere classificato solo se è menzionato quale

elemento di un prodotto classificabile, ad esempio una «perforatrice, le sue componenti e i

suoi accessori» (cl. 7), e costituisce con questo un’unità inequivocabile. Va, tuttavia, notato

che, verosimilmente, non tutte le componenti e non tutti gli accessori di una perforatrice

rientrano nella classe 7 (p.es. gli accumulatori rientrerebbero nella cl. 9). L’Istituto ammette

anche l’uso della formulazione «…e i relativi accessori compresi nella classe», nella misura

in cui gli accessori in questione siano classificati nella stessa classe (la formulazione «guanti

e accessori compresi nella classe 25» non sarebbe p.es. ammessa, dal momento che la

classe 25 non comprende gli accessori per guanti). Se all’aggiunta è allegato un elenco di

prodotti-accessori, questi ultimi devono rientrare nella classe designata. La formulazione

«biciclette e relativi accessori non contenuti in altre classi, in particolare portapacchi, caschi

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

69

e fanali» non è ammessa, perché non tutti i prodotti rientrano nella classe designata

(«caschi» [cl. 9] e «fanali» [cl. 11]). Il termine «apparecchio/dispositivo» va precisato a

seconda del tipo, della funzione o dello scopo dell’apparecchio o del dispositivo, ad esempio

«apparecchi di soccorso» nella classe 9 o «dispositivi per disormeggiare i battelli» nella

classe 12.

4.9 Termini «set» e «kit»

Spesso in commercio si trovano prodotti venduti come «set» o «kit». Se si tratta di un set di

prodotti tutti uguali, ad esempio di un «set di matite colorate» (cl. 16) o di un «set di coltelli»

(cl. 8), la classificazione non pone problemi. Lo stesso vale per i prodotti venduti come set

che hanno tutti la stessa finalità, ad esempio un «kit di primo soccorso» (cl. 5) o un «set da

manicure» (cl. 8). Questi termini sono ammessi anche se i singoli prodotti non rientrano

necessariamente nella stessa classe (p.es. i «kit di primo soccorso» contengono in genere

anche forbici [cl. 8]). Ai fini della classificazione è decisivo che questo tipo di set o kit è

messo in vendita quale unità e che le componenti principali rientrano nella stessa classe del

kit stesso. Termini come «kit con prodotti chimici» o «set per meccanici» sono invece troppo

generici ai fini della classificazione. Non è inoltre chiaro né quali prodotti contenga né quale

sia lo scopo dei prodotti inclusi nel set. In questi casi i prodotti vanno menzionati e classificati

singolarmente.

4.10 Termine «sistema» quale prodotto

I «sistemi» si compongono sempre di diversi componenti. Il termine «sistema» è quindi

ammesso solo se è chiaro da cosa è composto e se le sue componenti appartengono alla

stessa classe. Il termine «sistema» è ammesso anche se è utilizzato quale sinonimo di

apparecchio, impianto o dispositivo. Sono ammessi termini come «sistemi di elaborazione

elettronica» (cl. 9), «sistemi di navigazione» (cl. 9), «sistemi di illuminazione» (cl. 11) o

«sistemi di freni per veicoli» (cl. 12).

4.11 Tipo di servizi delle classi 38 e 42

Secondo le note esplicative relative alla Classificazione di Nizza, la classe 38 comprende

sostanzialmente servizi che consentono ad almeno una persona di entrare in collegamento

con un’altra persona mediante uno strumento percepibile con i sensi. I servizi della classe 38

riguardano pertanto l’aspetto tecnico della trasmissione e non rinviano né ai contenuti né alle

tematiche dei servizi26. Inoltre i servizi che forniscono l’accesso a reti di dati, banche dati e

siti web sono da considerarsi come servizi di telecomunicazione e vanno assegnati alla

classe 38.

Servizi come «programmazione di siti web», «noleggio di spazi per siti web (hosting)» o

«design di banche dati e siti web» rientrano invece nella classe 42.

26 CRPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY

TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

70

4.12 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso»

L’Istituto accetta le formulazioni «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» come tali in

classe 35. Tali termini si riferiscono ai servizi seguenti: «il raggruppamento, per conto di terzi,

di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di

vederli ed acquistarli agevolmente»27. Si tratta di servizi che non si rivolgono ai destinatari

finali, bensì ai grossisti, alle imprese commerciali, agli importatori o ai produttori28. Per

vendita al dettaglio si intende dunque un tipo particolare di promozione dei prodotti29. La

produzione e la vendita dei prodotti fabbricati da un’azienda non rientrano quindi nei termini

«vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso». I relativi prodotti devono, invece, essere

assegnati alla rispettiva classe30. Anche la formulazione «distribuzione» non corrisponde ai

termini «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» e deve pertanto essere precisata se

rivendicata in classe 35.

4.13 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40

In linea di massima la fabbricazione di prodotti non è un servizio secondo la Classificazione

di Nizza. È infatti coperta dai prodotti designati e di conseguenza i prodotti fabbricati vanno

classificati nelle rispettive classi. Il servizio «fabbricazione su misura di prodotti» può tuttavia

essere accettato a determinate condizioni.

In primo luogo, la fabbricazione deve imperativamente essere eseguita su richiesta di un

terzo. Se i prodotti sono fabbricati per proprio conto e successivamente venduti a terzi, non

si tratta di un servizio secondo la classe 40 e occorre rivendicare la protezione per i prodotti

in questione.

In secondo luogo, la formulazione deve obbligatoriamente precisare che la fabbricazione

avviene in funzione delle necessità, delle esigenze concrete o dell’elenco degli obblighi

specifici di un cliente. Tali condizioni non devono essere adempiute cumulativamente, bensì

in funzione del tipo di prodotti fabbricati. A titolo d’esempio, una protesi dentaria è

necessariamente fabbricata in base alle esigenze specifiche di un cliente, mentre un

medicamento speciale è presumibilmente prodotto secondo una ricetta o procedimenti

tecnici specifici. Nel caso in cui un depositante scelga una formulazione alternativa occorre

verificare se tale formulazione è sufficientemente precisa e adatta a definire un servizio

secondo la classe 40.

Infine, una descrizione precisa dei prodotti rivendicati è indispensabile ai fini della

delimitazione del campo di protezione. Principalmente valgono gli stessi criteri per l’esame

se un termine è sufficientemente preciso da essere ammesso nella/e rispettiva/e classe/i di

prodotti. Va fatta un’eccezione qualora un termine sia considerato sufficientemente preciso in

27 Classificazione di Nizza, note esplicative relative alla classe 35. 28 TAF B-6856/2014, consid. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect (fig.); TAF B-5296/2012, consid.

4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE

REGION; TAF B-5530/2013, consid. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

29 Cfr. Parte 6, n. 6.1.3 pag. 222. 30 TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

71

applicazione della «prassi di classe» (cfr. n. 4.6, pag. 68). Il termine «motori» è ad esempio

considerato sufficientemente preciso in ragione del numero di classe e può essere accettato

sia nella classe 7 sia nella classe 12 senza precisazioni supplementari. Per contro un tale

prodotto nella classe 40 deve essere nominato in quanto «prodotto» mancando il riferimento

alla classe.

Non sono ammesse formulazioni come «prodotti nell'ambito xy». L’espressione «nell'ambito

di» è talmente vaga che di regola prodotti di classi diverse potrebbero rientrare in tale

“ambito”. Ad esempio, l’espressione «prodotti nell’ambito della medicina» può riguardare

prodotti delle classi 1, 5, 9, 10, 16 o addirittura prodotti alimentari.

Esempi di formulazioni ammesse:

«Fabbricazione su misura di parti di automobili su richiesta e in funzione dell'elenco degli

obblighi di un cliente».

«Fabbricazione su misura di prodotti farmaceutici su richiesta e in funzione delle esigenze di un cliente».

4.14 Formulazioni problematiche

In linea di principio, non rientrano in una lista dei prodotti e dei servizi le indicazioni che non

descrivono una caratteristica obiettiva e inerente ai prodotti e servizi rivendicati31. A questo

tipo d’indicazioni appartengono i criteri rilevanti unicamente per il marketing come per

esempio la zona di smercio o il prezzo. Inoltre, sono inammissibili le indicazioni relative allo

scopo che si riferiscono all’intenzione d’uso del depositante e non alle caratteristiche inerenti

ai prodotti. Per questo motivo, un’indicazione come «strumenti di scrittura a scopo

pubblicitario» dev’essere rifiutata, poiché se ad esempio una penna a sfera sia percepita

come un mezzo pubblicitario o meno, non può essere valutato sulla base del prodotto stesso

ma bensì unicamente nel conteso del suo uso. D’altra parte, un’indicazione come «auto

sportive» viene accettata, poiché con essa vengono espresse delle caratteristiche inerenti al

prodotto.

È anche inammissibile l’uso di marchi o di indicazioni geografiche protette da leggi speciali

per denominare un prodotto. In questo caso si tratta di proteggere il marchio o l’indicazione

protetta evitando che vengano svalorizzati a causa del loro uso puramente generico. Una

lista dei prodotti contenente l’indicazione «Tequila» nella classe 33 viene rifiutata, poiché

l’espressione «Tequila» non costituisce una denominazione generica, ma bensì una

denominazione protetta per una bevanda spiritosa di Agave originaria del Messico32. Si

accetta invece l’uso d’indicazioni geografiche protette per precisare il termine generico, e

non per denominarlo. In questo senso un’indicazione come «bevande spiritose con la

denominazione d’origine protetta ’Tequila’» nella classe 33 può essere accettata,

ugualmente lo può essere per esempio l’indicazione «formaggio con la denominazione

31 Cfr. TAF B-5642/2014, consid. 9.2 – EQUIPMENT. 32 Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico;

RS 0.632.315.631.11.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

72

d’origine protetta ‘Gruyère’» nella classe 29 o «salsicce con l’indicazione geografica protetta

‘Saucisson Vaudois’» nella stessa classe.

4.15 Strumenti di assistenza alla classificazione

Il depositante è responsabile del contenuto e della formulazione della lista dei prodotti e dei

servizi in base alla quale è definito l’oggetto della protezione del suo marchio. Ciononostante

l’Istituto mette a disposizione i seguenti strumenti per assistere i depositanti nella

classificazione e nella formulazione dei prodotti e servizi:

- L’edizione integrale attuale della Classificazione di Nizza può essere scaricata in tedesco

e francese come file pdf dal sito dell’Istituto (https://www.ige.ch/).

- Tramite il sito dell’Istituto, seguendo il link «Assistenza alla classificazione»

(http://wdl.ipi.ch/) si accede a una banca dati in quattro lingue (tedesco, francese, italiano

e inglese) che permette sia di cercare singoli prodotti e servizi sia di verificare la

conformità di intere liste già composte con le registrazioni nella banca dati dell’Istituto e

dell’OMPI e con i termini della Classificazione internazionale di Nizza ivi compresi. Si

tratta di uno strumento messo a disposizione nell’ambito del deposito elettronico dei

marchi (https://e-trademark.ige.ch) che può essere utilizzato durante la compilazione del

formulario di deposito. L’Assistenza alla classificazione traduce anche termini singoli o

liste dei prodotti e dei servizi intere. I termini che figurano nell’Assistenza alla

classificazione sono stati convalidati in stretta collaborazione con l’OMPI. Perciò esiste

un alto grado di concordanza fra le banche dati dell’OMPI e dell’Istituto. I termini tradotti

in francese con l’aiuto dell’Assistenza alla classificazione corrispondono, in linea di

principio, alla prassi dell’OMPI e non dovrebbero essere rifiutati nell’ambito di una

registrazione internazionale.

- I depositanti possono elaborare con l’Istituto una lista standard di prodotti e/o servizi.

Tutti i termini contenuti in questa lista approvata saranno poi integrati nell’«Assistenza

alla classificazione». In questo modo le domande future in cui è utilizzata una lista

standard completa o parziale sono accettate in quanto non problematiche sotto il profilo

della classificazione.

- L’Istituto ha creato un indirizzo di posta elettronica (wdl@ipi.ch) per le domande relative

alla classificazione e alla formulazione dei prodotti e servizi. Si tratta di uno strumento di

aiuto per la classificazione di prodotti e servizi specifici e difficili da assegnare a una

classe. Non viene invece fornita assistenza per l’allestimento di traduzioni di liste intere

(p.es. dall’inglese in italiano o in tedesco). L’Istituto non si occupa neppure dell’esame

(preliminare) di liste complete di prodotti e servizi. L’esame formale della lista dei prodotti

e dei servizi viene, infatti, eseguito nell’ambito dell’esame del marchio previo pagamento

della tassa di deposito.

73

Parte 3 – Tenuta del registro

1. Introduzione

Nell’interesse della sicurezza giuridica l’Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM). I

terzi devono potersi informare sui titoli di protezione registrati. A tale proposito per ogni

domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi viene tenuto e aggiornato un

fascicolo (art. 36 OPM). Esso include lo svolgimento di tutte le procedure che riguardano il

marchio, in particolare la procedura di deposito, eventuali procedure di opposizione, la

proroga, le modifiche o la cancellazione del marchio in questione. Il regolamento di un

marchio di garanzia, di un marchio collettivo o di un marchio geografico fa parimenti parte del

fascicolo (art. 36 cpv. 2 OPM).

Il registro contiene, oltre alle indicazioni sulla registrazione del marchio, tutte le modifiche

successive concernenti il diritto al marchio (art. 40 cpv. 1–3 OPM). L’Istituto può registrare

altre indicazioni, purché queste siano di pubblico interesse (art. 40 cpv. 4 OPM). Ogni

modifica delle indicazioni registrate è pubblicata su https://www.swissreg.ch.

Ogni richiesta di modifica delle indicazioni registrate può essere inviata per posta/corriere,

fax o e-mail (all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch). Le istanze che richiedono la forma scritta

(cancellazione totale o parziale n. 4.6, pag. 76 e 4.10, pag. 77 seg.) devono, tuttavia, essere

inviate come allegati PDF per e-mail. Se un’istanza è accompagnata da altri documenti

(p.es. un documento attestante che un marchio è stato trasferito a un acquirente, cfr. n. 4.1,

pag. 74e 4.2, pag. 75 seg.), anche questi possono essere inviati come allegati PDF.

Per i documenti relativi a registrazioni cancellate, l’Istituto conserva l’originale o la copia per

cinque anni dalla cancellazione (art. 39 cpv. 1 OPM). I documenti relativi a domande ritirate o

respinte nonché a registrazioni totalmente revocate sono conservati per cinque anni dal ritiro,

dal rigetto o dalla revoca (art. 39 cpv. 2 OPM).

2. Registrazione

Una volta conclusi l’esame preliminare (art. 15 OPM, cfr. Parte 2, n. 2, pag. 53), l’esame

formale (art. 16 OPM, cfr. Parte 2, n. 3, pag. 54) e l’esame materiale (art. 17 OPM, cfr. Parte

5, pag. 97), l’Istituto registra il marchio se non vi è motivo di rigetto e tutte le irregolarità

contestate sono state eliminate (art. 30 cpv. 3 LPM).

La registrazione è seguita dalla pubblicazione del marchio (art. 19 cpv. 1 OPM). Al titolare

del marchio viene confermata la registrazione. La conferma contiene tutte le indicazioni

iscritte nel registro (art. 19 cpv. 2 OPM e art. 40 cpv. 1 e 2 OPM).

Le registrazioni internazionali con base svizzera (cfr. Parte 4, n. 2, pag. 80) e le registrazioni

internazionali designanti la Svizzera (cfr. Parte 4, n. 3, pag. 89) non sono iscritte nel registro

dei marchi svizzero, bensì sono iscritte unicamente nel registro internazionale tenuto

dall’OMPI a Ginevra.

Parte 3 – Tenuta del registro

74

3. Proroghe

Alla scadenza del termine di protezione di dieci anni, la registrazione di un marchio può

essere prorogata di dieci anni per un numero di volte illimitato, su richiesta e dietro

pagamento di un emolumento di proroga (art. 10 cpv. 2 LPM e art. 26 cpv. 4 OPM in

combinato disposto con l’allegato I OTa-IPI). La richiesta di proroga può essere presentata

all’Istituto al più presto 12 mesi prima, ma deve essere presentata al più tardi sei mesi dopo

la scadenza della registrazione (art. 10 cpv. 3 LPM e art. 26 cpv. 1 OPM). La tassa di

proroga deve essere pagata entro i termini di cui all’articolo 10 capoverso 3 LPM (art. 26 cpv.

4 OPM). Se la tassa di proroga è pagata dopo la scadenza della registrazione, deve essere

pagata una soprattassa (art. 26 cpv. 5 OPM). Il proseguimento della procedura è escluso in

caso di inosservanza del termine per presentare la domanda di proroga (art. 41 cpv. 4 lett. d

LPM).

Di norma prima della data di scadenza, l’Istituto ricorda al titolare iscritto nel registro, o al suo

rappresentante, la scadenza della durata di validità (art. 25 OPM). Tale comunicazione

rappresenta un servizio non vincolante dell’Istituto, la cui omissione non può essere fatta

valere dal titolare.

In occasione della proroga di una registrazione non è consentito apportare modifiche al

marchio stesso o ampliare la lista dei prodotti e/o dei servizi. Tuttavia, in concomitanza con

la richiesta di proroga possono essere presentate eventuali richieste di modifica della

registrazione del marchio (art. 28 segg. OPM) o di limitazione della lista dei prodotti e/o dei

servizi (art. 35 OPM). La proroga costituisce un puro atto formale, vale a dire che in linea di

principio i motivi assoluti d’esclusione ai sensi dell’articolo 2 LPM non sono esaminati.

4. Modifiche e cancellazioni

Durante la procedura di registrazione, una domanda di registrazione può essere modificata a

titolo gratuito. La modifica come tale non viene pubblicata; tuttavia tutte le domande e le

rispettive modifiche (senza la storia) sono accessibili al pubblico su https://www.swissreg.ch.

All’atto della registrazione saranno pubblicati i dati validi in quel momento. Le modifiche nel

registro sono gratuite anche dopo la registrazione del marchio. Dopo la registrazione del

marchio le modifiche saranno pubblicate.

4.1 Trasferimenti

Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il marchio (art. 17 cpv. 1 LPM).

Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27e cpv. 1 LPM; cfr. Parte 5, n. 10, pag. 186). Il

trasferimento è valido soltanto nella forma scritta (art. 17 cpv. 2 LPM).

Il trasferimento di un marchio, in linea di principio, è valido anche senza relativa modifica nel

registro. Nei confronti dei terzi in buona fede ha effetto soltanto dopo la registrazione.

L’acquisizione di diritti da parte del titolare registrato non autorizzato invece non è possibile

neanche in buona fede. Per contro, le azioni previste dalla LPM possono essere intentate

contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento (art. 17 cpv. 3 LPM).

Unicamente nel caso dei marchi di garanzia e dei marchi collettivi, l’iscrizione nel registro

costituisce la condizione di validità del trasferimento (art. 27 LPM).

Parte 3 – Tenuta del registro

75

Affinché il trasferimento sia iscritto nel registro dei marchi, dev’essere presentata una

richiesta. Quest’ultima può essere inoltrata dal precedente titolare o dall’acquirente e deve

includere una dichiarazione in cui sia esplicita la volontà del precedente titolare di trasferire il

marchio all’acquirente oppure un altro documento appropriato attestante che il marchio è

stato trasmesso all’acquirente1 (art. 28 cpv. 1 OPM). Sono considerati documenti appropriati,

ad esempio, un contratto di vendita o una dichiarazione di trasferimento separata.

L’acquirente (e se necessario o richiesto anche il suo rappresentante) deve essere definito

precisamente. Se necessario devono essere allegati altri documenti (p.es. procura in caso di

cambiamento del rappresentante, cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 25).

L’Istituto mette a disposizione moduli prestampati per le richieste e le dichiarazioni di

trasferimento.

4.2 Trasferimenti parziali

Il trasferimento può riguardare anche solo una parte dei prodotti e/o dei servizi rivendicati. In

tal caso viene mantenuto il marchio originario con la lista dei prodotti e/o dei servizi limitata e

viene effettuata una nuova registrazione per la parte della lista dei prodotti e/o dei servizi

trasferita. La durata della protezione di entrambi i marchi resta invariata.

La richiesta deve soddisfare i requisiti validi anche per un trasferimento totale (cfr. n. 4.1 ,

pag. 74). Inoltre i prodotti e/o i servizi trasferiti al nuovo titolare devono essere definiti in

modo preciso nella richiesta e nel documento che indica il trasferimento.

4.3 Divisione

Indipendentemente da un trasferimento parziale, è possibile in ogni momento dividere la lista

dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato o di una domanda di registrazione,

generando due o più marchi o domande di registrazione (art. 17a LPM).

La condizione è una richiesta del titolare in cui occorre definire precisamente come devono

essere divisi i prodotti e/o servizi rivendicati.

La divisione genera registrazioni o domande di registrazione giuridicamente indipendenti che

mantengono la data del deposito e la data di priorità della registrazione o della domanda di

registrazione iniziale (art. 17a cpv. 3 LPM). In caso di divisione di una domanda di

registrazione, ogni domanda parziale è soggetta al pagamento di una tassa di deposito.

4.4 Licenze

Mediante contratti di licenza il titolare di un marchio può autorizzare terzi a utilizzare il

marchio. Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27e cpv. 1 LPM). ll contratto di licenza

può essere stipulato senza vincoli di forma. Se la licenza è parziale, essa può riguardare

solo una parte dei prodotti e/o dei servizi o può valere solo per un determinato territorio (art.

29 cpv. 1 lett. d OPM). Una licenza esclusiva (art. 29 cpv. 1 lett. c OPM) conferisce al

1 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch questi documenti devono

essere allegati come file PDF (cfr. Parte 2, n. 5.1, pag. 25).

Parte 3 – Tenuta del registro

76

licenziatario il diritto esclusivo all’uso del marchio. Fintanto che una licenza esclusiva è

iscritta a registro, per il medesimo marchio non sono iscritte altre licenze incompatibili con la

licenza esclusiva (art. 29 cpv. 3 OPM).

Analogamente alla normativa riguardante il trasferimento, la validità della licenza non

dipende dall’iscrizione nel registro dei marchi. Una licenza registrata tutela il licenziatario da

un acquirente del marchio in buona fede. Unicamente nel caso dei marchi collettivi,

l’iscrizione nel registro rappresenta la condizione di validità della licenza (art. 27 LPM).

La richiesta di registrazione della licenza può essere presentata sia dal titolare del marchio

sia dal licenziatario. Alla richiesta va allegata una dichiarazione esplicita del titolare del

marchio o un altro documento appropriato2 secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a

utilizzare il marchio (art. 29 cpv. 1 lett. a OPM). Inoltre la richiesta deve contenere i dati esatti

del licenziatario e, se richiesto, il tipo di licenza (licenza esclusiva, licenza parziale). Nel caso

delle licenze parziali, inoltre, devono essere indicati i prodotti e/o i servizi oppure il territorio

per cui è stata rilasciata la licenza parziale. L’Istituto mette a disposizione moduli prestampati

per le richieste di licenza.

Ciò si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Se tuttavia la richiesta non è stata

inoltrata dal titolare del marchio stesso, occorre fornire la prova che il licenziatario è

autorizzato a rilasciare sottolicenze (art. 29 cpv. 2 OPM).

4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata

Il titolare può impegnare un marchio o concederne l’usufrutto a terzi. L’articolo 19 LPM cita

soltanto la possibilità di riconoscimento di tali diritti. Le altre basi giuridiche sono menzionate

soprattutto all’articolo 745 seguenti e all’articolo 899 seguenti CC. Analogamente al

trasferimento, anche la costituzione in pegno presuppone un accordo scritto.

La registrazione della costituzione in pegno e dell’usufrutto avviene in seguito a una richiesta

del titolare del marchio o a un altro documento appropriato3 (art. 30 OPM). Analogamente al

trasferimento e alla licenza, l’iscrizione nel registro non è la condizione per la nascita di tali

diritti; tuttavia tali diritti sono opponibili ai terzi in buona fede soltanto dopo l’iscrizione nel

registro (art. 19 cpv. 2 LPM).

La registrazione di un pignoramento, di una restrizione del diritto di disporre o di un

sequestro avviene su richiesta delle autorità competenti (art. 30 lett. b OPM).

4.6 Cancellazione parziale

Il titolare di un marchio può limitare in qualsiasi momento la lista dei prodotti e/o dei servizi

(art. 35 LPM, art. 35 OPM). Tale richiesta equivale a una cancellazione parziale. La

protezione del marchio per i prodotti e/o i servizi cancellati può essere riacquisita soltanto

2 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere

allegato come file PDF (cfr. Parte 2, n. 5.1, pag. 25). 3 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere

allegato come file PDF (cfr. Parte 2, n. 5.1, pag. 25).

Parte 3 – Tenuta del registro

77

mediante una nuova registrazione (con relativo nuovo inizio della protezione e nuova data

del deposito ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LPM).

L’ampliamento della lista dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato è irricevibile,

poiché avrebbe l’effetto di un’estensione della protezione effettuata a posteriori. La

protezione di prodotti e/o servizi supplementari può essere ottenuta solo mediante il nuovo

deposito di un segno identico per i prodotti e/o servizi rivendicati in aggiunta.

4.7 Cambiamenti del regolamento

Se il regolamento di un marchio collettivo o di garanzia è modificato dopo la registrazione del

marchio, tale modifica deve essere sottoposta all’Istituto e da esso esaminata ed approvata

(in applicazione dell’art. 24 LPM per analogia).

Se il regolamento di un marchio geografico registrato viene cambiato in seguito a una

modifica a posteriori dell’elenco degli obblighi o della normativa applicabile, il nuovo

regolamento deve altresì essere presentato all’Istituto, il quale deve esaminarlo ed

approvarlo (in applicazione dell’art. 27c LPM per analogia).

4.8 Altre modifiche

Il nome e l’indirizzo del titolare di un marchio registrato, nonché il nome e l’indirizzo di un

eventuale rappresentante rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 40

cpv. 1 OPM) e ai fini della sicurezza giuridica devono corrispondere alla realtà. I terzi devono

potersi informare sui marchi registrati.

Tutte le modifiche che riguardano indicazioni registrate (modifica dell’indirizzo, della ditta o

del nome del titolare o del rappresentante, cambiamento del rappresentante) sono inserite

nel registro dei marchi e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un

altro documento appropriato (art. 40 cpv. 3 lett. h OPM). Tali modifiche sono esenti da tasse.

4.9 Rettifiche

Le registrazioni erronee nel registro dei marchi sono rettificate su domanda del depositante

o, se l’errore è imputabile all’Istituto, d’ufficio (art. 32 OPM). In entrambi i casi la rettifica è

esente da tasse.

4.10 Cancellazioni

Ai sensi degli articoli 33 e 35 LPM in combinato disposto con l’articolo 35 OPM, la

registrazione di un marchio è cancellata totalmente o parzialmente se:

- la registrazione è revocata mediante una decisione di opposizione cresciuta in giudicato

(art. 33 LPM)4;

4 Per i marchi iscritti nel registro internazionale la revoca della registrazione ai sensi dell’art. 33 LPM è

sostituita dal rifiuto di protezione (art. 52 cpv. 1 lett. a OPM) che l’Istituto non pubblica (art. 52 cpv. 2

OPM).

Parte 3 – Tenuta del registro

78

- il titolare o il suo rappresentante lo richiede (art. 35 lett. a LPM);

- la registrazione non è prorogata nei termini previsti (art. 35 lett. b LPM);

- la registrazione è dichiarata nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato (art. 35

lett. c LPM)6;

- è cancellata la denominazione d’origine protetta o l’indicazione geografica protetta su cui

si basa un marchio geografico (art. 35 lett. d LPM)5;

- è approvata una domanda di cancellazione (art. 35 lett. e LPM)6.

La cancellazione completa o parziale di un marchio è esente da tasse. Non è esente da tasse la cancellazione per mancato uso di un marchio (art. 35 OPM).

5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti

5.1 Registro dei marchi

L’Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM) e fornisce informazioni in merito al suo

contenuto (art. 39 LPM). Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di

marchi viene tenuto un fascicolo nel quale è raccolto lo svolgimento delle procedura

concernente il marchio in questione (art. 36 OPM). Lo stesso vale per eventuali marchi iscritti

nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il Paese di origine (art. 49 cpv. 1 OPM) e per

tutte le estensioni internazionali secondo il Sistema di Madrid. Su richiesta l’Istituto allestisce

un estratto del registro (art. 41 cpv. 2 OPM).

5.2 Informazioni e consultazioni degli atti

Su richiesta specifica l’Istituto rilascia ai terzi informazioni sulle domande di registrazione

(comprese le domande ritirate o respinte; art. 38 cpv. 1 OPM). Queste informazioni sono

limitate alle indicazioni che saranno pubblicate successivamente in caso di registrazione del

marchio (art. 38 cpv. 2 lett. a OPM). Per le domande respinte sono indicati anche i motivi del

rifiuto (art. 38 cpv. 2 lett. b OPM)6.

Ai sensi dell’articolo 39 LPM in combinato disposto con l’articolo 41 OPM chiunque può

consultare il registro dei marchi e richiedere informazioni sul suo contenuto o ottenere

estratti. Inoltre il fascicolo di un marchio registrato può essere consultato da chiunque (art. 37

cpv. 3 OPM).

Il diritto di consultazione del fascicolo di una domanda di registrazione prima della

registrazione, dopo il suo ritiro o il suo rigetto è limitato al depositante, al suo rappresentante

e alle persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al

5 Per i marchi iscritti nel registro internazionale la cancellazione della registrazione ai sensi dell’art. 35

lett. c-e LPM è sostituita dall’invalidazione (art. 52 cpv. 1 lett. b OPM) che l’Istituto non pubblica

(art. 52 cpv. 2 OPM). 6 Le decisioni principali sono consultabili sulla piattaforma «Assistenza all’esame» dell’Istituto

(https://ph.ige.ch).

Parte 3 – Tenuta del registro

79

marchio o autorizzate esplicitamente dal depositante alla consultazione (art. 37 cpv. 1 e 2

OPM). La legittimazione delle persone che richiedono di consultare gli atti deve essere

presentata all’Istituto mediante documenti appropriati. Su richiesta la consultazione è

autorizzata mediante la consegna di copie (art. 37 cpv. 5 OPM).

Per quanto attiene al contenuto del fascicolo e alle regole relative alla consultazione degli atti

si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.6, pag. 36).

6. Documenti di priorità

Per la rivendicazione della data del deposito di un primo deposito in Svizzera,

conformemente alla Convenzione di Parigi, l’Istituto rilascia su richiesta un documento di

priorità (art. 41a OPM). Esso comprende una copia della domanda di registrazione del

marchio, nonché un estratto della banca dati con i dati di registrazione aggiornati.

80

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

1. Introduzione

L’AM e il PM sono trattati indipendenti. L’adesione all’uno o all’altro deve avvenire

separatamente, ma uno Stato può appartenere all’uno o all’altro o a entrambi

simultaneamente. Tutte le parti contraenti hanno ratificato solamente il PM oppure entrambi i

contratti.

Una registrazione internazionale secondo l’AM o il PM consente di estendere la protezione di

un marchio ad altre parti contraenti del Sistema di Madrid. Il 16 ottobre 2016 questo sistema

contava 98 parti contraenti.

L’articolo 9sexies PM prevede che il PM debba essere applicato nelle procedure che

coinvolgono gli Stati che hanno aderito sia all’AM sia al PM1.

2. Registrazioni internazionali con base svizzera

2.1 Condizioni di base per l’uso del Sistema di Madrid

Per la registrazione internazionale dei marchi nell’ambito del Sistema di Madrid si applicano i

principi seguenti:

a) La registrazione internazionale può avvenire sia sulla base di un marchio nazionale

registrato (registrazione di base) che sulla base di una domanda (domanda di base).

b) La Svizzera è il Paese d’origine del titolare alle condizioni seguenti (art. 2 PM):

Il depositante deve

- avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in Svizzera; oppure

- essere domiciliato in Svizzera; oppure

- essere cittadino svizzero.

Secondo l’articolo 3bis PM, un’estensione territoriale alla parte contraente il cui ufficio è

l’Ufficio d’origine non è possibile. Per i titolari di una registrazione internazionale con base

svizzera, ciò significa che in nessun momento la Svizzera può essere designata per mezzo

del Sistema di Madrid.

1 Esistono tuttavia due limiti relativi alle tasse da pagare (si veda il n. 2.2, pag. 80) e il termine di rifiuto

(si veda il n. 3.2.1, pag. 92).

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

81

2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM)

Se le condizioni di base di cui sopra sono soddisfatte, la registrazione internazionale del

marchio di base o della domanda di base può essere richiesta online

(www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=it) o con il modulo «Domanda di registrazione

internazionale», debitamente compilato.

La domanda di registrazione internazionale va imperativamente depositata all’Istituto.

2.2.1 Calcolo della priorità

In linea di principio è possibile rivendicare la priorità risultante da un primo deposito (cfr.

Parte 2, n. 3.4.1, pag. 61) per la domanda internazionale (art. 4 CUP).

Quando la domanda internazionale si fonda su una registrazione di base (cfr. n. 2.1,

pag. 80), la priorità risultante dal deposito svizzero può essere considerata, purché il marchio

svizzero corrispondente sia registrato nel corso dei sei mesi successivi al suo deposito

(poiché in tal caso la data della registrazione nazionale corrisponde in linea di massima alla

data della domanda di registrazione internazionale, cfr. regola 11.1) ResC). Ad esempio, se il

marchio è stato depositato il 3 marzo deve essere registrato al più tardi il 3 settembre.

L’Istituto raccomanda di inviare la domanda di registrazione internazionale il prima possibile,

idealmente con il deposito della domanda svizzera.

Se la domanda svizzera o la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda

anteriore (art. 4 CUP), il termine di priorità di sei mesi inizia a decorrere dalla data di tale

prima domanda e i termini precedentemente menzionati saranno ridotti proporzionalmente.

Qualora la domanda internazionale si fondi su una domanda di base (cfr. n. 2.1, pag. 80), la

data di registrazione del marchio svizzero non è considerata nel calcolo del termine di

priorità e di conseguenza per la sua registrazione non deve essere rispettato alcun termine

particolare. In questo caso la domanda internazionale deve semplicemente essere

depositata nel corso dei sei mesi successivi al primo deposito. Tuttavia se, ad esame

formale e materiale ultimato, la domanda svizzera è respinta dall’Istituto, la registrazione

internazionale sarà radiata senza la restituzione delle tasse internazionali già pagate.

2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell’Istituto

La domanda di registrazione internazionale deve essere presentata dal titolare o depositante

del marchio svizzero, riferirsi agli stessi prodotti e/o servizi (o a una lista limitata di essi) e

riguardare il medesimo segno e il medesimo tipo di marchio2 di quello costituente l’oggetto

della registrazione o della domanda di base. Deve altresì indicare le parti contraenti

designate.

La lista dei prodotti e/o dei servizi deve essere redatta in francese (art. 47 cpv. 3 OPM,

regola 6.1)a) e b) ResC). È possibile allegare (in aggiunta) una traduzione in inglese o in

spagnolo che potrà essere ripresa dall’OMPI (regola 6.4)a) ResC). L’Istituto non verifica la

2 Per i marchi di garanzia, collettivi e geografici la domanda è trasmessa all’OMPI con l’indicazione

«marque collective, marque de certification ou marque de garantie» (regola 9)4)x) ResC).

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

82

correttezza di tale traduzione. La correzione di eventuali imprecisioni di traduzione deve

essere domandata direttamente presso l’OMPI.

Qualora le condizioni formali summenzionate non siano soddisfatte entro il termine impartito,

la domanda di registrazione internazionale viene respinta (art. 48 cpv. 2 OPM).

Dopo l’esame della domanda, l’Istituto allestisce una fattura e fissa un termine per il

pagamento da parte del depositante delle tasse nazionali (per i lavori amministrativi legati al

trattamento e alla trasmissione della domanda all’OMPI, OTa-IPI, Allegato 1) e di quelle

internazionali (regola 10 ResC, si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 1–3 allegata al

ResC). La domanda viene trasmessa all’OMPI non appena sono pagate le tasse e sono

corretti i difetti formali. Se le tasse non sono pagate entro il termine impartito o le irregolarità

formali non sono corrette, la domanda di registrazione internazionale è respinta.

2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell’OMPI

Se la domanda trasmessa contiene irregolarità, l’OMPI le notifica al depositante e all’Istituto.

L’avviso indica chi è tenuto a rimediare all’irregolarità ed entro quale termine (regole 11, 12 e

13 ResC).

Dopo l’iscrizione del marchio nel registro internazionale, l’OMPI la pubblica sul bollettino

(regola 32 ResC) e invia al depositante un «certificato di registrazione». Il depositante deve

verificare la correttezza delle informazioni iscritte e in caso di errori deve avvisare l’Istituto

senza indugio (cfr. n. 2.7, pag. 88).

2.2.4 Decisione in merito all’ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati

L'iscrizione è altresì notificata alle parti contraenti designate che procedono quindi all’esame

della registrazione internazionale in base alle proprie legislazioni nazionali e devono

trasmettere al depositante gli eventuali rifiuti entro i termini previsti dall’articolo 5 PM (cfr.

n. 3.2, pag. 93).

L’OMPI trasmette direttamente al titolare le eventuali notifiche di rifiuto provvisorio emesse

dall’Ufficio di una parte contraente designata (regola 17 ResC). In tal caso il titolare deve

contattare direttamente l’Ufficio che ha emesso il rifiuto di protezione, il che comporta, nella

maggioranza dei casi, la costituzione di un mandatario locale.

Qualora non sia emessa alcuna notifica di rifiuto provvisorio, la parte contraente designata

deve presentare all’OMPI una dichiarazione inerente la concessione della protezione in virtù

della regola 18ter 1) ResC (cfr. n. 3.1.2, pag. 89).

2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24

ResC)

Se una registrazione internazionale è già iscritta nel registro internazionale, è possibile

designare successivamente altre parti contraenti, ossia chiedere che la protezione sia estesa

a tali parti. La designazione successiva può essere effettuata per tutti i prodotti e/o i servizi

indicati nella registrazione internazionale o solo per una parte di essi.

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

83

La domanda di designazione successiva può essere depositata per il tramite dell’Istituto o

essere inviata direttamente all’OMPI dal titolare.

Qualora la richiesta sia depositata per il tramite dell’Istituto, questi, dopo averla esaminata,

invia al depositante una fattura per le tasse internazionali (regola 24 ResC; si veda la tabella

degli emolumenti e tasse, n. 5 allegata al ResC) e trasmette la richiesta all’OMPI dopo che le

tasse sono state pagate.

Se la data della richiesta di designazione successiva è vicina alla data di rinnovo della

registrazione internazionale, è possibile attendere che il rinnovo sia stato eseguito prima di

procedere alla designazione successiva. Ciò consente di evitare di pagare in un lasso di

tempo ristretto (prima del rinnovo e al momento del rinnovo) due volte le tasse corrispondenti

al/i nuovo/i Paese/i designato/i, in quanto secondo la regola 24.3)c)ii) ResC le tasse

internazionali riscosse all’atto del rinnovo lo sono per tutte le parti protette in tale momento.

Occorre indicare sulla domanda di designazione successiva che essa va effettuata dopo il

rinnovo.

È altresì possibile menzionare che una designazione successiva deve essere trattata dopo

l’iscrizione di una modifica se anche quest’ultima deve essere applicata alla designazione in

questione.

Fintanto che un rifiuto provvisorio di protezione è pendente in un Paese, non è possibile

designare successivamente tale Paese. Per contro, se una rinuncia o una dichiarazione di

rifiuto totale di protezione sono iscritte per una determinata parte contraente, è possibile

designare tale parte successivamente. Una designazione successiva è inoltre possibile ad

esempio nel caso in cui, a causa di una limitazione o di una dichiarazione di accettazione

parziale, solo una parte dei prodotti e/o dei servizi è protetta nella parte contraente in

questione; la designazione successiva è possibile solo per i prodotti e/o i servizi rifiutati.

Dopo l’iscrizione della designazione successiva nel registro internazionale, il seguito della

procedura è identico a quello di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.2,

pag. 81).

2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali

Sono considerate modifiche ai sensi della regola 25 ResC le seguenti iscrizioni nel registro

internazionale: cambiamento di titolare (trasmissione, cessione parziale), limitazione,

rinuncia, modifica del nome o dell’indirizzo del titolare, cambiamento di mandatario.

Contrariamente a quanto previsto dalla LPM, la registrazione di licenze e le restrizioni del

diritto di disporre non rientrano nella nozione di modifica ai sensi della regola 25 ResC. Se la

registrazione di base svizzera viene modificata, la registrazione internazionale che ne risulta

non viene modificata automaticamente (eccetto le modifiche considerate come una

cessazione degli effetti ai sensi dell’art. 6.3) PM, cfr. n. 2.5.4, pag. 86).

2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) ResC)

Il cambiamento di titolare di una registrazione internazionale può riferirsi a tutti i prodotti e/o

servizi interessati o soltanto a una parte di essi. Può essere effettuato per tutte le parti

contraenti designate o solamente per una parte di esse. L’iscrizione di un cambiamento di

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

84

titolare è possibile solo se il nuovo titolare soddisfa le condizioni che disciplinano il deposito

di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.1, pag. 80). Tali condizioni devono

essere adempiute per tutte le parti contraenti designate nella registrazione internazionale. Se

sono soddisfatte solo per una parte dei Paesi designati, è possibile esclusivamente un

trasferimento della registrazione per questi Paesi.

La domanda può essere depositata dal titolare attuale o dal suo mandatario, sia per il tramite

dell’Istituto sia direttamente all’OMPI.

In conformità al ResC, l’Istituto accetta altresì le domande di trasferimento provenienti dal

nuovo titolare se la Svizzera è il Paese di tale nuovo titolare. La domanda d’iscrizione deve

segnatamente essere corredata da una dichiarazione esplicita di trasferimento sottoscritta

dal titolare precedente (una copia è sufficiente) o da qualsiasi altro documento adeguato

quale ad esempio un estratto del RC, un contratto di vendita o una decisione giudiziaria.

In caso di cessioni parziali occorre elencare esplicitamente i prodotti e i servizi da trasferire

(in francese) e/o i Paesi interessati. L’iscrizione nel registro internazionale di una cessione

parziale o totale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli

emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).

2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) ResC)

Il titolare di una registrazione internazionale può fare iscrivere una limitazione della lista dei

prodotti e/o dei servizi relativa a talune o a tutte le parti contraenti designate. Gli effetti

dell’iscrizione di una limitazione si distinguono considerevolmente da quelli dell’iscrizione di

una radiazione parziale (cfr. n. 2.5.3, pag. 86). L’iscrizione di una limitazione non comporta la

soppressione definitiva dei prodotti e/o dei servizi interessati. Siccome rimangono nel

registro, essi possono costituire l’oggetto di una designazione successiva anche se la

limitazione interessava la totalità delle parti contraenti designate. Per contro, i prodotti e/o i

servizi interessati da una radiazione parziale sono soppressi a titolo definitivo dal registro e

possono essere protetti esclusivamente con una nuova registrazione internazionale.

La domanda indica le parti contraenti interessate dalla limitazione e deve essere depositata

dal titolare o da un mandatario direttamente all’OMPI o per il tramite dell’Istituto se sono

soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera b LPM. In questo caso i

prodotti e/o i servizi devono essere indicati in francese. L’iscrizione di una limitazione nel

registro internazionale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli

emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).

2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC)

È possibile rinunciare alla protezione di una o diverse parti contraenti designate per tutti i

prodotti e/o i servizi indicati. Contrariamente all’iscrizione di una radiazione totale, l’iscrizione

di una rinuncia non comporta la soppressione definitiva della registrazione internazionale.

Soltanto la parte o le parti contraenti designate che sono oggetto della rinuncia vengono

soppresse dal registro; una designazione successiva relativa a tali parti contraenti è pertanto

(nuovamente) possibile. La domanda di rinuncia deve essere presentata dal titolare o dal

suo mandatario e deve indicare le parti contraenti interessate dalla rinuncia. La richiesta può

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

85

essere depositata per il tramite dell’Istituto o direttamente all’OMPI. Per contro, non può mai

essere presentata per il tramite dell’Ufficio di una parte contraente designata. L’iscrizione di

una rinuncia nel registro internazionale è gratuita.

2.4.4 Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola

25.1)a)iv) ResC)

Le modifiche del nome e dell’indirizzo del titolare sono parimenti iscritte nel registro

internazionale. Le richieste possono essere presentate direttamente all’OMPI o per il tramite

dell’Istituto, sempre che l’Istituto sia competente in virtù del PM. L’iscrizione di una modifica

del nome o dell’indirizzo nel registro internazionale è assoggettata a una tassa (si veda la

tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).

2.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i)

ResC)

Le domande di cambiamento di mandatario possono essere presentate sia direttamente

all’OMPI sia per il tramite dell’Istituto, se la Svizzera è il Paese del titolare si sensi del PM.

L’iscrizione di un cambiamento di mandatario è gratuita.

2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali

2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis ResC)

Conformemente alla regola 20bis ResC è possibile iscrivere licenze nel registro

internazionale. Nelle parti contraenti designate che ammettono un’iscrizione di questo

genere, l’iscrizione produce gli stessi effetti di una licenza iscritta nel registro nazionale.

L’iscrizione è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e

tasse, n. 7 allegata al ResC) e può essere domandata sia direttamente all’OMPI sia per il

tramite dell’Ufficio della parte contraente del titolare della registrazione, oppure per il tramite

dell’Ufficio di una parte contraente a cui è accordata la licenza. L’Istituto esige la

presentazione di documenti che dimostrino la concessione della licenza, quali una

dichiarazione esplicita per mezzo della quale il titolare cede i diritti d’uso al licenziatario o, ad

esempio, una copia del contratto di licenza. Se l’Istituto riceve una domanda di questo

genere, la trasmette all’OMPI. La domanda deve indicare le parti contraenti per le quali è

stata concessa la licenza, l’estensione della licenza e, se del caso, la durata di quest’ultima.

Per quanto riguarda le licenze parziali, occorre inoltre indicare per quali prodotti e/o servizi è

stata concessa la licenza e, se la licenza è stata concessa solo per una parte del territorio

della parte contraente designata, tale territorio.

L’iscrizione di sublicenze nel registro internazionale non è per contro possibile.

2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) MP – regola 21 ResC)

Quando un marchio nazionale è registrato in una parte contraente designata e una

registrazione internazionale identica designa altresì tale parte contraente, il marchio

nazionale si considera sostituito dalla registrazione internazionale in questione,

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

86

conformemente all’articolo 4bis 1) PM. La sostituzione ha luogo a condizione che lo stesso

titolare sia registrato per le due registrazioni, che la registrazione internazionale sia protetta

nella parte contraente designata, che tutti i prodotti e/o i servizi protetti per il marchio

nazionale figurino anche nella registrazione internazionale e che la registrazione nazionale

sia anteriore a quella internazionale.

I diritti anteriori, quali ad esempio la priorità della registrazione nazionale, non sono

interessati da questa sostituzione.

La registrazione nazionale anteriore non è tuttavia radiata dalla sostituzione; essa continua a

esistere finché non sarà più rinnovata. Un rinnovo è indicato segnatamente qualora la

registrazione di base dalla quale risulta la registrazione internazionale si trovi ancora nel

periodo di dipendenza di cinque anni (cfr. n. 2.5.4, pag. 86).

La sostituzione è considerata effettiva non appena si verificano tutte le condizioni previste

dall’articolo 4bis 1) PM. Di conseguenza, l’iscrizione di una sostituzione non è obbligatoria.

L’OMPI raccomanda tuttavia di procedere comunque all’iscrizione affinché le parti terze

siano informate della sostituzione. La domanda di sostituzione deve essere depositata

all’Ufficio della parte contraente interessata, che in seguito la iscrive nel suo registro

nazionale e informa l’OMPI. Quest’ultima informa il titolare e pubblica una notifica in merito

nel bollettino. L’iscrizione della sostituzione è gratuita.

2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) ResC)

Il titolare ha la possibilità di radiare la registrazione internazionale dal registro internazionale

per la totalità o solo una parte dei prodotti e/o dei servizi. La domanda può essere presentata

per il tramite dell’Istituto o direttamente all’OMPI dal titolare stesso. La domanda non può mai

essere depositata per il tramite di una parte contraente designata. L’iscrizione di una

radiazione è gratuita.

Una radiazione sopprime definitivamente dal registro i prodotti e/o i servizi interessati. Per

questi ultimi, la protezione può essere riottenuta solo con una nuova domanda di

registrazione internazionale (in tal caso un nuovo numero internazionale viene attribuito alla

nuova domanda risultante dalla stessa registrazione di base). Ne consegue che la radiazione

parziale produce un effetto molto più radicale di una limitazione della lista dei prodotti e/o dei

servizi (cfr. n. 2.4.2, pag. 84) e la radiazione totale ha un effetto molto più radicale di una

rinuncia (cfr. n. 2.4.3 pag. 84).

2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC)

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale («date

d’enregistrement») la protezione risultante dalla registrazione internazionale rimane

dipendente dalla registrazione di base o dalla domanda di base. Pertanto non è più possibile

rivendicare la protezione risultante dalla registrazione internazionale quando, nel corso dei

cinque anni, la registrazione di base o la domanda di base ha parzialmente o completamente

cessato di produrre i suoi effetti (in seguito a radiazione, radiazione parziale o ritiro della

domanda). Lo stesso vale per gli eventi occorsi in seguito a una procedura avviata nel corso

dei cinque anni del periodo di dipendenza ma che termina molto più tardi.

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

87

Il PM ha introdotto una possibilità di eludere gli effetti di questa dipendenza assoluta: si tratta

della trasformazione (cfr. n. 2.5.5, pag. 87).

2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9quinquies PM)

Una registrazione internazionale la cui registrazione di base ha parzialmente o totalmente

cessato di produrre effetti nel Paese d’origine (cfr. n. 2.5.4, pag. 86) nel corso dei cinque

anni del periodo di dipendenza (art. 6.3 PM), può essere trasformata in domande di

registrazioni nazionali (art. 9quinquies PM).

La domanda di trasformazione deve essere depositata all’Istituto nei tre mesi successivi alla

radiazione della registrazione internazionale (art. 9quinquies PM; art. 46a cpv. 1 lett. a LPM).

L’iscrizione di una trasformazione è gratuita.

La data di deposito attribuita alla registrazione nazionale risultante dalla trasformazione

corrisponde alla data della registrazione internazionale d’origine (qualora a quest’ultima sia

stata riconosciuta la priorità di un deposito anteriore secondo l’art. 4 CUP, tale priorità vale

anche per la registrazione nazionale risultante dalla trasformazione). La registrazione

trasformata è sottoposta a un nuovo esame materiale (art. 9quinquies PM in combinato disposto

con l’art. 46a cpv. 1 lett. d LPM). Dopo l’esame della richiesta di trasformazione, il marchio è

pubblicato con un’apposita osservazione e beneficia della medesima priorità della

registrazione internazionale d’origine. Non è possibile sollevare opposizione contro un

marchio risultante da una trasformazione (art. 46a cpv. 2 LPM).

2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC)

La regola 27.3) ResC prevede che due registrazioni internazionali che risultano da una

cessione parziale e che hanno di nuovo il medesimo titolare (p.es. dopo diverse altre

trasmissioni), possano, dietro richiesta del titolare, essere fuse in una sola registrazione. La

fusione può parimenti riferirsi solo a una parte della registrazione internazionale d’origine.

Pertanto, se una registrazione è stata divisa in cinque registrazioni in seguito a diverse

trasmissioni parziali, è assolutamente possibile che solo tre parti siano nuovamente riunite

tramite fusione. La fusione non è possibile per registrazioni internazionali che, sebbene

identiche e appartenenti allo stesso titolare, risultano da registrazioni internazionali

indipendenti.

La domanda può essere depositata direttamente all’OMPI o per il tramite dell’Ufficio della

parte contraente del titolare. La registrazione di una fusione è gratuita.

2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20

ResC)

È possibile iscrivere nel registro internazionale che il titolare di una registrazione

internazionale non ne può disporre liberamente (regola 20 ResC). Una tale restrizione può

riferirsi alla registrazione nel suo insieme o a talune parti contraenti designate soltanto. La

notifica può essere effettuata dal titolare stesso o dall’Ufficio della parte contraente del

titolare. Essa può inoltre essere effettuata dall’Ufficio di una parte contraente designata. In

questo caso, tuttavia, la restrizione interesserà solo tale parte. La costituzione in pegno, il

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

88

pignoramento o eventuali restrizioni del diritto a disporre pronunciate da tribunali o da

autorità di esecuzione sono possibili forme di limitazione del diritto a disporre. Il ritiro di una

tale restrizione del diritto a disporre deve essere comunicato dal suo beneficiario all’Ufficio

che ne aveva richiesto l’iscrizione, il quale si occuperà di informare l’OMPI. L’iscrizione della

restrizione del diritto a disporre è notificata al titolare dall’OMPI e pubblicata nel bollettino;

essa è gratuita.

2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31

ResC)

Le registrazioni internazionali possono essere rinnovate sempre per un periodo di dieci anni.

L’OMPI notifica al titolare del marchio e al suo mandatario la scadenza del termine di

protezione sei mesi prima della scadenza (art. 7.3) PM). L’omissione di tale notifica non

conferisce tuttavia al titolare o al suo mandatario alcun diritto in relazione al rinnovo (regola

29 ResC). Per il rinnovo è sufficiente pagare le tasse esigibili a tal fine (regola 30 ResC; si

veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 6 allegata al ResC; in merito al rinnovo e alla

data della designazione successiva, cfr. n. 2.3, pag. 82). Le procedure di rinnovo, su carta o

online, avvengono esclusivamente tra il titolare o il suo mandatario da un lato e l’OMPI

dall’altro. Siccome non partecipa a questa procedura, l’Istituto non trasmette alcuna

domanda di rinnovo all’OMPI né riscuote tasse a tal fine.

2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 ResC)

Su richiesta di un Ufficio interessato e in determinati casi del titolare, gli errori contenuti in

una registrazione internazionale possono essere rettificati quando:

- l’errore è imputabile all’OMPI. In tal caso l’OMPI può correggere l’errore d’ufficio;

- l’errore è evidente e la correzione è indispensabile;

- l’errore si riferisce ai fatti, ad esempio quando il nome o l’indirizzo del titolare, la data o il

numero della registrazione di base non sono corretti.

Il fatto che un titolare abbia dimenticato di designare determinati Paesi nella domanda o

abbia dimenticato di menzionare determinati prodotti e servizi non è considerato un errore.

Le dimenticanze di questo genere non sono rettificabili ai sensi della regola 28 ResC.

Gli errori commessi dall’Ufficio del titolare che interessano i diritti relativi alla registrazione

internazionale possono essere rettificati solo se la domanda perviene all’OMPI entro nove

mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’iscrizione contenente l’errore. Pertanto, non

appena riceve il «certificato di registrazione» o la «notifica» di modifica, il titolare deve

assolutamente verificare che l’iscrizione non contenga errori. In caso di errori, deve

informare senza indugio l’Istituto (se la domanda è stata trattata dall’Istituto) affinché

quest’ultimo richieda l’iscrizione di una rettifica.

Le rettifiche sono notificate dall’OMPI al titolare e agli Uffici delle parti contraenti designate e

pubblicate nel bollettino. Le rettifiche sono gratuite.

I termini previsti per l’esame e l’opposizione all’articolo 5.2) PM ricominciano a decorrere per

le parti contraenti designate interessate dalla rettifica se, in seguito a quest’ultima, vi sono

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

89

motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come

inizialmente notificata.

3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera

In virtù delle disposizioni dell’articolo 5.2) AM e dell’articolo 5.1) PM, l’Istituto esamina tutti i

marchi iscritti nel registro internazionale per cui è stata notificata l’estensione della

protezione alla Svizzera (cfr. n. 2.2.1, pag. 81)3. In caso di irregolarità materiali o formali

l’Istituto emette un rifiuto provvisorio di protezione (art. 52 OPM) in merito al quale il

depositante può prendere posizione4. Per quanto riguarda l’esame dei motivi relativi

d’esclusione delle registrazioni internazionali designanti la Svizzera si veda la Parte 6, pag.

201 delle presenti Direttive.

3.1 Procedura presso l’OMPI

3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la

Svizzera

Secondo l’articolo 5.2) PM, il termine per esaminare una registrazione internazionale è di un

anno rispettivamente di 18 mesi5 (cfr. n. 3.2.1, pag. 93). Tale termine decorre dalla

spedizione della notifica della registrazione internazionale agli Uffici delle parti contraenti

designate. L’esame è concluso con la concessione della protezione (cfr. n. 3.1.2, pag. 89)

oppure con il rilascio di una notifica concernente il rifiuto provvisorio (cfr. n. 3.1.3, pag. 90).

3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1)

ResC

Quando non vi sia alcun motivo di rifiuto, l’Istituto invia all’OMPI entro il termine di 12

rispettivamente 18 mesi (art. 5.2) PM) una dichiarazione di concessione della protezione

(«déclaration d’octroi de la protection»). Il titolare della registrazione internazionale viene

dunque informato in merito alla concessione della protezione per il tramite dell’OMPI.

3 Un eventuale rifiuto di protezione emesso a questo titolo deve potersi fondare sui motivi citati nella

CUP; cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.). 4 Dal 1º gennaio 2017 l’Istituto può emettere un rifiuto di protezione per motivi formali (cf. art. 30 cpv. 2

lett. a LPM nell’art. 52 OPM). Ciò consente in particolare all’Istituto di respingere le formulazioni di

prodotti e servizi palesemente non ammesse secondo la sua prassi. Cfr. il Rapporto esplicativo

relativo al diritto di esecuzione «Swissness», Berna, 2 settembre 2015 in merito all’articolo 52

capoverso 1 lettera a OPM, pag. 9, reperibile alla pagina

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_es

plicativo_IT.pdf.

5 La Svizzera ha emesso una relativa dichiarazione ai sensi dell’articolo 5.2)b) PM.

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

90

3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio

Un rifiuto provvisorio deve essere trasmesso alla posta o elettronicamente al più tardi l’ultimo

giorno del termine stabilito dall’articolo 5.2) PM (regola 18 ResC, istruzioni amministrative 11

e 14). Per l’osservanza del termine è quindi determinante la data dell’invio e non la data di

ricezione. Oltre al numero della registrazione internazionale, vi devono figurare i motivi del

rifiuto provvisorio, le basi legali, i prodotti e/o i servizi interessati dal rifiuto e il termine di

risposta (art. 5.2) PM e regola 17 ResC). Nel rifiuto provvisorio l’Istituto indica esplicitamente

i prodotti e/o servizi che non sono oggetto di rifiuto.

3.1.4 Avvisi d’irregolarità («avis d’irrégularités»; regola 18 ResC)

Quando l’Istituto notifica un rifiuto provvisorio che non soddisfa una delle condizioni previste

dal PM o dal ResC, l’OMPI trasmette all’Istituto un avviso d’irregolarità conformemente alla

regola 18 ResC. Tranne nel caso delle irregolarità previste alla regola 18.1)a) ResC

(segnatamente il rifiuto tardivo), l’Istituto dispone di un termine di due mesi a decorrere

dall’avviso d’irregolarità per regolarizzare il suo rifiuto provvisorio. Se la notifica regolarizzata

è inviata entro il termine summenzionato, sarà considerata come inviata alla data alla quale

la notifica irregolare era stata trasmessa alla posta o trasmessa elettronicamente all’Ufficio

internazionale (regola 18.1)d) ResC). Al titolare è accordato un nuovo termine di cinque mesi

a decorrere dall’emissione della notifica regolarizzata per rispondere al rifiuto provvisorio.

3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC)

Al fine di sormontare i motivi invocati nel rifiuto provvisorio, il titolare può nel corso della

procedura limitare la lista dei prodotti e/o servizi, rinunciare alla propria registrazione

internazionale o radiarla totalmente o parzialmente. L’OMPI comunica tali modifiche alle parti

contraenti designate, le quali devono quindi esaminare le relative conseguenze sulla

procedura in corso. Qualora una domanda di modifica sia in corso di trattamento dall’OMPI,

si consiglia d’informarne l’Istituto affinché quest’ultimo attenda la registrazione di tale

modifica prima di emettere una decisione.

A) Limitazione ai sensi della regola 25.1)a)ii) ResC

Il titolare interessato da un rifiuto provvisorio può decidere di limitare la propria lista di

prodotti e/o di servizi con effetti per la Svizzera per il tramite dell’OMPI (cfr. n. 2.4.2,

pag. 84)6. Ricevuta la notifica dall’OMPI, l’Istituto esamina se tale limitazione ha un

influsso sulla procedura d’esame. Se la limitazione permette di accettare il segno (tale è il

caso quando i prodotti e/o servizi che sono stati oggetto del rifiuto provvisorio non sono

più rivendicati), l’Istituto notifica all’OMPI una dichiarazione di concessione della

protezione secondo la regola 18ter 2)i) ResC che si riferisce alla limitazione applicata nel

corso della procedura. Successivamente l’OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o

al suo mandatario iscritto nel registro.

6 Qualora il titolare accetti una limitazione proposta dall’Istituto, in via eccezionale può trasmetterla

direttamente all’Istituto (cfr. n. 3.2.5, lett. C, pag. 93).

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

91

Se il segno non può tuttavia ottenere la protezione grazie alla limitazione, la procedura

prosegue, ma si fonda sulla formulazione limitata della lista dei prodotti e/o dei servizi.

L’Istituto non è tenuto ad accettare ogni tipo di limitazione: la regola 27.5) ResC permette

in effetti all’Ufficio di una parte contraente designata di dichiarare che una limitazione non

produce effetti sul suo territorio. L’Istituto si avvale di questa possibilità segnatamente nei

casi in cui la limitazione contiene un termine inappropriato (p.es. una denominazione

d’origine protetta quale denominazione generica) o si tratta in realtà di un’estensione

della lista dei prodotti e/o dei servizi. Una tale dichiarazione deve tuttavia essere

trasmessa entro 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la limitazione è stata notificata

all’Ufficio della parte contraente interessata (regola 27.5)c) ResC).

B) Rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC

Il titolare può rinunciare in ogni momento alla protezione in un determinato Paese

richiedendo l’iscrizione di una rinuncia che concerne questa parte per tutti i prodotti e/o i

servizi (cfr. n. 2.4.3, pag. 84). La rinuncia è iscritta nel registro internazionale e in seguito

notificata agli Uffici interessati. Per effetto della rinuncia alla protezione della

registrazione internazionale in Svizzera, viene meno l’oggetto della procedura che si

conclude senza altre formalità, ossia senza l’emissione di una decisione formale (lo

stesso accade quando una notifica di rifiuto provvisorio è stata emessa).

C) Radiazione ai sensi della regola 25.1)a)v) ResC

Il titolare può radiare la registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti

designate per la totalità o una parte dei prodotti e/o dei servizi (cfr. n. 2.5.3, pag. 86). La

domanda di radiazione è inoltrata all’OMPI, iscritta nel registro e notificata alle parti

contraenti designate. Per quanto riguarda le conseguenze su una procedura in corso,

occorre operare una distinzione a seconda della portata della radiazione.

- Radiazione totale: quando il titolare radia totalmente la sua registrazione

internazionale, la procedura in corso non ha più oggetto ed è conclusa senza altre

formalità, ossia senza l’emissione di una decisione formale (lo stesso accade quando

una notifica di rifiuto provvisorio è già stata emessa).

- Radiazione parziale: quando il titolare radia parzialmente la sua registrazione

internazionale, l’Istituto deve esaminare le conseguenze di tale radiazione sulla

procedura in corso. Nel caso la radiazione permette di concedere la protezione alla

registrazione internazionale per la parte restante di prodotti e/o servizi (tale è il caso

quando il rifiuto provvisorio concerneva esclusivamente i prodotti e/o servizi oramai

radiati), l’Istituto notifica all’OMPI una dichiarazione di concessione della protezione

che si riferisce espressamente alla radiazione parziale effettuata nel corso della

procedura. Successivamente l’OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o al suo

mandatario. Se la radiazione parziale, invece, non permette di rimediare alle

obiezioni emesse nel rifiuto provvisorio, la procedura prosegue ma si fonda sulla

formulazione parzialmente radiata della lista dei prodotti e/o dei servizi (si vedano le

differenze tra limitazione e radiazione parziale, cfr. n. 2.4.2, pag. 84).

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

92

3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) ResC)

Una volta notificato un rifiuto provvisorio all’OMPI, la procedura presso l’OMPI deve

concludersi con una dichiarazione che indichi se la protezione del marchio è rifiutata oppure

se è concessa, totalmente o parzialmente. Tali dichiarazioni ai sensi della regola 18ter 2) o 3)

ResC sono comunicate all’OMPI che le trasmette al titolare o al suo mandatario. Poiché il

rifiuto rispettivamente la protezione parziale è decisa formalmente a livello di procedura

presso l’Istituto, in linea di principio le dichiarazioni concernenti il rifiuto o la protezione

parziale presso l’OMPI hanno effetto dichiarativo.

Tuttavia, quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi,

la dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) ResC, che è comunicata al titolare per il

tramite dell’OMPI, fa decorrere sia il termine per chiedere il proseguimento della procedura

secondo l’articolo 41 LPM sia il termine per presentare ricorso. Nella misura in cui il titolare

utilizza uno dei rimedi giuridici a sua disposizione, l’Istituto dovrà informare l’OMPI dell’esito

della procedura. Questa comunicazione deve essere effettuata solo se la decisione finale

definitiva non corrisponde alla dichiarazione iniziale. In tal caso l’Istituto notifica una

dichiarazione ai sensi della regola 18ter 4) ResC.

3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC)

Per invalidazione si intende qualsiasi decisione dell’autorità amministrativa o giudiziaria

competente del Paese interessato per mezzo della quale l’effetto di una registrazione

internazionale è annullato o revocato sul territorio di tale parte contraente designata.

L’invalidazione può anche essere applicata solo a taluni dei prodotti e/o dei servizi protetti.

Quando viene a conoscenza di una tale invalidazione, l’Ufficio della parte contraente

interessata deve notificare all’OMPI la decisione così come i prodotti e/o i servizi ai quali si

riferisce. Queste indicazioni sono iscritte nel registro internazionale e pubblicate nel

bollettino. L’OMPI informa il titolare dell’invalidazione e, se richiesto, comunica all’Ufficio

della parte contraente interessata la data dell’invalidazione. L’iscrizione di un’invalidazione è

gratuita.

3.1.8 Rettifica (regola 28 ResC)

Un errore relativo a una registrazione internazionale può essere rettificato (regola 28 ResC).

La rettifica è notificata alle parti contraenti designate, che dispongono quindi di un nuovo

termine di un anno o di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio se, in seguito alla rettifica,

vi sono motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come

inizialmente notificata. Una registrazione internazionale rettificata è pertanto sottoposta a un

nuovo esame da parte dell’Istituto. Se è già pendente una procedura dinanzi all’Istituto,

quest’ultimo esamina le conseguenze della rettifica su tale procedura e, all’occorrenza,

notifica un nuovo rifiuto provvisorio che tiene conto della rettifica. Tale rifiuto fa decorrere un

nuovo termine di risposta di cinque mesi. La rettifica potrebbe altresì consentire di

ammettere il segno alla protezione. In tal caso l’Istituto notifica una dichiarazione di

concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 2) ResC che si riferisce

espressamente alla suddetta rettifica.

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

93

3.2 Procedura presso l’Istituto

3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera

Quando le condizioni della domanda internazionale sono soddisfatte, l’OMPI iscrive nel

registro internazionale la registrazione internazionale e la notifica agli Uffici delle parti

contraenti designate. Le parti contraenti designate dispongono quindi di un termine di un

anno o di 18 mesi (art. 5.2) PM) a decorrere dalla notifica («date de notification») per

notificare un rifiuto provvisorio di protezione7. L’Istituto dispone di un termine di 18 mesi per

notificare un rifiuto provvisorio concernente una registrazione internazionale sulla base del

PM8. Poiché il termine di 18 mesi secondo l’articolo 5.2)b) PM è applicabile solo quando la

Svizzera è designata in una registrazione internazionale il cui Ufficio d’origine ha aderito

esclusivamente al PM (art. 9sexies 1)b) PM), nella maggior parte dei casi l’esame viene

effettuato entro un termine di un anno. Per tale motivo, soltanto in casi eccezionali un titolare

riceverà un rifiuto provvisorio dopo tale termine.

Se un titolare desidera che la sua registrazione internazionale sia esaminata entro un

termine più breve, dietro pagamento di una tassa, ha la possibilità di richiedere l’esame dei

motivi assoluti nell’ambito di una procedura accelerata conformemente all’articolo 18a OPM

(cfr. n. 3.2.8, pag. 96).

3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1)

ResC

Secondo la regola 18ter 1) ResC, le dichiarazioni di concessione della protezione (non

precedute da un rifiuto provvisorio di protezione) sono obbligatorie9. Queste devono essere

trasmesse all’OMPI dalla parte contraente designata. I titolari delle registrazioni

internazionali vengono informati in merito alla concessione della protezione dall’OMPI (cfr. n.

3.1.2, pag. 89).

3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta

Quando vi sono motivi assoluti di esclusione, l’Istituto notifica un rifiuto provvisorio all’OMPI,

la quale lo inoltra al titolare della registrazione internazionale interessato o al suo mandatario

iscritto presso l’OMPI. Il rifiuto provvisorio può concernere tutti i prodotti e/o servizi («refus

total») o solo una parte di essi («refus partiel»).

L’articolo 5.1) PM menziona che un rifiuto «(…) potrà essere fondato soltanto sui motivi che

sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà

industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l’Ufficio che notifica il

7 Cfr. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Testa di chitarra

(marchio tridimensionale). 8 La Svizzera ha rilasciato la dichiarazione relativa ai sensi dell’art. 5.2)b) PM. 9 Questa disposizione è in particolare tesa a informare i titolari sullo stato della concessione della

protezione per la loro registrazione internazionale nelle parti contraenti designate.

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

94

rifiuto (…)». I motivi di rifiuto sono pertanto identici a quelli elencati all’articolo 2 LPM (cfr.

Parte 5, Pag. 97).

Il titolare dispone quindi di un termine di cinque mesi per rispondere. Si tratta di un termine

amministrativo fissato dall’Istituto (e non di un termine legale) (cfr. Parte 1, n. 5.5, segg.,

pag. 31). Tale termine inizia a decorrere dall’emissione del rifiuto provvisorio e non dalla

ricezione del rifiuto da parte del titolare o del suo mandatario iscritto nel registro.

3.2.4 Rappresentanza e recapito

Il titolare domiciliato all’estero ha bisogno di un recapito in Svizzera per fare valere i suoi

diritti (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26). Qualora il titolare designi un rappresentante,

anche quest’ultimo deve disporre di un recapito in Svizzera (nel caso si tratti di un

rappresentante residente all’estero), e deve disporre di una procura (cfr. Parte 1, n. 4.2,

pag. 25); una procura per sostituzione da parte del mandatario iscritto presso l’OMPI è

ammessa.

Quando l’Istituto presenta una proposta concreta di limitazione della lista dei prodotti e/o dei

servizi (segnatamente una proposta di limitazione geografica) o una proposta di limitazione

dell’oggetto della protezione (segnatamente per mezzo di una rivendicazione di colore

negativa), il titolare o il suo mandatario iscritto presso l’OMPI può dichiarare in una delle

lingue ufficiali dell’Istituto, di accettare la limitazione, direttamente all’Istituto e senza

avvalersi di un recapito in Svizzera. Non si intrattiene alcuna corrispondenza con il titolare o

con il suo mandatario. La registrazione internazionale è protetta in Svizzera con la

limitazione proposta dall’Istituto (la procedura si conclude quindi con l’emissione di una

dichiarazione ai sensi della regola 18ter2)ii)ResC, non soggetta a ricorso).

3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare

Quando il titolare risponde al rifiuto provvisorio, in linea di massima la procedura è identica a

quella nazionale.

A) Mantenimento del rifiuto provvisorio

Quando l’Istituto per mezzo di un cosiddetto «mantenimento» si attiene, totalmente o

parzialmente, ai propri motivi di rifiuto (art. 17 cpv. 2 OPM), conclude la procedura

emettendo una decisione. Il titolare può allora ricorrere presso il Tribunale amministrativo

federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 31, 32 e 33 lett. e LTAF). Una

volta entrata in vigore la decisione, l’Istituto comunica all’OMPI il risultato finale della

procedura tramite l’emissione di una dichiarazione ai sensi della regola 18ter2) o 3) ResC.

B) Ritiro del rifiuto provvisorio

Quando l’Istituto, sulla base delle argomentazioni inoltrate, riconsidera la sua valutazione

iniziale e decide di concedere la protezione in Svizzera alla registrazione internazionale,

conclude la procedura emettendo una dichiarazione di concessione della protezione ai

sensi della regola 18ter 2)i) ResC, indirizzata direttamente all’OMPI.

C) Il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

95

Quando il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi

che consente di conferire la protezione al segno, l’Istituto conclude la procedura

emettendo una dichiarazione di concessione parziale della protezione senza rimedi

giuridici ai sensi della regola 18ter 2)ii) ResC. Dunque, quando il titolare accetta una

limitazione proposta dall’Istituto o quando l’Istituto accetta una proposta di limitazione

presentata dal titolare, l’Istituto non notifica una decisione al titolare (cfr. n 3.2.4, pag. 94).

Se in un secondo momento vuole contestare il suo dichiarato consenso alla limitazione, il

titolare deve rispettare le condizioni molto severe della procedura di riesame.

D) Il titolare rinuncia alla protezione in Svizzera

Una rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC non può essere presentata

direttamente presso la parte contraente designata (cfr. n. 2.4.3, pag. 84). Di

conseguenza, l’Istituto non può entrare nel merito su una richiesta di questo genere.

Se un titolare non desidera più che la sua registrazione internazionale sia protetta nel

territorio svizzero, esso può procedere in due maniere: chiedere all’Istituto l’emissione di una

decisione finale seguita da una dichiarazione di rifiuto totale e definitivo presso l’OMPI ai

sensi della regola 18ter 3) ResC oppure dichiarare una rinuncia della protezione direttamente

presso l’OMPI ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC.

3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto

Quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi, l’Istituto

emette una dichiarazione di concessione parziale della protezione oppure una dichiarazione

di rifiuto ai sensi della regola 17.5)a)i) o 17.5)a)iii) ResC con l’indicazione dei rimedi giuridici

e della possibilità di chiedere il proseguimento della procedura conformemente all’articolo 41

LPM.

Se il titolare chiede il proseguimento della procedura e le condizioni previste sono

soddisfatte, la procedura prosegue come indicato al n. 3.2.5, pag. 94 senza che l’Istituto ritiri

la sua dichiarazione precedentemente menzionata. Quando la procedura è conclusa tramite

una decisione dell’Istituto entrata in vigore o di un’autorità di ricorso e tale decisione

conferma il contenuto della dichiarazione secondo la regola 18ter 2) o 3) ResC già iscritta,

l’Istituto non emette una nuova dichiarazione. Per contro, una dichiarazione ai sensi della

regola 18ter 4) ResC è emessa nel caso in cui il contenuto della decisione finale diverga da

quello della dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) ResC (cfr. paragrafo precedente).

3.2.7 Proseguimento della procedura

Analogamente alla procedura di registrazione di un marchio nazionale, il titolare può

chiedere il proseguimento della procedura in conformità all’articolo 41 LPM (per quanto

riguarda le condizioni di applicazione di questa disposizione si veda Parte 2, n. 5.5.7,

pag. 34).

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

96

3.2.8 Procedura d’esame accelerata

L’articolo 18a OPM prevede che il titolare di una registrazione internazionale possa

domandare che l’esame dei motivi assoluti sia attuato secondo una procedura accelerata.

Per quanto riguarda le condizioni formali legate a questa procedura si veda la Parte 2, n. 3.5,

pag. 62.

Una richiesta d’esame accelerato può essere presentata prima della scadenza del termine di

rifiuto applicabile o dopo la notifica di un rifiuto provvisorio di protezione basato su motivi

assoluti.

A) Richieste d’esame accelerato prima della scadenza del termine di rifiuto provvisorio

In questo caso l’Istituto esamina i motivi assoluti di rifiuto non appena riceve il pagamento

della tassa. Se la protezione della registrazione internazionale può essere accordata, il

titolare è informato tramite una dichiarazione di concessione della protezione

conformemente alla regola 18ter 1) ResC. Una tale dichiarazione, tuttavia, è notificata

solo alla scadenza del termine di opposizione. Se il marchio deve essere rifiutato,

l’Istituto notifica in tempi brevi un rifiuto provvisorio basato su motivi assoluti. La

procedura prosegue quindi come indicato dal n. 3.2.2, pag. 93 al n. 3.2.6, pag. 95 e

seguenti.

B) Richieste d’esame accelerato dopo la notifica di un rifiuto provvisorio

In questo caso l’Istituto applica la procedura accelerata agli ulteriori scambi di allegati tra

l’Istituto e il titolare non appena riceve il pagamento della tassa.

La legislazione non prevede una procedura accelerata per l’esame dei motivi relativi.

97

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

1. Basi giuridiche

Art. 1 cpv. 1 LPM

Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’azienda da quelli di

un’altra azienda.

Art. 30 cpv. 2 lett. c, d e e nonché cpv. 3 LPM

[L’Istituto] Respinge la domanda di registrazione se:

c. vi sono motivi assoluti d’esclusione;

d. il marchio di garanzia o il marchio collettivo non soddisfanno le esigenze previste

dagli articoli 21 a 23;

e. il marchio geografico non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a–27c.

L’Istituto registra il marchio in assenza di motivi d’esclusione.

Art. 2 LPM: motivi assoluti d’esclusione

Sono esclusi dalla protezione come marchi:

a. i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i

prodotti o i servizi ai quali si riferiscono;

b. le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o

dell’imballaggio imposte dalla tecnica;

c. i segni che possono indurre in errore;

d. i segni in contrasto con l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.

Queste disposizioni nazionali corrispondono sostanzialmente1 alle prescrizioni

dell’articolo 6quinquies lett. B n. 2 e 3 CUP, di cui occorre tenere conto nell’ambito dell’esame

delle domande di estensione della protezione di marchi internazionali alla Svizzera (cfr.

Parte 4, n. 2, pag. 80).

2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio

L’articolo 1 capoverso 1 LPM definisce il marchio come un segno atto a distinguere i prodotti

o i servizi di un’azienda da quelli di un’altra azienda. In qualità di contrassegno il marchio ha

anzitutto una funzione distintiva: è atto a individualizzare i prodotti e i servizi contrassegnati

di maniera che ai destinatari sia possibile riconoscere ad ogni momento i prodotti di una

determinata azienda nella moltitudine di offerte sul mercato e quindi distinguerli da quelli

1 In merito alle riserve cfr. n. 7.1, pag. 149.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

98

degli altri offerenti2. Il marchio svolge altresì una funzione di provenienza3: garantisce che

tutti i prodotti contrassegnati provengano da un’azienda determinata (o da un’azienda

appartenente a un gruppo di aziende strettamente legate sotto il profilo economico).

Un segno è atto a costituire un marchio se, considerato in astratto – ossia

indipendentemente da prodotti o servizi specifici – è idoneo a svolgere la funzione di

marchio4. L’attitudine a costituire un marchio è pertanto anche chiamata carattere distintivo

astratto5. Solo i segni che il pubblico non può in nessun caso comprendere e riconoscere

come contrassegno di un determinato titolare di un marchio non sono atti a costituire un

marchio. Oltre ai segni eccessivamente complessi (p.es. i codici a barre) non sono atti a

costituire un marchio i segni che non sono percepiti dai destinatari come dei contrassegni

unitari e indivisibili. Tale è il caso, quando non sorge un’impressione d’insieme completa,

come ad esempio nel caso di testi o melodie piuttosto lunghi6.

3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d’esclusione

3.1 Criteri d’esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi

I criteri applicati nell’ambito dell’esame materiale dei depositi nazionali di marchi e delle

registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera sono

essenzialmente7 identici8.

Nel quadro dell’esame dei motivi assoluti d’esclusione per le tre categorie di marchi, ovvero il

marchio individuale, il marchio di garanzia e il marchio collettivo, valgono gli stessi criteri di

valutazione. Ciò vale anche per i diversi tipi di marchi (p.es. i marchi verbali, figurativi o di

colore, marchi verbali/figurativi combinati, marchi tridimensionali, ecc.). Nell’ambito della

valutazione possono tuttavia emergere differenze determinate dal fatto che il pubblico non

2 DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547,

consid. 2.3 – Sedia (marchio tridimensionale); DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF

B-2418/2014, consid. 3 – Bouton (marchio figurativo).

3 DTF 128 III 454, consid. 2 – YUKON; DTF 135 III 359, consid. 2.5.3 – (marchio acustico); TAF B-

2828/2010, consid. 2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale). 4 TAF B-5456/2009, consid. 2.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale). 5 È necessario distinguere il carattere distintivo astratto, indipendente da prodotti e servizi, di cui

all'art. 1 cpv. 1 LPM, dal carattere distintivo concreto esaminato ai sensi dell’art. 2 lett. a LPM in

relazione ai prodotti e/o ai servizi concretamente rivendicati (cfr. n. 4.2. pag. 105). 6 Cfr. in merito all’orecchiabilità rispettivamente alla lunghezza di una melodia DTF 135 III 359, consid.

2.5.6 – (marchio acustico); cfr. anche TAF B-8240/2010, consid. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE

REGION. 7 In merito all’eccezione a questo principio cfr. n. 7.1, pag. 149. 8 I termini «domanda di registrazione di un marchio», «depositante» e «rigetto della domanda di

registrazione di un marchio» impiegati nella Parte 5 si riferiscono non solo ai marchi svizzeri ma anche

alle registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera e stanno a titolo

rappresentativo segnatamente per i termini analoghi «domanda di estensione della protezione»,

«titolare del marchio internazionale» e «rifiuto di protezione».

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

99

percepisce tutti i tipi di segni allo stesso modo9. La percezione di un segno costituito ad

esempio dalla forma, dal colore o dal motivo del prodotto stesso non corrisponde

necessariamente a quella di un segno completamente indipendente dall’aspetto esterno del

prodotto. Di conseguenza, in sede di valutazione della percezione dei destinatari, l’Istituto

distingue tra segni convenzionali (cfr. lett. A, pag. 110) e non convenzionali (cfr. lett. B,

pag. 133). L’articolo 2 lettera a LPM non si applica ai marchi geografici (art. 27a LPM).

3.2 Impressione d’insieme

Nell’ambito della valutazione di un segno è anzitutto determinante l’impressione d’insieme10.

Questa risulta dalla combinazione di tutti gli elementi da cui è costituito il segno, come ad

esempio il grado descrittivo della parola/delle parole, la grafia, la rappresentazione grafica e i

colori11. L’impatto di ciascun elemento sull’impressione d’insieme deve essere valutato caso

per caso.

Mentre la combinazione di elementi di dominio pubblico con elementi dotati di carattere

distintivo può generare un insieme ammissibile alla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera a

LPM, segni che possono indurre in errore (art. 2 lett. c LPM) e quelli in contrasto con l’ordine

pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) non sono in linea di massima

ammessi alla protezione neanche se combinati con elementi ammessi alla protezione12. Tali

segni sono di norma esclusi dalla protezione come marchi13. Una valutazione differenziata si

presenta se ci sono modifiche o mutilazioni14: benché possano, infatti, rendere un segno

ammissibile alla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, gli ostacoli alla protezione di

cui alle lettere c e d dell’articolo 2 LPM restano in linea di principio immutati se il significato

del segno è riconoscibile nonostante la modifica linguistica15.

3.3 Relazione con i prodotti e servizi

Nessun segno è esaminato in maniera astratta. L’esistenza di motivi di esclusione deve

sempre essere verificata in relazione ai prodotti e/o servizi per cui il segno è rivendicato

9 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale); cfr. anche TF 4A_374/2007,

consid. 2.5 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale).

10 DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 659,

consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-6629/2011, consid. E 5.1 – ASV; TAF B-684/2009, consid. 3.1 –

Outperform. Outlast.

11 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea

PHARMACEUTICA (fig.). Per i marchi verbali/figurativi combinati cfr. n. 4.6, pag. 127. 12 Cfr. concernente l’art. 2 lett. c LPM TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34

boulevard saint germain paris 5e (fig.).

13 Un’eccezione è data in quei casi particolari in cui ulteriori elementi del segno ammessi alla

protezione apportano all’elemento problematico un mutamento di significato evidentemente

riconoscibile; in merito alle indicazioni di provenienza cfr. TF 4A 357/2015, consid. 5.3 – INDIAN

MOTORCYCLE e p.es. i casi ai n. 8.4.1, pag. 164 e n. 8.4.8, pag. 167. 14 Cfr. n. 4.4.9.2, pag. 122 e n. 8.6.1, pag. 172. 15 In relazione alla violazione del diritto vigente ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM devono essere

considerate le disposizioni di leggi speciali (cfr. n. 7.2 segg., pag. 150 segg. e n. 8.7 seg., pag. 179

segg.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

100

concretamente16. In linea di massima un segno è escluso dalla protezione anche se il motivo

di esclusione riguarda solo una parte dei prodotti o servizi che rientrano sotto il termine

generale17. Occorre verificare di caso in caso se un termine rientra in un determinato termine

generale. La subordinazione di un prodotto a più termini generali non è esclusa per principio

(in merito alla definizione dei termini cfr. Parte 2, n. 4.5, pag. 67 e 4.6, pag. 68)18. L’Istituto

ammette un segno alla protezione d’ufficio per tutti i prodotti o servizi per cui non vi sono

motivi di esclusione; a tale fine non è necessaria una domanda sussidiaria esplicita19.

3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione

Oggetto dell’esame del marchio è il segno di cui è richiesta la registrazione in relazione ai

prodotti e servizi concretamente rivendicati; l’esame è effettuato sulla base delle indicazioni

contenute nella domanda di registrazione20. Non vengono considerate le circostanze o il

motivo della domanda di registrazione21. Fatta eccezione del caso che sia fatta valere

l’imposizione del marchio, anche le circostanze dell’uso precedente del segno non sono

prese in esame22. Neppure le modalità del futuro uso del segno, ossia se e come il

depositante intenda usare effettivamente il marchio, sono rilevanti in sede d’esame23.

3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate

La valutazione di un segno si basa sulla sua presunta comprensione di una parte importante

(erheblichen)24 o non trascurabile (nicht unbedeutenden)25 delle cerchie commerciali svizzere

16 TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic!

2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-7272/2008, consid. 5 e 5.3 – SNOWSPORT. 17 Cfr. p.es. in merito ai marchi di forma TAF B-7419/2006, consid. 6.1.1 – Recipiente d’imballaggio

(marchio tridimensionale) e in merito alle indicazioni descrittive TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 –

NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.5 – RADIANT APRICOT. Tale principio non vale nel caso

d’esame di rischio palese d’indurre in errore, se il segno non può trarre in inganno per un prodotto il

quale rientra sotto un termine generale (cfr. n. 5.2, pag. 146). 18 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 TAF B-8515/2007, consid. 4 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 20 DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 120 II 310,

consid. 3a – The Original (marchio tridimensionale); TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 e 6 – Valigia

rossa (marchio tridimensionale); TAF B-3331/2010, consid. 6.1 – Paradies. 21 TAF B-4848/2013, consid. 4.4 – COURONNÉ; TAF B-2713/2009, consid. 4 – simbolo USB wireless

(marchio figurativo).

22 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); cfr. anche TAF B-4763/2012, consid. 2.1 –

BETONHÜLSE; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale). Cfr. inoltre

n. 4.3.1, pag. 106.

23 TAF B-7425/2006, consid. 3.2 – Choco Stars. 24 Cfr. TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – Avantgarde; TAF B-2854/2010, consid. 3 – PROSERIES;

TAF B-4080/2008, consid. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 25 Cfr. TF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109;

DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; TAF B-1785/2014, consid. 3.6 – HYDE PARK; TAF B-

1646/2013, consid. 3.4 – TegoPort.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

101

interessate. Ci si basa in linea di principio sulla percezione dei potenziali26 destinatari dei

prodotti e/o servizi in questione27 che, secondo il caso, sono i destinatari medi e/o le cerchie

specializzate28; sono da considerare anche i destinatari intermediari29. Nell’ambito dell’esame

del carattere di dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, il bisogno di

disponibilità è valutato in base al bisogno o alla comprensione dei (potenziali) concorrenti30.

In merito alla valutazione dei motivi d’esclusione secondo l’articolo 2 lettera d LPM si veda

n. 6, pag. 149.

Per la determinazione dei destinatari e della concorrenza è determinante la lista dei prodotti

e servizi secondo la domanda di registrazione31 (cfr. anche sopra n. 3.4, pag. 100).

Al grado di attenzione che i consumatori finali accordano ai segni che contrassegnano le

merci d’uso quotidiano non vanno sottoposte condizioni esageratamente elevate; si presume

un’attenzione media32. Secondo la prassi dell’Istituto, il destinatario medio è una persona

mediamente informata, attenta e ragionevole; in questo caso non si possono supporre

conoscenze che richiedano interessi o ricerche particolari33. Qualora siano interessate

cerchie specializzate l’Istituto presuppone di massima un livello di attenzione più elevato,

rispettivamente conoscenze specialistiche più approfondite (in merito alle conoscenze

linguistiche cfr. di seguito n. 3.6). Un segno è escluso dalla protezione se sussistono motivi

di esclusione anche solo dal punto di vista di una delle cerchie commerciali interessate34; la

grandezza delle cerchie commerciali interessate rispettivamente la proporzione numerica

che esse hanno tra di loro non sono rilevanti35. Qualora un prodotto sia destinato (anche) a

cerchie specializzate, il segno è inammissibile anche se, ad esempio, solo queste ultime lo

comprendono come direttamente descrittivo36.

26 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; DTF 135 III 416,

consid. 2.4 – CALVI (fig.); TAF B-5484/2013, consid. 2.1 – COMPANIONS.

27 TF, sic! 2007, 824, consid. 6.1 seg. – Turbinenfuss (marchio tridimensionale); TAF B-283/2012,

consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS. 28 TAF B-1364/2008, consid. 3.4 – ON THE BEACH. 29 TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.3 – Wilson ([traduzione] “possono essere interpellate anche le

cerchie specializzate o gli intermediari”); TAF B-5484/2013, consid. 2.3 – COMPANIONS; TAF B

2418/2014, consid. 3.1 – Bouton (marchio figurativo). 30 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 139 III 176,

consid. 2 – YOU; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL; TAF B-279/2010, consid. 3 – Paris Re.

31 TAF B-8005/2010, consid. 3 – Cleantech Switzerland; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – valigia

rossa (marchio tridimensionale). 32 DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547,

consid. 2.3.3 – Sedia (marchio tridimensionale).

33 TAF B-7427/2006, consid. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.). 34 TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-8058/2010, consid. 4.2 – IRONWOOD;

TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET TAF B-4053/2009, consid. 3 – easyweiss; TAF B-

990/2009, consid. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; cfr. anche TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank.

35 Cfr. TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.2 – Wilson; TAF B-5296/2012, consid. 3 – toppharm Apotheken

(fig.); parere diverso in TAF B-464/2014, consid. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE e B-

4822/2013, consid. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

36 TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV; cfr. anche

TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 4 – SMArt.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

102

3.6 Lingue contemplate

Sotto il profilo linguistico l’esame contempla anzitutto l’italiano, il tedesco, lo svizzero

tedesco, il francese e il romancio. Ogni lingua ha lo stesso valore, ciò significa che un segno

è escluso dalla protezione come marchio se la sua comprensione in una delle regioni

linguistiche della Svizzera lo rende inammissibile alla protezione37.

Le lingue straniere entrano in linea di conto se una parola può essere considerata conosciuta

da una parte significativa delle cerchie commerciali determinanti 38. Questo dipende dai

singoli casi. La diffusione di parole appartenenti al vocabolario di base della lingua inglese è

senz’altro accettata39; va notato che si parte dal presupposto che i destinatari medi non

capiscono solo i vocaboli di facile comprensione ma anche costruzioni più complesse40. Il

solo fatto che un segno si componga di elementi verbali che non appartengono a una delle

lingue ufficiali non esclude pertanto la loro appartenenza al dominio pubblico41. Si considera

inoltre che, nel rispettivo settore42, determinate cerchie specializzate dispongano di migliori

conoscenze delle lingue straniere43 (l’inglese è, p.es., il linguaggio tecnico adottato in ambito

informatico).

3.7 Casi limite

Conformemente alla giurisprudenza, nel quadro dell’esame dei motivi assoluti d’esclusione

secondo l’articolo 2 lettera a LPM, i casi limite devono essere registrati, poiché ai tribunali

civili, in caso di contenzioso, è riservato l’esame dei marchi registrati44.

37 TF 4A_266/2013, consid. 2.1.2 – Ce’Real; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF

131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-

3549/2013, consid. 3.2 – PALACE (fig.). 38 Cfr. TAF B-464/2014, consid. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Può succedere che

una parola straniera diventi una denominazione generica settoriale, che anche il vasto pubblico è in

grado di comprendere (cfr. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET). Per la valutazione

della violazione dell’ordine pubblico o dei buoni costumi occorre sempre prendere in considerazione

anche il significato delle parole straniere (cfr. Parte 5, n. 6, pag. 148).

39 TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.2 – RADIANT

APRICOT; TAF B-1364/2008, consid. 3.2 – ON THE BEACH; CRPI, sic! 2003, 802, consid. 4 – WE

KEEP OUR PROMISES.

40 TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6748/2008, consid. 7 –

XPERTSELECT; TAF B-7410/2006, consid. 3 – MASTERPIECE II. 41 DTF 120 II 144, consid. 3aa – YENI RAKI. 42 Cfr. TAF B-5484/2013, consid. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; TAF B-3920/2011,

consid. 7.2 – GLASS FIBER NET.

43 Cfr. TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF, sic! 2007, 899, consid. 6.2 – WE MAKE IDEAS

WORK; TAF B-4762/2011, consid. 3.3 – MYPHOTOBOOK. 44 DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); DTF 129 III 225,

consid. 5.3 – MASTERPIECE; TAF B-6503/2014, consid. 3.2 – LUXOR; TAF B-6629/2011, consid.

4.4. – ASV.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

103

Questo principio non vale tuttavia45 quando non trattasi dell’appartenenza al dominio

pubblico, ma di un segno che può indurre in errore46, essere in contrasto con il diritto vigente,

l’ordine pubblico o i buoni costumi47.

3.8 Parità di trattamento

In virtù dell’obbligo di parità di trattamento di cui all’articolo 8 Cst., nel quadro dell’esame dei

marchi, i fatti direttamente paragonabili che dal punto di vista giuridico non differiscono in

maniera sostanziale devono essere trattati allo stesso modo48. Non si può far valere il

principio della parità di trattamento nei confronti di se stessi (in caso di torto)49. La parità di

trattamento entra in linea di conto solo nella misura in cui i fatti in questione sono comparabili

sotto ogni aspetto rilevante50 (p.es. le modalità della composizione del segno51, del suo

significato, dei prodotti e/o servizi rivendicati52). Le decisioni vecchie non possono essere

vincolanti per la prassi attuale53.

Se il segno esaminato risulta paragonabile con un marchio registrato e contrario alla

legislazione federale può essere invocato solo il diritto di parità di trattamento nell’illegalità54.

Allorquando la prassi diverge in singoli casi dal diritto, non si può far capo ad una tale

precedente registrazione per far valere il principio della parità di trattamento nell’illegalità55.

45 TAF B-6363/2014, consid. 3.5 – MEISSEN. 46 TF in FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA; TAF B-5451/2013, consid. 3.4 – FIRENZA. 47 DTF 136 III 474, consid. 6.5 – Madonna (fig.); TAF B-2925/2014, consid. 3.5 – Cortina (fig.). 48 TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver; TAF B-7421/2006, consid. 3.4 – WE MAKE IDEAS

WORK; TAF B-1580/2008, consid. 5.1 – A-Z.

49 TAF 4A_62/2012, consid. 3 – Elica doppia (marchio figurativo); TF, sic! 2004, 400, consid. 4 –

DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-2225/2013, consid. 8.1 – Ein Stück

Schweiz; TAF B-3304/2012, consid. 4.1.2 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo). 50 Cfr. TAF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TAF B-4710/2014, consid. 5 – SHMESSE

(fig.)/TGMESSE (fig.). 51 Due segni non sono necessariamente paragonabili unicamente perché si tratta di due slogan (B-

8240/2010, consid. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); analogamente un marchio

puramente verbale non è automaticamente paragonabile con un marchio verbale/figurativo combinato

(TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC), così come un termine utilizzato da solo non lo è con un

marchio verbale che include un elemento verbale supplementare (TAF B-1580/2008, consid. 5.2 – A-

Z). 52 Secondo TAF 4A_261/2010, consid. 5.1 f. – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER

e TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver la parità di trattamento premette che i marchi

paragonati siano rivendicati per gli stessi prodotti o servizi; in TAF B-4848/2009, consid. 6 –

TRENDLINE / COMFORTLINE e CRPI, sic! 2004, 774, consid. 10 – READY2SNACK è difesa la tesi

opposta.

53 Di norma il TAF nega la paragonabilità di marchi dalla cui registrazione sono trascorsi più di otto

anni; TAF B-646/2014, consid. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; TAF B-1165/2012,

consid. 8.3 – Punte di miscelatori (marchi tridimensionali); TAF B-283/2012, consid. 9.1 –

NOBLEWOOD; TAF B-5786/2011, consid. 8.1 – QATAR AIRWAYS; cfr. anche CRPI, sic! 2004, 573,

consid. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 TF 4A_261/2010, consid. 5.1 – V (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-

3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL; TAF B-2937/2010, consid. 6.2 – GRAN MAESTRO. 55 Cfr. TAF B-4854/2010, consid. 6.3 – Silacryl.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

104

Solo nel caso si tratti di una pluralità di casi e unicamente quando l’Istituto abbia espresso

chiaramente l’intenzione di mantenere tale prassi contraria al diritto, è possibile invocare il

principio di parità di trattamento nell’illegalità56. Quandanche l’Istituto abbia modificato la sua

prassi non è possibile invocare il trattamento secondo la vecchia prassi, anche se quella

nuova è stata introdotta solo con la decisione relativa al caso in questione57.

Il principio della parità di trattamento deve essere applicato in maniera restrittiva nell’ambito

dei marchi58. Benché i fatti da confrontare non debbano essere identici in tutti i loro

elementi59,differenze anche minime sotto il profilo della valutazione dell’ammissibilità alla

protezione di un segno possono rivestire grande importanza60. Inoltre una rinnovata

valutazione dell’ammissibilità alla protezione di un marchio registrato è da affrontare con

riservatezza61.

3.9 Tutela della buona fede

Il principio della buona fede, sancito dall’articolo 9 Cost., tutela la legittima fiducia

dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa62. Si presuppone che facendo

affidamento su una decisione, una dichiarazione o un determinato comportamento

dell’amministrazione, l’amministrato abbia preso delle disposizioni non reversibili senza

pregiudizio63. La registrazione isolata di marchi paragonabili non crea legittima fiducia64.

3.10 Decisioni estere

Non vi è un diritto alla registrazione di un marchio sulla base di una registrazione estera;

secondo la giurisprudenza costante le decisioni estere non hanno effetti pregiudiziali65. Ogni

Paese valuta l’ammissibilità alla protezione di un marchio secondo la propria legislazione,

giurisprudenza e la percezione delle proprie cerchie commerciali66.

56 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF

B-2225/2011, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 57 TF, sic! 2005, 646, consid. 5 – Dentifricio (marchio tridimensionale), con rinvio a DTF 127 II 113. 58 Cfr. TAF B-3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL. 59 TAF B-1165/2012, consid. 8.1 – Punte di miscelatori (marchi tridimensionali). 60TF 4A_261/2010, consid. 5.1 seg. – V (fig.); TAF B-3549/2013, consid. 8.1 – PALACE (fig.); cfr.

anche TAF B-2768/2013, consid. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 7.2 –

Colour Saver. 61 Cfr. TAF B-653/2009, consid. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE. 62 TAF B-4818/2010, consid. 5.1 – Profumo di mandorle tostate (marchio olfattivo); cfr. anche DTF 129

I 161, consid. 4.1; TAF B-915/2009, consid. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

63 TAF 4A_62/2012, consid. 4 – Elica doppia (marchio figurativo); TAF B-5456/2009, consid. 7 –

Penna a sfera (marchio tridimensionale). 64 TAF B-5296/2012, consid. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-3920/2011, consid. 5.4 – GLASS

FIBER NET; TAF B-3650/2009, consid. 6.2 – 5 am Tag.

65 TF 4A_261/2010, consid. 4.1 – V (fig.); DTF 130 III 113, consid. 3.2 – MONTESSORI; TAF B-

283/2012, consid. 10 – NOBLEWOOD; TAF B-2937/2010, consid. 5 – GRAN MAESTRO. 66 DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TF, sic!

2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; DTF 129 III 225, consid.

5.5 – MASTERPIECE.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

105

Le autorità di registrazione svizzere possono tenere conto che un segno è stato registrato

all’estero; se, tuttavia, il caso appare palese dal punto di vista del diritto svizzero, le

registrazioni estere possono essere ignorate67. In generale è necessario considerare da un

lato che la comprensione linguistica dei destinatari in Svizzera può differire da quella in un

altro Paese, dall’altro, poiché nell’ambito dell’esame dei marchi ogni Paese gode di un

grande potere di apprezzamento68, che la prassi di registrazione di un Ufficio estero può

differire da quella svizzera secondo il tipo di segno e le caratteristiche nazionali69.

Nel caso in cui un segno possa indurre in errore, essere in contrasto con il diritto vigente,

l’ordine pubblico o i buoni costumi70, le registrazioni estere sono irrilevanti (in merito

all’eccezione costituita dai segni pubblici esteri cfr. n. 8.8.2, pag. 184). Sono rilevanti

esclusivamente la comprensione delle cerchie commerciali interessate in Svizzera e il diritto

svizzero. Inoltre, in materia di indicazioni di provenienza l’Istituto segue una prassi diversa da

quella adottata dagli Uffici esteri.

3.11 Ricerche in Internet

Per valutare il modo in cui le cerchie commerciali determinanti capiscono un segno, l’Istituto

si avvale dei vocabolari e dizionari rilevanti. Queste ricerche possono essere completate da

una ricerca in Internet: le informazioni disponibili in rete possono indicare in che modo un

termine viene capito71. Nel quadro della valutazione del carattere di dominio pubblico,

Internet può essere particolarmente utile per provare la banalità di un termine o di una

combinazione di termini nonché il loro carattere usuale in relazione ai prodotti e/o servizi

rivendicati72. Lo stesso vale per la banalità e il carattere usuale di una forma o di un motivo.

Qualora sia possibile provare un uso non a titolo di marchio da parte di terzi, può essere

compromessa l’ammissibilità alla protezione come marchio. Le ricerche in Internet sono

effettuate anche per ricercare, rispettivamente illustrare, la gamma di forme o di motivi

presenti sul mercato nel relativo segmento di prodotti73.

Per valutare il carattere usuale di un segno è possibile consultare anche pagine Internet

estere74 che, considerate tutte le circostanze oggettive, possono rappresentare un indizio per

67 TF 4A_261/2010, consid. 4.1 con rinvii – V (fig.); TF 4A_455/2008, consid. 7 – Ad Rank; TF, sic!

2007, 831, consid. 5.3 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-4854/2010, consid. 7 – Silacryl. 68 DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.). 69 DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-5484/2013, consid. 7 –

COMPANIONS.

70 Cfr. DTF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.). 71 TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 72 Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN e TAF B-4080/2008, consid. 5.1.2 – AUSSIE

DUAL PERSONALITY. 73 DTF 133 III 342, consid. 4.4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); cfr. anche TF

4A_466/2007, consid. 2.3 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale).

74 TAF B-5484/2013, consid. 4 – COMPANIONS; TAF B-127/2010, consid. 4.2.3 – V (fig.); TAF, sic!

2008, 217, consid. 4.4 – Vuvuzela. Secondo TAF B-1920/2014, consid. 5.3 – Ippopotamo (marchio

figurativo) l’Istituto è chiamato a dimostrare che i prodotti presenti sui siti esteri sono proposti anche in

Svizzera o che il pubblico svizzero ne sia perolmeno a conoscenza. Dal punto di vista dell’Istituto

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

106

valutare se in Svizzera un segno ha carattere distintivo e/o è soggetto al bisogno di

disponibilità (cfr. n. 4.3.2, pag. 108).

4. Dominio pubblico

4.1 Basi giuridiche

L’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 1, pag. 97), secondo cui sono esclusi dalla protezione i

segni che sono di dominio pubblico salvo che si siano imposti come marchi, corrisponde a

quanto previsto dall’articolo 6quinquies lettera B n. 2 CUP75. Quest’ultimo prevede, infatti, che la

registrazione di marchi può essere rifiutata se i marchi:

- sono privi di qualsiasi carattere distintivo o

- sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel

commercio, per designare la specie, le proprietà, la quantità, la destinazione, il valore, il

luogo d’origine dei prodotti o l’epoca di produzione, o

- sono divenuti usuali nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del

commercio del Paese dove la protezione è richiesta.

4.2 Nozione di dominio pubblico

La disposizione di cui all’articolo 2 lettera a LPM è tesa a evitare nell’interesse generale che i

segni siano monopolizzati come marchi (in merito alla funzione del marchio cfr. n. 2, pag. 97)

in maniera ingiustificata76. La nozione di dominio pubblico adempie due funzioni; sono

esclusi dalla protezione come marchi:

- i segni che non sono atti a individualizzare i prodotti e/o i servizi conformemente alla

funzione del marchio, in altri termini i segni che non rappresentano un rinvio alla

provenienza aziendale determinata dei prodotti e/o servizi contrassegnati (assenza di

carattere distintivo concreto; cfr. n. 4.3.1, pag. 107), e

- i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto devono

restare a libera disposizione (bisogno di disponibilità; cfr. n. 4.3.2, pag. 108).

Benché in linea di massima i due aspetti del dominio pubblico, ossia l’assenza di carattere

distintivo concreto e il bisogno di disponibilità, siano da considerare motivi di esclusione dalla

protezione distinti, nella pratica spesso vi sono interferenze77. In genere i segni privi di

carattere distintivo sono anche soggetti al bisogno di disponibilità e viceversa.

l’esperienza di vita generale mostra che i destinatari si informano in genere anche consultando pagine

estere. 75 TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.); TF

4A_492/2007, consid. 2 – GIPFELTREFFEN; TAF B-283/2012, consid. 3 – NOBLEWOOD. 76 TF, RSPI 1992, 222, consid. 1.b – Remederm.

77 Cfr. TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; DTF 139 III 176, consid. 2 –

YOU / ONLY YOU.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

107

4.3 Esame dei marchi conformemente all’articolo 2 lettera a LPM

4.3.1 Assenza di carattere distintivo

Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo scaturisce

direttamente dalla funzione legale del marchio, ossia distinguere i prodotti e/o i servizi di

un’azienda da quelli di un’altra azienda (cfr. n. 2, pag. 97). Questo criterio riveste pertanto

un’importanza centrale nell’esame del marchio.

I segni privi di carattere distintivo concreto sono segni che non rappresentano un rinvio alla

provenienza aziendale specifica dei prodotti e/o servizi contrassegnati. Si tratta in particolare

di segni abitualmente utilizzati nel linguaggio comune o nel linguaggio commerciale in

rapporto ai prodotti e/o servizi esaminati78. Sono segnatamente privi di carattere distintivo

concreto anche i segni costituiti da indicazioni che, nel commercio, sono impiegate per

designare la specie o le proprietà di beni e/o servizi79,80. Sono poi privi di carattere distintivo

concreto tutti i segni che si distinguono solo minimamente dai segni appena citati, che, in altri

termini, non si differenziano a sufficienza da segni descrittivi e/o da quelli usuali. Per

garantire una terminologia che rispecchi la coerenza d’esame, l’Istituto definisce segni banali

tutti i segni succitati.

Sono considerati segni banali nel senso summenzionato, tra l’altro, le parole o le immagini

che descrivono prodotti e/o servizi o le loro caratteristiche, le forme dei prodotti o degli

imballaggi che non si distinguono in maniera sufficiente da quelle di uso corrente o colori

astratti in relazione a prodotti o servizi che in genere si presentano a colori81.

L’assenza di carattere distintivo concreto deve essere valutata sulla base della presunta

comprensione dei destinatari dei prodotti e/o servizi82 (cfr. in particolare n. 3.5, pag. 100).

L’idoneità concreta di un segno a fungere da rinvio alla provenienza aziendale è una

condizione intrinseca della protezione come marchio. Un segno privo del carattere distintivo

concreto è dunque escluso dalla protezione e, in linea di massima, non è necessario vagliare

il bisogno di disponibilità83. Qualora sia accertato un bisogno di disponibilità, non è per

inverso necessario esaminare la questione del carattere distintivo84.

Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo concreto è solo

dato se un segno è completamente privo di carattere distintivo.

78 Cfr. le spiegazioni in merito ai segni usuali al n. 4.4.4, pag. 117. 79 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 80 Nella prassi d'esame relativa ai marchi verbali, la maggioranza dei segni respinti in ragione

dell’assenza di carattere distintivo concreto sono segni descrittivi; cfr. n. 4.4.2, pag. 109.

81 Cfr. in merito agli esempi citati e altre combinazioni in dettaglio il n. 4.4, pag. 109 segg. 82 DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD;

TAF B-516/2008, consid. 4 – AFTER HOURS. 83 TAF B-4848/2013, consid. 4.6 – COURONNÉ; TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; cfr. già

CRPI, sic! 2004, 216, consid. 9 – GRIMSELSTROM. 84 TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (pubblicato per estratti come DTF 139 III 176).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

108

L’uso anteriore e il grado di «notorietà» di un segno non influiscono sull’esame del carattere

distintivo originario85, che è valutato ipoteticamente prima di ogni suo uso86. L’Istituto

esamina il carattere distintivo acquisito con l’uso solo su richiesta87.

4.3.2 Bisogno di disponibilità

Sono soggetti al bisogno di disponibilità tutti i segni il cui uso è necessitato dal commercio88.

Nell’interesse di un mercato concorrenziale devono essere esclusi dalla protezione come

marchi i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto non

devono essere monopolizzati da un singolo attore del mercato89.

Il bisogno di disponibilità è valutato in base al bisogno rispettivamente alla comprensione dei

(potenziali) concorrenti90. È determinante sapere se questi ultimi debbano, attualmente o in

futuro, poter fare uso del marchio.

L’esame dei motivi assoluti di esclusione durante la procedura di registrazione deve essere

effettuato indipendentemente dal diritto esclusivo conferito al titolare dal marchio registrato

(art. 13 LPM)91. Il bisogno di disponibilità non presuppone la prova di un attuale uso del

segno da parte di terzi. È sufficiente che un uso attuale o futuro sia seriamente da prendere

in considerazione92. A titolo d’esempio, sono soggetti al bisogno di disponibilità i termini che

possono servire per designare prodotti o servizi93, ma anche i colori o le forme che

rappresentano una banale caratteristica di prodotti. L’esistenza di una o più espressioni

equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna rilevanza; il bisogno di disponibilità non si

limita alle indicazioni insostituibili per cui non ci sono alternative94.

Nell’ambito dell’esame dei marchi, di norma, il bisogno di disponibilità è verificato solo dopo

l’esame del carattere distintivo concreto del segno in questione; qualora un segno sia privo di

carattere distintivo non è necessario vagliare il bisogno di disponibilità (cfr. n. 4.3.1,

pag. 107). È invece imperativo esaminare il bisogno di disponibilità, se il segno è dotato di

carattere distintivo.

85 Cfr. TAF B-5786/2011, consid. 5.5 – QATAR AIRWAYS; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat

Pavot (fig.).

86 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE

CARIBBEAN. 87 Cfr. imposizione del marchio nel commercio, n. 11, pag. 188. 88 Cfr. DTF 131 III 121, consid. 4.1 – Smarties / M&M‘s (marchi tridimensionali); TAF B-5786/2011,

consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 seg. – SWISSDOOR. 89 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.). 90 Cfr. DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL;

TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6097/2010, consid. 4.1 – Belladerm. 91 TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST.

92 TF, sic! 2007, 899, consid. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK con rinvio a DTF 128 III 454, consid. 2.1

– YUKON; cfr. anche TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-5274/2009,

consid. 2.1 e 4.4 – SWISSDOOR. 93 TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

94 Cfr. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 –

SNOWSPORT.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

109

Per determinati segni vige un bisogno assoluto di disponibilità che ne impedisce

l’imposizione come marchio nel commercio (cfr. n. 11.1.2, pag. 190). L’articolo 2 lettera b

LPM esprime il bisogno assoluto di disponibilità per determinati segni tridimensionali (cfr.

n. 4.12.4, pag. 138).

4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi

Con una limitazione negativa si escludono esplicitamente determinati prodotti e/o servizi

dalla lista dei prodotti e servizi.

Esempi:

- Classe 31: Frutta ad eccezione delle mele

- Classe 9: Computer ad eccezione dei computer per biciclette

Le limitazioni negative sono ammesse solo eccezionalmente, laddove non è possibile una

formulazione positiva (che elenchi singolarmente tutti i prodotti e/o servizi rivendicati). Esse

comportano che la protezione del marchio non riguarda (più) i prodotti e/o servizi in relazione

ai quali il segno appartiene al dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Per

valutare l’ammissibilità di una limitazione negativa, si procede ad un esame dettagliato del

singolo caso che tiene conto di tutte le circostanze rilevanti. Per essere ammesse, le

limitazioni negative devono soddisfare le condizioni seguenti:

- La limitazione negativa deve essere formulata in modo da escludere tutti i prodotti e/o

servizi problematici95. Per il segno GIARDINO, ad esempio, non sarebbe ammissibile la

formulazione «Mobili, ad eccezione dei mobili da giardino in plastica», poiché tale

formulazione non escluderebbe i mobili da giardino di altri materiali. La limitazione

negativa, in questo caso, non escluderebbe tutti i prodotti per cui il segno è descrittivo.

- La formulazione deve consentire di determinare univocamente per quali prodotti e/o

servizi è rivendicata la protezione come marchio; affinché l’oggetto della protezione sia

inequivocabilmente determinato, i prodotti e i servizi devono essere designati con

precisione (art. 11 OPM)96. La limitazione «Tessuti, ad eccezione dei tessuti per

pantaloni» non è ad esempio ammissibile perché, siccome non esistono tessuti specifici

per i pantaloni, la formulazione non consente di determinare univocamente l’oggetto della

protezione.

- La limitazione negativa non deve causare un rischio d’indurre in errore (cfr. n. 5,

pag. 146). A titolo di esempio, il segno ABC IL MIGLIOR VINO DEL MONDO, depositato

per «Bevande alcoliche, ad eccezione del vino» susciterebbe presso i destinatari

aspettative che la limitazione della lista dei prodotti non consentirebbe di soddisfare. Il

segno sarebbe pertanto rifiutato poiché considerato palesemente ingannevole.

Eccezionalmente, le circostanze particolari nel caso singolo (tra l’altro un’elevata

attenzione del pubblico) possono eliminare il rischio d’indurre in errore.

95 Cfr. in questo senso TF 4A_492/2007, consid. 4.1 – GIPFELTREFFEN; cfr. anche TAF B-

3920/2011, consid. 10.3 – GLASS FIBER NET in merito ai termini generali. 96 TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

110

A. Segni convenzionali

4.4 Marchi verbali

4.4.1 Considerazioni generali

I segni verbali non ammessi alla protezione sotto l’aspetto del dominio pubblico sono

perlopiù respinti in ragione del loro carattere descrittivo. I segni costituiti unicamente da

indicazioni che descrivono i prodotti e/o servizi per cui sono rivendicati sono in genere privi di

carattere distintivo concreto97. Tali segni, in linea di principio, sono inoltre soggetti al bisogno

di disponibilità (in merito all’assenza di carattere distintivo e al bisogno di disponibilità in

generale, cfr. n. 4.2, pag. 106 seg.).

Appartengono altresì al dominio pubblico i segni verbali che, pur non essendo descrittivi,

sono usuali (cfr. in merito nel dettaglio n. 4.4.4, pag. 118 segg.)

4.4.2 Indicazioni descrittive

Sono indicazioni descrittive i rinvii oggettivi concernenti i prodotti o servizi98 che le cerchie

interessate non percepiscono come rinvii concreti a una determinata provenienza aziendale

(assenza di carattere distintivo) e che in linea di principio devono essere lasciate libere per

l’uso di tutti (bisogno di disponibilità)99.

In sede d’esame valgono i principi seguenti:

4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali

Oltre alle indicazioni che descrivono in maniera specifica determinati prodotti o servizi, sono

descrittive anche le indicazioni che possono rinviare in maniera generale a svariati prodotti o

servizi100. Possono in particolare rientrare in questa seconda categoria le indicazioni di

qualità e quelle di natura pubblicitaria101 (cfr. n. 4.4.3, pag. 117).

In sede d’esame non è necessario determinare se, da un punto di vista astratto, il segno

rinvii spontaneamente ai prodotti o servizi cui si riferisce. Si tratta invece di stabilire se il

segno sia considerato descrittivo dalle cerchie interessate in concreta relazione ai prodotti o

servizi rivendicati102.

97 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 98 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD. 99 DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

100 TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE. 101 Cfr. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 – WE MAKE

IDEAS WORK; DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-4848/2013,

consid. 4.2 – COURONNÉ; TAF B-1228/2010, consid. 4.2.3 – ONTARGET; TAF B-7245/2009, consid.

2 – LABSPACE. 102 TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH; TAF B-6910/2007, consid. 4 – 2LIGHT.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

111

4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di riflessione o

di immaginazione

Non è descrittivo un segno che suscita semplici associazioni di idee o contiene allusioni che

rinviano solo lontanamente alle caratteristiche dei prodotti o servizi103. Sono ammessi alla

protezione come marchi i segni il cui significato è indeterminato o poco chiaro in relazione ai

prodotti o servizi rivendicati. Solo se il nesso tra la denominazione e il prodotto o il servizio è

talmente immediato e concreto da richiamare, senza particolari sforzi di riflessione o di

immaginazione, una caratteristica specifica del prodotto o servizio in questione, il segno è

escluso dalla protezione104. Se un segno è facilmente suddividibile in due (o più) parti di

senso compiuto, la suddivisione non richiede uno sforzo di riflessione particolare105. La

questione di sapere se il carattere descrittivo è facilmente riconoscibile è esaminata in

funzione dei prodotti e/o servizi rivendicati nel singolo caso106.

4.4.2.3 Combinazioni di più termini

Poiché ai fini della valutazione è determinante l’impressione d’insieme (cfr. n. 3.2, pag. 99),

non è decisivo, per i segni composti, che i singoli elementi siano descrittivi107. In merito alla

valutazione dell’impressione d’insieme cfr. in particolare n. 4.4.9.1.1 seg., pag. 121.

4.4.2.4 Neologismi

Il fatto che l’espressione esaminata sia effettivamente (già) utilizzata nel commercio non è

decisivo. Non è rilevante se sia stato il depositante stesso a creare il segno108.

Un’indicazione nuova, inusitata o in una lingua straniera non è per forza priva di carattere

descrittivo109. Per ogni espressione si cerca sempre di individuare un significato

conosciuto110. Anche i neologismi possono appartenere al dominio pubblico, se il loro

significato pare evidente alle cerchie interessate111. Ciò accade in particolare se questi, in

conformità con le regole lessicali o l’uso della lingua, vengono interpretati dalle cerchie

103 TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-4848/2013, consid. 2.2 – COURONNÉ;

TAF B-2937/2010, consid. 2.2 – GRAN MAESTRO.

104 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.2 – WE MAKE

IDEAS WORK; DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TAF B-283/2012, consid. 4.1 –

NOBLEWOOD; TAF B-8186/2008, consid. 2.2 – BABYRUB. 105 TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1

– toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD. 106 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone. 107 Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC e TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL

BANK OF SCOTLAND. 108 TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Simbolo USB wireless

(marchio figurativo). 109 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.);

TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver. 110 TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – Silacryl; TAF B-3650/2009, consid. 5.1 – 5 am Tag; TAF B-

1710/2008, consid. 3.3 – SWISTEC. 111 TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD; TAF B-7204/2007, consid. 8 – STENCILMASTER.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

112

interessate come un rinvio a determinate caratteristiche dei prodotti o servizi in questione112

(in merito alle modificazioni e alle mutilazioni cfr. n. 4.4.9.2, pag. 123). Parimenti, il fatto che

un termine non sia presente nei dizionari e vocabolari, non implica automaticamente che il

segno sia atto a essere protetto113.

4.4.2.5 Significati duplici o multipli

I segni che hanno due o più significati non sono ammessi alla protezione, se anche uno solo

dei significati rinvia direttamente ai prodotti o servizi in questione114. Un segno che ha più

significati se considerato fuori contesto, può assumere un’accezione ben precisa con

carattere descrittivo in relazione a prodotti o servizi specifici115. Quando siano possibili una

comprensione del segno priva di senso o contraddittoria e al tempo stesso una

comprensione dal senso compiuto in relazione con i prodotti o servizi rivendicati, le cerchie

interessate partiranno da quest’ultimo presupposto116. L’esistenza di diversi significati

descrittivi, tutti ugualmente ovvi, non conferisce a un segno un carattere distintivo117.

4.4.2.6 Sinonimi

L’esistenza di una o più espressioni equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna

rilevanza. Ciò non ha influsso sul carattere distintivo, e il bisogno di disponibilità non si limita

alle indicazioni insostituibili per cui non esistono alternative118. In altri termini, l’esistenza di

un’espressione equivalente nel commercio non esclude che un segno possa appartenere al

dominio pubblico119.

112 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2000, 287, consid. 3b – BIODERMA; TAF

B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-8586/2010, consid.2.5 – Colour Saver. 113 TAF B-4762/2011, consid. 5.2 – MYPHOTOBOOK; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH

ACCELERATOR; TAF B-6352/2007, consid. 8 – AdRank; cfr. anche DTF 140 III 297, consid. 3.5.3

seg. – KEYTRADER. 114 Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 e 2.3 –

GlobalePost (fig.); DTF 116 II 609, consid.2a – FIORETTO; TAF B-4848/2013, consid. 4.3 –

COURONNÉ. 115 TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-1190/2013, consid. 3.4 – ERGO (fig.); TAF

B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone.

116 TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z. 117 TAF B-1190/2013, consid. 3.3 – ERGO (fig.). 118 TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET. 119 TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

113

4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive

Oltre alle denominazioni generiche, rientrano nelle indicazioni descrittive anche le indicazioni

relative alle caratteristiche e alle proprietà120 (reali o possibili121) dei prodotti e dei servizi.

L’enumerazione seguente non è esaustiva.

4.4.2.7.1 Denominazioni generiche

Sono esclusi dalla protezione i segni che si esauriscono in denominazioni generiche, vale a

dire costituiti esclusivamente da indicazioni che rinviano alla natura stessa o al genere di

prodotto e/o servizio per cui è rivendicato il marchio.

Esempi:

- MELA per frutta (cl. 31)

- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION per prodotti dell’editoria (cl. 16)

4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà

Le indicazioni che descrivono le proprietà o le caratteristiche oggettive dei prodotti e/o servizi

per cui sono rivendicate non sono ammesse alla registrazione122. Questo vale, anche se la

descrizione si riferisce solo ad alcune caratteristiche del prodotto o servizio123.

Esempi:

- ALLFIT per denti artificiali e materie per otturare i denti (cl. 5, 10)124

- SMART per armi da fuoco (cl. 13)125

4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione

Indicazioni riguardanti la forma, l’imballaggio oppure l’arredamento sono particolarmente di

dominio pubblico, se descrivono elementi, i quali sono comunemente usuali per i prodotti in

questione oppure se si riferiscono ai vantaggi pratici d’uso126.

120 Cfr. TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TF, sic! 2004, 400, consid. 3.1 –

DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD;

TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3650/2009, consid. 2 – 5 am Tag.

121 TAF B-4762/2011, consid. 6.3 – MYPHOTOBOOK; TAF B-2713/2009, consid. 5.1 – (fig.); TAF B-

5518/2007, consid. 4.2 – PEACH MALLOW. 122 Cfr. TAF B-4854/2010, consid. 3 seg. – Silacryl. 123 Cfr. TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL. 124 CRPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT. 125 CRPI, sic! 2003, 806 – SMArt.

126 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TAF B-6068/2014, consid. 2.2 – GOLDBÄREN;

TAF B-5274/2009, consid. 2.2 – SWISSDOOR.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

114

Esempi:

- Il segno GOLD BAND non è ammesso alla registrazione per prodotti a base di tabacco,

poiché una fascia dorata rappresenta un elemento di presentazione che viene usato

spesso per questi prodotti o per i loro imballaggi127.

- Il segno ROTRING è ammesso alla protezione per attrezzi128, poiché non è usuale che

un anello rosso sia apposto su un tale prodotto o sul suo imballaggio.

Nel caso particolare di un rinvio alla forma dei prodotti, non si considerano unicamente i

criteri succitati, ma appartengono al dominio pubblico anche i segni che descrivono una

forma non inattesa per i prodotti interessati129. Come forme inattese non si considerano

soltanto forme spesso ricorrenti ma anche – sopprattutto in caso di molteplicità di forme –

quelle che rappresentano soltanto variazioni della gamma di forme banale.130

4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari

Sono esclusi dalla protezione i segni che descrivono lo scopo cui servono i prodotti e/o

servizi in questione131. È sufficiente che le cerchie commerciali interessate comprendano il

segno come descrizione di uno possibile scopo d’uso132. Lo stesso vale per le indicazioni che

descrivono i destinatari dei prodotti e/o servizi133.

Esempi:

- VIAGGIO per carrozze ferroviarie (cl. 12)134

- ELLE per prodotti destinati alle donne135

4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti

Sono escluse dalla protezione le indicazioni che rinviano agli effetti o al funzionamento dei

prodotti per cui sono rivendicate136.

127 TF, FBDM 1967 I 37 – GOLD BAND. 128 DTF 106 II 245 – ROTRING.

129 Questo criterio consta del fatto che un segno costituito da un rinvio ad una forma attesa dei prodotti

è in genere riconosciuto dalle cerchie commerciali interessate come indicazione descrittiva senza

particolari sforzi di riflessione o di immaginazione (cfr. in merito n. 4.4.2, pag. 109). Cfr. anche TAF B-

2054/2011, consid. 5.2, 5.4 e 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, dove si parte dal principio che la forma di

orsetto è possibile e non inusuale per determinati prodotti. 130 Cfr. anche n. 4.12.5, secondo capoverso a pag. 138 su come procedere in caso di una gamma di

forme banale.

131 Per i prodotti: TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; TAF B-6097/2010, consid. 3.1 –

Belladerm; per i servizi: TAF B-4762/2011, consid. 6.2 – MYPHOTOBOOK. 132 TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV. 133 TAF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297: «la designazione

degli utenti e dei destinatari avvisati» (traduzione).

134 TAF B-1000/2007 – Viaggio. 135 TF, sic! 1997, 159 – ELLE. 136 Cfr. TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Color Saver; TAF B-6291/2007, consid. 5 – CORPOSANA.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

115

Esempi:

- RAPIDE per prodotti farmaceutici (cl. 5)

- COOL ACTION per prodotti cosmetici (cl. 3)137

- FITNESS per prodotti alimentari (cl. 29, 30, 32)138

4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose

Alcuni prodotti e servizi, ad esempio i prodotti dell’editoria (cl. 16), le pubblicazioni

elettroniche e gli apparecchi per la riproduzione del suono o delle immagini (cl. 9), e i

divertimenti (cl. 41), possono vertere su contenuti tematici specifici che in genere ne

motivano l’acquisto. Sono sostanzialmente esclusi dalla protezione i segni che si limitano a

indicazioni concrete di possibili contenuti tematici dei prodotti e/o servizi in questione139.

Esempi:

- ANIMALI per libri (cl. 16)

- JAZZ per dischi acustici (cl. 9)

Le indicazioni che complessivamente sono di fantasia140 o che comprendono un elemento

distintivo141 non sono considerate come indicazioni di contenuto descrittive e sono ammesse

alla protezione.

Esempi:

- LE PETIT PIERRE segnatamente per le classi 9 e 16

- Wii SPORTS (CH 587 365) segnatamente per le classi 9, 16, 28

In linea di massima è possibile registrare segni costituiti da nomi di persone,

indipendentemente dall’identità del depositante e dai prodotti e/o servizi rivendicati. Ciò vale

anche per i nomi di personaggi famosi reali o fittizi.

A tale principio fanno in particolare eccezione i segni costituiti dai nomi di personalità reali

che hanno avuto un influsso eccezionale su un determinato settore (che hanno p.es. creato

un’opera molto conosciuta) e utilizzati comunemente per descrivere i contenuti tematici di

determinati prodotti e/o servizi.

Esempio:

- MOZART per supporti audio (cl. 9)

137 CRPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 138 CRPI, sic! 2003, 800 – FITNESS. 139 DTF 128 III 447 – PREMIERE; TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE

CHANNEL. 140 Il TAF richiede una certa originalità («gewisse Originalität» in TAF B-3331/2010, consid.6.3.2 –

Paradies; TAF B-1759/2007, consid. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN). 141 Cfr. TAF B-3528/2012, consid. 5.2.3 – VENUS (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

116

4.4.2.7.7 Indicazioni relative all’offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi

I segni che descrivono il tipo di offerente dei prodotti o di fornitore dei servizi sono esclusi

dalla protezione142. Non sono percepiti come un rinvio a una provenienza aziendale

determinata e in genere sono soggetti al bisogno di disponibilità.

Esempi:

- QATAR AIRWAYS per servizi di trasporto (cl. 39)143

- FARMER per succhi di frutta, bevande alla frutta, bevande alcoliche (cl. 32 e 33)144

4.4.2.7.8 Designazioni di colore

I segni che descrivono un colore appartengono al dominio pubblico se il colore

- rappresenta un criterio d’acquisto per il prodotto (p.es. GIALLO per indumenti o tessuti),

- determina una caratteristica del prodotto (p.es. VERDE per colori, lacche o prodotti

cosmetici),

- è inerente al prodotto (p.es. ROSSO per pomodori) oppure

- è utilizzato come designazione generica o indicazione relativa alle caratteristiche dei

prodotti corrispondenti (ORANGE per arance o CORAIL per vino).

Nessuno dei criteri succitati si applica ad esempio al segno PINK per materiale edile in

metallo, che sarebbe dunque ammesso alla registrazione.

I criteri di cui sopra valgono solo in parte per i servizi che, di per sé, non hanno colore.

Le designazioni di colore sono talvolta soggette a un bisogno assoluto di disponibilità che ne

impedisce l’imposizione nel mercato145.

4.4.2.7.9 Altre indicazioni descrittive

Oltre alle indicazioni sopraelencate sono respinte le indicazioni che descrivono ad esempio

- la quantità (DUO per giochi [cl. 28])146,

- il valore (pezzo da 50 per caramelle [cl. 30] da 50 centesimi),

- un evento o l’epoca di fabbricazione di un prodotto (BERNA 2006 per l’organizzazione di

esposizioni per scopi commerciali [cl. 35] o VENDEMMIA TARDIVA per vini [cl. 33]),

- le modalità di fornitura dei servizi o dei mezzi ausiliari utilizzati (BAHN CARD per servizi

di trasporto [cl. 39]147;GLASS FIBER NET per servizi di telecomunicazione [cl. 38])148

142 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.1 – KEYTRADER.

143 TAF B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 144 TAF B-3550/2009 – FARMER. 145 Cfr. n. 11.1.2, pag. 189. 146 DTF 118 II 181 – DUO. 147 TF, sic! 2004, 500 – BahnCard. 148 TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

117

- il luogo di vendita dei prodotti o il luogo in cui sono forniti i servizi149 (SUPERMERCATO

per latticini [cl. 29] o IL MONDO DELL’INFORMATICA per computer [cl. 9]), oppure

- il luogo di provenienza dei prodotti o servizi (indicazioni di provenienza; cfr. n. 8 pag., 161

segg.).

4.4.2.7.10 Denominazioni comuni internazionali (DCI)

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attribuisce una denominazione comune

internazionale (o nome unico) a tutte le DCI omologate a fini farmaceutici. Si tratta di

denominazioni generiche in senso lato appartenenti al dominio pubblico, che come tali non

sono ammesse alla registrazione. Lo stesso vale per le radici comuni150, ovvero gli elementi

delle parole che indicano l’appartenenza di una DCI a un gruppo di sostanze151. È possibile

registrare i segni che presentano un grado di variazione sufficiente rispetto a queste

denominazioni, nella misura in cui la variazione conferisce al segno carattere distintivo ed è

escluso il bisogno di disponibilità. Il fatto che le cerchie interessate mettano in relazione il

segno con la DCI, non esclude a priori che la variazione sia sufficiente a conferire al segno il

carattere distintivo necessario. Il marchio Rebinyn (IR 1 226 148), ad esempio, costituisce

una variazione sufficiente della DCI ROBININ.

4.4.2.7.11 Nomi di varietà vegetali

I nomi di varietà vegetali sono esclusi dalla protezione come marchio. In quanto

denominazioni generiche descrivono direttamente la natura o il genere delle piante

rivendicate e sono pertanto soggette al bisogno di disponibilità. Se il nome della varietà

vegetale è inoltre iscritto nel registro dei titoli di protezione152, la domanda deve essere

respinta anche per violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM).

4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria

Le indicazioni che fanno riferimento (in maniera generale153) alla qualità dei prodotti o servizi

o che si limitano ad essere delle designazioni generali di natura pubblicitaria, ossia

espressioni come PRIMA, MASTER, SUPER, TOP e MEGA sono percepite dai destinatari

come prettamente elogiative e appartengono al dominio pubblico154. Lo stesso vale per i

segni che si limitano a pubblicizzare il fornitore dei prodotti o dei servizi155. Sono esclusi dalla

149 TAF B-3549/2013, consid. 5.2.2 – PALACE (fig.). 150 Cfr. l’elenco messo a disposizione dall’OMC sul sito

http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/. 151 Cfr. TAF B-5871/2011, consid. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA. 152 Cfr. www.blw.admin.ch e www.upov.int.

153 Cfr. TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ; TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW. 154 Cfr. TF 4A_343/2012, consid. 2.1 – Ein Stück Schweiz, pubblicato per estratti in sic! 2013, 95; TF,

sic! 2007, 899, consid. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; TF, sic! 1998, 397, consid. 1 –

AVANTGARDE; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET.

155 TF, sic ! 2010, 907, consid. 2.3.2 e 2.3.4 – terroir (fig.); TF 4A_648/2010, consid. 2.3 – PROLED

(fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

118

protezione i segni costituiti da un’indicazione di qualità e da elementi descrittivi (in merito agli

slogan cfr. di seguito n. 4.4.5, pag. 118).

Esempi:

- MASTERPIECE per servizi finanziari (cl. 36)156

- ROYAL COMFORT per carta igienica e fazzoletti di carta (cl. 16)157

4.4.4 Segni usuali

Oltre alle indicazioni descrittive, sono esclusi dalla protezione come marchi anche i segni

costituiti da segni usualmente utilizzati in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati158. I

segni di questo tipo sono considerati banali. Si tratta di segni privi di carattere distintivo

concreto, poiché come i segni descrittivi non sono atti a rappresentare un rinvio a una

provenienza aziendale determinata. Inoltre, in genere, questi segni sono soggetti al bisogno

di disponibilità.

Inoltre, in particolare alla luce del bisogno di disponibilità, non sono ammessi alla

registrazione i segni costituiti da parole tratte dal linguaggio economico e commerciale

generale, come ad esempio ENTERPRISE159 o NETTO160 per qualsiasi tipo di prodotto.

4.4.5 Slogan

Gli slogan sono espressioni concise e d’effetto impiegate in particolare nella pubblicità. Non

sono ammessi alla registrazione se sono composti esclusivamente da indicazioni che

- descrivono una caratteristica dei prodotti e/o servizi (come ad esempio la loro natura, il

loro scopo o il loro effetto) oppure l’oggetto sociale161,

- costituiscono indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura

pubblicitaria162,

- costituiscono parole o frasi che sono spesso utilizzate nella pubblicità, che rappresentano

semplici inviti163 (inviti all’acquisto o che si riferiscono direttamente ai prodotti o servizi

rivendicati) o modi di dire correntemente utilizzati in riferimento ai prodotti o servizi

rivendicati.

156 DTF 129 III 225 – MASTERPIECE. 157 CRPI, sic ! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 158 TAF B-1561/2011, consid. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; TAF B-3792/2011, consid. 2.5 –

FIDUCIA; TAF B-4762/2011, consid. 3.2 – MYPHOTOBOOK.

159 CRPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE. 160 CRPI, sic! 2005, 367 – NETTO. 161 Cfr. TAF B-4822/2013, consid. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 162 Cfr. TAF B-464/2014, consid. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. In merito alle

indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. anche n. 4.4.3, pag.

116. 163 DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

119

Sono esclusi dalla protezione anche gli slogan composti esclusivamente da una

combinazione delle indicazioni succitate.

In questi casi agli slogan manca il carattere distintivo concreto che consente ai destinatari di

metterli in relazione con un’azienda determinata. Questo tipo di slogan è soggetto altresì al

bisogno di disponibilità164.

Esempi:

- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING per medicinali (cl. 5)

- DAS IST FÜR SIE per qualsiasi prodotto

Sono invece ammessi alla registrazione gli slogan che contengono semplici allusioni e il cui

carattere descrittivo si discerne solo con uno sforzo di riflessione particolare, nonché gli

slogan che presentano un elemento distintivo.

Esempi:

- METTI UNA TIGRE NEL MOTORE per carburanti (cl. 4)

- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) per alimenti per gli animali (cl.

31)

4.4.6 Ditte

Le condizioni giuridiche relative alla registrazione di un marchio nel registro dei marchi

divergono da quelle inerenti all’iscrizione di una ditta nel registro di commercio165,166, in

particolare perché l’uso di una ditta, contrariamente a un marchio, non è legato a prodotti o

servizi, ma rinvia al titolare di un’azienda167. Per la registrazione di una ditta come marchio,

l’Istituto procede all’esame di ammissibilità conformemente all’articolo 2 lettera a LPM come

per qualsiasi altro segno168.

Fondamentalmente i riferimenti alla forma aziendale e le relative abbreviazioni (p.es. SA,

sagl, Inc., ecc.) non conferiscono al segno carattere distintivo.

Esempi di segni non ammessi alla registrazione:

- SWISS BUSINESS AIRLINE sagl per servizi di trasporto (cl. 39)

- POMME SA per vendita al dettaglio (cl. 35)

164 Cfr. TAF B-8240/2010, consid. 3.3 e 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; in merito alle

indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW. 165 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5 – KEYTRADER; DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto

emoción ; TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-386/2008, consid. 12 – GB; TAF B-

1710/2008, consid. 6 – SWISTEC. 166 In merito all’esame di ditte e nomi vedi le direttive per le autorità cantonali del registro di commercio

su https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.

167 TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-7408/2006, consid. 4.3 – bticino (fig.). 168 TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

120

4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono

I nomi di dominio non possono essere registrati come marchi, quando sono esclusi dalla

protezione ai sensi dell’articolo 2 LPM. I domini di primo livello generici come .COM, .ORG o

.NET e i domini di primo livello nazionali come .CH, .DE, eccetera, in qualità di parte finale

tecnicamente necessaria degli indirizzi Internet, sono percepiti dai destinatari come rinvii a

una pagina Internet del tipo o della nazionalità corrispondente anche se sono utilizzati come

contrassegno di prodotti e servizi. I domini di primo livello (conosciuti) possono indicare se i

prodotti o i servizi possono essere ordinati o visualizzati online. Quali indicazioni banali sono

esclusi dalla protezione se utilizzati soli e anche in combinazione con indicazioni descrittive o

usuali, di norma, non contribuiscono al carattere distintivo del segno nell’impressione

d’insieme169.

I domini di primo livello nazionali rinviano al relativo Paese170 e sono pertanto esaminati

come indicazioni geografiche (cfr. n. 8, pag. 161).

Esempi:

- AUTO.COM è escluso dalla protezione per noleggio di vetture (cl. 39)

- ABC.CH è ammesso alla registrazione per tutti i prodotti e servizi a condizione che siano

rispettate le disposizioni di cui agli articoli 47 LPM seguenti

Di principio è possibile proteggere i numeri di telefono. Fanno eccezione i numeri e i prefissi,

come ad esempio il numero «0800», che essendo usuali nel commercio non sono

considerati un rinvio concreto a una determinata azienda e sono soggetti al bisogno di

disponibilità. In combinazione con altri elementi appartenenti al dominio pubblico,

l’ammissione alla registrazione deve essere esaminata sulla base dell’impressione d’insieme

suscitata dal segno ed è in particolare esclusa per le combinazioni usuali.

Esempio:

- il segno 0800PIZZA non è atto a essere protetto per la ristorazione (cl. 43)

4.4.8 Segni liberi

I segni liberi sono segni inizialmente dotati di carattere distintivo che, inseguito al loro uso

generico nel tempo, sono diventati di dominio pubblico. Sono in particolare privi di carattere

distintivo i segni che sono solo (ancora) percepiti come indicazioni descrittive171. L’Istituto

procede con estrema riserva quando si tratta di chiarire la questione se un segno si è

trasformato in un segno libero e non è dunque ammesso alla registrazione.

Nella giurisprudenza si distingue tra segni registrati e segni non registrati: per i primi la

trasformazione da marchio a segno di dominio pubblico è completa solo nel momento in cui

tutte le cerchie coinvolte nella produzione, nella distribuzione e nell’acquisto dei prodotti o nel

ricorso ai servizi non percepiscono più il segno come un rinvio alla provenienza dei

169 Cfr. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM. 170 CRPI, sic ! 2002, 351 – AMAZON.DE. 171 Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

121

prodotti/servizi di un’azienda determinata, bensì come segno appartenente al dominio

pubblico. I segni non registrati, invece, sono di dominio pubblico se anche solo una cerchia

determinata, ad esempio gli specialisti o i destinatari, lo utilizzano alla stregua di

un’indicazione descrittiva o usuale172.

4.4.9 Segni atti alla protezione per principio

I segni esposti precendentemente sono esclusi dalla protezione come marchi, allorquando si

esauriscono a delle indicazioni descrittive o usuali e di conseguenza banali 173. Nella misura

in cui presentano caratteristiche distintive (aggiuntive) che marcano l’impressione d’insieme

in modo decisivo, i segni descrittivi sopracitati possono essere registrati come marchi.

I segni che soddisfano i criteri sotto elencati possiedono per principio il carattere distintivo

necessario per essere ammessi alla registrazione come marchi e non sono soggetti al

bisogno di disponibilità. In sede d’esame sono vagliati tutti gli aspetti del caso singolo. Più un

segno è considerato descrittivo o banale, più aumentano le esigenze relative agli altri

elementi atti a conferire al segno un carattere distintivo nel suo insieme. In particolare un

segno può essere ammesso alla protezione grazie alla concomitanza di più elementi che,

considerati singolarmente, non sarebbero stati sufficienti.

4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico

Per essere ammesso alla protezione è sufficiente che il marchio nel suo insieme

(combinazione di tutti i suoi elementi) sia dotato di carattere distintivo e non sia soggetto al

bisogno di disponibilità174. L’Istituto registra i marchi che uniscono più segni appartenenti al

dominio pubblico, sempre che l’impressione d’insieme che ne deriva conferisca loro un

carattere distintivo.

4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali

In linea di principio, sono escluse dalla protezione le combinazioni di parole il cui significato è

palese e che, da un punto di vista linguistico, non sono sufficientemente inusuali175, scorrette

o modificate.

Di conseguenza, un segno costituito da due o più elementi descrittivi è ammesso alla

protezione se la combinazione genera un significato non descrittivo diverso da quello

risultante dalla mera somma dei singoli elementi176.

Esempi di segni ammessi alla registrazione:

- LIPOLÈVRES (IR 693 436, cl. 3, 5)

172 Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI. 173 Cfr. TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 –

FELSENKELLER. 174 TF 4A_528/2013, consid. 5.1 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109. 175 Cfr. TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

176 TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.4 –

NOBLEWOOD.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

122

- INFOINVENT (IR 687 583, cl. 16, 35, 41, 42)

È inoltre possibile proteggere combinazioni che presentano evidenti irregolarità linguistiche.

Non è tuttavia sufficiente modificare il segno solo in modo trascurabile; le irregolarità

grammaticali non eliminano automaticamente la possibilità che il segno sia percepito come

descrittivo177. Appartengono al dominio pubblico anche le espressioni nuove, ancora

inutilizzate (i neologismi) il cui significato descrittivo è di immediata comprensione (cfr. n.

4.4.2, pag. 110). La semplice congiunzione di due termini, ad esempio, non rende il segno

atto alla protezione178. Se un segno (segnatamente a livello di percezione visiva o

pronuncia179) è facilmente suddividibile in due (o più) parti di senso compiuto, la suddivisione

non richiede uno sforzo di riflessione particolare180. Anche la mera modifica dell’ordine degli

elementi di un segno (inversione) non ne comporta l’ammissibilità alla registrazione181.

I segni percepiti come espressioni a sé stanti e non come combinazioni di diversi elementi

possono essere ammessi alla protezione.

4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o cifre

I segni che coniugano indicazioni di dominio pubblico ed elementi semplici, segnatamente

lettere o cifre, sono per principio ammessi alla registrazione nella misura in cui tali elementi

non assumono un significato specifico in relazione ai prodotti e servizi in questione. Qualora

sia dato un significato preciso, valgono le regole generali per la valutazione delle

combinazioni di elementi descrittivi (cfr. n. 4.4.9.1.1, pag. 121).

Esempi di segni ammessi alla registrazione:

- WORLDWIDE 9 per telecomunicazioni (cl. 38)

- MASTER B per accessori per veicoli (cl. 12)

Se il destinatario non riconosce senza sforzo di riflessione particolare i due elementi della

combinazione di un’indicazione descrittiva e una singola lettera, il segno viene esaminato

come unità.

Di principio il segno SQUALITY è, ad esempio, considerato come unità182, mentre IPUBLISH

è percepito come accostamento della lettera «I» e del termine «PUBLISH»183.

177 TAF B-283/2012, consid. 4.6 – NOBLEWOOD. 178 Cfr. TAF B-7204/2007, consid.7 – STENCILMASTER; CRPI, sic! 2004, 220, consid. 8 –

smartModule e smartCore. 179 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.4 – KEYTRADER. 180 TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 6.3 –

NOBLEWOOD.

181 Cfr. CRPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE. 182 CRPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY. 183 CRPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

123

4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni

Per le indicazioni descrittive o usuali la soppressione (mutilazione), modifica o aggiunta

(modificazione) di singole lettere o intere sillabe può conferire carattere distintivo al segno ed

escludere il bisogno di disponibilità184. Non basta una qualsivoglia anche minima modifica185.

In sede di valutazione è determinante che le cerchie interessate riconoscano la mutilazione o

la modificazione, e che questa si distingua così chiaramente dalla grafia corretta e usuale, in

modo da marcare l’impressione d’insieme in modo decisivo (cfr. n. 4.4.9, pag. 121). Al fine di

determinare se in un segno costituito da un’espressione appartenente al dominio pubblico

modificata, prevalga il carattere descrittivo rispettivamente usuale o quello di fantasia, è

necessario tenere conto del singolo caso e considerare l’effetto visivo, uditivo e il significato.

In alcuni casi, ad esempio, la sostituzione di un’unica lettera può avere un grande impatto

sull’impressione d’insieme (nel caso delle parole brevi e laddove è modificato il significato

della parola), mentre in altri l’effetto è minimo. Un segno non è quindi ammesso alla

registrazione se la parola appartenente al dominio pubblico rimane riconoscibile e la

modificazione o mutilazione non altera l’impressione d’insieme in modo decisivo186.

Le modificazioni e le mutilazioni che sono (diventate) usali non conferiscono carattere

distintivo al segno. Ciò vale ad esempio per l’uso di «4» al posto di «for», «2» al posto di

«to» o «too», «@» al posto di «a» o «at», «XMAS» al posto di «Christmas». Al giorno d’oggi

l’uso delle abbreviazioni è molto diffuso in particolare nella corrispondenza elettronica e via

SMS187.

In linea di massima le modificazioni o le mutilazioni relative a singole lettere non sono

sufficienti. BLAK (invece di «black») per del carbone, DECAP (invece di «décape») per un

solvente o NENDA (invece di «Nendaz») per dell’acqua minerale, non sono segni ammessi

alla registrazione, poiché un’unica lettera li distingue dai termini esclusi dalla protezione e la

modifica apportata non influisce sulla pronuncia188.

Esempio di segno ammesso alla registrazione:

- COMPUTEACH (CH 598 167, cl. 9, 16, 38, 41, 42)

Esempio di segno non ammesso alla registrazione:

- SERVICENTER (Cl. 37, 39, 41, 42)

184 In merito alla possibilità di perpetuazione dei motivi di esclusione dalla protezione ai sensi dell'art. 2

lett. c e d LPM cfr. n. 3.2 pag. 98, come anche n. 5 segg. pag., 145 segg.

185 Cfr. TF 4P.146/2001, consid. 2b)aa) – IAM; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-

990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-7427/2006, consid. 4.3 – Chocolat

Pavot (fig.).

186 Cfr. TF, sic! 2014, 24 segg., consid. 2.2 in fine – Ce’Real. 187 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT. 188 Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC e TF, sic! 2005, 366, consid. 4 – Micropor.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

124

4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole

L’accostamento di sinonimi o la ripetizione superflua del significato dell’elemento descrittivo

(pleonasmo) può costituire un segno ammesso alla registrazione (p.es. TINIMINI composto

da «tini» che significa «piccolo» e «mini» che sta per «molto piccolo»).

Vanno distinti dai pleonasmi i segni costituiti da semplici ripetizioni di uno stesso termine. Se,

da solo, il termine ripetuto non è ammesso alla protezione, la sua ripetizione non vi ha alcun

influsso (p.es. CURRY-CURRY).

I segni costituiti da elementi descrittivi possono essere registrati come marchi se contengono

un gioco di parole chiaro che prevale sul significato descrittivo. Se l’ambiguità è irrilevante il

segno non può essere registrato.

Esempio di segno ammesso alla registrazione:

- AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, cl. 32)

4.4.9.4 Designazioni simboliche

I segni simbolici non descrivono direttamente un prodotto o un servizio ma vi alludono

mediante una metafora. In linea di massima sono ammessi alla registrazione nella misura in

cui non sono usuali nel commercio.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- LILIPUT (CH 475 970, cl. 25)

- BLUE WATER (CH 451 907, cl. 3)

4.4.9.5 Pluralità di lingue

I segni descrittivi o usuali costituiti da elementi in più di tre lingue d’esame sono di principio

atti a essere protetti come marchi. Di norma, il semplice uso di due lingue non rende il segno

registrabile. Il necessario carattere distintivo può tuttavia essere conferito dalla combinazione

con altri elementi come una leggera mutilazione.

L’origine straniera di termini usuali in Svizzera (p.es. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB)

non influisce in linea di massima sull’appartenenza al dominio pubblico di un segno.

Esempio di segno ammesso alla protezione:

- FRESHDELICA (IR 727 588, cl. 31)

Esempio di segno non ammesso alla protezione:

- AQUASWISS

4.5 Segni semplici

4.5.1 Singole lettere e cifre

Sono in particolare segni semplici, e come tali non atti a essere registrati come marchi, le

singole lettere dell’alfabeto latino (dalla A alla Z) e le singole cifre del sistema numerico

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

125

arabo (da 0 a 10) e romano189. Anche se spesso le singole lettere e cifre non sono descrittive

in relazione ai prodotti e servizi rivendicati, si tratta di segni banali privi del carattere distintivo

concreto necessario. Inoltre, le singole cifre e lettere devono restare a libera disposizione in

ragione del loro numero limitato.

4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre

Non sono ammessi alla protezione i segni dotati di un significato proprio in quanto

designazioni abbreviate o abbreviazioni e che sono descrittivi in relazione con i prodotti e/o

servizi rivendicati (p.es. indicazioni metriche o di tipo)190.

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

- 4WD per veicoli (a 4 trazioni)

- kp per strumenti di misurazione (chilogrammo peso)

- V8 per veicoli (8 cilindri av)

- M8 per viti (metrico/8 mm)

I gruppi di lettere o cifre o le loro combinazioni sono atti alla protezione se, in relazione con i

prodotti o servizi rivendicati, non danno origine a indicazioni, abbreviazioni o date percepibili

come rinvii descrittivi.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- 4×4 (CH 418 344, cl. 25, tuttavia non ammesso per veicoli a motore [cl. 12])

- PCC (CH 481 135, cl. 9, 16, 42)

4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso

Le lettere dell’alfabeto latino scritte per esteso, come «ZETA» per la «z» o «ACCA» per

l’«h», sono dotate di carattere distintivo. Quest’ortografia non è inoltre indispensabile nel

linguaggio commerciale quotidiano. Di principio, sono ammesse alla registrazione anche le

cifre espresse a parole come ad esempio «OTTO». Sono invece escluse dalla protezione le

cifre che, in relazione con determinati prodotti, sono percepite come indicazioni di quantità

(anche in assenza di un’unità di misura).

4.5.4 Figure geometriche

Sono segni semplici anche le figure geometriche di base come il triangolo, il rettangolo, il

quadrato e il cerchio191. Se utilizzate da sole sono banali e prive di carattere distintivo, oltre

che soggette al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Le figure

geometriche di base dotate di una rappresentazione grafica particolare, le combinazioni di

189 TF 4A_261/2010, consid. 2.1 – V (fig.); cfr. anche TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TAF B-

1580/2008, consid. 2.3 – A - Z.

190 TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV. 191 TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

126

più figure geometriche di base o di una figura geometrica di base e di un segno semplice

sono invece atte a essere registrate.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- CH 484 666, cl. 42

- IR 897 264, cl. 25

4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili

Se utilizzati singolarmente i segni di punteggiatura sono banali e privi di carattere distintivo,

sono inoltre soggetti al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Sono

segni d’interpunzione il punto (.), la virgola (,), il trattino (-). Lo stesso vale per altri caratteri

stampabili oltre alle lettere e alle cifre secondo la norma ISO 8859-15 (cfr. l’allegato nella

Parte 8; pag. 242 in merito alle lettere e alle cifre semplici cfr. n. 4.5.1, pag. 124), quali i

segni matematici come l’uguale (=), il più (+) o il meno (–) o la semplice raffigurazione di un

asterisco (*). Le combinazioni di questo tipo di segni semplici tra loro o con altri segni

semplici come lettere o cifre possono essere atte alla registrazione come marchi.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- (CH 656 895, cl. 7, 12)192

- 1+1 (IR 691 908, cl. 20)

4.5.6 Segni atti alla protezione per principio

4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri

L’Istituto ammette alla protezione singole lettere e lettere scritte per esteso appartenenti ad

alfabeti stranieri, come quello greco, se non sono descrittive. Ciò non vale per tutte le lettere:

la lettera greca α, ad esempio, non può essere registrata per degli strumenti di misurazione

dei raggi alfa.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

192 Rivendicazione di colore: grigio scuro (antracite) PANTONE, PMS 425; arancione PANTONE, PMS

148.

N!

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

127

- GAMMA (CH 630 735, cl. 9, 42)

- DELTA (CH 658 197, cl. 35, 41, 45)

Le scritture inusuali in Svizzera (p.es. il cinese, giapponese o cirillico) sono considerate alla

stregua di segni figurativi e, in linea di massima, dotate di carattere distintivo e non soggette

al bisogno di disponiblità193. Il significato dei segni figuranti nelle scritture inusuali è invece

considerato per verificare se tali segni sono contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi

(cfr. Parte 5, n. 6, pag. 149).

Esempi:

- CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20

- CH 479 392, cl. 34

4.5.6.2 Monogrammi

Le lettere dell’alfabeto latino o le singole cifre dotate di una rappresentazione grafica, vale a

dire concepite come monogrammi o loghi oppure combinate con diversi colori, sono atte a

essere registrate a condizione che la rappresentazione grafica determini l’impressione

d’insieme in modo decisivo194.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- CH 498 510, cl. 16, 28, 35

- CH 452 689, cl. 37

193 Fanno eccezione i segni protetti in virtù del trattato concluso tra la Confederazione svizzera e la

Federazione russa sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di

altre denominazioni geografiche (cfr. Parte 5, n. 8.7.1, pag. 179). 194 La rappresentazione grafica non deve limitarsi all’evidenza; cfr. DTF 134 III 314, consid. 2.5 – M/M-

joy; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TF 4A_261/2010, consid. 2.2 in combinato disposto con

consid. 2.3 – V (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

128

4.6 Marchi verbali/figurativi combinati

In conformità con i principi generali195 i marchi verbali/figurativi combinati196 sono esaminati in

base all’impressione d’insieme197.

I segni appartenenti al dominio pubblico possono essere combinati con elementi ammessi

alla protezione o elaborati graficamente in modo che, nel loro insieme, siano dotati di

carattere distintivo198. In questi casi non si applica il bisogno di disponibilità.

Per essere ammessi alla protezione, gli elementi dotati di carattere distintivo devono

determinare l’impressione d’insieme in modo decisivo199. Trattasi di una decisione basata sul

potere di apprezzamento. Vale segnatamente quanto segue:

a. Inerente alla combinazione di parole, cifre o altri caratteri stampabili di dominio pubblico con altri elementi:

- Più gli elementi verbali sono descrittivi o usuali, e più crescono le esigenze nei confronti

degli elementi grafici200. In questo contesto il Tribunale federale richiede l‘«originalità»

della rappresentazione grafica201.

- Il grafismo non deve esaurirsi nell’evidenza202; a titolo di esempio, i grafismi a modo di

etichette come le incorniciature e sottolineature, in genere non influiscono

sull’impressione d’insieme in modo decisivo203.

- Gli stili di carattere usuali204, le grafie regolari205 e le varianti in maiuscolo/minuscolo206

non conferiscono carattere distintivo ai segni verbali. Lo stesso vale per le parole

frammentate, congiunte207 o la punteggiatura208.

195 Cfr. n. 3.2, pag. 98. 196 Per la definizione cfr. Parte 2, n. 3.2.2, pag. 55. 197 TAF B-5659/2008, consid. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea

PHARMACEUTICA (fig.); CRPI, sic! 2004, 926, consid. 3 e 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 198 TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE; TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-

1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 199 TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); cfr. anche TAF B-7427/2006, consid.

6 – Chocolat Pavot (fig.).

200 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.);

TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.). 201 TAF 4A_528/2013, consid. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109;

TF 4A_261/2010, consid. 2.1 e 2.3 – V (fig.).

202 TAF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109; TF

4A_261/2010, consid. 2.2 seg. – V (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2.3 – GlobalePost (fig.). 203 TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 204 P.es. gli stili dei caratteri per computer, cfr. TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.). 205 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.4 – terroir (fig.); TAF B-5659/2008, consid. 3.7 e 5.4 – Chocolat Pavot

(fig.) II; TAF B-7427/2006, consid. 5 – Chocolat Pavot (fig.). 206 Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real; TAF B-2999/2011, consid. 9 – DIE POST; TAF B-

6352/2007, consid. 9 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 5 – SMArt. 207 TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-

7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER. 208 Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real; CRPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

129

- In linea di massima, l’aggiunta di immagini (a condizione che non siano descrittive, usuali

o banali, cfr. n. 4.7, pag. 130) basta per conferire a un segno il carattere distintivo

necessario. Ciò vale anche se l’elemento figurativo è più piccolo dell’elemento verbale

nella misura in cui determina l’impressione d’insieme in modo decisivo.

- L’uso di un numero più grande di colori può conferire carattere distintivo a un segno209.

b. Inerente alla combinazione di motivi grafici di dominio pubblico con altri elementi:

- Se degli elementi dotati di carattere distintivo sono apposti su motivi di dominio pubblico

(cfr. n. 4.7, pag. 130), occorre valutare il loro influsso sull’impressione d’insieme in

analoga applicazione dei criteri illustrati al n. 4.12.5.1, pag. 139. In particolare non sono

rilevanti gli elementi che, rispetto al motivo, sono troppo piccoli per influenzare in maniera

significativa l’impressione d’insieme.

- L’uso di un numero più grande di colori può conferire carattere distintivo a un segno.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- CH 661 953, cl. 16, 25, 41

- CH 504 137, diverse classi

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

-

Rivendicazione di colore: oro

IR 866 199, cl. 29, 32210

-

Rivendicazione di colore: rosso (Pantone 186, RAL 3027), grigio (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), bianco

CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42,

44211

209 In merito all’insufficienza della rivendicazione di un colore solo cfr. TAF B-1190/2013, consid. 3.6 –

ERGO (fig.).

210 TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 211 TAF B-5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).

toppharm Apotheken

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

130

- CH 54082/2006, cl. 29-33212

- Rivendicazione di colore: blu

Rivendicazione di colore: giallo

CH 7299,7300/2001, cl. 1, 30213

-

Rivendicazione di colore: blu (Pantone 294)

CH 2755/2005, cl. 5214

4.7 Marchi figurativi

Un marchio figurativo è costituito esclusivamente da uno o più elementi grafici o figurativi215.

Esempio di segno ammesso alla protezione:

- CH 489 939, cl. 35, 36, 42

212 TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 213 CRPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 214 TAF B-1643/2007 – basiela PHARMACEUTICA (fig.). 215 Sono marchi figurativi anche i segni composti da un motivo limitato ad un massimo di dimensione

di 8×8 cm. I principi di seguito illustrati possono essere applicati anche ai segni il cui motivo raffigurato

è dotato di elementi verbali o numerici.

Solar Strom

(basilea) PHARMACEUTICA

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

131

I segni figurativi composti da rappresentazioni bi- o tridimensionali possono essere percepiti

come indicazioni descrittive per i prodotti o i servizi per i quali sono rivendicati, alla maniera

dei segni verbali216. Appartengono al dominio pubblico le rappresentazioni figurative usuali o

palesi (p.es. le riproduzioni fedeli), in particolare

- dei prodotti o del loro imballaggio,

- di una loro parte (p.es. la presentazione della superficie sotto forma di motivo217),

- delle altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi (p.es. la tecnica applicata218, lo scopo, i

destinatari o il luogo di vendita).

Sono ammessi alla protezione, perché dotati di carattere distintivo ed esenti dal bisogno di

disponibilità, solo i segni figurativi che, sotto il profilo della rappresentazione grafica, si

scostano sufficientemente dalle rappresentazioni grafiche banali219 o il cui soggetto si scosta

abbastanza dalle forme e dai motivi banali utilizzati nel relativo segmento di prodotti o

servizi220.

Se il segno è composto da elementi che, essendo né descrittivi né usuali, non presentano

alcun legame con i prodotti e i servizi, in linea di massima è ammesso alla protezione. Ciò

vale in particolare per i segni risultanti dalla combinazione221 di elementi grafici purché non

appaiano come un dettaglio di un disegno, vale a dire come un motivo (cfr. n. 4.7, pag. 130).

Esempi di segni ammessi alla protezione:

-

CH 592 766, cl. 30. Il segno non è una banale

riproduzione fedele del prodotto, ma presenta

elementi supplementari («cubetto di ghiaccio»,

illuminazione, gocce d’acqua).

216 Cfr. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III. 217 TAF B-2655/2013, consid. 5 – Intreccio viennese (marchio figurativo); CRPI, sic! 2005, 280, consid.

7 – Motivo a quadri (marchio figurativo); in merito ai motivi cfr. n. 4.9, pag. 132.

218 TAF B-2713/2009, consid. 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): il simbolo diffusamente

utilizzato per rappresentare la tecnica «Universal Serial Bus» (USB) e «wireless» descrive il possibile

campo di applicazione dei prodotti o dei servizi.

219 Cfr. TAF B-2713/2009, consid. 2 e 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): la

presentazione del segno figurativo è priva di carattere distintivo. 220 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Bouton (marchio figurativo). In questo contesto i criteri

d’esame dei marchi tridimensionali (n. 4.12.5, pag. 138) sono applicati analogamente; cfr. TAF B-

1920/2014, consid. 3.2 – Ippopotamo (marchio figurativo); TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo

USB wireless (marchio figurativo); TAF B-6203/2008, consid. 3.2 e 4 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III.

221 In merito all’appartenenza al dominio pubblico delle figure geometriche di base cfr. n. 4.5.4, pag.

124.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

132

CH 684 344, cl. 11, 30 e 43: il segno si distingue

sufficientemente da una banale riproduzione grazie

all’elemento costituito dalle gocce che formano un

gagliardetto.

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

- IR 690 455, cl. 3222

-

IR 744 631, cl. 20, 24223. Il segno consta del ritaglio di

un banale motivo a quadri. In relazione ai prodotti

rivendicati il segno manca di carattere distintivo.

-

IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21224. Il segno raffigura un

ritaglio di un motivo banale che corrisponde al

cosiddetto intreccio viennese. In relazione con

determinati prodotti delle cl. 3, 20 e 21 (prodotti

cosmetici, accessori cosmetici e mobili) il segno è privo

di carattere distintivo.

4.8 Pittogrammi

I pittogrammi sono rappresentazioni figurative stilizzate che forniscono informazioni o

fungono da riferimento. Possono in particolare fornire informazioni sull’uso o sullo scopo dei

prodotti o dei servizi rivendicati (p.es. il pittogramma del riciclaggio). Sono privi di carattere

distintivo i pittogrammi che si limitano a convogliare un’informazione e i segni che non si

distinguono sufficientemente dalle riproduzioni usuali.

Esempio di segno non ammesso alla protezione:

222 CRPI, sic! 2003, 498 – Pastiglia detersiva (marchio figurativo). 223 CRPI, sic! 2005, 280 – Motivo a quadri (marchio figurativo). 224 TAF B-2655/2013 – Intreccio viennese (marchio figurativo).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

133

4.9 Marchi acustici

Esistono diverse categorie di segni acustici: il linguaggio umano, i segni acustici musicali o

composti da rumori225, nonché diverse forme ibride.

I segni acustici sono atti ad essere protetti come marchi se hanno carattere distintivo e non

sono soggetti al bisogno di disponibilità. I segni acustici musicali o composti da rumori sono

tra l’altro privi di carattere distintivo, se le melodie, i suoni o i rumori assumono un carattere

descrittivo in relazione ai prodotti o servizi rivendicati (p.es. il rombo di un motore per un

veicolo) o se sono usuali nel contesto specifico (p.es. una nota canzone di Natale per delle

decorazioni natalizie). Per le combinazioni di melodie e canto o testi enunciati è decisiva

l’impressione d’insieme.

In merito alle condizioni formali per la registrazione di un marchio acustico, cfr. Parte 2,

n. 3.2.3, pag. 57. In merito all’attitudine di una melodia a costituire un marchio, cfr., n. 2,

pag. 97.

B. Segni non convenzionali

A differenza dei segni convenzionali, i segni non convenzionali spesso coincidono con

l’aspetto esteriore del prodotto rivendicato. Ciò vale in particolare per le forme dei prodotti e

degli imballaggi, i colori e i motivi, nonché il movimento di un oggetto che è identico al

prodotto rivendicato.

Benché per tutti i tipi di marchi valgano gli stessi criteri per la valutazione del carattere

distintivo concreto226, nel caso di un segno che coincide con l’aspetto esteriore del prodotto

rivendicato, stabilire il carattere distintivo può essere più difficile rispetto a un segno verbale

o figurativo227. I destinatari sono abituati a marchi costituiti da parole o immagini. Ciò non è il

caso nella stessa misura per i marchi non convenzionali come le forme dei prodotti, i colori e

i motivi228. Se, ad esempio, la forma di una sedia d’ufficio, il colore o il motivo è rivendicato

come marchio per mobili d’ufficio, in questi segni il destinatario riconoscerà a priori la forma,

225 Poiché i rumori non sono raffigurabili in note musicali, sono attualmente esclusi dalla protezione in

ragione della loro insufficiente riproducibilità grafica (cfr. Parte 2, n. 3.2.3, pag. 56). 226 DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); TAF B-2418/2014,

consid. 3.5 – Bouton (marchio figurativo). 227 Cfr. TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Praliné (marchio tridimensionale), dove è stabilito che per il

relativo esame è corretto scegliere i criteri conformi al tipo di segno. 228 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

Il segno non si distingue

sufficientemente dai pittogrammi

usualmente utilizzati per i servizi

di ristorazione.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

134

il colore o la presentazione dei mobili d’ufficio, ma non un marchio. Solo se un segno è

percepito dal destinatario immediatamente come rinvio ad una provenienza aziendale al di là

della sua funzione tecnica o estetica (cfr. n. 2, pag. 97), esso ha originariamente carattere

distintivo229.

La valutazione del carattere distintivo dei segni non convenzionali avviene mediante il

raffronto con la banale o le banali forme o presentazioni dei prodotti nel segmento

rivendicato (cfr. n. 4.3.1, pag. 107). Sono dotati di carattere distintivo solo i segni che si

distinguono chiaramente («auffällig») da queste ultime230. È necessario definire in astratto

una o più forme o presentazioni di prodotti banali sulla base di quelle correntemente

utilizzate nel segmento di prodotti rivendicato. Più è ampia la gamma di possibili forme e

presentazioni, più è elevato il numero di varianti considerate banali231.

Il fatto che un segno si differenzi dalle forme e dalle presentazioni esistenti, non significa

automaticamente che sia dotato di carattere distintivo232. In realtà, se vi presta particolare

attenzione, il destinatario è in grado di distinguere le forme e le presentazioni che si

discostano da quelle esistenti nello stesso segmento di prodotti per la presenza di elementi

nuovi o leggermente modificati. In altri termini le presentazioni nuove o nuovi elementi di

presentazione come le forme, i colori o i motivi possono individualizzare un prodotto senza

necessariamente conferire carattere distintivo (cfr. n. 4.12.5, pag. 139).

Nel caso di segni che coincidono con l’aspetto esteriore o con una funzione (marchio di

movimento) del prodotto rivendicato, spesso è dubbioso se siano percepiti come marchi

anche dopo un uso prolungato. I destinatari riconoscono piuttosto la forma del prodotto o

dell’imballaggio, la sua funzione o la sua presentazione233. Il fatto che, alla luce di questa

situazione, l’Istituto ritenga l’allestimento di un’indagine demoscopica lo strumento più

appropriato per provare la verosimiglianza dell’imposizione nel commercio dei segni non

convenzionali, non esclude a priori il ricorso ai documenti concernenti l’uso del segno234.

4.10 Motivi

Un motivo è un disegno decorativo riproducibile in maniera essenzialmente illimitata.

I principi definiti di seguito si applicano ai segni che rappresentano un dettaglio di tale

disegno235. La valutazione dell’ammissibilità alla registrazione parte dal presupposto che il

motivo rappresenta l’aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell’imballaggio. Di

229 DTF 137 III 403, consid. 3.3.4 con rinvii – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 230 DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III

547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale). 231 TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); cfr. anche DTF 133

III 342, consid. 4.4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale).

232 TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 233 Per le forme di prodotti rispettivamente d’imballaggi cfr. DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto

d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio tridimensionale). 234 Cfr. n. 11.3.2 pag., 195.

235 Ciò vale a prescindere dal fatto che tali segni siano designati come «marchi figurativi» o meno nella

domanda di registrazione del marchio, a questo riguardo cfr. gli esempi riportati al n. 4.6, pag. 127.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

135

conseguenza, i destinatari riconosceranno nel motivo prima di tutto l’aspetto esteriore del

prodotto rivendicato e non il rinvio a una provenienza aziendale.

Ciò vale in particolare per i prodotti il cui aspetto esteriore è essenziale come per i tessuti, gli

abiti, i mobili e gli accessori di moda. I motivi depositati per queste categorie di prodotti sono

raramente dotati di carattere distintivo. Sono atti alla protezione i motivi che si scostano

sufficientemente dalle presentazioni usuali, e dunque banali, del relativo segmento di

prodotti236. I motivi talmente complessi da non essere riconoscibili sono privi di carattere

distintivo (astratto).

Se i motivi sono rivendicati per servizi, l’ammissibilità alla protezione è valutata sulla base

dell’ipotesi che il motivo sarà utilizzato segnatamente nella corrispondenza (p.es. buste

intestate), nelle fatture, nei siti Internet, nelle insegne o nella pubblicità. Anche in questi casi i

motivi sono percepiti principalmente come elementi decorativi; il carattere distintivo è

verificato per mezzo di un confronto con motivi usuali, rispettivamente banali.

Quanto alla prova della verosimiglianza dell’imposizione nel commercio di un motivo privo di

carattere distintivo, l’Istituto giudica più appropriato l’allestimento di un’indagine

demoscopica237.

Esempio di segno non ammesso alla protezione:

- cl. 20 (mobili), cl. 24 (tessuti)

Altri due esempi sono riportati al n. 4.6 pag. 128.

4.11 Marchi di colore

Un marchio di colore (astratto) si compone esclusivamente di un colore o di una

combinazione di colori. La protezione è richiesta per il colore in sé.

La valutazione dell’ammissibilità alla registrazione si basa sul presupposto che il colore

costituisce l’aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell’imballaggio. Se

l’aspetto esteriore del prodotto o dell’imballaggio coincide con il segno, la percezione di

questo tipo di segno è diversa da quella dei segni il cui oggetto contrassegnato non coincide

con il contrassegno (cfr. lettera B, pag. 133). Inoltre, la maggior parte dei prodotti o degli

imballaggi possiede per natura un colore, che serve anzitutto alla presentazione estetica o

funzionale. Ciò vale in conformità al senso per i servizi. Benché questi ultimi non siano dotati

di un colore proprio, nell’ambito dei servizi i colori sono utilizzati nelle più svariate forme238. In

ambito commerciale, i destinatari sono quindi costantemente confrontati con colori di tutti i

236 In questo contesto si applicano per analogia i criteri validi per l’esame dei marchi tridimensionali in

senso stretto (n. 4.12.5, pag. 138). Secondo TAF B-2655/2013, consid. 3.6 e 5.5.1 – Motivo esteriore,

per l’esame del carattere di dominio pubblico occorre valutare in particolare se nel settore di prodotti o

servizi rivendicato sono noti o usuali motivi simili dai quali il motivo rivendicato non si scosta in termini

di originalità.

237 Cfr. n. 11.3.2 pag., 195. 238 Cfr. in questo senso CRPI, sic! 2002, 243, consid. 2 e 5b – Colore giallo (marchio di colore).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

136

tipi (utilizzati da soli o combinati tra loro). In linea di massima, questi non riconoscono nei

colori e nelle combinazioni di colori un rinvio a una provenienza aziendale, poiché la funzione

principale dei colori è di norma estetica, e dunque in contraddizione con la funzione del

marchio.

Il carattere distintivo di un colore o di una combinazione di colori è dato unicamente se il

colore si scosta sufficientemente dai colori banali utilizzati nel corrispondente segmento di

prodotti o servizi. Se nel segmento in questione viene utilizzata un’ampia gamma di colori, un

grande numero di colori sarà considerato banale.

Inoltre, gli attori del mercato devono poter utilizzare i colori per presentare i loro prodotti o

utilizzarli in relazione ai loro servizi. Un’eccessiva limitazione della disponibilità dei colori

sarebbe pertanto contraria agli interessi della concorrenza. Ne consegue che i colori e le

combinazioni di colori sono soggetti ad un considerevole bisogno di disponibilità.

Un colore o una combinazione di colori in quanto tale può imporsi come marchio nella misura

in cui non è soggetto ad un bisogno assoluto di disponibilità239. Poiché in ambito

commerciale i colori sono estremamente diffusi e, anche dopo un uso prolungato, sono

percepiti come elemento estetico e non come rinvio a una determinata azienda, le esigenze

legate alla registrazione a titolo di marchio imposto sono elevate. Quanto alla prova della

verosimiglianza dell’imposizione del marchio nel commercio, l’Istituto giudica più appropriato

l’allestimento di un’indagine demoscopica240.

Esempi (marchi imposti):

- il colore GIALLO241 (CH 496 219), cl. 36 (pagamenti, tenuta di conti), 39 (distribuzione di

lettere e colli, trasporto di invii della posta rapida, trasporto di colli e lettere nel traffico

internazionale, servizi d’autobus)

- il colore giallo zinco RAL 1018 (CH 612 176), cl. 7 (lavatrici a pressione)

4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma)

4.12.1 Nozione

Si distinguono due tipi di marchi tridimensionali.

Il marchio tridimensionale in senso stretto consiste in una forma tridimensionale di un

prodotto o di un imballaggio oppure in una delle loro parti. Il segno e l’oggetto

contrassegnato coincidono242.

239 A titolo d’esempio, sussiste un bisogno assoluto di disponibilità per i colori che sono i colori naturali

dei prodotti rivendicati (p.es. il rosso per i pomodori) o che sono previsti dalla legge per i prodotti

interessati (p.es. il rosso per gli estintori). 240 Cfr. n. 11.3.2, pag. 195. 241 CRPI, sic! 2002, 243 – Colore giallo (marchio di colore).

242 Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 –

Dentifricio (marchio tridimensionale).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

137

Esempio:

- CH 541 393, cl. 29 (tra gli altri latte, latticini)

Nel caso dei marchi tridimensionali in senso lato l’oggetto contrassegnato e il segno non

coincidono243. Essi non sono legati alla forma o all’imballaggio di un prodotto e possono

quindi essere separati da quest’ultimo senza alterarne lo scopo244 (p.es. la stella di

Mercedes), oppure non sono rivendicati per dei prodotti ma per dei servizi.

Esempio:

- CH 634 580 (cl. 36)

4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato

Sono, ad esempio, considerati marchi tridimensionali in senso lato le parole, le lettere, le

cifre o le rappresentazioni figurative (rilievi, figure, corpi geometrici) in tre dimensioni. Questi

segni sono fondamentalmente esaminati come i segni bidimensionali e appartengono al

dominio pubblico se, in relazione con i prodotti e servizi rivendicati, sono, ad esempio,

costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive o usuali, da forme tridimensionali banali e

semplici (corpi geometrici come sfere, prismi, dadi, ecc.) o se non se ne discostano a

sufficienza.

Sono marchi tridimensionali in senso lato anche le forme protette per dei servizi. Se la forma

è un oggetto legato alla fornitura del servizio (p.es. un’automobile per un servizio di

locazione di autovetture) o che è usualmente utilizzato nell’ambito del servizio in questione

(p.es. delle forbici per i servizi di un salone di parrucchiere), nel quadro dell’articolo 2 lettera

a LPM l’Istituto applica per analogia i principi validi per i marchi tridimensionali in senso

stretto (cfr. n. 4.12.3, pag. 138 e n. 4.12.5, pag. 139 e 4.12.5.2, pag. 143).

L’eventuale appartenenza al dominio pubblico dei marchi tridimensionali in senso lato è

valutata ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Non si applica invece l’articolo 2 lettera b

LPM245.

243 Pur non essendo segni non convenzionali i marchi tridimensionali in senso lato sono citati qui a fini

di semplificazione. 244 Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 –

Dentifricio (marchio tridimensionale). 245 Parere diverso in TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 e 6.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

138

4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto

Quando si parla di marchi tridimensionali in senso stretto (forme di prodotti e di imballaggi) il

segno e l’oggetto contrassegnato coincidono (cfr. lett. B, pag. 133). Stabilire il carattere

distintivo concreto della forma di un prodotto o di un imballaggio è pertanto problematico. In

sede di valutazione è necessario considerare che sostanzialmente i destinatari percepiscono

la forma di un prodotto o di un imballaggio e le loro parti come la presentazione del prodotto

o dell’imballaggio stesso e non come rinvio a una provenienza aziendale246. In effetti, la

presentazione di una forma di un prodotto o di un imballaggio ha in primo luogo fini estetici o

funzionali, non rinvia in genere alla provenienza aziendale247. Solo se la forma depositata

funge da rinvio a una provenienza aziendale determinata, al di là delle sue caratteristiche

funzionali o estetiche, si può parlare di carattere distintivo ai sensi della legge sulla

protezione dei marchi.

Per identificare eventuali motivi di esclusione, i marchi tridimensionali sono esaminati

secondo l’articolo 2 lettere a e b LPM. Qualora non siano riscontrati motivi di esclusione ai

sensi dell’articolo 2 lettera b LPM, si verifica che il segno non appartenga al dominio pubblico

secondo l’articolo 2 lettera a LPM.

4.12.4 Motivi di esclusione secondo l’articolo 2 lettera b LPM

Conformemente all’articolo 2 lettera b LPM, le forme che costituiscono la natura stessa del

prodotto e le forme di prodotti o di imballaggi imposte dalla tecnica sono escluse dalla

protezione come marchi. Una forma di un prodotto o di un imballaggio esclusa dalla

protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM non può essere ammessa alla registrazione

perché imposta nel commercio.

4.12.4.1 Natura stessa del prodotto

Le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto sono quelle le cui caratteristiche

tridimensionali essenziali si compongono di elementi di forma puramente generici per il

relativo segmento di prodotti. Ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM, in sede d’esame è

necessario definire gli elementi che caratterizzano specificamente i prodotti del relativo

genere. Se le forme di prodotti si presentano al di là degli elementi di forma inerenti alla

natura stessa dei prodotti in maniera estetica, di massima, esse non costituiscono più la

natura stessa dei prodotti. Anche le forme di prodotti che presentano differenze solo minime

rispetto agli elementi di forma puramente generici nel settore dei prodotti considerati sono

escluse dalla protezione per il motivo di esclusione della natura stessa del prodotto.

A titolo di esempio, costituiscono la natura stessa del prodotto un anello semplice senza

alcuna elaborazione, depositato per dei gioielli, o un semplice pallone rotondo, depositato

per dei palloni da gioco.

246 TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 3.5 –

Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-498/2008, consid. 2.1 – Bottiglia spray

(marchio tridimensionale). 247 DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

139

Sono in particolare escluse dalla protezione perché costituiscono la natura stessa del

prodotto, le forme di imballaggi per prodotti che non hanno una conformazione solida (p.es. i

liquidi, le polveri e le sostanze gassose), se le loro caratteristiche essenziali sono costituite

da elementi di forma puramente generici248. Queste forme di imballaggi sono soggette al

bisogno assoluto di disponibilità.

4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica

Sia la forma stessa del prodotto, sia la forma del suo imballaggio possono essere imposte

dalla tecnica. Una forma è considerata imposta dalla tecnica ai sensi dell’articolo 2 lettera b

LPM, se per un prodotto del genere corrispondente i concorrenti non dispongono di alcuna

forma alternativa per raggiungere lo stesso effetto tecnico, o se l’uso di una forma alternativa

non è ragionevole nell’interesse di un mercato concorrenziale249. Non ci sono alternative

ragionevoli se i concorrenti devono rinunciare alla forma più evidente e idonea a favore di

una soluzione meno pratica, meno resistente oppure più onerosa per quanto riguarda i costi

di produzione250.

Se, oltre agli elementi imposti dalla tecnica, una forma di prodotto o di imballaggio presenta

elementi estetici, le condizioni all’articolo 2 lettera b LPM non sono soddisfatte. Le forme

imposte dalla tecnica che presentano elementi estetici minimi sono tuttavia escluse dalla

protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM.

È necessario distinguere una forma imposta dalla tecnica ai sensi dell’articolo 2 lettera b

LPM dalla forma del prodotto condizionata dalla tecnica, di cui è tenuto conto nell’esame

dell’appartenenza al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM (cfr.

n. 4.12.5, pag. 139).

4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM)

4.12.5.1 Principi generali

Oltre agli elementi geometrici di base semplici, appartengono al dominio pubblico le forme di

prodotti o di imballaggi, che non si distinguono da una forma attesa e solita rispettivamente

dalla gamma di forme banale né nei loro singoli elementi né nella combinazione di questi

ultimi e che per mancanza di «originalità» non restano quindi impresse nella mente dei

destinatari 251. In altri termini non appartengono al dominio pubblico le forme che si

distinguono chiaramente («auffällig») dalle rappresentazioni di forme banali utilizzate nel

248 In questo contesto cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2 – Sfera Lindor (marchio tridimensionale) e

DTF 131 III 121, consid. 3.2 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali).

249 Cfr. TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale). 250 Cfr. TF 4A_20/2012, consid. 2 seg. – Lego II (marchio tridimensionale); DTF 129 III 514, consid.

3.2.1 seg. – Lego (marchio tridimensionale); DTF 131 III 121, consid. 3.1 – Smarties / M&M’s (marchi

tridimensionali).

251 TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); DTF 133 III 342,

consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

140

relativo segmento di prodotti o servizi252 (cfr. lett. B, pag. 133) che sono di conseguenza

percepite dalle cerchie commerciali interessate come indicazioni di provenienza253.

In questo senso, in sede d’esame è anzitutto necessario definire mentalmente una o più

forme banali di prodotti rispettivamente di servizi sulla base delle forme usualmente utilizzate

nel segmento254 di prodotti o servizi rivendicato255. Dinanzi a tale definizione della forma

banale di un prodotto o di un servizio, riveste un’importanza fondamentale la molteplicità di

forme nel segmento considerato256. Quando la molteplicità è elevata, è più difficile creare

una forma che non sia banale e che non venga percepita dai destinatari come semplice

variante di una forma comune257, ma come rinvio alla provenienza aziendale258. Ne deriva

che una pluralità di forme o elementi di forma è da considerare banale, se nel rispettivo

segmento di prodotti o servizi domina un’elevata molteplicità di forme259.

È poi da valutare la divergenza della forma depositata dalla o dalle forme banali di un

prodotto rispettivamente di un servizio del rispettivo segmento, per cui è da apprezzare

l’impressione d’insieme della forma depositata260. Il fatto che una forma non sia usuale

(poiché nuova sul mercato rispettivamente usata esclusivamente da un’azienda determinata)

non esclude tuttavia la sua appartenenza al dominio pubblico261. Infatti, non è decisivo che la

forma esaminata si distingua dai prodotti della concorrenza rispettivamente dalle forme

utilizzate dai fornitori di servizi concorrenti262. Determinante è unicamente il fatto che la

divergenza dalla gamma di forme usuali nel relativo segmento è così appariscente, inattesa

e insolita che i destinatari percepiscono la forma come rinvio alla provenienza aziendale263.

252 Cfr. a riguardo della molteplicità di forme concernente le forme di prodotti DTF 137 III 403, consid.

3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia

(marchio tridimensionale).

253 Cfr. DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale) e CRPI, sic!

2005, 471, consid. 6 – Regolatore di getto (marchio tridimensionale). 254 Sulla base della percezione delle cerchie commerciali interessate e della natura dei prodotti

interessati può essere necessario rifarsi ad un segmento di prodotti più ampio; cfr. TAF B-1360/2011,

consid. 6.1 seg. – Collo di bottiglia (marchio tridimensionale). 255 Cfr. DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale). Vanno

considerate anche le imitazioni in commercio al momento della decisione (TAF B-1165/2012,

consid. 5.4 – punte di miscelatori [marchi tridimensionali]). 256 In merito alle modalità per definire la gamma di forme cfr. n. 3.11 pag. 104. 257 TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 258 TAF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); cfr. anche TAF B-

1920/2014, consid. 5.4 – Ippopotamo (marchio figurativo).

259 Cfr. CRPI, sic! 2005, 471, consid. 6 con rinvii – Regolatore di getto (marchio tridimensionale). 260 DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2007, 831,

consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio

tridimensionale).

261 TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 2.2 –

Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-1165/2012, consid. 5.8 – punte di miscelatori

(marchi tridimensionali). 262 TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).

263 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; TAF B-8515/2007, consid. 2.1 segg. –

Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). Cfr. anche DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

141

Di norma le cerchie commerciali decisive non percepiranno una forma come rinvio alla

provenienza aziendale per il relativo prodotto o servizio unicamente per la sua individualità e

per la sua memorabilità264. In effetti anche una forma inusuale può essere condizionata da

aspetti funzionali (come p.es. dalla fabbricazione o dallo scopo) e/o caratterizzata da aspetti

di natura estetica ed essere compresa pertanto come elemento puramente decorativo o

tecnico. Tali forme sono banali. Sono banali anche le forme determinate dal funzionamento

senza essere imposte dalla tecnica (forme condizionate dalla tecnica).

In conformità con i principi generali (cfr. n. 3, pag. 98), nella valutazione del carattere

distintivo di un segno, è decisiva la percezione da parte delle cerchie di destinatari

interpellate. Solo se queste riconoscono nella forma di un prodotto o di un imballaggio un

rinvio alla provenienza aziendale, al di là degli aspetti funzionali o estetici, la forma è atta a

essere protetta come marchio.

In merito all’imposizione nel commercio, cfr. n. 11.3.2, pag. 196.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- IR 801 959, cl. 33 (bevande alcoliche)

- CH 618 695, cl. 29 e 30

(marchio tridimensionale) e TAF B-5456/2009, consid. 2.3 – Penna a sfera (marchio tridimensionale),

dove sono richiesti una distinzione appariscente da tutte le forme usualmente utlizzate nel segmento

interessato e una memorabilità a lungo termine. 264 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

142

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

- cl. 20 (recipienti d’imballaggio in

plastica)265

-

cl. 30 (prodotti a base di

cioccolato, segnatamente confetti

di cioccolato)266

-

cl. 29 (tra l’altro prodotti della

pesca, piatti pronti)267 e 43

(servizi di ristorazione, servizi di

catering)268

- cl. 18 (tra l’altro pelletteria,

borsette)269

265 DTF 133 III 342 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale). 266 TF 4A_374/2007 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale). 267 DTF 137 III 403 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 268 TAF B-6313/2009 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 269 CRPI, sic! 2004, 98 – Borsetta (marchio tridimensionale).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

143

- cl. 9 (tra l’altro apparecchi

radio)270

- cl. 16 (contenitore per sigarette);

cl. 34 (tra l’altro sigarette)271

4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con elementi

bidimensionali con carattere distintivo

Per quel che riguarda le forme appartenenti al dominio pubblico combinate con elementi

bidimensionali (p.es. elementi verbali, rappresentazioni figurative, colori), il motivo di

esclusione può venire meno solo se gli elementi bidimensionali non sono né descrittivi né

funzionali e, nel caso di una rappresentazione grafica o cromatica, si scostano

sufficientemente dalla gamma di possibili rappresentazioni nel settore di prodotti in

questione272. Occorre inoltre che gli elementi bidimensionali influiscano in modo

determinante sull’impressione d’insieme273. Non è dunque sufficiente che tali elementi siano

apposti in qualsiasi modo visibile sulla forma banale; devono, invece, nella visione d’insieme

del segno nel suo complesso, essere ben riconoscibili a prima vista274. Gli elementi

bidimensionali dal carattere distintivo che, rispetto alla forma sono o troppo piccoli275 o si

trovano in una posizione insolita, non sono adatti a conferire carattere distintivo sufficiente al

segno depositato.

270 CRPI, sic! 2006, 33 – Alloggiamento della radio (marchio tridimensionale). 271 TF, sic! 2006, 666 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale). 272 Cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2.5 – sfere di cioccolato (marchi tridimensionali); TF, sic! 4/2000,

286, consid. 3c – pillola rotonda (marchio tridimensionale); TAF B-1165/2012, consid. 5.7 – punte di

miscelatori (marchi tridimensionali); TAF B-498/2008, consid. 4.2 – contenitori (marchi tridimensionali).

In questo contesto nella giurisprudenza si considera se gli elementi non distintivi sono combinati in

maniera sorprendente od originale.

273 TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 274 Cfr. TAF B-7379/2006, consid. 4.4 – Tubo di colla (marchio tridimensionale). 275 TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

144

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- IR 847 313, cl. 9, 11, 16

- IR 879 107, cl. 29

Esempio di segno non ammesso alla protezione:

-

CH 55569/2004, cl. 29, 30 (la scritta «Bonne

Maman» è appena visibile e non determina

dunque l’impressione d’insieme in modo

sufficientemente decisivo; il motivo a quadri non

ha carattere distintivo)276

4.13 Marchio di posizione

Un marchio di posizione è caratterizzato da un segno immutato, apposto (sul prodotto)

sempre nella stessa posizione, e le cui proporzioni sono costanti. La posizione di per sé non

è ammessa alla protezione, mentre la combinazione di segno e posizione può avere

carattere distintivo nell’impressione d’insieme.

In ragione della posizione sul prodotto, il segno da proteggere coincide con l’aspetto

esteriore del prodotto rivendicato. In linea di massima è difficile stabilire se i destinatari

percepiscono il segno come puramente decorativo o tecnico, o se vi vedono un rinvio ad una

determinata aziendale. Sono dotati di carattere distintivo quei segni che non si riducono ad

un’indicazione descrittiva o banale e che si distinguono sufficientemente dalle configurazioni

banali del segmento di prodotti interessato277.

Un marchio di posizione è pensabile anche per i servizi, a condizione che sia apposto su un

oggetto per mezzo del quale il servizio è prestato. In tal caso si applicano, mutatis mutandis,

276 TAF B-7401/2006 – Imballaggio (marchio tridimensionale).

277 In questo contesto, trovano applicazione per analogia i criteri validi per l’esame dei marchi

tridimensionali (n. 4.12.5, pag. 138).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

145

i principi di cui sopra e il carattere distintivo deve essere valutato in base all’oggetto in

questione e al servizio interessato.

Affinché l’oggetto della protezione sia definito in modo univoco, un marchio di posizione per

prodotti può essere registrato solo per il tipo di prodotto rappresentato con il segno (in merito

alle condizioni formali per il deposito di un marchio cfr. Parte 2, n. 3.2.8, pag. 59).

Esempio di segno ammesso alla protezione:

- CH 585153 (rivendicazione di colore: nero, oro,

giallo), cl. 29, 30

4.14 Marchio di movimento

L’oggetto della protezione è la sequenza di un movimento.

In sede di valutazione dell’ammissibilità alla protezione sono problematici i segni costituiti dal

movimento di un oggetto che è identico al prodotto rivendicato. Se l’oggetto è identico al

prodotto rivendicato, il segno (il movimento) e il prodotto rivendicato coincidono, come nel

caso del movimento di apertura della portiera di un’automobile. Essenzialmente, i destinatari

percepiranno tale movimento come funzione tecnica del prodotto e non come rinvio alla

provenienza aziendale. Il carattere distintivo del segno potrà essere ammesso solo se il

movimento si distingue in modo evidente da quelli banali per il segmento di prodotti

rivendicato. Sono considerati banali i movimenti percepiti dai consumatori interpellati come

condizionati dalla tecnica o dalla funzionalità. Di norma un movimento banale è altresì

soggetto al bisogno di disponibilità. Sono altresì problematici quei segni di movimento in cui

l’oggetto che esegue il movimento, pur non essendo identico ai prodotti in questione, non

sarebbe ammesso alla registrazione come marchio figurativo o marchio tridimensionale (cfr.

n. 4.7, pag. 130, n. 4.12.2, pag. 137 e n. 4.12.5, pag. 139).

Le animazioni bidimensionali sono un tipo particolare di marchio figurativo. Per la valutazione

del carattere distintivo cfr. pertanto n. 4.7, pag. 130.

Da un punto di vista formale, oltre alla rappresentazione grafica dei singoli movimenti, è

richiesta una descrizione delle sequenze di movimento (cfr. anche Parte 2, n. 3.2.9, pag. 59).

........ ____ ,,,.., ,,

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

146

Esempio di segno ammesso alla protezione:

-

CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata

(traduzione):

«Il marchio consta di una sequenza animata di

immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si

riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che

si trasforma progressivamente in un ometto

stilizzato. Questo è dapprima raffigurato in

posizione eretta con le braccia disposte

orizzontalmente. Alla fine l’ometto solleva

all’indietro la gamba sinistra e alza il braccio

destro e sorride. La prima immagine è

accompagnata dalla scritta ‘klee blatt’ sul lato

destro, mentre accanto all’ultima si legge

‘Coaching für junge Erwachsene’».

4.15 Ologrammi

L’olografia consente di registrare e riprodurre l’immagine in tre dimensioni di uno o più

oggetti. A seconda dell’angolazione si riconosce la tridimensionalità di un oggetto oppure più

punti di vista, oggetti o elementi.

Come per i marchi verbali, figurativi e per i marchi verbali/figurativi combinati i destinatari

sono abituati ai marchi costituiti da ologrammi. Di conseguenza, la valutazione

dell’ammissibilità degli ologrammi è effettuata in base ai principi validi per questi tipi di segno

(cfr. n. 4.4, pag. 110, n. 4.6, pag. 128, n. 4.7, pag. 130).

In merito alle condizioni formali per il deposito di un ologramma cfr. Parte 2, n. 3.2.5, pag. 58.

4.16 Altri tipi di marchi

In ragione dell’ampia definizione di marchio all’articolo 1 LPM, sono immaginabili altri tipi di

marchi come ad esempio quelli olfattivi, di gusto o tattili. Si tratta di segni che attualmente

sono esclusi dalla protezione perché non possono essere rappresentati graficamente (art. 10

OPM; cfr. Parte 2, n. 3.2, pag. 55). Di conseguenza, si rinuncia a illustrare le condizioni

materiali per la loro ammissibilità alla protezione.

5. Segni che possono indurre in errore

5.1 Considerazioni generali

L’articolo 2 lettera c LPM esclude dalla protezione i segni che possono indurre in errore.

L’Istituto appura se un segno può indurre in errore dal punto di vista delle cerchie

commerciali interessate; in linea di principio è determinante il fatto che il significato sia

• ooc .,.• I• l.~r,

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

147

riconosciuto278. Secondo la prassi dell’Istituto, il rischio d’indurre in errore è dato

regolarmente solo allorquando, sulla base dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, è escluso un

uso corretto del segno.

Un segno è pertanto respinto solo se può palesemente indurre in errore (cfr. n. 5.2,

pag. 147).

Riguardo alle indica “zioni di provenienza in applicazione del diritto nazionale (art. 47 LPM in

combinato disposto con l’art. 2 lett. c LPM) vige un’altra prassi, che si basa, tra l’altro, anche

sulle disposizioni rilevanti dell’Accordo TRIPS (cfr. n. 8.6.1, pag. 173). In tale contesto, non

deve essere esclusa solamente la possibilità di un uso corretto, ma bensì ogni possibilità

d’indurre in errore il destinatario. Pertanto i segni che includono indicazioni di provenienza o

che ne sono interamente composti sono registrati unicamente con la limitazione della lista

dei prodotti e servizi alla relativa provenienza (cfr. n. 8.6.6, pag. 178).

5.2 Rischio palese d’indurre in errore

Un segno può indurre palesemente in errore se tra i destinatari suscita determinate

aspettative che, tenuto conto dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, non possono

assolutamente essere soddisfatte279,280.

Esempi:

- Un segno con l’elemento verbale CAFFÉ per i surrogati di caffè è respinto in quanto

palesemente ingannevole, poiché tali prodotti non contengono caffè (art. 64

dell’ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche [in particolare tè, tè di erbe, caffè,

succhi, sciroppi, gazose]; RS 817.022.111). Tale segno è invece ammesso per termini

generali come «cacao», poiché, secondo la sistematica della Classificazione di Nizza, in

tale categoria rientrano anche le bevande che non sono composte esclusivamente di

cacao e possono pertanto contenere anche caffè.

- Un segno con gli elementi verbali LIMONE o ARANCIA oppure con le relative

raffigurazioni viene respinto per prodotti quali acque minerali o acque gasate a causa del

rischio d’inganno, poiché tali acque non possono essere aromatizzate e non possono

contenere componenti di succhi di frutta (cfr. a proposito l’art. 13 e l’art. 22 in combinato

disposto con l’art. 2 dell’ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva

e l’acqua minerale; RS 817.022.102).

- I segni con la componente BIO per i prodotti sintetici sono respinti in quanto ingannevoli;

sono invece ammessi per i prodotti agricoli.

278 Cfr. n. 3.2, pag. 98. 279 Cfr. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ. 280 Vi sono diverse disposizioni di leggi speciali che vietano l’uso di indicazioni che per determinati

prodotti possono indurre in errore. Quando tali indicazioni siano espressamente nominate, il segno è

escluso dalla protezione come marchio anche perché in contrasto con il diritto vigente ai sensi dell’art.

2 lett. d LPM (cfr. n. 7.5, pag. 160).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

148

- I segni che contengono un chiaro riferimento all’oro (p.es. GOLDEN RACE), sono respinti

per i prodotti placcati oro in quanto palesemente ingannevoli281. Di fronte a tali segni, il

rischio d’indurre in errore non sussiste unicamente per i prodotti che possono essere

composti di oro, segnatamente orologi, gioielli, penne stilografiche e a sfera o posate. Il

rischio non sussiste nemmeno se il riferimento in merito ai prodotti rivendicati è simbolico

e pertanto fantasioso.

- Non sono ammesse alla protezione quelle indicazioni che attribuiscono a una derrata

alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano

adito a supposizioni del genere (art. 10 cpv. 2 lett. c ODerr, cfr. anche n. 7.5, pag. 161).

Per questo motivo gli elementi come MED e PHARM sono respinti per bevande delle

classi 32 e 33 e in generale per prodotti alimentari282 in quanto ingannevoli. Non sussiste

il rischio d’indurre in errore unicamente per i prodotti con effetti medici o terapeutici,

segnatamente quelli delle classi 3 e 5.

- I marchi per bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume non

possono contenere indicazioni che in qualche modo si riferiscono alla salute (art. 10 cpv.

2 lett. g ODerr e art. 29h cpv. 3 OCDerr). I segni che contengono tali indicazioni (come

«fortificante», «energetico», «vitalizzante», «per la salute», «tonico» o «vitaminico») sono

respinti, poiché inducono in errore (cfr. anche n. 7.5, pag. 161).

- L’elemento LIGHT, comprese le sue traduzioni, per bevande alcoliche può indurre in

errore. Fa eccezione la birra, poiché la legge prevede che sotto un determinato tenore

alcolico è possibile utilizzare la designazione «birra leggera» (art. 43 cpv. 3

dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche; RS 817.022.110).

- Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 OTab elementi del segno come «light» o «mild» per i

prodotti del tabacco sono respinti a causa del rischio d’indurre in errore (cfr. anche n. 7.5,

pag. 161).

5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all’uso

L’uso di un segno che tra i destinatari può evocare aspettative ingannevoli sui prodotti e/o

servizi contrassegnati non elimina in linea di massima il rischio di inganno. Tuttavia in

determinate circostanze un’indicazione può perdere il suo carattere ingannevole. È il caso

delle indicazioni che in seguito all’intenso utilizzo hanno eccezionalmente acquisito un

significato autonomo che nel corso del tempo è divenuto così preponderante da poter

praticamente escludere ogni inganno («secondary meaning»). Nella misura in cui il

depositante rende verosimile tale sviluppo con i mezzi appropriati (cfr. n. 8.6.2, pag. 175), il

segno può essere registrato quale marchio.

281 TF, FDBM 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

282 Gli alimenti per animali non rientrano nel termine delle derrate alimentari; cfr. la definizione all’art. 3

LDerr.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

149

Esempio:

- CH 351 861, cl. 29, 32

6. Segni contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi

L’articolo 2 lettera d LPM esclude tra l’altro dalla protezione come marchio i segni in

contrasto con l’ordine pubblico o i buoni costumi283. Nella prassi la valutazione di tali termini

si rivela difficile. Da un lato poiché non ogni violazione della legge è contraria all’ordine

pubblico e poiché la percezione dei buoni costumi muta notevolmente nel corso degli anni.

Dall’altro lato non è semplice definire in modo chiaro e inequivocabile i buoni costumi. Per

valutare se un segno è contrario all’ordine pubblico o ai buoni costumi devono essere presi

in considerazione anche le parole straniere e il significato di segni tenuti in scritture inusuali

per la Svizzera.

I segni respinti perché contrari all’ordine pubblico sono quelli che violano i principi

fondamentali del diritto svizzero. Sono considerati contrari all’ordine pubblico, ad esempio, i

segni che potrebbero ledere la sensibilità dei cittadini stranieri, sminuire la reputazione della

Svizzera o danneggiare le relazioni diplomatiche. Vi fanno parte i segni che possono

compromettere gli interessi nazionali svizzeri. Anche l’uso di nomi di magistrati o politici

conosciuti in un marchio senza il consenso del diretto interessato è da considerarsi contrario

all’ordine pubblico. Tali nomi pertanto non possono essere registrati come marchio. Di norma

tale limitazione è valida fino a un anno dopo la cessazione del relativo mandato.

Sono ad esempio da considerarsi contrari ai buoni costumi i segni dal contenuto razzista,

antireligioso o che offende la sensibilità religiosa oppure dal contenuto osceno284. Per la

valutazione dell’offesa al buon costume è determinante la percezione svizzera. Sono contrari

a questa disposizione di legge quei segni che feriscono la sensibilità etico-sociale, morale,

religiosa o culturale di un’ampia cerchia di popolazione, ma anche di minoranze residenti in

Svizzera285.

Nel caso di segni che possono ledere i sentimenti di una comunità religiosa, si tiene conto

del punto di vista di un membro medio della comunità in questione286. Sono respinti soltanto i

segni con contenuto religioso che utilizzano un motivo centrale della religione interessata o il

nome di una figura importante. In tal caso l’offesa al buon costume risiede

fondamentalmente nella scelta del segno a fini commerciali che può offendere la sensibilità

religiosa dei fedeli interessati a prescindere dai prodotti o servizi rivendicati287. Sono

ammesse eccezioni se il segno è rivendicato per prodotti o servizi che presentano un

riferimento religioso o se i destinatari sono abituati all’uso neutro di motivi religiosi per i

relativi prodotti o servizi al di fuori dell’ambito religioso. Ad esempio è tradizionalmente

283 In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2, pag. 98. 284 TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA BAR. 285 DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); CRPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA. 286 DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.). 287 DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); TAF B-438/2010, consid. 3.1 e 6.2 – BUDDHA BAR.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

150

consueto l’uso di nomi di santi cattolici per bevande alcoliche288 oppure di simboli religiosi

per gioielleria.

Esempi:

- Segni contrari all’ordine pubblico: «Didier Burkhalter» o «Barack Obama» (senza

consenso dei diretti interessati), «11th September 2001».

- Segni contrari ai buoni costumi: MOHAMMED per bevande alcoliche, BUDDHA BAR tra

l’altro per CD, DVD, divertimenti, rappresentazioni musicali289, SIDDHARTA per veicoli,

servizi per il trasporto nonché vitto e alloggio di ospiti290.

Segni ammessi alla protezione:

- CH 667 807, cl. 14, 18, 25

- CH 505 111, cl. 39, 41, 43, 44

7. Segni contrari al diritto vigente

7.1 Considerazioni generali

La violazione del diritto vigente ai sensi dell’articolo 2 lettera d LPM, quale motivo di

esclusione della protezione, si riscontra nei segni in conflitto con le disposizioni giuridiche

nazionali, da un lato, e/o gli obblighi della Svizzera derivanti da trattati internazionali

dall’altro.

In virtù della disposizione di cui all’articolo 6quinquies lettera B numero 3 CUP una violazione

del diritto vigente nei confronti di un marchio internazionale può essere indicata come motivo

di rifiuto della protezione soltanto qualora sussista contemporaneamente una violazione dei

buoni costumi o dell’ordine pubblico291.

Vengono respinti sia i segni la cui registrazione come marchio è espressamente vietata da

disposizioni nazionali o da trattati internazionali292, sia i segni che contengono indicazioni, o

288 DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.). 289 TAF B-438/2010 – BUDDHA BAR. 290 CRPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA. 291 DTF 135 III 648, consid. 2.2 – UNOX (fig.). 292 Cfr. n. 7.2 a 7.4 pag. 150 segg. Cfr. anche la Convenzione internazionale per la protezione delle

novità vegetali (RS 0.232.163), la quale esclude la registrazione come marchio di una denominazione

protetta della varietà.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

151

che ne sono interamente costituiti, il cui uso è vietato da disposizioni nazionali o da trattati

internazionali293.

In sede d’esame della domanda, se un segno contiene una parte il cui uso è vietato sulla

base di disposizioni nazionali o di trattati internazionali, è da considerare solamente la parte

del marchio in esame. Ulteriori elementi rispettivamente l’impressione d’insieme del segno

non sono invece sostanzialmente rilevanti per questa valutazione294; nell’ambito dell’esame

di determinate costellazioni eccezionali confermate dalla giurisprudenza, tuttavia, questi

ultimi sono considerati; si tratta di casi in cui ulteriori elementi del segno ammissibili alla

protezione attribuiscono alla parte problematica di un segno un significato manifestamente

differente295 e fanno sì che il significato protetto non sia riconoscibile.

7.2 Legge sulla protezione degli stemmi

La legge sulla protezione degli stemmi (LPSt) vieta la registrazione come marchi di diversi

emblemi pubblici e designazioni ufficiali. Qualora la registrazione sia stata ammessa ai sensi

della LPSt, in merito all’articolo 2 lettere a e c LPM si applicano i principi definiti al n. 8, pag.

161 per le indicazioni di provenienza.

7.2.1 Emblemi pubblici della Svizzera

La LPSt è stata oggetto di una revisione totale nell'ambito dell'introduzione della legislazione

«Swissness». Chiunque può fare uso della croce svizzera per contrassegnare prodotti e

servizi di provenienza svizzera e chiederne la registrazione quale elemento di un marchio. È

per contro vietata la registrazione quali marchi o elementi di marchi dei segni il cui uso è

illecito ai sensi degli articoli 8–13 LPSt. Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i

quali il DFGP o l’autorità cantonale competente ha concesso il diritto di proseguire l’uso

(art. 14 cpv. 3 in combinato disposto con art. 35 cpv. 2 e 4 LPSt).

7.2.1.1 Stemmi

Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare

(art. 2 LPSt e allegato 1 alla legge sulla protezione degli stemmi). La croce svizzera è una

croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un

sesto più lunghi che larghi (art. 1 LPSt).

Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni,

gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi

293 Cfr. n. 7.5 pag. 160. 294 DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN

(fig.). 295 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

152

confondibili non possono essere registrati come marchi o elementi di marchi296. Fa eccezione

la registrazione come marchio da parte dell'ente pubblico a cui si riferiscono (art. 14 cpv. 1 in

combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LPSt). Il divieto di registrazione interessa altresì i segni

verbali che si riferiscono allo stemma della Confederazione Svizzera o allo stemma di un

Cantone, distretto, circolo o Comune (p.es. «scudo svizzero» o «stemma bernese») o con

essi confondibili (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 LPSt). Questa

disposizione è limitata agli stemmi e non si estende agli elementi caratteristici degli stemmi

cantonali. Sono pertanto ammesse le allusioni linguistiche a tali elementi quali ad esempio

«bastone pastorale basilese», «toro urano» oppure «orso bernese».

Esempio di segno ammesso alla protezione:

- CH 683 143, cl. 35, 39, 40, 41, depositato dalla

città di Berna

7.2.1.2 Designazioni ufficiali

È vietata la registrazione di designazioni ufficiali senza aggiunte (p.es. «Confederazione»,

«federale», «cantonale», «Comune», «comunale») e delle indicazioni con esse confondibili.

Oltre alle designazioni ufficiali in senso stretto, sono protette anche le designazioni o le

indicazioni che evocano un'attività statale o una funzione sovrana (p.es. «polizia»). La

registrazione è consentita se depositata dall'ente pubblico o da una persona che esercita

un’attività statale o semistatale (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 9 LPSt).

Per contro, se una designazione ufficiale è usata in combinazione con altri elementi verbali o

figurativi, può assumere un significato completamente diverso e in tale forma non è più

percepita come un rinvio a un'autorità. In tali casi è possibile che le designazioni protette non

siano associate allo Stato o ai suoi organi né rinviino a un legame con le autorità (p.es.

«Festa federale di ginnastica» o «Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri», poiché in

queste combinazioni il significato del termine «federale» non rinvia a un presunto legame

ufficiale con l'ente pubblico). In questo contesto vige la riserva generale secondo cui un

segno non deve essere né fuorviante297 né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al

diritto in vigore (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 3 LPSt).

296 Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui, conformemente all’articolo 8 capoversi 4 e

5 LPSt, l’uso è consentito (il cpv. 4 enuncia i casi in cui l'uso degli stemmi secondo l'art. 8 cpv. 1 LPSt

da parte di persone che non siano l’ente pubblico legittimato è consentito [lettere a–f]. Giusta il cpv. 5 i

Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l’uso dei loro stemmi da parte di altre persone

anche in altri casi. Cfr. anche il messaggio «Swissness», pagg. 7513–7514). 297 Secondo l'art. 9 cpv. 3 LPSt una registrazione è fuorviante se la designazione ufficiale è, a torto,

associata allo Stato o ai suoi organi e/o rinvia a un legame con le autorità. In merito al rischio di

indurre in errore cfr. anche messaggio «Swissness», pag. 7515.

Logistik

Stadt Bern

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

153

7.2.1.3 Bandiere e altri emblemi

Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione (in particolare la croce svizzera), dei

Cantoni, distretti, circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere

registrati come elementi di marchi a condizione che il segno non sia né fuorviante298 né

contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore299 (art. 14 cpv. 1 in

combinato disposto con l'art. 10 LPSt). Per la registrazione come marchio devono in

particolare essere soddisfatte le condizioni dell'articolo 2 lettera c LPM relative al rischio di

indurre in errore circa la provenienza geografica (art. 13 LPSt), vale a dire che la lista dei

prodotti e servizi deve essere limitata di conseguenza (cfr. n. 8.6.6, pag. 178).

7.2.1.4 Segni nazionali figurativi e verbali

I segni nazionali figurativi e verbali che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o

monumenti svizzeri300 possono essere usati liberamente da chiunque e fungere da elementi

di marchi. Il segno non deve tuttavia essere né fuorviante301 né contrario all’ordine pubblico,

ai buoni costumi o al diritto in vigore (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 11 LPSt).

Esempio di segno ammesso alla protezione:

CH 678 250, cl. 30, 32, 43, registrato con limitazione dei

prodotti alla provenienza svizzera e rivendicazione di colore negativa riguardante la croce.

7.2.2 Emblemi pubblici esteri

Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni

figurativi e verbali degli Stati esteri possono essere registrati come marchi o elementi di

marchi soltanto dallo Stato a cui si riferiscono (art. 17 in combinato disposto con l'art. 15

cpv. 1 LPSt). Si applica un'eccezione nel caso in cui l'ente pubblico302 legittimato abbia

rilasciato un'autorizzazione (art. 16 cpv. 1 LPSt). La prova dell'autorizzazione può in

particolare essere fornita presentando una copia dell'attestazione della registrazione del

298 In merito al rischio di indurre in errore cfr. messaggio «Swissness», pagg. 75157516.

299 In merito alla violazione dell’ordine pubblico, dei buoni costumi o del diritto in vigore cfr. messaggio

«Swissness», pagg. 7516–7517. 300 Per esempi cfr. messaggio «Swissness» in merito all'art. 7 LPSt, pag. 7511. 301 Riguardo al rischio di indurre in errore in ambito geografico cfr. messaggio «Swissness»,

pag. 7517.

302 La registrazione di un marchio dell’Unione non è accettata quale autorizzazione di ente pubblico

legittimato.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

154

segno come marchio nel «Paese d'origine» (art. 16 cpv. 2 lett. a LPSt) o un documento

equivalente dell'autorità estera competente (art. 16 cpv. 2 lett. b LPSt).

7.2.3 Verifica del rischio di confusione

7.2.3.1 Principi generali

Il divieto di registrazione vale anche per i segni che possono essere confusi con gli emblemi

di Stato protetti ai sensi della legge sulla protezione degli stemmi. La normativa svizzera va

oltre i requisiti minimi sanciti dall’articolo 6tercapoverso 1 lettera a CUP. Questa disposizione

obbliga i Paesi dell’Unione a rifiutare o a invalidare la registrazione di stemmi, bandiere e altri

emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia

da essi adottati, nonché qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, sia come marchi

di fabbrica o di commercio sia come elementi di tali marchi303. Sussiste un’imitazione dal

punto di vista araldico quando, nonostante la stilizzazione rispettivamente la modifica

dell’emblema di Stato protetto, il segno depositato presenta il carattere di una raffigurazione

dello stemma e sul mercato viene interpretato come un emblema di Stato. È pertanto

determinante stabilire se il segno in questione susciti l’impressione di un segno emblematico.

La legislazione svizzera in materia di protezione degli stemmi non vieta soltanto la

registrazione di imitazioni dal punto di vista araldico, bensì semplicemente la registrazione di

«segni confondibili». In tale modo, indipendentemente dal carattere araldico, possono essere

evitati quegli artifici di cui gli imitatori potrebbero eventualmente avvalersi per modificare il

segno protetto in modo insignificante ma sufficiente per fare in modo che non sussista più

un’imitazione dal punto di vista araldico.

La modifica dell’emblema di Stato protetto o dei suoi elementi caratteristici può escludere il

rischio di confusione nel momento in cui il segno non è più associato all’emblema di Stato

protetto. Per i motivi utilizzati frequentemente negli stemmi, piccole differenze nella

rappresentazione sono sufficienti a escludere il rischio di confusione304.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- CH 585 008 (nessun rischio di confusione con la

bandiera nazionale austriaca)

- CH 598 185 (sufficiente modifica dell'aquila degli

stemmi tedesco e austriaco)

303 A condizione che le autorità competenti non ne abbiano autorizzato l'uso. 304 TF 4A_101/2007, consid. 4.2 – aquila bicipite: «Il motivo dell'aquila bicipite figurante in entrambi i

segni è talmente diffuso, in particolare quale motivo negli stemmi, che già una differenza esigua nella

rappresentazione riduce il rischio di confusione» (traduzione).

• •THll 7th LORD STUDIOS.-w IT 1, FRLAHD

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

155

-

IR 994 062 (siccome il motivo del leone è

utilizzato frequentemente negli stemmi, non è

possibile assegnare in maniera univoca a uno

stemma questo elemento di segno. Inoltre vi è

nella fattispecie una modifica sufficiente del leone

figurante negli emblemi protetti degli stati federati

tedeschi Saarland e Renania-Palatinato, dello

stato federale austriaco Salisburghese e dello

stemma di Stato senegalese)

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

-

IR 1 026 289 (rischio di confusione con la

bandiera nazionale italiana)

- IR 1161192 (rischio di confusione con la bandiera

nazionale e lo stemma italiano)

Per la valutazione del rischio di confusione di un segno con un emblema di Stato protetto è

determinante unicamente l’elemento del segno in questione. Ulteriori elementi del segno non

sono pertanto presi in considerazione per la valutazione del rischio di confusione.

Diversamente dall’esame del carattere distintivo di un segno ai sensi dell’articolo 2 lettera a

LPM, in linea di massima la valutazione del rischio di confusione in questo contesto non si

basa sull’impressione d’insieme305. È irrilevante se l’elemento del marchio in questione ha

più o meno importanza rispetto ad altri. È sufficiente che esso sia presente e riconoscibile.

Lo stesso Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto che ulteriori elementi del segno

possono, in singoli casi, comportare un mutamento di significato306. Nella misura in cui il

mutamento è manifesto e la parte problematica del segno non è più riconoscibile in quanto

emblema di Stato protetto dalla legge, il divieto di registrazione non trova applicazione. Ciò

vale anche per i segni contenenti una croce combinata con altri elementi: se, in virtù della

combinazione di tutti gli elementi del segno, la croce è riconoscibile come un «plus» (ovvero

un'aggiunta) e dunque non evoca associazioni di idee con la croce (svizzera), non sussiste

un rischio di confusione con quest'ultima.

305 DTF 80 I 58, consid. 2, altra opinione in: CRPI, sic! 2002, 855, consid. 3 seg. – SWISS ARMY

CHEESE (fig.); in merito alla situazione giuridica concordante nel campo d'applicazione della legge

sulla Croce Rossa cfr. DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER

AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

306 Cfr. DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) per la LPNE e DTF 134 III 406, consid. 5.3 – VSA

VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

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llAllAN ~Aml~U[H

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

156

Esempio di segno ammesso alla protezione senza limitazione della lista dei prodotti:

CH 685 544 (rivendicazione di colore: rosso

[valore CMYK: 15/100/100/0], bianco)

È soggetta al divieto di registrazione anche la riproduzione in bianco e nero di un emblema di

Stato a colori nella quale è possibile riconoscere l'emblema o un suo elemento essenziale.

Per l'esame del rischio di confusione con uno stemma protetto ai sensi dell'articolo 8 LPSt è

determinante verificare se una forma è percepita come stemma dai consumatori307. Anche il

divieto per i privati di registrare gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali come marchi

riguarda gli elementi essenziali dello stemma nella loro riproduzione caratteristica (come

l’orso appenzellese in posizione eretta, l’orso bernese che cammina o il leone rampante

turgoviese) in relazione con uno scudo, ma non il motivo in quanto tale (orso, leone)308.

Qualora l’elemento in questione di un segno non rimandi concretamente a uno stemma

pubblico o non sia più riconosciuto dai consumatori come stemma, si può escludere il rischio

di confusione e il segno può essere registrato come marchio.

7.2.3.2 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di colore

7.2.3.2.1 Stemma della Confederazione Svizzera

La caratterizzazione dello stemma della Confederazione Svizzera quale croce bianca in uno

scudo triangolare (artt. 2 e 1 LPSt), nonché il fatto che per il consumatore medio il nesso tra

la croce svizzera e i colori rosso e bianco è evidente, fanno in modo che una croce

raffigurata in altri colori o una croce bianca su uno sfondo di altri colori non possa essere

confusa con la croce svizzera309. Il rischio di confusione con la croce svizzera può pertanto

essere escluso tramite una rivendicazione di colore positiva (p.es. croce verde) o negativa

(«la croce contenuta nel marchio non è riprodotta né in bianco su sfondo rosso né in rosso

su sfondo bianco né in altri colori che possano indurre a confondere il marchio con la croce

svizzera o con il segno della Croce Rossa»)310. Una rivendicazione dei colori «bianco/nero»

non è in grado di escludere il rischio di confusione con lo stemma della Confederazione,

307 Poiché lo stemma della Confederazione e la bandiera svizzera contengono lo stesso motivo, ossia

una croce verticale bianca in campo rosso, per valutare la possibilità di confusione di questi due segni

occorre fare una distinzione ragionevole e chiara. Tale distinzione deve basarsi sullo scudo (cfr.

messaggio «Swissness», pagg. 7506 e 7512).

308 Anche in questo caso questa precisazione è necessaria perché gli elementi caratteristici degli

stemmi cantonali ricorrono anche nelle rispettive bandiere cantonali. Con questa soluzione si evita

una contraddizione con l’articolo 10 LPSt. Cfr. messaggio «Swissness», pag. 7512. 309 CRPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+.

310 Questa formulazione esclude pertanto anche un rischio di confusione con il segno della Croce

Rossa; cfr. n. 7.3 pag. 156.

=plusherz

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

157

poiché si tratta di una rappresentazione usuale dello stemma svizzero quando tale stemma

non è rappresentato a colori311.

Una rivendicazione di colore positiva o negativa elimina altresì il rischio di indurre in errore in

ambito geografico ai sensi dell'articolo 2 lettera c LPM attribuibile a un elemento del segno

confondibile con la croce svizzera (cfr. n. 7.2.1.3, pag. 153).

Esempio di segno ammesso alla protezione:

- CH 566 939, cl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25

(rivendicazione di colore: bianco, blu)

7.2.3.2.2 Emblemi di Stato esteri

Qualora l’emblema di Stato estero sia protetto solo in determinati colori, per le domande di

registrazione nazionali il rischio di confusione con il segno protetto può essere escluso

mediante una rivendicazione di colore positiva o negativa. Per le registrazioni internazionali

una rivendicazione di colore negativa è comunicata all’OMPI tramite una dichiarazione

sull’ammissione alla protezione con riserva (in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio).

La rivendicazione di colore negativa deve essere formulata in modo da poter escludere un

rischio di confusione con un emblema di Stato estero concreto. Una dichiarazione

sull’ammissione alla protezione con riserva in cui è riportata una rivendicazione di colore

positiva non rispetta le direttive del sistema di Madrid ed è pertanto irricevibile.

7.2.4 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti

L'Istituto gestisce un elenco elettronico dei segni pubblici della Svizzera e dei segni pubblici

che gli sono stati comunicati da Stati esteri (art. 18 cpv. 1 LPSt e art. 3 OPSt). L'elenco è

pubblicato in forma elettronica (art. 18 cpv. 2 LPSt) ed è disponibile su

https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi.html.

7.3 Protezione della Croce Rossa

La legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa

(legge sulla Croce Rossa, RS 232.22) vieta all'articolo 7 il deposito di marchi contrari a tale

legge. Ciò interessa il segno della Croce Rossa o le parole «Croce Rossa» o «Croce di

Ginevra» o un altro segno o un'altra parola che possano essere confusi con tale emblema (la

disposizione si applica sia ai marchi di prodotti sia ai marchi di servizi; in merito cfr. anche

l'art. 75 n. 3 LPM). Tali disposizioni si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna

rossa, del Leone e del Sole rossi su fondo bianco e al «Cristallo Rosso»312 nonché alle

espressioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo

aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso» (art. 12 della legge sulla Croce

311 Cfr. messaggio «Swissness», pag. 7512. 312 L'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra.

"M

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

158

Rossa). Secondo la giurisprudenza è protetta ogni croce rossa o mezzaluna rossa di

qualsiasi forma e colore su qualsiasi sfondo bianco313. Tali segni sono in stretta relazione

con determinati colori, pertanto il rischio di confusione (come nel caso della croce svizzera)

può essere evitato con una specifica rivendicazione di colore (cfr. n. 7.2.3.1, pag. 156). La

legge sulla Croce Rossa vieta l’uso dei segni protetti come elementi di un marchio,

essenzialmente senza considerare quale significato sia loro attribuito in combinazione con

ulteriori elementi del marchio e quali prodotti o servizi siano contrassegnati con il marchio314.

In merito all’esame del rischio di confusione si rimanda alle argomentazioni al n. 7.2.3

pag. 154. Il divieto di registrazione non si applica ai segni contenenti altri elementi in

aggiunta alla croce nella misura in cui, in virtù della combinazione di tutti gli elementi del

segno, la croce è riconoscibile come un «plus» (ovvero un'aggiunta) e dunque non evoca

associazioni di idee con una croce (rossa).

Esempio di segno ammesso alla protezione:

- CH 464 394, cl. 41, 42 (rivendicazione di colore: verde)

7.4 Organizzazioni internazionali

Gli emblemi di Stato (stemmi, bandiere, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia) dei

Paesi dell’Unione, conformemente all’articolo 6ter CUP sono protetti dalle imitazioni e non

possono essere né registrati né utilizzati allo scopo di contrassegnare, sia come marchi di

fabbrica o di commercio315 sia come elementi di detti marchi. La stessa protezione è

garantita agli emblemi (nomi, abbreviazioni, bandiere, stemmi, sigle) di organizzazioni

internazionali intergovernative (art. 6ter cpv. 1 lett. b CUP). L’articolo 6ter CUP è una

disposizione del diritto dei marchi volta a tutelare gli interessi pubblici. Lo scopo è quello di

proteggere emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali intergovernative dall’utilizzo e

dallo sfruttamento della reputazione da parte di singoli.

In adempimento degli obblighi internazionali, la Svizzera ha emanato la legge federale

concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

e d’altre organizzazioni intergovernative (LPNE; RS 232.23). L’articolo 6 di tale normativa

313 DTF 134 III 406, consid. 3 e 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER

AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 2.3.2, 3.4 – Mezzaluna Rossa (marchio

figurativo); cfr. anche DTF 140 III 251, consid. 5.3.1 riguardante la cancellazione del marchio CH 472

632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

314 DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN

(fig.); TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo).

315 Per gli Stati membri del TLT di Singapore è obbligatoria l'applicazione dell'art. 6ter CUP ai marchi di

servizi ai sensi dell'art. 16.

INTERNATIONAL GREEN CROSS

+ FOR HEALTH

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

159

vieta la registrazione di marchi che contengono nomi, abbreviazioni (sigle), stemmi, bandiere

e altri emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o segni con essi confondibili, che

sono stati comunicati alla Svizzera dall'OMPI e pubblicati (artt. 1, 2, 3 e 4 LPNE)316. L’Istituto

tiene una lista dei segni verbali e figurativi protetti delle organizzazioni intergovernative

(elenco delle abbreviazioni protette); la versione aggiornata è pubblicata sul sito Internet

dell’Istituto (www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi/abbreviazioni-protette.html).

È fatta eccezione al divieto della registrazione del marchio qualora nel caso di emblemi delle

Nazioni Unite, di organizzazioni speciali delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni

intergovernative il Segretario generale delle Nazioni Unite, rispettivamente l'Ufficio

competente, autorizzi espressamente la registrazione come marchio dell'emblema protetto.

L’articolo 6ter CUP per diversi aspetti garantisce alle organizzazioni internazionali

intergovernative una protezione nettamente minore rispetto alla LPNE317. In base a quanto

sancito esplicitamente dall’articolo 6ter capoverso 1 lettera c CUP, ad esempio, i Paesi

dell’Unione sono liberi di limitare il rifiuto della protezione ai casi in cui il pubblico è tratto in

inganno sull’esistenza di un nesso tra l’utente del segno e l’organizzazione. Inoltre la CUP

prevede solamente una protezione dalle imitazioni dal punto di vista araldico.

La LPNE, quale legge speciale, va oltre le disposizioni di cui all’articolo 6ter CUP e vieta l’uso

degli emblemi protetti anche nei marchi di servizi. La LPNE sancisce un divieto assoluto di

utilizzo; il divieto è applicato anche quando non sussiste il rischio di confusione318 a

prescindere dai prodotti e servizi per cui è stato depositato il segno319. La protezione

nazionale sulla base della LPNE è ancora più esaustiva: essa infatti non si limita alle

imitazioni dal punto di vista araldico, ma si estende a tutti i segni confondibili,

indipendentemente dal carattere araldico (art. 6 LPNE; in merito alle imitazioni dal punto di

vista araldico cfr. n. 7.2.3, pag. 154). Per valutare se sussiste o meno un segno confondibile

con un segno protetto è determinante unicamente l’elemento del segno in questione. Ulteriori

elementi del segno non vanno pertanto presi in considerazione per tale valutazione320.

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

- IR 820 974, cl. 11 (la titolare è un'azienda privata

[DTF 135 III 648])

- IR 654 472, cl. 11, 12 (la titolare è un'azienda privata)

316 La pubblicazione nel Foglio Federale non è obbligatoria. L’IPI può decidere l’organo di

pubblicazione (art. 4 cpv. 3 LPNE). Per il momento la pubblicazione avviene ancora nel Foglio

Federale. 317 DTF 135 III 648, consid. 2.4 – UNOX (fig.); TAF B-7207/2009, consid. 3.3 seg. – Dee Cee style

(fig.); TAF B-1409/2007, consid. 4.3 – Meditrade (fig.). 318 TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee style (fig.); DTF 105 II 135, consid. 2c – BIS. 319 DTF 135 III 648, consid. 2.5 seg. – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.1 – UNO VIRGINIA

SLIMS VS (fig.); in merito all'impressione d'insieme cfr. anche n. 3.2, pag. 98.

320 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND

SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

160

- ESA IR 618 346, cl. 9 (la titolare è un'azienda privata)

Costituiscono un’eccezione all’esclusione dalla protezione ai sensi della LPNE i casi in cui

una designazione protetta è utilizzata senza modifiche e presenta un altro significato proprio

– in particolare in forma di termine descrittivo o denominazione generica della lingua parlata

– che emerge in primo piano321 in ragione della disposizione concreta del segno322. Tuttavia

questa regolamentazione si applica soltanto qualora la designazione protetta non sia

evidenziata all'interno del segno mediante la rappresentazione grafica o una disposizione

separata323.

Esempi:

-

CH 633 334, cl. 3; in questo caso non emerge in

primo piano l’abbreviazione protetta

dell’«Organizzazione internazionale del lavoro

(OIL)», bensì il significato autonomo del termine in

inglese «oil», tradotto in italiano con «olio»

-

UNO, DUE, TRE

Cl. 25; in questo caso non emerge in primo piano

l’abbreviazione protetta della «United Nations

Organisation (UNO)», bensì il significato autonomo

del numero in italiano «uno»

In linea di principio i segni pubblicati sono protetti da una riproduzione in qualsiasi colore324.

Qualora l’emblema di un’organizzazione internazionale nel singolo caso sia protetto solo in

un determinato colore, per le domande di registrazione nazionali il rischio di confusione con il

segno protetto può essere escluso con una rivendicazione di colore positiva e per le

domande di registrazione nazionali e le registrazioni internazionali con una rivendicazione di

colore negativa. Per le registrazioni internazionali una rivendicazione di colore negativa è

comunicata all’OMPI tramite una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva

(in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio). La rivendicazione di colore negativa deve

essere formulata analogamente a quella per la croce svizzera o il segno della Croce Rossa

(cfr. n. 7.2.3.1, pag. 156). Una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva in

cui è riportata una rivendicazione di colore positiva non rispetta le direttive del sistema di

Madrid ed è pertanto irricevibile.

321 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA

SLIMS VS (fig.).

322 In questo contesto occorre fondarsi sull'impressione d'insieme del segno da esaminare. 323 Cfr. TAF B-2768/2013, consid. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.). 324 TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

111111

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

161

7.5 Divieto di utilizzare determinati termini

Diverse leggi federali sanciscono il divieto di utilizzare determinati termini in relazione a taluni

prodotti. Tali disposizioni hanno lo scopo di escludere rischi d’indurre in errore. Se i termini in

questione sono citati dalla legge, l’Istituto respinge i segni che li contengono o che ne sono

costituiti per violazione del diritto vigente ai sensi dell’articolo 2 lettera d LPM. Ad esempio,

l’articolo 10 capoverso 2 lettera g Oderr e l’articolo 29h capoverso 3 OCDerr prevedono il

divieto, in rapporto alle bevande alcoliche, di utilizzare indicazioni che in qualche modo si

riferiscono alla salute (ad es. «fortificante»). L'articolo 10 capoverso 2 lettera c Oderr vieta tra

l'altro le allusioni che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare

o guarire una malattia umana (p.es. «med», «pharm») e l'articolo 17 capoverso 3 Otab vieta

l'utilizzo sulle confezioni dei prodotti del tabacco di indicazioni che possano indurre a

pensare che un determinato prodotto a base di tabacco sia meno dannoso di altri (p.es.

«leggero», «mild»). L’uso di tali indicazioni induce in errore e rappresenta

contemporaneamente una violazione del diritto vigente. I relativi segni sono pertanto respinti

sulla base dell’articolo 2 lettera c nonché dell’articolo 2 lettera d LPM (cfr. anche n. 5.2,

pag. 147).

I trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera riguardanti la protezione delle indicazioni di

provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre indicazioni geografiche nonché

l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che toccano il commercio (TRIPS,

RS 0.632.20) prevedono una protezione per quelle indicazioni di provenienza che vi sono

elencate in modo esplicito, nonché per tutti i nomi geografici e i segni che rientrano nella

definizione del relativo accordo. Di conseguenza, il rifiuto di un segno che adempie a una

delle nozioni descritte negli accordi si basa in primo luogo sulla violazione del diritto

vigente325. In secondo luogo, trovano applicazione anche i motivi di rifiuto sanciti

dall’articolo 2 lettera c e, a seconda del segno, lettera a LPM (cfr. anche n. 8.8, pag. 183).

8. Indicazioni di provenienza

8.1 Nozione di indicazione di provenienza

L’articolo 47 capoverso 1 LPM definisce le indicazioni di provenienza come ogni riferimento

diretto o indiretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti

alle caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza, indipendentemente dalla

notorietà che l’indicazione geografica conferisce al prodotto designato326. Al fine di valutare

se le cerchie commerciali interessate percepiscono un nome o un segno geografico come

indicazione di provenienza, occorre considerare l’impressione d’insieme prodotta

dall’indicazione in questione nel caso concreto327. Il termine «indicazione di provenienza» è

325 TF, sic! 2003, 337, consid. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; cfr. anche TF, sic! 2007, 274,

consid. 3.1 seg. – Champ. 326 DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); cfr. anche TF 4A_357/2015, consid. 4.2 –

INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-1785/2014, consid. 6.3.5 – HYDE PARK; TAF B-7407/2006, consid.

3.3 – TOSCANELLA. 327 Cfr. TF 4A_508/2008 – AFRI-COLA.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

162

dunque più limitativo rispetto alle espressioni «segno geografico» o «nome geografico» che

si riferiscono a tutte le designazioni con un contenuto geografico, indipendentemente dalla

loro qualificazione quali indicazioni di provenienza.

Come il marchio, anche l’indicazione di provenienza ha la funzione di distinguere determinati

prodotti o servizi da prodotti o servizi della stessa natura. In questo caso, tuttavia, la

distinzione non è fatta in funzione della provenienza aziendale. L’indicazione deve evocare

presso i destinatari una determinata provenienza geografica, che di massima non ha alcun

legame con un’azienda in particolare.

La protezione di un’indicazione geografica è automatica, non richiede pertanto alcuna

registrazione dell’indicazione geografica e per il suo uso non sono necessarie autorizzazioni

ufficiali328. L’articolo 47 seguenti LPM vieta l’uso di indicazioni di provenienza non pertinenti,

di designazioni che possono essere confuse con queste ultime nonché di indicazioni che

comportano un rischio d’inganno.

8.2 Indicazioni di provenienza come marchi

Le indicazioni di provenienza sono escluse dalla protezione come marchi in virtù dei motivi

assoluti di esclusione di cui all’articolo 2 LPM (cfr. n. 8.5, pag. 171 e n. 8.6, pag. 173). Fanno

eccezione i marchi geografici, ai quali non si applica l‘articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 10, pag.

186).

L’esame dell’ammissibilità alla registrazione come marchio si basa sulla regola d’esperienza,

per cui secondo l’esperienza di vita dell’acquirente, una denominazione geografica utilizzata

per contrassegnare prodotti generalmente evoca in lui l’idea che il prodotto designato

provenga dal Paese o dal luogo cui si riferisce l’indicazione329. Questa regola d’esperienza

vale anche per i servizi330. Tuttavia, il rapporto tra un servizio e il suo luogo d’origine, di

norma, non è stretto come quello tra un prodotto e il suo luogo di fabbricazione e in questo

contesto si applicano tavolta eccezioni alla regola d’esperienza diverse da quelle valide per i

prodotti (cfr. n. 8.4.5 segg., pag. 167). La regola d’esperienza trova altresì applicazione per i

segni composti da elementi geografici e non geografici331.

328 In merito alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo il

diritto agricolo cfr. n. 8.7.4, pag. 181.

329 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.);

TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA; DTF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO; TAF B-6503/2014,

consid. 3.4 e 4.3 – LUXOR.

330 Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. 331 TF 4A_357/2015, consid. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-4710/2014, consid. 3.2 –

SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. anche

TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.); TF 4A_508/2008,

consid. 4.2 – AFRI-COLA.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

163

8.3 Tipi di indicazioni di provenienza

8.3.1 Indicazioni di provenienza dirette

Le indicazioni di provenienza dirette sono riferimenti precisi alla provenienza geografica di un

prodotto o servizio come ad esempio i nomi di continenti, stati, Cantoni, regioni, città, località,

distretti o valli332.

8.3.2 Indicazioni di provenienza indirette

Le indicazioni di provenienza indirette sono segni che suscitano aspettative circa la

provenienza senza menzionare direttamente il territorio d’origine dei prodotti e dei servizi333.

Non rinviano a un determinato luogo o a un particolare territorio geografico in modo esplicito,

bensì tramite in particolare simboli334 linguistici o figurativi. Sono indicazioni di provenienza

indirette in particolare i nomi conosciuti e le raffigurazioni conosciute di montagne, laghi,

fiumi o monumenti di importanza nazionale o regionale335, nonché i simboli conosciuti di città

o i nomi e le raffigurazioni di famosi personaggi storici come ad esempio «Guglielmo Tell»,

«Generale Guisan» o «Uncle Sam»336.

In determinati casi i nomi di montagne, laghi e fiumi possono rappresentare indicazioni di

provenienza dirette, se i prodotti designati provengono effettivamente dalla montagna, dal

lago o dal fiume in questione (p.es. un’acqua minerale la cui sorgente si trova sul Cervino)337.

Esempi di indicazioni di provenienza indirette:

- Statua della libertà (la Statua della libertà è percepita come riferimento agli Stati Uniti)

8.3.3 Indicazioni di provenienza semplici

Sono considerate indicazioni di provenienza semplici i riferimenti alla provenienza geografica

di prodotti o servizi, senza che con tale riferimento venga associata una particolare qualità

dei prodotti o servizi con esso designati (art. 47 LPM). Il riferimento si limita a indicare che il

prodotto o servizio proviene da un determinato luogo.

Esempi:

- marmellata bernese

- pasta svizzera

332 Alla pari dei nomi delle località vi sono le derivazioni linguisticamente corrette, ad. es. l’aggettivo

(TAF B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR). 333 Cfr. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR. 334 In merito ai simboli nazionali cfr. anche l’art. 7 in combinato disposto con l’art. 11 LPSt.

335 Cfr. TAF B-5024/2013, consid. 5.2 – STRELA. 336 CRPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM. 337 Qualora, nella fattispecie, sia appurato che un’indicazione geografica del tipo menzionato non sia

un’indicazione di provenienza diretta (in particolare per motivi di impossiblità oggettiva; cfr. n. 8.4.4,

pag. 165), occorre esaminare se si tratti di un’indicazione indiretta (in merito al nome di un parco

cittadino cfr. TAF B-1785/2014, consid. 6.1 e 6.2 – HYDE PARK).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

164

- abiti tedeschi

8.3.4 Indicazioni di provenienza qualificate

Si parla di indicazioni di provenienza qualificate, se la provenienza geografica determina

essenzialmente una particolare qualità, una particolare reputazione o altre caratteristiche

determinate di un prodotto, ossia se le condizioni geografiche (fattori naturali o umani) di un

Paese, di una regione o di un luogo influiscono in modo decisivo sulle caratteristiche dei

prodotti. A titolo di esempio, sono considerate indicazioni di provenienza qualificate

«Ginevra» per gli orologi, «Svizzera» per il cioccolato e per gli orologi, «Carrara» per il

marmo, «Alsazia» per il miele e «Creta» per l’olio d’oliva. Anche nel caso dei servizi la

provenienza geografica può essere essenzialmente legata a una particolare reputazione o

ad altre caratteristiche determinate.

Per questo tipo di indicazione di provenienza per i prodotti spesso si utilizzano i termini

indicazione geografica (protetta) e denominazione di origine (protetta/controllata). A

differenza delle nozioni del diritto sulle derrate alimentari, sull’agricoltura e sui vini, le nozioni

indicazione geografica e denominazione di origine non sono citate esplicitamente nella legge

sulla protezione dei marchi; esse, ciononostante, rientrano nella definizione di cui all’articolo

47 LPM338.

8.4 Denominazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza

Ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 LPM non sono indicazioni di provenienza i nomi o segni

geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza

dei prodotti o servizi339.

Non sono in particolare340 considerati indicazioni di provenienza i nomi e i segni geografici

che appartengono alle categorie riportate di seguito.

Se i nomi o i segni geografici sono utilizzati con altri elementi, possono essere ammesse

eccezioni in cui le indicazioni in questione non sono considerate indicazioni di provenienza in

ragione dell’impressione d’insieme suscitata dal segno341. Questo a condizione che i nomi e i

segni geografici in questione si trovino in un contesto evidentemente diverso, per cui non

vengano compresi come indicazioni di provenienza342.

338 In merito alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo il

diritto agricolo cfr. n. 8.7.4 pag. 181. 339 DTF 128 III 454, consid. 2.1 e 2.2 – YUKON. 340 Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-1785/2014, consid. 3.4 –

HYDE PARK.

341 Cfr. TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-5480/2009, consid.

7.2 – Milanello (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint

germain paris 5e (fig.).

342 TF 4A_357/2015, consid. 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; TF 4A 508/2008, consid. 4.2 – AFRI-

COLA; TAF B-2303/2007, consid. 2.3 e 5.4 seg. – Tahitian NONI (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

165

8.4.1 Indicazioni con duplice significato

Nomi e segni geografici possono avere altri significati nel linguaggio corrente343. Qualora il

secondo significato sia evidente e predominante in funzione dell’impressione d’insieme del

segno e dei prodotti e servizi designati344, il significato geografico non entra in

considerazione e il segno per questo motivo non può essere compreso quale indicazione di

provenienza.

Esempi:

- CH 575 706, cl. 9, 11, 35

- CH 571 586, cl. 16 e 41

- CH 611 934, cl. 35, 41, 43, 44

In questi esempi, in virtù degli elementi figurativi, i significati di uccello mitologico, edificio

sacro e spezia sono dominanti rispetto a quelli dei nomi geografici della capitale dell’Arizona,

di una città universitaria tedesca e di uno Stato sudamericano. Tuttavia, nel caso del marchio

verbale PHOENIX (IR 714 454) per i prodotti della classe 3 (saponi, profumeria, oli eterici,

prodotti per la cura del corpo e di bellezza, ecc.) non era riconoscibile un legame chiaro e

immediato con l’uccello mitologico, ragione per cui il contenuto geografico della designazione

ha prevalso; il marchio verbale PHOENIX è pertanto stato considerato un’indicazione di

provenienza diretta e respinto, perché può indurre in errore345.

8.4.2 Nomi geografici sconosciuti

Per valutare se un nome geografico è conosciuto o sconosciuto è necessario esaminare il

caso specifico. I nomi di città, località, valli, regioni o Paesi che le cerchie interessate non

conoscono, sono considerati segni di fantasia e non possono essere intesi come indicazioni

di provenienza346. Più una località o una regione è isolata e poco conosciuta, minore è la

probabilità che venga riconosciuto il carattere geografico, e a maggior ragione il nome della

località o della regione sarà considerato un segno di fantasia347. La doppia funzione della

343 Se la valutazione avviene dal punto di vista di esperti vanno presi in considerazione eventuali

ulteriori accezioni specialistiche. 344 TF, sic! 2013, 534, consid. 3.3.2 – Wilson; DTF 135 III 416, consid. 2.3 – CALVI (fig.); TAF B-

608/2015, consid. 4.1 – MAUI JIM; TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. già CRPI, sic! 1998,

475, consid. 3b – Finn Comfort (fig.). 345 CRPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX. 346 DTF 135 III 416, consid. 2.6.1 – CALVI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO.

602. In merito all’applicazione dell’Accordo TRIPS o di un Trattato bilaterale cfr. n. 8.7.1, pag. 179. 347 DTF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.

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Parte 5 – Esame materiale di un marchio

166

nozione di dominio pubblico348 implica che resta da valutare un eventuale (futuro) bisogno di

disponibilità dal punto di vista della concorrenza349. Il grado di conoscenza è valutato in

funzione, tra gli altri, dei criteri seguenti: numero degli abitanti, densità di popolazione,

importanza politica, economica (turismo, industria) e culturale350, reputazione particolare.

Esempi di nomi geografici sconosciuti:

- YUKON (IR 659 288; cl. 3, 5, 6, 8, 9, 10–12, 14, 16, 18, 20–28 e 32)351

- NYALA (CH 543 179; cl. 10, 25 e 28)

8.4.3 Segni simbolici

Sono considerati simbolici i segni che le cerchie interessate non considerano riferimenti alla

provenienza dei prodotti o dei servizi, nonostante il contenuto geografico conosciuto352 (p.es.

ALASKA per sigarette al mentolo o ETNA per becco Bunsen). Il campo d’applicazione di

questa categoria di eccezioni è limitato353. Sono ammessi alla protezione i segni il cui uso in

relazione a prodotti e/o servizi specifici in ragione del loro palese354 carattere simbolico non

può condurre ad un’associazione di idee con il Paese o la regione geografica in questione355.

Ciò presuppone che alludano in modo evidente ad altre caratteristiche, non geografiche, dei

prodotti o servizi356.

Esempi:

- MAGIC AFRICA (IR 967 030) per prodotti di profumeria della cl. 3

- COPACABANA (CH 402 682) simbolico, per prodotti legati a piscine delle cl. 1, 6, 11, 19,

20, 28

8.4.4 Impossibilità oggettiva

Se, secondo le cerchie interessate, è ovvio che un luogo o una regione non è il luogo di

fabbricazione o di origine delle materie di base e delle componenti usate, o il luogo di

provenienza dei servizi in questione357, il relativo nome o segno geografico non è

un’indicazione di provenienza anche se è conosciuto. In questo contesto, da un lato non

importa se può essere dimostrata l’esistenza del settore economico in tale luogo358 e,

348 Cfr. n. 4.2 seg., pag. 105 seg. 349 Cfr. n. 8.5.1 pag., 170.

350 Cfr. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA. 351 DTF 128 III 454 – YUKON. 352 DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-6959/2009, consid. 4.1 – CAPRI (fig.); TAF B-

915/2009, consid. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 353 DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM. 354 TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA. 355 Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1.2 – YUKON. 356 TAF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD; TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM; TAF B-

386/2008, consid. 7.4 – GB.

357 DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON. 358 DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

167

dall’altro, il semplice fatto che la provenienza da tale luogo appaia improbabile non è

sufficiente359.

Esempi:

- SAHARA per carta e cartone

- CERVINO per banane

8.4.5 Denominazioni di tipo

Le denominazioni di tipo che non fanno credere che il prodotto così designato provenga dal

luogo in questione, non sono considerate indicazioni di provenienza360.

Una denominazione di tipo può essere palesemente individuabile come tale tra gli altri

elementi di un marchio.

Esempio:

- CAMERA DA LETTO MODELLO VENEZIA

Una denominazione di tipo può altresì essere data, se il segno contiene il nome di

un’azienda conosciuta o di un marchio conosciuto ai destinatari in Svizzera per i prodotti

interessati (la conoscenza è o notoria all’Istituto o da dimostrare da parte del depositante) e

se i destinatari dei prodotti del settore in questione sono abituati a percepire nomi o segni

geografici come denominazioni di tipo.

Esempi:

- TAG HEUER MONZA CH 478 864, cl. 14 (orologi e strumenti cronometrici)

Tuttavia, se il luogo in questione gode di una particolare reputazione per i prodotti designati,

la lista dei prodotti deve, eccezionalmente, essere limitata all’indicazione di provenienza

contenuta nel marchio. In questo caso la reputazione genera presso i consumatori

aspettative particolari in merito alla provenienza dei prodotti.

8.4.6 Denominazioni generiche

Le indicazioni di provenienza che hanno perso il loro significato originale e che le cerchie

commerciali interessate non intendono più come riferimenti alla provenienza geografica dei

prodotti o servizi designati, ma come meri rinvii al genere, al tipo o alla proprietà dei prodotti

o servizi sono considerate denominazioni generiche. Di conseguenza, non sussiste più il

rischio che l’uso di tali indicazioni come marchio o elementi di un marchio induca i

consumatori in errore circa la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Sono, ad

esempio, denominazioni generiche WIENERLI per salsicce o EAU DE COLOGNE per

prodotti di profumeria.

359 TAF B-608/2015, consid. 3.3 – MAUI JIM; TAF B-6503/2014, consid. 5 – LUXOR; TAF B-

6959/2009, consid. 4.2 – CAPRI (fig.). 360 DTF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

168

Poiché le denominazioni generiche sono a libera disposizione e appartengono al dominio

pubblico, non possono essere registrate come marchi. La trasformazione di un’indicazione di

provenienza in una denominazione generica presuppone, tuttavia, che siano soddisfatte

alcune condizioni. La denominazione deve essere stata utilizzata per decenni come

denominazione generica e il prodotto contrassegnato non deve più poter essere messo in

relazione con il luogo di provenienza originale. In aggiunta, la trasformazione può essere

considerata compiuta solo se in tutte le cerchie commerciali interessate si è imposta

l’opinione univoca che l’indicazione in questione sia ormai esclusivamente una

denominazione generica361.

8.4.7 Provenienza aziendale

Non sono, tra gli altri, considerati indicazioni di provenienza i segni che il pubblico percepisce

esclusivamente362 come riferimenti a una determinata provenienza aziendale dei prodotti. Si

tratta di segni che non evocano nelle cerchie commerciali interessate aspettative relative alla

provenienza geografica363. Le particolarità che caratterizzano questo tipo di indicazione

escludono che le cerchie interessate possano avere associazioni di idee con il luogo

geografico in questione ai sensi di un rinvio alla provenienza geografica dei prodotti

designati. In particolare tale è il caso, quando il segno contiene (primo) un rinvio a una

«azienda» (in senso stretto o in senso lato) e (secondo) delle informazioni specifiche e

immediatamente riconoscibili concernenti il campo di attività dell’azienda, e (terzo) quando

quest’ultimo non ha palesemente alcun rapporto con la fabbricazione dei prodotti rivendicati.

Se per i destinatari un nome o segno geografico rinvia esclusivamente alla provenienza

aziendale, in linea di massima viene meno il rischio d’indurre in errore quanto alla

provenienza dei prodotti designati. Tuttavia, se il luogo in questione ha una particolare

reputazione per i prodotti designati, eccezionalmente, è necessario limitare la lista dei

prodotti all’indicazione di provenienza contenuta nel marchio. In questo caso la reputazione

genera presso i consumatori aspettative particolari in merito alla provenienza dei prodotti.

Ciò vale anche se i consumatori sono consapevoli del riferimento a una determinata azienda.

Nel caso di orologi e cioccolato, ad esempio, è di massima necessaria una limitazione alla

provenienza svizzera, se il segno contiene un rinvio alla Svizzera.

Il criterio dell’indicazione di provenienza aziendale riguarda diversi settori (cfr. n. 8.4.11,

pag. 170: in merito a nomi di compagnie aeree; n. 8.4.12, pag. 170: in merito a nomi di

organizzazioni sportive).

8.4.8 Luogo di vendita (fiere e simili)

I rinvii geografici al luogo di vendita che si riallacciano specificamente al luogo dell’offerta

non sono considerati indicazioni di provenienza né per i prodotti né per i servizi.

361 TF, FDBM 1974 I 11, consid. 2 – HOLIDAY PILS. 362 Non è sufficiente che il segno sia compreso sia come un rinvio a una provenienza geografica sia

come un rinvio a una provenienza aziendale (TAF B-3259/2007, consid. 11 – OERLIKON). 363 CRPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

169

Esempi:

- CH 615 653, cl. 12, 42364

- CH 669 700, cl. 25, 35, 39

8.4.9 Titoli di media e prodotti editoriali; indicazioni di contenuto

I segni depositati per giornali, trasmissioni radiofoniche o televisive oppure per altri mezzi di

(tele)comunicazione che contengono nomi geografici non sono indicazioni di provenienza, se

la denominazione geografica rinvia al titolo, al tema o al contenuto dei prodotti o servizi. Tale

principio vale in particolare per prodotti editoriali come le musicassette, CD registrati e

videofilm (cl. 9), nonché giornali, riviste, fotografie e libri (cl. 16). Non vale invece per

cassette, supporti di registrazione, prodotti di tipografia e stampati, eccetera.

Esempi:

- CH 595 560: ammesso senza limitazione per prodotti

editoriali.

- CH 504 253: ammesso senza limitazione per

fotografie365.

8.4.10 Indicazioni geografiche nella gastronomia

In relazione a derrate alimentari e bevande, le indicazioni geografiche non sono di norma

comprese come indicazioni di provenienza se rinviano palesemente a un determinato tipo di

pietanza o bevanda. Nell’ambito dei servizi nel settore gastronomico (cl. 43), i nomi e segni

geografici non sono indicazioni di provenienza se rinviano in maniera evidente a un aspetto

che non sia la provenienza del servizio offerto, ad esempio alla decorazione di un locale o al

tipo di cucina o ristorazione servita.

364 In questo esempio l’elemento «Auktion» rinvia specificamente al luogo dell’offerta; in merito al

valutazione del dominio di primo livello nazionale cfr. n. 4.4.7, pag. 119. 365 CRPI, sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).

O'o --- desisne, outlet Landquart

RSI Radiotelevisione svizzera

Nidwaldner Wochenblatt

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

170

Esempio:

- ABC PIZZA HAWAII: questo segno è ammesso senza limitazione della lista dei prodotti,

poiché «Pizza Hawaii» si riferisce a un determinato piatto.

- ABC Swiss Chalet: questo segno è ammesso per i servizi di ristorazione (cl. 43) senza

limitazione della lista dei servizi poiché «Swiss Chalet» rinvia soltanto alla decorazione

del locale.

8.4.11 Nomi di compagnie aeree

Nei segni che rinviano palesemente a una compagnia aerea, i nomi e segni geografici non

sono di norma considerati indicazioni di provenienza. Ciò non vale se il luogo in questione ha

una reputazione particolare per i prodotti designati (cfr. n. 8.4.7, pag. 168).

Esempio:

- ABC AIR KÖLN (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): per birre (cl. 32) la designazione KÖLN

vale come indicazione di provenienza, dal momento che la città gode di una reputazione

particolare per quel che riguarda questi prodotti. Per tutti gli altri prodotti prevale il rinvio

alla provenienza aziendale. Quanto ai servizi, l’indicazione suscita invece aspettative

circa la provenienza; devono quindi essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 49

LPM.

8.4.12 Nomi di organizzazioni sportive e culturali

Un’indicazione che contiene un nome o un segno geografico, non è in genere considerata

un’indicazione di provenienza per i prodotti se è chiaramente percepita come riferimento a

un’associazione sportiva o a un’organizzazione culturale. Ciò non vale se il luogo in

questione ha una reputazione particolare per i prodotti designati (cfr. n. 8.4.7, pag. 168).

- CH 621 086: ammesso senza limitazione per le classi

14, 16, 18, 21, 24 - 25, 28, 35, 41

- CH 513 168; ammesso senza limitazioni in particolare

per la classe 25

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

171

8.4.13 Nomi di manifestazioni sportive e culturali

Se l’indicazione si riferisce palesemente a una manifestazione sportiva o culturale, i nomi e i

segni geografici ivi contenuti non sono di norma considerati indicazioni di provenienza. Ciò

non vale se il luogo in questione ha una reputazione particolare per i prodotti designati (in

merito alla reputazione particolare cfr. n. 8.4.7, pag. 168).

Esempio:

- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (cl. 1–33): per prodotti della cl. 9 (apparecchi

elettronici) e della cl. 12 (veicoli) JAPAN vale come indicazione di provenienza, vista la

reputazione particolare di cui gode il Giappone per questi prodotti

8.4.14 Rinvii geografici per prodotti a base di tabacco

I rinvii geografici depositati in relazione a prodotti a base di tabacco sono di norma

considerati indicazioni di provenienza. Non sono invece indicazioni di provenienza i segni

che, in ragione dell’impressione d’insieme, sono percepiti come riferimento a una miscela

particolare di tabacco (p.es. AMERICAN BLEND).

8.4.15 Servizi di viaggio

Nei segni depositati per servizi di viaggio i nomi e segni geografici non sono di norma

considerati indicazioni di provenienza, bensì riferimenti alla destinazione.

Esempi:

- CH 637 536, cl. 39 e 43

- CH 438 869, cl. 39 (organizzazione di viaggi)

8.5 Dominio pubblico

8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette

Le indicazioni di provenienza dirette (semplici o qualificate, cfr. n. 8.3.1, pag. 163) descrivono

la provenienza geografica del prodotto in modo univoco e appartengono pertanto al dominio

AfRi(AN

l~! SAFARi TOVRS TRAVEL • VACATION

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

172

pubblico366. Ciò non vale soltanto per le denominazioni geografiche che le cerchie

commerciali determinanti possono correntemente associare al gruppo di prodotti interessato,

bensì anche per quelle che in futuro potrebbero essere utilizzate come indicazioni di

provenienza dalle aziende interessate367. Poiché i destinatari interessati non percepiscono

queste indicazioni come un riferimento alla provenienza aziendale determinata ai sensi della

funzione di provenienza dei marchi, manca loro pertanto il carattere distintivo concreto368.

Inoltre, le indicazioni di provenienza dirette sono soggette al bisogno di disponibilità, poiché

ogni concorrente deve poter fare riferimento alla provenienza dei suoi prodotti o servizi. Per

valutare il bisogno di disponibilità, oltre alle circostanze concrete, occorre esaminare se – in

considerazione dell’evoluzione economica – la designazione geografica possa essere

utilizzata in futuro come indicazione di provenienza per i prodotti e servizi in questione369. Le

indicazioni di provenienza sono pertanto soggette al bisogno di disponibilità fintanto che non

è possibile escludere che altri produttori od offerenti si stabiliscano nel territorio in

questione370.

Per valutare il bisogno di disponibilità occorre considerare anche i criteri seguenti: numero

degli abitanti, densità di popolazione, importanza politica ed economica (turismo, industria),

eccetera. Tenuto conto della doppia funzione della nozione di dominio pubblico, un nome o

un segno geografico che, al momento dell’esame, risulta sconosciuto ai destinatari, può non

essere ammesso alla registrazione come marchio in ragione di un (futuro) bisogno di

disponibilità dal punto di vista dei concorrenti.

Se un’indicazione di provenienza estera è iscritta nel registro del Paese di origine per gli

stessi prodotti o servizi, non è soggetta al bisogno di disponibilità (neppure) in Svizzera371. La

stessa prassi vale per le registrazioni effettuate dall’EUIPO372. Tuttavia, la registrazione

estera del marchio non fornisce indicazioni circa il carattere distintivo del segno in Svizzera.

Per la valutazione di questo aspetto è decisiva la situazione in Svizzera373 (cfr. n. 4.3,

pag. 107). Di conseguenza, una registrazione all’estero non consente di giungere ad alcuna

conclusione in merito all’esistenza del carattere distintivo in Svizzera374.

366 TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR; TAF B-4710/2014, consid. 3.1 – SHMESSE

(fig.)/TGMESSE (fig.). 367 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson; DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON. 368 In merito alla valutazione dell’impressione d’insieme cfr. n. 3.2, pag. 98. 369 Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON. 370 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson. 371 Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson; la prassi risale a DTF 117 II 327 segg. –

MONTPARNASSE. Secondo la prassi dell’Istituto la registrazione estera non può essere considerata

se riguarda un marchio combinato (parere diverso in TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson). 372 TAF B-6363/2014, consid. 7.1 – MEISSEN. 373 DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

374 La questione del bisogno di disponibilità è rilevante solo se l’indicazione di provenienza estera è

dotata di carattere distintivo in Svizzera.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

173

8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette

Contrariamente alle indicazioni di provenienza dirette, quelle indirette non appartengono di

principio al dominio pubblico375. Fanno eccezione a questa regola, e appartengono quindi al

dominio pubblico, i segni figurativi enumerati di seguito, nella misura in cui sono solitamente

utlizzati quali indicazioni di provenienza e che non presentano, nel caso concreto, una

rappresentazione grafica inusuale376: la croce svizzera e la bandiera svizzera, le bandiere di

Cantoni, distretti, circoli e Comuni nonché gli stemmi pubblici esteri377. A prescindere

dall’appartenenza al dominio pubblico occorre tuttavia sempre verificare anche i motivi di

esclusione di cui all’articolo 2 lettere c378 e d LPM.

8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette

Per principio i segni appartenenti al dominio pubblico possono imporsi come marchi nel

commercio (cfr. in merito le spiegazioni generali al n. 11, pag. 189). Alla luce di un bisogno di

disponibilità futuro, tuttavia, le indicazioni di provenienza dirette sono di regola considerate

indispensabili e pertanto soggette ad un bisogno assoluto di disponibilità. È quindi

essenzialmente escluso che si impongano come marchi nel commercio.

Eventuali eccezioni al bisogno assoluto di disponibilità sono in particolare possibili se

esistono motivazioni concrete che negano il carattere dell’indispensabilità, o, nel caso di

indicazioni di provenienza estere, se il segno è registrato come marchio per prodotti o servizi

identici nel relativo Paese379.

8.6 Inganno circa la provenienza geografica

8.6.1 Principio

Induce in errore qualsiasi segno il cui significato suscita aspettative errate circa il tipo o la

proprietà dei prodotti e/o servizi contrassegnati380. Secondo l’esperienza di vita,

un’indicazione geografica utilizzata come marchio o elemento di marchio generalmente

evoca, presso l’acquirente, l’idea che i prodotti e i servizi designati provengano dal Paese o

dal luogo cui si riferisce l’indicazione (per i dettagli in merito a questa regola d’esperienza cfr.

n. 8.2, pag. 162). Inducono pertanto in errore i segni che contengono o consistono in nomi e

375 TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR; TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL

PERSONALITY. 376 Cfr. le considerazioni generali in merito ai marchi figurativi, n. 4.7, pag. 129. 377 In merito a tutti i segni nazionali ed esteri citati restano riservate le proibizioni prescritte nella LPSt;

cfr. n. 7.2, pag. 150).

378 TAF B-2925/2014, consid. 3.3 – Cortina (fig.). 379 DTF 117 II 327, consid. 2b – MONTPARNASSE; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 –

GERRESHEIMER. 380 Cfr. TF 4A_508/2008, consid. 3.2 – AFRI-COLA; DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.);

CRPI, sic! 2004, 428, consid. 2 – PHOENIX. In merito alla valutazione dell’impressione d’insieme cfr.

n. 3.2, pag. 98.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

174

segni geografici, anche se si tratta di elementi d’importanza subordinata381, e che suscitano

nei destinatari l’aspettativa che i prodotti e/o servizi designati provengano dal Paese o dal

luogo cui si riferisce l’indicazione, benché ciò non sia vero382. In presenza di combinazioni

con altri elementi occorre esaminare se, nell’impressione d’insieme, questi conferiscono un

significato al segno tale da escluderne la percezione come indicazione di provenienza in

relazione con i prodotti e servizi in questione383 (cfr. n. 8.4, pag. 164). È determinante che il

segno conduca i destinatari ad un’associazione di idee con una determinata regione o un

determinato luogo e pertanto suscita almeno indirettamente l’idea di un’indicazione di

provenienza384. Anche una denominazione geografica mutilata o modificata può evocare

aspettative legate alla provenienza e dunque risultare ingannevole385. Questo capita quando

il suo significato geografico rimane riconoscibile nonostante la modificazione linguistica e

vale anche qualora la denominazione sia ammessa alla protezione ai sensi dell’articolo 2

lettera a LPM (cfr. n. 3.2, pag. 99).

Il divieto d’indurre in errore386 concernente le indicazioni di provenienza ha lo scopo di evitare

che il pubblico sia indotto in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi designati con

il marchio387, e questo indipendentemente da una reputazione particolare conferita al

prodotto dalla provenienza geografica388. Durante la procedura di registrazione del marchio è

dunque indispensabile garantire che l’indicazione corrisponda alla verità389. Per questo

motivo la regola secondo cui nell’esame dei motivi assoluti di esclusione si registrano i casi

limite si applica unicamente per la valutazione dell’appartenenza al dominio pubblico ai sensi

dell’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 3.7, pag. 102) e non per l’attuazione del divieto d’indurre

in errore ai sensi dell’articolo 2 lettera c LPM.

Secondo la prassi costante dell’Istituto, confermata dal Tribunale federale390, i segni che

contengono o consistono in un’indicazione di provenienza sono ammessi alla protezione

come marchi in applicazione dell’articolo 47 in combinato disposto con l’articolo 2 lettera c

381 TF, FDBM 1977 I 18, consid. 3 – COLONIA (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE

LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

382 Cfr. DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2007, 274, consid. 4.1 – Champ; TAF B-

6503/2014, consid. 3.1 – LUXOR; TAF B-5480/2009, consid. 4.2 – Milanello (fig.). 383 Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.5 e 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 384 DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.); TAF B-5451/2013, consid. 3.3 – FIRENZA.

385 TAF B-5451/2013, consid. 4.3 – FIRENZA; cfr. anche TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA

e TAF B-4710/2014, consid. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.). 386 TF 4A_357/2015, consid. 4.5 e 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; non è necessario che i destinatari

siano effettivamente indotti in errore: DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.). 387 DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); TF, FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA.

388 DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); TAF

B-1223/2010, consid. 2.2 – TOURBILLON (fig.); TAF B-7408/2006, consid. 4.2 – bticino (fig.). 389 DTF 132 III 770, consid. 3.2 – COLORADO (fig.). 390 DTF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 4 – COLORADO (fig.); cfr.

anche TAF B-915/2009, consid. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; TAF B-7408/2006, consid. 4.4 –

bticino (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

175

LPM, solo se ogni rischio d’indurre in errore è eliminato limitando la lista dei prodotti391 (per i

dettagli cfr. n. 8.6.6, pag. 178). In altri termini, in contrasto con quanto previsto dalle regole

generali sui segni che inducono in errore (cfr. n. 5.1 seg., pag. 146), affinché il segno sia

ammesso alla protezione non basta che l’indicazione di provenienza possa essere utilizzata

correttamente. Il requisito della limitazione ha un effetto preventivo e riduce di fatto il rischio

d’indurre in errore; consente inoltre di limitare il campo di protezione (che secondo l’art. 11

cpv. 1 LPM si estende unicamente ai prodotti di una determinata provenienza, facendo sì

che l’uso in relazione con prodotti di provenienza diversa non rappresenti un uso

perpetuante la tutela del diritto al marchio secondo l’art. 12 cpv. 1 LPM)392. Un allentamento

della prassi sarebbe contrario agli impegni nazionali e internazionali della Svizzera

(nell’ambito dell’Accordo TRIPS e dei trattati internazionali). Una limitazione alla provenienza

geografica è richiesta anche per i servizi393 (cfr. altresì n.8.6.6, pag. 178).

8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio

acquisito («secondary meaning»)

In linea di massima, anche se un’indicazione geografica è utilizzata durevolmente, il rischio

d’indurre in errore non è eliminato394. In via eccezionale, tuttavia, dopo un uso continuo, le

indicazioni geografiche ingannevoli possono acquisire un secondo significato proprio

(«secondary meaning»)395. Ciò è ammesso unicamente se il depositante rende verosimile in

primo luogo che l’indicazione inizialmente ingannevole ha acquisito effettivamente un

secondo significato proprio e, in secondo luogo, che nella percezione delle cerchie

interessate, in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati, questo secondo significato sia

predominante al punto da escludere il rischio d’indurre in errore sulla provenienza geografica

nel caso concreto396.

Non si tratta qui di dimostrare che un segno si è imposto come marchio nel commercio,

poiché qui non è predominante l’acquisito carattere distintivo rispettivamente il riferimento

alla provenienza aziendale, bensì la trasformazione del significato in quanto indicazione di

provenienza che ha perso il significato originario e ne ha acquisito uno nuovo

391 Il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 48a - 48d LPM nel caso concreto non è verificato

dall’Istituto nel quadro della procedura di registrazione del marchio. 392 TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 393 Cfr. in merito il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness» del 2 settembre

2015, pag. 20

(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_es

plicativo_IT.pdf). La limitazione è motivata tra l’altro dal fatto che la verifica del rispetto delle condizioni

cumulative di cui all’art. 49 LPM andrebbe oltre l’ambito della procedura di registrazione del marchio;

la limitazione è proporzionale e consente di applicare per analogia le considerazioni formulate per i

prodotti nella decisione TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 394 TAF B-6530/2014, consid. 7.1 – LUXOR. 395 Cfr. TF, FDBM 1996 I 26, consid. 2b – SAN FRANCISO 49ERS; DTF 89 I 290, consid. 6 – Dorset /

La Guardia (con riferimento al marchio di sigarette imposto PARISIENNE); TAF B-915/2009, consid.

3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 396 Cfr. anche DTF 125 III 193, consid. 1e – BUDWEISER.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

176

indipendente397. Il depositante può stabilire la verosomiglianza producendo segnatamente

documenti che dimostrino l’uso del segno, sempreché forniscano indicazioni concrete in

merito alla perdita del significato geografico. In alternativa il depositante può svolgere

un’indagine demoscopica.

8.6.3 Correttivi

In un marchio, i correttivi permettono di eliminare la presenza di più significati geografici o di

contenuto. Nella valutazione dell’ammissibilità di un correttivo sono decisive, sotto il profilo

materiale, la forza espressiva del suo contenuto e, sotto il profilo formale, la sua grandezza,

forma e disposizione, ossia la sua riconoscibilità nel marchio.

Un correttivo deve corrispondere alla realtà. Affinché sia ammesso un correttivo, entrambe le

indicazioni di provenienza devono essere note alle cerchie commerciali interessate. I

correttivi che non corrispondono alla realtà come ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sono

palesemente ingannevoli e pertanto inammissibili. Un correttivo può consistere anche in

elementi figurativi.

Esempio:

- ABC CAMBRIDGE (cl. 25 [indumenti]. Esistono luoghi chiamati Cambridge in Gran

Bretagna e negli Stati Uniti. L’Istituto registrerebbe il segno per prodotti di provenienza

statunitense se fosse aggiunto un correttivo geografico (p.es. «made in USA»). Senza

correttivo, i prodotti per cui il marchio è stato depositato sarebbero limitati a una

provenienza britannica, poiché le cerchie interessate in Svizzera conoscono l’indicazione

di provenienza «Cambridge» in primo luogo come nome della città inglese).

8.6.4 Aggiunte delocalizzanti

Le cosiddette aggiunte delocalizzanti come «tipo», «genere», «secondo la ricetta», «specie»,

«metodo», «stile» e «maniera», spesso utilizzate insieme alle indicazioni geografiche, non

escludono il rischio d’indurre in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi in

questione (art. 47 cpv. 3bis LPM). Queste aggiunte non sono atte ad eliminare le aspettative

dei destinatari in merito alla provenienza geografica dei prodotti così contrassegnati398.

Spesso sono, al contrario, utilizzate per avvicinare tali prodotti a quelli che provengono

effettivamente dal luogo in questione per approfittare della loro reputazione. L’Istituto

ammette i segni che includono un’aggiunta delocalizzante solo se la lista dei prodotti è

limitata alla provenienza che corrisponde al nome o segno geografico utilizzato. A titolo di

esempio, il segno ABC Swiss Style sarebbe ammesso alla protezione solo se la lista dei

prodotti fosse limitata a prodotti di provenienza svizzera.

397 Cfr. TAF B-6503/2014, consid. 7.2 – LUXOR. 398 TF, FDBM 1974 I 11, consid. 5 – HOLIDAY PILS.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

177

8.6.5 Denominazioni geografiche concernenti la ricerca, il design o altre attività

specifiche

Se, nell’impressione d’insieme suscitata dal segno, una denominazione geografica si

riferisce chiaramente solo ad un’attività specifica in relazione al prodotto (p.es. ricerca,

design, controllo, imballaggio; cfr. art. 47 cpv. 3ter LPM), non genera aspettative in merito alla

provenienza geografica del prodotto in sé, ma in merito alla provenienza della relativa

attività. Affinché nell’impressione d’insieme suscitata dal segno la denominazione sia

compresa quale semplice rinvio alla provenienza di una tappa di produzione, la

rappresentazione grafica deve essere tale da escludere che la denominazione sia compresa

come un’indicazione di provenienza dei prodotti. Vanno considerate l’impressione visivaed

eventuali rivendicazioni di colore. A titolo d’esempio, per le indicazioni quali «design

svizzero» per delle scarpe oppure «affumicato in Austria» per del salmone non è necessario

limitare la provenienza dei prodotti, bensì basta limitare la provenienza all’attività specifica

(«scarpe di cui le attività di design si sono svolte integralmente in Svizzera» o «salmone di

cui l’affumicatura si è svolta interamente in Austria») .

Esempi di segni ammessi alla protezione con limitazione della provenienza a un’attività

specifica:

- (Rivendicazione di colore: nero, bianco. «Prodotti di cui le

attività di design si sono svolte integralmente in Svizzera»)

In assenza di un riferimento chiaro ed esclusivo ad un’attività specifica i prodotti devono

essere limitati alla corrispondente provenienza.

Esempi di segni che sono ammessi alla protezione solo con limitazione della provenienza

svizzera:

- CH 513 768 (l’ «innovazione» non è un’attività specifica)

-

CH 519 511 (la «tecnologia» non è un’attività specifica

e, in ragione della grafica diversa, «Swiss» non è

chiaramente riferito a «Tec»)

KUHN RIKON SWISS DESIGN

" SWISS,,, INNOVATION

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

178

- SWISS DESIGN by

NOVAVRA

Trattandosi di un marchio verbale, gli elementi «SWISS»

e «DESIGN» sono protetti anche in colori differenti l’uno

dall’altro; «Swiss» non è quindi chiaramente riferito a

«DESIGN»

8.6.6 Prassi in materia di limitazione

Se un segno contiene un riferimento alla provenienza geografica, la sua registrazione come

marchio è ammessa solo per i prodotti e servizi per cui il riferimento corrisponde alla realtà;

pertanto la lista dei prodotti e servizi deve essere limitata sulla base delle aspettative dei

consumatori in modo da escludere che possano essere indotti in errore (cfr. n. 8.6.1, pag.

173). Si distinguono i casi seguenti:

- Per le indicazioni di provenienza semplici svizzere ed estere (cfr. n. 8.3.3, pag. 163) la

lista dei prodotti è limitata al Paese di provenienza in questione399.

- Per le indicazioni di provenienza semplici svizzere ed estere la lista dei servizi è altresì

limitata al Paese in questione (cfr. art. 47 cpv. 4 LPM).

- Per le indicazioni di provenienza qualificate svizzere ed estere (cfr. n. 8.3.4, pag. 164) la

lista dei prodotti e servizi è limitata all’indicazione in questione di per sé (luogo, regione,

Paese). In questi casi il prodotto o il servizio presenta una determinata qualità, una

reputazione particolare o altre caratteristiche specifiche riconducibili essenzialmente alla

provenienza geografica. Vanno citate, in particolare, le categorie di prodotti seguenti:

- I prodotti della terra come la frutta, la verdura, il vino e gli alcolici400 e determinati

latticini.

- I prodotti industriali (godono p.es. di una reputazione particolare o viene loro attribuita

una qualità specifica: SAN GALLO per prodotti ricamati, GINEVRA per orologi o

HEREND per porcellana).

- I servizi (godono p.es. di una reputazione particolare: GINEVRA per fabbricazione su

misura di orologi o DAVOS per servizi medici di uno stabilimento per la cura di

malattie polmonari).

- Le acque minerali che provengono da una determinata sorgente. Se un segno

comprende l’indicazione della sorgente (sorgente, fonte e simili) la lista dei prodotti

deve essere limitata alla sorgente corrispondente. Esempio: nel caso del segno

RHEINFELDER CRISTALIN-THERME la lista dei prodotti deve essere limitata

all’acqua minerale proveniente dalla sorgente di Cristalin a Rheinfelden.

399 DTF 132 III 770, consid. 2.3 in combinazione con consid. 4 – COLORADO (fig.); DTF 117 II 327,

consid. 2 – MONTPARNASSE.

400 In merito al rischio d'indurre in errore nel caso di vini e alcolici e all’eventuale limitazione della lista

dei prodotti cfr. n. 8.8, pag. 182.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

179

- Per le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette

(IGP) secondo il diritto agricolo (cfr. n. 8.7.4, pag. 182) e secondo l’articolo 50a LPM la

provenienza è limitata alla regione geografica definita nell’elenco degli obblighi delle

denominazioni protette. Di conseguenza, la protezione è limitata alla relativa DOP o

IGP401.

Esempio:

CH 501 173, cl. 29: latticini, segnatamente formaggio con la

denominazione di origine protetta «Sbrinz».

- Una limitazione alla denominazione protetta è inoltre necessaria se esistono obblighi

derivanti da trattati internazionali (cfr. in merito all’accordo settoriale con la Comunità

europea e i trattati bilaterali n. 8.7.1, pag. 180).

- Se un segno contiene un riferimento a una regione transfrontaliera, la limitazione

deve, in linea di massima, riferirsi allo spazio interessato (regione), a condizione,

tuttavia, che la regione sia definita con sufficiente precisione. Una limitazione più

stretta è necessaria se uno dei Paesi della regione in questione gode di una

reputazione particolare per i prodotti rivendicati.

Esempio:

IR 714 593, cl. 32: bevande contenenti acqua gassata e succo

di mela; tutti i prodotti citati della regione del lago di Costanza.

8.6.7 Denominazioni contradditorie

Anche l’uso di due indicazioni contraddittorie (p.es. ABC CINESE SVIZZERO) è considerata

un’aggiunta delocalizzante (cfr. n. 8.6.4 pag. 176). In questo caso non è possibile limitare la

lista dei prodotti in modo da eliminare qualsiasi rischio d’indurre in errore. Il segno è pertanto

escluso dalla protezione come marchio.

401 Osservazione: l’art. 16 cpv. 6, primo periodo LAgr prevede che «Chi utilizza nomi di una

denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello

stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l’elenco degli obblighi di cui al

capoverso 2 lettera b». Per questo motivo le domande di registrazione di marchi che contengono

indicazioni per cui è pendente una domanda di registrazione corrispondente come DOP/IGP presso

l’UFAG sono sospese fino alla decisione definitiva relativa alla registrazione della DOP/IGP. In questo

modo l’Istituto garantisce che il marchio depositato soddisfi le condizioni per la sua registrazione in

conformità, all’occorrenza, con le disposizioni della legge sull’agricoltura e con le condizioni di cui

all’art. 2 lett. c e d LPM.

- Sb,.,nz ---~.... ......~--

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

180

8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM)

Si rimanda alle considerazioni generali al n. 7.1, pag. 150. Per le indicazioni di provenienza

nel quadro dell’esame dei marchi, si applicano regole particolari, poiché occorre tenere conto

sia degli impegni presi dalla Svizzera nell’ambito dei trattati internazionali sia delle

disposizioni del diritto sull’agricoltura.

8.7.1 Trattati bilaterali

In sede d’esame sono considerati in particolare i seguenti trattati bilaterali:

- I Trattati per la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine

e di altre denominazioni geografiche tra la Confederazione Svizzera e la Germania, la

Francia, la Spagna, il Portogallo, l’Ungheria, la Cecoslovacchia402, la Federazione Russa

e la Giamaica403.

- L’Accordo settoriale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), in particolare il suo

allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, il suo allegato 8 concernente il

riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande

spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino e il suo allegato 12 relativo alla

protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei

prodotti agricoli e alimentari404.

Sia l’Accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, sia i trattati

conclusi bilateralmente con i singoli stati comprendono liste delle denominazioni geografiche

protette405. In Svizzera questi nomi sono considerati indicazioni di provenienza

indipendentemente dal fatto che i destinatari li conoscano o meno; vale il principio del Paese

d’origine. Di conseguenza, un’indicazione di provenienza ai sensi degli accordi internazionali

succitati non può essere protetta come marchio se viene utilizzata isolatamente. Se è

utilizzata in una combinazione con carattere distintivo, in linea di principio può essere

registrata solo se la lista dei prodotti è limitata alla provenienza corrispondente (in conformità

con la denominazione protetta secondo il relativo accordo); cfr. di seguito n. 8.8.2.1,

pag. 184.

402 Il trattato con la Cecoslovacchia è stato ripreso dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia. 403 Cfr.: Germania (RS 0.232.111.191.36), Francia (RS 0.232.111.193.49), Spagna

(RS 0.232.111.193.32), Portogallo (RS 0.232.111.196.54), Ungheria (RS 0.232.111.194.18),

Cecoslovacchia (RS 0.232.111.197.41), Federazione Russa (RS 0.232.111.196.65) e Giamaica

(RS 0.232.111.194.58).

404 Dal 1°dicembre 2011, le DOP e IGP elencate nell’appendice 1 dell’allegato 12 sono protette in

Svizzera. 405 I trattati bilaterali conclusi con i singoli stati proteggono le denominazioni e i nomi in questione

anche da un uso in una forma modificata, qualora sussista pericolo di confusione, nel commercio,

malgrado la modifica (cfr. il rispettivo art. 4 cpv. 2 dei trattati).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

181

8.7.2 Accordo TRIPS

L’Accordo TRIPS enuncia i requisiti minimi; gli Stati membri sono liberi di prevedere una

protezione aggiuntiva per le indicazioni geografiche di provenienza406.

Secondo l’articolo 22 capoverso 3 TRIPS ognuno dei membri si impegna a «rifiuta[re] o

dichiara[re] nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una

parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione

geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione

del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico

sull’effettivo luogo d’origine». Questa protezione riguarda le indicazioni di provenienza

qualificate (cfr. art. 22 cpv. 1 TRIPS)407.

Le indicazioni geografiche per i vini o gli alcolici beneficiano inoltre della protezione

aggiuntiva conferita dall’articolo 23 capoverso 2 TRIPS, che prevede che le indicazioni

geografiche ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 TRIPS siano protette indipendentemente

dall’esistenza di un rischio di inganno. È pertanto irrilevante se l’indicazione geografica in

questione è conosciuta al destinatario medio in Svizzera408. La disposizione dell’articolo 23

capoverso 2 TRIPS si fonda sul principio del Paese d’origine, non su quello del Paese che

conferisce la protezione. La decisione relativa all’ammissione dell’indicazione è presa in

funzione della protezione conferita nel Paese d’origine.

L’articolo 23 capoverso 2 TRIPS è direttamente applicabile in Svizzera per la sua

formulazione concreta.

8.7.3 Convenzione di Stresa

Le denominazioni d’origine elencate nell’allegato A della Convenzione internazionale su l’uso

delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi del 1° giugno/18 luglio 1951

(Convenzione di Stresa; RS 0.817.142.1) possono essere registrate come elementi di un

marchio solo per i formaggi che provengono dalla regione designata (Roquefort, Pecorino

Romano, Gorgonzola e Parmigiano Reggiano) (cfr. art. 3 della Convenzione). Nel frattempo

tali denominazioni sono state registrate nell’Unione europea come denominazioni d’origine

protette. La lista dei prodotti è limitata di conseguenza.

Le denominazioni elencate nell’allegato B (p.es. Camembert, Saint-Paulin) sono attribuite

alla parte contraente che le ha utilizzate per prima e che si è dotata di una regolamentazione

ufficiale delle caratteristiche del rispettivo formaggio. Possono tuttavia essere utilizzate

anche per designare formaggi prodotti sul territorio di un’altra parte contraente a condizione

che siano soddisfatti i criteri definiti dal Paese contraente designato nell’allegato B. Tali

denominazioni possono essere registrate come elementi di un marchio. La lista dei prodotti è

tuttavia limitata al Paese d’origine secondo la convenzione (p.es. BRIE NATIONAL:

limitazione ai formaggi di provenienza francese). Se, per converso, il marchio contiene un

406 TAF B-6503/2014, consid. 2.1 – LUXOR; TAF B-1785/2014, consid. 2.4 – HYDE PARK. 407 Cfr. TF 4A_674/2010, consid. 3.2 segg. – ZACAPA. 408 TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

182

riferimento al Paese di fabbricazione, la lista è limitata a quest’ultimo (p.es. BRIE ETOILE

SUISSE: limitazione a formaggio di provenienza svizzera).

8.7.4 Legge sull’agricoltura (LAgr)

Dal 1° luglio 1997 la legge sull’agricoltura prevede un registro delle denominazioni d’origine e

delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (art. 16

LAgr) sul modello del Regolamento (UE) n. 1151/2012409, che istituisce un registro europeo

delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il registro delle indicazioni di provenienza qualificate per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli

trasformati (registro DOP/IGP) è gestito dall’UFAG. Con la creazione del registro sono stati

introdotti nel sistema di protezione svizzero delle indicazioni di provenienza i termini

«denominazione di origine protetta» (DOP) e «indicazione geografica protetta» (IGP).

Attualmente (stato gennaio 2017) il registro contiene 34 denominazioni:

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-

und-geografische-angaben.html. DOP e IGP appartengono al dominio pubblico secondo

l’articolo 2 lettera a LPM. Ciò vale anche per il deposito del segno in questione da parte del

gruppo di produttori che ha chiesto la registrazione della DOP o dell’IGP. Il fatto che un

segno sia iscritto nel registro DOP/IGP, non significa che sia dotato di carattere distintivo ai

sensi del diritto sui marchi. Dal momento che è iscritta nel registro DOP/IGP tutti i produttori

che adempiono l’elenco degli obblighi possono utilizzare la denominazione protetta, che

deve dunque restare a libera disposizione come segno appartenente al dominio pubblico

(bisogno assoluto di disponibilità)410. Ciononostante un segno che comprende una DOP/IGP

può essere registrato come marchio, se contiene altri elementi atti a conferire carattere

distintivo al segno411.

Per evitare qualsiasi rischio d’indurre in errore i destinatari, i segni distintivi contenenti una

DOP o un’IGP sono registrati solo se per il prodotto interessato la lista dei prodotti è limitata

al territorio geografico definito nell’elenco degli obblighi della denominazione protetta412. In

merito alla limitazione cfr. n. 8.6.6, pag. 178.

8.7.5 Art. 50a LPM

Conformemente all’articolo 50a LPM l’Istituto tiene un registro delle indicazioni geografiche

per i prodotti, ad eccezione dei prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, vini, prodotti di

selvicoltura e prodotti di selvicoltura trasformati. Maggiori dettagli sono reperibili nelle

Direttive specifiche (cfr. www.ipi.ch).

409 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e

alimentari.

410 Cfr. nota 401, in merito alla sospensione delle domande di registrazione di marchi che

comprendono o consistono in indicazioni per cui è pendente una domanda di registrazione come

DOP/IGP presso l'UFAG. 411 Cfr. CRPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

412 Ciò vale anche per le DOP/IGP non sufficientemente modificate o mutilate e che creano rischio di

confusione.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

183

Per evitare qualsiasi rischio d’indurre in errore i destinatari, i segni distintivi contenenti

un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 50a LPM sono registrati solo se per il

prodotto interessato la lista dei prodotti è limitata al territorio geografico definito nell’elenco

degli obblighi della denominazione protetta. In merito alla limitazione cfr. n. 8.6.6, pag. 178.

8.8 Vini e alcolici: valutazione di marchi che contengono nomi e segni geografici,

secondo l’articolo 2 lettere a, c e d LPM

I nomi e i segni geografici utilizzati in relazione a vini e alcolici sono in linea di massima

trattati come indicazioni di provenienza qualificate (cfr. n. 8.3.4 pag., 164 e n. 8.7.1,

pag. 180). Per l’esame di segni che contengono o consistono esclusivamente in nomi e

segni geografici, è decisiva la protezione dei prodotti vitivinicoli e degli alcolici conferita dal

diritto nazionale e dai trattati internazionali (trattati bilaterali e Accordo TRIPS) nonché

dall’esistenza di regolamenti cantonali sulle esigenze in materia di qualità.

8.8.1 Indicazioni di provenienza nazionali

Ai sensi dell’articolo 25 dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino del

14 novembre 2007 (ordinanza sul vino; RS 916.140), l’Ufficio federale tiene e pubblica un

repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllate (DOP/DOC) per i vini definite

conformemente all’articolo 21413. I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale l’elenco delle loro

denominazioni di origine controllata e i relativi riferimenti della legislazione cantonale.

- Articolo 2 lettera a LPM: un segno costituito esclusivamente da un’indicazione di

provenienza appartiene al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM.

- Articolo 2 lettera c LPM: per i segni che comprendono un’indicazione di provenienza

protetta secondo il diritto cantonale, la lista dei prodotti deve essere limitata alla

denominazione riportata nella legislazione cantonale. Se i nomi e segni geografici non

godono di alcuna protezione ai sensi del diritto cantonale, è decisivo se nel luogo in

questione si produce del vino; secondo il caso la lista dei prodotti è limitata al luogo o alla

Svizzera.

- Articolo 2 lettera d LPM: se manca una limitazione secondo il lemma precedente il segno

è respinto anche perché è contrario al diritto vigente.

Anche le denominazioni d’origine protette per le bevande alcoliche sono raccolte nel registro

delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche (registro DOP/IGP) tenuto

dall’UFAG; cfr. in merito sopra n. 8.7.4, pag. 182).

413 L’elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera è consultabile su https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und- spirituosen.html.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

184

8.8.2 Indicazioni di provenienza estere

8.8.2.1 Trattati bilaterali

In virtù del principio del Paese d’origine (cfr. n. 8.7.1, pag. 180) vale quanto segue:

- Articolo 2 lettere a e d LPM: le indicazioni di provenienza enumerate nei trattati bilaterali

conclusi dalla Svizzera (cfr. n. 8.7.1, pag. 180) appartengono al dominio pubblico

secondo l’articolo 2 lettera a LPM se sono utilizzate isolatamente e una registrazione

come marchio è esclusa.

- Articolo 2 lettere c e d LPM: per i segni che, oltre a elementi dotati di carattere

distintivo414, contengono una denominazione d’origine in forma invariata o modificata

protetta ai sensi di un trattato bilaterale, la lista dei prodotti deve essere limitata alla

denominazione d’origine protetta quando dal punto di vista dei consumatori svizzeri

sussista un rischio di confusione415. Se la denominazione protetta è stata ripresa senza

modificazioni e nell’impressione d’insieme il segno appare come nome si applicano

disposizioni particolari416.

8.8.2.2 TRIPS

- Articolo 2 lettere a, c e d LPM: se il segno non gode di alcuna protezione in virtù di

accordi bilaterali, l’Istituto esamina, in conformità con l’Accordo TRIPS, se il segno

designa un luogo o una regione (a prescindere dal fatto se sia conosciuto/a in Svizzera)

che può essere messo/a in relazione con la produzione di vini o alcolici. Se è il caso, la

registrazione è possibile solo con una limitazione della lista dei prodotti al relativo luogo

(o alla relativa regione). Un segno costituito esclusivamente da un’indicazione di

provenienza appartiene al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM.

8.8.2.3 Sommario

Secondo i casi, la registrazione di un segno per vini o alcolici che contiene un’indicazione di

provenienza estera protetta da un trattato internazionale, non è pertanto ammessa in virtù

dell’articolo 2 lettere a, c e d LPM:

- Articolo 2 lettera d LPM: un segno che viola un trattato bilaterale o l’Accordo TRIPS è

respinto perché contrario al diritto in vigore.

- Articolo 2 lettera a LPM: se il segno è costituito esclusivamente da nomi e segni

geografici citati nei trattati bilaterali o nell’Accordo TRIPS, esso appartiene al dominio

pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM.

- Articolo 2 lettera c LPM: in assenza di una limitazione della lista dei prodotti al luogo

interessato (o alla regione interessata) o alla denominazione d’origine protetta ai sensi

414 Può trattarsi di un elemento grafico o di un altro elemento verbale. 415 DTF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser; TAF B-30/2009, consid. 3.7 – ALVARO NAVARRO. 416 Su riserva del rischio di indurre in errore, la registrazione come marchio è ammessa a condizione

che si tratti del nome del depositante (per le persone giuridiche: il nome del fondatore) e possa essere

dimostrato un interesse degno di protezione.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

185

del relativo trattato bilaterale, il segno può indurre in errore secondo l’articolo 2 lettera c

LPM.

9. Marchi collettivi e di garanzia

9.1 Introduzione

Per le tre categorie di marchi, ovvero i marchi individuali, di garanzia e collettivi, valgono per

quanto concerne l’esame dei motivi assoluti d’esclusione gli stessi criteri di valutazione417. Si

rimanda a questo proposito alle esposizioni sopracitate al n. 1 fino a 8. Una domanda di

registrazione per un marchio di garanzia o collettivo è inoltre respinta ai sensi dell’articolo 30

capoverso 2 lettera d LPM quando il regolamento non soddisfa le esigenze degli articoli 21–

23 LPM (cfr. considerazioni seguenti). Il regolamento deve essere redatto in una lingua

ufficiale svizzera (art. 3 cpv. 1 OPM).

9.2 Marchi collettivi

Lo scopo del marchio collettivo è una distinzione uniforme dei prodotti e servizi dei membri di

un gruppo (art. 22 in combinato disposto con l’art. 1 LPM). Il marchio collettivo indica in

primo luogo l’appartenenza a un determinato gruppo. I depositanti non possono essere

persone fisiche, bensì soltanto gruppi di aziende, conformemente all’articolo 22 LPM. Queste

ultime non devono avere personalità giuridica; è sufficiente che il gruppo sia soggetto a diritti

e obblighi e sia capace di stare in giudizio. Pertanto i titolari possono essere, oltre ad

associazioni e società cooperative, anche altre corporazioni la cui cerchia di membri è aperta

(società in nome collettivo e società in accomandita). Il marchio collettivo può essere

utilizzato dal titolare del marchio stesso.

Oltre ai requisiti formali di carattere generale (cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag. 53 e n. 3.3, pag. 60),

il depositante deve rimettere all’Istituto un regolamento ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1

LPM con i seguenti contenuti minimi: il titolare del marchio, la cerchia delle aziende

autorizzate e le indicazioni che consentono un’assegnazione del regolamento al marchio

(art. 23 cpv. 3 LPM). Il regolamento non deve violare l’ordine pubblico, i buoni costumi o il

diritto vigente (art. 23 cpv. 4 LPM).

Qualora manchi un regolamento o quest’ultimo non soddisfi le condizioni legali, l’Istituto

invita il depositante a eliminare l’irregolarità ed eventualmente respinge la domanda di

registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 1

e 2 OPM).

9.3 Marchi di garanzia

Il marchio di garanzia è un segno che viene utilizzato da diverse aziende sotto il controllo del

titolare del marchio e permette, da una parte, di garantire caratteristiche comuni come la

natura (capi d’abbigliamento in cotone), la provenienza geografica (prodotti svizzeri, prodotti

417 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle» inerente al requisito del carattere distintivo di un

marchio di garanzia.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

186

del Vallese), il tipo di fabbricazione (prodotti di coltivazione biologica o di allevamento

rispettoso degli animali, produzione rispettosa secondo i criteri ambientali) o altre

caratteristiche comuni (proprietà tecniche: prodotti con prova di conformità o del commercio

equo) di prodotti o servizi di tali aziende. Dall’altra parte, il marchio di garanzia permette di

distinguere i prodotti e/o i servizi del gruppo di aziende autorizzate all’uso del marchio di

garanzia, da prodotti e/o servizi di altre aziende418.

Chiunque può depositare un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1 in combinato disposto con

l’art. 28 LPM). Il titolare del marchio che non è autorizzato a usare il marchio stesso (art. 21

cpv. 1 e 2) deve controllare il rispetto delle caratteristiche comuni. Il divieto d’uso è valido

anche per le persone strettamente connesse sul piano economico con il titolare del marchio.

Analogamente ai marchi collettivi, le domande devono essere corredate di un regolamento

che deve presentare i seguenti contenuti minimi: le indicazioni che consentono

un’assegnazione del regolamento al marchio, il titolare del marchio, le caratteristiche comuni

dei prodotti e/o dei servizi che il marchio deve garantire, i sistemi di controllo nonché le

sanzioni previste in caso d’uso illecito del marchio (art. 23 cpv. 2 LPM).

Il regolamento non deve violare l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 23

cpv. 4 LPM).

Qualora manchi un regolamento o quest’ultimo non soddisfi le condizioni legali, l’Istituto

invita il depositante ad eliminare l’irregolarità ed eventualmente respinge la domanda di

registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 1

e 2 OPM).

Il titolare deve autorizzare contro congruo compenso a chiunque l’uso del marchio di

garanzia per i prodotti e i servizi che presentano le caratteristiche comuni garantite dal

regolamento del marchio (art. 21 cpv. 3 LPM).

10. Marchi geografici

10.1 Considerazioni generali

Nel quadro dell'esame dei motivi assoluti d'esclusione, per i marchi geografici si applicano in

linea di massima gli stessi criteri di valutazione validi per le altre categorie di marchi. A tale

proposito si rimanda alle spiegazioni riportate ai numeri da 1 a 8, in particolare al requisito

della limitazione della lista dei prodotti e servizi (cfr. n. 8.6.1, pag. 173 e 8.6.6, pag. 178). In

deroga all'articolo 2 lettera a LPM, possono essere registrati come marchi geografici anche i

segni appartenenti al dominio pubblico (art. 27a LPM).

Se soddisfano le condizioni di seguito esposte, possono ad esempio essere registrate come

marchi geografici tutte le denominazioni d'origine (p.es. «Gruyère») e le indicazioni

geografiche (p.es. «salsiccia vodese») iscritte in un registro nonché le denominazioni vinicole

protette dai Cantoni (p.es. «Epesses»). Lo stesso vale per le indicazioni geografiche oggetto

di un'ordinanza del Consiglio federale (p.es. orologi).

418 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle»; DTF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

187

Un marchio geografico può essere usato da chiunque adempia le condizioni previste dal

regolamento (la cosiddetta libertà d'uso secondo l'art. 27d cpv. 1 LPM). Il titolare di un

marchio geografico non ha diritto a una remunerazione (art. 27c cpv. 2 LPM) né deve

prestare il suo consenso.

Egli può esclusivamente vietare a terzi di usarlo nel commercio per prodotti identici o

comparabili, se l'uso non è conforme al regolamento (il cosiddetto diritto di divieto secondo

l'art. 27d cpv. 2 LPM). Il titolare non può tuttavia presentare opposizione contro la

registrazione di un marchio (art. 27e cpv. 2 LPM).

10.2 Segni ammessi alla registrazione

Il sistema del marchio geografico presuppone imperativamente l'esistenza di una

registrazione anteriore419, di una denominazione d'origine estera (controllata) riconosciuta

dalla Svizzera, di un'indicazione geografica420, di un'ordinanza del Consiglio federale421 o di

una normativa estera equivalente422.

Giusta l'articolo 27a LPM un marchio geografico può essere registrato per:

 una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica423 registrata

secondo l'articolo 16 LAgr (art. 27a lett. a LPM);

 un'indicazione geografica424 registrata secondo l'articolo 50a LPM (art. 27a lett. a

LPM);

 una denominazione d'origine controllata protetta425 secondo l'articolo 63 LAgr

(art. 27a lett. b LPM);

 una denominazione vinicola estera conforme ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr426

(art. 27a lett. b LPM);

419 Cfr. note 423. 420 P.es. una denominazione estera riconosciuta in Svizzera quale denominazione d'origine o

indicazione geografica in virtù dell’allegato 12 dell’accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e

la Comunità europea oppure una denominazione d'origine estera per vini che secondo l'UFAG

soddisfa le condizioni di cui all'art. 63 LAgr (art. 27a lett. b LPM).

421 Cfr. nota 427. 422 Art. 27a lett. c LPM

423 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti agricoli figuranti nel registro dell'UFAG conformemente

all'art. 13 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli; RS 910.12.

L'art. 16 cpv. 2bis LAgr e la detta ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli consentono la registrazione

delle denominazioni di aree geografiche estere in Svizzera. 424 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti non agricoli figuranti nel registro dell'Istituto conformemente

all'art. 11 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli; RS 910.12. 425 Le cosiddette DOC vinicole figuranti nel registro dell'UFAG conformemente all'art. 25 dell'ordinanza

sul vino della Confederazione; RS 916.140. 426 Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vinicola estera come marchio

geografico, l'Istituto consulta l'UFAG. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfa le

condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola (art. 17 cpv. 2 OPM in combinato disposto con

l'art. 27a lett. b LPM).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

188

 un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale emanata

in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM427 (art. 27a lett. c LPM);

 un'indicazione di provenienza estera che si fonda su una normativa estera

equivalente (art. 27a lett. c LPM).

10.3 Qualità di depositante

Giusta l'articolo 27b LPM un marchio geografico può essere depositato solo:

 dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di

un'indicazione geografica oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo

rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o

indicazione geografica (art. 27b lett. a LPM);

 dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d'origine controllata,

dall'autorità estera competente per la regolamentazione delle denominazioni vinicole

conformi ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr o dal gruppo che ha ottenuto la

protezione di una denominazione vinicola estera (art. 27b lett. b LPM);

 dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha

emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2, o se, per la domanda,

detta organizzazione si fonda su una normativa estera equivalente (art. 27b lett. c

LPM).

10.4 Regolamento

Chi deposita un marchio geografico deve presentare all'Istituto un regolamento sull'uso del

marchio. Questo deve corrispondere all'elenco degli obblighi o alla normativa applicabile

(art. 27c cpv. 1 e 2 LPM).

Nell'ambito della procedura di registrazione del marchio il depositante non può definire

condizioni supplementari non contenute nell'elenco degli obblighi o nella stessa normativa

determinante.

Inoltre il regolamento non può prevedere una remunerazione per l'uso del marchio

geografico (art. 27c cpv. 2 LPM).

Qualora il regolamento di un marchio geografico registrato sia modificato in seguito ad un

cambiamento a posteriori dell'elenco degli obblighi o della normativa determinante, il nuovo

regolamento deve essere presentato all'Istituto affinché sia esaminato e approvato (in

applicazione per analogia dell'art. 27c LPM).

10.5 Basi di valutazione

Se le condizioni di cui sopra per la registrazione di un marchio geografico secondo gli

articoli 27a–27c LPM sono adempiute, si procede alla sua iscrizione nel registro dei marchi

con l'indicazione «marchio geografico» (art. 40 cpv. 2 lett. dbis OPM).

427 Cfr. l'ordinanza «Swiss made» per gli orologi; RS 232.119.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

189

L'Istituto respinge la domanda di registrazione per un marchio geografico se questo non

soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a–27c LPM (art. 30 cpv. 2 lett. e LPM in combinato

disposto con l'art. 17 cpv. 1 OPM).

10.6 Sospensione

Qualora il marchio sia depositato prima della conclusione delle procedure (d'esame) previste

per i segni secondo l'articolo 27a LPM, la procedura di registrazione del marchio è sospesa

fino al passaggio in giudicato della decisione da parte dell'autorità competente428.

11. Imposizione del marchio nel commercio

11.1 Considerazioni generali

11.1.1 Nozione

Secondo l’articolo 2 lettera a LPM un segno di dominio pubblico può imporsi come marchio

nel commercio per i prodotti e i servizi rivendicati e acquisire carattere distintivo.

Un segno è considerato imposto nel commercio quando una parte importante dei destinatari

dei prodotti e dei servizi in questione lo percepisce come rinvio individualizzante a

un’azienda determinata429. In genere ciò presuppone che il segno sia stato utilizzato a titolo

di marchio per un periodo prolungato430. Il semplice fatto che un marchio sia conosciuto non

è equiparabile all’imposizione nel commercio431.

L’imposizione nel commercio è una nozione giuridica, mentre stabilire se le condizioni che la

realizzano sono soddisfatte nel singolo caso è una questione di fatto432.

Sono esclusi dall’imposizione nel commercio i segni soggetti al bisogno assoluto di

disponibilità (cfr. di seguito n. 11.1.2, pag. 190).

428 L'UFAG è competente per le DOP/IGP per prodotti agricoli e le denominazioni vinicole estere,

l'Istituto per le DOP/IGP per prodotti non agricoli e la normativa estera equivalente all'ordinanza ai

sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM, i Cantoni per le DOC vinicole e il Consiglio federale per l'ordinanza ai

sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM.

429 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.2 non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 140 III 109,

consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 –

Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d’orologio

(marchio tridimensionale); DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid.

9.3 – ASV.

430 TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton

(marchio figurativo). 431 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.5 – Bouton (marchio figurativo); TAF B-2225/2011, consid. 7.1 –

Ein Stück Schweiz.

432 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3 – Braccialetto d’orologio

(marchio tridimensionale).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

190

Occorre distinguere tra l’imposizione nel commercio e la perdita del carattere ingannevole

(art. 2 lett. c LPM) in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary

meaning»; cfr. sopra n. 8.6.2, pag. 175).

Se le condizioni per l’imposizione nel commercio sono soddisfatte, il marchio è iscritto nel

registro dei marchi con l’annotazione «marchio imposto» (art. 40 cpv. 2 lett. c OPM)433.

Su richiesta del depositante, un marchio risultante dalla combinazione di un marchio imposto

(XYZ) con altri elementi non distintivi può essere iscritto nel registro con l’annotazione

«’XYZ’: marchio imposto» a condizione che il marchio imposto sia riconoscibile in quanto tale

nel nuovo segno e influisca in maniera essenziale sull’impressione d’insieme434.

L’imposizione nel commercio dell’elemento in questione è valutata nel singolo caso, sulla

base delle circostanze di fatto al momento della decisione e in applicazione della prassi

corrente435. In linea di massima può essere considerata solo l’imposizione per quei prodotti e

servizi per i quali questa è stata riconosciuta nella procedura precedente.

11.1.2 Il limite dell’imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità

I segni soggetti a un bisogno assoluto di disponibilità non possono essere registrati come

marchi neppure se è fornita la prova di una loro imposizione nel commercio436. Di

conseguenza, non sono ammessi alla protezione come marchi nemmeno se sono stati usati

intensamente437.

Il bisogno assoluto di disponibilità sussiste se la concorrenza, attualmente o in futuro, deve

poter usare un segno in relazione ai prodotti o ai servizi438 in questione439. Oltre alle forme

del prodotto e dell’imballaggio enumerate nell’articolo 2 lettera b LPM, sono soggette al

bisogno assoluto di disponibilità le denominazioni generiche come «pane», «scarpe», «abiti»

o «lana»440. Inoltre sono in genere soggette al bisogno assoluto di disponibilità le indicazioni

di provenienza dirette (cfr. n. 8.5.3, pag. 173)441 e, a seconda dei casi, altre indicazioni

433 In merito alla funzione dell’annotazione «marchio imposto» cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.3 –

ePostSelect (fig.).

434 La valutazione di questi casi avviene applicando gli stessi principi validi per l’esame del carattere

distintivo originario dei segni composti (cfr. n. 4.3.1, pag. 106). 435 Cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 seg. – ePostSelect (fig.). 436 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.1 non pubbl. in DTF 140 III 297;TF, sic! 2010, 162,

consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TF, sic! 2009, 167, consid. 5 – POST; DTF 134 III 314,

consid. 2.3.5 – M / M-joy; TAF B-279/2010, consid. 4.1 – Paris Re. 437 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 3.4 – «Marchi stelle»; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; CRPI,

sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ. 438 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS.

439 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.1.3 – Bouton

(marchio figurativo); TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS. 440 DTF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER. 441 Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Secondo il Tribunale federale, il

bisogno assoluto di disponibilità deve essere esaminato anche per le indicazioni di provenienza

dirette.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

191

descrittive nonché i segni elementari o banali442 e i colori (cfr. n. 4.5, pag. 135). Un segno

non è in genere considerato indispensabile se non è ampiamente usato443 e se può essere

sostituito da numerose alternative equivalenti444.

11.1.3 Invocazione e prova dell’imposizione nel commercio

L’Istituto esamina se un segno si è imposto nel commercio e se ha quindi acquisito carattere

distintivo solo su domanda445. Una richiesta è inoltre necessaria qualora il depositante

intenda invocare un marchio imposto già registrato in precedenza (cfr. n. 11.1.1 in fine, pag.

189).

Chi fa appello all’imposizione nel commercio, deve documentarlo446. Nell’ambito della

procedura di registrazione è sufficiente che l’imposizione di un segno nel commercio sia resa

verosimile447. È dunque necessario che i fatti da rendere verosimili beneficino di un certo

grado di verosomiglianza448. L’imposizione nel commercio non può essere resa verosimile

solo in sede di procedura di ricorso449. Tuttavia, in questo caso le spese della procedura

possono essere a carico del depositante anche in caso di vincita del ricorso450.

La comprensione di un segno da parte dei destinatari può essere accertata direttamente

mediante un’indagine rappresentativa presso le cerchie commerciali determinanti (indagine

demoscopica; cfr. n. 11.3, pag. 196)451. È altresì possibile una dimostrazione indiretta sulla

base di documenti che forniscono delle indicazioni empiriche concernenti la percezione (cfr.

n. 11.2, pag. 193). La decisione in merito alla verosimiglianza dell’imposizione nel

commercio è emessa nell’ambito della libera valutazione delle prove sulla base di tutti i

documenti presentati (in merito alla valutazione delle prove cfr. Parte 1, n. 5.4.4.2, pag. 30).

442 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.3 seg. – Smarties / M&M’s

(marchi tridimensionali). 443 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.4 – Smarties / M&M’s

(marchio tridimensionale).

444 TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; DTF 134 III 314 – M / M-joy; DTF 131 III 121 – Smarties /

M&M’s (marchio tridimensionale); Sulla funzione dell’anotazione “marchio imposto” cfr. TAF

4A_528/2013, consid. 5.3.3 – ePost select (fig.).

445 TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; TAF B-4519/2011, consid. 3.8, 3.10

– Rähtische/Bernina-/Albulabahn. 446 TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS

con rinvio a CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5.a – Colore giallo (marchio di colore); TAF B-2225/2011,

consid. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER. 447 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto

d’orologio (marchio tridimensionale). 448 DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale).

449 Tendenzialmente in TAF B-6068/2014, consid. 1.2 – GOLDBÄREN; parere diverso in TAF B-

6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV. 450 TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV. 451 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M‘s (marchi

tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d‘orologio (marchio tridimensionale);

DTF 128 III 441, consid. 1.4 – Appenzeller (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

192

L’Istituto considera l’indagine demoscopica il mezzo di prova più efficace452; in ragione del

principio della libera valutazione delle prove, tuttavia, si rinuncia all’adozione di regole

predefinite a favore di esigenze in materia di prove stabilite in funzione dei casi453. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, i diversi mezzi di prova (documenti concernenti

l’uso del segno e indagine demoscopica) possono essere combinati454. Tuttavia, non è

ammesso compensare i valori insufficienti scaturiti da un’indagine demoscopica presentando

documenti supplementari.

11.1.4 Cerchie commerciali determinanti

L’imposizione nel commercio è valutata sulla base della percezione da parte dei destinatari;

è la loro comprensione che conta per chiarire la questione del significato (mutato) del segno.

I destinatari sono definiti nel caso specifico in base ai prodotti e servizi per cui il segno è

stato depositato. Può trattarsi di destinatari medi o di cerchie specializzate (vale a dire

specialisti attivi nel ramo commerciale, artigianale e industriale) o di una combinazione di

entrambi. Oltre ai destinatari effettivi sono determinanti anche tutti i destinatari potenziali455.

Nel quadro della prova dell’imposizione nel commercio, non tutte le formulazioni della lista

dei prodotti e servizi ammesse ai sensi dell’articolo 11 OPM comportano una relativa

limitazione delle cerchie di destinatari456. È esclusa una limitazione di queste ultime in

funzione di criteri utilizzati nel marketing come prezzo e qualità457.

11.1.5 Luogo dell’imposizione nel commercio

In linea di massima l’imposizione nel commercio deve essere resa verosimile per tutta la

Svizzera458. Per maggiori dettagli in merito ai documenti concernenti l’uso del segno cfr.

n. 11.2.4, pag. 194 e alle indagini demoscopiche cfr. n. 11.3.5, pag. 197.

452 Cfr. DTF 131 III 121, consid. 7.1 seg. e 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 453 DTF 130 III 328, consid. 3.4 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 454 DTF 131 III 121, consid. 7.3 e 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 455 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; cfr. anche TAF,

sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). In questo caso, le

cerchie commerciali determinanti sono i destinatari medi e non esclusivamente le persone che

consumano sporadicamente o regolarmente bevande energetiche (poiché sul mercato queste ultime

sono in concorrenza con altre bevande non alcoliche e i destinatari scelgono regolarmente tra

bevande energetiche e altre bevande non alcoliche).

456 Cfr. TAF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). 457 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Sedia (marchio tridimensionale): la limitazione agli acquirenti

di «mobili design» non è legittima. 458 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO;

DTF 120 II 144, consid. 3c – YENI RAKI; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.4 – ASV; TAF B-2225/2011,

consid. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

193

11.1.6 Data del deposito

In ragione del principio del deposito, ai sensi dell’articolo 6 LPM, l’imposizione nel commercio

deve sussistere al momento del deposito459 e perdurare al momento della registrazione. Se

le prove di un’imposizione nel commercio al momento del deposito non sono sufficienti, per i

marchi svizzeri può essere differita la data del deposito al momento in cui è fornita la

prova460.

11.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti

11.2.1 Considerazioni generali

Per determinare se il segno in questione si è imposto nel commercio per determinati prodotti

o servizi, occorre considerare i fatti che, secondo l’esperienza, consentono di trarre

conclusioni in merito alla percezione del segno da parte dei destinatari461. Sono in particolare

rilevanti le cifre d’affari concernenti un lungo periodo realizzate in relazione a un segno, o gli

sforzi pubblicitari importanti462. Nella misura in cui il depositante presenta documenti a tale

riguardo, essi devono illustrare in quale forma, per quali prodotti e servizi, su quale territorio,

in quale misura, da parte di chi e da quando il segno depositato è stato utilizzato a titolo di

marchio.

Il segno deve essere stato utilizzato dal depositante o da un terzo con il suo consenso463.

11.2.2 Mezzi di prova

L’articolo 12 PA annovera i mezzi di prova ammessi. I mezzi di prova adeguati ai fini della

prova indiretta sono riportati nella parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 30). Anche

un’attestazione di un’associazione professionale del ramo può indicare che il segno in

questione è percepito dai destinatari come rinvio all’attività commerciale del depositante464. I

mezzi di prova presentati devono riferirsi al periodo precedente la data del deposito465.

459 TAF B-6363/2014, consid. 7.3 – MEISSEN; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.2 – EIN STÜCK

SCHWEIZ; TAF B-279/2010, consid. 4.4 con rinvii – Paris Re; TAF B-3394/2007, consid. 6.1 –

SALESFORCE.COM. 460 CRPI, sic! 2002, 242, consid. 6 – Colore giallo (marchio di colore); nella sua decisione la vecchia

CRPI ha tuttavia altresì statuito che una data di deposito precedente può essere ammessa nei casi in

cui non è possibile dimostrare che l’imposizione nel commercio sia successiva al momento del

deposito. Per quanto concerne i marchi internazionali lo spostamento della data di deposito non è

possibile (TAF B-279/2010, consid. 4.4 – Paris Re).

461 DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1

con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-6629/2011, consid. 9.3.1 – ASV. 462 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST. 463 Cfr. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Testa di chitarra (marchio tridimensionale). 464 Cfr. CRPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima.

465 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.2 – ASV; cfr. in

merito alla data del deposito n. 11.1.6 pag. 191.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

194

Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari

possono essere rimossi dal fascicolo degli atti ed esclusi dalla consultazione degli atti da

parte di terzi (cfr. Parte 3, n. 5.2, pag. 78, ultimo capoverso).

11.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi

In ragione del principio della specialità del diritto dei marchi, l’imposizione nel commercio non

può estendersi ad altri prodotti e servizi oltre a quelli per cui è stata resa verosimile466.

Qualora l’imposizione nel commercio sia resa verosimile per singoli prodotti e servizi, ciò non

comporta l’estensione della stessa al termine generale467. I documenti concernenti l’uso

devono pertanto coprire tutti i prodotti e servizi per cui il segno vuole essere registrato come

marchio imposto.

11.2.4 Luogo dell’uso

In linea di massima le prove presentate devono coprire tutto il territorio svizzero468. Nella

prassi è, tuttavia, sufficiente che siano coperte le tre principali regioni linguistiche (Svizzera

tedesca, Svizzera romanda e Ticino). I documenti che attestano l’uso all’estero non sono

ritenuti rilevanti469 per l’accertamento della percezione da parte dei destinatari in Svizzera,

ma possono eccezionalmente essere considerati come indizio supplementare.

11.2.5 Durata dell’uso

Come regola generale, l’Istituto chiede la prova che il segno sia stato usato a titolo di

marchio per i prodotti e servizi in questione per un periodo di 10 anni precedente il deposito

della domanda di registrazione470. I documenti presentati devono dunque coprire interamente

questo lasso di tempo.

In casi specifici, ad esempio nel caso di un quotidiano ad alta tiratura, può essere

considerato un periodo più breve, secondo l’intensità dell’uso e i mezzi pubblicitari

impiegati471. Lo stesso vale se è possibile dimostrare un costante aumento della cifra d’affari

in un periodo di tempo più breve472.

466 TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-

2999/2011, consid. 8 – DIE POST; CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5a – Colore giallo (marchio di colore)

(è esclusa l’estensione dell’imposizione nel commercio ai cosiddetti mezzi ausiliari mediante i quali è

fornito un servizio). 467 Se, a titolo di esempio, è resa verosimile l’imposizione nel commercio per «pantaloni» ciò non

significa che lo stesso vale automaticamente per «capi d’abbigliamento» che includono tra l’altro

anche «cappotti». 468 DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1, con rinvii – FARMER. 469 TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 470 Cfr. in merito alla data del deposito n. 11.1.6, pag. 191. 471 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER;

TAF B-788/2007, consid. 8 – Traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.). 472 TAF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

195

11.2.6 Uso a titolo di marchio

I documenti devono mostrare che il segno è stato utilizzato a titolo di marchio473. Il fatto che

un marchio sia conosciuto, non fornisce alcuna indicazione in merito alla sua funzione di

rinvio ad un’azienda determinata (cfr. sopra n. 11.1.1, pag. 189). Non è tenuto conto dei

documenti che mostrano un uso prettamente decorativo474, un uso a titolo di ragione

sociale475 o un uso limitato a prodotti ausiliari476.

Non è necessario che il segno sia apposto direttamente sui prodotti in questione. È

sufficiente, ad esempio, che il marchio sia utilizzato su un prospetto, un listino dei prezzi o

una fattura purché risulti evidente un riferimento ai prodotti e servizi interessati477. Tale

riferimento può mancare quando l’uso del marchio sia riferito all’azienda. L’uso esclusivo in

qualità di ragione sociale o di denominazione aziendale non rappresenta un elemento

distintivo atto ad identificare un prodotto, ma bensì un rinvio astratto ad un’azienda.

11.2.7 Uso in forma divergente

In genere il segno deve apparire sul mercato, nella forma in cui è stato depositato e per cui è

stata chiesta la protezione478. L’uso di un segno privo di carattere distintivo originario in

combinazione con altri elementi non permette, in linea di massima, di trarre conclusioni

sull’imposizione nel commercio di tale segno isolatamente479. Per essere ammesso alla

protezione il segno in questione deve apparire come l’elemento essenziale rispettivamente

deve predominare nell’impressione d’insieme. Questo non accade se il segno è, ad esempio,

utilizzato insieme ad altri elementi dotati di carattere distintivo480. Anche un elemento privo di

carattere distintivo può, tuttavia, influire in modo decisivo sull’impressione d’insieme. In

questi casi l’imposizione nel commercio può in genere essere dimostrata solo con

un’indagine diretta presso i destinatari (cfr. in merito il n. 11.3, pag. 196 qui di seguito).

I criteri relativi all’uso perpetuante la tutela del diritto al marchio (art. 11 cpv. 2 LPM) non si

applicano per chiarire la questione dell’uso in forma divergente481.

11.2.8 Estensione dell’uso

I documenti devono mostrare che l’attività svolta sotto un determinato segno ha generato,

per anni, una cifra d’affari importante e che sono stati fatti importanti investimenti

473 In merito a un segno utilizzato quale parte della presentazione del prodotto, depositato come

marchio figurativo, cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1, 6.3.4 seg. – Bouton (marchio figurativo).

474 TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 475 TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 476 TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS. 477 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marchio figurativo). 478 TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS;

TAF B-3550/2009, consid. 4.3.3 – FARMER. 479 TAF B-55/2010, consid. 4.2 seg. – G (fig.); CRPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ. 480 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio

(marchio tridimensionale). 481 TF, sic ! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

196

pubblicitari482. Per attestare un’estensione sufficiente dell’uso del segno sono mezzi di prova

appropriati per esempio le indicazioni sulle quantità vendute, sulla tiratura, sulla cifra d’affari,

sui listini prezzi, sulle spese pubblicitarie e sulle fatture.

11.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica

11.3.1 Considerazioni generali

L’indagine demoscopica, nella misura in cui è approntata ed eseguita correttamente, è lo

strumento più appropriato per verificare la percezione di un segno da parte dei destinatari 483.

Può dimostrare in maniera diretta che un segno privo di carattere distintivo originario era

percepito come marchio al momento del compimento dell’indagine (cfr. in merito n. 11.1.6,

pag. 193).

11.3.2 Casi di applicazione

Un’indagine demoscopica si impone nei casi in cui i documenti a disposizione non

soddisfano le condizioni sopra esposte (n. 11.2.3–11.2.8). Cionondimeno si tratta del mezzo

di prova più appropriato nei casi seguenti484:

- L’estrema banalità del segno non consente di determinare univocamente se, anche dopo

un uso intenso, i destinatari lo percepiscano come marchio485.

- Nel caso di segni che coincidono con l’aspetto esteriore del prodotto, come i motivi

riprodotti illimitatamente (cfr. n. 4.10, pag. 134), i colori astratti (cfr. n. 4.11, pag. 135) o le

forme banali di prodotti e imballaggi (cfr. n 4.12, pag. 136). A differenza dei segni verbali

o figurativi questo tipo di segno non è percepito dai destinatari come rinvio a una

determinata provenienza aziendale neppure dopo un uso prolungato, ma come la forma

del prodotto stesso486, come la sua funzione o come un suo elemento decorativo.

11.3.3 Segno da presentare nell’indagine

Il segno presentato nell’indagine deve coincidere esattamente con quello sottoposto nella

domanda di registrazione (soprattutto per quanto concerne forma, proporzioni, colori e

dimensioni). Se il segno è tridimensionale è auspicabile presentare agli intervistati la forma

come tale, dal momento che la domanda di registrazione include unicamente la

raffigurazione bidimensionale richiesta per la pubblicazione nel registro.

482 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic ! 2009, 167, consid. 6. 2 – POST. 483 DTF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 484 Anche in questi casi la presa in considerazione di documenti concernenti l’uso non è esclusa a

priori.

485 DTF 130 III 328, consid. 3.4 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 486 DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale).

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

197

11.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi

In linea di massima occorre condurre un’indagine specifica per ogni prodotto e/o servizio. Se

diversi prodotti e/o servizi vengono raggruppati, non è possibile stabilire se l’esito

dell’indagine vale per tutti i prodotti e/o servizi oggetto delle domande o per un prodotto e/o

servizio in particolare487.

11.3.5 Luogo dell’indagine demoscopica

Il principio secondo cui l’imposizione nel commercio deve essere dimostrata per tutta la

Svizzera (cfr. sopra n. 11.1.5, pag. 192) non significa che l’indagine debba per forza

includere tutte le regioni, per quanto piccole siano. Si tratta, tuttavia, di garantire la

rappresentatività per l’insieme della popolazione svizzera. Occorre considerare le tre

principali regioni geografiche e linguistiche del Paese (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e

Ticino) in proporzione alla popolazione totale e rispettare la ripartizione tra regioni urbane e

rurali.

Per i segni che non sono legati a una lingua in particolare e di cui è dimostrata la

commercializzazione in tutta la Svizzera, in circostanze particolari, è sufficiente svolgere

un’indagine demoscopica limitata a una sola regione488. In questi casi occorre, inoltre,

dimostrare che il segno viene utilizzato in maniera identica in tutta la Svizzera e che gli sforzi

pubblicitari e la cifra d’affari sono paragonabili in tutte le regioni del Paese489.

L’indagine deve essere svolta in un contesto neutro490.

11.3.6 Modalità dell’indagine

L’indagine deve essere concepita in funzione del suo oggetto, ossia del segno in questione.

La modalità più sovente è l’intervista personale e orale in cui il segno viene mostrato

direttamente all’intervistato (p.es. una forma o una raffigurazione per i marchi figurativi, i

marchi verbali/figurativi combinati e i marchi di colore).

A differenza delle interviste personali e orali, per le indagini eseguite online o le indagini

cartacee, a seconda del tipo di marchio e per motivi diversi, vi sono alcune riserve. Si tratta

487 CRPI, sic ! 2002, 242, consid. 5b – Colore giallo (marchio di colore).

488 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 489 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 490 Per contesto neutro si intende che l’indagine non può svolgersi in un luogo in cui i destinatari

conoscono il prodotto in questione per motivi diversi dall’imposizione nel commercio. I risultati di

un’indagine eseguita in prossimità di un cartellone pubblicitario del depositante, p.es., sarebbero

falsati.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

198

di modalità d’indagine atte a dimostrare l’imposizione nel commercio solo a determinate

condizioni e che andrebbero in ogni caso discusse preliminarmente con l’Istituto491.

L’indagine telefonica è ammessa unicamente per i marchi puramente verbali. Per tutti gli altri

tipi di marchio questa modalità non è adeguata in quanto la persona interpellata non può

vedere il segno nella forma depositata.

11.3.7 Rappresentatività

Nell’ambito dell’indagine, occorre intervistare un gruppo rappresentativo di destinatari. Dopo

aver identificato le cerchie commerciali interessate (cfr. sopra n. 11.1.4, pag. 192), occorre in

genere costituire un campione rappresentativo.

Se sono toccate esclusivamente cerchie specializzate, può succedere che a seconda dei

prodotti o servizi in questione il gruppo di persone da intervistare sia così piccolo da rendere

facilmente identificabili tutti gli interessati. In questo caso è auspicabile un’indagine presso

tutti gli interessati.

Quando invece il gruppo di persone da intervistare è più ampio (specie nel caso di

destinatari medi), la costituzione di un campione è l’unico strumento a disposizione, poiché

non è possibile intervistare tutti gli interessati. Affinché l’indagine sia rappresentativa, occorre

assicurarsi che il campione sia di qualità elevata, ossia che si tratti, per diversi aspetti

indipendenti tra loro, di una riproduzione in dimensioni ridotte del gruppo di persone da

intervistare.

Il numero di intervistati (ossia l’estensione del campione) influisce direttamente sul margine

di errore dei risultati dell’indagine sul campione: maggiore è il numero di intervistati, minore è

il margine d’errore e più precisa è l’indagine. Come regola di base, l’Istituto considera

sufficiente che siano intervistati un minimo di 1000 interessati, se l’indagine è condotta

presso destinatari medi492 e un minimo di 200 interessati, se l’indagine riguarda cerchie

specializzate.

11.3.8 Domande da porre

Il valore indicativo delle indagini demoscopiche dipende in larga misura dalla qualità delle

domande poste493. Per evitare che l’Istituto consideri insufficienti i risultati di un’indagine già

eseguita a causa di lacune metodologiche ed operative494, è auspicabile sottoporre

preliminarmente il progetto d’indagine all’Istituto. Le domande devono consentire di

491 Le indagini condotte online non consentono segnatamente di garantire la rappresentatività in

funzione della struttura dell’età degli intervistati (cfr. di seguito n. 11.3.7, pag. 197). Occorre inoltre

verificare la spontaneità delle risposte date online ed escludere l’aiuto di terzi. Per le indagini

effettuate con l’ausilio dell’informatica, occorre in particolare assicurarsi che non sia possibile tornare

alla domanda precedente per cambiare la risposta. Lo stesso vale per le indagini cartacee in cui

occorre, inoltre, fare in modo che le risposte vengano date nella giusta successione e senza

conoscere le domande successive.

492 B-1818/2011, consid. 5.2.4 – SAVANNAH. 493 B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 494 Cfr. in merito TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

199

determinare il grado di conoscenza, del carattere distintivo e d’individualizzazione del segno

in relazione con i prodotti e servizi rivendicati495.

Per i questionari, l’Istituto consiglia la seguente struttura di base496:

a) Grado di conoscenza

Esempio di domanda: Conosce [la designazione XY / questo colore / questa forma / ecc.]

in relazione con [prodotto/servizio]?

Risposte possibili: sì / no / non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].

Il grado di conoscenza in relazione con i prodotti e servizi in questione viene accertato

mostrando il segno alla persona intervistata. Occorre assicurarsi che le risposte possibili

siano fornite da chi effettua l’intervista.

b) Grado del carattere distintivo

Esempio di domanda: A Suo avviso [questa designazione / questo colore / questa forma /

ecc.] in relazione con [prodotto/servizio] rappresenta un rinvio a un’azienda determinata o

a aziende diverse, o non si tratta a Suo avviso di alcun rinvio a qualsivoglia azienda?

Risposte possibili: rinvio a un’azienda determinata / rinvio a più rispettivamente diverse

aziende / a mio avviso non si tratta di alcun rinvio a qualsivoglia azienda / non sono in

grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].

Questa domanda è decisiva dal punto di vista giuridico per determinare in che misura gli

intervistati percepiscono il segno in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati come

indicazione di provenienza aziendale, attribuendogli carattere distintivo.

Alla domanda relativa al grado del carattere distintivo, chi effettua l’intervista deve fornire

sempre quattro possibili risposte (inclusa la risposta non sono in grado di rispondere [non

lo so, nessuna risposta]) che, per senso, corrispondano agli esempi sopra citati.

Poiché per determinare l’imposizione nel commercio ci si interessa al carattere distintivo

acquisito in seguito all’uso, la domanda relativa al carattere distintivo va posta

esclusivamente agli intervistati che conoscono il segno e che hanno dunque risposto in

modo affermativo alla domanda sulla conoscenza del segno. Sono considerate per il

grado d’imposizione nel commercio solo le risposte che indicano un rinvio ad un’azienda

determinata.

c) Grado d’individualizzazione

Esempio di domanda: A quale azienda rinvia [la designazione XY / questa forma / questo

colore / ecc.]?

Questa domanda contribuisce a determinare se gli intervistati attribuiscono il segno al

depositante o a un suo concorrente. Si tratta di una domanda di conferma:

495 Cfr. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST BIER. 496 In merito alla struttura corretta dei questionari le opinioni divergono. Tuttavia, il modello con quattro

possibilità di risposta presentato (domanda b) nella prassi è da anni uno dei più validi e utilizzati.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

200

l’identificazione del depositante ha lo scopo di verificare la risposta alla domanda sul

carattere distintivo. Si tratta di una domanda aperta, per cui non vengono fornite risposte

possibili. In determinate circostanze, l’azienda è considerata riconosciuta anche se

l’intervistato la descrive con precisione, senza tuttavia citarne il nome. Non è

indispensabile che i destinatari conoscano l’azienda per nome497. Tuttavia, gli errori

evidenti di attribuzione vanno detratti dal valore ottenuto inerente al grado del carattere

distintivo498.

Oltre a queste domande di base, l’indagine può includerne altre possibilmente utili, ad

esempio per individuare i destinatari (cfr. sopra. n. 11.1.4, pag. 192) o per determinare da

quando questi percepiscono il segno come indicazione di provenienza aziendale. Occorre

formulare queste domande in un certo modo e in un certo momento al fine di evitare che

influiscano sulla corretta determinazione del grado di conoscenza, del carattere distintivo e

d’individualizzazione.

11.3.9 Grado dell’imposizione nel commercio

Il Tribunale federale ha statuito che un segno può essere considerato imposto nel

commercio se lo indicano i due terzi del campione rappresentativo; al contempo ha tuttavia

fatto riferimento a un’altra decisione in cui aveva preteso un tasso almeno superiore al 50%

per un marchio notoriamente conosciuto499.

Se meno del 50% degli intervistati conferisce carattere distintivo al segno, si può desumere

per interpretazione a contrario che la maggioranza dei destinatari non attribuisce il segno a

una determinata azienda.

11.3.10 Presentazione e contenuto dell’indagine demoscopica

La perizia demoscopica deve essere presentata all’Istituto in modo chiaro e imparziale e

includere i dettagli dell’indagine, il metodo applicato e i risultati ottenuti. I risultati presentati

devono essere comprensibili; l’Istituto si riserva di richiedere documenti supplementari di

chiarificazione. In particolare è necessario indicare chiaramente e singolarmente le risposte

degli intervistati a tutte le domande poste, suddivise per parti del territorio svizzero e per

regioni linguistiche, con la relativa percentuale, considerando che la base (100%) è sempre il

totale delle persone intervistate500. Le domande poste devono essere riportate nelle lingue

(nazionali) utilizzate nel tenore originale. La perizia demoscopica deve essere firmata dal

responsabile che ne attesta la correttezza. Occorre allegare (in originale) tutti i documenti

utilizzati, in particolare il segno così come è stato sottoposto agli intervistati.

497 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV. 498 TAF B-5169/2011, consid. 5.6 e 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 499 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST, con rinvio a DTF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp. 500 TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

201

Parte 6 – Procedura di opposizione

1. Introduzione

La procedura di opposizione dà la possibilità ai titolari di marchi anteriori di invocare, una

volta avvenuta la registrazione, i motivi di esclusione relativi di cui all’articolo 3 LPM di fronte

all’autorità di registrazione. Sotto il profilo processuale, l’opposizione è rivolta contro la

decisione dell’Istituto di registrare un marchio o di concedere l’estensione della protezione

alla Svizzera di un marchio internazionale. Tuttavia, l’opposizione non è né una

contestazione («Einsprache») né un ricorso, poiché l’opponente solleva una nuova

questione1 e non chiede una nuova valutazione di un marchio già esaminato e registrato.

La procedura di opposizione è una procedura di diritto di registro e, in quanto tale dovrebbe

essere possibilmente semplice, rapida ed economica2. Si tratta pertanto di una procedura

sommaria che deve svolgersi in modo piuttosto astratto e schematico e che non si presta

all’analisi di singoli fatti complessi3. In virtù dell’articolo 31 LPM l’oggetto della procedura di

opposizione consiste esclusivamente nella verifica dell’esistenza delle condizioni di cui

all’articolo 3 LPM per escludere un marchio dalla protezione4. Tale verifica comporta

necessariamente un confronto tra i due marchi, tali come registrati, nell’ambito del quale le

circostanze da provare (come ad esempio la notorietà del marchio anteriore) sono

considerate solo nella misura in cui si tratta di fatti noti all’Istituto, incontestati o «resi

verosimili». Nel quadro della procedura di opposizione non è invece considerata tutta una

serie di questioni che possono essere determinanti per il diritto definitivo al marchio. Alla luce

di tali principi gli argomenti avanzati dalle parti si limitano, in linea di massima, agli aspetti del

rischio di confusione nell’ambito del diritto dei marchi5; qualsiasi altra argomentazione,

segnatamente relativa a disposizioni sulla concorrenza sleale, sulle ditte e sui nomi

commerciali non sono considerate6. Quale elemento del principio della buona fede il divieto

dell’abuso di diritto è un linea di massima valido per tutto l’ordinamento giuridico7.

L’argomento della registrazione abusiva come marchio cosiddetto difensivo non può,

tuttavia, essere considerata in sede di procedura di opposizione8.

1 Nell’ambito della procedura di opposizione sono fatti valere i motivi di esclusione relativi e non quelli

assoluti considerati nell’esame del marchio. 2 TAF B-1995/2011, consid. 6 – Coca Cola (fig.) / Caffè così (fig.). 3 TAF B-5467/2011, consid. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 TAF B-8006/2010, consid. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 TAF B-40/2013, consid. 1.2 – EGATROL / EGATROL. 8 TAF B-6665/2010, consid. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-2678/2012, consid. 6.2.1 –

OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

Parte 6 – Procedura di opposizione

202

La vasta protezione del marchio famoso che si estende oltre la similarità dei prodotti e/o

servizi (art. 15 LPM) non può essere fatta valere nella procedura di opposizione9. L’articolo

31 capoverso 1 LPM rinvia in modo esplicito unicamente ai motivi relativi d’esclusione

secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPM, non rinviando invece alle disposizioni concernenti la

protezione dei marchi famosi.

2. Condizioni procedurali

Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1

LPM). L’opposizione deve essere motivata e inviata per iscritto all’Istituto entro tre mesi dalla

pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante

questo medesimo termine (art. 31 cpv. 2 LPM).

2.1 Atto di opposizione

L’opposizione deve essere presentata per iscritto in due esemplari (art. 20 OPM) 10. A tale

fine può essere utilizzato il modulo messo a disposizione dall’Istituto11. L’uso di tale modulo

non è tuttavia obbligatorio. Entrambi gli esemplari devono essere firmati. La firma su una

domanda trasmessa mediante Fax o elettronicamente è riconosciuta legalmente valida.

Qualora su un’istanza manchi la firma legalmente valida, è riconosciuta la data di

ricevimento originaria, se un’istanza dal medesimo contenuto e firmata sia fornita entro un

mese dall’ingiunzione da parte dell’Istituto (art. 6 cpv. 2 OPM). Le istanze trasmesse

mediante posta elettronica devono essere inviate all’indirizzo appositamente creato per

l’invio elettronico di dati (tm.admin@ekomm.ipi.ch)12. In questo caso è sufficiente trasmettere

un’unica copia dell’istanza.

Le disposizioni di cui all’articolo 20 OPM definiscono le indicazioni che l’opposizione deve

contenere:

a) i cognomi e nomi oppure la ragione commerciale nonché l’indirizzo dell’opponente;

b) il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l’opposizione;

c) il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del

titolare del marchio;

d) una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione;

e) una breve motivazione dell’opposizione.

9 TAF B-3663/2011, consid. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; TAF B-

2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

10 Anche tutti gli altri allegati e annessi come le risposte, le repliche, le dupliche, gli estratti di registro

ecc. devono essere presentati in due esemplari (fatte salve le istanze presentate elettronicamente). 11 Il modulo può essere richiesto all’Istituto o scaricato direttamente da Internet

(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/i/m551i.doc).

12 Cfr. https://ekomm.ipi.ch/.

Parte 6 – Procedura di opposizione

203

2.2 Conclusioni

Dalle conclusioni deve emergere che viene impugnata la registrazione di un determinato

marchio in una determinata misura. Qualora l’opposizione si riferisca solo a una parte dei

prodotti e/o servizi per i quali il marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in

questione devono essere indicati singolarmente (art. 20 lett. d OPM). Non è sufficiente

indicare, ad esempio, che l’opposizione si riferisce a tutti i «prodotti e/o servizi simili». La

richiesta deve essere precisa al punto da consentire l’istruzione della procedura senza

ulteriori approfondimenti13. Nei casi di opposizione parziale, per evitare delle discrepanze di

traduzione, si raccomanda di indicare i prodotti contro i quali è fatta opposizione nella lingua

in cui figurano nel registro. Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione

dell’opposizione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo la scadenza del

termine di opposizione mentre non lo sono né l’estensione né l’annullamento di una

restrizione anteriore14.

In caso di ambiguità delle conclusioni, all’opponente viene assegnato un breve termine

supplementare entro cui precisarle.

2.3 Motivazione

L’articolo 31 capoverso 2 LPM prevede che l’opposizione debba essere motivata. È

sufficiente una breve motivazione (art. 20 lett. e OPM) che tuttavia deve contenere tutte le

circostanze di fatto decisive per la decisione. In assenza della motivazione non si entra nel

merito dell’opposizione.

2.4 Parti

2.4.1 Legittimazione attiva

In merito alla legittimazione a interporre opposizione cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.1, pag. 22.

2.4.1.1 Marchio depositato o registrato

Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che godono di una priorità ai

sensi degli articoli 6–8 LPM (art. 3 cpv. 2 lett. a LPM). Secondo l’articolo 6 LPM il diritto al

marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (priorità derivante dal deposito).

Vanno considerate anche eventuali priorità in virtù della Convenzione di Parigi o risultanti da

un’esposizione (artt. 7 e 8 LPM). Il momento del deposito nel diritto dei marchi è determinato

in giorni. Qualora vi sia una priorità identica, l’opposizione è esclusa.

13 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 3 seg. – LUK (fig.) / LuK. 14 CRPI, sic! 2005, 293, consid. 2 – BalTec / B.A. Tech.

Parte 6 – Procedura di opposizione

204

2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto

2.4.1.2.1 Basi giuridiche

È autorizzato ad interporre opposizione contro una nuova registrazione anche il titolare di un

segno notoriamente conosciuto in Svizzera ai sensi dell’articolo 6bis CUP al momento del

deposito del marchio impugnato (art. 3 cpv. 2 lett. b LPM). La LPM non definisce

l’espressione «marchio notoriamente conosciuto». L’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM si

limita a rinviare all’articolo 6bis CUP che invita i suoi membri a impegnarsi a vietare la

registrazione e l’uso di marchi che possono essere confusi con un marchio notoriamente

conosciuto a livello nazionale. Ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 prima frase TRIPS15,

l’articolo 6bis CUP si applica anche ai servizi. In caso di addotta notorietà l’Istituto entra nel

merito dell’opposizione, salvo che la parte opponente non sia titolare del diritto fatto valere.

L’esistenza del diritto fatto valere è una questione di diritto materiale16.

2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale

Introducendo una disposizione che prevede la protezione del marchio notoriamente

conosciuto si vuole proteggere il titolare di un marchio estero notoriamente conosciuto in

Svizzera dalle usurpazioni illegittime a livello nazionale. La protezione del marchio

notoriamente conosciuto risulta dalla ponderazione degli interessi, per cui in determinate

circostanze è giustificabile derogare al principio della registrazione e concedere la protezione

al titolare di un marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale, anche se questo non è

registrato in Svizzera. L’articolo 6bis CUP e l’articolo 16 capoverso 2 TRIPS sono stati creati

con l’intento di combattere la pirateria nell’ambito dei marchi17.

Uno stato di fatto internazionale si impone nel senso che solo il titolare di un marchio estero

(anteriore), il cui marchio è notoriamente conosciuto in Svizzera, può fare valere un marchio

noto. Se l’opponente non può far valere un marchio protetto all’estero, l’opposizione deve

essere respinta già per questo motivo, senza bisogno di esaminare la necessaria notorietà

del segno opponente18.

2.4.1.2.3 La notorietà necessaria

Per stabilire se il marchio opponente è notoriamente conosciuto, è determinante la data del

deposito del marchio impugnato19. Nel testo originale in francese della Convenzione di

Parigi, per «marchio notoriamente conosciuto» si parla di «marque notoirement connue»

mentre nella traduzione ufficiale in inglese di «well-known mark». Di conseguenza il semplice

15 RS 0.632.20 Allegato 1.C. 16 TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli; CRPI, sic! 2000, 699 – internet.com / InternetCom

(fig.). 17 TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.). 18 TAF B-1752/2009, consid. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 6 –

Circus Conelli.

19 Cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b LPM; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

205

fatto che un marchio sia conosciuto non è sufficiente per fare valere le prerogative di cui

all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM. È indispensabile che il marchio non registrato in

Svizzera sia «notoriamente» conosciuto per essere considerato nell’ambito di una procedura

di opposizione20. In altri termini, per valutare se un marchio non registrato è notoriamente

conosciuto sono applicati criteri più severi rispetto a quelli applicati per i marchi registrati cui

è attribuito il campo di protezione di un marchio conosciuto in ragione dell’affermarsi sul

mercato (cfr. n. 6.7, pag. 230). Anche il Tribunale federale sottolinea che «la marque doit

être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire»21. Di conseguenza, affinché un

marchio sia considerato notoriamente conosciuto, si presuppone che non sia solo

vagamente conosciuto a livello nazionale.

In virtù della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione

dei marchi notoriamente conosciuti dell’OMPI, la notorietà di un marchio è valutata caso per

caso, tenuto conto del contesto e dei seguenti criteri decisivi22: il grado di conoscenza del

marchio nelle cerchie commerciali interessate, la durata, la portata e l’estensione geografica

dell’uso del marchio e della sua promozione, la durata e l’estensione geografica delle

registrazioni avvenute o pendenti, la precedente protezione del titolo, in particolare data dal

riconoscimento della notorietà dalle istanze competenti dei singoli Paesi membri nonché il

valore legato al marchio. Per cerchie commerciali determinanti si intendono i consumatori, i

canali di distribuzione e i commercianti. Il Tribunale federale ha riconosciuto che la notorietà

di un marchio non presuppone un suo uso in Svizzera ed è valutato esclusivamente in

funzione del grado di conoscenza nelle cerchie commerciali interessate. Finora non ha

tuttavia ulteriormente precisato quale grado di conoscenza deve essere raggiunto per

ammettere la notorietà di un marchio23.

È sufficiente che il marchio sia notoriamente conosciuto dalle cerchie commerciali

interessate24. Per queste ultime deve essere evidente e chiaro che il segno è rivendicato

come marchio da un determinato titolare, di cui non è necessario che conoscano il nome25. Il

marchio deve essere noto a quella parte di pubblico svizzero considerata destinataria dei

prodotti e servizi in questione. Ciò presupporrà di regola un uso intenso del marchio in

Svizzera o perlomeno una sua promozione intensa nel Paese, oppure che il marchio sia

usato all’estero e che tale fatto abbia fatto notizia in Svizzera. Il Tribunale federale ha

riconosciuto che la notorietà necessaria non esige l’uso del marchio in Svizzera, ma viene

bensì valutata unicamente secondo il grado di conoscenza nelle cerchie commerciali

interessate26. Alla stregua del principio della specialità del diritto dei marchi, la notorietà può

essere fatta valere esclusivamente per determinati prodotti o servizi, segnatamente quelli per

20 CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 TF, sic! 2001, 318, consid. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi

notoriamente conosciuti, sic! 2000, 48 seg.

23 DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 DTF 130 III 267, consid. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp. 26 DTF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

206

i quali il marchio è usato o pubblicizzato. La protezione conferita al marchio notoriamente

conosciuto è circoscritta ai prodotti e servizi contrassegnati dal marchio27. Un’estensione

della protezione del marchio al di là della similarità dei prodotti e servizi esula dalla

procedura di opposizione e può essere fatta valere esclusivamente nel quadro di un

processo civile28.

2.4.1.2.4 Verosomiglianza della notorietà

Il principio inquisitorio «limitato» nella procedura di opposizione (Parte 1, n. 5.4.1 seg.,

pag. 28) si applica anche nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un marchio

notoriamente conosciuto. Così come, in virtù dell’articolo 20 lettera b OPM, l’opponente è

tenuto a indicare il numero della registrazione o del deposito su cui si basa l’opposizione,

anche l’opponente che fonda la sua opposizione su un segno non registrato, notoriamente

conosciuto, deve fornire la prova del suo diritto29. Qualora l’opponente non riesca a fornire la

prova che il suo segno è notoriamente conosciuto in conformità alle esigenze legali, in

applicazione per analogia dell’articolo 8 CC, incombono su di lui le conseguenze della

mancanza di prove.

La legge non definisce concretamente se, nell’ambito della procedura di opposizione, sia

necessario fornire la prova della notorietà del marchio o sia sufficiente renderla verosimile.

Tuttavia, per quanto concerne l’eccezione del mancato uso del marchio opponente, l’articolo

32 LPM prevede esplicitamente che è sufficiente che l’opponente renda verosimile l’uso del

marchio. Ne deriverebbe che gli altri fatti rilevanti per l’opposizione, in particolare l’esistenza

di un marchio notoriamente conosciuto, andrebbero comprovati in modo concludente. Nella

maggioranza dei casi, ciò comporterebbe una procedura d’assunzione delle prove per

esteso, il che non corrisponderebbe al significato e allo scopo della procedura di opposizione

quale iter possibilmente semplice e rapido. Inoltre le decisioni emesse nell’ambito di una

procedura di opposizione non sono vincolanti in un eventuale processo civile30.

Un’asserzione è considerata verosimile, se il giudice, non pienamente convinto della sua

veridicità, la considera perlopiù attendibile, benché non siano eliminati tutti i dubbi31.

2.4.2 Legittimazione passiva

In merito cfr. Parte 1, n. 3.1.3.2.1, pag. 23.

27 CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont /Richmond Swiss Watch. 28 DTF 130 III 267, consid. 4.9 – Tripp Trapp. 29 CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse

(fig.).

30 DTF 128 III 441, consid. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): un marchio è

stato dichiarato nullo nell’ambito di un processo civile, anche se, precedentemente, un’opposizione

contro lo stesso marchio era stata respinta; TAF B-3556/2012, consid. 2.2.2 – TCS / TCS.

31 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

Parte 6 – Procedura di opposizione

207

2.5 Termine di opposizione

L’opposizione deve essere inviata all’Istituto entro tre mesi dalla pubblicazione della

registrazione (art. 31 cpv. 2 LPM). Il termine non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA) e

in caso d’inosservanza del termine il proseguimento della procedura è escluso (art. 41 cpv. 4

lett. c LPM).

I marchi svizzeri sono pubblicati in Swissreg (https://www.swissreg.ch).

Le registrazioni internazionali sono pubblicate in un organo designato dall’OMPI (attualmente

la «Gazette OMPI des marques internationales») (art. 43 cpv. 1 OPM, art. 44 cpv. 2 LPM in

combinato disposto con la Regola 32 ResC).

Il termine di opposizione decorre dalla pubblicazione del marchio svizzero in Swissreg. Il

termine di opposizione inizia pertanto a decorrere dalla mezzanotte del giorno della

pubblicazione.

Nell’ambito di un’opposizione contro una registrazione internazionale, il termine comincia a

decorrere dalla mezzanotte del primo giorno del mese seguente quello in cui l’ufficio

internazionale ha pubblicato la rispettiva estensione della protezione nella «Gazette» (art. 50

cpv. 1 OPM).

In merito al calcolo dei termini si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.5.2, pag. 31).

Esempi per il calcolo del termine:

Pubblicazione di un marchio svizzero in Swissreg il 17 luglio 2014: inizio del termine il 17

luglio 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 17 ottobre 2014 alle 24.00.

Pubblicazione di una registrazione internazionale nella «Gazette» il 17 luglio 2014: inizio del termine il 1°agosto 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 1°novembre 2014 alle 24.00.

2.6 Tassa di opposizione

2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare

La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine di opposizione (art. 31 cpv. 2

LPM). La tassa corrisponde a 800.– franchi 32. La procedura di opposizione si limita a un

confronto tra il marchio su cui si fonda l’opposizione e il marchio impugnato. Se l’opposizione

si fonda su più marchi, per ogni marchio è avviata una procedura indipendente33. Lo stesso

vale se l’opposizione è presentata in contestazione di più marchi. Per ogni procedura di

opposizione deve essere corrisposta una tassa34. Al fine di un ampliamento del campo di

protezione di un marchio opponente è, tuttavia, possibile considerare che, oltre al marchio

opponente, il titolare utilizzi altri marchi di serie da questo derivati35.

32 OTa-IPI Allegato I. 33 Cfr. il modulo di opposizione, numeri 4 e 7. 34 CRPI, sic! 2004, 103, consid. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label. 35 TAF B-5076/2011, consid. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

208

In merito ai mezzi e al termine di pagamento si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n.

11.3, pag. 50 e Parte 1, n. 11.5, pag. 51).

Se la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, viene a mancare una delle

condizioni procedurali e l’opposizione è considerata non presentata (art. 24 cpv. 1 OPM).

Nel caso in cui l’opposizione si fondi su più marchi o contesti più di un marchio, ma solo una

tassa sia stata corrisposta entro i termini, l’Istituto fissa un termine supplementare entro il

quale l’opponente può decidere, anche successivamente alla scadenza del termine

originario, a quale delle opposizioni presentate si riferisca il pagamento effettuato36. Una

volta scaduto il termine di opposizione non è, tuttavia, più possibile pagare la somma

mancante e il proseguimento della procedura è escluso37.

2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell’Istituto

La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione legale e in

conformità con l’OTa-IPI anche quando l’Istituto è chiamato a emettere una fattura (cfr. Parte

1, n. 11.3 segg., pag. 50).

3. Irregolarità dell’opposizione

3.1 Irregolarità irrimediabili

Se l’opposizione è presentata dopo la scadenza del relativo termine, non si entra in materia.

Poiché il termine è stabilito dalla legge, non è possibile prorogarlo (art. 31 cpv. 2 LPM in

collegamento con l’art. 22 cpv. 1 PA). Lo stesso vale se la tassa di opposizione non è pagata

o non è pagata tempestivamente (art. 31 cpv. 2 LPM) 38. Non si entra inoltre in materia se

l’opposizione

- non è motivata (art. 31 cpv. 2 LPM);

- contesta un marchio cancellato o non registrato (art. 31 cpv. 1 LPM);

- non si fonda su un marchio (anteriore) (art. 31 cpv. 1 LPM);

- contesta un marchio anteriore (art. 31 cpv. 1 in collegamento con l’art. 3 LPM);

- contesta una domanda di registrazione39;

- non contiene qualsivoglia altro elemento essenziale, tralasciando ad esempio di

designare le parti o identificare i marchi interessati (art. 20 OPM); o se

36 Tuttavia, cfr. CRPI, 1999, 283, consid. 4 – Chalet. 37 Art. 31 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 41 cpv. 4 lett. c LPM. 38 CRPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) /

REXOL. 39 Secondo l’Istituto, il tenore dell’articolo 31 LPM, secondo cui l’opposizione è fatta contro la

«registrazione», permette univocamente di escludere le opposizioni che contestano una domanda di

registrazione.

Parte 6 – Procedura di opposizione

209

- non è data la legittimazione attiva40, la capacità di essere parte e/o la capacità di stare in

giudizio.

3.2 Irregolarità rimediabili

Si parla di irregolarità rimediabili se l’opposizione contiene tutti gli elementi essenziali, ma

questi sono lacunosi. Per correggere le irregolarità rimediabili viene stabilito un termine

supplementare. In caso di inosservanza di tale termine, non si entra in materia

dell’opposizione (art. 23 PA).

Viene ad esempio stabilito un termine supplementare se,

- è necessario designare un recapito ai sensi dell’articolo 42 LPM e questo manca;

- le parti hanno designato un rappresentante, l’Istituto ha dubbi in merito al rapporto di

rappresentanza e manca la procura (artt. 21 e 5 OPM);

- manca la firma41.

Un termine supplementare è inoltre concesso nei casi in cui le conclusioni non sono chiare o

devono essere interpretate, segnatamente se esistono dubbi in merito alla portata

dell’opposizione (art. 20 lett. d OPM)42. Le irregolarità di rilevanza minore possono essere

corrette dalle parti o d’ufficio anche senza che sia stabilito un termine supplementare43.

In caso di opposizione parziale, ossia se l’opposizione riguarda solo singole classi o singoli

prodotti e/o servizi, i prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio impugnato da revocare

devono essere elencati singolarmente. Sarebbe ad esempio inammissibile la conclusione

seguente: «Tutti i prodotti e servizi simili devono essere revocati». La procedura di

opposizione è una pura procedura di registrazione nell’ambito della quale non può essere

pronunciata una sentenza costitutiva (p.es. una riformulazione della lista dei prodotti e

servizi). Come nell’ambito del processo civile le conclusioni devono essere formulate in

modo che, qualora l’opposizione sia accolta, possano essere integrate, senza modifiche, nel

dispositivo della decisione. All’opponente viene concesso un termine supplementare per

precisare la misura in cui è fatta opposizione. Qualora l’irregolarità non sia corretta

tempestivamente, l’opposizione in merito alle conclusioni non chiare è (totalmente o

parzialmente) irricevibile44.

Qualora la parte opponente non sia (o non sia ancora) iscritta nel registro dei marchi in

qualità di titolare del marchio opponente, le viene concesso un termine supplementare per

provare la sua legittimazione attiva al momento dell’inoltro dell’opposizione45. In caso di

mancanza di legittimazione attiva, non si entra in materia sull’opposizione. Qualora un

40 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 41 Cfr. n. 2.1, pag. 201 seg.

42 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 CRPI, sic! 2001, 813, consid. 9 - Viva / CoopViva (fig.). 44 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 4 segg. – LUK (fig.) / LuK. 45 Cfr. art. 17 LPM; TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

210

marchio o un diritto di marchio sia detenuto da più titolari, l’Istituto invita questi ultimi a

designare un rappresentante comune. In questo caso la procura deve essere firmata da tutti

i titolari. Fintantoché non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del

marchio devono agire congiuntamente nei confronti dell’Istituto (art. 4 OPM).

3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione

Qualora l’Istituto rilevi irregolarità per la cui rettifica non può essere stabilito un termine

supplementare, entro la scadenza del termine di opposizione, la parte opponente ne è

informata nella misura in cui ciò è possibile. In merito non sussiste, tuttavia, alcun diritto delle

parti. Se l’opposizione è presentata solo uno o due giorni prima della scadenza del termine di

opposizione, è ormai troppo tardi per informare l’opponente delle irregolarità.

4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura

4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio

Le opposizioni possono essere riunite in un’unica procedura (art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non

influisce tuttavia sul numero o sull’entità delle tasse di opposizione46.

L’articolo 23 capoverso 2 OPM consente la sospensione dei procedimenti riguardanti altre

opposizioni, se il marchio impugnato è già oggetto di un’opposizione. Per motivi di efficienza,

l’Istituto può decidere in merito a una delle opposizioni e sospendere il procedimento delle

altre.

4.2 Sospensione

Oltre all’esempio di cui sopra (cfr. anche Parte 1, n. 6, pag. 40), la procedura di opposizione

può altresì essere sospesa se l’opposizione non si fonda su un marchio registrato, ma su un

deposito di marchio. In questo caso, la procedura di opposizione è sospesa finché il marchio

è registrato (art. 23 cpv. 3 OPM).

Lo stesso vale se l’opposizione si fonda su una registrazione internazionale che è o potrebbe

essere oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio per motivi di esclusione assoluti. La

procedura di opposizione è sospesa fintantoché sia stato definitivamente deciso in merito al

rifiuto di protezione (art. 51 cpv. 1 OPM).

La procedura è sospesa d’ufficio anche laddove il marchio internazionale opponente o la

registrazione internazionale impugnata è radiato, ma il titolare ha la possibilità di chiedere la

trasformazione47 in una domanda di registrazione nazionale (art. 9quinquies PM e art. 46a LPM).

La richiesta di trasformazione può essere trasmessa all’Istituto entro tre mesi dalla

radiazione della registrazione internazionale. La domanda risultante dalla trasformazione

viene sottoposta a un esame materiale teso a determinare eventuali motivi assoluti

46 Si veda n. 2.6.1, pag. 206. 47 Parte 4, n. 2.5.5, pag. 86.

Parte 6 – Procedura di opposizione

211

d’esclusione. In questi casi la procedura di opposizione è sospesa fino alla conclusione

dell’esame. Se non viene chiesta una trasformazione la procedura è stralciata una volta

scaduto il termine di tre mesi.

4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate

Su https://www.swissreg.ch è possibile verificare se è in corso una procedura di opposizione

contro un determinato marchio. Le informazioni relative alle opposizioni disponibili su

Swissreg consentono di determinare l’inizio del termine quinquennale di carenza. Swissreg

riporta le seguenti informazioni sullo stato dell’opposizione:

- Nessuna opposizione

- Pendente presso l’Istituto

- Decisione dell’Istituto del …

- Pendente presso il TAF

- Decisione CRPI, rispettivamente TAF del …

Se dal termine di opposizione sono trascorse più di due settimane si può supporre che

contro il marchio non sia stata presentata alcuna opposizione48. La pubblicazione di queste

informazioni relative allo stato dell’opposizione non è tuttavia vincolante.

Su richiesta esplicita, l’Istituto conferma per iscritto al più presto due settimane dopo la

scadenza del termine di opposizione, che contro un marchio appena pubblicato non è stata

presentata alcuna opposizione.

5. L’uso del marchio nella procedura di opposizione

5.1 Principio del carattere determinante dell’iscrizione nel registro

Il rischio di confusione è valutato sulla base dei segni, così come sono stati iscritti nel

registro, e dei prodotti e/o servizi iscritti nel registro al momento della decisione49.

5.2 Eccezione del mancato uso

Qualora il resistente intenda far valere il mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM, deve farlo

nella sua prima risposta (art. 22 cpv. 3 OPM) in quanto tale rivendicazione non sarà presa in

considerazione nelle fasi successive della procedura50. L’eccezione del mancato uso deve

essere formulata in modo chiaro e inequivocabile nella risposta all’opposizione. Non basta,

ad esempio, che le spiegazioni del resistente lascino supporre che egli abbia visibilmente

presunto un uso limitato del marchio oggetto dell’opposizione, senza che tale affermazione

48 Le due settimane includono un margine di sicurezza per eventuali ritardi nella consegna o

nell’elaborazione.

49 TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 50 TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

212

sia enunciata chiaramente51. Se dalle dichiarazioni del resistente non emerge con chiarezza

l’effettiva affermazione del mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM, gli è accordata la

possibilità di procedere a una precisazione. Nella procedura di opposizione il resistente deve

unicamente invocare (art. 32 LPM) il mancato uso del marchio oggetto dell’opposizione e

non renderlo verosimile, come prevede l’articolo 12 capoverso 3 LPM per i processi civili.

L’uso del marchio oggetto dell’opposizione non deve essere esaminato se al momento

dell’eccezione il termine di carenza non è ancora scaduto o se l’eccezione viene ritirata nel

corso della procedura.

Fintantoché l’uso non è contestato o che il termine di carenza non è ancora scaduto, sono

determinanti per l’esame della similarità i prodotti e/o i servizi registrati, anche se di fatto il

marchio non è utilizzato o è utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi registrati52.

Se il marchio viene usato dopo la scadenza del termine di carenza il diritto al marchio è

ripristinato con l’effetto della priorità originaria (art. 12 cpv. 2 LPM) a condizione che nel

periodo intercorso tra la scadenza del termine di carenza e l’utilizzo del marchio nessuno

abbia invocato il mancato uso dello stesso.

5.3 Termine di carenza

L’articolo 12 capoverso 1 LPM conferisce al titolare un termine di carenza di cinque anni per

l’uso del marchio. L’eccezione del mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM non è

ammissibile prima della scadenza di tale termine e pertanto non va considerata53.

5.3.1 Inizio del termine di carenza

Per i marchi svizzeri il termine di carenza decorre dalla scadenza inutilizzata del termine di

opposizione o dalla fine della procedura di opposizione (art. 12 cpv. 1 LPM).

Il calcolo del termine di carenza nel quadro delle registrazioni internazionali dipende da vari

fattori. Occorre dapprima verificare se la registrazione internazionale è oggetto di un rifiuto

della protezione. In tal caso il termine di carenza inizia a decorrere dalla fine della procedura

concernente54 analogamente a quanto avviene per i marchi svizzeri secondo l’articolo 12

capoverso 1 LPM.

51 TAF B-5641/2012, consid. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 52 TAF B-6665/2010, consid. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office. 53 TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL.

54 La fine della procedura è decretata dall’emissione di una decisione a livello nazionale o

dall’emissione di una dichiarazione di concessione della protezione secondo la regola 18ter ResC. Cfr.

in merito al calcolo del termine anche TAF B-576/2009, consid. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.), con rinvii

alla giurisprudenza.

Parte 6 – Procedura di opposizione

213

Per contro, se per una registrazione internazionale è stata emessa una dichiarazione in virtù

della regola 18ter 1) ResC 55, il termine di carenza decorre a partire dalla data di

pubblicazione della Gazette in cui è stata inserita la dichiarazione in questione56.

Qualora non siano stati iscritti nel registro né un rifiuto provvisorio di protezione né una

concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1 ResC, l’inizio del termine di carenza

è definito diversamente. In questo caso non è determinante la data dell’iscrizione nel registro

internazionale, poiché in tale momento non è ancora stabilito se alla registrazione

internazionale sarà accordata la protezione in Svizzera. Il termine di carenza decorre dunque

a partire dal momento in cui è stabilito che non vi è alcun motivo d’esclusione che si oppone

(o può opporsi) al segno. Per le registrazioni internazionali tale momento dipende dal regime

d’esecuzione a cui il marchio è assoggettato (cfr. Parte 4, n. 3.2.1, pag. 93) e dalla data di

notifica dell’estensione della protezione («date de notification»).

Qualora trovi applicazione il PM, il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione è di 18

mesi (art. 5.2)b) PM)57. Il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 18 mesi dopo la data

di notifica dell’estensione della protezione («date de notification»), ossia dalla data in cui

l’OMPI ha inviato il foglio del registro («onglet») all’autorità nazionale e in cui inizia il termine

per il rilascio di un rifiuto di protezione (cfr. regola 18.1)a)iii) ResC). Tale data può differire di

diversi mesi dalla data effettiva di iscrizione nel registro internazionale.

Se il PM trova applicazione solo in ragione dell’articolo 9sexies 1)b) PM, il termine di carenza

inizia a decorrere un anno dopo la data della notifica dell’estensione della protezione («date

de notification»).

Qualora trovi applicazione l’AM, il termine per il rilascio di un rifiuto della protezione è di un

anno. In questi casi il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 12 mesi dopo la data

della notifica («date de notification»).

5.3.2 Proroga della registrazione del marchio

La proroga della registrazione del marchio (art. 10 cpv. 2 LPM) è un semplice atto formale e

non dà origine a un nuovo termine di carenza (cfr. art. 12 cpv. 1 LPM). Non è neppure

possibile sollevare opposizione contro il marchio prorogato.

5.3.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura

Se nella sua prima risposta il resistente fa valere l’eccezione del mancato uso e in tale

momento il termine di carenza è scaduto, l’opponente deve rendere verosimile l’uso del suo

55 Secondo la regola 18ter 1) ResC, la dichiarazione di concessione della protezione è obbligatoria (se

prima non è stato notificato un rifiuto provvisorio) dal 1º gennaio 2011 (modifica ResC del

1º settembre 2009).

56 Questo succede per motivi di sicurezza giuridica: solo la data della pubblicazione nella Gazette è

facilmente e univocamente identificabile sia dal titolare del marchio sia da terzi. 57 La Svizzera ha emesso una dichiarazione che prevede la sostituzione del termine di un anno per il

rilascio di un rifiuto di protezione con un termine di 18 mesi.

Parte 6 – Procedura di opposizione

214

marchio o il mancato uso per motivi gravi (art. 22 cpv. 3 OPM in combinato disposto con l’art.

32 LPM).

Se in tale momento, invece, il termine di carenza non è ancora scaduto, l’eccezione rimane

inosservata. Nel caso in cui l’eccezione venga fatta valere solo a posteriori, essa è

inammissibile e non viene considerata neppure come un novum58. Lo stesso vale per una

procedura di ricorso in cui non viene considerata un’eccezione del mancato uso sollevata

solo in tale procedura59.

5.4 Verosomiglianza dell’uso

5.4.1 Uso in Svizzera

È indispensabile che il marchio sia usato in Svizzera60. Un’eccezione risulta dalla

Convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti,

disegni, modelli e marchi61. Giusta l’articolo 5 capoverso 1 di questa Convenzione l’uso del

marchio in uno dei due Stati perpetua la tutela anche nell’altro Stato. Il diritto svizzero è però

determinante ai fini di valutare quali atti vadano considerati in Germania come uso

perpetuante la tutela62. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, soltanto i

cittadini tedeschi e svizzeri o i cittadini di altri Stati con domicilio o sede in Germania o in

Svizzera possono rivendicare i diritti derivanti da questa Convenzione. In particolare, per le

persone giuridiche è sufficiente avere una sede commerciale o industriale effettiva e non

solo apparente in uno degli Stati contraenti63. Il marchio deve inoltre essere protetto in

entrambi gli Stati64.

L’uso di un marchio per l’esportazione (marchio d’esportazione) è espressamente assimilato

all’uso del marchio in Svizzera all’articolo 11 capoverso 2 LPM. Il marchio d’esportazione

non deve essere commercializzato in Svizzera ma deve essere utilizzato per i prodotti e i

servizi offerti dalla Svizzera o dalla Germania. Il semplice uso all’estero non perpetua la

tutela65.

5.4.2 Periodo d’uso

Se è stata invocata l’eccezione del mancato uso, deve essere reso verosimile l’uso del

marchio durante i cinque anni precedenti tale eccezione (art. 32 LPM)66. È sufficiente

58 Cfr. art. 22 cpv. 3 OPM. 59 TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.). 60 TAF B-6251/2013, consid. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 61 RS 0.232.149.136; TAF B-6251/2013, consid. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 62 TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP. 63 DTF 124 III 277, consid. 2c – Nike; TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March

(fig.).

64 TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.). 65 TAF B-4540/2007, consid. 5 – Marchio a strisce (fig.) / Marchio a strisce (fig.). 66 TAF B-3294/2013, consid. 4.3 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

215

dimostrare l’uso recente del marchio. I mezzi di prova devono tuttavia riferirsi a un periodo

anteriore all’eccezione del mancato uso, il che presuppone che possano essere attribuiti in

maniera ineccepibile al periodo dell’uso. A determinate condizioni è tuttavia possibile

prendere in considerazione documenti non databili insieme a documenti databili 67. Il

momento in cui tale eccezione del mancato uso viene sollevata è altresì determinante per

quanto riguarda la ripresa dell’uso dopo la scadenza del termine di carenza: finché nessuno

fa valere il mancato uso, il marchio può essere usato per la prima volta o riutilizzato anche

dopo la scadenza del termine di carenza (art. 12 cpv. 2 LPM).

5.4.3 Carattere serio dell’uso

Perpetua la tutela soltanto un uso serio del marchio. Per uso serio del marchio si intende

l’intenzione soggettiva di soddisfare una domanda di mercato68. Ai fini della valutazione

dell’uso serio del marchio sono determinanti gli usi tipici di un settore per un commercio

economicamente sensato. Vanno considerati la natura, la portata e la durata dell’uso nonché

le circostanze particolari applicabili nei singoli casi69. Non è ritenuto serio l’uso finalizzato

esclusivamente ad evitare la perdita del diritto al marchio per mezzo di una vendita

simbolica70. Perché l’uso sia considerato serio è necessario un minimo di attività di mercato,

anche se finora il Tribunale federale ha rinunciato alla richiesta di dati concreti relativi al

fatturato. Se il titolare è seriamente intenzionato a soddisfare tutte le esigenze del mercato è

sufficiente un fatturato modesto71. Per i beni di massa è richiesto un uso del marchio più

ampio rispetto ai beni di lusso72. Singole promozioni isolate non costituiscono un uso serio

del marchio73.

5.4.4 Legame tra marchio e prodotto

Il marchio non deve figurare sul prodotto o sulla confezione stessa. Tuttavia perpetua la

tutela solamente un uso commisurato alla funzione del marchio. Basta che un segno sia

considerato dal pubblico come uno strumento per identificare un prodotto o un servizio: è ad

esempio sufficiente l’uso del marchio su prospetti, listini prezzi, fatture, eccetera74. L’uso

deve però riferirsi in ogni caso ai prodotti e/o ai servizi registrati75.

67 TAF B-6251/2013, consid. 2.6 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C. 68 TAF B-2910/2012, consid. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER.

69 TAF B-6251/2013, consid. 2.3 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C. 70 DTF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass; CRPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay

(fig.). 71 DTF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – Fünf Streifen

(fig.) / Fünf Streifen (fig.).

72 TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ. 73 TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – Fünf Streifen (fig.) / Fünf Streifen (fig.). 74 TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 75 TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

Parte 6 – Procedura di opposizione

216

Manca un legame sufficiente con i prodotti e/o ai servizi rivendicati quando il marchio viene

usato unicamente con riferimento all’azienda76. L’uso esclusivo come ditta o designazione

commerciale non ha carattere distintivo atto ad individualizzare i prodotti, bensì rappresenta

un riferimento astratto ad un’azienda77. Di conseguenza, l’uso della ditta nell’intestazione di

bollettini di consegna e fatture è considerato uso commisurato alla funzione e a titolo di

marchio per i prodotti consegnati o fatturati soltanto se il marchio, identico alla ditta, apposto

in posizioni di consegna e di fatturazione concrete è correlato direttamente e adeguatamente

con il prodotto 78.

La mera registrazione di un nome di dominio che contiene il marchio in questione in quanto

tale non rappresenta un uso a titolo di marchio neppure in riferimento a un sito attivo, se non

è al contempo fornita una prova del fatto che (nel lasso di tempo determinante) i destinatari

hanno consultato il sito e c’è stata un’effettiva richiesta dei relativi prodotti e servizi79.

5.4.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati

5.4.5.1 Sussunzione

Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è

rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). In una prima fase occorre esaminare se i prodotti per i quali

il marchio è usato rientrano tra i prodotti e servizi registrati (cfr. Parte 3, n. 4.5, pag. 76).

Occorre in particolare considerare che l’uso dei termini generali dei titoli delle classi della

classificazione di Nizza copre unicamente i prodotti che sono loro effettivamente attribuibili80.

Vanno considerate eventuali limitazioni della lista dei prodotti e dei servizi. Ad esempio, se la

protezione è accordata solo per prodotti di una determinata origine geografica, deve essere

reso verosimile l’uso per prodotti di tale provenienza81.

5.4.5.2 Problematica dell’uso parziale

Si parla di uso parziale quando l’uso di un marchio registrato per un termine generale

(«Oberbegriff») è reso verosimile solo per una parte dei prodotti e servizi attribuibili a tale

termine generale. Ci si chiede in questo caso qual è la portata della protezione conferita

dall’uso parziale, in altre parole quali sono i prodotti o servizi per i quali l’uso del marchio ha

un effetto perpetuante la tutela.

Per non limitare oltre misura le opportunità di sviluppo economico dei titolari di marchi, l’uso

del marchio non perpetua la tutela unicamente per i prodotti o servizi per i quali è stato reso

76 TAF B-5530/2013, consid. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 77 TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.). 78 TAF B-5902/2013, consid. 5.6 – WHEELS / WHEELY. 79 TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 80 TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss

chocolate.ch (fig.); si veda anche Parte 2, n. 4.3, pag. 65.

81 TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

Parte 6 – Procedura di opposizione

217

verosimile82. Il Tribunale amministrativo federale applica una soluzione minima estesa,

secondo la quale perpetua la tutela l’uso del marchio in relazione con quei prodotti e servizi

dei quali le cerchie commerciali determinanti presumono e si aspettano che siano utilizzati in

futuro, alla luce dell’uso accertato. Inoltre l’uso perpetua la tutela del marchio per il termine

generale nel suo insieme se l’uso è prototipo del termine in questione e se quest’ultimo è

definito in modo preciso e circoscritto83. I prodotti e servizi attribuibili al termine generale in

questione devono inoltre appartenere all’assortimento corrente di un fornitore tipico del

settore84. Secondo il TAF questo approccio corrisponde alla soluzione minima estesa

prevista dal diritto tedesco85, che essenzialmente coincide con la soluzione adottata

dall’EUIPO e dal Tribunale Ue.

Alla luce di quanto sopra, anche l’Istituto applica la soluzione minima estesa. A determinate

condizioni, che occorrerà sviluppare nella pratica, l’uso del marchio per un prodotto specifico

validerà anche il diritto per il termine generale che lo ingloba. L’uso non può in nessun caso

essere esteso ai prodotti e servizi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e c LPM. In

particolare non è possibile estendere l’uso ai prodotti considerati provenire dalle stesse

imprese in ragione del luogo di produzione o dei canali di distribuzione. La protezione non

può inoltre essere estesa ad un termine generale semanticamente vasto86, ossia a una

categoria che comprende un’ampia gamma di prodotti o servizi oppure prodotti e servizi di

tipo diverso87. La tutela del marchio non si estende dunque a tutte le declinazioni

commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente ai prodotti o servizi che sono

sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti88.

Appartengono alla stessa categoria o sotto categoria i prodotti e servizi che, considerati

oggettivamente, sono sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità89. Tali

categorie o sotto categorie non sono altrimenti suddividibili se non in modo arbitrario90.

82 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAFr 5871/2011,

consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 83 TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 84 TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 85 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.). 86 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAF 5871/2011,

consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

87 Cfr. in questo senso TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 88 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, T-UE T-256/04, consid. 26 – Respicur. 89 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 45 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a –

Cynaretten /Circanetten New. 90 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a –

Cynaretten /Circanetten New.

Parte 6 – Procedura di opposizione

218

5.4.6 Uso in una forma divergente

In linea di massima un marchio deve essere usato come è iscritto nel registro in quanto

soltanto in tal modo può fungere da contrassegno, ciò che corrisponde alle sue funzioni91.

Secondo l’articolo 11 capoverso 2 LPM l’uso di una forma del marchio che non diverga in

maniera essenziale dalla registrazione perpetua la tutela del diritto al marchio. L’omissione di

elementi accessori o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi,

mentre l’omissione di un elemento dal carattere distintivo suscita un’impressione d’insieme

diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato92. È di conseguenza

determinante che il nucleo distintivo del marchio, il quale ne determina l’impressione

d’insieme specifica, non sia privato della sua identità, e che il carattere distintivo del marchio

sia mantenuto malgrado l’uso divergente93. Questo accade solo quando il pubblico riesce

dall’impressione d’insieme ad assimilare il segno usato in forma divergente al marchio

registrato, vale a dire quando esso vede nella forma divergente usata il marchio stesso94. I

requisiti relativi all’identità dei segni per quanto attiene al nucleo del marchio sono

essenzialmente più severi di quelli applicati nella valutazione del rischio di confusione.

Qualsiasi omissione di un elemento dal carattere distintivo crea in principio un’altra

impressione d’insieme, motivo per cui a priori va tollerata soltanto una rinuncia degli elementi

del marchio cui, nella valutazione dell’ammissibilità alla protezione, è attribuita un’importanza

minore. Ciò può essere il caso se vengono omessi elementi figurativi che dal pubblico sono

considerati mere decorazioni senza carattere distintivo proprio95. Mentre sarebbe da negare

il principio generale per cui l’uso di un marchio verbale/figurativo combinato sia considerato

perpetuante la tutela semplicemente in ragione dell’uso del solo elemento verbale dalla forza

distintiva. Sono determinanti invece le condizioni del caso concreto96. Nell’esame dell’uso

perpetuante la tutela del diritto al marchio, la giurisprudenza suole regolarmente valutare più

severamente le divergenze dovute all’omissione di componenti del marchio registrate

rispetto alle divergenze riconducibili a un’aggiunta di elementi97.

Le aggiunte che vanno oltre all’elemento figurativo con una funzione grafica subordinata

rappresentano un ostacolo per l’uso perpetuante la tutela del diritto al marchio se il marchio

non è più percepito come segno indipendente, ma come parte di un segno più complesso. È

pertanto determinante per l’uso perpetuante la tutela che, nel contesto in cui è utilizzato, il

marchio sia riconosciuto senza ricorso all’immaginazione, non soccomba quindi in una

«foresta di segni», e non appaia come parte di un segno complessivo che lo assorba quasi

91 DTF 139 III 424, consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) con rinvio a DTF 130 III

271, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

92 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM

LIFE. 93 DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp; TAF B-6251/2013, consid. 2.4 con rinvii – P&C (fig.) /

PD&C.

94 TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 95 DTF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 96 DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp. 97 TAF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 con rinvii – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

219

completamente sul piano del significato. In genere le aggiunte puramente descrittive non

modificano l’impressione d’insieme. Occorre valutare caso per caso se il marchio è ancora

percepito come segno indipendente98.

5.4.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari

Per prodotti ausiliari e servizi ausiliari si intendono le offerte, di norma gratuite, volte

esclusivamente a promuovere il prodotto principale99. Se l’impiego del marchio per prodotti o

servizi ausiliari è considerato come uso del marchio dipende dal fatto se le cerchie

commerciali interessate riescono a stabilire un legame tra il segno figurante sui prodotti

ausiliari e il prodotto o servizio rivendicato dal marchio, rispettivamente se il segno viene

percepito come mezzo per individualizzare il prodotto principale conformemente alla

funzione del marchio100. Ad esempio, i prospetti riguardanti i servizi di trasporto del titolare

del marchio potrebbero essere considerati prodotti ausiliari dei «servizi di trasporto» (classe

39) ma non degli «stampati» (classe 16).

Il legame diretto con il prodotto principale manca generalmente anche nel caso in cui il

marchio sia usato su articoli pubblicitari distribuiti gratuitamente (accendini, fiammiferi,

posacenere, adesivi, ecc.), cosiddetti articoli di merchandising, e pertanto il loro uso non può

essere attribuito a tale prodotto. Per i marchi concernenti i servizi, invece, l’impiego del

marchio in relazione a prodotti ausiliari è invece spesso l’unica forma in cui è possibile fare

uso del marchio.

5.4.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso

Il titolare del marchio non è obbligato ad usare il suo segno personalmente bensì può

autorizzarne l’uso da parte di terzi. L’uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato

all’uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM). L’autorizzazione deve essere rilasciata

prima che i terzi utilizzino il marchio101. Tale consenso può essere prestato per via

contrattuale, ad esempio nel quadro di un contratto di licenza, vendita o franchising. È altresì

considerato perpetuante la tutela del diritto al marchio, l’uso del marchio da parte di società

affiliate e di altre società strettamente legate dal profilo economico. L’autorizzazione può

essere rilasciata anche tacitamente102. Per contro, la semplice tolleranza dell’uso da parte di

terzi non equivale a un consenso103. È determinante che chi usa il marchio lo faccia per il

titolare dello stesso, ossia che sia animato dalla volontà di usare il marchio per i terzi104.

98 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM

LIFE. 99 DTF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola. 100 CRPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani.

101 TAF B-3294/2013, consid. 3.10 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 102 TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN. 103 TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 104 TAF B-2910/2012, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.

Parte 6 – Procedura di opposizione

220

Il consenso anche «tacito» del titolare del marchio deve essere reso verosimile all’Istituto

presentando il contratto o un estratto di esso oppure la struttura aziendale (struttura holding).

Non basta, pertanto, affermare di usare il marchio con il consenso del titolare senza

dimostrare tale fatto in alcun modo.

5.5 Mancato uso per gravi motivi

Qualora sussistano motivi gravi, l’opponente può fare valere il diritto al marchio nonostante il

mancato uso (art. 12 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 32 LPM). Le circostanze che non

dipendono dalla volontà del titolare e costituiscono un ostacolo all’uso del marchio, quali ad

esempio restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti e/o i

servizi per i quali il marchio è protetto, sono considerate legittimi motivi di non uso (art. 19

cpv. 1 TRIPS). Quest’eccezione deve essere applicata rigorosamente. Soltanto i motivi che

esulano completamente dal controllo del titolare sono atti a giustificare un mancato uso.

Eventuali difficoltà tecniche o economiche prevedibili o calcolabili rientrano nella

responsabilità del titolare105.

5.6 Aspetti procedurali

5.6.1 Scambio di allegati

In merito alle procedure a due parti cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1.2, pag. 37.

5.6.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova

Giusta l’articolo 32 LPM l’opponente deve rendere verosimile l’uso del suo marchio o il

mancato uso per gravi motivi. Su di lui incombono, pertanto, l’onere della prova e la

produzione dei mezzi di prova106. Siccome dopo la scadenza del termine di carenza l’uso del

marchio non viene verificato d’ufficio ma il resistente deve invocare espressamente

l’eccezione del mancato uso, nell’ambito dell’uso del marchio vige il cosiddetto principio

attitatorio107. Ciò significa che nella valutazione l’Istituto si fonda esclusivamente sui mezzi di

prova prodotti dall’opponente e non procede ad alcuna assunzione delle prove.

L’Istituto non è inoltre (più) tenuto a esaminare i mezzi di prova prodotti nel caso in cui

l’eccezione sia ritirata o il resistente riconosca interamente o parzialmente l’uso del

marchio108. Il fatto che le parti siano concordi circa la fattispecie, ovvero che il marchio venga

utilizzato, è vincolante per l’Istituto che, in ragione del principio dispositivo applicabile nella

procedura di opposizione109, deve basare la decisione su di esso.

105 CRPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora. 106 TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER. 107 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL; TAF B-5530/2013, consid. 2.1 – MILLESIMA

/ MILLEZIMUS.

108 TAF B-5732/2009, consid. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 109 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK.

Parte 6 – Procedura di opposizione

221

Nella procedura di opposizione l’opponente non deve strettamente provare l’uso del suo

marchio bensì solo renderlo «verosimile» (in merito alla verosimiglianza cfr. Parte 1, n.

5.4.4.2, pag. 30).

In merito ai mezzi di prova si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.4.4.1, pag 30).

Sono privi di forza probatoria gli estratti da pagine Internet allestiti dopo che è stato reso

verosimile il mancato uso e non contenenti informazioni che permettano di trarre conclusioni

circa un uso perpetuante la tutela del diritto al marchio nel lasso di tempo determinante110.

Secondo la prassi dell’Istituto, nella procedura di opposizione, alle dichiarazioni giurate in sé

non è attribuita una forza probatoria accresciuta, poiché questo mezzo di prova non è

previsto nel diritto procedurale svizzero. Poiché si tratta, tuttavia, di uno dei mezzi più

importanti per illustrare la portata e la durata dell’uso del marchio in Germania e siccome le

false dichiarazioni possono avere conseguenze penali, secondo l’Istituto, le dichiarazioni

giurate fatte secondo il diritto tedesco possono essere prese in conto nella valutazione

complessiva, ossia accanto agli altri documenti validi a titolo di indizio teso a rendere

verosimile l’uso. Il Tribunale amministrativo federale si è dimostrato più severo, considerando

le dichiarazioni giurate pure allegazioni di parte111.

5.7 Decisione sull’eccezione del mancato uso

Se l’opponente ha reso verosimile l’uso del suo marchio devono essere valutati i motivi

relativi d’esclusione ai sensi dell’articolo 3 LPM. Se l’uso non è reso verosimile l’opposizione

non è fondata su un diritto al marchio valido e pertanto va respinta senza l’esame dei motivi

relativi d’esclusione112.

6. Motivi di opposizione

Giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera a–c LPM sono esclusi dalla protezione come marchio:

- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;

- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta

un rischio di confusione;

- i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne

risulta un rischio di confusione.

6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi

I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli

ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa

azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di

110 TAF B-3294/2013, consid. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.) 111 TAF B-3294/2013, consid. 5.2, Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); TAFB-5902/2013, consid. 2.6 –

WHEELS / WHEELY.

112 TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig), my life (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

222

un unico titolare di marchi113. L’attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi

rivendicati secondo l’Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale

attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa114.

Sono determinanti ai fini della valutazione della similarità esclusivamente i prodotti e i servizi

contenuti nella lista dei prodotti e/o dei servizi del marchio anteriore e non quelli

contrassegnati attualmente dal marchio115. Se, tuttavia, il resistente fa valere il mancato uso

sotto il profilo formale ed entro i termini, sono determinanti unicamente i prodotti e i servizi

per i quali l’opponente ha reso verosimile l’uso del marchio116.

Nella prassi, si sono sviluppati determinati indizi che secondo l’esperienza pratica possono

essere addotti a favore o contro la similarità117. In questo contesto, occorre partire dal

presupposto che un marchio può essere protetto solo per i prodotti e i servizi per cui è stato

registrato (cosiddetto principio di specialità)118. In una prima fase occorre pertanto

determinare quale significato è attribuito ai prodotti e servizi e quali prodotti e servizi

rientrano effettivamente in tali termini (cfr. Parte 2, n. 4.5, pag. 67).Un’eccezione a tale

principio viene fatta nell’ambito dei marchi famosi (art. 15 LPM), i quali non possono tuttavia

essere fatti valere nella procedura di opposizione a causa della cognizione limitata in virtù

dell’articolo 3 LPM119.

6.1.1 Indizi a favore della similarità

Sostituibilità: I prodotti sono simili se, in funzione del loro scopo d’impiego, delle loro

caratteristiche e del loro prezzo, possono essere «intercambiabili»120.

Stesse tecnologie e stesso scopo: I prodotti sono simili se si può supporre che la loro

produzione si basi sullo stesso know-how121.

Prodotto principale / accessorio: Il produttore del prodotto principale offre solitamente anche

degli accessori complementari. Se un prodotto costituisce un complemento ragionevole al

prodotto principale si è in presenza di un indizio di similarità122.

113 TAF B-2710/2012, consid. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).

114 TAF B-2710/2012, consid. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); TAF B-3012/2012, consid. 5.2 –

PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 115 TAF B-531/2013, consid. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); TAF B-6099/2013, consid. 4.2.1 – CARPE

DIEM / carpe noctem.

116 TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 117 TAF B-317/2010, consid. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 118 DTF 128 III 96, consid. 2b – Orfina; TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.3 – Coolwater / cool water; TAF

B-2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 119 Cfr. Parte 1, n. 5.4.1, pag. 27. 120 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC

(fig.) / Organic Glam OG (fig.).

121 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 122 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

Parte 6 – Procedura di opposizione

223

Stessi canali di vendita: In questo caso non possono essere determinanti i grandi distributori

in quanto la loro offerta di prodotti è praticamente infinita123. Può invece essere presa in

considerazione la vendita di prodotti in negozi specializzati unitamente ad altri indizi124.

6.1.2 Indizi contro la similarità

Cerchie di destinatari diverse: Se i prodotti sono destinati a destinatari diversi la similarità va

generalmente negata125.

Canali di vendita separati: Canali di vendita separati indicano un know-how di produzione

diverso e quindi solitamente una mancanza di similarità126.

Prodotto principale / componente: Nella maggior parte dei casi non vi è similarità tra il

prodotto principale e le componenti127. Ciò vale segnatamente per i prodotti complessi.

Materie prime / prodotti intermedi: Di norma le materie prime e i prodotti intermedi non sono

simili ai prodotti finiti128. Un’eccezione può essere data quando le materie prime dal punto di

vista del pubblico hanno un’importanza tale per la qualità dei prodotti finiti che vengono

inevitabilmente attribuiti al medesimo titolare del marchio129.

6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi

La similarità può esistere anche tra un prodotto e un servizio130. Il valore dei criteri di

distinzione abituali è tuttavia relativizzato dal carattere differente di prodotti e servizi. Occorre

dunque appurare se il pubblico possa ritenere che il titolare del marchio per servizi si occupi

anche della produzione o della vendita di prodotti rispettivamente che il titolare di un marchio

per prodotti fornisca anche servizi appartenenti a tale genere di prodotto131. A tale scopo è

necessario verificare se il servizio riveste un’utilità particolare per i prodotti, ovvero se serve

alla loro conservazione o modifica, e se dunque i consumatori percepiscono il prodotto e il

servizio come un pacchetto unico di prestazioni132. Ad esempio, i servizi di manutenzione e

riparazione che completano l’offerta di prodotti possono essere considerati simili ai prodotti

(cosiddetto «servizio dopo vendita»)133. C’è similarità anche tra progettazione e sviluppo di

123 TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 124 TAF B-4260/2010, consid. 6.3 – BALLY / BALU (fig.). 125 TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 126 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 127 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7505/2006, consid. 7 – Maxx

(fig.) / max Maximum + value (fig.); TAF B-7485/2006, consid. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).

128 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 129 CRPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex / Resinex. 130 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 131 TAF B-8105/2007, consid. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 132 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES

MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS

COMMODITY INDEX.

133 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

224

hardware e software per computer della classe 42 da un lato e hardware e software per

computer della classe 9 dall’altro. Questi ultimi sono infatti complessi sistemi tecnici

sviluppati sia in funzione delle esigenze specifiche del cliente, sia per un uso di massa, il che

comporta un importante lavoro di adattamento e parametrizzazione che rende difficile, se

non impossibile, delimitare lo sviluppo e la vendita del prodotto finito134. Tutti questi esempi

sono accomunati dal fatto che dal punto di vista dei consumatori tra questi prodotti e servizi

esiste un legame logico in termini di mercato che va oltre il semplice riferimento tematico e la

semplice relazione funzionale135.

Sono rilevanti soltanto i prodotti e i servizi effettivamente offerti dal titolare del marchio a

titolo commerciale. Non vanno considerati i cosiddetti prodotti o servizi ausiliari finalizzati

esclusivamente alla promozione della vendita del prodotto principale. Rientrano nei prodotti

ausiliari i cataloghi, i prospetti, gli articoli pubblicitari, eccetera. Ad esempio, una compagnia

di viaggio non può semplicemente estendere agli stampati (classe 16) la protezione di un

marchio registrato solo per l’«organizzazione di viaggi» (classe 39), anche se i viaggi sono

pubblicizzati per mezzo di cataloghi. Dunque una similarità tra «organizzazione di viaggi» e

«stampati» andrebbe negata136. Non c’è similarità neppure tra singoli prodotti delle classi da

1 a 34 e il servizio «vendita al dettaglio» della classe 35, che secondo la classificazione di

Nizza è «Il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro

trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente», ossia un

tipo particolare di promozione dei prodotti137.

6.2 Identità dei segni

Sussiste un’identità di segni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b quando i marchi

sono assolutamente identici. Il criterio dell’identità va interpretato in maniera restrittiva.

6.3 Similitudine dei segni

I segni sono paragonati sulla base del registro138. Secondo la prassi del Tribunale federale la

questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base

dell’impressione d’insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti rispettivamente

servizi in questione139. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i

segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si

134 TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 135 TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.). 136 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES

MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS

COMMODITY INDEX.

137 Cfr. anche Parte 2, n. 4.12, pag. 69; CRPI, sic! 2007, 39, consid. 4 segg. – Sud Express /

Expressfashion. 138 TAF B-3012/2012, consid. 6.1.1 con rinvii – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 139 DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss

Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

Parte 6 – Procedura di opposizione

225

contrapponga il ricordo più o meno sbiadito del segno percepito precedentemente140. È

pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere

impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio141.

L’aggiunta di elementi supplementari all’elemento distintivo principale di un marchio esistente

è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniera

essenziale l’impressione d’insieme del nuovo segno, quando dunque vi sia una

corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali142. Anche l’aggiunta di un

altro segno distintivo al marchio è insufficiente nel detto modo143. Questo modo di procedere

genera associazioni sbagliate e dunque un rischio di confusione in senso lato. Un nuovo

marchio non può essere creato semplicemente riprendendo un marchio anteriore senza

modifiche e completandolo con l’aggiunta del proprio segno distintivo144. Quando un marchio

anteriore o uno dei suoi elementi dalla forza distintiva e percepito come un elemento

indipendente nell’impressione d’insieme è ripreso in un segno più recente, la similitudine dei

segni può essere negata solamente se il segno/l’elemento ripreso è integrato nel nuovo

marchio al punto da perdere la sua individualità e non essere più percepito quale elemento

indipendente in seno al segno più recente145.

6.3.1 Marchi verbali

L’impressione d’insieme di un marchio verbale è determinata dall’effetto uditivo, dall’effetto

visivo e dal senso146. Di norma una similitudine in uno di questi livelli è sufficiente perché sia

ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali147. L’effetto uditivo è influenzato dal

numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali. Sono indizi di una similitudine

dei segni una sequenza vocale identica148 nonché l’esistenza di una rima tra i segni a

confronto149. L’effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e

dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate150. Poiché l’inizio e la fine di una parola

rimangono maggiormente impresse nella memoria, nella valutazione dell’effetto uditivo e di

quello visivo questi elementi sono più rilevanti rispetto alle sillabe mediane151.

140 TAF B-5641/2012, consid. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 141 DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS. 142 TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 143 TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM. 144 CRPI, sic! 2006, 859 – Pfleger / CP Caren Pfleger. 145 TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 146 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 147 TF, sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); TAF B-

4260/2010, consid. 4 – BALLY / BALU (fig.).

148 TAF B-6732/2014, consid. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA. 149 TAF B-6665/2010, consid. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-4864/2013, consid. 5.3 –

OMEGA / OU MI JIA (fig.). 150 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch

AG.

151 TAF B-1637/2015, consid. 4.1 con rinvii – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE.

Parte 6 – Procedura di opposizione

226

Siccome il destinatario medio del marchio rielabora spesso inconsciamente nella mente

quanto sente e legge, anche il senso può essere decisivo per l’impressione d’insieme di un

marchio verbale152. Oltre all’effettivo senso dei termini sono prese in considerazione le

associazioni mentali che il segno suscita inevitabilmente. I sensi marcati che subito vengono

alla mente sentendo o leggendo, dominano di regola la memorabilità del consumatore. Se un

marchio verbale presenta un tale senso che non si ritrova nell’altro marchio vi sono minori

probabilità che il pubblico sia ingannato da un effetto uditivo o visivo simili153. In tale contesto

va osservato che è sufficiente che esista un rischio di confusione in una delle quattro lingue

ufficiali o, a contrario, che il senso dei marchi in conflitto sia direttamente riconoscibile in tutte

le regioni linguistiche della Svizzera per controbilanciare una similitudine dei segni154.

Nell’ambito dei marchi verbali è infine importante la lunghezza. Le parole brevi sono

percepite più facilmente dal punto di vista acustico e ottico e sono quindi più facilmente

assimilabili. Ciò riduce il rischio che il pubblico non ne colga le differenze. È dunque raro che

i segni corti siano confusi a causa dell’ascolto o della lettura non corretti155.

6.3.2 Marchi figurativi

In caso di contrapposizione di due marchi figurativi è necessario esaminare il rischio di

confusione a livello della rappresentazione grafica e del senso156. La difficoltà principale

risiede nel distinguere la similitudine inammissibile dalla semplice corrispondenza del motivo.

Una corrispondenza del motivo astratto è ammessa nella misura in cui il marchio impugnato

è costituito da una rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non è una semplice

variazione o elaborazione del marchio opponente157. Anche in questo contesto sono rilevanti

l’impressione d’insieme e gli elementi che vi si imprimono158.

6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati

Per quanto riguarda i marchi che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare

caso per caso se ad essere dominante o determinante è l’elemento verbale o quello

figurativo. Anche per i marchi verbali/figurativi combinati, in ultima analisi è decisiva

l’impressione d’insieme. Le regole schematiche vanno scartate e né l’elemento verbale né

quello figurativo vanno considerati presumibilmente preponderanti159. Ad essere

152 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger. 153 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana. 154 TAF B-6099/2013, consid. 5.2.2 con rinvii – CARPE DIEM / carpe noctem. 155 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW

Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

156 TAF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.). 157 TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) /

MARCUARD HERITAGE (fig.). 158 TAF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss

Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

159 TAF B-7505/2006, consid. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

227

determinante è piuttosto, e come sempre, la forza distintiva dei singoli elementi160. Se un

marchio contiene elementi dotati di carattere distintivo sia verbali sia figurativi, entrambi

possono influire sulla memorabilità161.Qualora, tuttavia, l’elemento figurativo rivesta

semplicemente una funzione grafica subordinata essa può essere trascurata162.

6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma)

In linea di massima i principi generali si applicano anche ai conflitti in materia di marchi

tridimensionali. Bisogna tuttavia tenere conto delle particolarità di questo tipo di marchio. Il

campo di protezione è tanto più ridotto quanto la forma è determinata dalla funzione tecnica

o dallo scopo del prodotto e non si distingue chiaramente da altre forme correnti o usuali163.

Se il marchio tridimensionale è composto da più elementi è necessario procedere ad un

esame del valore di ciascuno degli elementi volto a verificare quali di essi sono ammessi alla

protezione e influiscono in modo determinante sull’impressione d’insieme164. Una

corrispondenza degli elementi di forma non ammessi alla protezione, in linea di principio, non

causa una similitudine dei marchi165.

Può esistere anche una similitudine tra un marchio figurativo e un marchio tridimensionale.

Di norma, tuttavia, la differenza della rappresentazione dimensionale condurrà a un effetto

visivo diverso. La protezione dei marchi figurativi trova il suo limite laddove viene ripreso

unicamente il motivo astratto del marchio figurativo, ma in forma divergente166. Non sussiste

alcun rischio di confusione qualora il marchio tridimensionale venga riconosciuto quale

rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non come semplice variazione o

elaborazione del marchio figurativo. La mera possibilità di un’associazione mentale in virtù

della corrispondenza di senso non basta.

Una conseguenza di questo principio è che la similitudine di un marchio figurativo e di un

marchio tridimensionale sussiste solo quando quest’ultimo costituisce una replica

tridimensionale esatta del marchio figurativo167. Ciò presuppone che il marchio figurativo sia

rappresentato in modo tale da poter essere memorizzato come rappresentazione

tridimensionale168.

160 TAF B-7367/2010, consid. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 161 TAF B-3162/2010, consid. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.).

162 TAF, sic! 2008, 36, consid. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); TAF B-7367/2010, consid. 6.7 –

HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 163 Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 164 CRPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (marchio tridimensionale) / Käserosette (fig.). 165 Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.3.4 e 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 166 IPI, sic! 1998, 481 – “Pincettes de Poisson” (marchio tridimensionale). 167 IPI, sic! 1998, 481, consid. 10 – Pincettes de Poisson (marchio tridimensionale). 168 Negato nella decisione di opposizione del 13 maggio 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – “Pincettes de

Poisson” (marchio tridimensionale).

Parte 6 – Procedura di opposizione

228

6.4 Rischio di confusione

6.4.1 Rischio di confusione diretto

L’esame del rischio di confusione si fonda sull’iscrizione nel registro e non sulle modalità

(correnti) di utilizzo dei marchi sul mercato169. Il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 3

capoverso 1 lettera c LPM è dato se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del

marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando vi è il pericolo che le

cerchie commerciali determinanti possano essere tratte in inganno dalla similitudine dei

marchi e che i prodotti su cui figura uno dei due segni siano attributi al titolare del marchio

sbagliato. In tale contesto non è tuttavia sufficiente una semplice possibilità remota di

associazioni sbagliate ma è necessario un determinato grado di probabilità che il

consumatore medio confonda il marchio170.

6.4.2 Rischio di confusione indiretto

La giurisprudenza ammette altresì un rischio di confusione nel caso in cui il pubblico sia in

grado di distinguere i marchi ma suppone associazioni sbagliate a causa della loro

similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti

diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente171.

6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi

L’esame del rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto

astratto dei segni bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso. Il

parametro impiegato ai fini della distinzione dipende da un lato dalla portata dell’ambito della

similitudine di cui il titolare del marchio anteriore può rivendicare la protezione, e dall’altro

dalle categorie di prodotti e servizi per cui sono registrati i marchi in questione172.

Più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il

rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore affinché

tale rischio sia escluso173 e viceversa. In questo contesto si parla di interazione174. Qualora

169 TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 e 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); TAF B-1396/2011, consid. 2.5 –

TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

170 DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat. 171 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch

AG; DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-6099/2013, consid. 2.3 – CARPE

DIEM / carpe noctem.

172 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; DTF

122 III 385, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-3663/2011, consid. 3.3 – INTEL INSIDE, intel

inside (fig.) / GALDAT INSIDE.

173 DTF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA; DTF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan. 174 TAF B-6732/2014, consid. 2.1 – CALIDA / CALYANA.

Parte 6 – Procedura di opposizione

229

già dall’esame risulti che i prodotti o i servizi non sono simili, nella procedura di opposizione il

rischio di confusione è escluso. In tal caso la similitudine dei segni non va più verificata175.

6.6 Grado di attenzione

È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e/o i servizi e con

quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La

giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di «beni di massa di uso quotidiano» è

caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto

rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o

meno ristretta di professionisti176. La formulazione delle liste di prodotti e servizi non

consente in genere un posizionamento univoco; in questi casi si presuppone dunque un

grado di attenzione medio177.

Secondo costante giurisprudenza i prodotti farmaceutici sono generalmente acquistati con

un maggiore grado di attenzione178. Lo stesso vale per servizi delle classi 35 (servizi di

gestione aziendale, amministrativi e pubblicitari) e 36 (servizi bancari, finanziari, di

transazioni monetarie, immobiliari e assicurativi), poiché in questi settori i destinatari

valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma

preceduta da un esame approfondito di svariati criteri179. La situazione è analoga per servizi

delle classi 42 (servizi scientifici e industriali) e 44 (servizi medici e servizi di informazione

medica), che non coprono solo esigenze quotidiane e presumono pertanto un rapporto

economico più stretto180. Di servizi d’intrattenimento e di formazione (classe 41) si fruisce per

contro con una certa regolarità, che comporta un grado di attenzione normale181. Prodotti

della classe 14 (orologi e gioielli) possono essere acquistati con grande cura se si tratta di

articoli di lusso, oppure quasi come articoli di uso quotidiano se si tratta di bigiotteria, per cui

si presuppone un grado di attenzione medio182. Si stima un grado d’attenzione medio anche

per l’acquisto di bevande alcoliche (classe 33): pur essendo acquistati da un numero ridotto

di conoscitori, anche con un maggiore grado di attenzione, per questi prodotti generici di uso

quotidiano si presuppone una vasta cerchia commerciale con un grado di attenzione

normale183. Lo stesso vale per i prodotti della classe 34: in quanto prodotti voluttuari le

sigarette, il tabacco e gli articoli per fumatori si rivolgono a un ampio pubblico, dal quale non

ci si può attendere un grado d’attenzione particolare per quanto riguarda l’esame delle

175 TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 176 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; DTF 122 III 382, consid. 3a –

Kamillosan / Kamillan; TAF B-3508/2008, consid. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.). 177 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 178 TAF B-1760/2012, consid. 4.2 con rinvii – ZURCAL / ZORCALA. 179 TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 e 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

180 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 181 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 182 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 183 TAF B-531/2013, consid. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

230

differenze tra i marchi184. A differenza dei beni di massa di uso quotidiano, i prodotti della

classe 25 (abbigliamento) tendono a essere acquistati con un grado d’attenzione lievemente

maggiore poiché di regola vengono provati prima di essere comprati185. Sono considerati

prodotti di massa di uso quotidiano per i quali si presuppone un grado di attenzione basso

derrate alimentari delle classi 39 e 30186, bevande della classe 32187 e saponi e cosmetici

della classe 3188.

6.7 Forza distintiva

Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L’ambito di

similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una

divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente189. Sono considerati deboli,

segnatamente, i marchi i cui elementi essenziali sono banali oppure presentano una stretta

somiglianza con termini descrittivi del linguaggio corrente190. Il solo fatto che un segno è

dotato di significato non consente di concludere automaticamente che si tratta di un segno

debole; la forza di un (elemento del) segno è compromessa solo se il significato è descrittivo

in relazione con i prodotti e servizi rivendicati191.

Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di

dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del

commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di

dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si

estende all’elemento appartenente al dominio pubblico192,193. Questo vale, in linea di

principio, anche per i marchi forti194. Affinché, eccezionalmente, vi sia un rischio di

confusione nel caso di una corrispondenza di elementi di dominio pubblico, devono essere

soddisfatte particolari condizioni. Ad esempio, il marchio deve aver raggiunto nel suo

complesso una maggiore notorietà commerciale in seguito alla durata dell’uso o all’intensità

184 TAF B-2630/2012, consid. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 185 TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA. 186 TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva; TAF B-5557/2011, consid. 7 – (fig.) / (fig.). 187 DTF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella. 188 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.) con rinvio a DTF 122 III 382, consid. 3 –

Kamillosan / Kamillan. 189 In merito si veda anche la prassi comune del Programma di convergenza dell’EUIPO concernente

l’impatto sul rischio di confusione di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo

debole (CP5) che corrisponde, per quanto al risultato, allla prassi dell’Istituto e i cui criteri possono

essere applicati. Altre informazioni sono reperibili sul sito https://www.tmdn.org/network/converging-

practices.

190 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; TF, sic!

2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner. 191 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 192 TAF B-8242/2010, consid. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.). 193 Cfr. nota 189. 194 CRPI, sic! 2007, 537, consid. 11 e 12 – Swissair / swiss (fig.); TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.)

/ (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

231

dell’attività pubblicitaria e l’elemento di dominio pubblico deve partecipare alla protezione

estesa del marchio195. All’occorrenza possono essere prese in considerazione altre

circostanze quali l’uso dell’elemento di dominio pubblico quale marchio di serie196.

Con l’opposizione possono essere fatti valere soltanto motivi relativi d’esclusione di cui

all’articolo 3 capoverso 1 LPM. Ciò non esclude, tuttavia, nel quadro dell’esame del rischio di

confusione, di verificare il contenuto distintivo e pertanto il campo di protezione di un

marchio. Senza un accertamento del campo di protezione del marchio anteriore il rischio di

confusione non può essere valutato neppure nella procedura di opposizione197. La

registrazione di un marchio non dice nulla sulla sua forza distintiva in quanto, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, nell’esame dei motivi assoluti d’esclusione ai sensi

dell’articolo 2 lettera a LPM, vanno registrati i casi limite198.

L’ammissione di una forza distintiva accresciuta o ridotta rappresenta un apprezzamento

giuridico e di conseguenza deve essere esaminata d’ufficio. Occorre distinguere se debba

essere constatata una forza distintiva ridotta o accresciuta. Siccome anche i cosiddetti

marchi «deboli» sono (devono essere) registrati, nell’ambito dell’opposizione l’Istituto deve

poter valutare e constatare l’eventuale forza distintiva ridotta del marchio opponente. A tale

scopo l’Istituto esegue ricerche nei dizionari, nei lessici generici e su Internet. Alle parti viene

accordato il diritto di audizione giusta l’articolo 29 PA circa le ricerche che non dimostrano un

fatto evidente o che le parti non devono mettere in conto (p.es. ricerche in lessici

specializzati, ricerche su Internet).

I marchi conosciuti199 beneficiano di una forza distintiva accresciuta200. Nella procedura di

opposizione la valutazione di una forza distintiva accresciuta può essere ammessa d’ufficio

soltanto in maniera limitata. Spesso l’opponente afferma che il marchio opponente è

conosciuto e dunque ha una forza distintiva accresciuta senza presentare all’Istituto i

documenti necessari. Se l’Istituto non dispone di riferimenti che indichino che si tratta

effettivamente di un marchio conosciuto non basta semplicemente invocare la presunta

notorietà201: un’eccezione è possibile unicamente per i marchi notoriamente conosciuti (quali

p.es. il marchio «Coca-Cola» per le bibite). Se l’opponente non è in grado di dimostrare in

maniera sufficiente la notorietà del suo marchio deve sopportare le conseguenze della

carenza di prove e l’Istituto si basa sul carattere distintivo originario del marchio.

195 TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; TAF B-3757/2011,

consid. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.). 196 DTF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.). 197 DTF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-317/2010, consid. 3.3 e 6 – Lifetex /

LIFETEA.

198 DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d‘orologio (marchio tridimensionale); cfr. Parte 5, n. 3.7

pag. 101. 199 L’espressione «imposto nel commercio» utilizzata dal Tribunale federale è problematica in quanto

può essere confusa con l’espressione «marchio imposto» ai sensi dell’art. 2 lett. a LPM.

200 TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 201 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

232

La forza distintiva del cosiddetto «marchio imposto» si esamina analogamente a quella dei

segni dal carattere originario distintivo. Il fatto che un marchio sia registrato come «marchio

imposto» non fornisce indicazioni sul campo di protezione202. Di per sé l’imposizione nel

commercio significa semplicemente che un marchio viene percepito come indicazione di

provenienza aziendale in virtù del suo uso. Ciò non giustifica tuttavia un campo di protezione

esteso203.

7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione)

Se l’opposizione è fondata, è accolta parzialmente o totalmente e la registrazione è

parzialmente o totalmente revocata; in caso contrario l’opposizione è respinta (art. 33 LPM).

8. Notificazione della decisione

8.1 Opposizione contro un marchio svizzero

Se è impugnato un marchio svizzero, la decisione è notificata al titolare o al rappresentante

in Svizzera oppure eventualmente al designato recapito in Svizzera (la data della

notificazione corrisponde alla data che figura sulla ricevuta dell’invio per raccomandata).

Se la decisione non può essere notificata, è pubblicata nel Foglio federale (art. 36 lett. a e b

PA). In questo caso la data di notificazione coincide con la data di pubblicazione.

8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali

Se è impugnata una registrazione internazionale, il resistente ha sede o domicilio all’estero e

deve designare un recapito in Svizzera rispettivamente un rappresentante con sede o

recapito in Svizzera (art. 42 LPM).

8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi

assoluti d’esclusione

Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene sempre emesso un rifiuto provvisorio della

protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito o

un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. Nel suddetto rifiuto provvisorio vengono

fatti valere solo i motivi relativi d’esclusione. Se non viene designato un recapito

rispettivamente un rappresentante entro i termini, il resistente è escluso dalla procedura (art.

21 cpv. 2 OPM). Il resistente può tuttavia designare ulteriormente un recapito in Svizzera

(art. 11b cpv. 1 PA).

Se il resistente non designa un recapito rispettivamente un rappresentante con sede o

recapito in Svizzera, la decisione gli è notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale

202 TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 203 CRPI, sic! 2005, 749, consid. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

Parte 6 – Procedura di opposizione

233

(art. 36 lett. a e b PA)204. Una volta che la decisione è cresciuta in giudicato, in funzione della

decisione sull’opposizione viene trasmessa all’OMPI una «déclaration d’octroi de la

protection», una «déclaration de refus total» o una «déclaration d’octroi partiel de la

protection».

8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi

assoluti d’esclusione

Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene emesso un rifiuto provvisorio della

protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito

rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. In questo rifiuto

provvisorio vengono fatti valere i motivi relativi e assoluti d’esclusione.

In linea di principio sono trattati prima i motivi assoluti d’esclusione e la procedura di

opposizione è formalmente sospesa.

A fini di semplificazione, di seguito è illustrato solo il caso più frequente in cui i motivi relativi

e assoluti di esclusione concernono gli stessi prodotti e servizi della registrazione

internazionale impugnata.

8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un rappresentante

Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito

rispettivamente un rappresentante è osservato, e il marchio, finalmente, può essere

ammesso per intero o parzialmente in relazione a motivi assoluti d’esclusione (cfr. Parte 4, n.

3.2, pag. 98 segg.), tale decisione è trasmessa al recapito rispettivamente al rappresentante

e la procedura d’opposizione è proseguita.

Se i motivi assoluti d’esclusione sono mantenuti completamente o parzialmente, tale

decisione è notificata al recapito rispettivamente al rappresentante (rinviando alla possibilità

di ricorso in virtù dell’art. 33 lett. e LTAF). Se non è presentato ricorso entro il termine, la

procedura di opposizione è stralciata poiché priva di oggetto oppure proseguita per i prodotti

e servizi non rifiutati. In caso contrario, la procedura di opposizione è ripresa in funzione

dell’esito della procedura di ricorso.

8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un

rappresentante entro i termini

Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito

rispettivamente un rappresentante non è osservato, è emesso un rifiuto definitivo per motivi

assoluti d’esclusione (cfr. Parte 4, n. 4.3, pag. 26)205. Se tale decisione non è impugnata e se

non è presentata una domanda di proseguimento della procedura, la procedura di

opposizione (dopo circa sette mesi) è stralciata poiché priva di oggetto. In caso contrario, la

204 CRPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève. 205 Segnatamente in virtù dell’art. 42 LPM, degli artt. 16 e 17 OPM - con rinvio alla possibilità di ricorso

e proseguimento della procedura ai sensi degli artt. 33 lett. e LTAF e 41 LPM.

Parte 6 – Procedura di opposizione

234

procedura di opposizione è ripresa in funzione dell’esito della procedura di ricorso o del

proseguimento della procedura. La decisione di stralcio è notificata all’opponente tramite

pubblicazione nel Foglio federale.

9. Casistica

Tutte le decisioni materiali emesse dal 1° luglio 2008 sono consultabili nell’Assistenza

all’esame dell’Istituto (https://ph.ige.ch/ph/).

235

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso

1. Introduzione

Per mezzo della procedura di cancellazione per mancato uso ai sensi dell'articolo 35a LPM,

chiunque ha la possibilità di richiedere la cancellazione di una registrazione per mancato uso

del marchio in conformità con l'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi gravi motivi per

il mancato uso.

2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva

Chiunque può presentare una domanda di cancellazione di un marchio per mancato uso

(art. 35a cpv. 1 LPM; per ulteriori dettagli sulla legittimazione attiva cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.3,

pag. 22). La domanda di cancellazione può riguardare sia una registrazione svizzera sia una

registrazione internazionale protetta in Svizzera e può essere presentata, al più presto

cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque

anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM) (cfr. anche

n. 2.4, pag. 236).

2.1 Domanda di cancellazione

La domanda di cancellazione deve essere presentata per iscritto in due esemplari e deve

essere firmata. Può essere inoltrata per e-mail all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch.

La domanda di cancellazione deve contenere (art. 24a lett. a–e OPM):

a) il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del richiedente;

b) il numero della registrazione del marchio di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la

ragione commerciale del titolare del marchio;

c) una dichiarazione che precisi in che misura è chiesta la cancellazione;

d) una motivazione della domanda di cancellazione che renda in particolare verosimile il

mancato uso;

e) i rispettivi mezzi di prova.

Una domanda di cancellazione per mancato uso può anche essere presentata in parallelo a

una procedura di opposizione (cfr. Parte 1, n. 6.1, pag. 40). Una domanda di cancellazione

presentata dal resistente soggiace agli stessi criteri di ricevibilità previsti per una domanda di

cancellazione presentata da terzi. Di conseguenza, il richiedente che è al contempo

resistente nella procedura di opposizione è segnatamente tenuto a pagare la tassa di

cancellazione e a rendere verosimile il mancato uso; non può limitarsi a invocare il mancato

uso del marchio.

Qualora sia presentata una domanda di cancellazione in parallelo a una procedura di

opposizione, giusta l'articolo 23 capoverso 4 OPM l'Istituto può sospendere la procedura di

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso

236

opposizione e decidere dapprima in merito alla domanda di cancellazione per mancato uso

(Parte 6, n. 4.2, pag. 210). Nel caso di una cancellazione totale della registrazione oggetto

della domanda di cancellazione, in linea di principio la procedura di opposizione diviene

irricevibile poiché non si fonda più su un marchio anteriore1. Per contro, se la domanda di

cancellazione è accolta solo parzialmente, l'Istituto tratta l'opposizione sulla base del marchio

parzialmente cancellato.

2.2 Conclusioni

Dalle conclusioni deve emergere che viene chiesta la cancellazione per mancato uso di un

determinato marchio in una determinata misura (cfr. art. 24a lett. c OPM). Qualora la

domanda di cancellazione si riferisca solo a una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il

marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in questione devono essere indicati

singolarmente. Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione della domanda di

cancellazione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo l'avvio della procedura.

In caso di ambiguità delle conclusioni, al richiedente viene assegnato un breve termine

supplementare entro cui precisarle (in merito ai termini cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31).

Nell'eventualità di una scadenza inutilizzata del termine non si entra nel merito della

domanda.

2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova

La domanda di cancellazione deve essere motivata, in particolare rendendo verosimile il

mancato uso ai sensi degli articoli 11 e 12 LPM (art. 24a lett. d OPM). Pertanto la domanda

deve essere corredata dai mezzi di prova a sostegno della verosimiglianza del mancato uso

(art. 24a lett. e OPM) (cfr. anche n. 4.1, pag. 239).

Qualora non siano presentate motivazioni o non siano prodotti mezzi di prova appropriati, al

richiedente viene assegnato un termine supplementare per porvi rimedio (in merito ai termini

cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31). Se il difetto non è eliminato entro il termine supplementare, non

si entra nel merito della domanda.

2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione

La domanda di cancellazione può essere presentata al più presto cinque anni dopo la

scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque anni dalla fine della

procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM).

Per i marchi svizzeri, le informazioni pubblicate in Swissreg permettono di determinare a

partire da quale data è possibile presentare una domanda di cancellazione per mancato uso

(a questo riguardo cfr. Parte 6, n. 4.3, pag. 211).

Per le registrazioni internazionali l'inizio del termine varia a seconda che sia stato notificato o

meno un rifiuto provvisorio di protezione (art. 50a OPM). Se non è stato emesso alcun rifiuto

1 Cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 202.

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso

237

provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine a

disposizione dell'Istituto per la notifica del rifiuto provvisorio di protezione (art. 5.2) PM)2 o

con la notifica della dichiarazione di concessione della protezione (regola 18ter 1) ResC)3. Se

è stato emesso un rifiuto provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere nel momento

in cui la procedura concernente la protezione in Svizzera è chiusa con decisione passata in

giudicato.

Giusta l'articolo 35a capoverso 1 LPM l'Istituto non entra nel merito di una domanda di

cancellazione presentata prima della scadenza di tali termini.

2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso

La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall'Istituto. Si tratta di un importo

forfettario che non è calcolato in funzione del lavoro svolto nella singola procedura. La tassa

ammonta a 800.– franchi 4.

Se la tassa non è pagata entro il termine fissato (in merito alle condizioni di pagamento e

all'osservanza dei termini di pagamento cfr. Parte 1, n. 11.3 segg., pag. 50), la domanda di

cancellazione è considerata non presentata e non si procede all'entrata in materia (art. 35a

cpv. 3 LPM).

2.6 Seguito della procedura fino alla decisione

Se una domanda di cancellazione è palesemente irricevibile non vi è scambio di allegati

(art. 24c OPM). In tal caso l'Istituto emette una decisione d'irricevibilità senza audizione

preliminare delle parti.

Una domanda di cancellazione che non è palesemente irricevibile, viene trasmessa al

titolare del marchio perché possa inoltrare una risposta (art. 24c cpv. 1 OPM; in merito allo

scambio di allegati cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1, pag. 37 segg.).

2 L’obbligo di emettere una dichiarazione di concessione della protezione secondo la Regola 18ter 1)

ResC è in vigore solo dal 1° gennaio 2011.

3 Cfr. in merito il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness», reperibile alla

pagina

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_es

plicativo_IT.pdf): il termine è calcolato diversamente se la registrazione internazionale è stata oggetto

di un rifiuto di protezione in Svizzera. Qualora sia stato emesso un rifiuto provvisorio della protezione

(per motivi di esclusione assoluti o relativi), il termine inizia a decorrere nel momento in cui la

procedura è chiusa con decisione passata in giudicato. Se non è stato emesso alcun rifiuto della

protezione, il termine inizia a decorre alla scadenza del termine per l’emissione di un rifiuto della

protezione che è di 12 mesi se è applicato l’AM o di 18 mesi se è applicato il PM. Se è stata emessa

una dichiarazione di concessione della protezione, ad esempio se è stato chiesto un esame

accelerato, il termine decorre dall’emissione della concessione.

4 Cfr. allegato OTa-IPI.

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso

238

3. Osservazioni generali in merito alla procedura

3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova

Secondo l'articolo 35b LPM il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del

marchio. Se ciò avviene, il titolare del marchio deve rendere verosimili l'uso del suo marchio

o gravi motivi per il suo mancato uso (in merito al concetto di verosimiglianza cfr. Parte 1, n.

5.4.4.2, pag. 30). Sulle parti incombono l'onere della prova nelle fattispecie in questione e la

produzione dei rispettivi mezzi di prova5.

3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio

Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio possono essere riunite in

un'unica procedura (art. 24d OPM in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non

influisce tuttavia sul numero e sull'entità delle tasse dovute per la cancellazione.

Se lo stesso marchio è già oggetto di una domanda di cancellazione, l'Istituto può

sospendere altre domande di cancellazione (art. 24d OPM in combinato disposto con l'art. 23

cpv. 2 OPM). Per motivi di efficienza, l'Istituto può decidere in merito a una delle domande di

cancellazione e sospendere il trattamento delle altre domande.

4. Motivi di cancellazione

Giusta l'articolo 35a capoverso 1 LPM un marchio può essere cancellato per mancato uso ai

sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi gravi motivi per il mancato uso

(art. 12 cpv. 1 LPM). Questa disposizione interessa qualsiasi marchio utilizzato in modo non

conforme alle condizioni di cui all'articolo 11 LPM.

Nella sua domanda, il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio

impugnato (art. 24a lett. d OPM; cfr. n. 4.1, pag. 239).

Per reagire alla domanda di cancellazione, la controparte ha diverse possibilità: può

contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio (cfr. n. 4.1, pag. 239) e/o

rendere verosimile l'uso del marchio impugnato (cfr. n. 4.2, pag. 239). Ha inoltre la possibilità

di rendere verosimile l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (cfr. n. 4.3, pag. 239).

Se la controparte si limita a contestare la verosimiglianza del mancato uso del marchio

invocata dal richiedente, l'Istituto non ordina un secondo scambio di allegati.

La valutazione dell'uso del marchio nell'ambito della procedura di cancellazione avviene in

due fasi: l'Istituto verifica dapprima se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del

marchio. Questo esame è effettuato d'ufficio, anche qualora la controparte non contesti

formalmente la verosimiglianza del mancato uso.

5 In merito ai mezzi di prova cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 29.

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso

239

Se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del marchio, in una seconda fase l'Istituto

verifica se la controparte ha reso verosimile l'uso del marchio secondo le condizioni di cui

all'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi per il mancato uso.

4.1 Verosimiglianza del mancato uso

Secondo l'articolo 35b capoverso 1 lettera a LPM il richiedente deve rendere verosimile il

mancato uso del marchio. Questa condizione corrisponde all'articolo 12 capoverso 3 LPM,

ma dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. L'Istituto, pertanto, prende in

considerazione in particolare il genere di prodotti e/o servizi per i quali è contestato l'uso del

marchio. Prende altresì in considerazione la persona del depositante.

Il richiedente deve presentare mezzi di prova appropriati (p.es. ricerche sull'uso del marchio,

conferma di terzi). Nella maggior parte dei casi la prova diretta del mancato uso sotto forma

di fatto negativo non è fornibile. Per tale motivo l'Istituto accerta la verosimiglianza del

mancato uso mediante prove indirette fondate su una serie di indizi. Di norma, in tali

circostanze, la verosimiglianza del mancato uso non è riconosciuta sulla base di un singolo

mezzo di prova.

In quest'ottica la controparte può contestare le asserzioni e i mezzi di prova del richiedente.

Inoltre può produrre mezzi di prova atti a mettere in serio dubbio la verosimiglianza del

mancato uso invocato dal richiedente.

Se l'Istituto ritiene che il mancato uso non è stato reso verosimile, respinge la domanda di

cancellazione senza verificare se i mezzi di prova presentati dalla controparte sono atti a

rendere verosimile l'uso del marchio ai sensi dell'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi

per il mancato uso.

4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio

La controparte può altresì produrre la prova della verosimiglianza dell'uso del suo marchio

conformemente alle condizioni di cui all'articolo 11 LPM. A tale scopo deve presentare tutti i

mezzi di prova appropriati.

Nell'ambito della procedura di cancellazione giusta l'articolo 35a LPM, la valutazione della

verosimiglianza dell'uso soggiace agli stessi criteri applicati nella procedura di opposizione,

in cui l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio opponente qualora sia fatta

valere l'eccezione del mancato uso. A questo riguardo si rimanda alle spiegazioni di cui

sopra (cfr. Parte 6, n. 5.4, pag. 214 segg.).

4.3 Mancato uso per gravi motivi

Se il marchio non è utilizzato, la controparte può invocare l'esistenza di gravi motivi che

giustifichino il mancato uso. Sono considerate gravi motivi le circostanze che non dipendono

dalla volontà del titolare e costituiscono un ostacolo all’uso del marchio, quali ad esempio

restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti per i quali il

marchio è protetto. In quest'ambito vanno osservate le considerazioni sulla procedura di

opposizione di cui sopra (cfr. Parte 6, n. 5.5, pag. 220).

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso

240

5. Conclusione della procedura

5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale

Se le condizioni per un'entrata in materia non sono soddisfatte6, l'Istituto dichiara irricevibile

la domanda di cancellazione e non emette alcuna decisione materiale.

La procedura di cancellazione può essere conclusa senza decisione materiale anche in caso

di ritiro, transazione e domande divenute prive di oggetto (cfr. Parte 1, n. 7.2, pag. 42 seg.).

5.2 Decisione materiale

Se la domanda è ricevibile (cfr. n. 2, pag. 235 segg.), l'Istituto conclude la procedura

emettendo una decisione materiale7. A seconda dell'esito della procedura la domanda viene

respinta oppure accolta interamente o parzialmente (art. 35b cpv. 1 e 2 LPM). Al contempo

l'Istituto statuisce se e in quale misura le spese (tassa e indennità di parte) della parte

vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 35b cpv. 3 LPM)8.

5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione

L'Istituto respinge la domanda di cancellazione nei casi seguenti:

a) il richiedente non rende verosimile il mancato uso del marchio (art. 35b cpv. 1 lett. a

LPM; cfr. n. 4.1, pag. 239);

b) la controparte e titolare del marchio impugnato rende verosimili l'uso del marchio o

gravi motivi per il suo mancato uso (art. 35b cpv. 1 lett. b LPM; cfr. n. 4.2 e n. 4.3,

pag. 239).

5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione

Se la domanda è giustificata, viene accolta dall'Istituto. Dopo la crescita in giudicato9 della

decisione di cancellazione l'Istituto cancella interamente o parzialmente la registrazione

concernente (art. 35 lett. e LPM). L'entità della cancellazione dipende dalle conclusioni della

domanda (cfr. n. 2.2, pag. 236).

5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione

Se il richiedente rende verosimile il mancato uso solo per una parte dei prodotti e/o servizi o i

gravi motivi resi verosimili per il mancato uso riguardano solo una parte dei prodotti e/o

servizi, l'Istituto accoglie la domanda solo per una parte (art. 35b cpv. 2 LPM) e la

registrazione viene cancellata parzialmente (art. 35 lett. e LPM). In questo contesto si pone

la questione delle ripercussioni dell'uso parziale del marchio sulla designazione dei prodotti

6 Cfr. n. 2, pag. 234 segg. 7 In merito al contenuto della decisione cfr. Parte 1, n. 7.1, pag. 40 segg. 8 Cfr. Parte 1, n. 7.3, pag. 42 segg. 9 Cfr. Parte 1, n. 9, pag. 47 segg.

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso

241

e/o servizi iscritti nel registro, in particolare qualora siano registrati in relazione a un termine

generale.

Nella procedura di cancellazione l'Istituto applica l’approccio adottato nella procedura di

opposizione, ossia la cosiddetta soluzione minima estesa10. L’uso parziale ha un effetto

perpetuante la tutela per i prodotti e servizi che, considerati oggettivamente, sono

sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità. In caso di uso parziale del

marchio o qualora il mancato uso per gravi motivi riguardi solo una parte dei prodotti o

servizi, la domanda di cancellazione è accolta unicamente per il resto dei prodotti o servizi.

Inoltre, se un marchio è registrato per un termine generale, la registrazione è mantenuta

esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali è reso verosimile l’uso secondo i criteri della

soluzione minima estesa. Per gli altri prodotti o servizi la registrazione è cancellata (art. 35

lett. e LPM in combinato disposto con l’art. 35b cpv. 2 LPM). In altre parole il termine

generale registrato è sostituito con una riformulazione della lista dei prodotti e servizi.

5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni

internazionali

Dopo la crescita in giudicato della decisione dell'Istituto che ordina la cancellazione totale o

parziale, per le registrazioni internazionali viene inoltrata una notificazione ai sensi della

regola 18ter 4) ResC all'OMPI.

6. Casistica

Le decisioni di principio formali e tutte le decisioni materiali sono reperibili sulla piattaforma di

assistenza all'esame dell'Istituto (https://ph.ige.ch/ph/).

10 Cfr. Parte 6, n. 5.4.5.2, pag. 215.

242

Allegato

ISO 8859-15 (caratteri stampabili)

0

1

2

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5

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X

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Z

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立法 取代 (1 文本) 取代 (1 文本) 被以下文本取代 (1 文本) 被以下文本取代 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH462